Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 328/2020, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 1/2019 de 29 de Junio de 2020

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009730

NIG:28.079.00.3-2018/0030019

Recurso 1/2019

SENTENCIA NUMERO 328

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. José Daniel Sanz Heredero

Magistrados:

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

D. Francisco Javier Canabal Conejos

D. José Ramón Chulvi Montaner

D. Enrique Gabaldón Codesido

Dª María Soledad Gamo Serrano

En la Villa de Madrid, a veintinueve de junio de dos mil veinte.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso número 1/2019, interpuesto por la mercantil Coloplast A/S, representada por el Procurador de los Tribunales don Carlos Gómez-Villaboa Mandri, contra la resolución de 31 de octubre de 2018 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 11 de junio de 2018 que resolvió conceder la inscripción de la marca nacional denominativa nº 3.695.394 COLOFAST para distinguir productos y servicios de las clases 5, 35 y 44. Ha sido parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada por la Abogacía del Estado; y la entidad Advanced Marker Discovery, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales don Ángel Rojas Santos.

Antecedentes

PRIMERO.-Por la mercantil Coloplast A/S se interpuso recurso contencioso administrativo mediante escrito presentado en fecha 27 de diciembre de 2.018 contra los actos antes mencionados, acordándose su admisión, y una vez formalizados los trámites legales preceptivos fue emplazada para que dedujera demanda, lo que llevó a efecto mediante escrito en el que tras alegar los fundamentos de hecho y de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la estimación del recurso y se dicte Sentencia declarando no ser conforme a derecho las resoluciones impugnadas, revocándolas y dejándolas sin efecto y se proceda a denegar el registro de la marca nacional denominativa nº 3.695.394 COLOFAST para distinguir productos y servicios de las clases 5, 35 y 44.

SEGUNDO.-La representación procesal de la Administración General del Estado y la de la entidad Advanced Marker Discovery, S.L. contestaron a la demanda mediante sendos escritos en los que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaron aplicables, terminaron pidiendo la desestimación del recurso.

TERCERO.-No habiéndose recibido el pleito a prueba, tras el trámite de conclusiones, con fecha 18 de junio de 2020 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.

CUARTO.-Por Acuerdo de 28 de mayo de 2020 del Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se realizó el llamamiento del Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos

Ha sido ponente el Magistrado don Francisco Javier Canabal Conejos, quien expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.-El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución de 31 de octubre de 2018 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 11 de junio de 2018 que resolvió conceder la inscripción de la marca nacional denominativa nº 3.695.394 COLOFAST para distinguir productos y servicios de las clases:

.- Clase 5 para distinguir 'Preparaciones para diagnostico; preparaciones de diagnóstico in vitro para uso médico; preparaciones para diagnóstico de uso médico o veterinario; productos de diagnóstico para uso médico; materiales para test de diagnóstico de uso médico; indicadores para diagnósticos médicos; productos médicos; sustancias de diagnóstico para uso médico; reactivos para uso en laboratorios in vitro con fines médicos; agentes de administración de fármacos; reactivos biológicos para uso médico; reactivos para análisis clínicos de uso médico; reactivos para diagnósticos clínicos; reactivos para diagnósticos médicos; reactivos para diagnósticos veterinarios'.

.- Clase 35 para distinguir 'Servicios de venta al por mayor, al por menor en comercios y a través de redes informáticas mundiales de productos bioquímicos para uso científico in vitro e in vivo, composiciones químicas y materias para uso científico, productos de diagnóstico para uso científico, productos químicos para fines de diagnóstico [científico], preparaciones de diagnóstico para uso científico, preparados de diagnóstico para uso científico o de investigación, reactivos de diagnóstico para su uso in vitro en bioquímica, química clínica y microbiología, reactivos de diagnóstico para uso científico, kits de diagnóstico que comprenden receptores de muestras y reactivos para analizar bacterias seleccionadas, preparaciones para diagnóstico, preparaciones de diagnóstico in vitro para uso médico, preparaciones para diagnóstico de uso médico o veterinario, productos de diagnóstico para uso médico, materiales para test de diagnósticos de uso médico, indicadores para diagnósticos médicos, productos médicos, sustancias de diagnóstico para uso médico, reactivos para uso en laboratorios in vitro con fines médicos, reactivos para diagnósticos clínicos, médicos y veterinarios, agentes de administración de fármacos, equipos de diagnóstico, examen y monitorización, instrumentos de diagnóstico médico, aparatos de análisis para uso médico, herramientas para el diagnóstico médico, analizadores automáticos para diagnósticos médicos, aparatos para diagnósticos de tumores, aparatos detectores para uso médico en diagnósticos, instrumentos de ensayo para uso de diagnóstico médico, kits de uso doméstico para la monitorización de la diabetes, analizadores de material de rastreo para uso médico en diagnósticos.

.- Clase 44 para distinguir 'Diagnóstico de enfermedades; Servicios de diagnóstico médico [ensayo y análisis]; Análisis médicos para el diagnóstico y tratamiento de personas; Preparación y administración de medicamentos; Monitorización de pacientes; Pruebas médicas relacionadas con el diagnóstico y tratamiento de enfermedades'.

Ello al no tener en cuenta la oposición de las siguientes marcas titularidad de la recurrente:

.- MI que designa ES nº 883011 COLOPLAST cl. 3, 5, 10

.- Mi que designa la UE nº 929298 COLOPLAST 16, 36, 41, 42 y 44

.- M ES nº 1533983 COLOPLAST cl. 5

.- MI que designa la UE nº 1343330
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cl. 3, 5, 10, 41 y 44

.- MUE nº16888919
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cl. 3, 5, 9 y 10

.- M ES nº 1276676
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cl. 5.

.- MI que designa la UE nº 1383053
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cl. 3, 5, 9, 10, 16, 41, 42 y 44

La resolución entiende compatibles las marcas indicando lo siguiente:

'No se tiene en cuenta la pretensión de la oposición basada en las marcas (...) H. 1343330 COLOPLAST, FIG (MIXTA) y otras marcas del mismo opositor indicadas en el acuerdo de suspensión, por considerar que en su conjunto gráfico-fonético-denominativo existen diferencias que permiten diferenciarlas en todo momento en el mercado. Según establece el Art. 6.1.b) de la Ley de Marcas 17/2001'.

SEGUNDO.-La recurrente muestra su disconformidad con las resoluciones impugnadas. Señala que las mismas infringen el artículo 54.1 b) de la Ley 30/92 habida cuenta que adolecen de un defecto grave de motivación.

Añade que sus marcas gozan de notoriedad y renombre por lo que se infringiría el artículo 8.1 de la Ley de Marcas y aduce la aplicación errónea e incorrecta del artículo 6 a) de la Ley de marcas ya que existe una semejanza susceptible de inducir a confusión entre las marcas dado que existe una similitud fonética, gráfica e identidad de productos por lo que existe un riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación.

TERCERO.-El primer motivo que debemos examinar es el consistente en considerar que la resolución infringe el artículo 54.1 b) de la Ley 30/92 pues, señala la recurrente, la Oficina Española de Patentes y Marcas no entrar a definir los argumentos sobre los que se basa.

El motivo no puede acogerse.

Debemos traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 2011, que nos recuerda siguiendo la doctrina del significado y alcance de la motivación de los actos administrativos expuesta en la Sentencia de dicho Alto Tribunal de 23 de mayo de 2005 (RC 2414/2002), que:

'El deber de motivación de los actos administrativos que establece el artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , que se enmarca en el deber de la Administración de servir con objetividad los intereses generales y de actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho que impone el artículo 103 de la Constitución, se traduce en la exigencia de que los actos administrativos contengan una referencia precisa y concreta de los hechos y de los fundamentos de derecho que para el órgano administrativo que dicta la resolución han sido relevantes, que permita conocer al administrado la razón fáctica y jurídica de la decisión administrativa, posibilitando el control judicial por la tribunales de lo contencioso-administrativo.

El deber de la Administración de motivar sus decisiones es consecuencia de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, que se garantizan en el artículo 9.3 de la Constitución; y puede considerarse como una exigencia constitucional que se deriva del artículo 103, al consagrar el principio de legalidad de la actuación administrativa, según se subraya en la sentencia de esta Sala de 30 de noviembre de 2004 (RC 3456/2002).

El deber de motivación de las Administraciones Públicas se engarzar en el derecho de los ciudadanos a una buena Administración, que es consustancial a las tradiciones constitucionales comunes de los Estados Miembros de la Unión Europea, que ha logrado su refrendo normativo como derecho fundamental en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada por el Consejo de Niza de 8/10 de diciembre de 2000, al enunciar que este derecho incluye en particular la obligación que incumbe a la Administración de motivar sus decisiones'.

Aplicando la anterior doctrina sobre el caso concreto enjuiciado, debemos concluir, que la resolución administrativa contiene la suficiente motivación al expresar de forma precisa las razones por las que se desestima el recurso de alzada y confirma la denegación de la marca. Otra cosa es que fuera sucinta en sus consideraciones y que la parte no comparta las razones esgrimidas por las resoluciones administrativas pero ello no afecta a la motivación de dichas resoluciones sino al fondo del asunto

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CUARTO.-El artículo 6 apartado 1º letras a) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012, señala que '(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001) 'exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado', puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, 'a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.'

QUINTO.-Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades denominativas y fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.

Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo, 24 y 29 de abril, y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3, 13, 20 y 26 febrero, 7, 20 y 26 marzo, 18 abril, 21, 22, 28 y 30 mayo, 2, 14 y 17 junio, 3 julio y 9 octubre 1975.

SEXTO.-Dicho lo anterior, la resolución del litigio se ha de sustentar sobre dos cuestiones fundamentales:

a.- En cuanto a la notoriedad de las marcas prioritarias que se invoca por la recurrente, hay que tener en cuenta que tiene declarado el Tribunal Supremo, en sentencia de 8 de mayo de 2015 (recurso 1056/2014), que es jurisprudencia reiterada de esta Sala en materia de marcas que, en los supuestos en los que se combate la supuesta infracción por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas del artículo 8 de la Ley de Marcas, la exclusión clara y expresa del riesgo de confusión y asociación a los que se supone el rechazo implícito de que exista un aprovechamiento indebido de la reputación de otra marca. Ello es lógico puesto que tal aprovechamiento sólo puede darse sobre la base de un riesgo efectivo de confusión o, al menos y en especial, de asociación entre las marcas afectadas.

b.- Sobre la base de lo anterior, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que 'se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras':

'(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible''.

Pue bien, en el caso de autos existe una notable coincidencia léxica entre los términos COLOFAST y COLOPLAST puesto que suenan prácticamente igual resultado difícil garantizar su recíproca diferenciación. La impresión estructural que ofrecen los signos enfrentados es de gran semejanza y desde un punto de vista conceptual, ambos signos evocan una idea semejante debido a que salvo la diferencia entre las letras intermedias ambos términos comienzan y terminan igual. A todo ello, cabe apreciar la existencia de semejanza aplicativa entre las marcas enfrentadas toda vez que amparan idénticos servicios en un sector muy específico.

En definitiva, de cuanto queda dicho, se advierte riesgo de confusión entre los signos enfrentados en relación con los productos por ellas protegidos, riesgo que debe apreciarse globalmente, según la percepción del público relevante sobre las marcas y los productos o servicios de que se trate y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede verse compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

En consecuencia, de cuanto antecede, se desprende la procedencia de estimar el recurso contencioso-administrativo que nos ocupa.

SÉPTIMO.-Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, al estimarse el recurso se imponen a las demandadas, de manera solidaria, las costas causadas, con el límite de tres mil euros (3.000 €), como cuantía máxima, por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto y la actuación profesional desarrollada.

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Coloplast A/S contra la resolución de 31 de octubre de 2018 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 11 de junio de 2018 que resolvió conceder la inscripción de la marca nacional denominativa nº 3.695.394 COLOFAST para distinguir productos y servicios de las clases 5, 35 y 44 que anulamos y, en consecuencia, dejamos sin efecto la inscripción de la citada marca en las clases consignadas.

Expresa imposición a las demandadas de las costas causadas, con el límite máximo establecido en el último Fundamento Jurídico de esta sentencia.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0001-19 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo conceptodel documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0001-19 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

D. Francisco Javier Canabal Conejos D. José Ramón Chulvi Montaner

D. Enrique Gabaldón Codesido Dª María Soledad Gamo Serrano