Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 345/2019, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 38/2018 de 03 de Mayo de 2019

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2018/0001088
RECURSO Nº 38/2018
SENTENCIA Nº 345 /2019
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
Ilustrísimos Señores
Presidente:
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. José Daniel Sanz Heredero
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dña. María Soledad Gamo Serrano
En la Villa de Madrid a tres de mayo de dos mil diecinueve.
Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el recurso núm. 38/2018, interpuesto por
Dialoga Servicios Interactivos, S.A., representada por D. Pedro Antonio González Sánchez y defendida por D.
Jose Antonio Calderón Chavero en materia de propiedad industrial, figurando como parte demandada la Oficina
Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, representada y defendida por
el Abogado del Estado y Caixabank, S.A., representada por Dª Elena Medina Cuadros y defendida por D. Ignacio
Valdelomar, siendo la cuantía indeterminada.
Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dª. María de la Soledad Gamo Serrano, quien expresa el parecer de
la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- En fecha 16 de enero de 2018 D. Pedro Antonio González Sánchez, en representación de Dialoga Servicios Interactivos, S.A., interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 13 de noviembre de 2017, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 3 de mayo de ese mismo año, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 6 de febrero, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.



SEGUNDO.- El 3 de abril de 2018 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: el 27 de septiembre de 2016 fue solicitada la marca nacional 'DialogA' para distinguir servicios de la clase 36 del Nomenclátor Internacional, formalizándose oposición por la demandante y siendo finalmente concedida la marca solicitada a favor de la entidad Caixabank, S.A.; entre las marcas en conflicto no hay suficientes diferencias como para permitir la pacífica convivencia de las mismas, ya que la nueva marca reproduce e incorpora exactamente la anterior de la recurrente, sin ningún tipo de cambio, siendo la secuencia fonológica idéntica y existiendo identidad evidente desde el punto de vista fonético y denominativo, sin ser la imagen gráfica de las marcas en conflicto suficientemente especial como para permitir la pacífica y rápida diferenciación entre las mismas; no siendo la clasificación del Nomenclátor taxativa sino meramente orientadora los servicios de la clase 36 de la marca cuestionada no están totalmente desconectados de los servicios de la clase 38 de las marcas oponentes, como ha concluido, de hecho, la propia Oficina Española de Patentes y Marcas en supuestos similares, apreciando semejanza de campos aplicativos en el caso de servicios de las clases 36 y 41, que tienen menor familiaridad entre sí que los que derivan de las clases 36 y 38, existiendo riesgo de confusión en el consumidor en cuanto al origen empresarial de los servicios respectivos.

Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se anule y deje sin efecto la resolución recurrida y, en su lugar, ordene la denegación de la marca nacional citada.



TERCERO.- Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando la Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por existir diferencias gráficas entre el signo cuyo registro se pretende y la marca prioritaria que, unida a la disparidad de campos aplicativos, elimina el posible riesgo de confusión, careciendo de relevancia los precedentes administrativos y jurisprudenciales que cita la recurrente en su escrito de demanda, al constituir la concesión o denegación de la inscripción un acto reglado y no discrecional, en el que nunca puede entrar en juego el precedente.

Por similares consideraciones vino a oponerse a la demanda, solicitando su desestimación, la codemandada Caixabank, S.A., a través de su representación procesal.



CUARTO.- No habiendo solicitado las partes el recibimiento del pleito a prueba ni estimando pertinente el Tribunal acordarlo de oficio fue evacuado por demandante y demandadas trámite de conclusiones escritas, con el resultado que consta, señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 25 de abril de 2019.



QUINTO.- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

A los que son de aplicación los consecuentes,

Fundamentos

PRIMERO.- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 13 de noviembre de 2017, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 3 de mayo de ese mismo año, de concesión de la marca 'DialogA' a nombre de la entidad Caixabank, S.A. para distinguir servicios de la clase 36 del Nomenclátor Internacional y por cuya virtud el registro fue concedido por su compatibilidad con las marcas previas nacional y de la Unión Europea 'DIALOGA', inscritas a favor de la recurrente en alzada en la clase 38 del Nomenclátor.

La precitada resolución estima que no procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por existir entre la marca solicitada y los signos prioritarios suficientes diferencias y no concurrir, por tanto, los presupuestos determinantes de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, no existiendo una similitud o semejanza entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos que pueda generar un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios.



SEGUNDO.- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor ' Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular'.

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que ' (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fín de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.



TERCERO.- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta '(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares', por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004)].



CUARTO.- Pues bien, existiendo en este caso indudable coincidencia entre los signos enfrentados desde el punto de vista denominativo, fonético y conceptual, sin que las mínimas diferencias que son de apreciar entre las representaciones gráficas de la marca que pretende inscribirse y las prioritarias (en esencia el modo 'cursivo' utilizado en la grafía del signo que pretende inscribirse y la diferencia resultante de la letra que en uno y otro caso se destaca con un mayor tamaño que la del conjunto) gocen de suficientes fuerza distintiva se ciñe la cuestión, descartada la coincidencia entre los campos aplicativos respectivos, a la existencia o no de una semejanza o afinidad entre los mismos que lleve a concluir que existe en el supuesto concreto sometido a nuestra consideración un riesgo de confusión en los consumidores.

Así las cosas no podemos sino compartir el criterio sustentado por la Oficina Española de Patentes y Marcas en cuanto a la inexistencia de similitud, semejanza o relación de los servicios a los que vienen referidas las marcas en conflicto, pues las prioritarias lo fueron para proteger servicios de la clase 38ª del Nomenclátor Internacional (telecomunicaciones), en tanto que el campo aplicativo de la nueva marca no es otro que el referido a servicios de la clase 36ª (servicios de seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias y negocios inmobiliarios), no pudiendo servir al efecto de criterio rector el hecho de que para la prestación de esta última clase de servicios sea necesaria la prestación de servicios de telecomunicaciones pues, atendido el carácter básico de dicho servicio, la aplicación de dicho criterio podría sustentar la oposición de la inscripción de signos idénticos o similares en la práctica totalidad de las clases del Nomenclátor.

Ciertamente la clasificación del Nomenclátor Internacional tiene una finalidad exclusivamente taxonómica y orientadora, sin que pueda admitirse la disparidad de productos o servicios por el hecho exclusivo de incluirse en una u otra clase de aquél, al igual que puede existir entre productos o servicios de clases diferentes una afinidad que sea causante de incompatibilidad, siendo, en suma, la referida clasificación elemento de juicio complementario y no dirimente, como ha destacado la Sala Tercera del Tribunal Supremo en numerosas ocasiones [por todas SSTS 11 abril 2001 (casación 599/1994), 8 octubre 2009 (casación 5770/2007) y 23 diciembre 2009 (casación 3937/2008)].

Pero es que a la diferente incardinación de los servicios en la clasificación recogida en dicho instrumento debemos añadir la consideración de que ni los servicios que amparan una y otra marca vienen destinados a satisfacer idénticas o similares necesidades de consumo ni se insertan en una misma área o sector mercantil, como tampoco son convergentes los canales de comercialización, no existiendo riesgo de confusión o asociación en cuanto a los orígenes comerciales de los servicios respectivos y sin haber acreditado la parte actora -a quien incumbe la carga probatoria, tanto en cuanto hecho constitutivo de su pretensión anulatoria como desde la perspectiva de la disponibilidad o facilidad probatoria a que hace mención el artículo 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (de aplicación supletoria en este ámbito jurisdiccional específico, según el artículo 4 de la Ley Procesal Civil y la Disposición final primera de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa)- que el uso de la marca solicitada pueda ser perjudicial para el carácter distintivo de las marcas anteriores consideradas, dadas las específicas características de los productos y servicios reivindicados, o que concurra un riesgo de dilución de la notoriedad de las mismas (notoriedad, que, por otra parte, resulta afectada de una completa orfandad probatoria, al no haberse interesado por Dialoga Servicios Interactivos, S.A. la apertura del proceso a prueba para acreditar la notoriedad de las marcas prioritarias de su titularidad que demuestre que los productos y servicios designados en la clase 38ª sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan).



QUINTO.- Resta por significar, con la STS 6 noviembre 2015 (casación 965/2013) que la constatación de la coexistencia pacífica en el mercado de marcas que incorporen en su configuración denominativa vocablos idénticos o similares no constituye razón para impedir la aplicación de las prohibiciones de registro previstas en el artículo 6 de la Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ni para atenuar el rigor comparativo en el juicio, respecto de la existencia de identidad y similitud de los signos y los productos y servicios ofrecidos, debido a la escasa virtualidad de los precedentes administrativos en el Derecho de Marcas [por todas SSTS 30 abril 2015 (casación 4054/2009) y 27 septiembre 2017 (casación 557/2016)].

Puntualiza al respecto la STS 8 abril 2007 (rec. 5327/2004) que ' (...) en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad. [...] Conforme es doctrina reiterada de esta Sala, los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución , en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en el citado texto legal, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas previstas en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas'.



SEXTO.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la desestimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a la parte actora, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado tercero del mismo precepto legal, señala 1.000 euros para cada uno de los demandados como cuantía máxima, por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 16 de enero de 2018 D. Pedro Antonio González Sánchez, en representación de Dialoga Servicios Interactivos, S.A., interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 13 de noviembre de 2017, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 3 de mayo de ese mismo año, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 6 de febrero, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.



SEGUNDO.- El 3 de abril de 2018 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: el 27 de septiembre de 2016 fue solicitada la marca nacional 'DialogA' para distinguir servicios de la clase 36 del Nomenclátor Internacional, formalizándose oposición por la demandante y siendo finalmente concedida la marca solicitada a favor de la entidad Caixabank, S.A.; entre las marcas en conflicto no hay suficientes diferencias como para permitir la pacífica convivencia de las mismas, ya que la nueva marca reproduce e incorpora exactamente la anterior de la recurrente, sin ningún tipo de cambio, siendo la secuencia fonológica idéntica y existiendo identidad evidente desde el punto de vista fonético y denominativo, sin ser la imagen gráfica de las marcas en conflicto suficientemente especial como para permitir la pacífica y rápida diferenciación entre las mismas; no siendo la clasificación del Nomenclátor taxativa sino meramente orientadora los servicios de la clase 36 de la marca cuestionada no están totalmente desconectados de los servicios de la clase 38 de las marcas oponentes, como ha concluido, de hecho, la propia Oficina Española de Patentes y Marcas en supuestos similares, apreciando semejanza de campos aplicativos en el caso de servicios de las clases 36 y 41, que tienen menor familiaridad entre sí que los que derivan de las clases 36 y 38, existiendo riesgo de confusión en el consumidor en cuanto al origen empresarial de los servicios respectivos.

Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se anule y deje sin efecto la resolución recurrida y, en su lugar, ordene la denegación de la marca nacional citada.



TERCERO.- Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando la Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por existir diferencias gráficas entre el signo cuyo registro se pretende y la marca prioritaria que, unida a la disparidad de campos aplicativos, elimina el posible riesgo de confusión, careciendo de relevancia los precedentes administrativos y jurisprudenciales que cita la recurrente en su escrito de demanda, al constituir la concesión o denegación de la inscripción un acto reglado y no discrecional, en el que nunca puede entrar en juego el precedente.

Por similares consideraciones vino a oponerse a la demanda, solicitando su desestimación, la codemandada Caixabank, S.A., a través de su representación procesal.



CUARTO.- No habiendo solicitado las partes el recibimiento del pleito a prueba ni estimando pertinente el Tribunal acordarlo de oficio fue evacuado por demandante y demandadas trámite de conclusiones escritas, con el resultado que consta, señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 25 de abril de 2019.



QUINTO.- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

A los que son de aplicación los consecuentes, FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 13 de noviembre de 2017, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 3 de mayo de ese mismo año, de concesión de la marca 'DialogA' a nombre de la entidad Caixabank, S.A. para distinguir servicios de la clase 36 del Nomenclátor Internacional y por cuya virtud el registro fue concedido por su compatibilidad con las marcas previas nacional y de la Unión Europea 'DIALOGA', inscritas a favor de la recurrente en alzada en la clase 38 del Nomenclátor.

La precitada resolución estima que no procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por existir entre la marca solicitada y los signos prioritarios suficientes diferencias y no concurrir, por tanto, los presupuestos determinantes de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, no existiendo una similitud o semejanza entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos que pueda generar un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios.



SEGUNDO.- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor ' Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular'.

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que ' (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fín de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.



TERCERO.- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta '(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares', por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004)].



CUARTO.- Pues bien, existiendo en este caso indudable coincidencia entre los signos enfrentados desde el punto de vista denominativo, fonético y conceptual, sin que las mínimas diferencias que son de apreciar entre las representaciones gráficas de la marca que pretende inscribirse y las prioritarias (en esencia el modo 'cursivo' utilizado en la grafía del signo que pretende inscribirse y la diferencia resultante de la letra que en uno y otro caso se destaca con un mayor tamaño que la del conjunto) gocen de suficientes fuerza distintiva se ciñe la cuestión, descartada la coincidencia entre los campos aplicativos respectivos, a la existencia o no de una semejanza o afinidad entre los mismos que lleve a concluir que existe en el supuesto concreto sometido a nuestra consideración un riesgo de confusión en los consumidores.

Así las cosas no podemos sino compartir el criterio sustentado por la Oficina Española de Patentes y Marcas en cuanto a la inexistencia de similitud, semejanza o relación de los servicios a los que vienen referidas las marcas en conflicto, pues las prioritarias lo fueron para proteger servicios de la clase 38ª del Nomenclátor Internacional (telecomunicaciones), en tanto que el campo aplicativo de la nueva marca no es otro que el referido a servicios de la clase 36ª (servicios de seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias y negocios inmobiliarios), no pudiendo servir al efecto de criterio rector el hecho de que para la prestación de esta última clase de servicios sea necesaria la prestación de servicios de telecomunicaciones pues, atendido el carácter básico de dicho servicio, la aplicación de dicho criterio podría sustentar la oposición de la inscripción de signos idénticos o similares en la práctica totalidad de las clases del Nomenclátor.

Ciertamente la clasificación del Nomenclátor Internacional tiene una finalidad exclusivamente taxonómica y orientadora, sin que pueda admitirse la disparidad de productos o servicios por el hecho exclusivo de incluirse en una u otra clase de aquél, al igual que puede existir entre productos o servicios de clases diferentes una afinidad que sea causante de incompatibilidad, siendo, en suma, la referida clasificación elemento de juicio complementario y no dirimente, como ha destacado la Sala Tercera del Tribunal Supremo en numerosas ocasiones [por todas SSTS 11 abril 2001 (casación 599/1994), 8 octubre 2009 (casación 5770/2007) y 23 diciembre 2009 (casación 3937/2008)].

Pero es que a la diferente incardinación de los servicios en la clasificación recogida en dicho instrumento debemos añadir la consideración de que ni los servicios que amparan una y otra marca vienen destinados a satisfacer idénticas o similares necesidades de consumo ni se insertan en una misma área o sector mercantil, como tampoco son convergentes los canales de comercialización, no existiendo riesgo de confusión o asociación en cuanto a los orígenes comerciales de los servicios respectivos y sin haber acreditado la parte actora -a quien incumbe la carga probatoria, tanto en cuanto hecho constitutivo de su pretensión anulatoria como desde la perspectiva de la disponibilidad o facilidad probatoria a que hace mención el artículo 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (de aplicación supletoria en este ámbito jurisdiccional específico, según el artículo 4 de la Ley Procesal Civil y la Disposición final primera de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa)- que el uso de la marca solicitada pueda ser perjudicial para el carácter distintivo de las marcas anteriores consideradas, dadas las específicas características de los productos y servicios reivindicados, o que concurra un riesgo de dilución de la notoriedad de las mismas (notoriedad, que, por otra parte, resulta afectada de una completa orfandad probatoria, al no haberse interesado por Dialoga Servicios Interactivos, S.A. la apertura del proceso a prueba para acreditar la notoriedad de las marcas prioritarias de su titularidad que demuestre que los productos y servicios designados en la clase 38ª sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan).



QUINTO.- Resta por significar, con la STS 6 noviembre 2015 (casación 965/2013) que la constatación de la coexistencia pacífica en el mercado de marcas que incorporen en su configuración denominativa vocablos idénticos o similares no constituye razón para impedir la aplicación de las prohibiciones de registro previstas en el artículo 6 de la Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ni para atenuar el rigor comparativo en el juicio, respecto de la existencia de identidad y similitud de los signos y los productos y servicios ofrecidos, debido a la escasa virtualidad de los precedentes administrativos en el Derecho de Marcas [por todas SSTS 30 abril 2015 (casación 4054/2009) y 27 septiembre 2017 (casación 557/2016)].

Puntualiza al respecto la STS 8 abril 2007 (rec. 5327/2004) que ' (...) en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad. [...] Conforme es doctrina reiterada de esta Sala, los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución , en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en el citado texto legal, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas previstas en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas'.



SEXTO.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la desestimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a la parte actora, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado tercero del mismo precepto legal, señala 1.000 euros para cada uno de los demandados como cuantía máxima, por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLAMOS Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto por D.

Pedro Antonio González Sánchez, en nombre de Dialoga Servicios Interactivos, S.A., contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 13 de noviembre de 2017, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 3 de mayo de ese mismo año, imponiendo a la demandante el pago de las costas procesales, con el límite máximo mencionado en el último de los fundamentos de la presente Sentencia.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0038-18 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92- 0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0038-18 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos de que dimana, con inclusión del original en el Libro de Sentencias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. José Ramón Chulvi Montaner Dña. María Soledad Gamo Serrano LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DE LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID CERTIFICA: Que la anterior fotocopia, compuesta de 11 folios, es fiel reflejo de la sentencia original firmada por los Magistrados que figuran en la misma, la cual ha sido publicada y entregada a esta Secretaría en el día de hoy y, una vez expedida la presente certificación para su unión al rollo y copias para su notificación, ha quedado archivado el original para su unión al libro de sentencias originales. Madrid a 9 de mayo de 2019.