Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 347/2020, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 379/2019 de 30 de Junio de 2020

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.00.3-2019/0012204

Procedimiento Ordinario 379/2019

RECURSO 379/2019

SENTENCIA NÚMERO 347/2020

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente:

D. José Daniel Sanz Heredero

Magistrados:

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

D. José Ramón Chulvi Montaner

D. Enrique Gabaldón Codesido

Dª. María de la Soledad Gamo Serrano

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En la villa de Madrid, a treinta de junio de dos mil veinte.

Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el recurso núm. 379/2019, interpuesto por Bodegas D4, S.L., representada por D. Ignacio Batlló Ripoll y defendida por D. Onofre I. Sáez Menchón, en materia de propiedad industrial, figurando como parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, representada y defendida por el Abogado del Estado y Osborne Distribuidora, S.A., representada por D. Eduardo de la Torre Lastres y defendida por D. Jose María Iglesias Monrava, siendo la cuantía indeterminada.

Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dª. María de la Soledad Gamo Serrano, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

Primero.- En fecha 17 de mayo de 2019 D. Ignacio Batlló Ripoll, en representación de Bodegas D4, S.L., interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 12 de marzo de 2019, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 26 de octubre de 2018, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 21 de mayo, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.

Segundo.- El 27 de junio de 2019 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: el 9 de marzo de 2018 Bodegas D4, S.L. presentó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la solicitud de registro de la marca núm. 3708292 'MONO CICLO' (mixta) para distinguir productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional, formulándose oposición por la titular de las marcas prioritarias 'ANIS DEL MONO' y siendo denegada la marca por su incompatibilidad con los referidos signos prioritarios, resolución que fue confirmada en vía de alzada; frente a la argumentación que ofrece la resolución administrativa desestimatoria del recurso de alzada concurren en este caso diferencias de conjunto que excluyen el riesgo de confusión o de asociación, tanto desde la perspectiva de la representación gráfica como desde el punto de vista conceptual y denominativo, habiendo destacado al respecto el Tribunal Supremo que la incorporación de la figura de seres vivos no determina necesariamente la incompatibilidad de las marcas, pues ello sería tanto como admitir la apropiabilidad de las figuras cualesquiera que fuera su apariencia o diseño y siendo la impresión fonética producida con los primeros fonemas lo suficientemente distinta fonológicamente como para que el consumidor perciba una impresión global de diferencia entre los signos; existen, por otra parte, distintos precedentes de inscripción de marcas que incorporan igualmente la figura de un mono para distinguir productos en clase 33; siendo las figuras de animales elementos distintivos muy débiles, los dispares aditamentos denominativos añadidos a la marca le van a dotar de una distintividad personal y específica, por lo que no existe riesgo alguno de confusión.

Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se anule la resolución recurrida por no ser conforme a Derecho y, en su lugar, se conceda la marca solicitada 'MONO CICLO' en la clase 33 para distinguir los productos especificados en la solicitud de referencia, imponiendo a la demandada las costas procesales causadas.

Tercero.- Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando el Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por no sustentarse en exclusiva la resolución denegatoria en la representación gráfica de un mono sino también en la utilización conceptual o denominativa de dicho animal y en el carácter renombrado de las marcas prioritarias, existiendo en este caso identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica y conceptual que, atendida la identidad entre los ámbitos aplicativos respectivos, justifica la aplicación de la prohibición contenida en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, gozando, además, las prioritarias, en cuanto marcas renombradas, de una especial protección.

Por similares consideraciones vino a oponerse a la demanda, solicitando su desestimación, la codemandada Osborne Distribuidora, S.A., a través de su representación procesal.

Cuarto.- Reputándose improcedente el recibimiento del pleito a prueba, por las razones expuestas en el Auto de fecha 3 de octubre de 2019, fue evacuado por las partes trámite de conclusiones escritas, con el resultado que consta, señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 25 de junio de 2020.

Quinto.- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

A los que son de aplicación los consecuentes,

Fundamentos

Primero.- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 12 de marzo de 2019, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 26 de octubre de 2018, que denegó el registro de la marca núm. 3.708.292, 'MONO CICLO' (mixta) para distinguir productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional (bebidas alcohólicas, excepto cervezas) por su incompatibilidad con las marcas previas núm. 0003329 y 002738920 ('ANIS DEL MONO') y con la marca gráfica M 0059832, inscritas a favor de la oponente en la misma clase del Nomenclátor.

La precitada resolución estima que procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por existir entre la marca solicitada y los signos prioritarios semejanzas determinantes de la concurrencia de los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, al generar la similitud o semejanza aludida entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios, además de tratarse de un signo notoriamente protegido, por lo que la concesión de la marca solicitada supondría un aprovechamiento indebido del prestigio adquirido por la oponente, incurriendo en la prohibición contemplada en el artículo 8 del mencionado Cuerpo legal.

Segundo.- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor ' Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular'.

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que ' (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fín de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

Tercero.- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta'(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares', por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004)].

Cuarto.- Pues bien, siendo idénticos en este caso los campos aplicativos entre la marca que pretende registrarse y las prioritarias, pues ambas amparan productos o servicios de la clase 33 (bebidas alcohólicas, excepto cervezas) se aprecia, asimismo, un grado de similitud o semejanza entre los signos que comporta riesgo de confusión y, en todo caso, de asociación en los consumidores.

En efecto, si desde el punto de vista conceptual ambos signos no evocan ideas semejantes desde el punto de vista fonético y denominativo el signo pretende registrarse, conformado por dos palabras ('MONO CICLO'), da comienzo con el vocablo que integra, como principal componente distintivo, el elemento denominativo de la marca prioritaria, como se expone en la resolución administrativa impugnada, sin verse enervado el aludido riesgo de confusión en base a las diferencias que es dable apreciar entre los respectivos elementos o componentes gráficos y siendo de tener en cuenta el principio de interdependencia a que hemos hecho mención con anterioridad, atendida la coincidencia de ámbitos aplicativos, lo que extrema el rigor en el análisis comparativo.

Pero es que, además de lo que ha quedado anteriormente expuesto, cualesquiera que sea la conclusión que se alcance en cuanto a la efectiva concurrencia de un riesgo de confusión y/o asociación determinante de la aplicación de la prohibición relativa que contempla el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, siendo evidentes las similitudes existentes entre las marcas en comparación nos encontramos ante marcas prioritarias renombradas, según se expone en la resolución desestimatoria del recurso de alzada -aseveración que, de hecho, no se discute ni cuestiona por la recurrente- por lo que devendría aplicable la prohibición del artículo 8.1 en que se sustentó, asimismo, la resolución denegatoria del recurso aquí combatida, a cuyo tenor ' No podrá registrase como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre'.

Exponíamos al respecto en nuestra Sentencia de 21 de junio de 2007 (rec. 3038/2003), con referencia a la solicitud de concesión de la marca 'VIÑA LOS MONOS' y con argumentación que, con las debidas adaptaciones al signo que en este caso pretende inscribirse, resultan aquí extrapolables que ' (...) es evidente la semejanza fonética y conceptual de las marcas comparadas ya que el elemento más relevante de la marca pretendida es la palabra MONOS, plural del vocablo más significativo de las tres marcas prioritarias (MONO). El hecho de que la marca cuestionada incluya la palabra VIÑA y de que dos de las marcas oponentes contengan el término ANÍS no resta trascendencia a dicha semejanza por tratarse de vocablos genéricos referidos a los productos que amparan los distintivos, y la misma conclusión hay que sostener con respecto a los diversos gráficos de las marcas en conflicto, toda vez que la prohibición del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas sólo precisa la existencia de parecido fonético o gráfico, no siendo necesaria la concurrencia de ambas semejanzas, debiendo recordarse además la relevancia fonética de las marcas porque éstas se piden verbalmente y por sus nombres. (...) En definitiva, las reseñadas semejanzas y el hecho de que todas las marcas confrontadas amparan bebidas alcohólicas que se distribuyen en el mismo ámbito comercial, originan confusión en el mercado y provocan un evidente riesgo de asociación entre los distintivos, así como un indebido aprovechamiento de la reputación alcanzada por el signo previamente inscrito'.

Quinto.- Resta por significar que, conforme es doctrina reiterada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, expuesta en Sentencias de 6 de noviembre de 2015 (casación 965/2013) y 27 septiembre 2017 (casación 557/2016), entre otras muchas, los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son directamente vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos en su actuación al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución, en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas contempladas en dicho Cuerpo legal.

En tal sentido la STS 22 octubre 2009 (casación 3385/2008), con cita de anteriores resoluciones del Alto Tribunal, afirma que ' (...) los precedentes en esta materia de marcas tienen una escasa y muy ocasional relevancia cuando van referidos a las propias comparaciones entre otras marcas o productos, puesto que difícilmente tales comparaciones coinciden en términos que permitan sacar conclusiones aplicables a supuestos siempre distintos y con características propias respecto a signos y productos', por lo que debe descartarse que en estos supuestos pueda reputarse vulnerado el principio de igualdad ante la Ley o el de seguridad jurídica por apartarse de los precedentes invocados, porque en el Derecho de Marcas no es aplicable la analogía para determinar la registrabilidad de un determinado signo distintivo, al deber examinar su capacidad diferenciadora respecto de otros signos o marcas registradas conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Sexto.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la desestimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a la demandante, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado tercero del mismo precepto legal, señala 1.500 euros como cuantía máxima, por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para cada uno de los demandados, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. Ignacio Batlló Ripoll, en nombre de BODEGAS D4, S.L., contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 12 de marzo de 2019, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 26 de octubre de 2018, imponiendo a la recurrente el pago de las costas procesales, con el límite máximo mencionado en el último de los fundamentos de la presente Sentencia.

Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sean relevantes y determinantes del fallo impugnado o ante una Sección de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con la composición que determina el artículo 86.3 de la Ley jurisdiccional si el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma, recurso que habrá de prepararse ante esta misma Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de la presente Sentencia mediante escrito que reúna los requisitos expresados en el artículo 89.2 del mismo Cuerpo legal y previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la ley Orgánica del Poder Judicial, que habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente n° 2612-000-85-0379-19 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo n° 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general n° 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos de que dimana, con inclusión del original en el Libro de Sentencias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

D. José Ramón Chulvi Montaner D. Enrique Gabaldón Codesido

Dª. María de la Soledad Gamo Serrano