Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 35/2019, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 121/2016 de 21 de Enero de 2019

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
SECCIÓN QUINTA
Recurso núm.121/2016
SENTENCIA Nº 35/2019
Ilustrísimos señores:
Presidente:
D. Alberto Andrés Pereira
Magistrados:
D. José Manuel de Soler Bigas
Sr. Francisco Sospedra Navas
D. Eduardo Paricio Rallo
En la ciudad de Barcelona, a 21 de enero de 2019.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (sección
quinta) ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo núm. 121/2016,
interpuesto por Banco de Sabadell SA, representado por la Procuradora Dª. Marta Pradera Rivero y dirigido
por la Letrada Dª. Teresa González Martínez, contra Oficina Española de Patentes y Marcas, representadqa
por el Abogado del Estado.
Ha sido ponente el Magistrado Ilustrísimo Sr. D. Eduardo Paricio Rallo, que expresa el parecer de la
Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- En fecha 21 de marzo de 2016 la representación de la parte actora presentó en la secretaría de esta Sala escrito de interposición del presente recurso contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 19 de enero de 2016, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo de concesión de la marca número 3533453 clase 36 'BRAIN SHOPPER BS GRUPO CRE@ SOLUCIONES'.



SEGUNDO.- En fecha 17 de junio de 2016 la actora presentó escrito de demanda mediante el cual pidió sentencia que declare la nulidad de las resoluciones impugnadas.

La actora fundamenta el recurso en que la similitud de las marcas en conflicto y la identidad en el campo de aplicación impiden el registro de la marca impugnada de acuerdo con lo previsto en los artículos 6 y 8 de la Ley 17/2001 de marcas. Pone de relieve en este sentido la coincidencia en las siglas 'BS' que constituyen el vocablo dominante en las denominaciones prioritarias y la prioritaria, y la semejanza grafica al quedar insertadas dichas letras en un círculo de fondo azul como en el caso de las marcas prioritarias.

Añade que las marcas prioritarias son notorias, de forma que les corresponde una mayor protección y que las semejanzas no se corresponden con alguna causa justa.



TERCERO.- Por su parte, la representación de la Administración demandada formuló contestación a la demanda en la que, de acuerdo con los hechos y fundamentos que entendió oportunos, pidió la desestimación de este recurso.



CUARTO.- Mediante resolución y fecha 19 de octubre de 2016 se fijó la cuantía del recurso como indeterminada.

Acto seguido se aceptó la prueba propuesta con el resultado que consta en los actos. Posteriormente las partes formularon conclusiones ratificando sus respectivas pretensiones.

Finalmente, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.

Fundamentos

PRIMERO.- La actora es titular de la marca española y comunitaria, 'BS' (mixta), también de las marcas 'BS BANCO DE SABADELL' (mixta), 'BSSABADELL' (mixta), de la marca comunitaria 'SABADELL UNITED BANK' (mixta), y de las marcas españolas 'BS INSTANT SHOPPING' (mixta) y 'BSSHOPPING'. Todas ellas registradas en la clase 36; esto es, para el mercado de los seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias y negocios inmobiliarios.

La recurrente impugna la resolución dictada en fecha 1 de junio de 2015 por la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedió el registro de la marca mixta 'BRAIN SHOPPER BS' en la misma clase 36.

Consideró en este sentido la citada oficina que, entre la marca solicitada y las prioritarias, existen suficientes diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales como para permitir la convivencia de la marca solicitada y las oponentes sin que concurra ninguna prohibición.

La recurrente argumenta en su recurso que la similitud de las marcas en conflicto y la identidad en el campo de aplicación impiden el registro de la marca impugnada de acuerdo con lo previsto en los artículos 6 y 8 de la Ley 17/2001 de marcas. Pone de relieve en este sentido la coincidencia en las siglas 'BS' que constituyen la parte dominante en las denominaciones prioritarias y la impugnada, y la semejanza grafica al quedar insertadas dichas letras en un círculo de fondo azul como en el caso de las marcas prioritarias.

Añade que las marcas prioritarias son notorias, de forma que les corresponde una mayor protección y que las semejanzas no se corresponden con alguna causa justa.



SEGUNDO.- Hemos tenido ocasión de señalar que el derecho a la marca es un derecho subjetivo vinculado a la libertad de empresa, de forma que la denegación de su inscripción es un acto reglado estrictamente sometido a la ley. La marca constituye un patrimonio muy significativo de la empresa comercial o industrial en tanto que identifica sus productos distinguiéndolos de la oferta de los competidores y a la vez condensa el prestigio y el atractivo que puedan tener en el mercado. Precisamente la protección de tal derecho impone la denegación del registro de una nueva marca cuando su utilización pueda perjudicar al titular de una marca idéntica o similar ya registrada; esto es, al titular de un mejor derecho.

En el mismo sentido, la protección de la marca existente es una manifestación de defensa de los consumidores y de su capacidad de elección sin riesgo de confusión. En definitiva, la marca tiene la finalidad de distinguir en el mercado los productos de una empresa determinada respecto a los productos de otras empresas, de forma que lo determinante para admitir una nieva marca es el riesgo de asociación o confusión.

Tampoco resulta admisible la apropiación por parte de una iniciativa comercial o industrial de denominaciones usuales en el mercado con la correspondiente exclusión de su uso ordinario en el tráfico económico por parte común de los ciudadanos, pues en definitiva el lenguaje es un bien colectivo.

En este contexto, la Ley 17/2001 admite el registro de marcas siempre que no sean idénticas o similares a una marca anterior ni generen un riesgo de confusión o asociación con marcas ya existentes por ser idénticos o similares los productos o servicios designados -artículo 6- . Asimismo, el artículo 4 impide registrar las marcas que no tengan carácter distintivo, las que queden integradas exclusivamente por signos o indicaciones que se puedan utilizar en el mercado para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, la época de obtención del producto o servicio u otras características del producto; ni tampoco los signos e indicaciones que sean habituales para designar productos o servicios en el lenguaje común o en las costumbres del comercio, los relativos a la forma del producto o los que puedan inducir a error sobre la naturaleza, la calidad o procedencia geográfica del producto.

El Tribunal Supremo ha establecido en este sentido una doctrina ya consolidada en el sentido que la prohibición de acceso al registro prevista en el artículo 6 de la Ley de marcas se produce por la coincidencia acumulativa de dos condiciones. Una condición queda referida a la identidad o similitud fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente establecidos. La otra coincidencia se refiere a la identidad o similitud de los productos o servicios designados por la nueva marca en relación a los amparados por la marca ya registrada o solicitada, de forma que la falta de alguna de las anteriores coincidencias abre el paso a la inscripción de la nueva marca. Por tanto, la disimilitud en los campos económicos en los que opera la nueva marca según el nomenclátor internacional es suficiente para compensar la similitud en los signos distintivos de la marca. Inversamente, también resulta aceptable la inscripción si se constata una diferencia significativa en los signos de identidad de la marcas enfrentadas, aunque coincidan los campos de aplicación ( Tribunal Supremo, sentencia de 20 de octubre de 2004, recurso núm. 5288/2001 ).

Según ha establecido la citada jurisprudencia, la comparación debe hacerse teniendo y cuenta la pauta habitual en el comportamiento colectivo, específicamente por referencia al comportamiento presumible de los clientes potenciales, y atendiendo al conjunto de denominación y representación gráfica y los otros signos distintivos con los que la marca se presenta ( Tribunal Supremo, sentencia de 12 de abril de 2002, recurso núm. 553/1996 ). Esta valoración global impide atribuir una relevancia determinante a alguno de los elementos aislados que configuran la marca, a menos que tome un protagonismo especial en la identificación del producto o servicio ofrecido. Dicho en otras palabras, eh el momento de valorar la similitud entre marcas enfrentadas habrá que considerar el conjunto de las marcas en cuestión y a la vez los elementos más significativos de las mismas a los efectos de la demanda de los productos en el mercado, normalmente la representación fonética puesto que es habitual que los consumidores identifiquen y soliciten los productos oralmente.

Hay que tener en cuenta a su vez que la determinación del grado de similitud entre dos marcas enfrentadas y la identificación de un riesgo de confusión no es en sí misma una cuestión jurídica, sino material.

Un cuestión que responde a una valoración sobre el comportamiento de los usuarios, el grado de conocimiento de la marca prioritaria, la forma en la que se so licita, se adquiere o se recomienda entre los usuarios, la especialización de los consumidores o los clientes del producto, el grado de recuerdo que conservan en el momento de consumir de nuevo, las circunstancias en las que se efectúa la elección, la notoriedad de una y otra marca o de la empresa titular en el segmento del mercado en el que actúan y otros factores similares.

Cuando, como sucede, el enfrentamiento entre las partes se refiere al grado de similitud entre las marcas en cuestión y la posibilidad de confusión, corresponde a las partes la carga de probar sus afirmaciones. Así lo imponen los artículos 216 y 217 de la Ley de Enjuiciamiento civil , carga que sólo queda dispensada respecto a los hechos o circunstancias que sean de notoriedad absoluta general -artículo 281.4 LECi-. En este contexto, las decisiones de la Oficina Española de Patentes y Marcas merecen la presunción de validez que les otorga el ordenamiento y también un margen de deferencia a un órgano que mantiene una posición neutral en el conflicto y que goza de una especialización técnica y un conocimiento de los mercados que acentúan dicha presunción.

En consecuencia, y de acuerdo con las reglas ordinarias sobre la carga de la prueba, corresponde a la recurrente acreditar con las pruebas que correspondan el error de apreciación que imputa a la OEPM, sin que sea suficiente la mera oposición de una apreciación diferente salvo el caso de que la misma se refiera a circunstancias notorias.

En el caso que nos ocupa el conflicto se genera con una marca anterior, de forma que hay que afrontar la cuestión a partir de la valoración del grado de similitud de ambas marcas consideradas en su conjunto y teniendo en cuenta la posibilidad de confusión por parte los usuarios o los operadores en el segmento de mercado en el que concurren, de forma que lo determinante en este caso es la singularidad propia de las marcas en conflicto.

Pues bien, tanto la mayor parte de las marcas prioritarias como la marca solicitada son mixtas ya que ambas combinan denominación y diseño gráfico. Como se ha argumentado, hay que apreciar las marcas en su conjunto, sin valorar aisladamente los vocablos utilizados, y sin que sea admisible descomponer los distintivos en las partes que integran la marca.

En el caso que nos ocupa ciertamente la parte estrictamente coincidente en las marcas en conflicto se limita a dos letras del abecedario: la B y la S, siendo diferente el resto de la denominación. Ahora bien, como se ha mencionado, lo relevante es la comparación de las dos marcas en su conjunto, una comparación que debe hacerse desde la perspectiva del riesgo de asociación o confusión por parte de los operadores en el mercado. Pues bien, en el caso que nos ocupa se puede establecer una similitud que pueda llevar a confusión por las siguientes razones: * En primer lugar la identidad se establece en la parte dominante de ambas denominaciones que es el conjunto 'BS'. Cabe señalar que el resto de la denominación discutida se refiere a la descripción de un tipo de servicio, mientras que las letras BS sugieren el origen empresarial de aquel.

* En cuanto a la denominación cabe señalar también la proximidad entre el vocablo 'SHOPPER' en la denominaciò0n impugnada y el vocablo 'SHOPPING' en una de las denominaciones prioritarias que opone la actora.

* A ello se añade una identidad en el círculo que enmarca las letras BS y en el color del mismo.

* También se da una identidad absoluta en el campo aplicativo puesto que las marcas enfrentadas quedan todas ellas referidas a la clase 36, como se ha señalado.

A las anteriores razones debemos añadir que esta misma Sala i sección se ha pronunciado en casos semejantes. Así, la sentencia de 26 de marzo de 2012 (recurso nº 397/09 ) denegó el registro de la marca '& BS CUATRO SL' en la clase 36 al apreciar que las letras BS tenían identidad propia y eran dominantes.

Así mismo, la sentencia de 5 de octubre de 2011 (recurso nº 398/09 ) denegó la marca '& BS COMPANY' al constatar que las letras 'BS' tienen una clara notoriedad y renombre en el sector inmobiliario para identificar al Banco de Sabadell, una de las principales entidades de crédito en nuestro país.

Cabe señalar en este último sentido que el artículo 8 de la Ley 17/2001 dispensa una protección reforzada en el caso de las marcas notorias puesto que en tal caso el riesgo no se limita a la posible confusión de productos sino a la asociación entre la marca notoria preexistente y los productos de la nueva marca, de forma que pueda sugerir que aquella ampara éstos.

Las anteriores consideraciones llevan a anular la resolución impugnada.



TERCERO.- El artículo 139 de la Ley Jurisdiccional dispone que se impondrán las costas procesales a la parte que vea desestimadas sus pretensiones. Atendidas las circunstancias del caso y su escasa complejidad sustantiva y procesal, corresponde limitar las costas a la cantidad de 800 euros.

Fallo

Considerando los fundamentos mencionados, HEMOS RESUELTO Primero.- Estimar el recurso presentado por Banco de Sabadell SA contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 19 de enero de 2016, y anular la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que registró la marca 'BRAIN SHOPPER BS'.

Segundo.- Imponer las costas procesales a la Administración demandada, costas que no superarán la cantidad de 800 euros.

Notifíquese la presente resolución a las partes, llevándose testimonio a los autos principales, haciéndoles saber que contra la misma se puede interponer, si procede, recurso de casación. El recurso deberá prepararse ante esta sección en el plazo de treinta días contado desde la notificación de la sentencia de acuerdo con lo que dispone el artículo 89.1 de la Ley de la jurisdicción contencioso administrativa en la redacción efectuada por la Ley orgánica 7/15, en relación con lo previsto en los artículos 86 y siguientes de la misma Ley .

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.