Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 458/2019, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 88/2018 de 19 de Junio de 2019

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009730
NIG: 28.079.00.3-2018/0002276
P.O. 88/2018
SENTENCIA Nº 458 /2019
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
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Ilustrísimos señores:
Presidente:
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª. María de la Soledad Gamo Serrano
En la villa de Madrid, a diecinueve de junio de dos mil diecinueve.
Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el recurso núm. 88/2018, interpuesto
por Zumba Fitness, L.L.C., representada por D. Angel Rojas Santos y defendida por Dª. Aida Tarí Lázaro, en
materia de propiedad industrial, figurando como parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, representada y defendida por el Abogado del Estado, siendo
la cuantía indeterminada.
Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dª. María de la Soledad Gamo Serrano, quien expresa el
parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- En fecha 29 de enero de 2018 D. Angel Rojas Santos, en representación de Zumba Fitness, L.L.C., interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 23 de noviembre de 2017, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 29 de mayo del mismo año, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 16 de febrero, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.



SEGUNDO.- El 12 de abril de 2018 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: el 7 de octubre de 2016 se presentó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas solicitud de registro de marca en favor de D. Eugenio para la denominación 'ZUMBAOS' (mixta), formulando la demandante oposición en defensa de anteriores registros de marca en España ['ZUMBA' (denominativa), en clases 9, 25 y 41) y de la Unión Europea ['ZUMBA FITNESS' (denominativa), en clases 9, 25 y 41; 'ZUMBA FITNESS' (mixta), en clases 9, 25 y 41; 'AQUAZUMBA' (denominativa), en clase 41; 'ZUMBA SENTAO' (denominativa), en clases 9, 25 y 41; 'ZUMBATOMIC' (denominativa), en clases 9, 25 y 41; y 'ZUMBATHON' (denominativa) en clases 25, 36 y 41]; la marca fue finalmente concedida por estimarse el distintivo solicitado y las marcas oponentes suficientemente diferenciados en su conjunto gráfico-denominativo-conceptual, pese a que la marca concedida incorpora la marca notoria 'ZUMBA' propiedad de la recurrente, tratándose de una marca -y no de un nombre genérico- que designa una serie de programas de acondicionamiento físico combinados con bailes latinos y goza de renombre mundial indiscutible, como ha sido reconocido anteriormente por la propia Oficina Española de Patentes y Marcas, por lo que deviene aplicable la prohibición del artículo 8.3 de la Ley de Marcas; además de ello existe identidad denominativa, fonética y visual que genera riesgo de confusión determinante de la aplicación de la prohibición relativa del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001.

Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se anule la resolución recurrida y se deniegue la concesión del registro de la marca núm. 3.633.171 para el distintivo 'ZUMBAOS' por su incompatibilidad con las marcas prioritarias invocadas por la oponente.



TERCERO.- Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando el Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por existir una identidad o semejanza denominativa y fonética pero no darse la necesaria identidad gráfica y de relación aplicativa, por lo que la discrepancia que, legítimamente, se plantea por la oponente no es suficiente como para revocar la resolución recurrida, careciendo de relevancia los precedentes que se citan en el escrito de la demanda, al ser pacíficamente reconocido por la jurisprudencia que no es posible admitir como motivo favorable a la concesión o denegación registral los precedentes administrativos, pues la actuación del Registro no vincula a los Tribunales ni al propio Registro, al constituir la concesión o denegación de la inscripción un acto de carácter reglado y no discrecional.



CUARTO.- Reputándose improcedente el recibimiento del pleito a prueba, por las razones expuestas en el Auto de fecha 8 de mayo de 2018, fue evacuado por las partes trámite de conclusiones escritas, con el resultado que consta, señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 13 de junio de 2019.



QUINTO.- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

A los que son de aplicación los consecuentes,

Fundamentos

PRIMERO.- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 23 de noviembre de 2017, desestimatoria del recurso de alzada entablado por Zumba Fitness, L.L.C. contra la dictada el 29 de mayo del mismo año, de concesión de la marca núm. 3.633.171 'ZUMBAOS' para la clase 41 del Nomenclátor Internacional.

La precitada resolución estima que no procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por existir entre la marca solicitada y el signo prioritario suficientes diferencias y no concurrir, por tanto, los presupuestos determinantes de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, no existiendo una similitud o semejanza entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos que pueda generar un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios.



SEGUNDO.- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor ' Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular'.

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que ' (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores.

Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fín de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.



TERCERO.- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta '(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares', por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004)].



CUARTO.- Pues bien, siendo idénticos o similares en este caso los campos aplicativos entre la marca que pretende registrarse y la prioritaria tratándose de productos o servicios de la clase 41 (servicios de ocio y entretenimiento) restaría por analizar si existe un grado de similitud o semejanza entre los signos que comporte riesgo de confusión en los consumidores y la respuesta que se impone es afirmativa.

En efecto, por más que pueda apreciarse diferencia conceptual entre la marca concedida -'ZUMBAOS'- y las prioritarias 'ZUMBA', 'ZUMBA FITNESS', 'AQUAZUMBA', 'ZUMBA SENTAO', 'ZUMBATOMIC' y 'ZUMBATHON' como expone la parte actora en los fundamentos de derecho de su escrito rector lo cierto es que la semejanza fonético- denominativa existente junto con la identidad aplicativa puede generar riesgo de confusión y, en todo caso, de asociación en el mercado entre los signos enfrentados, dada la existencia de una familia de marcas en las que el elemento común distintivo es el vocablo 'ZUMBA' al que la nueva marca se limita a añadir la terminación '...OS', sin que las diferencias gráficas existentes tengan suficiente fuerza distintiva como para eliminar el riesgo aludido, máxime teniendo en cuenta la identidad o similitud de campos aplicativos.

No puede dejar de notarse que, como se expone igualmente en el escrito rector, al ser las marcas previas notorias o renombradas -según ha quedado incuestionado y acredita, en todo caso, la documental aportada con la demanda (no impugnada de contrario y con los efectos probatorios, en consecuencia, que determinan los artículos 319 y 326 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de aplicación supletoria en este ámbito jurisdiccional específico)- ese carácter impide el registro de signos distintivos para productos o servicios idénticos o similares que, como es el caso, suscite riesgo de evocación, induciendo en el consumidor medio error o confusión en cuanto a su origen empresarial.



QUINTO.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la estimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a la demandada, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado tercero del mismo precepto legal, señala 1.500 euros como cuantía máxima, por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que debemos ESTIMAR y ESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. Angel Rojas Santos, en nombre de Zumba Fitness, L.L.C., contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 23 de noviembre de 2017, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 29 de mayo del mismo año, anulando y dejando sin efecto la concesión de la marca núm. 3.633.171 'ZUMBAOS' para la clase 41 del Nomenclátor Internacional e imponiendo a la demandada el pago de las costas procesales, con el límite máximo mencionado en el último de los fundamentos de la presente Sentencia.

Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0088-18 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0088-18 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos de que dimana, con inclusión del original en el Libro de Sentencias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. José Ramón Chulvi Montaner Dª. María de la Soledad Gamo Serrano