Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 49/2020, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 718/2018 de 13 de Febrero de 2020

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2018/0018123
P.O. 718/2018
SENTENCIA Nº 49/2020
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCISO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
__________
Ilustrísimos Señores:
Presidente:
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dña. María Soledad Gamo Serrano
En la villa de Madrid, a trece de febrero de dos mil veinte.
Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el recurso núm. 718/2018, interpuesto por
Tiendanimal Comercio Electrónico de Artículos para Mascotas, S.L., representada por Dª Carmen Moreno
Ramos y defendida por Dª. Teresa González Martínez en materia de propiedad industrial, figurando como
parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
representada y defendida por el Abogado del Estado, siendo la cuantía indeterminada.
Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dª. María de la Soledad Gamo Serrano, quien expresa el parecer de
la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- En fecha 30 de julio de 2018 Dª Carmen Moreno Ramos, en representación de Tiendanimal Comercio Electrónico de Artículos para Mascotas, S.L., interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 7 de junio de 2018, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 16 de noviembre de 2017, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 5 de septiembre, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.



SEGUNDO.- El 15 de octubre de 2018 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: el 20 de abril de 2017 fue solicitada por Tiendanimal Comercio Electrónico de Artículos para Mascotas, S.L. la marca consistente en el conjunto gráfico denominativo 'Clinicanimal+' para distinguir productos de las clases 5 y 44, siendo denegado el registro por la Oficina Española de Patentes y Marcas por reputar concurrentes las prohibiciones prevenidas en los apartados 1.b) y 1.c) del artículo 5 de la Ley de Marcas; el registro de la marca ha sido indebidamente denegado, no habiéndose valorado adecuadamente por la Oficina Española de Patentes y Marcas las características de la marca solicitada; constituyendo el artículo 5.1, en sus apartados b) y c), norma que supone una limitación de derechos de los administrados (en concreto de un derecho de propiedad industrial) que, por tanto, ha de ser objeto de aplicación estricta, no extensible a supuestos que no se encuentren en su totalidad situados dentro del círculo de protección que expresa la norma, el contenido que deba darse al concepto jurídico indeterminado 'carecer de carácter distintivo' debe ser estricto y riguroso, de modo que la marca merecedora de dicho calificativo debe ser una marca que no ostente, en absoluto, distintividad alguna no concurre el primero de los motivos en que sustenta la Oficina Española de Patentes y Marcas su resolución denegatoria, no concurriendo los requisitos legales y jurisprudenciales para reputar a la marca solicitada carente de distintividad; asimismo y teniendo en cuenta la interpretación restrictiva que exige el ordenamiento jurídico como parámetro de examen, para que concurra el supuesto de marca meramente descriptiva a que hace mención el artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas es necesario que esté compuesta, en exclusiva, por signos o indicaciones relativas a características concretas de los productos o servicios solicitados, permitiendo el artículo 5.3 de la misma Ley el registro de marcas que estén compuestas por una conjunción de elementos descriptivos, siempre que el conjunto resulte distintivo por sí mismo, pues lo que se prohíbe son las indicaciones claras y directas de características de los productos o servicios solicitados, quedando fuera de la prohibición las marcas que puedan considerarse 'alusivas' o 'sugestivas', teniendo la marca solicitada en este caso suficiente fuerza individualizadora para poder determinar el origen de los productos de clase 5 y servicios de clase 44 solicitados; son numerosísimas las marcas registradas por terceros de características esencialmente idénticas a las que presenta la solicitada por la recurrente, por lo que se ha producido una vulneración del principio de seguridad jurídica; por lo demás, de estimarse que nos encontramos ante una marca descriptiva concurriría el supuesto de excepción prevenido en el artículo 5.2 de la Ley de Marcas, al tratarse el signo cuyo registro se interesa de un distintivo ya conocido por los consumidores.

Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se declaren nulas y no conformes a Derecho las resoluciones recurridas, procediendo a la concesión de la marca solicitada.



TERCERO.- Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando el Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, por carecer el signo de carácter distintivo, constituyendo una denominación de carácter genérico o descriptivo que puede producir confusión en los consumidores y usuarios, al poder referirse a cualquier clínica de animales, siendo el elemento gráfico muy secundario y careciendo de relevancia los precedentes administrativos y jurisprudenciales que cita la recurrente en su escrito de demanda, al constituir la concesión o denegación de la inscripción un acto reglado y no discrecional, en el que nunca puede entrar en juego el precedente.



CUARTO.- Acordado el recibimiento del pleito a prueba fue propuesta y admitida documental, en exclusiva, evacuando oportunamente las partes trámite de conclusiones escritas, con el resultado que consta y señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 30 de enero de 2020.



QUINTO.- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

A los que son de aplicación los consecuentes,

Fundamentos

PRIMERO.- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 7 de junio de 2018, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la dictada el 16 de noviembre de 2017, de denegación del registro de la marca núm. 3.662.425, 'Clinicanimal+' (mixta) para distinguir productos o servicios de las clases 5 ('productos y sustancias veterinarios; productos farmacéuticos para fines veterinarios') y 55 ('servicios veterinarios') del Nomenclátor Internacional.

La precitada resolución estima que procede aplicar en el caso concreto las causas de prohibición de registro contenidas en los apartados b) y c) del artículo 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por no tener la combinación de vocablos ningún elemento suficientemente característico que le aporte suficiente distintividad, necesaria para individualizar y distinguir en el mercado los servicios de una empresa de los de otra y siendo mera expresión genérica indicativa de una característica del servicio obtenido.



SEGUNDO.- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor ' Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular'.

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que ' (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

La esencialidad de la nota o función distintiva expuesta justifica la inclusión, entre las denominadas prohibiciones absolutas -de aplicación restrictiva, como ha puntualizado esta Sala y Sección en Sentencias de 15 de noviembre de 2012 (rec. 671/2009), 9 de octubre de 2013 (rec. 460/2010) y de 23 de diciembre del mismo año (rec. 351/2011)-, la prohibición de registrar como marca aquellos signos que carezcan de carácter distintivo o que se compongan, exclusivamente, de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios a que hace mención el artículo 5.1 de la Ley de Marcas, en sus apartados b) y c), respectivamente, puntualizando al respecto la STS 22 julio 2015 (rec. 91/2015) citada por la parte actora en los fundamentos de derecho de su escrito rector que ' (...) la prohibición absoluta de registro prevista en el artículo 5.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, resulta aplicable en aquellos supuestos en que los signos utilizados en la configuración de la marca carecen de carácter distintivo, por no ser apropiados para cumplir la función esencial de identificar el origen empresarial de los productos o servicios ofrecidos respecto de los de otras empresas', añadiendo la meritada Sentencia, con cita de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de junio de 2014 (C-217/13 y C-218/13) que ' para apreciar el carácter distintivo de una marca debe ponderarse, por un lado, en relación con los productos o servicios reivindicados que tiene la marca, y, por otro, la percepción que se presume produce en los consumidores o usuarios de los sectores interesados, respecto de la fuerza individualizadora del signo marcario, a los efectos de determinar si la marca es intrínsecamente idónea para identificar el producto o servicio en cuestión como perteneciente a una empresa determinada'. En similares términos se pronuncia la posterior STS 7 marzo 2018 (casación 1364/2017), con cita de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea expuesta en las sentencias de 10 de septiembre de 2009 (C-446/07), 8 de junio de 2017 ( C-689/15), y 6 de julio de 2017 ( C-139/16), interpretando el Derecho Comunitario de Marcas, que informa la legislación española marcaria, en la que se expone igualmente que ' (...) la función que cumplen es la de garantizar al consumidor o al usuario final de un producto o servicio la identidad de origen del producto o del servicio reivindicado, permitiéndoles distinguir, sin confusión posible, dicho producto o servicio de los de otras procedencias'.

En cuanto a la prohibición absoluta que contempla el artículo 5.1.c) puntualiza la STS 16 febrero 2011 (casación 1023/2010) que la ratio de la referida prohibición ' (...) reside en preservar que las expresiones que describen las propiedades de los productos estén a la libre disposición de todos los empresarios que operan en el correspondiente sector, impidiendo que puedan ser monopolizadas en exclusiva por un sólo empresario en perjuicio de los demás, lo que se justifica en que no tienen propiamente una función identificadora del origen o procedencia empresarial, en cuanto no permiten al consumidor reconocer el origen del producto designado por la marca'. En idéntico sentido se pronuncian, entre otras, las SSTS 9 febrero 2009 (casación 5934/2006) y 15 diciembre 2010 (casación 1928/2010), Sentencia esta última en la que se incide en la consideración de que ' La aplicación de la prohibición absoluta de registro contemplada en el artículo 5.1 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, se circunscribe únicamente a aquellos signos o indicaciones que pueden servir, en el uso normal del comercio, desde el punto de vista del consumidor, para designar directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, un producto o un servicio, o aquellas marcas compuestas por signos o indicaciones descriptivas en que el conjunto resultante carece, asimismo, del carácter de distintividad', en tanto que la STS 25 enero 2010 (casación 1007/2009) puntualiza que ' las marcas, para ser consideradas descriptivas, han de serlo en relación con los productos o servicios amparados y evaluando el signo en su integridad. Si contiene algún elemento distintivo, aunque los restantes no lo sean, el signo superará la prohibición absoluta. Lo mismo sucede cuando la presentación del signo dote al conjunto denominativo, gráfico o mixto de una peculiaridad que permita ser percibido por el ciudadano medio como un signo distintivo y no como una mera información o descripción'.



TERCERO.- Pues bien, descendiendo al supuesto concreto aquí examinado estimamos que el signo cuya inscripción se pretende incurre en las prohibiciones absolutas a que hemos hecho mención en el fundamento de derecho que antecede, tanto desde la perspectiva de la consideración individual de cada uno de los vocablos que componen la marca solicitante como en la apreciación conjunta de la misma.

En primer lugar porque la marca solicitada se compone de dos palabras -perfectamente identificables, al conformarse el signo mediante la conjunción de las mismas y empleando como vocal común la 'a' con la que termina el primero de los vocablos ('clínica') utilizados y comienza el segundo ('animal')- que, tanto si son aisladamente contempladas como desde la perspectiva del conjunto que resulta de su utilización asociada, tienen un evidente carácter genérico y descriptivo, sin fuerza identificadora alguna, no siendo intrínsecamente idóneas para cumplir la función esencial de identificar el origen empresarial o corporativo de los productos o servicios reivindicados respecto de los de otras empresas u organismos -o, dicho de otro modo, para identificar el producto o servicio en cuestión como perteneciente a una empresa determinada-, siendo los vocablos aludidos meramente descriptivos de una clase específica de productos y servicios de los incluidos en el Nomenclátor Internacional como son los relacionados con los propios de la sanidad animal (servicios o productos veterinarios).

Es de tener en cuenta al efecto que, sin duda, el elemento predominante de la marca aspirante es el denominativo 'Clinicanimal', que es el que, por su expresividad, capta directamente la atención del público, mientras que los elementos gráficos revisten un carácter secundario en la composición del signo, sin dotar de fuerza individualizadora idónea para enervar cuanto ha quedado expuesto el mero hecho de que el distintivo se encuentre configurado por una representación gráfica cuando la misma se circunscribe a la inserción de la representación gráfica de una cruz en el margen superior derecho del elemento denominativo ni la tipología de la letra o la especial combinación de colores a que hace mención la recurrente en su escrito de demanda.

Lo anterior enlaza con la efectiva concurrencia del supuesto de hecho constitutivo de la segunda de las prohibiciones absolutas anteriormente aludidas pues, en efecto y como se pone de manifiesto en la resolución administrativa impugnada, el signo reivindicado está compuesto por vocablos identificativos y descriptivos del producto y evocativos de los servicios designados, como hemos dicho.



CUARTO.- Se invoca, por otra parte, por la entidad recurrente la concurrencia en el supuesto concreto objeto de análisis de la excepción contemplada en el artículo 5.2 de la Ley de Marcas Como afirma la STS 2 diciembre 2013 (casación 4301/2012) la entrada en juego de esta posibilidad excepcional requiere que la parte actora acredite que los consumidores españoles venían asociando de modo constante y reiterado, con exclusión de otros, el pretendido signo distintivo a sus productos o servicios, dotando a aquel sobrevenidamente del carácter distintivo al que nos venimos refiriendo.

Así las cosas lo cierto es que, a pesar del esfuerzo probatorio desarrollado por la parte recurrente -a quien incumbe la cumplida acreditación de dicho extremo, tanto en cuanto hecho constitutivo de su pretensión como desde la perspectiva de la disponibilidad o facilidad probatoria a que hace mención el artículo 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (de aplicación supletoria en este ámbito jurisdiccional específico, según el artículo 4 de la Ley Procesal Civil y la Disposición final primera de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa)-, no ha resultado acreditado de forma determinante que como consecuencia del uso, la marca solicitada haya adquirido distintividad en los sectores interesados y que en el caso concreto el consumidor medio perciba efectivamente que el producto proviene de una empresa determinada, esto es, que identifique su origen empresarial, por más que la documental aportada pudiera acreditar un cierto reconocimiento de la expresión y un gran número de ventas del producto lo que, como indica la STS 14 julio 2009 (casación 5902/2007) para similar alegación, no es suficiente a los efectos de apreciar que se trata de un supuesto en que se ha adquirido el carácter distintivo por el uso, que exige, un uso intenso y significativo del signo de tal entidad que venga a identificar el producto en los sectores interesados o de referencia y su atribución a una exclusiva y única procedencia empresarial.



QUINTO.- Resta por significar que, conforme es doctrina reiterada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, expuesta en Sentencias de 6 de noviembre de 2015 (casación 965/2013) y 27 septiembre 2017 (casación 557/2016), entre otras muchas, los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son directamente vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos en su actuación al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución, en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas contempladas en dicho Cuerpo legal.

En tal sentido la STS 22 octubre 2009 (casación 3385/2008), con cita de anteriores resoluciones del Alto Tribunal, afirma que ' (...) los precedentes en esta materia de marcas tienen una escasa y muy ocasional relevancia cuando van referidos a las propias comparaciones entre otras marcas o productos, puesto que difícilmente tales comparaciones coinciden en términos que permitan sacar conclusiones aplicables a supuestos siempre distintos y con características propias respecto a signos y productos', por lo que debe descartarse en estos supuestos pueda reputarse vulnerado el principio de igualdad ante la Ley o el de seguridad jurídica por apartarse de los precedentes invocados, porque en el Derecho de Marcas no es aplicable la analogía para determinar la registrabilidad de un determinado signo distintivo, al deber examinar su capacidad diferenciadora respecto de otros signos o marcas registradas conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.



SEXTO.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la desestimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a la demandante, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado tercero del mismo precepto legal, señala 3.000 euros como cuantía máxima, por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 30 de julio de 2018 Dª Carmen Moreno Ramos, en representación de Tiendanimal Comercio Electrónico de Artículos para Mascotas, S.L., interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 7 de junio de 2018, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 16 de noviembre de 2017, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 5 de septiembre, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.



SEGUNDO.- El 15 de octubre de 2018 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: el 20 de abril de 2017 fue solicitada por Tiendanimal Comercio Electrónico de Artículos para Mascotas, S.L. la marca consistente en el conjunto gráfico denominativo 'Clinicanimal+' para distinguir productos de las clases 5 y 44, siendo denegado el registro por la Oficina Española de Patentes y Marcas por reputar concurrentes las prohibiciones prevenidas en los apartados 1.b) y 1.c) del artículo 5 de la Ley de Marcas; el registro de la marca ha sido indebidamente denegado, no habiéndose valorado adecuadamente por la Oficina Española de Patentes y Marcas las características de la marca solicitada; constituyendo el artículo 5.1, en sus apartados b) y c), norma que supone una limitación de derechos de los administrados (en concreto de un derecho de propiedad industrial) que, por tanto, ha de ser objeto de aplicación estricta, no extensible a supuestos que no se encuentren en su totalidad situados dentro del círculo de protección que expresa la norma, el contenido que deba darse al concepto jurídico indeterminado 'carecer de carácter distintivo' debe ser estricto y riguroso, de modo que la marca merecedora de dicho calificativo debe ser una marca que no ostente, en absoluto, distintividad alguna no concurre el primero de los motivos en que sustenta la Oficina Española de Patentes y Marcas su resolución denegatoria, no concurriendo los requisitos legales y jurisprudenciales para reputar a la marca solicitada carente de distintividad; asimismo y teniendo en cuenta la interpretación restrictiva que exige el ordenamiento jurídico como parámetro de examen, para que concurra el supuesto de marca meramente descriptiva a que hace mención el artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas es necesario que esté compuesta, en exclusiva, por signos o indicaciones relativas a características concretas de los productos o servicios solicitados, permitiendo el artículo 5.3 de la misma Ley el registro de marcas que estén compuestas por una conjunción de elementos descriptivos, siempre que el conjunto resulte distintivo por sí mismo, pues lo que se prohíbe son las indicaciones claras y directas de características de los productos o servicios solicitados, quedando fuera de la prohibición las marcas que puedan considerarse 'alusivas' o 'sugestivas', teniendo la marca solicitada en este caso suficiente fuerza individualizadora para poder determinar el origen de los productos de clase 5 y servicios de clase 44 solicitados; son numerosísimas las marcas registradas por terceros de características esencialmente idénticas a las que presenta la solicitada por la recurrente, por lo que se ha producido una vulneración del principio de seguridad jurídica; por lo demás, de estimarse que nos encontramos ante una marca descriptiva concurriría el supuesto de excepción prevenido en el artículo 5.2 de la Ley de Marcas, al tratarse el signo cuyo registro se interesa de un distintivo ya conocido por los consumidores.

Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se declaren nulas y no conformes a Derecho las resoluciones recurridas, procediendo a la concesión de la marca solicitada.



TERCERO.- Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando el Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, por carecer el signo de carácter distintivo, constituyendo una denominación de carácter genérico o descriptivo que puede producir confusión en los consumidores y usuarios, al poder referirse a cualquier clínica de animales, siendo el elemento gráfico muy secundario y careciendo de relevancia los precedentes administrativos y jurisprudenciales que cita la recurrente en su escrito de demanda, al constituir la concesión o denegación de la inscripción un acto reglado y no discrecional, en el que nunca puede entrar en juego el precedente.



CUARTO.- Acordado el recibimiento del pleito a prueba fue propuesta y admitida documental, en exclusiva, evacuando oportunamente las partes trámite de conclusiones escritas, con el resultado que consta y señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 30 de enero de 2020.



QUINTO.- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

A los que son de aplicación los consecuentes, FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 7 de junio de 2018, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la dictada el 16 de noviembre de 2017, de denegación del registro de la marca núm. 3.662.425, 'Clinicanimal+' (mixta) para distinguir productos o servicios de las clases 5 ('productos y sustancias veterinarios; productos farmacéuticos para fines veterinarios') y 55 ('servicios veterinarios') del Nomenclátor Internacional.

La precitada resolución estima que procede aplicar en el caso concreto las causas de prohibición de registro contenidas en los apartados b) y c) del artículo 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por no tener la combinación de vocablos ningún elemento suficientemente característico que le aporte suficiente distintividad, necesaria para individualizar y distinguir en el mercado los servicios de una empresa de los de otra y siendo mera expresión genérica indicativa de una característica del servicio obtenido.



SEGUNDO.- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor ' Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular'.

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que ' (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

La esencialidad de la nota o función distintiva expuesta justifica la inclusión, entre las denominadas prohibiciones absolutas -de aplicación restrictiva, como ha puntualizado esta Sala y Sección en Sentencias de 15 de noviembre de 2012 (rec. 671/2009), 9 de octubre de 2013 (rec. 460/2010) y de 23 de diciembre del mismo año (rec. 351/2011)-, la prohibición de registrar como marca aquellos signos que carezcan de carácter distintivo o que se compongan, exclusivamente, de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios a que hace mención el artículo 5.1 de la Ley de Marcas, en sus apartados b) y c), respectivamente, puntualizando al respecto la STS 22 julio 2015 (rec. 91/2015) citada por la parte actora en los fundamentos de derecho de su escrito rector que ' (...) la prohibición absoluta de registro prevista en el artículo 5.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, resulta aplicable en aquellos supuestos en que los signos utilizados en la configuración de la marca carecen de carácter distintivo, por no ser apropiados para cumplir la función esencial de identificar el origen empresarial de los productos o servicios ofrecidos respecto de los de otras empresas', añadiendo la meritada Sentencia, con cita de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de junio de 2014 (C-217/13 y C-218/13) que ' para apreciar el carácter distintivo de una marca debe ponderarse, por un lado, en relación con los productos o servicios reivindicados que tiene la marca, y, por otro, la percepción que se presume produce en los consumidores o usuarios de los sectores interesados, respecto de la fuerza individualizadora del signo marcario, a los efectos de determinar si la marca es intrínsecamente idónea para identificar el producto o servicio en cuestión como perteneciente a una empresa determinada'. En similares términos se pronuncia la posterior STS 7 marzo 2018 (casación 1364/2017), con cita de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea expuesta en las sentencias de 10 de septiembre de 2009 (C-446/07), 8 de junio de 2017 ( C-689/15), y 6 de julio de 2017 ( C-139/16), interpretando el Derecho Comunitario de Marcas, que informa la legislación española marcaria, en la que se expone igualmente que ' (...) la función que cumplen es la de garantizar al consumidor o al usuario final de un producto o servicio la identidad de origen del producto o del servicio reivindicado, permitiéndoles distinguir, sin confusión posible, dicho producto o servicio de los de otras procedencias'.

En cuanto a la prohibición absoluta que contempla el artículo 5.1.c) puntualiza la STS 16 febrero 2011 (casación 1023/2010) que la ratio de la referida prohibición ' (...) reside en preservar que las expresiones que describen las propiedades de los productos estén a la libre disposición de todos los empresarios que operan en el correspondiente sector, impidiendo que puedan ser monopolizadas en exclusiva por un sólo empresario en perjuicio de los demás, lo que se justifica en que no tienen propiamente una función identificadora del origen o procedencia empresarial, en cuanto no permiten al consumidor reconocer el origen del producto designado por la marca'. En idéntico sentido se pronuncian, entre otras, las SSTS 9 febrero 2009 (casación 5934/2006) y 15 diciembre 2010 (casación 1928/2010), Sentencia esta última en la que se incide en la consideración de que ' La aplicación de la prohibición absoluta de registro contemplada en el artículo 5.1 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, se circunscribe únicamente a aquellos signos o indicaciones que pueden servir, en el uso normal del comercio, desde el punto de vista del consumidor, para designar directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, un producto o un servicio, o aquellas marcas compuestas por signos o indicaciones descriptivas en que el conjunto resultante carece, asimismo, del carácter de distintividad', en tanto que la STS 25 enero 2010 (casación 1007/2009) puntualiza que ' las marcas, para ser consideradas descriptivas, han de serlo en relación con los productos o servicios amparados y evaluando el signo en su integridad. Si contiene algún elemento distintivo, aunque los restantes no lo sean, el signo superará la prohibición absoluta. Lo mismo sucede cuando la presentación del signo dote al conjunto denominativo, gráfico o mixto de una peculiaridad que permita ser percibido por el ciudadano medio como un signo distintivo y no como una mera información o descripción'.



TERCERO.- Pues bien, descendiendo al supuesto concreto aquí examinado estimamos que el signo cuya inscripción se pretende incurre en las prohibiciones absolutas a que hemos hecho mención en el fundamento de derecho que antecede, tanto desde la perspectiva de la consideración individual de cada uno de los vocablos que componen la marca solicitante como en la apreciación conjunta de la misma.

En primer lugar porque la marca solicitada se compone de dos palabras -perfectamente identificables, al conformarse el signo mediante la conjunción de las mismas y empleando como vocal común la 'a' con la que termina el primero de los vocablos ('clínica') utilizados y comienza el segundo ('animal')- que, tanto si son aisladamente contempladas como desde la perspectiva del conjunto que resulta de su utilización asociada, tienen un evidente carácter genérico y descriptivo, sin fuerza identificadora alguna, no siendo intrínsecamente idóneas para cumplir la función esencial de identificar el origen empresarial o corporativo de los productos o servicios reivindicados respecto de los de otras empresas u organismos -o, dicho de otro modo, para identificar el producto o servicio en cuestión como perteneciente a una empresa determinada-, siendo los vocablos aludidos meramente descriptivos de una clase específica de productos y servicios de los incluidos en el Nomenclátor Internacional como son los relacionados con los propios de la sanidad animal (servicios o productos veterinarios).

Es de tener en cuenta al efecto que, sin duda, el elemento predominante de la marca aspirante es el denominativo 'Clinicanimal', que es el que, por su expresividad, capta directamente la atención del público, mientras que los elementos gráficos revisten un carácter secundario en la composición del signo, sin dotar de fuerza individualizadora idónea para enervar cuanto ha quedado expuesto el mero hecho de que el distintivo se encuentre configurado por una representación gráfica cuando la misma se circunscribe a la inserción de la representación gráfica de una cruz en el margen superior derecho del elemento denominativo ni la tipología de la letra o la especial combinación de colores a que hace mención la recurrente en su escrito de demanda.

Lo anterior enlaza con la efectiva concurrencia del supuesto de hecho constitutivo de la segunda de las prohibiciones absolutas anteriormente aludidas pues, en efecto y como se pone de manifiesto en la resolución administrativa impugnada, el signo reivindicado está compuesto por vocablos identificativos y descriptivos del producto y evocativos de los servicios designados, como hemos dicho.



CUARTO.- Se invoca, por otra parte, por la entidad recurrente la concurrencia en el supuesto concreto objeto de análisis de la excepción contemplada en el artículo 5.2 de la Ley de Marcas Como afirma la STS 2 diciembre 2013 (casación 4301/2012) la entrada en juego de esta posibilidad excepcional requiere que la parte actora acredite que los consumidores españoles venían asociando de modo constante y reiterado, con exclusión de otros, el pretendido signo distintivo a sus productos o servicios, dotando a aquel sobrevenidamente del carácter distintivo al que nos venimos refiriendo.

Así las cosas lo cierto es que, a pesar del esfuerzo probatorio desarrollado por la parte recurrente -a quien incumbe la cumplida acreditación de dicho extremo, tanto en cuanto hecho constitutivo de su pretensión como desde la perspectiva de la disponibilidad o facilidad probatoria a que hace mención el artículo 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (de aplicación supletoria en este ámbito jurisdiccional específico, según el artículo 4 de la Ley Procesal Civil y la Disposición final primera de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa)-, no ha resultado acreditado de forma determinante que como consecuencia del uso, la marca solicitada haya adquirido distintividad en los sectores interesados y que en el caso concreto el consumidor medio perciba efectivamente que el producto proviene de una empresa determinada, esto es, que identifique su origen empresarial, por más que la documental aportada pudiera acreditar un cierto reconocimiento de la expresión y un gran número de ventas del producto lo que, como indica la STS 14 julio 2009 (casación 5902/2007) para similar alegación, no es suficiente a los efectos de apreciar que se trata de un supuesto en que se ha adquirido el carácter distintivo por el uso, que exige, un uso intenso y significativo del signo de tal entidad que venga a identificar el producto en los sectores interesados o de referencia y su atribución a una exclusiva y única procedencia empresarial.



QUINTO.- Resta por significar que, conforme es doctrina reiterada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, expuesta en Sentencias de 6 de noviembre de 2015 (casación 965/2013) y 27 septiembre 2017 (casación 557/2016), entre otras muchas, los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son directamente vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos en su actuación al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución, en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas contempladas en dicho Cuerpo legal.

En tal sentido la STS 22 octubre 2009 (casación 3385/2008), con cita de anteriores resoluciones del Alto Tribunal, afirma que ' (...) los precedentes en esta materia de marcas tienen una escasa y muy ocasional relevancia cuando van referidos a las propias comparaciones entre otras marcas o productos, puesto que difícilmente tales comparaciones coinciden en términos que permitan sacar conclusiones aplicables a supuestos siempre distintos y con características propias respecto a signos y productos', por lo que debe descartarse en estos supuestos pueda reputarse vulnerado el principio de igualdad ante la Ley o el de seguridad jurídica por apartarse de los precedentes invocados, porque en el Derecho de Marcas no es aplicable la analogía para determinar la registrabilidad de un determinado signo distintivo, al deber examinar su capacidad diferenciadora respecto de otros signos o marcas registradas conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.



SEXTO.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la desestimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a la demandante, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado tercero del mismo precepto legal, señala 3.000 euros como cuantía máxima, por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLAMOS Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dª Carmen Moreno Ramos, en nombre de TIENDANIMAL COMERCIO ELECTRÓNICO DE ARTÍCULOS PARA MASCOTAS, S.L., contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 7 de junio de 2018, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 16 de noviembre de 2017, imponiendo a la recurrente el pago de las costas procesales, con el límite máximo mencionado en el último de los fundamentos de la presente Sentencia.

Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sean relevantes y determinantes del fallo impugnado o ante una Sección de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con la composición que determina el artículo 86.3 de la Ley jurisdiccional si el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma, recurso que habrá de prepararse ante esta misma Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de la presente Sentencia mediante escrito que reúna los requisitos expresados en el artículo 89.2 del mismo Cuerpo legal y previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la ley Orgánica del Poder Judicial, que habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente n° 2612-000-85-0718-18 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo n° 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general n° 0049- 3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos de que dimana, con inclusión del original en el Libro de Sentencias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. José Ramón Chulvi Montaner Dña. María Soledad Gamo Serrano