Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 534/2019, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 228/2018 de 17 de Julio de 2019

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2018/0005955
P.O. 228/2018
SENTENCIA Nº 534 /2019
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
Ilustrísimos señores:
Presidente:
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª. María de la Soledad Gamo Serrano
En la villa de Madrid, a diecisiete de julio de dos mil diecinueve.
Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el recurso núm. 228/2018, interpuesto
por Frinsa del Noroeste, S.A., representada por D. José Pedro Vila Rodríguez y defendida por D. Juan Botella
Reyna en materia de propiedad industrial, figurando como parte demandada la Oficina Española de Patentes y
Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, representada y defendida por el Abogacía del Estado,
siendo la cuantía indeterminada.
Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dª. María de la Soledad Gamo Serrano, quien expresa el
parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO .- En fecha 13 de marzo de 2018 D. José Pedro Vila Rodríguez, en representación de Frinsa del Noroeste, S.A., interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 25 de enero de 2018, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 20 de julio de 2017, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 15 de marzo, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.



SEGUNDO .- El 26 de abril de 2018 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: el 13 de diciembre de 2016 se presentó en la Oficina Española de Patentes y Marca solicitud de concesión de la marca mixta denominada RIBEIRA SACRA, oponiéndose la demandante en base a la existencia anterior de las marcas RIBEIRA PROTEINA NATURAL y RIBEIRA, acordándose la concesión de la marca solicitada y siendo desestimado el recurso de alzada interpuesto por la recurrente contra la resolución de concesión por entender que existen suficientes disparidades de conjunto que excluyen todo riesgo de error o confusión en el mercado; existe, sin embargo, una casi identidad denominativa, fonética y conceptual entre los signos en conflicto al ser el término verdaderamente distintivo de las marcas en conflicto el de 'RIBEIRA'; los signos, además, tienen un mismo ámbito aplicativo por ir dirigidos al mismo sector (la restauración), existiendo un claro riesgo de asociación entre los mismos y tratándose de aprovechar el solicitante de la nueva marca del buen nombre de la conservera número 1 de España como es la mercantil actora.

Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se anule la resolución recurrida y, en su lugar, declare que no procede la concesión del registro de la marca 'RIBEIRA SACRA'.



TERCERO .- Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando la Abogada del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por no existir una identidad o semejanza entre el signo cuyo registro se pretende y la marca prioritaria y sus ámbitos de aplicación respectivos que justifique la aplicación de la prohibición contenida en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas , careciendo de relevancia los precedentes administrativos y jurisprudenciales que cita la recurrente en su escrito de demanda, al constituir la concesión o denegación de la inscripción un acto reglado y no discrecional, en el que nunca puede entrar en juego el precedente.



CUARTO .- No habiendo solicitado las partes el recibimiento del pleito a prueba ni estimando pertinente el Tribunal acordarlo de oficio fue evacuado por demandante y Administración demandada trámite de conclusiones escritas, con el resultado que consta, señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 11 de julio de 2019.



QUINTO .- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

A los que son de aplicación los consecuentes,

Fundamentos

PRIMERO .- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 25 de enero de 2018, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 20 de julio de 2017, de concesión de la marca núm. 3.642.816, 'RIBEIRA SACRA' (mixta) y por cuya virtud el registro fue concedido por su compatibilidad con las marcas previas 'RIBERIA' Y 'RIBEIRA PROTEÍNA NATURAL' inscritas a favor de la recurrente en alzada en las clases 35 y 43 del Nomenclátor Internacional.

La precitada resolución estima que no procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, por existir entre la marca solicitada y los signos prioritarios suficientes diferencias de conjunto fonético-denominativas y gráficas y no concurrir, por tanto, los presupuestos determinantes de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, no existiendo una similitud o semejanza entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos que pueda generar un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios.



SEGUNDO .- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor ' Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular '.

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007 ) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014 ) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ) en la que se afirma que ' (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores.

Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible '.

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas , con el fín de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París .

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015 ) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015 ), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.



TERCERO .- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014 ), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007 ), 27 enero 2010 (casación 4306/2008 ) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013 ), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992 ) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta '(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares ', por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002 ) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004 )].



CUARTO .- Pues bien, en este caso no existiendo relación alguna entre los productos o servicios solicitados en la clase 35 respecto de los protegidos por las marcas previas los campos aplicativos respectivos coinciden tratándose de los productos de la clase 43, pues tanto la marca que pretende solicitarse como la marca comunitaria núm. 014591432 se refieren a 'servicios de restauración (alimentación)'.

No apreciamos, sin embargo, en el supuesto concreto sometido a nuestra consideración una similitud o semejanza entre los signos enfrentados que comporte riesgo de confusión en los consumidores.

Como para análisis comparativo similar al que aquí debemos efectuar tuvimos ocasión de concluir en nuestra Sentencia de 9 de julio de 2014 (rec. 2/2012 ), efectuado el examen desde la perspectiva del conjunto denominativo se deduce que si bien es cierto la existencia de semejanza denominativa-fonética en el vocablo 'RIBEIRA', no es menos cierto que el vocablo en cuestión debe contemplarse como de gran debilidad distintiva, como lo prueba el hecho de la existencia de un elevado número de marcas registradas que lo incorpora, por lo que, a efectos de llevar a cabo la correspondiente comparación, debemos tener en cuenta el conjunto denominativo de la solicitada, que contiene otros elementos denominativos y gráficos que la diferencian de la oponente. Así, en primer lugar, el resto de los elementos denominativos que la integran, que además del concreto significado que otorga al conjunto, suponen o dan lugar a una estructura compuesta frente a una estructura unitaria de la oponente.

Debemos destacar aquí también, además, el peculiar conjunto gráfico-cromático que acompaña a la solicitada, que refuerza aún más las disimilitudes denominativo-fonéticas y conceptuales puestas de manifiesto anteriormente. De esta forma, se obtiene así una muy diferente impresión visual, que imposibilita aún más cualquier peligro de confusión derivada de una eventual semejanza denominativa y fonética de las marcas en conflicto. Como pone de manifiesto la Abogada del Estado en su escrito de contestación, los logos de una y otra marca presentan dibujos, colores y grafías netamente diferenciadas: la marca 'RIBEIRA SACRA' tiene una grafía consistente en la silueta de una persona enmarcada con las dos palabras que conforman la marca en la parte superior e inferior, respectivamente, con letras en negro de la misma grafía y un fondo de rayas verde y blanco; en las marcas previas el signo gráfico tiene distintos colores (azul, blanco y rojo) y forma (un rombo azul de fondo).

A este respecto, debemos significar, que es doctrina jurisprudencial reiterada del Tribunal Supremo, como nos recuerda la Sentencia de dicho Alto Tribunal de 6 de julio de 2011 , que ' en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del elemento común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria '.

Como igualmente nos recuerda la precitada Sentencia de 6 de julio de 2011 , con cita de la dictada el 27 de noviembre de 2003 , debemos considerar que ' el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados '.

Siendo en este caso, en suma, los respectivos conjuntos denominativa, gráfica y visualmente distintos, pese a la parcial coincidencia de campos aplicativos, no estimamos que la coexistencia de ambas marcas en el mercado pueda inducir a error o confusión entre el público consumidor respecto de los productos que, respectivamente, distinguen, sin poder reputarse, por lo demás, que las marcas prioritarias de las que la entidad actora es titular sean marcas renombradas cuando, como es el caso, siendo extremo cuya cumplida acreditación incumbía a la recurrente -tanto en cuanto hecho constitutivo de su pretensión como desde la perspectiva de la disponibilidad o facilidad probatoria a que hace mención el artículo 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , de aplicación supletoria en este ámbito jurisdiccional específico ( artículo 4 de la Ley Procesal Civil y Disposición final primera de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa )- la demandante ni tan siquiera ha interesado el recibimiento del pleito a prueba, a lo que hemos de añadir que las circunstancias que conducirían a reputar la marca como renombrada vienen referidas en el escrito de demanda no ya a las prioritarias que tratan de hacerse valer frente a la solicitud de concesión de la nueva marca sino a la propia entidad conservera 'Frinsa'.



QUINTO .- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la desestimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a la demandante, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado tercero del mismo precepto legal, señala 1.500 euros como cuantía máxima, por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. José Pedro Vila Rodríguez, en nombre de FRINSA DEL NOROESTE, S.A , contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 25 de enero de 2018, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 20 de julio de 2017, imponiendo a la demandante las costas procesales, con el límite máximo indicado en el último de los fundamentos de derecho de la presente resolución.

Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de treinta días , contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa , con justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0228-18 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92- 0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0228-18 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos de que dimana, con inclusión del original en el Libro de Sentencias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. José Ramón Chulvi Montaner Dª. María de la Soledad Gamo Serrano