Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 571/2019, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 1089/2018 de 18 de Septiembre de 2019

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2018/0029232
Procedimiento Ordinario 1089/2018
RECURSO 1089/2018
SENTENCIA NÚMERO 571/19
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
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Iltmos. Señores:
Presidente.
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dña. Mª Soledad Gamo Serrano
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En la villa de Madrid, a dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve.
Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el recurso núm. 1089/2018,
interpuesto por Herba Ricemills, S.L.U., representada por Dª Gloria Teresa Robledo Machuca y defendida
por Dª. María José Garreta Rodríguez en materia de propiedad industrial, figurando como parte demandada
la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, representada y
defendida por el Abogado del Estado y Central Lechera Asturiana, Sociedad Agraria de Transformación num
471, representada por D. Gabriel de Diego Quevedo y defendida por Dª Julia García Álvarez, siendo la cuantía
indeterminada.
Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dª. Mª Soledad Gamo Serrano, quien expresa el parecer de
la Sala.

Antecedentes

Primero.- En fecha 14 de septiembre de 2017 Dª Gloria Teresa Robledo Machuca, en representación de Herba Ricemills, S.L.U., interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 12 de noviembre de 2018, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 28 de mayo del mismo año, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 20 de diciembre, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.

Segundo.- El 15 de febrero de 2019 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: el 4 de agosto de 2017 Central Lechera Asturiana, S.A.T. núm 471, solicitó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro de la marca nacional 'VIDA SANA' (mixta) en clases 5, 29, 30 y 32 de la Clasificación de Niza, presentando la actora oposición, que no se tuvo en cuenta por estimar la Oficina Española de Patentes y Marcas que existían diferencias en su conjunto, fonético-denominativas, además de diferencias aplicativas, siendo desestimado el recurso de alzada entablado por Herba Ricemills, S.L.U. contra la resolución de concesión de la referida marca; la anterior conclusión, sin embargo, es errónea, teniendo en cuenta el 'aspecto denominativo' de las marcas enfrentadas, incluyendo el análisis visual y fonético de sus denominaciones y el 'aspecto gráfico', similitudes que, de hecho, no negó la solicitante, la cual, en su defensa, se limitó a esgrimir un antecedente registral que avalaría el registro de la marca solicitada; si bien es cierto que la marca solicitada impugnada incorpora un elemento gráfico, esto no puede ser una diferencia definitiva, especialmente porque las marcas oponentes son marcas denominativas y no tienen otro elemento gráfico con el que compararlas; una defensa basada en una eventual continuidad registral de las marcas de la solicitante, además, es completamente inadmisible, toda vez que el elemento verdaderamente característico y diferenciador de la primera de las marcas -que es la marca notoria 'Central Lechera Asturiana'- ha desaparecido en las dos marcas cuyo registro ha sido solicitado y que han sido impugnadas por parte de la entidad actora, pudiendo constatarse con la sucesión de registros, por otra parte, que el objeto real de protección de la marca que nos ocupa es la denominación 'Vida Sana', obviando el conjunto gráfico que la acompaña; las marcas enfrentadas, por último, cubren algunos productos absolutamente idénticos, otros que son similares en mayor y menor grado y otros que, en todo caso, están relacionados entre sí, lo que impone mayor exigencia o rigurosidad en la apreciación de las denominaciones y signos afines.

Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se anule y deje sin valor ni efecto legal la resolución recurrida y, en su lugar, se declare que dicha resolución es disconforme a Derecho y, en consecuencia, se acuerde denegar definitivamente la marca nacional solicitada núm. 3.678.786 'VIDA SANA' (mixta) para los productos que reivindica en las clases 5, 29, 30 y 32 de la Clasificación de Niza.

Tercero.- Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando el Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por existir suficientes diferencias de conjunto fonético-denominativas y gráficas entre el signo cuyo registro se pretende y la marca prioritaria por lo que, considerando sus respectivas ámbitos aplicativos, su convivencia en el mercado no genera riesgo de confusión para las consumidores.

Por similares consideraciones vino a oponerse a la demanda, solicitando su desestimación, la codemandada Central Lechera Asturiana, S.A.T., a través de su representación procesal.

Cuarto.- Acordado el recibimiento del pleito a prueba fue propuesta y admitida documental, en exclusiva, evacuando las partes trámite de conclusiones escritas, con el resultado que consta y señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 12 de septiembre de 2019.

Quinto.- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

A los que son de aplicación los consecuentes,

Fundamentos

Primero.- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 12 de noviembre de 2018, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 28 de mayo del mismo año, de concesión de la marca núm. 3.678.786, 'VIDA SANA' (mixta) en las clases 5, 29, 30 y 32 del Nomenclátor Internacional.

La precitada resolución estima que no procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por no existir entre la marca solicitada y el signo prioritario semejanzas determinantes de la concurrencia de los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, al existir entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos diferencias que excluyen la existencia de un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios.

Segundo.- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor ' Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular'.

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que ' (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores.

Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fín de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

Tercero.- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta '(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares', por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004)].

Cuarto.- Pues bien, siendo idénticos en este caso los campos aplicativos entre la marca que pretende registrarse y las prioritarias tratándose de productos o servicios de las clases 29 y 30 -aunque, ciertamente y como expone la codemandada en su escrito de contestación, no son coincidentes los productos para los que se han registrado las marcas en liza (con algunas excepciones, como es el caso del arroz)-,la identidad en cuestión no existe tratándose de las clases 5 y 32 no dándose, en cualquier caso, un grado de similitud o semejanza entre los signos que comporte riesgo de confusión en los consumidores.

En efecto, si desde el punto de vista fonético existe similitud entre el vocablo 'VIDASANIA' y el conjunto denominativo 'VIDA SANA' uno y otro signo son distintos desde el punto de vista denominativo y conceptual pues, como se expone en la resolución desestimatoria del recurso de alzada, la marca solicitada se integra por dos vocablos de carácter genérico-descriptivo, en tanto que el signo prioritario aludido y el otro signo esgrimido como causa de oposición por la aquí recurrente ('VIDANIA') se integran por un solo término de carácter sugestivo o evocativo con distinta composición.

A lo anterior se añade la consideración de que, por más que deba darse prevalencia al aspecto denominativo, el signo solicitado se representa con elemento gráfico (un pentágono irregular con la punta hacia debajo de color azul con los laterales entrecortados en forma de cremallera en cuyo interior aparecen tres montañas en color blanco y, con el mismo color, la denominación 'VIDA SANA', cada una de cuyas palabras aparece en renglones diferentes), grafía concreta y característica que, indudablemente, aporta distintividad y debe ser igualmente tomada en consideración, aunque las marcas oponentes sean exclusivamente denominativas.

En suma y como se expone en la resolución impugnada, los respectivos conjuntos son denominativa, denominativa, gráfica y visualmente distintos. Por ello y pese a la parcial coincidencia de campos aplicativos, dadas las diferencias concurrentes a que hemos hecho mención, no estimamos que la coexistencia de ambas marcas en el mercado pueda inducir a error o confusión entre el público consumidor respecto de los productos que, respectivamente, distinguen.

Quinto.- Resta hacer una final alusión al principio de continuidad registral que, invocado en la resolución administrativa impugnada como una de las causas justificativas de la concesión del registro, trata de desvirtuar la recurrente y, al respecto, debemos comenzar por significar, con la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), que una reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de ese Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto que el principio de continuidad registral trata de armonizar los principios de prioridad registral y de especialidad, facultando al titular de una marca a solicitar nuevas inscripciones con las mismas o similares denominaciones siempre que sea para el mismo o similar campo de actividad o de productos y no se genere riesgo de confusión o riesgo de asociación sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios designados.

Como expone la STS 30 noviembre 2015 (casación 930/2015), por remisión a la doctrina contenida en la STS 30 abril 2015 (casación 1588/2014) y las que en esta última se citan, quien con posterioridad a la inscripción de una marca ha obtenido la inscripción de otra marca idéntica o semejante a ella no puede alegar, frente al titular de la prioritaria, un derecho de preferencia del que carece ya que lo que realmente debe proteger el Registro es precisamente el derecho de quien primeramente se inscribió, que al solicitar otra marca con la misma denominación o muy semejante no hace sino extender a otros productos, o a otras modalidades de las permitidas por el Estatuto, ese derecho de preferencia que, naturalmente, excluye todo intento de oposición formulado por quien inscribió después, ya que la nueva inscripción impugnada viene a constituir una continuidad registral de la primitiva, y ha de seguirse con ella un criterio más flexible.

Para aquellos supuestos en los que el titular de una marca más antigua pretende registrar otras ulteriores con la misma denominación y han sido ya registradas por un tercero otra u otras marcas 'intermedias', esto es, posteriores a la primeramente inscrita pero coincidentes con ella, afirma el Alto Tribunal en la Sentencia citada y en la STS 10 noviembre 2015 (casación 310/2015), entre otras muchas, que ' Si bien es cierto que la titularidad de una previa inscripción no conlleva la extensión de una marca a otros productos sino que se requiere la tramitación de los oportunos expedientes independientes para conseguir la armonización entre los principios de prioridad registral y de especialidad, también lo es que la existencia de una previa inscripción atribuirá al titular de la misma el derecho a una nueva inscripción con las mismas o similares denominaciones siempre que lo sea para el mismo o similar campo de actividad o productos'. Esta jurisprudencia se basa en conceder prioridad a la marca que primero tuvo acceso al registro, entendiendo que la que posteriormente pretende inscribir es continuadora de la primera.

Trasladando las anteriores consideraciones al supuesto concreto aquí examinado estimamos que ha de operar la prioridad registral pretendida, pues la nueva marca 'VIDA SANA' puede fácilmente reputarse continuadora de la prioritaria 'VIDA SANA CENTRAL LECHERA ASTURIANA' de la que era titular la entidad codemandada para designar productos en clases 5, 29, 30, 31, 32 y 33, por lo que se trata, en suma, de una nueva inscripción con similar denominación a la primitiva de que era titular la solicitante y coincidiendo el campo de actividad o productos.

Sexto.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la desestimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a la parte actora, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado tercero del mismo precepto legal, señala 1.000 euros como cuantía máxima, para cada uno de los demandados y por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

ANTECEDENTES DE HECHO Primero.- En fecha 14 de septiembre de 2017 Dª Gloria Teresa Robledo Machuca, en representación de Herba Ricemills, S.L.U., interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 12 de noviembre de 2018, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 28 de mayo del mismo año, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 20 de diciembre, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.

Segundo.- El 15 de febrero de 2019 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: el 4 de agosto de 2017 Central Lechera Asturiana, S.A.T. núm 471, solicitó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro de la marca nacional 'VIDA SANA' (mixta) en clases 5, 29, 30 y 32 de la Clasificación de Niza, presentando la actora oposición, que no se tuvo en cuenta por estimar la Oficina Española de Patentes y Marcas que existían diferencias en su conjunto, fonético-denominativas, además de diferencias aplicativas, siendo desestimado el recurso de alzada entablado por Herba Ricemills, S.L.U. contra la resolución de concesión de la referida marca; la anterior conclusión, sin embargo, es errónea, teniendo en cuenta el 'aspecto denominativo' de las marcas enfrentadas, incluyendo el análisis visual y fonético de sus denominaciones y el 'aspecto gráfico', similitudes que, de hecho, no negó la solicitante, la cual, en su defensa, se limitó a esgrimir un antecedente registral que avalaría el registro de la marca solicitada; si bien es cierto que la marca solicitada impugnada incorpora un elemento gráfico, esto no puede ser una diferencia definitiva, especialmente porque las marcas oponentes son marcas denominativas y no tienen otro elemento gráfico con el que compararlas; una defensa basada en una eventual continuidad registral de las marcas de la solicitante, además, es completamente inadmisible, toda vez que el elemento verdaderamente característico y diferenciador de la primera de las marcas -que es la marca notoria 'Central Lechera Asturiana'- ha desaparecido en las dos marcas cuyo registro ha sido solicitado y que han sido impugnadas por parte de la entidad actora, pudiendo constatarse con la sucesión de registros, por otra parte, que el objeto real de protección de la marca que nos ocupa es la denominación 'Vida Sana', obviando el conjunto gráfico que la acompaña; las marcas enfrentadas, por último, cubren algunos productos absolutamente idénticos, otros que son similares en mayor y menor grado y otros que, en todo caso, están relacionados entre sí, lo que impone mayor exigencia o rigurosidad en la apreciación de las denominaciones y signos afines.

Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se anule y deje sin valor ni efecto legal la resolución recurrida y, en su lugar, se declare que dicha resolución es disconforme a Derecho y, en consecuencia, se acuerde denegar definitivamente la marca nacional solicitada núm. 3.678.786 'VIDA SANA' (mixta) para los productos que reivindica en las clases 5, 29, 30 y 32 de la Clasificación de Niza.

Tercero.- Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando el Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por existir suficientes diferencias de conjunto fonético-denominativas y gráficas entre el signo cuyo registro se pretende y la marca prioritaria por lo que, considerando sus respectivas ámbitos aplicativos, su convivencia en el mercado no genera riesgo de confusión para las consumidores.

Por similares consideraciones vino a oponerse a la demanda, solicitando su desestimación, la codemandada Central Lechera Asturiana, S.A.T., a través de su representación procesal.

Cuarto.- Acordado el recibimiento del pleito a prueba fue propuesta y admitida documental, en exclusiva, evacuando las partes trámite de conclusiones escritas, con el resultado que consta y señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 12 de septiembre de 2019.

Quinto.- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

A los que son de aplicación los consecuentes, FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero.- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 12 de noviembre de 2018, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 28 de mayo del mismo año, de concesión de la marca núm. 3.678.786, 'VIDA SANA' (mixta) en las clases 5, 29, 30 y 32 del Nomenclátor Internacional.

La precitada resolución estima que no procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por no existir entre la marca solicitada y el signo prioritario semejanzas determinantes de la concurrencia de los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, al existir entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos diferencias que excluyen la existencia de un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios.

Segundo.- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor ' Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular'.

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que ' (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores.

Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fín de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

Tercero.- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta '(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares', por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004)].

Cuarto.- Pues bien, siendo idénticos en este caso los campos aplicativos entre la marca que pretende registrarse y las prioritarias tratándose de productos o servicios de las clases 29 y 30 -aunque, ciertamente y como expone la codemandada en su escrito de contestación, no son coincidentes los productos para los que se han registrado las marcas en liza (con algunas excepciones, como es el caso del arroz)-,la identidad en cuestión no existe tratándose de las clases 5 y 32 no dándose, en cualquier caso, un grado de similitud o semejanza entre los signos que comporte riesgo de confusión en los consumidores.

En efecto, si desde el punto de vista fonético existe similitud entre el vocablo 'VIDASANIA' y el conjunto denominativo 'VIDA SANA' uno y otro signo son distintos desde el punto de vista denominativo y conceptual pues, como se expone en la resolución desestimatoria del recurso de alzada, la marca solicitada se integra por dos vocablos de carácter genérico-descriptivo, en tanto que el signo prioritario aludido y el otro signo esgrimido como causa de oposición por la aquí recurrente ('VIDANIA') se integran por un solo término de carácter sugestivo o evocativo con distinta composición.

A lo anterior se añade la consideración de que, por más que deba darse prevalencia al aspecto denominativo, el signo solicitado se representa con elemento gráfico (un pentágono irregular con la punta hacia debajo de color azul con los laterales entrecortados en forma de cremallera en cuyo interior aparecen tres montañas en color blanco y, con el mismo color, la denominación 'VIDA SANA', cada una de cuyas palabras aparece en renglones diferentes), grafía concreta y característica que, indudablemente, aporta distintividad y debe ser igualmente tomada en consideración, aunque las marcas oponentes sean exclusivamente denominativas.

En suma y como se expone en la resolución impugnada, los respectivos conjuntos son denominativa, denominativa, gráfica y visualmente distintos. Por ello y pese a la parcial coincidencia de campos aplicativos, dadas las diferencias concurrentes a que hemos hecho mención, no estimamos que la coexistencia de ambas marcas en el mercado pueda inducir a error o confusión entre el público consumidor respecto de los productos que, respectivamente, distinguen.

Quinto.- Resta hacer una final alusión al principio de continuidad registral que, invocado en la resolución administrativa impugnada como una de las causas justificativas de la concesión del registro, trata de desvirtuar la recurrente y, al respecto, debemos comenzar por significar, con la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), que una reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de ese Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto que el principio de continuidad registral trata de armonizar los principios de prioridad registral y de especialidad, facultando al titular de una marca a solicitar nuevas inscripciones con las mismas o similares denominaciones siempre que sea para el mismo o similar campo de actividad o de productos y no se genere riesgo de confusión o riesgo de asociación sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios designados.

Como expone la STS 30 noviembre 2015 (casación 930/2015), por remisión a la doctrina contenida en la STS 30 abril 2015 (casación 1588/2014) y las que en esta última se citan, quien con posterioridad a la inscripción de una marca ha obtenido la inscripción de otra marca idéntica o semejante a ella no puede alegar, frente al titular de la prioritaria, un derecho de preferencia del que carece ya que lo que realmente debe proteger el Registro es precisamente el derecho de quien primeramente se inscribió, que al solicitar otra marca con la misma denominación o muy semejante no hace sino extender a otros productos, o a otras modalidades de las permitidas por el Estatuto, ese derecho de preferencia que, naturalmente, excluye todo intento de oposición formulado por quien inscribió después, ya que la nueva inscripción impugnada viene a constituir una continuidad registral de la primitiva, y ha de seguirse con ella un criterio más flexible.

Para aquellos supuestos en los que el titular de una marca más antigua pretende registrar otras ulteriores con la misma denominación y han sido ya registradas por un tercero otra u otras marcas 'intermedias', esto es, posteriores a la primeramente inscrita pero coincidentes con ella, afirma el Alto Tribunal en la Sentencia citada y en la STS 10 noviembre 2015 (casación 310/2015), entre otras muchas, que ' Si bien es cierto que la titularidad de una previa inscripción no conlleva la extensión de una marca a otros productos sino que se requiere la tramitación de los oportunos expedientes independientes para conseguir la armonización entre los principios de prioridad registral y de especialidad, también lo es que la existencia de una previa inscripción atribuirá al titular de la misma el derecho a una nueva inscripción con las mismas o similares denominaciones siempre que lo sea para el mismo o similar campo de actividad o productos'. Esta jurisprudencia se basa en conceder prioridad a la marca que primero tuvo acceso al registro, entendiendo que la que posteriormente pretende inscribir es continuadora de la primera.

Trasladando las anteriores consideraciones al supuesto concreto aquí examinado estimamos que ha de operar la prioridad registral pretendida, pues la nueva marca 'VIDA SANA' puede fácilmente reputarse continuadora de la prioritaria 'VIDA SANA CENTRAL LECHERA ASTURIANA' de la que era titular la entidad codemandada para designar productos en clases 5, 29, 30, 31, 32 y 33, por lo que se trata, en suma, de una nueva inscripción con similar denominación a la primitiva de que era titular la solicitante y coincidiendo el campo de actividad o productos.

Sexto.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la desestimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a la parte actora, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado tercero del mismo precepto legal, señala 1.000 euros como cuantía máxima, para cada uno de los demandados y por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLAMOS Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dª Gloria Teresa Robledo Machuca, en nombre de HERBA RICEMILLS, S.L.U., contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 12 de noviembre de 2018, desestimatoria del recurso de alzada entablado contra la dictada el 28 de mayo del mismo año, imponiendo a la demandante el pago de las costas procesales, con el límite máximo mencionado en el último de los fundamentos de la presente Sentencia.

Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sean relevantes y determinantes del fallo impugnado o ante una Sección de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con la composición que determina el artículo 86.3 de la Ley jurisdiccional si el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma, recurso que habrá de prepararse ante esta misma Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de la presente Sentencia mediante escrito que reúna los requisitos expresados en el artículo 89.2 del mismo Cuerpo legal y previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la ley Orgánica del Poder Judicial, que habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente n° 2612-000-85-1089-18 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo n° 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general n° 0049- 3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos de que dimana, con inclusión del original en el Libro de Sentencias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. José Ramón Chulvi Montaner Dña. Mª Soledad Gamo Serrano