Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 615/2018, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 470/2015 de 19 de Septiembre de 2018

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2015/0015521
RECURSO 470/2015
SENTENCIA NÚMERO 615/2018
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
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Ilustrísimos señores:
Presidente.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
D. José Daniel Sanz Heredero
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª. Natalia de la Iglesia Vicente
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En la Villa de Madrid, a diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia,
los autos del recurso contencioso-administrativo número 470/2015, interpuesto por la entidad EDUCACIÓN
EMPRESARIAL Y NEGOCIOS INTERNACIONALES, S.L., representada por el Procurador D. Ignacio Melchor
Oruña y dirigida por el Letrado D. José Antonio Calderón Chavero, contra la resolución de 21 de mayo de
2015 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto
contra la resolución dictada el 15 de octubre de 2014, que denegó la solicitud de inscripción de la licencia de
uso 'ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS', nº 201406054, en clase 16.
Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por
el Abogado del Estado y estando personada como codemandada la entidad ESCUELA EUROPEA DE

NEGOCIOS LLC, representada por el Procurador D. José Luis Pinto-Marabotto Ruiz y dirigida por el Letrado
D. Miguel Ángel de la Fuente Rodríguez.

Antecedentes

PRIMERO.- Que previos los oportunos trámites parte recurrente formalizó demanda en la que tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando que en su día previos los trámites legales se dictara Sentencia por la que se declare haber lugar a la demanda, con estimación del recurso contencioso-administrativo, modificando la expresada resolución registral, como acto no conforme a derecho, ordenando consecuentemente la inscripción de la Licencia de signos distintivos, No 201406054 afecta a marcas españolas Nos. 1936050, 1725530, 2593741, 2667437, 2674846 y 2674848 y Nombres Comerciales Nos. 174637 y 174638.



SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado al Sr. Abogado del Estado para que en representación de la Oficina Española de Patentes y Marcas presentara contestación a la demanda, lo que se verificó por escrito presentado en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, la parte terminó suplicando que en su día se dictara sentencia por la que se desestimara íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto y se declararan conformes a Derecho las resoluciones administrativas impugnadas, con condena en costas al actor.

En los mismos términos se opuso a la demanda la interesada personada ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS LLC.



TERCERO.- No acordándose admitido el recibimiento del pleito a prueba y verificado el trámite de conclusiones, se señaló para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 13 de septiembre de 2018 en que tuvo lugar.

Siendo Magistrado Ponente el Ilustrísimo Sr. D. José Ramón Chulvi Montaner.

Fundamentos

PRIMERO.- Es objeto de impugnación en el presente recurso la resolución de 21 de mayo de 2015 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 15 de octubre de 2014, que denegó la solicitud de inscripción de la licencia de uso 'ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS', nº 201406054, en clase 16.

La resolución de la OEPM desestima el recurso de alzada y confirma la denegación de la inscripción de la licencia de uso, por considerar acreditado que las marcas sobre las que se solicita la inscripción de la licencia de uso exclusivo para España son de titularidad de 'Escuela Europea de Negocios LLC' y dicha titularidad se inscribió en el Registro de Marcas por resolución de 13 de junio de 2012, quedando inscrita la transferencia. Y que el 14 de abril de 2014, la entidad 'Educación Empresarial y Negocios Internacionales, S.L:' presentó la solicitud de registro de la licencia de usos exclusivo, en virtud de un 'contrato privado firmando el 8 de noviembre de 2006, elevado a público el 8 de abril de 2014 entre el entonces propietario de los citados signos D. Belarmino , quién al momento de la firma del contrato como licenciante figuraba como titular de los expedientes....'.

Considera la OEPM que en el momento en el que el actual titular inscribió su derecho de propiedad (el 13 de junio de 2012), no había constancia a terceros de ninguna limitación al mismo derecho de propiedad, de acuerdo con el contenido del Registro y, sin embargo, ahora se pretende establecer una clara limitación a esa propiedad inscribiendo una licencia exclusiva de uso a favor de un tercero sobre la base dela existencia de un contrato privado que no tuvo acceso al Registro de Marcas y por ello carece de efectos ante terceros ( art. 46.3 de la Ley de Marcas). Considera la OEPM que resulta de aplicación el artículo 46.4 de la LM en que dispone que 'inscrito en el Registro de Macas alguno de los derechos o gravámenes contemplados en el apartado 2, no puede inscribirse otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con aquél'.



SEGUNDO.- La recurrente impugna la citada resolución de la OEPM alegando los siguientes motivos.

En primer lugar alega la absoluta falta de motivación del acto recurrido, con infracción del artículo 54 dela Ley de Procedimiento Administrativo. Considera la recurrente que en el escrito de contestación al suspenso expuso de manera detallada que el contrato de licencia es vigente y aplicable jurídicamente y hacía una interpretación del art. 1227 del Código Civil, alegación y argumentos que no han sido resueltos por la OEPM En segundo lugar considera que el 'apartado 3 del art. 46 no impide la inscripción de la licencia que pretendemos sino que previene que el efecto es erga omnes, más allá del carácter privado que tenga el documento, una vez sea inscrito en el registro correspondiente' y añade que 'el apartado 4 del art. 46 tampoco impide la inscripción de la licencia, es más sitúa sus postulados cuando surja precisamente la inscripción del negocio jurídico de que se trate según el apartado 2, aunque limitando que la inscripción no pueda hacerse cuando se oponga o resulte incompatible con otro derecho o gravamen anterior PERO DE LA MISMA ENTIDAD OBLIGACIONAL. Estaríamos en el caso en que se intente inscribir una licencia posterior que se oponga a otra licencia anterior o resulten incompatibles entre sí. ELLO NO IMPIDE, COMO ES OBVIO, QUE PUEDA INSCRIBIRSE UNA LICENCIA AUNQUE EL SIGNO DISTINTIVO AL QUE AFECTA HAYA CAMBIADO DE TITULARIDAD PORQUE DE SOSTENERSE LO CONTRARIO HABRÍA QUE INVALIDAR LOS DERECHOS DE

TERCEROS SOBR ESA LICENCIA ANTE UN CASO DE SUCESIÓN LEGAL DEL DOMINIO'.

El Abogado del Estado se opone al recurso alegando que el artículo 46 de la Ley de Marcas impide la inscripción solicitada ya que el contrato de licencia suscrito por la actora no vincula al actual titulara de las marcas y nombres comerciales y que la resolución administrativa está suficientemente motivada.

La mercantil codemandada se opone al recurso alegando que la resolución administrativa está suficientemente motivada y que el artículo 46 de la Ley de Marcas impide la inscripción solicitada ya que el contrato de licencia suscrito por la actora no vincula al actual titulara de las marcas y nombres comerciales.



TERCERO.- Ya hemos dicho que en el primer motivo se alega la absoluta falta de motivación del acto recurrido, con infracción del artículo 54 dela Ley de Procedimiento Administrativo.

El motivo no puede estimarse.

Conviene traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 2011, que nos recuerda siguiendo la doctrina del significado y alcance de la motivación de los actos administrativos expuesta en la Sentencia de dicho Alto Tribunal de 23 de mayo de 2005 (RC 2414/2002), que dice: ' El deber de motivación de los actos administrativos que establece el artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , que se enmarca en el deber de la Administración de servir con objetividad los intereses generales y de actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho que impone el artículo 103 de la Constitución , se traduce en la exigencia de que los actos administrativos contengan una referencia precisa y concreta de los hechos y de los fundamentos de derecho que para el órgano administrativo que dicta la resolución han sido relevantes, que permita conocer al administrado la razón fáctica y jurídica de la decisión administrativa, posibilitando el control judicial por la tribunales de lo contencioso-administrativo.

El deber de la Administración de motivar sus decisiones es consecuencia de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de las arbitrariedad de los poderes públicos, que se garantizan en el artículo 9.3 de la Constitución ; y puede considerarse como una exigencia constitucional que se deriva del artículo 103, al consagrar el principio de legalidad de la actuación administrativa, según se subraya en la sentencia de esta Sala de 30 de noviembre de 2004 (RC 3456/2002 ).

El deber de motivación de las Administraciones Públicas se engarzar en el derecho de los ciudadanos a una buena Administración, que es consustancial a las tradiciones constitucionales comunes de los Estados Miembros de la Unión Europea, que ha logrado su refrendo normativo como derecho fundamental en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada por el Consejo de Niza de 8/10 de diciembre de 2000, al enunciar que este derecho incluye en particular la obligación que incumbe a la Administración de motivar sus decisiones '.

Aplicando la anterior doctrina sobre el caso concreto enjuiciado, debemos concluir, que la resolución impugnada contiene la suficiente motivación al expresar de forma precisa las razones por las que se deniega la inscripción. La demandante considera que hay falta de motivación al omitir la resolución recurrida pronunciarse sobre las alegaciones realizadas por la solicitante en el escrito de contestación al suspenso en el que expuso de manera detallada que el contrato de licencia es vigente y aplicable jurídicamente y, además, hacía una interpretación del art. 1227 del Código Civil, alegación y argumentos que no han sido resueltos por la OEPM.

A ello hay que responder que la resolución del recurso de alzada expresa claramente las razones que le llevan a considerar que no es posible acceder a la inscripción de la licencia de uso solicitada, y ello en base a la aplicación del artículo 46 de la Ley de Marcas, señalando que el actual titular inscribió su derecho de propiedad (el 13 de junio de 2012), que no había constancia a terceros de ninguna limitación al mismo derecho de propiedad de acuerdo con el contenido del Registro y, sin embargo, ahora se pretende establecer una clara limitación a esa propiedad inscribiendo una licencia exclusiva de uso a favor de un tercero sobre la base de la existencia de un contrato privado que no tuvo acceso al Registro de Marcas y que, por ello, carece de efectos ante terceros ( art. 46.3 de la Ley de Marcas). Y añadiendo la OEPM que resulta de aplicación el artículo 46.4 de la LM en que dispone que 'inscrito en el Registro de Macas alguno de los derechos o gravámenes contemplados en el apartado 2, no puede inscribirse otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con aquél'.

Es evidente que ello supone dar una repuesta a las alegaciones de la parte pues la invocación de la aplicación del art. 46 de la LM supone el rechazo de la interpretación sostenida por la parte, argumentos de la Administración que han permitido a la parte articular de forma suficiente la impugnación del acto administrativo.



CUARTO.- En el segundo motivo la parte recurrente alega que el 'apartado 3 del art. 46 no impide la inscripción de la licencia que pretendemos sino que previene que el efecto es erga omnes, más allá del carácter privado que tenga el documento, una vez sea inscrito en el registro correspondiente' y añade que 'el apartado 4 del art. 46 tampoco impide la inscripción de la licencia, es más sitúa sus postulados cuando surja precisamente la inscripción del negocio jurídico de que se trate según el apartado 2, aunque limitando que la inscripción no pueda hacerse cuando se oponga o resulte incompatible con otro derecho o gravamen anterior PERO DE LA MSIMA ENTIDAD OBLIGACIONAL'. Estaríamos en el caso en que se intente inscribir una licencia posterior que se oponga a otra licencia anterior o resulten incompatibles entre sí. ELLO NO IMPIDE, COMO ES OBVIO, QUE PUEDA INSCRIBIRSE UNA LICENCIA AUNQUE EL SIGNO DISTINTIVO AL QUE AFECTA HAYA CAMBIADO DE TITULARIDAD PORQUE DE SOSTENERSE LO CONTRARIO HABRÍA QUE INVALIDAR LOS DERECHOS DE

TERCEROS SOBR ESA LICENCIA ANTE UN CASO DE SUCESIÓN LEGAL DEL DOMINIO'.

El motivo tampoco puede acogerse.

Está acreditado (y no se discute), que fue el 14 de abril de 2014 cuando la parte recurrente presentó ante el Registro la solicitud de inscripción de la licencia de uso sobre diversas marcas y nombres comerciales, que ha sido denegada. Para ello se amparaba en un contrato privado de concesión de licencia de uso de 8 de noviembre de 2006, elevado a escritura pública el 8 de abril de 2014, y suscrito como licenciante por D.

Belarmino en su propio nombre y en calidad de apoderado de 'INVERSIONES DACOR, S.L. y de la Escuela Europea de Gestión Empresarial, S.L. Por su parte, el titular registral de las marcas y nombres comerciales a la fecha de la solicitud y de la resolución administrativa recurrida, 'Escuela Europea de Negocios LLC', inscribió su derecho de propiedad el 13 de junio de 2012, sin que hubiera constancia en el Registro de ninguna limitación al citado derecho de propiedad.

Ello hace enteramente aplicable lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Marcas, que en lo que ahora nos interesa, previene que 'la marca y su solicitud podrán transmitirse, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución, para todos o parte de los productos o servicios para los cuales estén registradas o solicitadas, e inscribirse en el Registro de Marcas, sin perjuicio de los demás negocios jurídicos de que fuere susceptible el derecho de marca', y disponiendo el apartado 3 del mismo artículo que 'los actos jurídicos contemplados en el apartado anterior sólo podrán oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Marcas' y en su apartado 4 que 'Inscrito en el Registro de Marcas alguno de los derechos o gravámenes contemplados en el apartado 2, no podrá inscribirse ningún otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con aquél'.

Y en base a esta regulación es claro que no puede acceder a la inscripción de la licencia de uso solicitada ya que a la fecha de la solicitud de inscripción de la licencia de uso y de la resolución administrativa impugnada, era titular inscrita y sin ninguna limitación de las marcas y de los nombres comerciales sobre los que se solicita la inscripción de la licencia de uso, la codemandada 'Escuela Europea de Negocios LLC, persona jurídica que no intervino en el contrato privado celebrado en el año 2006 y, por tanto, este contrato no se le puede oponer a la titular inscrita, ni puede amparar la inscripción de la licencia de uso pues es incompatible con los derechos inscritos.

La parte recurrente, para soslayar la aplicación del artículo 46 de la Ley de Marcas, hace un interpretación forzada e incorrecta de las normas, sosteniendo que lo que el artículo 46 de la LM prohíbe es que se intente inscribir una licencia posterior que se oponga a otra licencia anterior o resulten incompatibles entre sí, pero que ello no impide que pueda inscribirse una licencia aunque el signo distintivo al que afecta haya cambiado de titularidad. Esta interpretación no es admisible pues el tenor literal de la norma es claro y no ofrece otra interpretación que la sostenida en la resolución administrativa.

Por todo ello, el recurso debe ser desestimado.



QUINTO.- No obstante, debemos aún realizar dos precisiones finales.

La primera es en relación con la alegada prejudicialidad penal, que la parte recurrente expuso al inicio del procedimiento. Esa prejudicialidad penal no puede admitirse ya que, por un lado, de los hechos relatados en el auto de 15 de junio de 2015, del Juzgado de Instrucción nº 29 de Madrid no se acredita que la decisión del tribunal penal acerca del hecho por el que se procede en causa criminal pueda tener influencia decisiva en la resolución sobre el asunto contencioso que ahora nos ocupa, lo que constituye uno de los requisitos que el artículo 40 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige para que se suspenda el procedimiento por prejudicialidad penal. De otro lado y según se desprende del contenido de sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de los de Madrid de 12 de enero de 2017 (aportada por la codemandada), dichas diligencias penales, al parecer fueron archivadas (pendiente de recurso de apelación), sin que la parte recurrente en el escrito de conclusiones presentado en este recurso contencioso hay hecho referencia motivada a la prejudicialidad penal que la inicio del procedimiento alegó.

La segunda precisión es en relación con las alegaciones que hace la parte recurrente en su escrito de 5 de diciembre de 2017, en relación con la comunicación efectuada por la OEPM a esta Sala sobre una solicitud de cesión de signos distintivos presentada el 24 de octubre de 2016, siendo cedente Escuela Europea de Negocios LLC y cesionario Inversiones Dacor S.L., aduciendo la recurrente la nulidad parcial del procedimiento por la ausencia de personación de la firma Inversiones Dacor S.L. Tal argumento no puede acogerse pues la posible personación por causa sobrevenida de Inversiones Dacor, S.L, es una cuestión que sólo a ésta mercantil atañe, sin que la comunicación de la OEPM suponga la pérdida de legitimación ad procesum sobrevenida de Escuela Europea de Negocios, S.L.



SEXTO.- Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, al desestimarse el recurso debe imponerse las costas a la parte recurrente, si bien con la limitación de honorarios del Abogado del Estado y del Letrado de la codemandada a un máximo de 1.000 euros, para cada uno de ellos, más los derechos de Procurador que correspondan.

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad EDUCACIÓN EMPRESARIAL Y NEGOCIOS INTERNACIONALES, S.L., contra la resolución de 21 de mayo de 2015 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 15 de octubre de 2014, que denegó la solicitud de inscripción de la licencia de uso 'ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS', nº 201406054, en clase 16; con expresa imposición a la recurrente de las costas causadas, con el límite máximo establecido en el FD

SEXTO de esta sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndolas que contra la misma cabe interponer Recurso de Casación que se preparará ante esta Sala en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución, mediante escrito que deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan, exponer que se da cumplimiento a los requisitos impuestos en el apartado nº 2 del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por los únicos motivos recogidos en el primer párrafo del apartado 3 del artículo 86 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia cuando concurran entre otras, las circunstancias recogidas en el apartado 2º del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y se presuma interés casacional objetivo en los términos recogidos en el apartado 3 de dicho artículo 88 de la citada Ley), previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0470-15 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92- 0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0470-15 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero D. José Ramón Chulvi Montaner Dª. Natalia de la Iglesia Vicente PROCEDIMIENTO ORDINARIO 470/2015 LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DE LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID CERTIFICA: Que la anterior fotocopia, compuesta de 10 folios, es fiel reflejo de la sentencia original firmada por los Magistrados que figuran en la misma, la cual ha sido publicada y entregada a esta Secretaría en el día de hoy y, una vez expedida la presente certificación para su unión al rollo y copias para su notificación, ha quedado archivado el original para su unión al libro de sentencias originales. Madrid a 25 de septiembre de 2018.