Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 62/2019, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 387/2016 de 01 de Febrero de 2019

Encabezamiento

1
Recurso nº 387 /2016
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Primera
Sentencia número 62/2.019
Ilmos. Sres. Magistrado Presidente. Magistradas: Don Carlos Altarriba Cano, Doña Desamparados
Iruela Jiménez, Doña Lucia Débora Padilla Ramos y Doña Estrella Blanes Rodríguez.
En la Ciudad de Valencia, 1 de febrero del 2019
Visto por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana el recurso contencioso- administrativo número 387/2016, interpuesto por
PRECOCINADOS TIA TERESA SL , contra Resolucion de la Oficina de Patentes y Marcas de fecha 11.5.2016
que estimó recurso de alzada contra Resolucion de fecha 3.7.2015 habiendo sido parte, como demandada
la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGIA Y
TURISMO.
Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Doña Estrella Blanes Rodríguez

Antecedentes

PRIMERO.- La actora formalizó escrito de demanda solicitando que fuera anulada la resolución recurrida y fuera declarada la denegación del expediente de marcas referida por incurrir en semejanza incompatible con los derechos registrales de los signos anteriores de la actora.



SEGUNDO.-La representación de la demandada contestó a la demanda, mediante escrito en el que solicitó que fuera dictada sentencia desestimando el recurso.



TERCERO.-No habiendo solicitado el recibimiento a prueba, tras la presentación de conclusiones, quedaron los autos pendientes para deliberación, votación y fallo.



CUARTO.- Fue señalado la deliberación, votación y fallo el día 30.1.2019.



QUINTO.- En la tramitación del presente proceso han sido observadas las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO: La actora expone los hechos que considera relevantes: 1º.- La solicitud de registro de marca de 'GRANJA TÍA TERESA' para la denominación del mismo nombre en la clase 29, formulando oposición la actora en defensa de sus registros de marcas nacionales 'TÍA TERESA' en la clase 35 de la clase 29, existiendo identidad aplicativa entre los productos solicitados y protegidos por la completa identidad en el término que reúne la fuerza distintiva de los signos en liza, puesto que la nueva marca contiene a las anteriores, lo que hace inevitable la confusión del público.

2º.-La administracion dictó una primera resolución considerándolas incompatibles por coincidir en el principal vocablo TERESA y semejanza aplicativa para la clase 29 y ámbito aplicativo relacionado con la clase 35, pudiendo inducir a error o confusión en el mercado y una segunda resolución revocando la anterior considerando que los distintivos son suficientemente desemejantes para evitarlo .

Alega que existe una importante similitud susceptible de crear confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor, ya que se une a la identidad y conexión aplicativas invocando el art. 6 de la ley 17/2001 de Marcas no habiendo sido tenida en cuenta el principio interdependencia al valorar la similitud entre los signos por ser el elemento denominativo de los signos no TERESA como erróneamente se aprecia sino TÍA TERESA.

Expone a la confluencia entre los ámbitos aplicativo por ser la marca impugnada clase 29 carnes, comidas preparadas que contengan carne donde predomina la carne correspondiente a la marca prioritaria plato preparado base de carne, carne aves y caza, longaniza fresca, jamón queso empanado, croquetas de pollo, hamburguesas y albóndigas de carne tratándose de los mismos productos y servicios conexos que se dirigen a un público general y se comercializan en las mismas tiendas, comparten productores y distribuidores y son por tanto sustitutivos unos y otros con riesgo de confusión y la asociación tanto a la clase 29 como la clase 35.

Añade la semejanza normativa con marcas anterior TÍA TERESA y nueva marca la GRANJA TÍA TERESA, con total identidad de los términos TÍA TERESA con la misma fonética y conceptual y que la variación de Granja pasa desapercibida para los consumidores, invocando la jurisprudencia que considera aplicable.

Por su parte la administracion a se opone y alega hacer la Jurisprudencia que considera aplicable y el art. 6 de la Ley de marcas.



SEGUNDO: Constan el expediente la solicitud de registro de marca presentada el 24.12.2014 para la denominación LA GRANJA TÍA TERESA distintivo de nominativo para productos y servicios clase 29 carnes elaborados de carnes.

PRECOCINADOS TÍA TERESA se opuso a la solicitud por tener una marca registrada desde el año 2004, para la misma clase y la clase 35 de servicios de venta al detalle en comercios y a través de redes informáticas de productos de alimentación en especial platos preparados con carne siendo marca prioritaria.

La administracion resolvió conforme al art. 19.1 de la ley de marcas que las marcas eran incompatibles por coincidir con el principio el vocablo del distintivo TERESA y semejanza aplicativo obra clase 29 y ámbito aplicativo relacionado con la clase 35, pudiendo inducir a error o confusión en el mercado y tras la interposición del recurso de alzada de Granja Tía Tersa, la administración comparó los signos en conflicto signo prioritario TERESA y solicitado GRANJA TÍA TERESA y analizando los elementos de denominativos de ambos, consideró que existían suficientes diferencias fonéticas, denominativas y de conjunto y desdeñando vocablos débiles como LA GRANJA, consideró que los enfrentados eran TERESA Y TIA TERESA que constituyen un nombre propio, el único en elemento distintivo debe ser calificado como marca débil y por ello con escasa facultad obstaculiza ante de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión europea y respecto a la dimensión conceptual los signos que evoca, ideas, pensamientos conceptos , están suficientemente diferenciados. En cuanto a la relación aplicativa productos alimenticios de la clase 29 y de venta un relacionados con la 35, invoca la doctrina jurisprudencial, consideró que respecto al principio de interdependencia, no hay riesgo de error porque los signos son suficientemente desemejantes.

La administracion demandada dictó igualmente resolución de rectificación del recurso alzada, respecto al distintivo de la marca prioritaria aclarando que aún cuando en el fallo de transcripción solo aparezca TERESA se tuvo en cuenta TIA TERESA.



TERCERO: Para resolver el presente litigio hay que partir de que los elementos denominativos enfrentados son TIA TERESA y LA GRANJA TIA TERESA y de la doctrina emanada de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo respecto de la anterior Ley de Marcas, que resulta de aplicación al presente caso, relativa a la función que cumplen las marcas y a los criterios que deben ser tenidos en cuenta al objeto de resolver si la solicitud de registro de una nueva marca debe ser o no rechazada.

En este sentido la Sentencia de 21 de julio de 2.004 tiene declarado lo siguiente: 'a) En la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad.

b) El análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los Tribunales de Instancia apreciar. Este Tribunal Supremo ha manejado también criterios complementarios, no utilizables directamente para establecer la semejanza entre marcas, aun cuando sirvan, no obstante, para perfilarla con mayor precisión. Entre tales módulos auxiliares figura, en primer lugar, el elemento conceptual o semántico, que no constituye fundamento inmediato de la confusión, pero acentúa o disminuye e incluso puede llegar a excluir el resultado del análisis comparativo fonético o gráfico. Su influencia en este caso es importante y actúa en el mismo sentido, reforzando la conclusión obtenida en el párrafo anterior, ya que las dos imágenes evocan una distinta realidad como consecuencia además precisamente del componente verbal de la oponente, cuyo peso específico en la estructura general ha quedado aludido en otro lugar. Otro factor también complementario está constituido por la naturaleza de los productos o actividades cuyas denominaciones aparecen en contraposición, que carece de eficacia decisiva respecto de la mutua compatibilidad o incompatibilidad. Tampoco impide o prejuzga ésta la localización en el Nomenclátor Oficial, cuya función es meramente indicativa, orientadora y clasificadora, según copiosa jurisprudencia de esta Sala - Sentencias de 3 , 20 y 26 de febrero ; 7 , 20 y 26 de marzo , 18 de abril , 22 de mayo , 2 y 14 de junio de 1975 . Ahora bien, no cabe tampoco ocultar que el riesgo de confusión en el mercado ha de ser más probable cuando la concurrencia tenga lugar en un sector comercial común, según ocurre en el presente caso, ya que tanto la marca preexistente como la nueva se refieren a los mismos productos, encuadrados en idéntica clase (la 30.ª), aún cuando tal coincidencia no llegue a desvirtuar el resultado del análisis comparativo gráfico, verbal y semántico'.

Atendida la doctrina jurisprudencial que consta reseñada, la conclusión a que se llega es que la concesión de la marca genera riesgo de confusión con la marca y que, por ello, existe riesgo de confusión aunque ambas marcas no tengan el mismo ámbito aplicativo.

Y sobre este particular debe traerse a colación la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2004 que resulta de aplicación al presente caso y en la que se declara lo siguiente: 'El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre , exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales ( marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).

Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas'.

De acuerdo con la citada doctrina, que resulta de aplicación a lo establecido en la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas, debe acogerse la pretensión actora ya que existe una identidad o semejanza susceptible de producir confusión en el mercado entre la marca prioritaria TIA TERESA y GRANJA TIA TERESA, ya que entre las marcas confrontadas existe una identidad o semejanza tal, que es manifiestamente susceptible de producir confusión en el mercado por tener un elemento calificador TIA TERESA, susceptible de generar confusión en el mercado.

Además ambas marcas dan cobertura a los mismos productos alimentaciones comidas preparadas que contengan carne donde predomina la carne, con lo que la identidad fonética puede provocar más confusión al anudarse la identidad de actividad.

Por lo expuesto debe estimarse el recurso contencioso-administrativo en los términos que se exponen en el fallo.



CUARTO :De conformidad con el art. 139.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa redactado por el apartado once del artículo tercero de la ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal ('BOE' 11 octubre). vigencia: 31 octubre 2011, en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho y el Tribunal haciendo uso de la facultad que le otorga el art. 139.3 de la misma ley, fija el importe de las costas atendiendo a la actividad procesal despegada la índole del asunto y su especial dificultad. Y del artículo 243.2 de al LEC redactado por el apartado veintiocho del artículo único de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ('B.O.E.' 6 octubre). Vigencia: 7 octubre 2015 Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Estimamos el recurso contencioso administrativonúmero 387/2016 interpuesto por PRECOCINADOS TIA TERESA SL , contra Resolución de la Oficina de Patentes y Marcas de fecha 11.5.2016 que estimó recurso de alzada contra Resolución de fecha 3.7.2015, anulándola y dejándola sin efecto reconociendo el derecho de la actora a que la administración acuerde la denegación de la marca ' La Granja Tía Teresa ', sin pronunciamiento en costas.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Esta Sentencia no es firme y contra ella cabe, conforme a lo establecido en los artículos 86 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa, recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Dicho recurso deberá prepararse ante esta Sección en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de su notificación, debiendo tenerse en cuenta respecto del escrito de preparación de los que se planteen ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo los criterios orientadores previstos en el Apartado III del Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE número 162 de 6 de julio de 2016).

PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado ponente del presente recurso, estando celebrando Audiencia Pública esta Sala, de la que, como Secretario de la misma, certifico,