Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 630/2019, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 278/2018 de 09 de Octubre de 2019

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2018/0007094
Procedimiento Ordinario 278/2018
RECURSO 278/2018
SENTENCIA NÚMERO 630/19
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
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Ilustrísimos señores:
Presidente.
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª. Mª Soledad Gamo Serrano
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En la villa de Madrid, a nueve de octubre de dos mil diecinueve.
Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el recurso núm. 278/2018, interpuesto por
Bodegas Menade, S.L., representada por D. Pablo Sorribes Calle y defendida por D. Jorge García Domínguez en
materia de propiedad industrial, figurando como parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, representada y defendida por Abogada del Estado y Cusivins,
S.L., representada por D. Anibal Bordallo Huidobro y defendida por D. David Pellisé Urquiza, siendo la cuantía
indeterminada.

Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dª. María de la Soledad Gamo Serrano, quien expresa el parecer de
la Sala.

Antecedentes

Primero.- En fecha 26 de marzo 2018 D. Pablo Sorribes Calle, en representación de Bodegas Menade, S.L., interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 23 de enero de 2018, estimatoria del recurso de alzada entablado por Cusivins, S.L. contra la dictada el 26 de julio de 2017, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 20 de abril, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.

Segundo.- El 8 de junio de 2018 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: El 13 de enero de 2017 la demandante presentó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la solicitud de marca 'CLANDESTINO DE MENADE', para designar productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional, presentándose oposición al registro por la titular de la marca 'CLANDESTI' y siendo concedida la marca por considerarse que no se producía riesgo de confusión o asociación alguno, por lo que las marcas enfrentadas eran completamente compatibles; frente a dicha resolución de concesión la oponente presentó recurso de alzada que fue, finalmente, estimado, denegándose la marca solicitada para todos los productos de la clase 33; el signo distintivo solicitado conforma una marca de carácter mixto en la que destacan dos elementos denominativos de equivalente relevancia, cuya combinación da como resultado una marca que cuenta con identidad propia y un individualismo suficiente que permite diferenciarla plena y claramente respecto de la marca de oposición, sin que la resolución recurrida haya otorgado al elemento 'MENADE' la relevancia que realmente tiene, al erigirse en el signo solicitado como elemento esencial; además la marca incluye elementos figurativos que también son importantes, pues reproduce el dibujo de una navaja clásica española propia de los bandoleros del principio del siglo XIX, por lo que la marca solicitada se conforma de varios elementos que son esenciales y relevantes y que no pueden ser diseccionados u obviados en la comparación de conjunto; conformándose la marca oponente de un único elemento denominativo, el vocablo 'Clandesti' es una palabra que no es percibida por los consumidores o usuarios españoles en los mismos términos que la palabra clandestino, distinguiéndose los signos enfrentados fonética y visualmente; la resolución recurrida admite como válido el argumento del oponente basado en dos ejemplos concernientes a la solicitud de otras dos marcas que nada tienen que ver con la ahora solicitada y que la Oficina Española de Patentes y Marcas denegó por su alto parecido, en tanto que no se ha tomado en consideración que la solicitante de la marca ostenta una familia de marcas que fortalece la individualización, vinculadas siempre con el elemento esencial de la marca, que es el vocablo 'MENADE'; existen, por otra parte, otras marcas registradas con efectos en España que contienen el vocablo 'CLANDESTINO' o su equivalente femenino para designar productos de la clase 33 sin que exista conflicto entre las mismas.

Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se anule y deje sin valor ni efecto legal la resolución recurrida y, en su lugar, declare que procede la concesión del registro de la marca núm.

3.646.799 'CLANDESTINO DE MENADE' para los productos designados de la clase 33.

Tercero.- Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando la Abogada del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por existir una identidad o semejanza fonética entre el signo cuyo registro se pretende y la marca prioritaria que, atendida la identidad entre los bienes servicios o actividades identificados por los signos, justifica la aplicación de la prohibición contenida en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, careciendo de relevancia los precedentes administrativos y jurisprudenciales que cita la recurrente en su escrito de demanda, al constituir la concesión o denegación de la inscripción un acto reglado y no discrecional, en el que nunca puede entrar en juego el precedente.

Por similares consideraciones vino a oponerse a la demanda, solicitando su desestimación, la codemandada Cusivins, S.L., a través de su representación procesal, añadiendo dicha litigante la circunstancia de haber sido denegada a la recurrente la inscripción de la similar marca 'CLANDESTINO' para productos de la clase 33, sin que añadir a dicho signo el posesivo 'DE MENADE' constituya elemento diferenciador, pues en una denominación compleja el público sabe percibir cual es la marca del producto y cual es el nombre del fabricante.

Cuarto.- Acordado el recibimiento del pleito a prueba fue propuesta y admitida documental, en exclusiva, evacuándose por las partes trámite de conclusiones escritas, con el resultado que consta y señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 3 de octubre de 2019.

A los que son de aplicación los consecuentes,

Fundamentos

Primero.- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 23 de enero de 2018, estimatoria del recurso de alzada entablado por Cusivins, S.L. contra la dictada el 26 de julio de 2017, de concesión de la marca núm. 3.646.799, 'CLANDESTINO DE MENADE' (mixta) y por cuya virtud el registro fue denegado por su incompatibilidad con la marca previa núm. 3.512.027 ('CLANDESTI'), inscrita a favor de la recurrente en alzada en la clase 33 del Nomenclátor Internacional.

La precitada resolución estima que procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por existir entre la marca solicitada y el signo prioritario semejanzas determinantes de la concurrencia de los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, al generar la similitud o semejanza aludida entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios que desemboca, en suma, en la inviabilidad registral de la marca solicitada por Bodegas Menade, S.L..

Segundo.- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor ' Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular'.

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que ' (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fín de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

Tercero.- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta '(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares', por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004)].

Cuarto.- Pues bien, siendo idénticos en este caso los campos aplicativos entre la marca que pretende registrarse y la prioritaria (productos de la clase 33) -lo que obliga, como hemos visto, a extremar el rigor comparativo- estimamos concurrente un grado de similitud o semejanza entre los signos que comporta riesgo de confusión en los consumidores.

En efecto, desde el punto de vista conceptual ambos signos evocan ideas semejantes pues si 'CLANDESTINO', como aduce la parte actora en su escrito rector, es adjetivo que designa lo que se hace de forma oculta o secreta, 'CLANDESTI' no es un mero es vocablo imaginario o de fantasía sino una palabra que, en catalán, tiene idéntica significación. Igualmente existe similitud desde un punto de vista fonético y denominativo, máxime teniendo en cuenta la coincidencia total de tres de las cuatro silabas que conforman el vocablo en castellano, diferenciándose tan solo ambos vocablos en la última silaba, de modo que la identidad concurre en la parte inicial del elemento denominativo que, como afirma la codemandada en su escrito de contestación, es el elemento dominante por ser el primero que percibe el consumidor y con mayor fuerza.

No obsta a lo que acaba de indicarse la circunstancia de que la marca denegada aparezca no solo formada por el adjetivo aludido y venga también acompañada de los vocablos 'DE MENADE' pues se trata de elementos meramente accesorios que, por referirse a la procedencia del producto, su elaborador, productor o fabricante, no confieren al signo sustantividad propia, como tampoco tienen suficiente virtualidad al efecto los elementos figurativos que se incluyen en la marca solicitada, al predominar los elementos de similitud fonética y conceptual entre los signos en comparación, por lo que la coexistencia de ambas marcas en el mercado puede inducir a error o confusión entre el público consumidor respecto de los productos que, respectivamente, distinguen.

Quinto.- Resta por significar, con la STS 6 noviembre 2015 (casación 965/2013) que la constatación de la coexistencia pacífica en el mercado de marcas que incorporen en su configuración denominativa vocablos idénticos o similares no constituye razón para impedir la aplicación de las prohibiciones de registro previstas en el artículo 6 de la Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ni para atenuar el rigor comparativo en el juicio, respecto de la existencia de identidad y similitud de los signos y los productos y servicios ofrecidos, debido a la escasa virtualidad de los precedentes administrativos en el Derecho de Marcas [por todas SSTS 30 abril 2015 (casación 4054/2009) y 27 septiembre 2017 (casación 557/2016)].

Puntualiza al respecto la STS 8 abril 2007 (rec. 5327/2004) que ' (...) en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad. [...] Conforme es doctrina reiterada de esta Sala, los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución , en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en el citado texto legal, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas previstas en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas'.

Sexto.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la desestimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a la demandante, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado tercero del mismo precepto legal, señala 1.000 euros como cuantía máxima, por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y para cada uno de los demandados, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

ANTECEDENTES DE HECHO Primero.- En fecha 26 de marzo 2018 D. Pablo Sorribes Calle, en representación de Bodegas Menade, S.L., interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 23 de enero de 2018, estimatoria del recurso de alzada entablado por Cusivins, S.L. contra la dictada el 26 de julio de 2017, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 20 de abril, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.

Segundo.- El 8 de junio de 2018 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: El 13 de enero de 2017 la demandante presentó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la solicitud de marca 'CLANDESTINO DE MENADE', para designar productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional, presentándose oposición al registro por la titular de la marca 'CLANDESTI' y siendo concedida la marca por considerarse que no se producía riesgo de confusión o asociación alguno, por lo que las marcas enfrentadas eran completamente compatibles; frente a dicha resolución de concesión la oponente presentó recurso de alzada que fue, finalmente, estimado, denegándose la marca solicitada para todos los productos de la clase 33; el signo distintivo solicitado conforma una marca de carácter mixto en la que destacan dos elementos denominativos de equivalente relevancia, cuya combinación da como resultado una marca que cuenta con identidad propia y un individualismo suficiente que permite diferenciarla plena y claramente respecto de la marca de oposición, sin que la resolución recurrida haya otorgado al elemento 'MENADE' la relevancia que realmente tiene, al erigirse en el signo solicitado como elemento esencial; además la marca incluye elementos figurativos que también son importantes, pues reproduce el dibujo de una navaja clásica española propia de los bandoleros del principio del siglo XIX, por lo que la marca solicitada se conforma de varios elementos que son esenciales y relevantes y que no pueden ser diseccionados u obviados en la comparación de conjunto; conformándose la marca oponente de un único elemento denominativo, el vocablo 'Clandesti' es una palabra que no es percibida por los consumidores o usuarios españoles en los mismos términos que la palabra clandestino, distinguiéndose los signos enfrentados fonética y visualmente; la resolución recurrida admite como válido el argumento del oponente basado en dos ejemplos concernientes a la solicitud de otras dos marcas que nada tienen que ver con la ahora solicitada y que la Oficina Española de Patentes y Marcas denegó por su alto parecido, en tanto que no se ha tomado en consideración que la solicitante de la marca ostenta una familia de marcas que fortalece la individualización, vinculadas siempre con el elemento esencial de la marca, que es el vocablo 'MENADE'; existen, por otra parte, otras marcas registradas con efectos en España que contienen el vocablo 'CLANDESTINO' o su equivalente femenino para designar productos de la clase 33 sin que exista conflicto entre las mismas.

Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se anule y deje sin valor ni efecto legal la resolución recurrida y, en su lugar, declare que procede la concesión del registro de la marca núm.

3.646.799 'CLANDESTINO DE MENADE' para los productos designados de la clase 33.

Tercero.- Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando la Abogada del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por existir una identidad o semejanza fonética entre el signo cuyo registro se pretende y la marca prioritaria que, atendida la identidad entre los bienes servicios o actividades identificados por los signos, justifica la aplicación de la prohibición contenida en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, careciendo de relevancia los precedentes administrativos y jurisprudenciales que cita la recurrente en su escrito de demanda, al constituir la concesión o denegación de la inscripción un acto reglado y no discrecional, en el que nunca puede entrar en juego el precedente.

Por similares consideraciones vino a oponerse a la demanda, solicitando su desestimación, la codemandada Cusivins, S.L., a través de su representación procesal, añadiendo dicha litigante la circunstancia de haber sido denegada a la recurrente la inscripción de la similar marca 'CLANDESTINO' para productos de la clase 33, sin que añadir a dicho signo el posesivo 'DE MENADE' constituya elemento diferenciador, pues en una denominación compleja el público sabe percibir cual es la marca del producto y cual es el nombre del fabricante.

Cuarto.- Acordado el recibimiento del pleito a prueba fue propuesta y admitida documental, en exclusiva, evacuándose por las partes trámite de conclusiones escritas, con el resultado que consta y señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 3 de octubre de 2019.

A los que son de aplicación los consecuentes, FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero.- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 23 de enero de 2018, estimatoria del recurso de alzada entablado por Cusivins, S.L. contra la dictada el 26 de julio de 2017, de concesión de la marca núm. 3.646.799, 'CLANDESTINO DE MENADE' (mixta) y por cuya virtud el registro fue denegado por su incompatibilidad con la marca previa núm. 3.512.027 ('CLANDESTI'), inscrita a favor de la recurrente en alzada en la clase 33 del Nomenclátor Internacional.

La precitada resolución estima que procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por existir entre la marca solicitada y el signo prioritario semejanzas determinantes de la concurrencia de los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, al generar la similitud o semejanza aludida entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios que desemboca, en suma, en la inviabilidad registral de la marca solicitada por Bodegas Menade, S.L..

Segundo.- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor ' Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular'.

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que ' (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fín de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

Tercero.- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta '(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares', por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004)].

Cuarto.- Pues bien, siendo idénticos en este caso los campos aplicativos entre la marca que pretende registrarse y la prioritaria (productos de la clase 33) -lo que obliga, como hemos visto, a extremar el rigor comparativo- estimamos concurrente un grado de similitud o semejanza entre los signos que comporta riesgo de confusión en los consumidores.

En efecto, desde el punto de vista conceptual ambos signos evocan ideas semejantes pues si 'CLANDESTINO', como aduce la parte actora en su escrito rector, es adjetivo que designa lo que se hace de forma oculta o secreta, 'CLANDESTI' no es un mero es vocablo imaginario o de fantasía sino una palabra que, en catalán, tiene idéntica significación. Igualmente existe similitud desde un punto de vista fonético y denominativo, máxime teniendo en cuenta la coincidencia total de tres de las cuatro silabas que conforman el vocablo en castellano, diferenciándose tan solo ambos vocablos en la última silaba, de modo que la identidad concurre en la parte inicial del elemento denominativo que, como afirma la codemandada en su escrito de contestación, es el elemento dominante por ser el primero que percibe el consumidor y con mayor fuerza.

No obsta a lo que acaba de indicarse la circunstancia de que la marca denegada aparezca no solo formada por el adjetivo aludido y venga también acompañada de los vocablos 'DE MENADE' pues se trata de elementos meramente accesorios que, por referirse a la procedencia del producto, su elaborador, productor o fabricante, no confieren al signo sustantividad propia, como tampoco tienen suficiente virtualidad al efecto los elementos figurativos que se incluyen en la marca solicitada, al predominar los elementos de similitud fonética y conceptual entre los signos en comparación, por lo que la coexistencia de ambas marcas en el mercado puede inducir a error o confusión entre el público consumidor respecto de los productos que, respectivamente, distinguen.

Quinto.- Resta por significar, con la STS 6 noviembre 2015 (casación 965/2013) que la constatación de la coexistencia pacífica en el mercado de marcas que incorporen en su configuración denominativa vocablos idénticos o similares no constituye razón para impedir la aplicación de las prohibiciones de registro previstas en el artículo 6 de la Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ni para atenuar el rigor comparativo en el juicio, respecto de la existencia de identidad y similitud de los signos y los productos y servicios ofrecidos, debido a la escasa virtualidad de los precedentes administrativos en el Derecho de Marcas [por todas SSTS 30 abril 2015 (casación 4054/2009) y 27 septiembre 2017 (casación 557/2016)].

Puntualiza al respecto la STS 8 abril 2007 (rec. 5327/2004) que ' (...) en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad. [...] Conforme es doctrina reiterada de esta Sala, los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución , en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en el citado texto legal, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas previstas en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas'.

Sexto.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la desestimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a la demandante, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado tercero del mismo precepto legal, señala 1.000 euros como cuantía máxima, por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y para cada uno de los demandados, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLAMOS Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. Pablo Sorribes Calle, en nombre de BODEGAS MENADE, S.L., contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 23 de enero de 2018, imponiendo a la recurrente el pago de las costas procesales, con el límite máximo mencionado en el último de los fundamentos de la presente Sentencia.

Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sean relevantes y determinantes del fallo impugnado o ante una Sección de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con la composición que determina el artículo 86.3 de la Ley jurisdiccional si el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma, recurso que habrá de prepararse ante esta misma Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de la presente Sentencia mediante escrito que reúna los requisitos expresados en el artículo 89.2 del mismo Cuerpo legal y previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la ley Orgánica del Poder Judicial, que habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente n° 2612-000-85-0278-18 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo n° 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general n° 0049- 3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos de que dimana, con inclusión del original en el Libro de Sentencias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. José Ramón Chulvi Montaner Dª. Mª Soledad Gamo Serrano