Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 716/2019, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 940/2018 de 28 de Noviembre de 2019

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.00.3-2018/0025296

RECURSO 940/2018

SENTENCIA NÚMERO 716/2019

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

-----

Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. José Daniel Sanz Heredero

Magistrados:

D. José Ramón Chulvi Montaner

Dª. M. Soledad Gamo Serrano

-------------------

En la Villa de Madrid, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 940/2018, interpuesto por la mercantil GRUPO ARGÜENDE, S.L., representada por el Procurador D. Pedro Antonio González Sánchez y dirigida por el Letrado D. José Antonio Calderón Chavero, contra la resolución de 24 de julio de 2018 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 14/03//2018 que deniega la inscripción de la marca número 3680871 'LA CHAMANA' (mixta), en clase 43. Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y dirigida por el Abogado del Estado y estando personada como interesada la mercantil NOVOA TEJERINA, S.L., representada por la Procuradora Dª Inmaculada Ibáñez de la Cadiniere Fernández y dirigida por el Letrado D. José Luis López Gutiérrez.

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dictara sentencia por la que estimando el recurso, se declare la concesión de la marca denegada en la clase 43 y para sus servicios reivindicados en la misma modificados con el siguiente enunciado: servicios de restauración (alimentación) propios de gastronomía mexicana.

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado por la Abogada del Estado, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación del recurso.

Por la interesada personada se contestó la demanda solicitando también la desestimación del recurso.

TERCERO.-No habiéndose recibido el pleito a prueba y verificado el trámite de conclusiones, se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso día 14 de noviembre de 2019, en que tuvo lugar, quedando el mismo concluso para Sentencia.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Chulvi Montaner.

Fundamentos

PRIMERO.-El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución de 24 de julio de 2018 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 14/03//2018 que deniega la inscripción de la marca número 3680871 'LA CHAMANA' (mixta), en clase 43.

La citada resolución desestima el recurso de alzada y confirma la denegación del registro de la marca argumentando que desde el punto de vista denominativo, por su gran tamaño y situación en la marca pretendida, cabe establecer que 'LA CHAMANA' es el elemento predominante pues no en vano, la frase de 'sabores de Mexico', que también compone la marca solicitada, se encuentra situada debajo de 'LA CHAMANA' y reproducida en un tamaño muy pequeño de modo que apenas será percibida por el público. Igualmente, habida cuenta de los servicios de la mencionada marca ampara, la frase es descriptiva y, por tanto, con una débil distintividad. Sigue diciendo que no hay duda que 'LA CHAMANA', es el principal elemento que hay que compararlo con la única denominación que compone la marca prioritaria 'LA CHALANA', existiendo entre ambas gran semejanza denominativa pues comparten la misma secuencia vocálica, el mismo género y el mismo número de sílabas y letras, siendo que la única diferencia entre estos vocablos estriba en la sustitución de la consonante M por la L en la penúltima sílaba. También considera que aunque la marca solicitada tiene naturaleza mixta, el gráfico carece del protagonismo que pretende la recurrente y que aunque hay diferencias desde el punto de vista conceptual, la semejanza denominativa hace que sea aplicable el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas pues pese a la limitación de los servicios de la marca solicitada, persiste la identidad aplicativa entre las marcas examinadas.

SEGUNDO.- La parte recurrente impugna la resolución denegatoria del registro de la marca, alegando que no es cierto que las marcas en pugna presenten semejanzas, dentro del ámbito denominativo, que resulten insoslayables, y añade que desde el punto de vista gráfico los signos son suficientemente diferenciados. Considera que desde una visión de conjunto las similitudes entre los signos contrapuestos es más aparente que real una vez implantada la marca en el tráfico mercantil y considera que los aspectos gráficos diferenciadores empleados por las marcas en litigio, han de ser valorados como factores diferenciadores en un mismo plano de igualdad comparativa. Y también considera que es algo impensable que los clientes y futuros clientes del restaurante mexicano portador de la marca 'La Chamana', puedan llegar a tener confusión con los de la marca contraria o guarden la más ligera asociación entre los restaurantes, precisamente por la disparidad de los signos utilizados por uno y otro establecimiento, uno mexicano y el otro asturiano.

El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada y solicita la desestimación del recurso por existir riesgo de confusión entre los signos enfrentados.

La interesada personada se opone al recurso alegando que en la marca solicitada existe claramente un elemento dominante que es la expresión 'La Chamana', siendo el resto de los elementos denominativos (sabores de México), apenas perceptibles y el diseño gráfico de la marca es un elemento secundario. Considera que la expresión 'La Chamana' es gravemente similar a la marca prioritaria 'La Chalana', dándose coincidencia en los servicios por pertenecer a un mismo sector comercial.

TERCERO.-El artículo 6 apartado 1º letras a) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012, señala que '(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) 'exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado', puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, ' a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.'.

CUARTO.-Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades denominativas y fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.

Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo, 24 y 29 de abril, y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3, 13, 20 y 26 febrero, 7, 20 y 26 marzo, 18 abril, 21, 22, 28 y 30 mayo, 2, 14 y 17 junio, 3 julio y 9 octubre 1975.

QUINTO.-Teniendo en cuenta esta doctrina, en el presente caso se comparten las consideraciones que hace la resolución del recurso de alzada.

El signo denegado está formado por los vocablos 'LA CHAMANA' y debajo de ellos, en posición secundaria y en letra más pequeña, los vocablos 'sabores de México'. Todo ello enmarcado en un gráfico circular.

Por su parte el signo prioritario está formado por el vocablo 'LA CHALANA'.

A la vista de ello debemos estimar que entre los signos enfrentados existen semejanzas fonéticas y denominativas evidentes, pues los vocablos de ambos signos tienen idéntica estructura y, como dice la resolución de la OEPM, comparten la misma secuencia vocálica, el mismo género y el mismo número de sílabas y letras, siendo que la única diferencia entre esos vocablos estriba en la sustitución de la consonante M por la L en la penúltima sílaba. Además y aunque el signo denegado tiene otros vocablos (sabores de Mexico), estos están ubicados en una posición completamente secundaria y en una letra mucho más pequeña, por lo que destaca en el signo es el vocablo 'La Chamana'. Tampoco el elemento gráfico del signo denegado tiene la suficiente relevancia y entidad como para desvirtuar esa impresión de semejanza denominativa y fonética entre los signos en conflicto, sin que el hecho de que desde un punto de vista conceptual sugieran ideas diversas, sea suficiente para desvirtuar la semejanza denominativa que ofrecen los signos.

Ya hemos dicho que para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza denominativa o fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas).

En el presente caso, el signo denegado se dirige a proteger los siguientes productos:

En clase 43: 'servicios de restauración alimentación propios de gastronomía mexicana'.

El signo prioritario está registrado para proteger:

En clase 43: 'servicios de restauración y hospedaje temporal'.

Como se puede apreciar hay una evidente semejanza en los campos aplicativos que no queda desvirtuada por la limitación efectuada por la recurrente en cuanto que los servicios de restauración sean propios de la gastronomía mexicana pues, lo relevante es que se trata en ambos casos de servicios de restauración.

Por todo ello, debemos apreciar que concurre la prohibición relativa de registro del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas por lo que debe desestimarse el recurso,

SEXTO.-Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, al estimarse el recurso se imponen a la demandante las costas causadas, con el límite de 1.500 euros, como cuantía máxima, por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por cada parte demandada, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto y la actuación profesional desarrollada.

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil GRUPO ARGÜENDE, S.L., contra la resolución de 24 de julio de 2018 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 14/03//2018 que deniega la inscripción de la marca número 3680871 'LA CHAMANA' (mixta), en clase 43; con expresa imposición a la demandante de las costas causadas, con el límite máximo establecido en el FD SEXTO de esta sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndolas que contra la misma cabe interponer Recurso de Casación que se preparará ante esta Sala en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución, mediante escrito que deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan, exponer que se da cumplimiento a los requisitos impuestos en el apartado nº 2 del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por los únicos motivos recogidos en el primer párrafo del apartado 3 del artículo 86 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia cuando concurran entre otras, las circunstancias recogidas en el apartado 2º del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa y se presuma interés casacional objetivo en los términos recogidos en el apartado 3 de dicho artículo 88 de la citada Ley), previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0940-18 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo conceptodel documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0940-18 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. José Ramón Chulvi Montaner

Dª María Soledad Gamo Serrano

LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DE LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID CERTIFICA:

Que la anterior fotocopia, compuesta de folios, es fiel reflejo de la sentencia original firmada por los Magistrados que figuran en la misma, la cual ha sido publicada y entregada a esta Secretaría en el día de hoy y, una vez expedida la presente certificación para su unión al rollo y copias para su notificación, ha quedado archivado el original para su unión al libro de sentencias originales. Madrid a .