Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 798/2019, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 589/2018 de 30 de Diciembre de 2019

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2018/0015026
Procedimiento Ordinario 589/2018
RECURSO 589/2018
SENTENCIA NÚMERO 798/19
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
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Ilustrísimos señores:
Presidente.
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª. María de la Soledad Gamo Serrano
En la villa de Madrid, a treinta de diciembre de dos mil diecinueve.
Visto por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
compuesta por los Ilmos. Magistrados referenciados al margen, el recurso núm. 589/2018, interpuesto por
Multiópticas Sociedad Cooperativa, representada por Dª. Raquel Cardeñosa Cuesta y defendida por Dª. Isabel
Escudero Pérez en materia de propiedad industrial, figurando como parte demandada la Oficina Española de
Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, representada y defendida por el Abogado
del Estado y Atlantic Optical Company Incorporated, representada por D. Angel Rojas Santos y defendida por
D. Fernando Ortega Sánchez, siendo la cuantía indeterminada.
Ha sido Magistrada ponente la Ilma. Sra. Dª. María de la Soledad Gamo Serrano, quien expresa el parecer de
la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- En fecha 22 de junio de 2018 Dª. Raquel Cardeñosa Cuesta, en representación de Multiópticas Sociedad Cooperativa, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18 de abril de 2018, estimatoria del recurso de alzada entablado por Atlantic Optical Company Incorporated contra la dictada el 12 de mayo de 2017, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 4 de julio, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.



SEGUNDO.- El 4 de agosto de 2018 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: la mercantil Multiópticas Sociedad Cooperativa conforma una asociación de ópticas junto con la mercantil Multinversiones, S.A. que nació a principios de los años 70 y que, contando con más de treinta años de experiencia hasta llegar a ser la empresa actual, cuenta con más de seiscientas tiendas distribuidas por todo el territorio nacional, más de dos mil profesionales ópticos y de auditología, hallándose registrada a favor de la última de las sociedades indicadas la denominación 'Multiópticas' en 51 registros de Marcas en todo el mundo, siendo marca renombrada que trasciende al sector de la óptica y es conocida por la gran mayoría del público por su gran reputación y las inversiones publicitarias; la constante evolución del consumidor y la integración de los servicios ópticos tradicionales con las tendencias de la moda determinaron un cambio de la imagen corporativa de Multiópticas, naciendo una marca de producto propio, la marca 'MÓ' que, junto con 'MULTIOPTICAS', representa la nueva imagen global del grupo y, además, se constituye en la primera marca para sus productos ópticos, cambio evolutivo que supuso una fortísima inversión publicitaria en todos los medios de comunicación, siendo al día de hoy la nueva marca notoriamente conocida para los consumidores, habiéndose efectuado cuarenta y cuatro registros de dicha denominación a nivel de España y de Europa y habiendo sido reconocida la notoriedad de dicha marca por la propia Oficina Española de Patentes y Marcas y por la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual; el término 'GEEK', por su parte, no es exclusivo de Atlantic Optical Company Incorporated, existiendo numerosas marcas registradas con ese término por terceros en la EUIPO, como tampoco la oponente es titular prioritaria en Europa con dicho vocablo para proteger 'gafas', por lo que dicho término no puede tener la protección que pretende la oponente; a pesar de ello, solicitado por la recurrente el registro de la marca 'MO GEEK' en las clases 5 y 35 del Nomenclátor Internacional la marca fue denegada al ser estimado el recurso de alzada entablado por Atlantic Optical Company Incorporated contra la inicial resolución de concesión; no existe riesgo de confusión entre los signos enfrentados porque difieren en su conjunto, al formarse esencialmente la marca anterior por elementos denominativos no apreciables, descriptivos de un estereotipo de persona con gafas y sin que pueda monopolizarse el término 'GEEK', reproducido en numerosas marcas registradas en España y en la Unión Europea; el elemento fonético que prevalece y caracteriza la marca de Multiópticas Sociedad Cooperativa es la marca 'MO' porque la reproduce al inicio de la denominación, de modo que la marca 'MÓ GEEK' es una extensión del derecho que ya posee la recurrente sobre el signo, excluyendo el hecho de ser dicha marca notoriamente conocida en España el riesgo de confusión entre los signos y existiendo una aplicación indebida, por tanto, del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas; debe tenerse en cuenta, además, que el riesgo de asociación debe interpretarse de forma restrictiva, de modo que para que dicho riesgo sirva de base para denegar un marca es necesario que exista un riesgo de confusión verdadero y debidamente acreditado en cuanto al origen de los productos o servicios de que se trate; no existiendo, por tanto, identidad o semejanza entre las marcas resulta intrascendente la coincidencia aplicativa.

Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se anule la resolución recurrida por no ser conforme a Derecho y se conceda el registro de la marca en las clases solicitadas, condenando a la Oficina Española de Patentes y Marcas al pago de las costas procesales.



TERCERO.- Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando el Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por existir una identidad aplicativa para la clase 9 y estrecha relación para la clase 35, por lo que, al ser coincidentes las denominaciones en el término que mayor fuerza distintiva tiene, el resto de los términos que los componen no son suficientes como para poder singularizarlos hasta el punto de ser valorados como realidades diferenciadas y existe riesgo de confusión que justifica la aplicación de la prohibición contenida en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, careciendo de relevancia los precedentes administrativos y jurisprudenciales que cita la recurrente en su escrito de demanda, al constituir la concesión o denegación de la inscripción un acto reglado y no discrecional, en el que nunca puede entrar en juego el precedente.

Por similares consideraciones vino a oponerse a la demanda, solicitando su desestimación, la codemandada Atlantic Optical Company Incorporated, a través de su representación procesal.



CUARTO.- Acordado el recibimiento del pleito a prueba fue propuesta y admitida documental, en exclusiva, evacuando las partes trámite de conclusiones escritas, con el resultado que consta, y señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 19 de diciembre de 2019.



QUINTO.- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

A los que son de aplicación los consecuentes,

Fundamentos

PRIMERO.- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18 de abril de 2018, por la que, con estimación del recurso de alzada entablado por Atlantic Optical Company Incorporated contra la dictada el 12 de mayo de 2017, se deniega el registro de la marca 'MÓ GEEK' solicitada para distinguir productos de las clases 9 y 35, por su incompatibilidad con la marca previa de la Unión Europea núm. 1059184 ('GEEK EYEWEAR'), inscrita a favor de la recurrente en alzada en la clase 9 del Nomenclátor Internacional.

La precitada resolución estima que procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por existir entre la marca solicitada y el signo prioritario semejanzas determinantes de la concurrencia de los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, al generar la similitud o semejanza aludida entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios que desemboca, en suma, en la inviabilidad registral de la marca solicitada por Multiópticas Sociedad Cooperativa.



SEGUNDO.- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor ' Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular'.

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que ' (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fín de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.



TERCERO.- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta '(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares', por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004)].



CUARTO.- Pues bien, siendo idénticos o íntimamente relacionados en este caso los campos aplicativos entre la marca que pretende registrarse y la prioritaria - productos o servicios de las clases 9 (gafas, cristales, monturas, estuches y fundas para gafas) y 35 (servicios de promoción de ventas y de venta al por menor, al por mayor y a través de redes mundiales de informática de dichos artículos) tratándose de la marca solicitada y servicios de la clase 9 (artículos de óptica, monturas de quevedos y estuches de gafas) en el caso de la prioritaria existe, asimismo, un grado de similitud o semejanza entre los signos que comporta riesgo de confusión en los consumidores.

En efecto, el signo cuyo registro se pretende viene a incorporar una parte denominativa de una marca preexistente (el término 'GEEK') que, frente a lo que aduce la recurrente en su escrito de demanda, sí estimamos que goza de especial distintividad, pues no se trata de un vocablo con meras connotaciones descriptivas sino de un vocablo de origen inglés cuyo concepto o significado no es, en absoluto, de general conocimiento -desde luego y atendido el significado que le asigna la propia recurrente en su escrito rector, no es meramente descriptivo del tipo de servicios que trata de identificar el signo prioritario- no incorporando la nueva marca ningún otro signo que le dote de distintividad y siendo irrelevante al efecto el hecho de que se haya incorporado el referido vocablo a una marca de la que se predica la condición de notoriedad como es 'MÓ', pues ello no excluye la efectiva concurrencia de un riesgo de confusión y/o asociación proveniente de la incorporación del distintivo 'GEEK', sin valor conceptual para el consumidor medio español, como aduce la codemandada en su escrito de contestación pues, como pone de manifiesto la STS 9 mayo 2018 (rec. 3386/2005) citada por la codemandada en su escrito de contestación, ' (...) la marca notoria no puede convertirse en instrumento de apropiación de otras marcas menos conocidas mediante la unión de su distintivo al de éstas, de manera que se cree en el consumidor una asociación en cuanto al origen comercial de ambas o, cuando menos, en cuanto a la existencia de una relación económica entre las respectivas sociedades o empresas interesadas. En estos términos nos hemos pronunciado recientemente ( STS de fecha 25 de febrero de 2008 en el RC 367/2006 ) (...) Seguimos así el criterio acogido por el T. J. de las C.E., en sentencia de 6 de octubre de 2005, dictada en el Asunto C-120/04 (THOMSON LIFE/LIFE): '29 En el marco del examen de la existencia de un riesgo de confusión, la apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes (véase el auto Matratzen Concord/OAMI, antes citado, apartado 32).

30 Sin embargo, más allá del caso habitual en el que el consumidor medio percibe una marca como un todo, y a pesar de la circunstancia de que en la impresión de conjunto pueda predominar uno o varios componentes de una marca compleja, no se excluye en absoluto que, en un caso particular, una marca anterior, utilizada por un tercero en un signo compuesto que contiene la denominación de la empresa de ese tercero, ocupe una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto, sin constituir por ello su elemento dominante.

31 En tal supuesto, la impresión de conjunto producida por el signo compuesto puede inducir al público a creer que los productos o servicios de que se trata proceden, al menos, de empresas vinculadas económicamente, en cuyo caso debe admitirse la existencia de un riesgo de confusión.

32 La verificación de la existencia de un riesgo de confusión no puede estar supeditada al requisito de que la impresión de conjunto producida por el signo compuesto esté dominada por la parte de éste constituida por la marca anterior.

33 Si se exigiera dicho requisito, se privaría al titular de la marca anterior del derecho exclusivo que le confiere el artículo 5, apartado 1, de la Directiva , aun cuando dicha marca ocupara una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto, aunque no dominante.

34 Este sería el caso, por ejemplo, cuando el titular de una marca de renombre utilizara un signo compuesto mediante la yuxtaposición de aquélla y de una marca anterior que no fuera a su vez una marca de renombre. Este sería también el caso si el signo compuesto estuviera constituido por una marca anterior y una denominación comercial de renombre. En efecto, la impresión de conjunto estaría entonces dominada, en la mayor parte de los supuestos, por la marca de renombre o la denominación comercial de renombre contenidos en el signo compuesto.

35 Así, contrariamente a la intención del legislador comunitario expresada en el décimo considerando de la Directiva, no se garantiza la protección de la función de origen de la marca anterior, aunque dicha marca ocupe una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto.

36 Por lo tanto, debe reconocerse que, a efectos de la verificación de un riesgo de confusión, basta con que, en razón de la posición distintiva y autónoma que ocupa la marca anterior, el público atribuya también al titular de tal marca el origen de los productos o de los servicios designados por el signo compuesto'.

Por ello y atendida la coincidencia de campos aplicativos estimamos que la coexistencia de ambas marcas en el mercado puede inducir a error o confusión entre el público consumidor respecto de los servicios que una y otra distinguen.



QUINTO.- Resta por significar, con la STS 6 noviembre 2015 (casación 965/2013) que la constatación de la coexistencia pacífica en el mercado de marcas que incorporen en su configuración denominativa vocablos idénticos o similares no constituye razón para impedir la aplicación de las prohibiciones de registro previstas en el artículo 6 de la Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ni para atenuar el rigor comparativo en el juicio, respecto de la existencia de identidad y similitud de los signos y los productos y servicios ofrecidos, debido a la escasa virtualidad de los precedentes administrativos en el Derecho de Marcas [por todas SSTS 30 abril 2015 (casación 4054/2009) y 27 septiembre 2017 (casación 557/2016)].

Puntualiza al respecto la STS 8 abril 2007 (rec. 5327/2004) que ' (...) en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad. [...] Conforme es doctrina reiterada de esta Sala, los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución , en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en el citado texto legal, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas previstas en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas'.



SEXTO.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la desestimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a la recurrente, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado tercero del mismo precepto legal, señala 1.000 euros como cuantía máxima para cada uno de los demandados y por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 22 de junio de 2018 Dª. Raquel Cardeñosa Cuesta, en representación de Multiópticas Sociedad Cooperativa, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18 de abril de 2018, estimatoria del recurso de alzada entablado por Atlantic Optical Company Incorporated contra la dictada el 12 de mayo de 2017, el cual fue admitido a trámite por Decreto de 4 de julio, reclamándose la remisión del expediente administrativo y emplazándose a la Administración demandada.



SEGUNDO.- El 4 de agosto de 2018 se formalizó en tiempo y forma la demanda, en la que venían a exponerse, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de impugnación: la mercantil Multiópticas Sociedad Cooperativa conforma una asociación de ópticas junto con la mercantil Multinversiones, S.A. que nació a principios de los años 70 y que, contando con más de treinta años de experiencia hasta llegar a ser la empresa actual, cuenta con más de seiscientas tiendas distribuidas por todo el territorio nacional, más de dos mil profesionales ópticos y de auditología, hallándose registrada a favor de la última de las sociedades indicadas la denominación 'Multiópticas' en 51 registros de Marcas en todo el mundo, siendo marca renombrada que trasciende al sector de la óptica y es conocida por la gran mayoría del público por su gran reputación y las inversiones publicitarias; la constante evolución del consumidor y la integración de los servicios ópticos tradicionales con las tendencias de la moda determinaron un cambio de la imagen corporativa de Multiópticas, naciendo una marca de producto propio, la marca 'MÓ' que, junto con 'MULTIOPTICAS', representa la nueva imagen global del grupo y, además, se constituye en la primera marca para sus productos ópticos, cambio evolutivo que supuso una fortísima inversión publicitaria en todos los medios de comunicación, siendo al día de hoy la nueva marca notoriamente conocida para los consumidores, habiéndose efectuado cuarenta y cuatro registros de dicha denominación a nivel de España y de Europa y habiendo sido reconocida la notoriedad de dicha marca por la propia Oficina Española de Patentes y Marcas y por la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual; el término 'GEEK', por su parte, no es exclusivo de Atlantic Optical Company Incorporated, existiendo numerosas marcas registradas con ese término por terceros en la EUIPO, como tampoco la oponente es titular prioritaria en Europa con dicho vocablo para proteger 'gafas', por lo que dicho término no puede tener la protección que pretende la oponente; a pesar de ello, solicitado por la recurrente el registro de la marca 'MO GEEK' en las clases 5 y 35 del Nomenclátor Internacional la marca fue denegada al ser estimado el recurso de alzada entablado por Atlantic Optical Company Incorporated contra la inicial resolución de concesión; no existe riesgo de confusión entre los signos enfrentados porque difieren en su conjunto, al formarse esencialmente la marca anterior por elementos denominativos no apreciables, descriptivos de un estereotipo de persona con gafas y sin que pueda monopolizarse el término 'GEEK', reproducido en numerosas marcas registradas en España y en la Unión Europea; el elemento fonético que prevalece y caracteriza la marca de Multiópticas Sociedad Cooperativa es la marca 'MO' porque la reproduce al inicio de la denominación, de modo que la marca 'MÓ GEEK' es una extensión del derecho que ya posee la recurrente sobre el signo, excluyendo el hecho de ser dicha marca notoriamente conocida en España el riesgo de confusión entre los signos y existiendo una aplicación indebida, por tanto, del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas; debe tenerse en cuenta, además, que el riesgo de asociación debe interpretarse de forma restrictiva, de modo que para que dicho riesgo sirva de base para denegar un marca es necesario que exista un riesgo de confusión verdadero y debidamente acreditado en cuanto al origen de los productos o servicios de que se trate; no existiendo, por tanto, identidad o semejanza entre las marcas resulta intrascendente la coincidencia aplicativa.

Tras invocar los fundamentos de derecho estimados pertinentes en apoyo de su pretensión terminaba solicitando la parte demandante en su escrito que, previos los trámites oportunos, se dictase en su día Sentencia por la que, con estimación del recurso contencioso-administrativo, se anule la resolución recurrida por no ser conforme a Derecho y se conceda el registro de la marca en las clases solicitadas, condenando a la Oficina Española de Patentes y Marcas al pago de las costas procesales.



TERCERO.- Del escrito de demanda se dio el oportuno traslado, formulando el Abogado del Estado escrito de contestación en el que venía a oponerse a las pretensiones deducidas de contrario y a interesar su desestimación, resumidamente, previa exposición de la normativa y doctrina jurisprudencial aplicables, por existir una identidad aplicativa para la clase 9 y estrecha relación para la clase 35, por lo que, al ser coincidentes las denominaciones en el término que mayor fuerza distintiva tiene, el resto de los términos que los componen no son suficientes como para poder singularizarlos hasta el punto de ser valorados como realidades diferenciadas y existe riesgo de confusión que justifica la aplicación de la prohibición contenida en el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, careciendo de relevancia los precedentes administrativos y jurisprudenciales que cita la recurrente en su escrito de demanda, al constituir la concesión o denegación de la inscripción un acto reglado y no discrecional, en el que nunca puede entrar en juego el precedente.

Por similares consideraciones vino a oponerse a la demanda, solicitando su desestimación, la codemandada Atlantic Optical Company Incorporated, a través de su representación procesal.



CUARTO.- Acordado el recibimiento del pleito a prueba fue propuesta y admitida documental, en exclusiva, evacuando las partes trámite de conclusiones escritas, con el resultado que consta, y señalándose para votación y fallo, lo que tuvo lugar el día 19 de diciembre de 2019.



QUINTO.- En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones legales.

A los que son de aplicación los consecuentes, FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18 de abril de 2018, por la que, con estimación del recurso de alzada entablado por Atlantic Optical Company Incorporated contra la dictada el 12 de mayo de 2017, se deniega el registro de la marca 'MÓ GEEK' solicitada para distinguir productos de las clases 9 y 35, por su incompatibilidad con la marca previa de la Unión Europea núm. 1059184 ('GEEK EYEWEAR'), inscrita a favor de la recurrente en alzada en la clase 9 del Nomenclátor Internacional.

La precitada resolución estima que procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por existir entre la marca solicitada y el signo prioritario semejanzas determinantes de la concurrencia de los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, al generar la similitud o semejanza aludida entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios que desemboca, en suma, en la inviabilidad registral de la marca solicitada por Multiópticas Sociedad Cooperativa.



SEGUNDO.- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor ' Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular'.

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que ' (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible'.

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fín de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.



TERCERO.- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta '(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares', por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004)].



CUARTO.- Pues bien, siendo idénticos o íntimamente relacionados en este caso los campos aplicativos entre la marca que pretende registrarse y la prioritaria - productos o servicios de las clases 9 (gafas, cristales, monturas, estuches y fundas para gafas) y 35 (servicios de promoción de ventas y de venta al por menor, al por mayor y a través de redes mundiales de informática de dichos artículos) tratándose de la marca solicitada y servicios de la clase 9 (artículos de óptica, monturas de quevedos y estuches de gafas) en el caso de la prioritaria existe, asimismo, un grado de similitud o semejanza entre los signos que comporta riesgo de confusión en los consumidores.

En efecto, el signo cuyo registro se pretende viene a incorporar una parte denominativa de una marca preexistente (el término 'GEEK') que, frente a lo que aduce la recurrente en su escrito de demanda, sí estimamos que goza de especial distintividad, pues no se trata de un vocablo con meras connotaciones descriptivas sino de un vocablo de origen inglés cuyo concepto o significado no es, en absoluto, de general conocimiento -desde luego y atendido el significado que le asigna la propia recurrente en su escrito rector, no es meramente descriptivo del tipo de servicios que trata de identificar el signo prioritario- no incorporando la nueva marca ningún otro signo que le dote de distintividad y siendo irrelevante al efecto el hecho de que se haya incorporado el referido vocablo a una marca de la que se predica la condición de notoriedad como es 'MÓ', pues ello no excluye la efectiva concurrencia de un riesgo de confusión y/o asociación proveniente de la incorporación del distintivo 'GEEK', sin valor conceptual para el consumidor medio español, como aduce la codemandada en su escrito de contestación pues, como pone de manifiesto la STS 9 mayo 2018 (rec. 3386/2005) citada por la codemandada en su escrito de contestación, ' (...) la marca notoria no puede convertirse en instrumento de apropiación de otras marcas menos conocidas mediante la unión de su distintivo al de éstas, de manera que se cree en el consumidor una asociación en cuanto al origen comercial de ambas o, cuando menos, en cuanto a la existencia de una relación económica entre las respectivas sociedades o empresas interesadas. En estos términos nos hemos pronunciado recientemente ( STS de fecha 25 de febrero de 2008 en el RC 367/2006 ) (...) Seguimos así el criterio acogido por el T. J. de las C.E., en sentencia de 6 de octubre de 2005, dictada en el Asunto C-120/04 (THOMSON LIFE/LIFE): '29 En el marco del examen de la existencia de un riesgo de confusión, la apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes (véase el auto Matratzen Concord/OAMI, antes citado, apartado 32).

30 Sin embargo, más allá del caso habitual en el que el consumidor medio percibe una marca como un todo, y a pesar de la circunstancia de que en la impresión de conjunto pueda predominar uno o varios componentes de una marca compleja, no se excluye en absoluto que, en un caso particular, una marca anterior, utilizada por un tercero en un signo compuesto que contiene la denominación de la empresa de ese tercero, ocupe una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto, sin constituir por ello su elemento dominante.

31 En tal supuesto, la impresión de conjunto producida por el signo compuesto puede inducir al público a creer que los productos o servicios de que se trata proceden, al menos, de empresas vinculadas económicamente, en cuyo caso debe admitirse la existencia de un riesgo de confusión.

32 La verificación de la existencia de un riesgo de confusión no puede estar supeditada al requisito de que la impresión de conjunto producida por el signo compuesto esté dominada por la parte de éste constituida por la marca anterior.

33 Si se exigiera dicho requisito, se privaría al titular de la marca anterior del derecho exclusivo que le confiere el artículo 5, apartado 1, de la Directiva , aun cuando dicha marca ocupara una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto, aunque no dominante.

34 Este sería el caso, por ejemplo, cuando el titular de una marca de renombre utilizara un signo compuesto mediante la yuxtaposición de aquélla y de una marca anterior que no fuera a su vez una marca de renombre. Este sería también el caso si el signo compuesto estuviera constituido por una marca anterior y una denominación comercial de renombre. En efecto, la impresión de conjunto estaría entonces dominada, en la mayor parte de los supuestos, por la marca de renombre o la denominación comercial de renombre contenidos en el signo compuesto.

35 Así, contrariamente a la intención del legislador comunitario expresada en el décimo considerando de la Directiva, no se garantiza la protección de la función de origen de la marca anterior, aunque dicha marca ocupe una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto.

36 Por lo tanto, debe reconocerse que, a efectos de la verificación de un riesgo de confusión, basta con que, en razón de la posición distintiva y autónoma que ocupa la marca anterior, el público atribuya también al titular de tal marca el origen de los productos o de los servicios designados por el signo compuesto'.

Por ello y atendida la coincidencia de campos aplicativos estimamos que la coexistencia de ambas marcas en el mercado puede inducir a error o confusión entre el público consumidor respecto de los servicios que una y otra distinguen.



QUINTO.- Resta por significar, con la STS 6 noviembre 2015 (casación 965/2013) que la constatación de la coexistencia pacífica en el mercado de marcas que incorporen en su configuración denominativa vocablos idénticos o similares no constituye razón para impedir la aplicación de las prohibiciones de registro previstas en el artículo 6 de la Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ni para atenuar el rigor comparativo en el juicio, respecto de la existencia de identidad y similitud de los signos y los productos y servicios ofrecidos, debido a la escasa virtualidad de los precedentes administrativos en el Derecho de Marcas [por todas SSTS 30 abril 2015 (casación 4054/2009) y 27 septiembre 2017 (casación 557/2016)].

Puntualiza al respecto la STS 8 abril 2007 (rec. 5327/2004) que ' (...) en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad. [...] Conforme es doctrina reiterada de esta Sala, los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución , en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en el citado texto legal, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas previstas en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas'.



SEXTO.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la desestimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a la recurrente, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado tercero del mismo precepto legal, señala 1.000 euros como cuantía máxima para cada uno de los demandados y por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLAMOS Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dª.

Raquel Cardeñosa Cuesta, en nombre de Multiópticas Sociedad Cooperativa, contra la resolución de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18 de abril de 2018, estimatoria del recurso de alzada entablado por Atlantic Optical Company Incorporated contra la dictada el 12 de mayo de 2017, imponiendo a la actora el pago de las costas procesales, con el límite máximo mencionado en el último de los fundamentos de la presente Sentencia.

Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sean relevantes y determinantes del fallo impugnado o ante una Sección de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con la composición que determina el artículo 86.3 de la Ley jurisdiccional si el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma, recurso que habrá de prepararse ante esta misma Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de la presente Sentencia mediante escrito que reúna los requisitos expresados en el artículo 89.2 del mismo Cuerpo legal y previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la ley Orgánica del Poder Judicial, que habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente n° 2612-000-85-0589-18 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo n° 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general n° 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos de que dimana, con inclusión del original en el Libro de Sentencias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. José Ramón Chulvi Montaner Dª. María de la Soledad Gamo Serrano