Sentencia Contencioso-Administrativo 188/2023 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 530/2022 de 19 de mayo del 2023

PRIMERO.- Es objeto del presente recurso la Resolución desestimatoria de Recurso de Alzada de 28 de julio de 2022 de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) por la que se confirma la Resolución de 9 de septiembre de 2021 denegatoria de la marca nacional mixta M4098769 "DEL TORO Y DEL TORO ABOGADOS - PROCURADORES", publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 2 de agosto de 2022

La resolución impugnada cita el articulo artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas (17/2001) y el artículo 7.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante LM), que prohíben el registro como marcas de los signos que sean idénticos o semejantes a un nombre comercial prioritario y que, por ser idénticos o semejantes los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

En este sentido señala que la oposición del nombre comercial N0414277 Toro Abogados, dadas las similitudes denominativas, fonéticas y conceptuales existentes entre los signos y la impresión de conjunto tan parecida que ofrecen. Las marcas enfrentadas presentan una similitud denominativa, fonética y conceptual en los términos "TORO" y "ABOGADOS", percibidos como elementos principales, sin que los elementos adicionales que presentan las marcas permitan la distinción entre las marcas dentro del mercado. Existe además identidad aplicativa en la clase 45, dentro del sector de mercado de servicios jurídicos solicitados por las marcas, por lo que se estima que los signos en conflicto no pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin generar riesgo de confusión o asociación por parte público consumidor.

Analiza la cuestión litigiosa en los siguientes términos:

«1. La marca solicitada M 4098769 "Del Toro y del Toro abogados y procuradores"

2. El nombre comercial prioritario N 0414277 "Toro abogados"

Denominativamente, entre los citados signos, existe una gran similitud derivada de la reproducción del único término distintivo del signo oponente ya que "abogados" o "procuradores" son genéricos en relación con los servicios identificados.

Desde el punto de vista gráfico, si bien es cierto que ambos signos incorporan un elemento gráfico diferenciador no es menos cierto que en el ámbito mercantil prevalece el aspecto verbal sobre el resto de los elementos integrantes de la marca ( Sentencia del Tribunal Supremo de 16 diciembre 2003 RJ 2003\8534).

A la luz de todo lo anterior, es clara la existencia de una similitud fonético-denominativa entre los signos enfrentados, quedando cumplido al primer requisito del art. 7.1 b) de la LM.

Desde el punto de vista aplicativo cabe referirse a la sentencia de 29 de septiembre de 1998 dictada por el TJUE, C-39/97, Canon, donde afirma que "para apreciar la similitud entre los productos o servicios designados, (...), procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario." Por tanto, se hace necesario analizar en qué consisten los productos y servicios, su estructura, cuál es su ámbito comercial y su finalidad. Sí la finalidad de los productos o servicios es la misma, parecida o está relacionada, así como si sirven para satisfacer las mismas necesidades es un indicador muy fiable de la relación aplicativa de los productos o servicios objeto de estudio. Otro de los criterios fundamentales de la jurisprudencia para determinar la relación aplicativa son los canales de comercialización de los productos. Si estos canales son comunes, en los productos o servicios protegidos por las marcas enfrentadas, será un elemento coadyuvante a la consideración de relación aplicativa y viceversa.

Igualmente, cabe hablar de complementariedad de los productos y servicios cuando existe una estrecha relación entre ellos en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro, de modo que los clientes pueden pensar que la misma empresa es responsable de la producción de dichos productos o de la prestación de tales servicios (a este respecto, véanse las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea de 4 de noviembre de 2003, T-85/02, Castillo y de 22 de junio de 2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi). La complementariedad implica que los productos o servicios puedan utilizarse conjuntamente, lo que presupone que se encuentren dirigidos al mismo público. En

el supuesto que nos ocupa, los signos reivindican los siguientes servicios: "SERVICIOS JURIDICOS" de la clase 45, tanto la solicitada como el nombre comercial oponente. Por lo tanto, existe identidad aplicativa.

El último factor a examinar para determinar la posible compatibilidad registral entre los signos, es la posibilidad de que se genere riesgo de confusión o asociación en el consumidor. El riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente los signos en sí o establece una conexión y da por hecho que los productos/servicios/actividades correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente.

Para apreciar el riesgo de confusión la jurisprudencia ha exigido que la comparación se haga de forma global valorando la semejanza de las marcas y la semejanza de los productos o servicios. Así la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de 2012 indica que "como se expresó en las sentencias mencionadas por la recurrente, la determinación concreta del riesgo de confusión debe basarse en la impresión conjunta que cada una de las marcas confrontadas produzca en un consumidor medio de los productos o servicios para los que fueron concedidas -normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz-, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en particular, aquellos elementos distintivos que merezcan la consideración de dominantes, así como, en general, todos los factores del supuesto que resulten pertinentes, entre los cuales suele existir una cierta dependencia -en concreto, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre los signos y a la inversa".

A los efectos de valorar el riesgo de confusión, ha de partirse del patrón de "consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz " elaborado por el TJUE, cuya relación con los productos y con las prestaciones que son servidas por las empresas en liza en un determinado conflicto es la de recabar una información acorde con lo que es habitual, habida cuenta el interés normal de un consumidor y la difusión y conocimiento de las empresas y de sus productos, y la importancia económica y frecuencia de la demanda de estos últimos. A su vez, al exigir que sea razonablemente atento y perspicaz, demanda que se trate igualmente de un consumidor que tenga unas aptitudes y unas actitudes para con el mercado que conforman un justo y adecuado interés para satisfacer sus propias necesidades de manera correcta, adoptando las iniciativas necesarias para formar adecuadamente su voluntad según el tipo de producto, pero sin llegar a ser un especialista ni una persona cuyas actividades sobre este punto excedan de lo que podríamos denominar una "diligencia media" del consumidor.

Igualmente, el criterio de percepción que el consumidor medio tiene de las marcas que se examinan, supone tomar en consideración, por un lado, que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, por lo que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria; por otro lado, que el nivel de atención del consumidor puede variar en función de la categoría de los productos o servicios contemplados ( sentencia del TJUE, C-342/97, Lloyd, apartado 26).»

SEGUNDO.- Los motivos de impugnación que esgrime el demandante son los siguientes:

1.- Indefensión. La oponente " Don Luis Pedro" formuló oposición a la solicitud del registro de marca con base en el Nombre comercial nacional N-0414277, con la denominación "Toro Abogados", registrado igualmente para servicios encuadrados en la clase 45 del Nomenclátor, relativo a "Servicios Jurídicos" pero no realizó alegaciones complementarias al objeto de justificar los motivos de su oposición y esclarecer la infracción legal que se cometía con el registro de la marca novel.

La demandante opone que no debe tramitarse una oposición al registro de la marca, sin que se justifiquen los motivos de la oposición. En este sentido invoca el art. 19.2 LM señala que "la oposición deberá formularse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante escrito motivado y debidamente documentado, en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan, y sólo se tendrá por presentada si en este plazo se abona la tasa correspondiente".

Las irregularidades del escrito de oposición aportado por la marca oponente serían en la tesis de la actora relevantes y no subsanables.

2.- En cuanto al fondo,

Afirma que la jurisprudencia ha establecido que "el criterio esencial para determinar la compatibilidad o no entre los nombres de marcas enfrentados, debe consistir en que la semejanza fonética y gráfica se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras un parangón meramente sintáctico, sin más que una sencilla visión o audición del conjunto que no se entretenga en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, buscando el significado de las palabras o su idea evolutiva, ni que descienda a disposiciones léxico-gramaticales, pues para la convivencia lo esencial es que lo signos que se presenten en el mercado no induzcan a error al consumidor" ( STS de 30 de septiembre de 2016). Y se añade en la misma resolución del Alto Tribunal "la denegación de acceso registral descansa en la doble circunstancia del parecido nominativo y del riesgo de confusión en el mercado, sin que sea suficiente la existencia de cualquier semejanza que no impida la coexistencia pacífica en los canales de comercialización de

Aplicando el anterior criterio concluye que :

1.- La única similitud que guardan las marcas se reduce al uso del término "TORO" que coincide con el apellido de los titulares de las marcas. De resto, no existe ni una sola similitud.

2.- La primera diferencia y más relevante entre ambas marcas queda referida a la repetición y reiteración del término TORO en la novel. Asimismo, en la marca novel se añaden la preposición "DEL" delante del término TORO y la conjunción "Y".

La elección de la composición de la marca novel no es causal y obedece a:

-"DEL TORO Y DEL TORO" eran los dos apellidos del socio fundador del despacho Don Juan Ramón, padre de los actuales titulares del despacho y que ejerció la abogacía durante más de cincuenta años en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria hasta que falleció en el año 2016.

-La denominación conjunta de los dos apellidos denota la composición pluripersonal de los socios del despacho. Y aleja la posibilidad del riesgo de confusión entre los consumidores.

3.- Los logotipos de ambas marcas no guardan ningún parecido entre ellos, con lo que no existe posibilidad de riesgo de confusión por parte de los consumidores. Se emplea un tipo de letra diferente, la marca novel se escribe en letras mayúsculas, y la oponente se escribe en minúsculas, salvo la primera letra que se escribe en letra mayúscula.

4.- La marca novel incluye en la marca, la profesión de Procurador junto con la de Abogado, hecho que no suele ser frecuente en el tráfico económico. No existen en el registro de la OEPM muchos marcas que incluyan las funciones de Abogados y Procuradores bajo una misma firma y denominación. Apareciendo únicamente tres marcas registradas con ambos términos contenidos en su denominación "M-4090887 "Signum abogados procuradores asesores", M-4111051 "Alvarez & Berrocal Abogados y Procuradores en Canarias" y M-4133507 "Pluslegal Abogados & Procuradores" (documentos nº 2, 3 y 4 acompañados a la demanda).

5.-Añade a su argumentación que la decisión no sería coherente con decisiones anteriores en las que sí se ha permitido el registro de otras marcas:

. M-2651530 J.M. TORO, S.L. desde 1918 TORO, en la clase 45 para servicios jurídicos (Se adjunta como documento nº 5)

. M-3708114 MARTIN DEL TORO ABOGADOS en la clase 45 para servicios jurídicos (Se adjunta como documento nº 6)

6.- Los los cauces publicitarios de los despachos de Abogados son ajenos a los cauces publicitarios frecuentes en otros sectores del comercio. En general, cuando alguien elige un Abogado o despacho de Abogados que lo represente o asesore lo hará recomendado por otra persona o por referencias que le hubieran podido dar de un concreto Abogado. Es decir, que el usuario genérico de un despacho de Abogados no se verá obligado a elegir en una estantería entre uno u otro producto similar o por un nombre dentro de un listado de profesionales, sino que tendrá otras referencias que le impedirán incurrir en la confusión o en el error que exige la norma para impedir el acceso al Registro de la marca solicitada, ya sea por la cercanía física del despacho, ya sea por una concreta especialización en determinadas materias, ya sea por el nombre de un concreto Abogado que trabaja para esa firma.

7.- El despacho del titular de la marca oponente se limita a una oficina en el pueblo de Fuengirola en la provincia de Málaga, mientras que el despacho de mis representados se encuentra ubicado en Las Palmas de Gran Canaria. Y en ambos casos no parece que pueda existir una eventual confusión en los usuarios de los servicios legales.

TERCERO.- La Abogacía del Estado opone lo siguiente:

a) En cuanto al aspecto formal, el oponente expresara la razón de su oposición en el escrito de oposición se indica cuál es el registro oponente, el Nombre Comercial nº 414.277, y se indica que la oposición se formula contra "la solicitud de marca por utilizar el mismo nombre "Toro abogados" y además en el mismo sector o clase, 45, abogacía. Nombre que induce claramente a error".

En este sentido considera que si bien, la fundamentación es sucinta, incluso esquemática, no ha ocasionado indefensión por desconocimiento de los motivos de la oposición, ni mucho menos que la OEPM haya suplido la inmotivación de la oposición formulada.

b) En cuanto al fondo : Es criterio jurisprudencialmente establecido que la interpretación del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 diciembre de Marcas debe hacerse sobre la base del concepto de marca reconocido en su art. 4 como "todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras"; de ahí que la marca cuyo registro se pretende, si se parece a otra que a está registrada, deba ser analizada en un doble aspecto, en cuanto que funcionalmente debe

poseer una suficiente y necesaria eficacia distintiva y teleológicamente debe evitar cualquier tipo de confusión.

En la comparativa considera que :

1.- Los servicios son absolutamente coincidentes, y en los que el único vocablo dotado de carga distintiva es el sustantivo TORO, coincidente en ambos registros. Los vocablos "abogados" y"procuradores", dado su carácter descriptivo de la naturaleza de los servicios que se ofrecen, y que deben estar a disposición de todos los comerciantes del sector, no pueden reivindicarse en exclusiva, careciendo de fuerza distintiva., y las partículas "del" e "y", no tiene mayor trascendencia en el conjunto que la de amalgamar los distintos elementos denominativos que componen la marca y el nombre comercial enfrentados. En cuanto al elemento gráfico el oponente y la marca solicitada incorporan unos conjuntos compuestos por tres líneas en un caso horizontales y en otros verticales, además de una T. Si bien es cierto que no son idénticos, pues la imagen del oponente evoca las astas y la columna del foro que los solicitantes no incorporan a su diseño, también lo es que no se trata de representaciones totalmente diversas.

En todo caso, debe recordarse que en el tráfico mercantil prevalece el aspecto verbal sobre el resto de los elementos integrantes de la marca.( Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recursos 1173/2016, 21/03/2018)

Por último, han de tenerse en cuenta los pronunciamientos del Tribunal Supremo que resuelven supuestos análogos al del presente recurso, y que declaran la incompatibilidad entre aquellas marcas en las que concurre la similitud fonética y la identidad aplicativa antes citadas. Por su expresividad podemos citar, entre otras muchas, la Sentencia de nº 2196/2016 de 11 de octubre, del mismo Tribunal.

CUARTO.-

Marco jurídico de aplicación:

* Artículo 7 de la Ley de Marcas, Ley 17/2001, de 7 de diciembre

«Artículo 7. Nombres comerciales anteriores.

1. No podrán registrarse como marcas los signos:

a) Que sean idénticos a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca.

b) Que por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idénticas o similares las actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la marca, exista un riesgo de confusión en el público ; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con el nombre comercial anterior.

2. A los efectos de este artículo se entenderá por nombres comerciales anteriores:

a) Los nombres comerciales registrados en España cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen.

b) Las solicitudes de los nombres comerciales a los que hace referencia la letra anterior, a condición de que sean finalmente registradas.»

En el caso de lo que se trata es de la inscripción de la marca M4098769 "DEL TORO Y DEL TORO ABOGADOS - PROCURADORES", oponiéndose el nombre comercial N-0414277, con la denominación "Toro Abogados"

El problema a analizar es si existe un riesgo de confusión en el público. La marca novel y el nombre comercial tienen similitudes fonéticas, y de actividades pero no son exactamente lo mismo, en cuanto la novel duplica el apellido, y añade como actividad a la de abogacía, la de procuraduría.

En sentencia de 13 de septiembre de 2021 ( recurso 19/2021) éste Tribunal con cita de la sentencia de 27 de abril de 2020, ( recurso 299/2019 )señaló que para determinar si se producía la confusión era necesario "revisar globalmente y de forma independiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, en cuanto que la conclusión jurídica que alcanza, de que las marcas confrontadas no pueden convivir en el mercado se fundamenta en un juicio adecuado sobre la existencia de riesgo de confusión, que se basa en la similitud de las denominaciones de los signos confrontados y la evidente coincidencia aplicativa, que propicia que el público pueda relacionar los productos y servicios reivindicados con los ofrecidos, diluyendo el valor distintivo(...)

La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible.

En la marca novel lo que percibe el consumidor medio es una composición gráfico denominativa descriptiva en la que carácter único del producto estaría desarrollada por el nombre de la entidad demandante, y por tanto, permite establecer diferencias con otras marcas registradas, que a utilizan otro logo, otro color, y elementos denominativos.

(...). En sentencia de 15 de abril de 2018 ( Rec 450/2016 )señalamos que señala que el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino únicamente aquella que sea susceptible de producir realmente error o confusión, ya que la comparación de los signos debe hacerse desde una visión de conjunto sintética, desde los elementos integrantes de la denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y gráfica.

Existiría riesgo de confusión si el público pudiese creer que se trata de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. En el presente caso la marca novel presenta elementos que atraen o vinculan la marca que se pretende registrar en la mente del consumidor con el grupo empresarial que pretende su inscripción, (...)

Sin que consideremos acreditado que exista por parte del demandante ningún provecho o beneficio (...), por el contrario, es notorio el uso de la denominación (...), en los distintos productos que oferta, acronimo de apellidos de sus socios, notoriamente utilizado en los últimos cuarenta años. No apreciamos la existencia de parasitismo y,aunque no ignoramos el carácter de marca renombrada (...), apreciamos «justa causa» por lo que debe tolerar el uso por un tercero de un vocablo, que fonéticamente pueda ser semejante a esa marca, al utilizarse de buena fe.( Sentencia TGUE, Comunitaria sección 1 del 25 de octubre de 2018 T-122/17) Debemos añadir además que el TJUE , p 72, en sentencia de 11 de junio de 2020( C 115/2019 ) nos recuerda que el carácter distintivo de una marca debe apreciarse en función de los productos o servicios a que se refiere y de la percepción que se presume por parte de los sectores interesados.« Por lo tanto, el grado de ese carácter distintivo ha de determinarse, en particular, sobre la base de la cuota de mercado que posee la marca de que se trate, la intensidad, el ámbito geográfico y la duración del uso de la marca, así como la proporción de los sectores interesados a los que, gracias a la marca, les consta que el producto procede de una empresa determinada ( sentencias de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97 , EU:C:1999:323 , apartados 22 y 23, y de 19 de junio de 2014, Oberbank y otros, C-217/13 y C-218/13 , EU:C:2014:2012 , apartados 39 y 41).» Lo que en éste caso consideramos que permite la diferenciación entre ambas marcas en cuanto a la procedencia de empresas diferentes.»

QUINTO.- En el caso que enjuiciamos apreciamos lo siguiente:

1.- Los demandantes pretende la inscripción como marca de los apellidos del fundador del despacho de abogados, Sr Juan Ramón, que ejerció la abogacía durante muchos años en Canarias, y que era notoriamente conocido por los Tribunales y por los destinatarios de sus servicios jurídicos. También es notorio y conocido, que en el despacho del fundador continuaron desarrollando la misma profesión de abogacía, además de la procuraduría sus hijas e hijo.

2.- No existe riesgo de aprovecharse del nombre comercial del despacho de abogados sito en otra provincia y ciudad de España.

3.- Tampoco el riesgo de confusión además de lo anteriormente expuesto porque la categoría de servicios jurídico, conlleva que que un consumidor informado sepa qué despacho de abogados está contratando. Como expone el demandante normalmente se acudirá por recomendación a uno de los de su zona, o por especialización en una materia concreta. En relación a la valoración de la categoría de productos que se contrata la STJUE C-361/04, sentencia de 12 de enero de 2016( p 37 y 38 ) nos enseña que para " apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, procede determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 27).

38. A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, a efectos de la apreciación global del riesgo de confusión, procede tomar en consideración, en particular, el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 26)."

En el caso consideramos que no es los mismo, el consumidor que acude, por ejemplo, a un supermercado a comprar un producto. De aquél que tiene un problema jurídico o legal, y necesita asesoramiento jurídico, en el que normalmente se informará respecto a los servicios que contratará, tras una decisión meditada e informada.

En este supuesto entendemos que no hay riesgo de confusión entre un despacho de abogados en Las Palmas, y otro de Andalucía.

4.- Existen diferencias conceptuales entre los productos que ofertan los despachos de abogados, marca novel y nombre comercial oponente, por mucho que ambos se refieran a productos jurídicos, y servicios de asesoramiento.

En este sentido la STJUE (Recurso: C-449/18) en sentencia de 17 de septiembre de 2020:

86 Esta jurisprudencia se refiere a los signos en cuestión y al alcance que debe darse a sus diferencias conceptuales en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión (.) desde la perspectiva del público pertinente, un significado claro y determinado, se puede tener en cuenta, por consiguiente, tanto el signo relativo a la marca anterior (...)

87 Por tanto, habida cuenta de que el Tribunal General indicó, en el apartado 72 de la sentencia recurrida, que el público pertinente percibiría los signos en cuestión como signos conceptualmente diferentes, podía fundadamente aplicar la jurisprudencia derivada de la sentencia de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso y otros/OAMI (C-361/04 P, EU:C:2006:25 ).

88 Esta conclusión no resulta desvirtuada por el hecho de que el público pertinente en el asunto que dio lugar a dicha sentencia fuera diferente del público pertinente en el presente asunto, dado que la posibilidad de aplicar esa jurisprudencia depende de la apreciación de las diferencias conceptuales entre los signos de que se trate en función de la percepción que tenga de ellos el público pertinente en cada caso.

En el caso la decisión del consumidor final de acudir a uno u otro abogado, no va a estar condicionada por el nombre del despacho, sino por la actividad que hayan desarrollado previamente, la especialización en materias concretas, el porcentaje de éxito en las demandas, por lo que consideramos que el margen de confusión entre las dos firmas de abogados no es posible.

5.- Por último, debemos señalar que lo que pretenden los recurrentes es el uso del apellido de su padre fundador de la firma. La firma es un hecho notorio es conocida por "Del Toro" que es el apellido también, obviamente, de los hijos del fundador, y aunque como apunta la OEP el "del" es un vocablo común, en el ámbito preferentemente de Canarias en el que han ejercido su actividad, siempre ha estado indisolublemente el vocablo " del" al apellido "Toro". Es decir, los socios son conocidos como los "Del Toro" porque es su apellido.

En relación a la inclusión en la marca de los propios apellidos, el Tribunal Supremo ha señalado que "es admisible la convivencia de marcas que presenten una homonimia parcial dentro de un conjunto donde el apellido común aparezca encuadrado junto con otras expresiones que permitan su individualización, partiendo de la base de que todo el mundo tiene derecho a usar sus apellidos, siempre que no causen perjuicio a otra persona. ( Sentencia de 31 de enero de 2002, RC 7067/1994 ). Y dijimos en la sentencia de 29 de Octubre de 2009 (RC 1723/2008 ) los siguiente " En el último apartado del primer motivo de casación la recurrente cita dos sentencias de esta Sala (de 20 de diciembre de 2001 y de 19 de diciembre de 2002 ) relativas a la inclusión en nuevas marcas de los apellidos de sus solicitantes. Ninguna de ellas es aplicable al caso de autos pues una y otra subrayan que, ante la presencia de marcas prioritarias obstaculizadoras que también contienen el apellido del solicitante, el derecho de éste debe ceder a menos que sus propias marcas aspirantes contengan los suficientes elementos diferenciadores excluyentes del riesgo de confusión y asociación"

En el caso que enjuiciamos de firmas o despachos de abogados, entendemos que no hay el riesgo de confusión en este sentido también la Sentencia del TSJ de Cataluña de 20 de febrero de 2023( recurso 1570/2021) «Atendidos tales criterios de valoración, debemos comparar la marca mixta aspirante "Inmobiliaria Navarro 37", con las prioritarias alegadas por la recurrente "NN Núñez y Navarro" y "Núñez y Navarro". De la comparación realizada se aprecia que hay diferencias gramaticales y fonéticas entre los términos utilizados, siendo que solo coincide el apellido Navarro en la marca aspirante, que es el segundo en la oponente, además que se añade la cifra 37, dotándole de fuerza distintiva suficiente, pese a la coincidencia parcial con la marca prioritaria de la oponente y a la coincidencia del ámbito aplicativo.»

Existen suficientes rasgos distintivos que evitan la confusión y acogemos la comparativa y conclusiones del Letrado demandante transcritas en el FJ2º, y que resalta las diferencias entre la marca novel y el nombre comercial del oponente.

El recurso será estimado si bien debemos señalar que la motivación relativa a la indefensión no la acogemos porque el demandante ha podido defenderse perfectamente, y ha conocido en todo momento las razones para la oposición del nombre comercial oponente. De hecho, la demanda es la muestra de que la parte ha podido defenderse y explicar los motivos de oposición de forma clara y contundente. La oposición a la marca novel aunque escueta, fue clara suficiente y no causo indefensión.

Las costas procesales se imponen al litigante vencido de conformidad con el artículo 139 de la LJ.