Sentencia Contencioso-Administrativo 215/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 190/2022 de 14 de abril del 2023

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución de la resolución de 11 de enero de 2022 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 15 de julio de 2021 que resolvió conceder la inscripción de la marca española núm. 4086993/8 AYSHA

en las clases 16 para "Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta"; clase 25 para "Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería"; y, clase 41 para "Servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales".

La resolución de fecha 15 de julio de 2021 concedió la inscripción de dicha marca al no tenerse en cuenta la oposición basada en la marca M2957705 OYSHO señalando que "no se aprecian suficientes similitudes fonéticas, denominativas ni conceptuales entre ambas marcas. Si bien, ambos signos comparten las letras intermedias "ysh", las letras inicial y final difieren, dando a su conjunto una sonoridad completamente diferente. Por otra parte, la palabra "Oysho" (signo prioritario) no tiene un significado concreto en la lengua castellana, considerándose un término de fantasía. Mientras que la palabra "Aysha" (signo solicitado) se refiere a un nombre de mujer, siendo éste uno de los nombres árabes más populares. Por todo lo expuesto, y aun teniendo en cuenta la similitud aplicativa en las clases 16 y 25, sin que pueda entenderse que concurre la precitada similitud para la clase 41, se considera que ambas marcas pueden convivir de forma pacífica en el mercado, sin riesgo de confusión y/o asociación por parte del público consumidor".

SEGUNDO.- La recurrente muestra su disconformidad con las resoluciones impugnadas. Alega que el elemento denominativo de la marca "Aysha" es cuasi idéntico a la marca "Oysho", en la medida en que tienen el mismo número de letras, 3 de ellas idénticas y reproducidas en el mismo orden, pues ambas denominaciones coinciden en el uso de las letras "-YSH-" que visual y fonéticamente tienen un fuerte valor diferenciador y caracterizador. Son precisamente la estructura y letras que conforman ambas denominaciones las que dotan de especial distintividad a ambos términos. Añade que el único elemento distintivo de la marca "Aysha" es la propia denominación, ya que dada la simplicidad del elemento gráfico no añade distintividad al signo, quienes además solo usarán la palabra "Aysha" para referirse a los productos o servicios identificados con dicha marca por lo que su concesión infringe el artículo 6 de la Ley de Marcas.

Indica que las resoluciones recurridas no compararon los elementos denominativos de las marcas enfrentadas, que debía haberse tomado como factor principal de comparación, ni tuvieron en cuenta el carácter renombrado de las marcas "Oysho", lo que obligaba a extremar el rigor comparativo entre las marcas para cumplir la Jurisprudencia anteriormente expuesta.

Expresa que en los productos designados por ambas marcas en las clases 6 y 25 son totalmente idénticos y por lo que se refiere a los servicios de la clase 41 que designa la marca "Aysha", existe una evidente relación entre éstos y los productos protegidos por la marca "Oysho" ya que bajo la marca "Oysho" se vende, entre otros, ropa deportiva y se prestan servicios relacionados con el entretenimiento en general y las actividades deportivas en particular por lo que existiría riesgo de confusión en el consumidor.

TERCERO.- La Abogacía del Estado se opuso al recurso negando eficacia a los precedentes administrativos y jurisprudenciales que se cita por la parte recurrente en la demanda

Expresa que el vocablo registrado responde a un nombre de mujer "Aysha" que se diferencia al menos en 2 letras, la del principio y la del final con la marca protegida del demandante "Oysho" que carece de significado. Oysho responde a un término de fantasía mientras que Aysha hace referencia a un nombre propio. La diferenciación en las vocales del principio y del final suponen no solo una diferenciación fonética clara sino que además AYSHA incluye en su propia configuración una serie de signos distintivos en su expresión gráfica.

Añade que la existencia de similitud aplicativa con las clases 16 y 25 es evidente pero no lo es con la clase 41 donde el demandante únicamente pone de manifiesto una vinculación escasa y tangencial o anecdótica a meros efectos promocionales con su marca y el último requisito es el relativo a la existencia de un riesgo de confusión respecto del que la OEPM señala que ambas marcas tienen diferencias suficientes para convivir de forma pacífica en el mercado.

CUARTO.- El artículo 6 apartado 1º, letras a) y b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de "Prohibiciones relativas", el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, establece que: "No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior". El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012, señala que "(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado", puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, "a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos".

QUINTO.- Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades denominativas y fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.

Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo, 24 y 29 de abril, y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3, 13, 20 y 26 febrero, 7, 20 y 26 marzo, 18 abril, 21, 22, 28 y 30 mayo, 2, 14 y 17 junio, 3 julio y 9 octubre 1975.

SEXTO.- Sobre la base de lo anterior, resulta adecuado reseñar que la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que "se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras":

"(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible"".

Lo anterior nos lleva, indefectiblemente y en primer lugar, a la comparativa de las marcas y, al respecto, la Sala entiende, respecto de los factores de riesgo alegados por la demandante y teniendo en cuenta que el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifiesta por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamentales que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia, que como resultado de ese juicio valorativo al caso concreto ha de señalarse que las denominaciones OYSHO y AYSHA si bien formalmente no son idénticas al oído suenan prácticamente igual pues existe una relación de semejanza denominativa que no queda difuminada por el cambio de vocales al inicio y final de cada palabra pues mabas coinciden an su estructura de consonantes. Es cierto que la marca AYSHA es gráfico-denominativa, pero el contenido gráfico de la misma no resulta trascendente para establecer la comparación ya que la marca prioritaria es meramente denominativa.

Pero es más, como señalamos en nuestra Sentencia de 20 de enero de 2016 (rec. 275/2014) " De la documentación que la parte aporta con la demanda ha de reconocerse que la marca 2.957.705 Oysho es notoria, notoriedad que no renombre que ha de circunscribirse, al sector textil, si bien no sólo a la venta sino también al diseño, fabricación y distribución circunstancia esta que ha de considerarse en el ámbito de los campos aplicativos, donde debe establecerse si existe relación de semejanza debiendo extremarse la comparación de conformidad con el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, en aquellos campos relacionados con el sector textil y sus complementos. Debe partirse de la base que e l artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, exige también para impedir el acceso al registro de la marca pretendida que se designen productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público, esto salvo cuando se trate de marcas notorias o renombradas, estableciendo el artículo 8 de la citada Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas que no podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores".

Si tenemos en cuenta que la marca 2.957.705 Oysho protege en las clases 16 y 25 abarcando el mismo ámbito de servicios y productos y que la clase 41 solicitada lo es en términos tan genéricos y respecto de los que se ha acreditado en las actuaciones que la marca prioritaria tiene una vinculación directa no cabe duda que su notoriedad impedía el registro de la citada marca lo que nos lleva a la estimación del recurso.

SEXTO.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la estimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a la parte demandada, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado cuarto del mismo precepto legal, señala 2.000 euros, como cuantía máxima, por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada..

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.