Sentencia Contencioso-Administrativo 580/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 668/2022 de 17 de noviembre del 2023

Primero.- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 29 de junio de 2022, que, con estimación parcial del recurso de alzada entablado por Running with Crayons Ltd, S.A. contra la dictada el 19 de octubre de 2021, de concesión de la marca núm. 4.098.173, "ALFERD SMART" para distinguir productos o servicios en clases 9 y 42 del Nomenclátor Internacional, por su compatibilidad con la marca previa A014371322 "ALFRED", anula la resolución de concesión y acuerda la denegación del registro para todos los productos solicitados en clase 9 del Nomenclátor y para los servicios de "Diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software" solicitados en clase 42, manteniendo la concesión del resto de servicios solicitados en dicha clase 42.

La precitada resolución estima que procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, solo para los productos o servicios indicados, por existir entre la marca solicitada y el signo prioritario semejanzas determinantes de la concurrencia de los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, al generar la similitud o semejanza aludida entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios.

Segundo.- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor " Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular".

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que " (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible".

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fín de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean "notoriamente conocidas" en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

Tercero.- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta "(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares", por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004)].

Como pone de manifiesto la STS (Sala de lo Civil) de 9 de mayo de 2016 (rec. 28/2014) " Para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabel ). Pero los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas denominativas complejas, o gráficas o mixtas. Resumidamente, la jurisprudencia comunitaria y española ha establecido las siguientes reglas:

a) Las marcas denominativas simples deben compararse entre sí conforme al criterio de la visión de conjunto, es decir, sobre la totalidad de los elementos integrantes de cada denominación y sin descomponer su unidad ( STJCE de 20 de septiembre de 2001, C-383/99 , Baby-Dry). Tesis matizada por la STJCE de 12 de febrero de 2004, C-363/99, (asunto Postkaantoor ), al afirmar que para estimar perceptible una diferencia, la combinación de elementos descriptivos debe crear "una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de dichos elementos". Criterio de la impresión suficientemente distante reiterado en la STJCE de 12 de febrero de 2004 (misma fecha que la última citada), en el asunto C-265/00 , Campina Melkunie (marca Biomild).

b) Las marcas denominativas complejas o compuestas también deben ser comparadas conforme a la pauta de la visión de conjunto, sin desintegrar los vocablos que las componen. Una marca compuesta que incorpora una marca anterior debe considerarse similar a ésta cuando el elemento dominante de la marca compuesta es idéntico o semejante al signo constitutivo de la marca anterior ( STJCE de 9 de marzo de 2006, caso Matratzen ). Incluso en el caso de que el elemento constitutivo de la marca anterior no sea el dominante de la marca posterior, puede haber semejanza si ocupa en la misma una posición distintiva y autónoma ( STJCE de 6 de octubre de 2005, caso Thomson Life ).

c) Las marcas gráficas se rigen también por el criterio de la visión de conjunto, en su faceta de impacto visual global que las marcas producen en los consumidores. Aunque sea posible mostrar ciertas diferencias entre las marcas puramente gráficas confrontadas, éstas han de considerarse semejantes cuando suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores ( sentencia de esta Sala 355/2012, de 20 de enero de 2013 ).

d) Las marcas figurativas deben compararse en un doble plano: el gráfico y el conceptual. Cuando la comparación gráfica no sea suficiente, habrá que recurrir al criterio conceptual, es decir, habrá que determinar si los signos que desde un punto de vista meramente gráfico son distintos, evocan un concepto concreto o equivalente ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabe l). No obstante, el TJCE matiza que la dimensión conceptual de una marca figurativa ha de tomarse en consideración cuando la marca es fuerte (notoria o intrínsecamente distintiva), pero no cuando su distintividad es débil o normal.

e) En la comparación entre marcas gráficas y denominativas habrá semejanza cuando la marca denominativa constituya la denominación evidente, espontánea y completa del concepto evocado por la marca figurativa ( sentencia de esta Sala 1084/2008, de 28 de noviembre ).

f) En la comparación entre marcas mixtas, como regla general debe primar el elemento denominativo y solo de manera excepcional será relevante el elemento gráfico o figurativo; lo que ocurrirá cuando el componente denominativo sea una palabra genérica o descriptiva, o cuando el componente denominativo del signo forme parte de un número relativamente alto de marcas pertenecientes a terceros ( STJCE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana).

g) En el caso de marcas tridimensionales, la comparación ha de ser eminentemente visual ( sentencias de esta Sala 95/2014, de 11 de marzo , y 34/2016, de 2 de febrero )".

Cuarto.- Pues bien, en el caso concreto sometido a nuestra consideración la marca prioritaria se encuentra registrada para distinguir productos o servicios en clases 9 del Nomenclátor Internacional [Software; Programas informáticos interactivos; Programas de aplicación; Software para teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos digitales portátiles y de mano; Programas informáticos [software descargable]; Publicaciones electrónicas descargables; Todos los productos mencionados exclusivamente en relación con software de productividad y lanzador de aplicaciones] y 42 del Nomenclátor ["Servicios de tecnologías de la información; Diseño y desarrollo de software informático; Instalación, actualización y mantenimiento de programas informáticos; Servicios de soporte de software (incluyendo servicios de soporte interactivo y en línea); Servicios de un proveedor de servicios de aplicaciones; Servicios de proveedores de alojamiento web en la nube; Suministro de software no descargable en línea; Prestación de servicios de conserjería digital y de productividad que permiten a los usuarios de ordenadores, tabletas y dispositivos móviles aumentar la productividad, coordinar eficientemente servicios y actividades, realizar búsquedas e interactuar con plataformas de medios sociales y bases de datos en línea sobre la base de preferencias de usuarios ge específicas y en el historial del uso; Servicios de información, asesoría y consultoría relacionados con todos los servicios mencionados; Todos los productos mencionados exclusivamente en relación con software de productividad y lanzador de aplicaciones"] y el nuevo signo fue solicitado para distinguir, en clase 9, "software, aplicaciones informáticas descargables, aplicaciones de móviles, aplicaciones de ofimática y negocios" y, en clase 42 "servicios de asesoramiento relacionados con el consumo de energía; ahorro de energía (consultoría en -); auditoría de energía; servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software" y a tales concretos productos o servicios para los que se encuentra registrada la marca prioritaria y para los que solicita el registro del nuevo signo debe referirse el análisis comparativo, siendo por completo irrelevante el objeto social o los servicios efectivos que ofrecen en el mercado los titulares de las marcas en comparación.

Existe, por tanto, una semejanza entre los ámbitos aplicativos respectivos, habida cuenta que, tratándose de los productos o servicios en clase 9 del Nomenclátor anteriormente especificados, todos ellos están relacionados con software y aplicaciones informáticas (en la marca solicitada con carácter general y en la marca oponente en relación con software de productividad y lanzador de aplicaciones, como se pone de manifiesto en la resolución administrativa impugnada -que si toma en consideración tal circunstancia, frente a lo que aduce la recurrente en su escrito de demanda-, constituyendo género y especie de una misma clase de productos o servicios) y otro tanto acontece con los productos o servicios de la clase 42 denegados (diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software, también con carácter general en la nueva marca y con el límite antes indicado en el caso de la prioritaria).

A la semejanza aplicativa expresada se añade la similitud entre una u otra denominación, pues ambas comparten un nombre propio ("ALFRED", identificable como tal por los consumidores destinatarios de los productos o servicios) que, constituyendo el único que conforma la prioritaria, en la nueva marca da comienzo a un conjunto formado por tan solo dos vocablos, de los cuales el segundo ("SMART"), como específicamente pone de manifiesto la recurrente en su escrito de demanda y en trámite de conclusiones, es termino descriptivo de los productos o servicios que pretenden identificarse con la nueva marca, al hacer referencia a aquellos relacionados con la inteligencia artificial, por lo que la coincidencia entre uno y otro elemento denominativo se produce en el vocablo principal o dominante del conjunto. A lo anterior poco añade el elemento gráfico a que hace mención la parte actora en su escrito rector, no ya solo por la habitual predominancia del aspecto verbal sobre el gráfico (también evocativo del tipo de servicios que se identifican con el nuevo signo) sino porque, además de ello, el análisis comparativo tiene lugar entre una marca que incorpora tal clase de elemento frente a una marca meramente denominativa.

En suma, atendidas las similitudes a que se ha hecho mención en los párrafos precedentes del presente fundamento de derecho, estimamos que la coexistencia de ambas marcas en el mercado puede inducir a error o confusión entre el público consumidor respecto de los productos que, respectivamente, distinguen, sin ser dable atender aquí a la titularidad de una marca previa "ALFRED DOMOTIC SYSTEMS" que, según se expone en la resolución administrativa impugnada, es de fecha posterior a la marca oponente y fue objeto de un procedimiento de concesión directa, sin mediar oposición, además de ofrecer elemento denominativo diferenciado al que aquí pretende hacerse valer por la entidad actora, como también se trataba de ámbitos aplicativos distintos (hechos todos ellos que han quedado aquí incuestionados o sobre los que, en todo caso, no se ha practicado en el procedimiento prueba alguna por parte de la recurrente, a quien le incumbía en el proceso la carga de acreditar la falta de veracidad de lo que, sobre las circunstancias en que fue concedida la marca anterior, se pone de manifiesto en la resolución parcialmente estimatoria del recurso de alzada).

Quinto.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la desestimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a la demandante, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado cuarto del mismo precepto legal, señala 2.000 euros como cuantía máxima, por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,