Sentencia Contencioso-Administrativo 626/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 587/2022 de 18 de diciembre del 2023

Primero.- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 1 de junio de 2022, parcialmente estimatoria del recurso de alzada entablado por Jetnet Wimax, S.A. contra la dictada el 29 de octubre de 2021, de concesión de la marca núm. 4.094.277, "GETNET" para distinguir productos o servicios en clases 9, 36 y 42 del Nomenclátor Internacional, y por cuya virtud el registro fue denegado para los productos de la clase 9 y los servicios de la clase 42 del Nomenclátor, manteniendo la concesión en clase 36, por su incompatibilidad con la marca previa núm. 2.979.388 ("JETNET"), inscrita a favor de la recurrente en alzada en la clase 38.

La precitada resolución estima que procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por existir entre la marca solicitada y el signo prioritario semejanzas determinantes de la concurrencia de los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, al generar la similitud o semejanza aludida entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos -tratándose de los productos y servicios de las clases 9 y 42 antes mencionados- un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios que desemboca, en suma, en la inviabilidad registral de la marca solicitada por Pagonxt Merchant Solutions, S.L.

Segundo.- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor " Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular".

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que " (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible".

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fín de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean "notoriamente conocidas" en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

Tercero.- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta "(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares", por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004)].

Como pone de manifiesto la STS (Sala de lo Civil) de 9 de mayo de 2016 (rec. 28/2014) " Para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabel ). Pero los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas denominativas complejas, o gráficas o mixtas. Resumidamente, la jurisprudencia comunitaria y española ha establecido las siguientes reglas:

a) Las marcas denominativas simples deben compararse entre sí conforme al criterio de la visión de conjunto, es decir, sobre la totalidad de los elementos integrantes de cada denominación y sin descomponer su unidad ( STJCE de 20 de septiembre de 2001, C-383/99 , Baby-Dry). Tesis matizada por la STJCE de 12 de febrero de 2004, C-363/99, (asunto Postkaantoor ), al afirmar que para estimar perceptible una diferencia, la combinación de elementos descriptivos debe crear "una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de dichos elementos". Criterio de la impresión suficientemente distante reiterado en la STJCE de 12 de febrero de 2004 (misma fecha que la última citada), en el asunto C-265/00 , Campina Melkunie (marca Biomild).

b) Las marcas denominativas complejas o compuestas también deben ser comparadas conforme a la pauta de la visión de conjunto, sin desintegrar los vocablos que las componen. Una marca compuesta que incorpora una marca anterior debe considerarse similar a ésta cuando el elemento dominante de la marca compuesta es idéntico o semejante al signo constitutivo de la marca anterior ( STJCE de 9 de marzo de 2006, caso Matratzen ). Incluso en el caso de que el elemento constitutivo de la marca anterior no sea el dominante de la marca posterior, puede haber semejanza si ocupa en la misma una posición distintiva y autónoma ( STJCE de 6 de octubre de 2005, caso Thomson Life ).

c) Las marcas gráficas se rigen también por el criterio de la visión de conjunto, en su faceta de impacto visual global que las marcas producen en los consumidores. Aunque sea posible mostrar ciertas diferencias entre las marcas puramente gráficas confrontadas, éstas han de considerarse semejantes cuando suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores ( sentencia de esta Sala 355/2012, de 20 de enero de 2013 ).

d) Las marcas figurativas deben compararse en un doble plano: el gráfico y el conceptual. Cuando la comparación gráfica no sea suficiente, habrá que recurrir al criterio conceptual, es decir, habrá que determinar si los signos que desde un punto de vista meramente gráfico son distintos, evocan un concepto concreto o equivalente ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabe l). No obstante, el TJCE matiza que la dimensión conceptual de una marca figurativa ha de tomarse en consideración cuando la marca es fuerte (notoria o intrínsecamente distintiva), pero no cuando su distintividad es débil o normal.

e) En la comparación entre marcas gráficas y denominativas habrá semejanza cuando la marca denominativa constituya la denominación evidente, espontánea y completa del concepto evocado por la marca figurativa ( sentencia de esta Sala 1084/2008, de 28 de noviembre ).

f) En la comparación entre marcas mixtas, como regla general debe primar el elemento denominativo y solo de manera excepcional será relevante el elemento gráfico o figurativo; lo que ocurrirá cuando el componente denominativo sea una palabra genérica o descriptiva, o cuando el componente denominativo del signo forme parte de un número relativamente alto de marcas pertenecientes a terceros ( STJCE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana).

g) En el caso de marcas tridimensionales, la comparación ha de ser eminentemente visual ( sentencias de esta Sala 95/2014, de 11 de marzo , y 34/2016, de 2 de febrero )".

Cuarto.- Pues bien, siendo muy similares los elementos denominativos de las marcas confrontadas, al componerse de un único vocablo de seis letras, cinco de las cuales son idénticas y aparecen en la misma posición, en tanto que las únicas letras que difieren (y que, en ambos casos, dan inicio a la denominación) son de pronunciación idéntica ("Getnet"/"jetnet"), de modo que en su expresión verbal no puede apreciarse diferenciación alguna entre los referidos vocablos, lo cierto es que si concurren importantes diferencias en los elementos gráficos respectivos de los signos distintivos en comparación, pues el de la nueva marca consiste en una especial grafía con que aparece representado el elemento denominativo "Getnet" acompañado, en su parte superior derecha, de nueve pequeños cuadrados o puntos del mismo tamaño y en idéntica disposición vertical y horizontal, todo ello en color rojo, en tanto que en la prioritaria la denominación "jetnet" aparece representada en azul, con todas las letras en minúscula, insertándose al final del vocablo un circulo o esfera de tamaño superior en color magenta o rosa intenso, parcialmente desdibujado en su parte superior izquierda y con varias líneas blancas en su interior.

En cuanto a los ámbitos aplicativos respectivos, apareciendo registrada la prioritaria para distinguir productos o servicios en clase 38 ("telecomunicaciones"), la nueva marca fue solicitada para distinguir, en clase 9 del Nomenclátor Internacional, según se expone en el escrito de demanda y ha quedado incuestionado en la presente litis, "Programas de ordenador para el procesamiento de pagos financieros que permitan la habilitación y verificación de tarjetas, la verificación de fraudes y la transferencia segura de dinero para cuentas de comercios; terminales de pago electrónico, que incluirá terminales de pago con tarjetas codificadas magnéticamente, terminales de pago con tarjetas de memoria magnética, aparatos para recibir pagos en efectivo como tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas bancarias, tarjetas de cargo, tarjetas de cupones de regalo u otras tarjetas de pago y microchips que contengan detalles de la cuenta; interfaces de pantalla electrónica, que incluye los aparatos de lectura utilizados para la autenticación e identificación de medios de pago sin efectivo; terminales electrónicos para el procesamiento electrónico de pagos con tarjeta de crédito; dispositivos de entrada de código pin; terminales para el pago electrónico de cargos con tarjetas de crédito; aparatos electrónicos para su uso en el procesamiento de transacciones financieras; software para la gestión de transacciones financieras, pagos con tarjetas de cargo, tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas de débito; aplicaciones de software para la gestión de pagos realizados a través de teléfonos móviles; aparato de verificación electrónica para verificar la autenticidad de las tarjetas bancarias, tarjetas de crédito y/o tarjetas de débito; publicaciones electrónicas y descargables, revistas, boletines, artículos, manuales, informes y documentos técnicos relacionados con los servicios de procesamiento de pagos electrónicos, el fraude y la suplantación de identidad en relación con los servicios de procesamiento de pagos electrónicos, la evaluación de riesgos en relación con los pagos electrónicos, servicios de procesamiento, análisis de datos de transacciones de pago para empresas registradas en medios informáticos; publicaciones electrónicas en la naturaleza de boletines, revistas, diarios, manuales, infografías, informes y documentos relacionados con la investigación sobre cuestiones financieras y la investigación de datos de transacciones de pago y tendencias de transacciones", en tanto que los servicios de la clase 42 del Nomenclátor a que viene referida la solicitud son los consistentes en "Servicios de supervisión de la seguridad de sistemas informáticos para el correcto funcionamiento y desempeño de lectores de tarjetas, aparatos electrónicos, manejo de operaciones financieras y asociadas, incluida la autorización y el procesamiento de los pagos realizados a crédito, tarjetas de débito, tarjetas bancarias, tarjetas de cheques de regalo, otras tarjetas de pago y microchips que contienen detalles de la cuenta; servicios de supervisión de la seguridad de sistemas informáticos para el correcto funcionamiento de los aparatos electrónicos para recuperar la información almacenada en tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de tiendas, tarjetas bancarias, tarjetas de cargo, tarjetas de cupones de regalo, otras tarjetas de pago y microchips que contienen detalles de la cuenta; servicios de supervisión de la seguridad de sistemas informáticos para el correcto funcionamiento de los aparatos de verificación electrónica para la autenticidad de las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de la tienda, tarjetas bancarias, tarjetas de cargo, tarjetas de cheques de regalo, otros tarjetas de pago y microchips que contienen detalles de la cuenta; servicios de proveedor de aplicaciones con teléfono móvil y ordenador portátil inalámbrico, aplicaciones de software para permitir a los usuarios realizar pagos electrónicos y recibir, canjear y gestionar los recibos electrónicos y cupones electrónicos; arrendamiento, alquiler de equipos informáticos, hardware, software y programas; servicios de cifrado de datos; arrendamiento, alquiler de equipos informáticos, hardware, software y programas; servicios de cifrado de datos; servicios de asesoría y consultoría relacionados con el procesamiento de pagos electrónicos y de cifrado de datos".

Ciertamente la clasificación del Nomenclátor Internacional tiene una finalidad exclusivamente taxonómica y orientadora, sin que pueda admitirse la disparidad de productos o servicios por el hecho exclusivo de incluirse en una u otra clase de aquél, al igual que puede existir entre productos o servicios de clases diferentes una afinidad que sea causante de incompatibilidad, siendo, en suma, la referida clasificación elemento de juicio complementario y no dirimente, como ha destacado la Sala Tercera del Tribunal Supremo en numerosas ocasiones [por todas SSTS 11 abril 2001 (casación 599/1994), 8 octubre 2009 (casación 5770/2007) y 23 diciembre 2009 (casación 3937/2008)]. No obstante, en el caso concreto sometido a nuestra consideración a la circunstancia de tratarse de productos o servicios incardinados en diferentes clases del Nomenclátor Internacional se añade la inexistencia entre los mismos de una relación aplicativa que justifique la apreciación del riesgo de confusión o asociación a que hace mención la resolución administrativa impugnada, pues son diferenciados los servicios generales de "telecomunicaciones" de los servicios informáticos y financieros a que, en suma, se refieren los solicitados en las clases 9 y 42 a que viene referida la denegación de la nueva marca, los cuales responden a necesidades distintas de los consumidores y no pueden ser reputados aquí como complementarios, desplegando sus efectos en distintas áreas comerciales. Ello máxime teniendo en cuenta la enorme extensión que puede asignarse a los que consisten, en general, en "telecomunicaciones" y su estrecha relación con otros numerosísimos servicios de los que se contemplan en el Nomenclátor Internacional, como hemos tenido ocasión de poner de manifiesto en nuestra Sentencia de 12 de diciembre de 2019 (apelación 538/2018) en un análisis comparativo entre los servicios de programas informáticos y software en clase 9 y los de telecomunicaciones de la clase 38, conclusión similar a la que también alcanzamos en la Sentencia de esta misma Sala y Sección de 3 de mayo de 2019 (apelación 38/2018) que, abordando la diferencia entre ámbitos aplicativos consistentes en servicios de telecomunicaciones de la clase 38 y las operaciones financieras, operaciones monetarias y negocios inmobiliarios en clase 36, afirmábamos que no puede servir al efecto de criterio rector " (...) el hecho de que para la prestación de esta última clase de servicios sea necesaria la prestación de servicios de telecomunicaciones pues, atendido el carácter básico de dicho servicio, la aplicación de dicho criterio podría sustentar la oposición de la inscripción de signos idénticos o similares en la práctica totalidad de las clases del Nomenclátor".

En suma y dadas las diferencias concurrentes a que hemos hecho mención, no estimamos que la coexistencia de las marcas confrontadas en el mercado pueda inducir a error o confusión entre el público consumidor respecto de los productos que, respectivamente, distinguen, en las clases 9 y 42 a que vino referida la denegación.

Quinto.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente y sin necesidad de abordar la cuestión concerniente a la procedencia o no de aplicar en este caso el principio de continuidad registral, la estimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a la demandada, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado cuarto del mismo precepto legal, señala 2.000 euros como cuantía máxima, por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,