Sentencia Contencioso-Administrativo 774/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 571/2021 de 23 de diciembre del 2022

Primero.- Es objeto del presente recurso la pretensión de que se declare la disconformidad a Derecho y anule la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 1 de septiembre de 2021, parcialmente estimatoria del recurso de alzada entablado frente a la dictada el 23 de febrero de ese mismo año, de denegación de la marca núm. 4.022.176, "ENVASADOS ECOLOGICOS LOLA" para distinguir productos o servicios en clases 29, 30 y 32 del Nomenclátor Internacional y por cuya virtud el registro fue concedido para parte de los productos solicitadas, por su compatibilidad con la marca previa núm. A018003710 ("LOLA MADRID 2020 TREASURES OF SPAIN"), inscrita en clases 29, 30, 31, 35 y 43 del Nomenclátor.

La precitada resolución estima que procede aplicar en el caso concreto la causa de prohibición de registro contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas solo en el caso de los productos o servicios de las clases 29 y 30, por existir entre la marca solicitada y el signo prioritario semejanzas determinantes de la concurrencia de los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el indicado precepto legal, al generar la similitud o semejanza aludida entre los signos en comparación y los ámbitos de aplicación respectivos un riesgo de confusión y/o de asociación en los consumidores de los productos o servicios que desemboca, en suma, en la inviabilidad registral de la marca solicitada por Envasados Ecológicos Lola, S.L..

Segundo.- Abordando con carácter prioritario el análisis del defecto formal consistente en la falta de motivación denunciada por la mercantil actora en su escrito rector, cabe comenzar constatando cómo existe una obligación legal de motivar las resoluciones administrativas, pues el artículo 35.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas incluye, con carácter general, entre los requisitos de los actos administrativos el de motivación, con " sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho", tratándose de actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos y de los resolutorios de recursos administrativos (en el mismo sentido artículo 88.3 del referido Cuerpo legal y artículos 54.1 y 89.3 de la anterior Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

En principio y como destaca la STC 72/1986, de 2 de junio " es necesario decir que no es doctrina de este Tribunal imputar en todo caso indefensión a los actos administrativos no sancionadores por causa de inmotivación de los mismos, dada su naturaleza y la exigencia de operatividad y eficacia propios de aquéllos, hasta el punto de predicarse de los mismos una presunción de legitimidad. Lo que sí se ha exigido, y así la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 26/1981, de 17 de julio , es que la Administración en los supuestos de actos o disposiciones limitativos de derechos fundamentales reconocidos en la C.E. debe justificarlos suficientemente y "explicarse con el fin de que los destinatarios conozcan las razones por las cuales se sacrificó y los intereses a los que se sacrificó" el derecho cuestionado".

Por su parte el Tribunal Supremo, en reiterada doctrina jurisprudencial, ha puesto de manifiesto que, con carácter general, la motivación de los actos administrativos precisa de una explicación suficiente sobre las razones de la decisión adoptada, poniendo de manifiesto los motivos, concretos y precisos, aunque no exhaustivos, de la resolución administrativa, al ser el conocimiento de los mismos la premisa esencial para que el receptor del acto administrativo pueda impugnar el mismo ante los órganos jurisdiccionales, y estos, a su vez, puedan cumplir la función que constitucionalmente tienen encomendada de control de la actividad administrativa y del sometimiento de ésta a los fines que la justifican, ex artículo 106.1 de la Constitución [ SSTS 5 abril 2017 (casación 1717/2015), 18 junio 2018 (casación 1161/2016) y 31 enero 2019 (casación 1306/2016), entre otras muchas].

El cumplimiento de esta elemental exigencia de la motivación de los actos, con sucinta referencia a los hechos y fundamentos en que se basa, previsto en el artículo 35.1 de la Ley 39/2015 se salvaguarda atribuyendo, en caso de incumplimiento, la severa consecuencia de la anulabilidad del acto administrativo inmotivado, prevista en el artículo 48.2 de la citada Ley.

Ahora bien, como puntualiza la STS 5 abril 2017 citada " esta ausencia de motivación puede ser un vicio invalidante, como hemos señalado, o bien una mera irregularidad, en el caso de que no se haya producido ese desconocimiento de los motivos y razones en que se funda la decisión administrativa. Dicho de otra forma, debe atenderse a un criterio material en orden a determinar si efectivamente se ha cumplido, o no, la finalidad que exige la motivación de los actos, es decir, si el destinatario ha llegado a conocer las razones de la decisión adoptada por la Administración, evaluando si se le ha situado, o no, en una zona de indefensión, por limitación de su derecho de defensa" lo que, proyectado al caso concreto de las resoluciones administrativas dictadas en materia de concesión o denegación de la inscripción de marcas, se traduce en el conocimiento suficiente por parte del interesado de las razones por las que se concede o rechaza la correspondiente solicitud, haciéndose explícita la razón de la decisión.

En aplicación de la referida doctrina jurisprudencial estima la Sala que la motivación que contiene la resolución impugnada posibilita a la interesada un perfecto conocimiento de las razones tomadas en consideración por la Administración demandada para adoptar semejante decisión, por cuanto contiene una específica mención a las circunstancias fácticas y jurídicas que justifican en el caso concreto la concesión de la marca solicitada solo para determinados productos o servicios, sin ser exigible un específico pronunciamiento exhaustivo sobre las diversas cuestiones suscitadas por la entidad actora en el expediente, además de existir pronunciamiento expreso en la resolución parcialmente estimatoria del recurso de alzada sobre las concretas cuestiones a que hace mención la demandante en su escrito de recurso, poniendo de manifiesto la inexigibilidad de la prueba del uso de la marca oponente y la irrelevancia del previo uso de la marca solicitada por parte de la recurrente en alzada.

Tercero.- El análisis de la cuestión de fondo controvertida aconseja partir del concepto legal de marca que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en su artículo 4, a cuyo tenor " Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular".

Las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007) y 9 febrero 2016 (casación 3292/2014) remiten para comprender el significado del presupuesto de la distintividad de las marcas a que alude el artículo 4.a) transcrito a la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003) en la que se afirma que " (...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible".

Partiendo de la esencialidad de la nota o función distintiva expuesta el artículo 6.1 de la Ley de Marcas, con el fín de asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios y, fundamentalmente, de garantizar la protección de los derechos de los consumidores -que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad-, viene a excluir la posibilidad de registrar como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o cuando, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público -riesgo que incluye el de asociación con la marca anterior-, a cuyo efecto habrán de tomarse en consideración no solo las marcas registradas (tanto españolas con las de la Unión Europea y las que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en España) sino también las solicitudes de marca (a condición de que sean finalmente registradas) y las no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean "notoriamente conocidas" en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

En la exégesis del precepto legal citado puntualiza la jurisprudencia que basta que no se dé una de las circunstancias que en él se contemplan para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada, lo que supone: que, en primer lugar, aunque se produzca la similitud de los signos no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes; y que, en segundo término, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos, pues el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca) por lo que, como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos [por todas STS 6 julio 2016 (casación 3712/2015) y las que en ella se citan].

Es de tener en cuenta, además, que, como destaca la STS 26 septiembre 2016 (casación 2751/2015), el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

Cuarto.- Dos son, por tanto, las cuestiones a examinar: la existencia de semejanzas, similitudes o identidades entre los signos, en primer término y, en segundo lugar, la semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas en liza.

Desde la primera de las perspectivas enunciadas es de tener en cuenta que, como destaca la STS 9 febrero 2016 (casación 3292/2014), con cita de diversos precedentes, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, necesidad de efectuar una comparación global entre las marcas, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, en la que también inciden las SSTS 18 diciembre 2009 (casación 5674/2007), 27 enero 2010 (casación 4306/2008) y 6 noviembre 2015 (casación 965/2013), lo que impone, en suma, en el análisis exigible comparativo, una visión de conjunto, sintética, desde los elementos.

Siendo una de las marcas o signos en comparación, además -o ambos- marcas mixtas, resulta igualmente un factor fundamental en la comparación la presencia de elementos gráficos pues, como recuerda la STS 15 abril 1996 (apelación 8442/1992) el elemento denominativo de una marca mixta no puede separarse del gráfico cuando el distintivo gráfico incluye como parte integrante y visible del mismo la respectiva denominación, constituyendo la marca mixta "(...) un conjunto que se proyecta a la distinción de un producto en el mercado respecto de los similares", por más que deba darse prevalencia al elemento denominativo [por todas SSTS 7 junio 2005 (casación 4181/2002) y 2 noviembre 2006 (casación 2264/2004)].

Como pone de manifiesto la STS (Sala de lo Civil) de 9 de mayo de 2016 (rec. 28/2014) " Para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabel ). Pero los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas denominativas complejas, o gráficas o mixtas. Resumidamente, la jurisprudencia comunitaria y española ha establecido las siguientes reglas:

a) Las marcas denominativas simples deben compararse entre sí conforme al criterio de la visión de conjunto, es decir, sobre la totalidad de los elementos integrantes de cada denominación y sin descomponer su unidad ( STJCE de 20 de septiembre de 2001, C-383/99 , Baby-Dry). Tesis matizada por la STJCE de 12 de febrero de 2004, C-363/99, (asunto Postkaantoor ), al afirmar que para estimar perceptible una diferencia, la combinación de elementos descriptivos debe crear "una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de dichos elementos". Criterio de la impresión suficientemente distante reiterado en la STJCE de 12 de febrero de 2004 (misma fecha que la última citada), en el asunto C-265/00 , Campina Melkunie (marca Biomild).

b) Las marcas denominativas complejas o compuestas también deben ser comparadas conforme a la pauta de la visión de conjunto, sin desintegrar los vocablos que las componen. Una marca compuesta que incorpora una marca anterior debe considerarse similar a ésta cuando el elemento dominante de la marca compuesta es idéntico o semejante al signo constitutivo de la marca anterior ( STJCE de 9 de marzo de 2006, caso Matratzen ). Incluso en el caso de que el elemento constitutivo de la marca anterior no sea el dominante de la marca posterior, puede haber semejanza si ocupa en la misma una posición distintiva y autónoma ( STJCE de 6 de octubre de 2005, caso Thomson Life ).

c) Las marcas gráficas se rigen también por el criterio de la visión de conjunto, en su faceta de impacto visual global que las marcas producen en los consumidores. Aunque sea posible mostrar ciertas diferencias entre las marcas puramente gráficas confrontadas, éstas han de considerarse semejantes cuando suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores ( sentencia de esta Sala 355/2012, de 20 de enero de 2013 ).

d) Las marcas figurativas deben compararse en un doble plano: el gráfico y el conceptual. Cuando la comparación gráfica no sea suficiente, habrá que recurrir al criterio conceptual, es decir, habrá que determinar si los signos que desde un punto de vista meramente gráfico son distintos, evocan un concepto concreto o equivalente ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabe l). No obstante, el TJCE matiza que la dimensión conceptual de una marca figurativa ha de tomarse en consideración cuando la marca es fuerte (notoria o intrínsecamente distintiva), pero no cuando su distintividad es débil o normal.

e) En la comparación entre marcas gráficas y denominativas habrá semejanza cuando la marca denominativa constituya la denominación evidente, espontánea y completa del concepto evocado por la marca figurativa ( sentencia de esta Sala 1084/2008, de 28 de noviembre ).

f) En la comparación entre marcas mixtas, como regla general debe primar el elemento denominativo y solo de manera excepcional será relevante el elemento gráfico o figurativo; lo que ocurrirá cuando el componente denominativo sea una palabra genérica o descriptiva, o cuando el componente denominativo del signo forme parte de un número relativamente alto de marcas pertenecientes a terceros ( STJCE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana).

g) En el caso de marcas tridimensionales, la comparación ha de ser eminentemente visual ( sentencias de esta Sala 95/2014, de 11 de marzo , y 34/2016, de 2 de febrero )".

Quinto.- Pues bien, siendo semejantes en este caso los campos aplicativos entre la marca que pretende registrarse y la prioritaria tratándose de productos o servicios de las clases 29 y 30 (pues, como se pone de manifiesto en la resolución desestimatoria del recurso de alzada y puntualiza, asimismo, el Abogado del Estado en su escrito de contestación, si no existe exacta coincidencia en la totalidad de productos que tratan de distinguir una y otra marca se trata de productos alimenticios idénticos, en algunos casos y similares o relacionados, en otros) lo que no estimamos aquí concurrente es un grado de similitud o semejanza entre los signos que comporte riesgo alguno de confusión en los consumidores.

En efecto, desde el punto de vista conceptual ambos signos evocan ideas netamente diferenciadas, en cuanto descriptiva, en el caso de la nueva marca, del tipo de productos designados ("ENVASADOS ECOLOGICOS LOLA", términos los dos primeros evocativos, precisamente, de un determinado tipo de productos alimentarios) y alusiva a la procedencia geográfica de los productos pero no a su especie o tipo concreto de producto que se trata de distinguir, en el caso de la marca previa ("LOLA MADRID 2020 TREASURES OF SPAIN", que bien puede referirse a alimentos o cualquier otra clase de producto), como también existen importantes diferencias desde el punto de vista fonético y denominativo, al producirse la única coincidencia en la inclusión del nombre "LOLA", de uso generalizado tanto dentro como fuera de España, ya como hipocorístico de "Dolores" ya, incluso, como nombre propio independiente, cuya utilización monopolista no puede admitirse e insusceptible de apropiación individualizada por parte de una empresa con exclusión de las restantes, incorporando el nuevo signo cuyo registro se combate vocablos de los que carece por completo la oponente y que le otorgan valor distintivo y diferenciador, sin que la coincidencia exclusiva en el nombre propio aludido pueda determinar la incompatibilidad de las mismas.

Como esta misma Sala (Sección 3ª) pone de manifiesto en Sentencia de 28 de mayo de 2004 (rec. 604/2003) -confirmada en sede de casación por la STS 10 julio 2007 (rec. 9027/2004)- " siempre es un riesgo previsible acudir a intentar individualizar marcas con vocablos genéricos, comunes o usuales que no son susceptibles de exclusividad y, por tanto, no impiden que formen parte en el conjunto diferenciado de otros signos, porque lo que el Registro pretende es que las denominaciones que se inscriben sean "creación", y no puede pretenderse que un nombre propio o las denominaciones genéricas o comunes se conviertan en patrimonio exclusivo de quien primeramente lo registre".

En el mismo sentido, con referencia a marcas que incorporan un apellido común en España como es el de "DOMINGUEZ", la STS 4 octubre 2006 (cas. 7660/2003) afirma que " (...) el apellido que distingue las marcas oponentes no es un apellido raro que tenga un carácter distintivo dominante, y la falta de identidad o similitud fonética y gráfica, compensan la coincidencia entre las áreas comerciales en que se ofrecen los productos de las sociedades titulares de las marcas examinadas, lo que promueve que entre los consumidores relevantes a los que se destinan los productos reivindicados no se suscite riesgo de confusión ni de asociación sobre el origen empresarial común", en tanto que, para el caso concreto de un nombre propio común ("PEPE") la STS 7 junio 2005 (cas. 4181/2002) afirma que es un error jurídico apreciar una semejanza rayana en la identidad por la común utilización del término "Pepe", que soporta la declaración de incompatibilidad de las marcas confrontadas, al que considera preponderante y significativo, " (...) con olvido de que se trata de un nombre propio común, no susceptible de apropiación en exclusiva por nadie; por lo que de por sí si va unido a otro término en las marcas como la solicitada, al que se añade un grafismo, requiere que estos elementos sean tenidos en cuenta en el conjunto, para ver si reúnen la expresividad suficiente que le permita contener el eficaz poder identificador, de forma que sean los que dotan de sustantividad propia a la marca solicitada.

Y nos parece evidente que así ocurre y así hemos venido estableciéndolo en otros supuestos, de forma que hemos entendido que no es aplicable la prohibición del artículo 12.1.a), cuando a aquel término, que en nuestro idioma constituye un nombre propio común, se le añade otro característico, cual puede ser el propio apellido del solicitante, que actúe con fuerza diferenciativa suficiente, de modo que no se induzca a error en el mercado ni se genere dilución o debilitamiento del prestigio de las marcas prioritarias", puntualizando la Sentencia comentada que " Conforme es doctrina de esta Sala advertida en la sentencia de 22 de abril de 2004 (RC 3797/2000 ), sin perjuicio del casuismo que preside esta materia al tratar, por lo general, sobre supuestos no exactamente equivalentes por la variabilidad de signos, productos y ámbitos de comercialización ( Sentencia de 12 de abril de 2.002 [RC 553/1996 ]), este órgano jurisdiccional supremo, en la interpretación del Derecho de Marcas, ha dictado sentencias en relación con las denominaciones que incluyen el signo PEPE, en las que hemos señalado, cuando el planteamiento procesal del asunto nos ha permitido entrar en el juicio de similitud y confundibilidad entre los signos enfrentados, que no considera esta Sala que haya semejanza bastante para inducir a confusión, incluso entre productos idénticos, cuando el término "Pepe", apelativo personal común en España, está acompañado de otro vocablo que le otorga suficiente capacidad diferenciadora respecto del citado término en solitario. (...) Todo ello sin perjuicio de que puedan darse también supuestos en los que se constaten conductas de competencia desleal en cuanto al uso de marcas, incluso estando legítimamente registradas, por la forma de presentar las marcas en cuestión o de destacar sus diversos elementos de forma que pueda inducirse a la confusión del consumidor ( Sentencias de 23 y 29 de septiembre de 2.003 , de la Sala Primera de este Tribunal [RC 4169/1997 y RC 3908/1997 ])".

Idéntico criterio hemos acogido en nuestra Sentencia de 27 de enero de 2022 (rec. 218/2020) respecto al uso del nombre propio "EVA" acompañado de otros vocablos.

Sexto.- Las consideraciones que anteceden comportan, necesariamente, la estimación del recurso contencioso administrativo, con imposición de las costas procesales a la demandada, por directa aplicación del criterio del vencimiento objetivo que viene a consagrar el artículo 139.1 de la Ley jurisdiccional y al no estimar esta Sala que concurran serias dudas de hecho o de Derecho que puedan operar como supuesto de excepción, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado cuarto del mismo precepto legal, señala 3.000 euros como cuantía máxima, por todos los conceptos enumerados en el art. 241.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en atención a la naturaleza y complejidad del asunto, la cuantía del presente recurso y la actuación profesional desarrollada.

Por todo lo cual y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,