PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto la impugnación de la resolución dictada el 4 de agosto de 2021 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 15 de abril de 2021, por la que se concede la inscripción de la marca núm. 4053289 "ACS ADVOCATS", para proteger productos y servicios en clases 45ª (" Servicios jurídicos") del Nomenclátor Internacional.
En síntesis, la resolución impugnada desestima el recurso de alzada con base a las siguientes consideraciones:
(i) No considera probado el uso efectivo de la marca oponente para los " servicios jurídicos", que debe ser, para ser considerado como tal, conforme a la jurisprudencia del TJUE, " público y externo, dirigido al mercado": "(...) de la prueba aportada en relación con los servicios jurídicos se deduce un uso realizado a nivel interno, para la propia empresa. Se trata de servicios prestados para los propios abogados de empresa o la asesoría jurídica de la entidad, en su caso junto con otros juristas externos contratados, para atender las labores jurídicas requeridas por la actividad del Grupo ACS";
(ii) La marca solicitada no incurre en las causas de denegación previstas por los artículos 6.1.b) y 8 de la Ley de Marcas:
a) Denominativamente, entre los signos enfrentados, " existe semejanza al coincidir en la combinación de letras ACS, que figura como elemento distintivo inicial en la marca solicitada acompañado del vocablo catalán "Advocats" (abogados) de carácter descriptivo de los servicios prestados, y en las marcas oponentes figura como elemento distintivo inicial o final, seguido o precedido de los términos genérico-descriptivos "Actividades de Construcción y Servicios" / "Grupo".".
b) " Desde un punto de vista gráfico, los signos contrapuestos presentan diferencias tanto gráficas como de impacto visual. El signo solicitado incorpora una configuración gráfica diferenciada, utilizando distinta tipografía, un elemento gráfico/logo característico y distinta reivindicación cromática, conformando un conjunto figurativo diferenciado de las marcas oponentes, denominativas o figurativas con una configuración gráfica, logo y reivindicación cromática dispar".
c) " Con respecto a la dimensión conceptual, los signos en conflicto pueden evocar conceptos diferentes, pues aunque coincidan en las letras ACS éstas pueden percibirse como siglas con un contenido diferente en función de los demás términos que acompañan en los respectivos signos".
d) En cuanto a la relación aplicativa, tras poner de relieve que la nueva marca se solicita en clase 45 para " servicios jurídicos" y las marcas oponentes están registradas en clase 42ª, base de la oposición, respecto de los que se ha considerado acreditado el uso efectivo: " Servicios de ingeniería; servicios de ingenieros que se encargan de evaluaciones, estimaciones, investigación e informes en los campos tecnológicos; estudios de proyectos técnicos; investigación y desarrollo de nuevos productos; y en general los servicios prestados por profesionales con alta cualificación y formación universitaria, como físicos, ingenieros o informáticos; servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial", infiere la existencia de " suficientes diferencias en relación con la naturaleza, finalidad, modo de uso y destinatarios de los respectivos campos aplicativos".
e) "(...) a pesar de la coincidencia en la combinación de las letras ACS, apreciadas las notas diferenciales de conjunto gráfico-denominativo que presenta la marca solicitada en relación con los signos oponentes, (...), y teniendo en cuenta las diferencias existentes entre los respectivos ámbitos de aplicación anteriormente mencionados, se considera que no existe riesgo de confusión (asociación) para los consumidores.
Sin que a esta resolución obste el alegado renombre, reconocido y acreditado en el sector de la construcción y desarrollo de infraestructuras, suficientemente distanciado del sector de servicios jurídicos ahora reivindicado por la marca solicitada, por lo que en el presente caso no puede apreciarse, ni ha quedado probado, que se produzca el vínculo, ventaja desleal y/o menoscabo, del carácter distintivo y/o del renombre, que son objeto de protección en el citado art. 8 LM ".
SEGUNDO.- La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada, solicitando su anulación y, en su lugar, se decrete la denegación total de la marca solicitada para todos los servicios de la clase 45ª, " por suficiencia probatoria del uso de las marcas oponentes para "servicios jurídicos"..., y ulterior aplicación de los arts. 6.1.b ) y 8.1 de la Ley de Marcas de 2001 , con preceptiva imposición a la parte demanda...".
A tal efecto argumenta, en síntesis, que: (i) Considera que los " servicios jurídicos" desplegados por abogados de empresa en el seno interno de la firma recurrente están incluidos dentro de la categoría enunciada en la clase 45ª del Nomenclátor Internacional. La posición del Nomenclátor Internacional como "Servicios Jurídicos" de la clase 45ª no indica cómo tengan que ser desplegados estos servicios en el mercado, por lo que debe acudirse a la nota explicativa de dicha clase: " Esta clase comprende en particular: Los servicios prestados por juristas, asistentes jurídicos y abogados asesores, a personas, grupos de personas, organizaciones o empresas". Resalta la referencia del Estatuto General de la Abogacía Española a los abogados de empresa ( artículo 39); ( ii) La marca impugnada está incursa en la prohibición de registro del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, que se desprende de la semejanza de los signos y de la similitud aplicativa, incluyendo " servicios jurídicos", sobre los que el Nomenclátor no discrimina cómo tengan que ser estos; y (iii) Contravención de la prohibición de registro del artículo 8 de la Ley de Marcas. Las marcas de la actora presentan semejanzas de entidad suficiente con la impugnada no siendo necesario que haya ni siquiera riesgo de confusión. Uso sin justa causa del signo objeto de las marcas prioritarias. El uso de la marca impugnada puede implicar un aprovechamiento indebido del carácter distintivo y/o renombre de las marcas prioritarias. Invoca la aplicación al presente caso de la dilución de las marcas renombradas.
El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada, por lo que solicita la desestimación del recurso contencioso-administrativo objeto del presente procedimiento.
TERCERO.- Examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, comenzaremos nuestro análisis por la cuestión controvertida referida a si se ha evidenciado suficiente uso de las marcas oponentes para los concretos " servicios jurídicos".
A tal efecto, debemos comenzar nuestro análisis recordando que el artículo 21.3 de la Ley de Marcas dispone que:
" A instancia del solicitante, el titular de la marca anterior que hubiera formulado oposición aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, conforme a lo previsto en el artículo 39, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso, siempre que en dicha fecha de presentación o prioridad de la marca posterior la marca anterior lleve registrada al menos cinco años, conforme a lo previsto en el artículo 39. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición".
Por su parte, el artículo 21 bis del Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, dispone que:
" 1. La petición de la prueba de uso de una marca oponente, conforme a lo previsto en el artículo 21.3 de la Ley 17/2001, de 7 diciembre , sólo será admisible si se efectúa formal y expresamente en documento separado y de modo incondicional, en el plazo previsto en el artículo 20.2 de este Reglamento.
2. En el caso de que se hubiera presentado una solicitud de prueba de uso de una marca anterior que cumpla los requisitos del artículo 21.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de esta solicitud al oponente para que en el plazo de un mes presente la correspondiente prueba de uso. Si en el referido plazo el oponente no aportara prueba alguna o esta fuera insuficiente o, en su caso, no se acreditara causa justificativa para la falta de uso, se desestimará la oposición.
3. La prueba de uso de la marca contendrá indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca oponente en relación con los productos o servicios para los que esté registrada y se base la oposición.
4. Las pruebas de uso se limitarán a la presentación de documentos y elementos acreditativos como facturas, catálogos, listas de precios, anuncios, envases, etiquetas, fotografías y declaraciones escritas relevantes. Será de aplicación a la prueba de uso lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 60 de este Reglamento.
5. En el supuesto de que las pruebas aportadas no estuvieran redactadas en idioma español, de conformidad con el artículo 11.9 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre el oponente deberá presentar al mismo tiempo una traducción a dicha lengua de las partes relevantes de esas pruebas.
6. La petición de la prueba de uso podrá presentarse al mismo tiempo que las alegaciones de contestación al suspenso previsto en el artículo 21.1 de este Reglamento. Estas alegaciones también podrán presentarse junto con las que se formulen en respuesta a la prueba de uso.
7. Recibida la prueba de uso, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de la misma al solicitante para que en el plazo de un mes presente las alegaciones y observaciones que considere oportunas.".
Sentado cuanto antecede, debe tenerse presente, igualmente, como señala la STGUE de 9 de septiembre de 2015, en el asunto T-584/14, que:
" 15 En virtud de la regla 22, apartado 3, del Reglamento nº 2868/95 , aplicable mutatis mutandis en los procedimientos de caducidad a tenor de la regla 40, apartado 5, del mismo Reglamento, la prueba del uso debe consistir en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca anterior respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición, y en la prueba de estas indicaciones, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 de la regla 22 de dicho Reglamento. En particular, dicho apartado 4 dispone que la prueba se presentará de conformidad con las reglas 79 y 79 bis, y deberá limitarse preferentemente a la presentación de documentos y objetos acreditativos, como por ejemplo, envases, etiquetas, listas de precios, catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y las declaraciones escritas a que hace referencia el artículo 78, apartado 1, letra f), del Reglamento nº 207/2009 .
16 En la interpretación del concepto de uso efectivo, es preciso tener en cuenta el hecho de que la ratio legis de exigir que la marca anterior haya sido objeto de un uso efectivo para que pueda ser oponible a una solicitud de marca comunitaria consiste en limitar los conflictos entre dos marcas, cuando no exista ningún motivo económico justificado que se derive de una función efectiva de la marca en el mercado. Por el contrario, dicha disposición no pretende evaluar el éxito comercial ni controlar la estrategia económica de una empresa ni menos aún reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes [véanse las sentencias de 27 de septiembre de 2001, La Mer Technology/OAMI - Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03 , Rec, EU:T:2007:299 , apartado 53 y la jurisprudencia citada, y de 8 de julio de 2004, MFE Marienfelde/OAMI - Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01 , Rec, EU:T:2004:223 , apartado 32 y jurisprudencia citada].
17 Tal como ha declarado la jurisprudencia, una marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial, que es garantizar la identidad del origen de los productos y servicios para los que ha sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose los usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por esa marca (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01 , Rec, EU:C:2003:145 , apartado 43). Además, la condición relativa al uso efectivo de la marca exige que ésta, tal como está protegida en el territorio pertinente, sea utilizada públicamente y hacia el exterior [véanse las sentencias del Tribunal General de 6 de octubre de 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OAMI - Krafft (VITAKRAFT), T-356/02 , Rec, EU:T:2004:292 , apartado 26 y jurisprudencia citada, y de 4 de julio de 2014, Construcción, Promociones e Instalaciones/OAMI - Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales ( CPI COPISA INDUSTRIAL), T-345/13 , EU:T:2014:614 , apartado 21 y jurisprudencia citada].
18 La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse asimismo en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos y de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado y la magnitud y frecuencia del uso de la marca [véase la sentencia de 10 de octubre de 2008, Boston Scientific/OAMI - Terumo (CAPIO), T-325/06 , Rec, EU:T:2008:338 , apartado 30 y jurisprudencia citada].
19 Por otra parte, el uso efectivo de una marca no puede demostrarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una utilización efectiva y suficiente de la marca en el mercado de que se trate [véase la sentencia de 23 de septiembre de 2009, Cohausz/OAMI - Izquierdo Faces (acopat), T-409/07 , Rec, EU:T:2009:354 , apartado 36 y jurisprudencia citada]. Por consiguiente, procede realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores del supuesto concreto e implique cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración [véase la sentencia de 18 de enero de 2011, Advance Magazine Publishers/OAMI - Capela & Irmãos (VOGUE), T-382/08 , Rec, EU:T:2011:9 , apartado 30 y jurisprudencia citada].".
Pues bien, en aplicación de la expresada doctrina, necesariamente debemos compartir la conclusión a que llega la OEPM de que la oponente no ha acreditado un uso efectivo de las marcas oponentes para los " servicios jurídicos" protegidos por las mismas, en cuanto que, de las propias alegaciones de la ahora recurrente se infiere, sin lugar a duda, que el uso que se viene realizando de los mismos es a nivel " interno", para la propia empresa, por lo que no se cumple en el presente caso el requisito de que la marca sea utilizada públicamente y hacia el exterior (dirigido al mercado) para considerar que una marca es objeto de un uso efectivo, expuesto en el apartado 17 de la precitada STGUE.
Consecuentemente, no habiendo quedado acreditado el uso en el mercado en el sentido indicado (público y externo, dirigido al mercado), no se considera realizado un uso efectivo de las marcas oponentes para " servicios jurídicos", por lo que dichos servicios no serán tenidos en cuenta como base de la oposición en su día formulada por la aquí recurrente.
CUARTO.- Sentado cuanto antecede, procede que pasemos a analizar la compatibilidad registral de los signos marcarios enfrentados desde la perspectiva de los artículos 6.1.b) y 8.1 de la Ley de Marcas, teniendo en cuanta el resto de los servicios base de la oposición en clase 42ª, respecto de los que la resolución impugnada entiende que sí se ha acreditado su uso efectivo.
Para abordar adecuadamente dicho análisis debemos partir de la premisa, constatada en la resolución impugnada, del renombre de las marcas oponentes en el sector de la construcción y desarrollo de infraestructuras.
En este sentido, debe traerse a colación el artículo 8.1 de la Ley de Marcas, en su redacción actualmente vigente, según el cual:
" Artículo 8 Marcas y nombres comerciales renombrados
1. No podrá registrase como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.".
Un adecuado entendimiento de dicho precepto exige traer a colación la STJUE de 22 de septiembre de 2011 (asunto C-323/09), que afirma:
"70 Seguidamente, en lo tocante al alcance de la protección conferida a los titulares de marcas de renombre, del tenor de las citadas disposiciones se desprende que los titulares de esas marcas están facultados para prohibir el uso por terceros, en el tráfico económico, de signos idénticos o similares a éstos, sin su consentimiento y sin justa causa, cuando ese uso se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las mencionadas marcas o menoscabe su carácter distintivo o su notoriedad.
71 El ejercicio de ese derecho por el titular de la marca de renombre no exige que exista riesgo de confusión entre el público pertinente (sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 31, y de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, apartado 36). Por otra parte, en la medida en que los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 determinan que la marca controvertida y el signo utilizado por el tercero deben presentar un cierto grado de similitud, basta destacar que este requisito concurre en el presente asunto, habida cuenta de la estrecha correspondencia entre el signo "Interflora" y las variantes de éste utilizadas por M & S, por una parte, y la marca INTERFLORA, por otra.
72 Las infracciones frente a las que garantizan protección los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 son, en primer lugar, el perjuicio causado al carácter distintivo de la marca; en segundo lugar, el perjuicio causado a la notoriedad de dicha marca y, en tercer lugar, el provecho indebido que se obtenga del carácter distintivo o de la notoriedad de dicha marca, siendo una sola de estas infracciones suficiente para aplicar la regla establecida en las mencionadas disposiciones (véase la sentencia de 18 de junio de 2009 , L'Oréal y otros, antes citada, apartados 38 y 42).
73 El perjuicio causado al carácter distintivo de la marca de renombre, denominado asimismo, en particular, "dilución", se produce cuando se debilita la capacidad de dicha marca para identificar los productos o servicios para los que esté registrada, mientras que el perjuicio causado a la notoriedad de la marca, también denominado, en particular, "difuminación", tiene lugar cuando los productos o servicios respecto de los cuales los terceros usan el signo idéntico o similar producen tal impresión en el público que resulta mermado el poder de atracción de la marca (véase la sentencia de 18 de junio de 2009 , L'Oréal y otros, antes citada, apartados 39 y 40).
74 Por su parte, el concepto de provecho obtenido "indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca" -también designado, en particular, con el término de "parasitismo"- no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar a ésta. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre ( sentencia de 18 de junio de 2009 , L'Oréal y otros, antes citada, apartado 41).
75 De las explicaciones proporcionadas en respuesta a la petición de aclaraciones mencionada en el apartado 20 de la presente sentencia, se desprende que el órgano jurisdiccional remitente no solicita una interpretación del concepto de perjuicio causado a la notoriedad de la marca (difuminación), sino que desea saber en qué circunstancias procede considerar que un anunciante que haga aparecer un vínculo promocional hacia su sitio web a partir de un signo idéntico a una marca de renombre que ha seleccionado sin el consentimiento del titular de esta marca en el marco de un servicio de referenciación en Internet menoscaba el carácter distintivo de esa marca de renombre (dilución) o se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de dicha marca (parasitismo).".
Por tanto, la aplicación del artículo 8.1 de la Ley de Marcas, una vez acreditado el renombre de la marca oponente en España, requiere el cumplimiento acumulativo de los siguientes requisitos: (i) Existencia de identidad o similitud entre la solicitud de marca objeto de oposición y la marca anterior; (ii) El uso del signo solicitado debe permitir el aprovechamiento indebido o ser perjudicial del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior; y (iii) Dicho uso debe hacerse sin justa causa.
QUINTO.- Pues bien, en el supuesto concreto que nos ocupa, desde una perspectiva denominativa, cabe apreciar entre los signos marcarios enfrentados una evidente semejanza, rayana en la identidad. En efecto, teniendo en cuenta que el segundo vocablo de la composición denominativa de la solicitada ("ADVOCATS") tiene un evidente carácter descriptivo de los servicios amparados, debe necesariamente concluirse que la requerida distintividad de la misma reside en el elemento denominativo inicial ("ACS"), que resulta ser idéntico al elemento sobre el que las marcas oponentes residencian su distintividad si se tiene en cuenta el carácter genérico-descriptivo del resto de los vocablos que le acompañan ("ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS" / "GRUPO"). Nos encontramos así con la circunstancia de que los conjuntos denominativos enfrentados coinciden en el vocablo sobre el que ambos signos marcarios pretenden sustentar su respectiva distintividad ("ACS"). Esto es, ambos conjuntos marcarios comparten idéntico elemento dominante y principal. Dicho de otra forma, tal como pone de relieve la actora, el renombrado signo "ACS", parte fundamental de la familia de marcas oponentes, está íntegramente incluido en la marca impugnada, lo que evidencia la existencia de una semejanza denominativa y fonética entre los signos marcarios en pugna.
Por otra parte, dado que ambos signos marcarios residencian su distintividad en idéntico vocablo, además de la semejanza denominativa y fonética advertida, se infiere de manera clara la existencia, igualmente, una identidad conceptual.
Desde una perspectiva gráfica, se advierte que los colores, tipografía y estilizaciones y demás elementos figurativos de la solicitada no tienen o poseen la virtualidad distintiva necesaria si se tiene en cuenta el gran parecido denominativo, fonético y conceptual advertidos, debiendo darse primacía al elemento denominativo frente al gráfico en la medida en que en el tráfico mercantil prevalece el aspecto verbal sobre el resto de los elementos integrantes de la marca.
En consecuencia, debemos concluir la existencia de una intensa similitud, rayana en la identidad, entre los signos en pugna en la medida en que, como ya hemos indicado, ambos conjuntos marcarios comparten idéntico elemento dominante y principal.
SEXTO.- En relación con el requisito de que el uso del signo de la marca prioritaria se realice sin justa causa, debemos partir de la premisa de que corresponde al solicitante demostrar que existe una justa causa para el uso de la marca solicitada, en recta aplicación del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Pues bien, en el caso presente, tal como sostiene la actora, no existe ningún motivo por el que el titular de la marca solicitada esté ni obligado ni facultado para utilizar en el tráfico económico el signo de las marcas prioritarias ("ACS").
Por tanto, debemos concluir que el uso del signo de las marcas prioritarias-oponentes se realiza sin causa justa.
SÉPTIMO.- Seguidamente abordamos el cumplimiento del requisito referido a que el uso del signo solicitado permite el aprovechamiento indebido o es perjudicial del carácter distintivo o del renombre de las marcas oponentes.
Para la recurrente, no hay duda alguna de que el consumidor asociará los servicios jurídicos distinguidos por la marca impugnada con el origen empresarial de la renombrada familia de marcas "ACS" de la actora, siendo por lo tanto la marca impugnada muy perjudicial para el carácter distintivo de las mismas. Con el mantenimiento del registro de la marca impugnada, se contribuirá a la dilución del renombre y del carácter distintivo de la familia de marcas "ACS".
A efectos de determinar si el uso de la marca impugnada perjudica el carácter distintivo o el renombre de las marcas oponentes resulta conveniente traer a colación la doctrina contenida en la STJUE de 18 de junio de 2009, asunto C- 487/07 (L'Oreal), según la cual -como nos recuerda la STS Sala 1ª de 23 de julio de 2012, rec. 64/2010-, que explica cuándo puede producirse este tipo de perjuicios para la marca notoria:
i) " En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca, denominado igualmente "dilución", "menoscabo" o "difuminación", dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público. Así sucede, en particular, cuando la marca, que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de tener este efecto" (ap. 39).
ii) " En lo que respecta al perjuicio causado al renombre de la marca, también denominado con los términos "difuminación" o "degradación", tal perjuicio se produce cuando los productos o servicios respecto de los cuales el tercero usa el signo idéntico o similar producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado. El riesgo de ese perjuicio puede resultar, en particular, del hecho de que los productos o servicios ofrecidos por el tercero posean una característica o una cualidad que puedan ejercer una influencia negativa sobre la imagen de la marca" (ap. 40).
En este orden de ideas, estimamos igualmente conveniente traer a colación la ya citada la STJUE de 22 de septiembre de 2011 (asunto C-323/09) que, en relación con el menoscabo del carácter distintivo de la marca de renombre (dilución), afirma:
" 76 (...) el carácter distintivo de una marca de renombre resulta menoscabado cuando el uso de un signo idéntico o similar a ésta disminuye la capacidad de esa marca para distinguir los productos o los servicios del titular de la marca de aquéllos que tienen otro origen. Al final del proceso de dilución, la marca ya no puede suscitar en la mente de los consumidores una asociación inmediata con un origen comercial específico.
77 Para que el titular de la marca de renombre esté protegido eficazmente contra este tipo de menoscabo, los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular está facultado para prohibir todo uso de un signo idéntico o similar a dicha marca que disminuya la capacidad distintiva de ésta, sin tener que esperar al final del proceso de dilución, es decir, a que la marca haya perdido por completo su carácter distintivo.".
Pues bien, teniendo en cuanta las conclusiones a las que hemos llegado más arriba, a saber: (i) existencia de una intensa similitud, rayana en la identidad, entre los signos en pugna en la medida en que los signos marcarios comparten idéntico elemento dominante y principal o, dicho de otra forma, que el renombrado signo "ACS", parte fundamental de la familia de marcas oponentes, está íntegramente incluido en la marca impugnada, (FD 5º); y (ii) que la inclusión de dicho signo renombrado en la marca impugnada no está amparado por una justa causa (FD 6º), es obvio que si en la actualidad el signo "ACS" refiere o evoca inmediatamente la actividad de construcción y desarrollo de infraestructuras desarrolladas por la aquí recurrente, su empleo por un tercero para identificar servicios jurídicos resulta perjudicial para el carácter distintivo de las marcas oponentes en la medida en que se diluiría y dejaría de asociarse con carácter exclusivo a la actividad del titular de la marca, esto es, daría lugar " a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público", en los términos empleados por la citada STJUE 18 de junio de 2009 (L'Oreal), ap. 39.
En consecuencia, de cuanto antecede, se desprende la procedencia de estimar el recurso contencioso-administrativo origen de las presentes actuaciones y, en su consecuencia, con anulación de la resolución impugnada, procede acordar la denegación total de la marca solicitada para todos los servicios solicitados de la clase 45ª del Nomenclátor Internacional.
OCTAVO.- La estimación íntegra del presente recurso contencioso-administrativo determina, en aplicación del artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, la imposición de las costas del mismo a la Administración demandada, si bien la Sala haciendo uso de las facultades reconocidas en el apartado cuarto del mencionado precepto y atendidas las circunstancias del caso, señala en dos mil euros (2.000 €), más IVA, la cantidad máxima a repercutir por la actora por todos los conceptos.
VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
