Sentencia CIVIL Nº 712/2019, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 313/2019 de 31 de Mayo de 2019

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCIÓN OCTAVA
TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA Nº 313 (U-11) 19
PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 251/17
JUZGADO de Marca de la Unión nº 1 Alicante
SENTENCIA Nº 712/19
Ilmos.
Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera
Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual
Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán
En la ciudad de Alicante, a treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca de la Unión
Europea e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre
infracción de marca internacional que designa a la Unión, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil
número uno de los de Alicante, en funciones de Juzgado de Marcas de la Unión Europea con el número
251/17, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada,
la mercantil Tahe Productos Cosméticos S.L. (Tahe), representada en este Tribunal por el Procurador Dª.
Carmen Baeza Ripoll y dirigida por el Letrado D. Antonio José Vela Ballesteros; y como parte apelada el
demandante, D. Horacio , representado en este Tribunal por el Procurador D. José Manuel Gutiérrez Martín
y dirigida por el Letrado Dª. Eva María Ochoa Santamaría, que ha presentado escrito de oposición.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de Marca de la Unión número uno de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 251/17, dictó Sentencia con fecha 17 de diciembre de 2018 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 'Que con ESTIMACIÓN ÍNTEGRA de la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales don José Manuel Gutiérrez Martín, en nombre y representación de don Horacio , contra la entidad mercantil Tahe Productos Cosméticos, S.L., debo: 1) DECLARAR Y DECLARO: 1.1.- La nulidad de la marca nacional nº 3.586.384 'OLEOPLEX', por incurrir en la causa de nulidad relativa del riesgo de confusión, librando el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas, a fin de que proceda a su cancelación.

1.2.- Que la entidad mercantil Tahe Productos Cosméticos, S.L. carece del derecho para la utilización en el territorio de la Unión Europea de la denominación 'OLEOPLEX', sola y/o en compañía de su denominación social 'TAHE', en la distinción de productos incluidos en la clase 3 del Nomenclátor Internacional de Marcas y/o en la distinción de los productos y/o servicios de peluquería.

2) CONDENAR Y CONDENO a la entidad mercantil Tahe Productos Cosméticos, S.L.: 2.1.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2.2.- A cesar en la Unión Europea en todo uso del signo 'OLEOPLEX' solo y/o unido con su denominación social 'TAHE', en los productos objeto de este procedimiento, que fabrica y/o importa, y/o distribuye, y/o comercializa, y a abstenerse en un futuro de estos actos, con apercibimiento de indemnización coercitiva de mínimo 600,00 euros por día en caso de desobediencia 2.3.- A retirar del mercado, incluido el mercado 'on line' y las redes sociales y a destruir, a su costa, dejando cumplida constancia, todos los productos, folletos, vídeos, anuncios, tweets, post, carteles y demás medios publicitarios, que reproduzcan la marca 'OLEOPLEX' sola y/o unida a su denominación social 'TAHE', en el territorio de la Unión Europea, con apercibimiento de indemnización coercitiva de mínimo 600,00euros por día en caso de desobediencia.

2.4.- A indemnizar a don Horacio . en la cantidad de 241.824,20 euros.

Firme que sea esta sentencia, líbrese mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas ordenando la nulidad de marca nacional nº 3.586.384 'OLEOPLEX' en clase 3, concedida a nombre de la entidad mercantil Tahe Productos Cosméticos, S.L.

Todo ello con expresa condena en costas procesales a la parte demandada, la entidad mercantil Tahe Productos Cosméticos, S.L. '

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por las partes arriba referenciadas del que se dio traslado a las demás partes que presentaron escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 4 de marzo de 2019 donde fue formado el Rollo número 313/U-11/19 en el que se señaló para deliberación, votación y fallo el día 23 de mayo de 2019 en que tuvo lugar.



TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

Fundamentos

PRIMERO.- Se ejercita en la demanda deducida por D. Horacio , demanda de nulidad relativa, subsidiaria de nulidad absoluta por mala fe en la solicitud de registro y acción de infracción marcaria, respecto de la marca española 3586384 Oleoplex, concedida para la clase 3 y con la siguiente representación gráfica, en relación a la marca que invoca la actora, marca internacional con efectos UE 1187399 Olaplex, denominativa, que insta como efecto de las acciones deducidas además del efecto propiamente registral, la cesación en el uso del signo infractor así como la reparación de los daños y perjuicios que reclama.

La Sentencia del Tribunal de instancia ha estimado la demanda.

Niega la Sentencia de instancia la notoriedad de la marca Olaplex -apart 8 y ss- al no estar acreditada la implantación y conocimiento de la marca en territorio nacional, no siendo por tanto notoria en España a los efectos de este procedimiento, reconociendo no obstante que es notoriamente conocida en otros mercados distintos del español, en tanto documentalmente resulta acreditada la implantación y presencia a lo largo del periodo de tiempo -escaso- que lleva la marca en el mercado norteamericano o inglés, lo que, según afirma, es relevante para valorar la causa de nulidad invocada del registro de mala fe pero no para activar la protección de la marca notoria en el mercado español y por tanto, en este procedimiento .

Partiendo de ello, examina la Sentencia la acción de nulidad de la marca española 3586384 OLEOPLEX mixta, titularidad de TAHE, por la concurrencia de riesgo de confusión y en la posible mala fe en la solicitud del registro.

En cuanto a la acción de nulidad relativa, concluye la Sentencia con su estimación atendida la semejanza entre los elementos denominativos examinados en su conjunto, apreciando en efecto una extrema semejanza fonética y también gráfica, rechazando sin embargo el examen conceptual al considerar que se trata de términos o neologismos de fantasía sin significación alguna. Y partiendo de este análisis, aprecia riesgo de confusión atendida la extrema semejanza fonética y la escasa relevancia de los elementos gráficos y ninguno conceptual, al punto, recuerda la Sentencia, que en Facebook se corrije en su motor de búsqueda el vocablo Oleoplex por Olaplex, considerando además prueba evidente del riesgo de confusión la propia conducta de la demandada que tras el requerimiento de cese en el uso del término Oleoplex, puso fin a la utilización del signo cuestionado y comenzó a utilizar el signo Oleo&Control, lo que interpreta la Sentencia, constituye un acto propio de la demandada que ha creado la expectativa jurídica que ahora no puede desconocer.

En cuanto a la acción de nulidad absoluta por mala fe concluye que no es preciso examinarla al haberse ya declarado la nulidad, siendo el pronunciamiento redundante de tal declaración.

En cuanto a la acción de infracción marcaria, se remite a lo argumentado respecto de la acción de nulidad relativa, rechazando que pueda llegarse a otra conclusión por el hecho de que se utilice en el mercado el término Tahe Oleoplex dado que el último vocablo es el que adquiere la verdadera significación y fuerza distintiva, independiente y autónoma del otro vocablo, dentro del signo dado que es aquél el que se refiere y tiene significado respecto de los tratamientos para el cabello.

Finalmente, en cuanto a la acción de daños y perjuicios, tras considerar a la demandada - art 42.2 LM - como primera comercializadora además de haber sido requerida, concluye la Sentencia que en el caso la demandante acoge como criterio de cálculo el 43.2.a) LM, por lo que se requiere probar los daños producidos, que no se niegan, en cuanto a su existencia hasta el cese en el uso de la marca Oleoplex, sino en cuanto a las bases de cuantificación y periodo de cálculo.

En desacuerdo con tales conclusiones, formula recurso de apelación la demandada Tahe.

Examinaremos separadamente cada uno de los planteamientos que formula el apelante que en síntesis critica y cuestiona la estimación de la acción de nulidad relativa, la acción de infracción y la estimación de la acción de daños y perjuicios.



SEGUNDO.- Cuestiona en primer lugar Tahe en su recurso de apelación, la estimación de la acción de nulidad relativa, invocando en particular error en el examen de los factores concurrentes para la aplicación de los art. 9.2.b) RMUE y art. 6.1.b ) y 52 LM .

Señala la recurrente que en el examen de la acción de nulidad relativa trae a colación el Juzgador circunstancias que van más allá del juicio de valor para examinar la existencia de confusión a nivel administrativo, donde fue concedida la marca, que no tuvo oposición por el actor. Afirma que no pueden introducirse cuestiones relativas a la presencia en redes sociales o prensa o búsquedas en google que no estaban referenciadas a la fecha de la solicitud de la marca objetada ya que aunque se niega la notoriedad en España, deja traslucir hechos posteriores, siendo además subjetivas las apreciaciones sobre la protección del producto por diferentes patentes americanas cuando la realidad es que solo hay una patente que carece de vigor en España, concluyendo que aunque la marca debe examinarse en su conjunto, no deja de ser cierto que existen numerosas marcas con el vocablo Ola, Oleo y Plex.

Entiende además que las conclusiones del Juzgador son contrarias a la doctrina de la STS de 15 de septiembre de 2017 Hojandrinas/Hojaldrines sobre la existencia de elementos diferenciadores que excluyen la posibilidad de asociación, sosteniendo que yerra el juzgador de instancia al no considerar que la marca siendo española el vocablo Oleo es identificable de manera conceptual por el consumidor español y, en segundo lugar, al considerar que los vocablos son denominaciones de fantasía sin significación alguna cuando la marca española está compuesta por dos términos descriptivos que crean un signo distintivo dado que Tahe desarrolló su gama de productos distinguidos con el vocablo Oleo en atención a las características y orígenes del aceite para las lociones y acondicionadores del cabello, habiendo registrados diversas marcas con el citado vocablo que han sido concedidas no obstante la coexistencia con otras marcas que también llevan ese vocablo.

Señala al efecto del juicio comparativo entre los elementos denominativos que la marca Oleoplex se divide en cuatro sílabas -o-le-o-plex-, mientras que la de la actora tiene tres -o-la-plex-, siendo el vocablo plex descriptivo en tanto fórmula abreviada de múltiple.

Considera que la sentencia no ha tenido en cuenta estas circunstancias, habiendo quedado acreditado con los listados de marcas aportados que las mismas se construyen utilizando un vocablo de uso común -plex- al que se añade tres o cuatro letras diferentes que producen la diferenciación, con o sin signficado, siendo compatibles como confirma la jurisprudencia -que cita-.

Que en todo caso las marcas son conceptualmente diferentes ya que el vocablo oleo referencia aceites y plex a múltiple, mientras que el vocablo ola sugiere ondulado, lo que es relevante porque la marca del actor, Olaplex, está registrada para cuidado, teñir, desrizar, peinar y preparaciones para ondular permanentemente el cabello, mientras que la marca Oleoplex está registrada -entre otras aplicaciones- para lociones para el cabello, preparaciones y tratamientos para el cabello, acondicionadores para el cabello.

En conclusión, que la marca de la demandada es una marca compuesta por diferentes términos genéricos y/o descriptivos que crean un conjunto dotado de distintividad y que no son susceptibles de apropiación en exclusiva.

Posición del Tribunal.

En el asunto que ha dado lugar a la Sentencia objeto de examen por este Tribunal, se trata de dos marcas, una denominativa, la del actor, y otra mixta, la del demandado, aunque de textura claramente denominativa tal y como se comprueba en la representación ya incorporada a esta Sentencia, la primera para designar -de la clase 3- ' Hair care preparations; hair coloring preparations; hair relaxing preparations; hair styling preparations; preparations for permanent hair waves ', y la segunda, nacional, para designar, también de la clase 3, 'JABONES, PRODUCTOS DE PERFUMERIA, ACEITES ESENCIALES, COSMETICOS, DENTIFRICOS, LOCIONES PARA EL AFEITADO, LOCIONES PARA EL CABELLO, PREPARACIONES Y TRATAMIENTOS PARA EL CABELLO, ACONDICIONADORES PARA EL CABELLO, PREPARACIONES Y TRATAMIENTOS PARA EL CUIDADO DEL CUERPO, AGUAS DE COLONIA. DESODORANTES.'.

Dado que el órgano jurisdiccional ad quo estima que examinados en su unidad cada uno de los signos, una vez contrastados, presentan la suficiente similitud para en atención a las circunstancias que describe apreciar riesgo de confusión - art 6.1.b) en relación a los artículos 6.2.a ) y 52.1 LM - , llega a la conclusión que debe estimarse la acción de nulidad relativa de la marca española OLEOPLEX de la demandada en el modo solicitado por la parte actora.

Precisamente, sobre el hecho de la valoración de determinadas circunstancias que se afirman por el apelante, son posteriores a la solicitud de la marca que se anula (presencia en redes sociales o prensa o búsquedas en google que no estaban referenciadas a la fecha de la solicitud de la marca objetada), cuestiona en primer lugar Tahe la decisión judicial afirmando que no es posible que el Tribunal de instancia acuda a esas circunstancias posteriores al momento de la solicitud cuando la marca es examinada por el órgano administrativo que concede el título de exclusividad.

Sin embargo, yerra en su argumento el apelante ya que, como ha dicho la STJUE de 12 de febrero de 2004, asunto C-265/00 ' la autoridad competente debe tomar en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes antes de adoptar una decisión definitiva sobre una solicitud de registro de una marca.

En el caso de un órgano jurisdiccional que conozca de un recurso contra una decisión por la que se resuelve una solicitud de registro de una marca, dicho órgano jurisdiccional debe asimismo tomar en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes dentro de los límites del ejercicio de sus competencias, tal y como se definen en la normativa nacional aplicable. ', lo que incluye no solo los hechos anteriores y coetáneos al registro sino también los posteriores en cuanto sirvan para ilustrar el alcance de la pretensión deducida, esto es, la compatibilidad o no entre los signos en litigio.

En cualquier caso resulta evidente que el apelante promueve una impugnación de la decisión del Tribunal sobre la base de considerar que la conformación de su signo es factor relevante en tanto permite acometer un significado conceptual que aproxima el signo a los productos para los que está aplicado (productos con componentes aceitosos para cabello), sosteniendo que se trata de una integración de vocablos de propia significación que son utilizados, de manera combinada y de forma habitual, en el sector del comercio de que se trata.

Pero de este argumento discrepa también el Tribunal pues lo cierto es que no se trata, la marca de la demandada, de un signo que por su relación con los productos descritos que comercializa, sea habitual en el comercio. El conjunto de marcas que refiere no contienen la adición o combinación de 'ola' más 'plex' ni 'oleo' más 'plex' más allá de las propias marcas en conflicto, apreciándose en la larga colección aportada por el recurrente sí otras tantas con uno u otro como prefijo o sufijo para conformar a la postre, como es el caso, vocablos en su mayoría, carentes de significado alguno desde el punto de vista del idioma español.

Pero es más, hay que recordar que desde el punto de vista de la distintividad del signo, cuando éste está formado por componentes silábicos que pueden tener en sí mismo un significado descriptivo respecto de determinados productos, la distintividad consiste en la creación con tal adición en un nuevo signo que no contenga tal contenido descriptivo. Y la distintividad de los signos no está, en este litigio, en cuestión.

En efecto, ha dicho la STJUE de 12 de febrero de 2004, asunto C-265/00 que ' Para que una marca constituida por una palabra resultante de una combinación de elementos, como la que es objeto del litigio principal, se considere descriptiva, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, no basta con que se compruebe un posible carácter descriptivo de cada uno de esos elementos. Debe establecerse que la propia palabra tiene dicho carácter. ', lo que tiene sentido desde la perspectiva de la normativa marcaria que persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivos puedan ser libremente utilizados por todos, lo que no ocurre en el caso porque en absoluto resulta el componente denominativo del recurrente un vocablo descriptivo, a lo más, quizá sea sugerente en cuanto al conjunto de sílabas que conforman oleo, pues es lo cierto que al unirse oleo y plex resulta un signo denominativo inusual y por tanto impropio para designar características de los productos para los que está registrada, creando en suma una impresión suficientemente distante, tanto desde el punto de vista auditivo como visual, de la producida por la mera unión de dichos elementos.

Como se recordará, el TJUE ha señalado reiteradamente que la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (véanse las sentencias de 10 de octubre de 1978, Centrafarm, 3/78, apartados 11 y 12; de 12 de octubre de 1999, Upjohn, C-379/97, apartado 21 , y de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01 , apartado 48).

La recurrente alega, en esencia, que el Tribunal de instancia incurrió en diversos errores de apreciación al comparar las marcas en conflicto en los planos visual, fonético y conceptual en los apartados 20-a) de la resolución impugnada, y al llegar a la conclusión en los apartados 20-b) de esa misma resolución, de que las referidas marcas eran similares en el plano fonéticamente similares en un grado alto, toda vez que los elementos denominativos 'olaplex' y 'oleoplex' tienen en común en la parte inicial un gran número de letras e identidad en la parte final, y que las diferencias existentes entre las marcas en conflicto no eran suficientes para contrarrestar las similitudes entre ellas.

Todo lo anterior sostiene que el juicio de comparación entre signos lo sea respecto de los componentes denominativos tal cual están registrados y por tanto, de los signos olaplex y oleoplex pues según la jurisprudencia, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, reitera la jurisprudencia harto conocida, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar ( sentencia Bimbo/OAMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305 , apartado 21 y jurisprudencia citada).

Por tanto, la apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca, que ni tan siquiera es compuesta, y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto ( sentencias OAMI/Shaker, C-334/05 , apartado 41, y Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 , apartado 61), criterio tanto más evidente cuando la marca está compuesta por un único término.

Pues bien, en el caso, la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por la marca de la demandada viene determinada por la similitud de su prefijo -oleo- respecto del prefijo de la marca anterior -ola-, y la plena identidad en ambas marcas del sufijo 'plex', en modo tal que no solo comparten un elemento común que además se encuentra en una idéntica ubicación sintáctica, sino que el otro elemento -que hace de prefijo- es similar, en modo tal que a la postre la marca del recurrente está compuesta por un elemento denominativo similar y un elemento denominativo idéntico, con lo que la impresión de conjunto producida por dicho signo puede conducir al público a creer que los productos o servicios de que se trata proceden, al menos, de empresas vinculadas económicamente, en cuyo caso debe considerarse que existe un riesgo de confusión ( sentencia Medion, C-120/04 , apartados 30 y 36, y auto ecoblue/OAMI y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-23/09 , apartado 45) tal cual ha concluido el Tribunal de Instancia.

En efecto, según la jurisprudencia, una marca compuesta, formada tanto por elementos denominativos como por elementos figurativos, puede considerarse similar a otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta, si este componente constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta.

En el presente asunto, el Tribunal de instancia ha considerado que el elemento denominativo 'oleoplex' era el elemento dominante de la marca posterior. A este respecto se basó, en particular y de forma acertada, en la jurisprudencia según la cual cuando una marca se compone de elementos denominativos y figurativos los primeros deben, en principio, considerarse más distintivos que los segundos, puesto que el consumidor medio hará referencia más fácilmente al producto de que se trate citando el nombre que describiendo el elemento figurativo de la marca (STGUE de 14 de julio de 2005, Wassen International/OAMI - Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03 , partado 37].

Además el elemento figurativo que representa el resalte con negrilla del término 'plex' no debe considerarse un elemento dominante de dicha marca, dado que tal representación no es fácilmente reconocible en el modo en que se presenta la marca como un todo denominativo sin solución de continuidad sintáctica.

Por ello consideramos que el consumidor medio español percibirá el elemento denominativo Oleoplex como una indicación del origen comercial de los productos designados, mientras que el resalte en negrita de plex se percibirá como una fórmula meramente decorativa o de diseño respecto de la fuerza que en sí mismo tiene el factor denominativo sobre el que se extiende el elemento figurativo.

Por lo tanto entendemos que el Tribunal de instancia consideró legítimamente que el elemento denominativo Oleoplex es el elemento dominante de la marca posterior.

A la conclusión de similitud y riesgo de confusión llegamos en todo caso desde un análisis más detallado de los factores concurrentes desde los distintos planos que permiten efectuar el juicio comparativo y que, como se cuestiona en el recurso, debemos analizar.

En el plano visual el Tribunal de instancia llegó a la conclusión que el uso de mayúsculas y el resaltado en negrita de plex, carecían de fuerza distintiva, estando estandarizadas, considerando que precisamente el elemento resaltado de negrita es idéntico al sufijo de la marca anterior.

Pues bien, ciertamente desde un punto de visual existe también un elevado grado de similitud al considerar que el elemento que constituye la marca controvertida, oleoplex, y el elemento denominativo que constituye la marca anterior, olaplex, son casi idénticos y que la similitud visual resultante no se ve contrarrestada por las diferencias visuales correspondientes a las letras 'a' y 'eo' en la parte media, ni tanto menos por la presencia de elementos figurativos adicionales -negrita-, de importancia secundaria tal cual ya hemos expuesto, en la marca posterior.

No hay error en la Sentencia de instancia al considerar que las diferencias visuales entre las marcas en conflicto, que se refieren a elementos de importancia secundaria, no son suficientes para contrarrestar tal similitud.

Desde el punto de vista fonético, el Tribunal de instancia concluyó que existía un alto grado de similitud entre las marcas en conflicto al considerar que la pronunciación del único elemento que constituye la marca controvertida, oleoplex, coincidía casi exactamente con la del elemento denominativo olaplex, excepto por lo que respecta a sus medios 'o' y 'eo', y que la similitud fonética resultante se veía débilmente contrarrestada por las diferencias fonéticas correspondientes .

A este respecto, no es posible apreciar error en el Tribunal de instancia al estimar, en esencia, que las partes tópicas de las marcas en conflicto, ola y oleo, se pronuncian inicialmente de manera idéntica para componer una sílaba posterior sobre la base de la 'l' seguida de un sufijo idéntico plex. Pues bien, la similitud resultante de la idéntica pronunciación de las partes iniciales de las marcas en conflicto desempeña aquí un papel destacado en la comparación fonética de estas pues como ha puesto de relieve la jurisprudencia, ocupa un lugar destacado del elemento denominativo los prefijos o elemento tópicos, además de tratarse el elemento fonético de factor esencial, atendida la naturaleza de los productos y en el modo en el que los productos de la marca son pedidos por el consumidor, que los reclamará por su propio nombre.

Por consiguiente, se concluyó acertadamente en la resolución impugnada, que existía un alto grado de similitud entre las marcas en conflicto desde el punto de vista fonético y que ello era relevante.

En el plano conceptual, el Tribunal de instancia concluyó que los vocablos son denominaciones de fantasía sin significación alguna, por lo que no es posible hacer comparación conceptual. Y lo cierto es que no incurre en error -salvo el de denominar de neologismo al vocablo en cuestión- ya que ni olaplex ni oleoplex tienen significado alguno en español ni consta que en otro idioma de cualquiera otro público pertinente.

Por consiguiente, cuando deduce a partir de este juicio que hay identidad relevante entre los signos que se refieren a productos equivalentes, similares o idénticos -las dos marcas en conflicto han sido registradas para productos para el cabello de la clase 3- y que por tanto, existe riesgo de confusión, es decir, que el público pueda creer que los productos o servicios de que se trate proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente, no podemos sino compartir tales conclusiones y por tanto, desestimar el motivo formulado.



TERCERO.- En cuanto a la acción de infracción marcaria, alega la recurrente error en la valoración de la prueba al analizar los factores concurrentes de la aplicacón del art. 9.2.b) RMUE.

Afirma que yerra el juzgador al no valorar que en realidad el producto se comercializa con el identificador del origen empresarial del fabricante Tahe con los vocablos Oleo plex, diferenciados en su representación gráfica añadiendo el resalte en negrilla del vocablo plex y el degradado del vocablo oleo, que destruye, dice el apelante, la apariencia de que sea una sola palabra Recuerda además que este signo es representación coincidente con la marca UE 14783138 donde destaca el vocablo Tahe, presente en todas las líneas de productos y los vocablos oleo y plex diferenciados, argumentando que el uso de Tahe excluye cualquier asociación o confusión al ocupar un lugar destacado y relevante en la presentación de los productos.

Que no hay mala fe porque cuando se solicitó la marca el actor no acredita un uso real y efectivo de su marca en España, que en el examen de la infracción no puede estimarse que se hayan comercializado productos en perjuicio del actor pues la comercialización se produjo en conjunción con otras líneas de productos e incluso la sustitución del nombre por Oleo&control con Tahe demuestran cualquier error o confusión y que el uso de términos genéricos, que son irreivindicables, no permiten prohibir su uso a terceros.

Que además hay disparidad aplicativa puesto que los productos de la actora son de belleza de alta gama y no pueden sustituir a los ofrecidos por la recurrente, que son de uso más frecuente y comercialización complementaria al resto de la gama de Tahe.

En conclusión, que no hay riesgo de confusión al ser marcas visual, fonética y conceptualmente diferentes.

Posición del Tribunal.

La cuestión principal que se plantea en relación a la infracción, concluida ya la similitud que presenta el elemento oleoplex con la marca de la parte demandante, es la incidencia que en el tráfico económico puede tener el empleo conjunto a aquél signo del signo Tahe sobre los productos que, por más que quiera la parte recurrente negar su identidad o similitud aplicativa con los de la actora, la presentan sin duda al referirse todos los productos a tratamientos para cabello humano.

La decisión del Tribunal debe en primer lugar partir de la constatación del hecho de que las muestras de productos de la recurrente utilizando junto a oleoplex la palabra Tahe ponen de relieve el uso autónomo, diferenciado e independiente que sobre los productos tiene el signo oleplex respecto del signo Tahe -vide página 16 demanda-, apreciándose además en el documento nº 9 de la demanda -catálogo Tahe de productos Oleoplex- ,que éstos se identifican como Oleoplex, lo que además se constata en la propia documentación de la demandada que claramente apuntala el uso comercial del signo Oleoplex como elemento preponderante en la identificación de sus productos para cabello, lo que explica no solo el modo que sobre los productos se utilizan los signos sino que confirma que del conjunto predomina siempre el elemento oleoplex sin que la denominación de la empresa Tahe, ocupe una posición distintiva ni dominante en la identificación de los productos de que se trata, razones por las que es fácil concluir que la impresión de conjunto que produce el uso de los dos signos sobre el producto en el modo explicitado, en absoluto desvirtúa la conclusión antes alcanzada sobre la concurrencia de riesgo de confusión en tanto incluso con la colocación del signo Tahe sobre el producto no se evita que se pueda inducir al público con el uso del signo Oleoplex, a creer que los productos de que se trata proceden, al menos, de empresas vinculadas económicamente con la parte demandante pues, como dice la STJUE de 6 octubre de 2005, asunto C-120/04 ' la verificación de la existencia de un riesgo de confusión no puede estar supeditada al requisito de que la impresión de conjunto producida por el signo compuesto esté dominada por la parte de éste constituida por la marca anterior ' -apartado 32-, ya que -apartado 33 y 34- 's i se exigiera dicho requisito, se privaría al titular de la marca anterior del derecho exclusivo que le confiere el artículo 5, apartado 1, de la Directiva, aun cuando dicha marca ocupara una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto, aunque no dominante. Este sería el caso, por ejemplo, cuando el titular de una marca de renombre utilizara un signo compuesto mediante la yuxtaposición de aquélla y de una marca anterior que no fuera a su vez una marca de renombre. Este sería también el caso si el signo compuesto estuviera constituido por una marca anterior y una denominación comercial de renombre. En efecto, la impresión de conjunto estaría entonces dominada, en la mayor parte de los supuestos, por la marca de renombre o la denominación comercial de renombre contenidos en el signo compuesto', todo lo cual lleva al Tribunal a concluir que ' puede existir un riesgo de confusión para el público, en caso de identidad de los productos o de los servicios, cuando el signo controvertido está formado mediante la yuxtaposición, por una parte, de la denominación de la empresa del tercero y, por otra, de la marca registrada, dotada de un carácter distintivo normal, y esta última, aunque no determina por sí sola la impresión de conjunto del signo compuesto, ocupa en dicho signo una posición distintiva y autónoma'.

El motivo queda en consecuencia desestimado.



CUARTO.- Se refiere el apelante en su último motivo a la estimación en la sentencia de la acción de daños y perjuicios, respecto de la que alega error en la valoración de la prueba al analizar los factores concurrentes de la aplicación del art. 42 y ss LM , extrayendo conclusiones que califica de contrarias a la racionalidad, absurdas o ilógicas, adoptándose criterios desorbitados e irracionales en cuanto al resultado de la pericia por no darse como bueno un margen del 20% sobre el benficio bruto y establecerse un 76.09% en global, habiéndose tergiversado las conclusiones periciales en cuanto a la cuantificación y fecha de cálculo de la indemnización.

Afirma en efecto que la estimación de un beneficio que supone un 76,09% de las ventas brutas es inadmisible en las circunstancias normales de cualquier empresa y menos en el caso, al tratarse de productos en lanzamiento reciente.

Recuerda que la actora reclama, en base al art. 43.2.a) LM , los beneficios obtenidos por el infractor con el producto ilícitamente marcado, acogiéndose este criterio en la Sentencia entendiendo que no debe acreditarse la realidad del daño sufrido afirmando que no se rechazó esta acción cuando, realmente, sí se hizo.

Que los criterios del informa pericial de la actora no son reales pues acude a la web cuando no consta desde hace meses el producto litigioso en la web.

Que la Sentencia reconoció que no hay prueba de campaña de publicidad o marketing para la implantación de Olaplex en España, habiendo solo cinco facturas de ventas de Olaplex de 2015 por importe de 12.000 euros.

Que por ello debe rechazarse la pretensión indemnizatoria porque, primero, para que haya obligación de indemnizar debe declararse la infracción y hasta el requerimiento -abril de 2016- no había infracción de marca, segundo, porque no se acredita el daño sufrido por el actor -que no puede presumirse ni inferirse- ni la relación causal en el uso de la marca Tahe Oleoplex, en cuyo uso se ha cesado, habiéndose acreditado la ínfima importancia comercial que en el producto tenía el uso de aquella marca, tercero, que en todo caso solo podría cuantificarse el daño a partir del periodo que comienza con el requerimiento que fija el inicio de la violación culposa al haberse actuado hasta ese momento sin conocimiento y, cuarto, porque la pretensión indemnizatoria no se justa a lo prescrito en el art. 43 LM porque no demuestra el daño para solicitar una indemnización superior a la mínima legal - art 43.5 LM -, porque no se acredita la existencia de beneficios obtenidos por la violación, habiéndose de hecho producido pérdidas -como resulta de la auditoría de la demandada- no obstante lo cual el perito Sr. Juan Pedro concluye que hay beneficios y ello cuando deberían extraerse los gastos imputables a la fabricación y/o comercialización del producto siendo así que el perito prescinde de algunos y otros los recalcula por encima de la prueba del auditor.

Que los datos de informa ampliatorio del Sr. Juan Pedro para fijar el margen comercial se apoya en conclusiones irracionales porque, el perito pone en duda los datos certificados por el auditor de la empresa cuando son incontestables, segundo, porque da por buena la cifra resultado de las ventas por importe de 301.216,78 euros, tercero, porque los datos del auditor pone de relieve que la materia prima y la mano de obra directa asciende a 99.948,20 euros, lo que se cuestiona, reduciéndose en un 60% hasta 59.969,92 euros, que igualmente, los costes de marketing y publicidad, que el auditor eleva a 119.833,51 euros, se eliminan de los gastos a pesar de que podría imputarse 1/5 de dicha cifra, es decir, 23.966,60 euros, eliminándose igualmente los costes de asistencia técnica y preparación del personal -41.927,02 euros- a pesar que debería imputarse 1/5, 8.385,40 euros, al considerar que los productos no tienen complejidad, reduciéndose los costes de distribución y comisiones de venta -que se justifican en 21.085,17 euros-, se reducen a 15.060,84 no obstante lo cual se aplica una rebaja del 60%, en modo tal que al final se fija un beneficio de 229.217,40 euros, lo que supone un beneficio del 76,09% de las ventas, lo que está injustificado desde las ratios del sector.

Que en todo caso, no se acredita por el actor ni la reducción de ventas, ni la confusión de marcas, ni un provecho indebido antes de la demanda ni daños a la reputación de la marca que merme o difumine la marca.

Que por tanto y sin prueba, solo podría aplicarse en su caso el criterio de 1% sobre la cifra de negocios del infractor, fijada en 301.216,78 euros al no se útil la cifra de la cuenta de pérdidas y ganancias al incluirse otros productos de la demandada no ilícitamente marcados.

Posición del Tribunal.

Ninguna nueva disquisición haremos sobre la existencia de la infracción, pues sobre ello ya ha decidido el Tribunal al resolver el segundo de los motivos de apelación.

Tampoco valoraremos criterios aplicables para el caso de marcas de renombre (refiere el apelante a la falta de prueba sobre la existencia de provecho indebido antes de la demanda ni daños a la reputación de la marca que merme o difumine la marca) porque en el caso se ha rechazado de forma expresa la categorización de las marcas del actor como marcas de renombre y no forma parte del objeto de este recurso de apelación al no haberse interpelado en tal sentido por el actor.

En consecuencia, analizaremos la acción indemnizatoria en los elementos que la componen dado que cuestiona el apelante, primero, si se da el presupuesto para el nacimiento de la responsabilidad indemnizatoria, segundo, si dándose aquél, se dan los presupuestos para estimar la acción deducida (prueba del daño y relación causal entre la infracción y el daño) y, tercero, los criterios para cuantificar el daño a partir de los gastos deducibles para fijar el importe.

Se cuestiona en primer término si hubo no por parte de la entidad demanda la existencia del daño. Pues bien, lo cierto es que dado que es incontestable que se negó la infracción -y la causalidad de la nulidad- el corolario deducible es que también hubo oposición a la acción indemnizatoria que comprende, desde luego, todos y cada uno de sus elementos.

Cuestiona el apelante si su responsabilidad es objetiva o es culposa y derivada del requerimiento hecho por el actor.

Conforme al art. 42-1 LM , responden de forma objetiva, es decir, en todo caso y cualquiera que hubieran sido las circunstancias sobre el conocimiento de la existencia del derecho infringido, quien infringe la marca mediante la colocación del signo infractor en los productos y su presentación - art 34.3.a) LM -, lo que evidentemente, hace el demandado respecto de su línea de productos Oleoplex, quien lleva a cabo la primera comercialización de los productos ilícitamente marcados, en modo tal que concurre en su actuar, en todo caso y sin perjuicio de que fuera requerido en cese de su actuación, la modalidad de responsabilidad objetiva referenciada en el precepto indicado.

Cuestiona en segundo término que se haya acreditado el daño reclamado. Pues bien, el examen de la prueba del daño ha de efectuarse teniendo en cuenta la naturaleza normativa del daño que en el caso de la infracción de derechos industriales de exclusiva, introdujo en nuestra legislación la trasposición de la Directiva 2004/48/CEE, de respeto por los derechos de propiedad intelectual por la Ley 19/2006, de 5 de junio, así como, en otros casos, la posibilidad de aplicar la doctrina ex re ipsa entendida como la posible inferencia, atendidas las circunstancias de casda caso, de un resultado probatorio determinado en modo tal que en ocasiones la realidad del daño resulta de los hechos probados, como ocurre cuando la elaboración y comercialización de productos infractores tiene lugar entre competidores, lo que sin duda ocurre el caso al confluir la venta de los productos de los litigantes en el mercado español en especial a través de la comercialización a través de redes telemáticas en las que además se ha puesto de relieve la confusa respuesta de motores de búsqueda de productos que confunden oleoplex con olaplex.

En cualquier caso ya decíamos que la naturaleza normativa del daño tal cual queda configurado en los criterios de cuantificación en el art. 43.2 LM , condiciona dicha prueba -también la relación causal- pues cuando se pide como criterio -lo que es el caso- cuantificar el daño los beneficios obtenidos por el infractor a consecuencia de la violación, que se sustenta en la transferencia al titular del derecho del enriquecimiento injusto obtenido por el tercero en tanto derivado del uso infractor de un derecho ajeno, basta con acreditar la explotación ilegítima, lo que en el caso que nos ocupa, no plantea duda ninguna.

Habiéndose determinado que en el caso hay responsabilidad objetiva derivada del hecho misma de la infracción y que está probada la explotación ilegítima en el tráfico económico, que comprende el tráfico en el mercado donde compite el demandante- de productos que son infractores del derecho de exclusiva del actor, resta solo examinar el importe cuantitativo, las bases fijadas y su correspondencia con el criterio solicitado para fijar la indemnización.

Al respecto cuestiona el apelante el criterio valorativo que de la prueba pericial ha hecho la Sentencia de instancia.

Sin embargo, no apreciamos el error que detalladamente se expone por el apelante.

Es preciso tener en cuenta que la iniciativa probatoria ha partido del demandante que ha contado con unas fuentes de información limitadas y condicionadas por el propio demandado que no aporta la documental cuya exhibición se le requirió y que además, renunció a hacer comparecer a la vista del juicio oral a quienes habían elaborado los informes y documentos por dicha parte aportados.

En todo caso, y en cuanto a los gastos que deben ser tomados en consideración hemos de señalar lo siguiente. En primer lugar, en cuanto a los costes de materia prima y mano de obra directa, como pone de relieve en su oposición el actor, se incluyen por el demandado en su informe gastos de estructura y generales que deben excluirse pues de lo contrario, siendo éstos generales respecto de productos infractores y no infractores, con el beneficio de la infracción se amortizarían en parte, resultando rentable, en suma, la infracción. En cuanto a los costes de marketing y publicidad, quedó acreditado y así lo asumió la Sentencia de instancia, sin que haya razón para considerar que de forma errónea, que no se probó que el coste reclamado por tales conceptos lo fuera respecto de la línea Oleoplex y por tanto, que procediera su aplicación. Respecto de los costes de asistencia técnica y preparación de personal se aceptó 1/5, no habiéndose eliminado como dice el recurrente. Y finalmente, en cuanto a los costes de distribución y comisión de ventas, se tomaron en consideración con la corrección de reducción que obra en la Sentencia.

Es por todo ello que procede desestimar el motivo y confirmar la Sentencia de instancia.



QUINTO.- En cuanto a las costas de esta alzada y habiéndose desestimado el recurso de apelación, no cabe sino imponerlas a la parte recurrente - art 398 LEC -

SEXTO.- En cuanto al depósito para recurrir y habiéndose desestimado el recurso de apelación, no cabe sino acordar la pérdida del mismo a la parte apelante - DA Décimoquinta nº 9 LOPJ -, al que se le dará el destino previsto en la ley.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación entablado por la parte demandada, la mercantil Tahe Productos Cosméticos S.L., representada en este Tribunal por el Procurador Dª. Carmen Baeza Ripoll, contra la Sentencia dictada el día 17 de diciembre de 2018 por el Juzgado de lo Mercantil número uno de los de Alicante , en funciones de Tribunal de Marcas de la Unión Europeo, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución; y con expresa imposición de las costas procesales de esta alzada a la parte apelante.

Se acuerda la pérdida del depósito efectuado para recurrir al que se le dará el destino previsto en la ley.

Esta Sentencia no es firme en derecho y, consecuentemente, cabe en su caso interponer contra la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 468 y siguientes, y 477 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil , recurso extraordinario por infracción procesal y/o recurso de casación, recursos que deberán presentarse dentro de los veinte días siguientes a la notificación de esta resolución previa constitución de depósito para recurrir por importe de 50 euros por recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en la entidad Banco de Santander, indicando en el campo 'Concepto' del documento resguardo de ingreso, que es un 'Recurso', advirtiéndose que sin la acreditación de constitución del depósito indicado no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre) el recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose el Tribunal de Marca Comunitaria celebrando Audiencia Pública. Doy fe.- 25