Auto Civil 43/2025 Audiencia Provincial Civil de Valencia/València nº 9, Rec. 71/2025 de 20 de mayo del 2025

PRIMERO.- Antecedentes procesales relevantes.

1. El Juzgado de lo mercantil n.º 2 de Valencia, en el seno del Procedimiento ordinario 1092/2015, dictó la sentencia n.º 13/2017, de 19 de enero de 2017, que resultó confirmada por la sentencia n.º 437/2017 de esta sección 9 de la

AP de Valencia, de 12 de julio de 2017.

2. En el fallo de la sentencia se declaró que la entidad TALLERES ANCHI, S.L., vulneraba los derechos de propiedad industrial de la mercantil ASITEC CERAMIC, S.L., como titular del modelo de utilidad n.º U201131060, mediante la

comercialización de su producto "parrilla flotante" objeto de dicho procedimiento. Consecuencia de esta declaración, entre otros pronunciamientos, condenó a la entidad demandada (ANCHI) a indemnizar a la actora (ASITEC) por las

ganancias dejadas de obtener que indicó que se calcularían "mediante la utilización alguno de los tres criterios establecidos en el artículo 65 de la Ley de Patentes, y que se efectuará de forma previa a la ejecución de sentencia conforme a

los Arts. 712 y siguientes LEC, una vez firme al presente resolución".

3. La entidad actora, ANCHI, en cumplimiento del fallo firme, presentó escrito en el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 solicitando la determinación judicial de los daños y perjuicios ocasionados con dicha infracción. Y en cuanto al criterio

por el que opta para cuantificarlos, de conformidad con el artículo 66 LP de 1986 (que no el artículo 65 LP que indica por error la sentencia), refiere expresamente en el OTROSI DIGO de su escrito "consistiendo la indemnización solicitada en

el MARGEN BRUTO de la explotación de dichos productos habido en sede de la empresa TALLERES ANCHI, S.L., por la venta de los productos infractores, ...".

4. Para su cuantificación, en el mismo OTROSI DIGO, interesó que se designara a un perito judicial y que este atendiera a las ventas del producto infractor y las compras de material "necesario". Designación que recayó en don

Bienvenido, economista, y que fijó dicha indemnización en 51.762,93 euros, mencionando expresamente que esta era la cifra del beneficio dejado de obtener actualizado por la mercantil ASITEC (titular del modelo de utilidad).

5. La mercantil ANCHI, respecto de la fijación de la cuantía indemnizatoria, refirió que para determinar el beneficio obtenido con el producto infractor, además de los costes por materiales y los gastos de mano de obra, costes

directos necesarios para la obtención del producto, también debe descontarse el IVA de las facturas y los costes indirectos o generales relacionados con la elaboración del producto (consumo de energía, costes de transporte, costes de

comercialización, costes de reparación, mantenimiento, limpieza, etc...). Aboga por que se determine el beneficio sobre los ingresos obtenidos por la comercialización del producto infractor menos todos los costes necesarios directos e

indirectos o generales relacionados con la fabricación y comercialización del mismo.

6. Para acreditar tal beneficio obtenido aporta un informe pericial elaborado por don Alejo, economista, que fija el mismo en 5.238,23 euros, resultante de restar de los ingresos de facturación los costes

directos e indirectos (materiales, mano de obra y costes indirectos como gastos de personal de limpieza, de administración, reparaciones, profesionales externos, seguros suministros, transportes, depreciación de la maquinaria, etc...).

Dicho informe concluye que si se descuentan exclusivamente los costes directos (material y mano de obra), este beneficio económico es de 21.283,42 euros.

7. Ante la oposición del deudor, ANCHI, a que los daños y perjuicios quedaran fijados en los términos indicados por el perito designado judicialmente a petición de ASITEC, se convocó a las partes a vista donde se practicó la prueba,

en concreto, testifical-perical y pericial.

8. En el auto objeto de recurso el juez de instancia valora ambos informes periciales exponiendo, en primer lugar, la documentación analizada por ambos peritos y, en segundo lugar, refiere que mientras el perito judicial fija la indemnización

con base en el beneficio que dejó de obtener la actora y lo cuantifica en 51.762,93 euros, el informe de la mercantil infractora especifica las ventas, cuantifica los costes de producción y el beneficio obtenido por ANCHI. Refiere el juez a quo

que el perito judicial fija los daños y perjuicios sobre el lucro cesante de ASITEC sin calcular el daño emergente, y el informe de ANCHI no valora el lucro cesante y se centra en el cálculo del beneficio real obtenido por la empresa infractora

al vender las parrillas infractoras; y su conclusión es que "Siendo el objetivo es valorar el daño sufrido por ASITEC, el informe del perito judicial se ajusta mejor a la valoración del lucro cesante, aunque no contempla el daño emergente" y

recoge la cifra que arroja el informe del perito judicial como cuantificación de los daños y perjuicios (51.762,93 euros).

SEGUNDO.- Objeto del recurso de apelación.

9. La entidad TALLERES ANCHI, S.L., interpuso recurso de apelación contra el referido auto de 30 de diciembre de 2024 por los siguientes motivos:

a) Infracción del principio dispositivo y del principio de congruencia entre lo pedido por la actora y lo concedido por el auto.

La entidad actora optó por que se cuantificara la indemnización con base en los beneficios obtenidos por el infractor (ANCHI) con la venta de los productos infractores.

Sin embargo, el auto recoge un criterio distinto dado que ha fijado la cuantía indemnizatoria según los beneficios que previsiblemente hubiera obtenido el titular del modelo de utilidad (ASITEC) si no hubiera existido la infracción, criterio este

que fue establecido por el perito judicial. La entidad actora fijó en su escrito inicial qué criterio quería seguir en la cuantificación, a lo que debieron ajustarse tanto el perito judicial como el juez de instancia a la hora de valorar los informes

periciales. Motivo éste por el que sólo debería darse virtualidad al informe pericial aportado por la demandada, ANCHI.

b) La fijación de la cuantía indemnizatoria. Error en la valoración de la prueba.

Considera el recurrente que el informe de ANCHI es el único que fija la cuantía indemnizatoria conforme a los beneficios obtenidos por la infractora. Este informe realiza un examen detallado tanto de las ventas como de los costes directos e

indirectos de fabricación y comercialización de los productos infractores, y concluye que los beneficios descontando sólo los costes directos ascendieron a 21.283,42 euros, y descontando tanto los costes directos como los indirectos

ascendieron a 5.238,23 euros. En todo caso, de los datos manejados por el perito judicial se puede deducir fácilmente que cnsidera que el beneficio obtenido por ANCHI era muy próximo a la cantidad fijada por el perito de parte (26.668,45

euros), cantidad que si se actualiza con el IPC ascendería a una cifra final de 33.202,22 euros. Defiende que lo que procede es que de los ingresos de las ventas se descuenten tanto costes directos (material y mano de obra) como

indirectos, de ahí que la cifra que arroja el informe del perito de la entidad demandada es el que realmente cuantifica la indemnización que procede, de conformidad con el criterio escogido por el actor.

Subsidiariamente, interesa que se descuenten de la facturación total de ANCHI los costes directos, determinando los daños y perjuicios es 21.283,42 euros, y subsidiariamente, que se fijen en los 26.668,45 euros que se derivan del informe

pericial judicial emitido por el Sr. Bienvenido por la venta de los productos infractores.

10. La entidad ASITEC se opuso al recurso de apelación planeado de contrario, en primer lugar, niega que exista incongruencia pues este principio debe conjugarse con el principio "iura novit curia"; en segundo lugar, se opone a que

únicamente se tenga en cuenta el beneficio neto del resultado de la empresa y descontar los gastos generales tal y como defiende el perito de la parte demandada e infractora, lo que resulta contrario a los criterios jurisprudenciales,

debiendo acudir al margen bruto y descontando exclusivamente los costes directos. Concluye interesando la confirmación del auto recurrido.

11. Quedando en estos términos planteada la cuestión en la apelación abordaremos, en primer lugar, la interpretación de esta Sala en relación con el artículo 66.2.a) de la Ley de Patentes de 1986, en concreto si procede la aplicación

cumulativa o alternativa de los criterios del beneficio del infractor y de los beneficios que previsiblemente hubiera obtenido el titular de la patente; en segundo lugar, abordaremos el posible error en la valoración de la prueba pericial aportada a

las actuaciones en el auto objeto de recurso.

TERCERO.- Interpretación de la Sala en relación con la aplicación de los criterios contemplados en el artículo 66.2.a) de la Ley de Patentes de 1986. Valoración de la Sala sobre el método de cálculo de la indemnización.

3.1. Interpretación de la Sala del artículo 66.2.a) de la Ley de Patentes de 1986.

12. La cuestión planteada y analizada en la presente litis está sujeta a la Ley de Patentes de 1986, tras la modificación operada en la Ley 19/2006, y en concreto está regulada en el artículo 66.2 LP relativo a los criterios para fijar la cuantía

de la indemnización de daños y perjuicios por la violación de una patente.

13. Con esta reforma ( Ley 19/2006) el artículo 66.2 LP de 1986 quedó redactado de la siguiente manera:

"2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrán en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor y los beneficios que este

último haya obtenido de la explotación del invento patentado.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho.

Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, la duración de la patente en el momento en que comenzó la violación y el número y clase de licencias concedidas en

ese momento.".

14. En dicho precepto se especifica que, para establecer el montante de la indemnización de daños y perjuicios sufridos por la violación de una patente, el perjudicado puede optar por una de las siguientes alternativas: a) las consecuencias

económicas negativas, o, b) la cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le habría permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho (regalía hipotética).

15. Dentro de la primera opción, artículo 66.2.a), el de las consecuencias económicas negativas, ha existido disparidad de opiniones tanto en la doctrina como en los distintos Juzgados de lo Mercantil y Audiencias Provinciales sobre si

procede la aplicación cumulativa de los dos factores que recoge para fijar esas consecuencias económicas negativas y que son: (i) el beneficio del infractor y (ii) los beneficios que previsiblemente hubiera obtenido el titular de la patente; o, si

debe ser una aplicación alternativa, debiendo optar el titular de la patente por un factor u otro para determinar el montante de la indemnización.

16. Esta Sala ha optado por considerar que se trata de una aplicación alternativa, SAP de Valencia, sección 9, n.º 631/2019, de 16 de mayo de 2019, ponente doña Rosa María Andrés Cuenca, (ECLI:ES:APV:2019:2286). También otras

Audiencias se posicionan por una aplicación alternativa, como en la SAP de Barcelona, sección 15, n.º 230/2019, de 12 de febrero de 2019, (ECLI:ES:APB:2019:1040), o la SAP de Madrid, sección 28, n.º 230/2017, de 5 de mayo de 2017

( ECLI:ES:APM:2017:7183).

17. Con el nuevo artículo 74.2 de la Ley de Patentes del 2015 se disipa cualquier duda al respecto en el ámbito de patentes, estableciendo el carácter claramente alternativo de los dos criterios para determinar las consecuencias económicas

negativas como forma para valorar la indemnización.

3.2. Valoración de la Sala sobre la elección del método de cálculo de la indemnización.

18. Consideramos necesario resaltar que corresponde al perjudicado la facultad de optar por alguno de los criterios indemnizatorios, y en la práctica se suele dejar cierto margen de libertad al demandante, de tal manera que puede formular

pretensiones con carácter subsidiario o alternativo, o incluso solicitar la mayor de las indemnizaciones obtenidas por métodos de cálculo distintos. Lo que no se suele permitir es que dicha elección se posponga al trámite de ejecución; no

obstante, en el caso objeto de autos la propia sentencia difiere el momento de la elección a la fase previa a la ejecución conforme a los arts. 712 y siguientes de la LEC.

19. La SAP de Barcelona, sección 15, n.º 322/2018, de 14 de mayo de 2018 (ECLI:ES:APB:2018:4362) dio por buena la petición del actor de que la indemnización se fijara acudiendo a la cuantía que resultara mayor entre las dos previstas

en el artículo 66.2.a) LP -beneficios dejados de obtener- o la del artículo 66.2.b) -la regalía hipotética-. En la SAP de Madrid, sección 28, n.º 230/2017, de 5 de mayo, (ECLI:ES:APM:2017:7183), se analiza un supuesto en el que el actor optó

en su demanda por el método de cálculo consistente en los beneficios obtenidos por el infractor (dentro del art. 66.2.a) LP), pero, de modo subsidiario, en la misma demanda planteó la reclamación sobre la regalía hipotética (art. 66.2.b) LP)

ante la eventualidad de que la infractora no aportara toda la documentación necesaria para poder fijarla conforme al primer criterio escogido. Ante el hecho de que la demandada e infractora no aportó toda la documentación necesaria para fijar

la indemnización según los beneficios obtenidos por ella, en la fase de conclusiones solicitó que se fijaran atendiendo al método de la regalía hipotética. La Audiencia razona que no hubo mutación en su petición, que no se generó

indefensión y que no se introdujo una cuestión nueva, máxime cuando la propia demandada reconoció que no pudo aportar toda la documentación interesada.

20. En el caso objeto de autos, consideramos que no ocurre lo mismo que en el supuesto examinado por la AP de Madrid ni por la AP de Barcelona, no hay pretensiones subsidiarias o alternativas sobre el método para fijar la indemnización

sino que, a la vista del contenido del suplico y del OTROSI DIGO del escrito del actor, no deja duda de que optó por fijar los daños y perjuicios según los beneficios obtenidos por el infractor, TALLERES ANCHI, S.L., con la venta de los

productos infractores. En el suplico de su escrito se remite en cuanto a la cuantificación a lo indicado en el OTROSI DIGO, y en este indica que lo que interesa es que por un perito judicial se determine el alcance indemnizatorio atendiendo

al "MARGEN BRUTO de la explotación de dichos productos habido en sede de la empresa TALLERES ANCHI, S.L., por la venta de los productos infractores...".

21. Sin embargo, el auto recurrido fija la indemnización utilizando un criterio distinto al solicitado por la parte actora y así, tras examinar los informes periciales aportados a las actuaciones se inclina por la valoración y resultado que ofrece el

perito judicial y que fija, en sus conclusiones, la cuantía indemnizatoria según los beneficios que previsiblemente hubiera podido obtener la titular de la patente, ASITEC CERAMIS, S.L., si no hubiese existido la infracción. Expresamente,

considera el juez a quo que la pericial aportada por ANCHI (la infractora) no valora el lucro cesante, sino que se limita a calcular el beneficio de la empresa infractora, mientras que pone en valor que el perito designado judicialmente a petición

de ASITEC (titular del modelo registrado y perjudicado) valora el lucro cesante desde la perspectiva de la empresa perjudicada; alejándose, de esta manera, del método seleccionado por el actor no sólo el perito judicial sino, también, el

propio juez de instancia en su resolución.

22. Y no es una cuestión baladí, pues obviamente los resultados que ofrece son muy dispares, y si bien es cierto que el infractor tiene derecho a ser indemnizado, no es menos cierto que no podemos dejar de otorgar la razón al recurrente

cuando refiere que con la valoración de las periciales y las conclusiones del auto recurrido se ha incurrido en una incongruencia extra petita. Motivo éste por el que consideramos que la Sala debe realizar una nueva valoración de las

periciales, teniendo en cuenta el método seleccionado por el actor.

CUARTO.- El criterio indemnizatorio de los beneficios obtenidos por el infractor. Valoración de la Sala sobre la cuantía de la indemnización.

4.1. Consideraciones previas sobre el criterio indemnizatorio de los beneficios obtenidos por el infractor.

23. En la STS n.º 504/2019, de 30 de setiembre de 2019, (ECLI:ES:TS:2019:2852), ponente Rafael Saraza Jimena, -caso PASAPALABRA- además de incidir en la posibilidad de un triple cálculo del perjuicio como criterio de cuantificación de

los daños y perjuicios, clave en cualquier litigio de propiedad industrial e intelectual y reflejado en nuestra legislación española (Ley de Patentes, Ley de Marcas, Ley de competencia desleal, Ley de Propiedad Intelectual) , respecto del criterio

de los beneficios obtenidos por el infractor dice los siguiente, fundamento de derecho TERCERO, "4. El sistema establecido en la Directiva 2004/48/CE y posteriormente transpuesto a la legislación española, se inspira en el modelo alemán.

La jurisprudencia alemana estableció la doctrina, posteriormente positivizada, del dreifache Schadensberechnung o triple cálculo del perjuicio, en el caso de la infracción de los derechos inmateriales. Según esta doctrina, la indemnización a

pagar en estos casos podía ser, a elección del titular del derecho infringido, el daño emergente y el lucro cesante, el valor de cesión del derecho en el mercado o la restitución al titular del derecho infringido del lucro obtenido por el infractor

con la injerencia.

5.- Esta tercera opción constituye en realidad una restitución propia de una condictio por intromisión. No constituye una solución propiamente indemnizatoria porque no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de

exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción.

6.- La jurisprudencia española ya había contemplado esta solución en el caso de la protección de los derechos de exclusiva en la normativa de competencia desleal, puesto que la redacción inicial del art. 18 de la Ley de Competencia

Desleal preveía como acciones propias de la competencia desleal, además de la "acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto, si ha intervenido dolo o culpa del agente", del apartado 5.º, la "acción de

enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando el acto lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico", en el apartado 6.º de este precepto. La sentencia de esta sala

1348/2006, de 29 de diciembre , afirmó que "la acción de enriquecimiento sólo procede si el acto de competencia desleal comporta la invasión de la esfera de exclusiva asegurada por el ordenamiento al actor" y que "la acción de

enriquecimiento puede cumplir una función similar a la de resarcimiento".

7.- Sentencias posteriores, que interpretan preceptos similares introducidos por la Ley 19/2006, de 5 de junio, en las leyes sobre propiedad industrial, han abundado en esta línea. La sentencia de esta sala 95/2009, de 2 de marzo , declara:

"Que la norma contenida en la letra c), del apartado 2 del artículo 43 de la referida Ley [de Marcas ] se inspira en la doctrina de las condictiones por intromisión, ya que contempla el supuesto de que a una persona afluyan valores

patrimoniales ajenos, por haberlos obtenido con invasión no autorizada del ámbito reconocido a la facultad de exclusión del titular de los bienes o derechos lesionados".

8.- En consecuencia, para que proceda la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial, ni que el importe de la restitución se

corresponda con ese quebranto. Se otorga al titular del derecho infringido esa pretensión restitutoria como consecuencia del contenido atributivo del derecho que el demandado ha infringido.

9.- Por tal razón, para que proceda la restitución del beneficio obtenido por el infractor, es irrelevante que el titular del derecho infringido explote o no directamente tal derecho, porque es irrelevante el beneficio que hubiera podido obtener, ya

que lo relevante es qué beneficio ha obtenido el infractor por la intromisión en un derecho cuyo contenido patrimonial atribuye a su titular las utilidades pecuniarias que con el mismo puedan obtenerse.

...

13. En el presente caso, ITV optó en su reconvención por utilizar, de entre los diversos criterios posibles, el de la restitución del beneficio obtenido por el infractor. Se trata de un criterio diferente al del lucro cesante, pues, como se ha dicho,

responde a la lógica de la restitución propia de la condictio por intromisión, en la que es irrelevante el beneficio que pudiera haber obtenido el titular del derecho de exclusiva, pues lo relevante es el beneficio que obtuvo el infractor y que no le

correspondía obtener, ya que cualquier rendimiento derivado de la explotación del derecho corresponde a su titular, por lo que el ordenamiento jurídico otorga a este una acción para obtener la restitución de ese rendimiento ilícitamente

obtenido por quien usurpó su posición jurídica y evitar de este modo que tal beneficio se quede en el patrimonio del infractor."

24. Por tanto, nuestro Tribunal Supremo considera que esa opción de los beneficios obtenidos por el infractor no constituye una solución propiamente indemnizatoria porque no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del

derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción.

25. Respecto del concepto de "beneficios" a partir de los ingresos obtenidos por el infractor con la actividad infractora, se plantea la duda de qué gastos deben ser deducidos. Y así, mientras algunos informes periciales aluden a costes de

producción, gastos fijos, gastos generales, gastos ordinarios o gastos indirectos, otros informes periciales deducen de los ingresos los gastos directamente asociados a la fabricación y comercialización del producto infractor, sin descontar

otros gastos fijos o estructurales asociados a la actividad general del demandado y que se devengan con independencia de la explotación de la patente (lo que se conoce como "margen de contribución"). Resoluciones judiciales al respecto

las hay, también, de lo más diversas, inclusive aquellas que abogan por cuantificar la indemnización con base en los beneficios del infractor obtenidos con la infracción en el margen bruto de la empresa infractora y no en el beneficio neto, es

decir, en la diferencia entre el precio de compra y el de venta sin descontar ningún otro gasto o coste de la empresa, como, por ejemplo, la SAP de Barcelona, sección 15, n.º 230/2019, de 12 de febrero, (ECLI:ES:APB:2019:1040), en esta

resolución se argumenta que de lo contrario se estarían sufragando otros costes y beneficiando a la empresa infractora. Y esta petición es la que se corresponde exactamente con la solicitada en el escrito del actor en el OTROSI DIGO,

cuando solicita que el perito judicial determine el "MARGEN BRUTO" de la empresa infractora.

26. Por su parte, sobre qué ha de entenderse por beneficios del infractor, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en materia de marcas, STS n.º 775/2021, de 10 de noviembre de 2021, (ECLI:ES:TS:2021:4187), ponente Ignacio Sancho

Gargallo. En el caso analizado por nuestro Alto Tribunal el demandante, titular de la marca, opta por el criterio fijado en el artículo 43.2 de la Ley de Marcas de los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación

marcaria como medio para cuantificar la indemnización económica (como ocurre en el caso que estamos enjuiciando). Considera el Tribunal Supremo que, al no contar con mayor precisión en el texto de la ley, se debe acoger la doctrina de

la Sala sobre lo que debe entenderse por "beneficio obtenido por una actividad empresarial" y que, por lo tanto, según la jurisprudencia existente sobre esta cuestión, procede descontar los gastos directos y la repercusión proporcional de los

gastos generales e impuestos. Fundamento de derecho QUINTO "La demanda también pedía una indemnización económica que se correspondiera con el beneficio obtenido por la demandada con la conducta infractora desde enero de 2009,

que debía cuantificarse en ejecución de sentencia. Para su determinación y cálculo, la demanda fijaba la siguiente formula: el número de los productos vendidos por la demandada con el distintivo "Kerrymaid" desde enero de 2009

multiplicado por la cifra que resulta del precio del producto menos los gastos directamente imputables a la importación y distribución del producto.

Y, subsidiariamente, pedía el 1% de la cifra de facturación de la demandada por la importación, distribución y comercialización de los productos identificados con el distintivo infractor desde enero de 2009.

El informe pericial ha cifrado los beneficios brutos obtenidos por la comercialización de productos con el signo "Kerrymaid" en el periodo comprendido entre enero de 2009 y septiembre de 2014, en 76.567,94 euros. Para este cálculo, el

perito descuenta de la cifra de negocio correspondiente a la comercialización de estos productos durante ese periodo de tiempo (224.796,17 euros), el coste de las compras (148.228,23 euros).

La demandada ha objetado que el beneficio calculado por el perito no es correcto, ya que se corresponde con el beneficio bruto y no con el beneficio neto, para cuyo cálculo habría que descontar la parte proporcional de "tributos y otros

impuestos", "sueldos y salarios y cargas sociales", "transportes" y "publicidad y propaganda".

El art. 43.2 LM se refería y se refiere (tras el RDL 23/2018, de 21 de diciembre) a los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación. Al no establecerse mayor precisión, debemos aplicar la doctrina de esta sala

sobre qué debe entenderse por beneficio obtenido por una actividad empresarial. La sala ha entendido, por ejemplo en el caso del contrato de distribución (entre otras, sentencia, 569/2013, de 8 de octubre) y, recientemente, del contrato de

transporte continuado ( sentencia 194/2020, de 25 de mayo), que resulta procedente descontar los gastos directos y la repercusión proporcional de los gastos generales e impuestos. Así en la sentencia, 569/2013, de 8 de octubre,

razonamos:

"el beneficio no se corresponde con la simple diferencia entre compras y ventas, sino que debería haber tenido en cuenta el resto de gastos a los que tuvo que hacer frente para obtener el producto de las ventas (gastos de personal,

transportes, gastos financieros, y la repercusión de los gastos generales).

En la medida en que en nuestro caso, el perito no descuenta estos gastos, la cifra que aporta no resulta lo suficientemente certera como entender determinada el beneficio obtenido por el infractor. En consecuencia, y como solicitaba la

demandada al oponerse al recurso de apelación, procede fijar la indemnización en el 1% de la cifra de negocio: 22.479,61 euros". (el resaltado en negrita es nuestro).

27. A pesar de que esta doctrina se fija en relación con una infracción marcaria, consideramos que no existe obstáculo alguno para que lo apliquemos también en otros ámbitos de la propiedad industrial, como en materia de patentes.

4.2. Valoración de la Sala de las periciales y cuantificación de la indemnización.

28. El informe del perito aportado por la mercantil demandada y elaborado por don Alejo, tras el análisis de la documentación acreditativa de los ingresos de explotación (la facturación) obtenidos con la venta de los

productos infractores -documentación esta que coincide con la del perito designado judicialmente-, fija dicho importe en 62.765 euros; a continuación descuenta los costes directos para su obtención (como materiales y mano de obra de obra

directa) y reduce la cuantía indemnizatoria a 21.283,42 euros; y tras el análisis de los costes indirectos de fabricación y comercialización (tales como electricidad, transporte, depreciación de la maquinaria, reparaciones, etc...) fija el

beneficio obtenido por la actividad infractora por parte de ANCHI en 5.238,23 euros. En el acto de la vista reconoció que los costes indirectos los fija con carácter estimativo dada la dificultad para determinar la parte proporcional que ha

incidido en la fabricación y comercialización del producto infractor.

29. El informe elaborado por el Sr. Alejo realiza un estudio detallado de la documentación aportada y la contabilidad de la empresa, cuantificó el importe de venta, costes de producción y el beneficio obtenido con la venta,

contrastó la documentación con los planos para la fabricación de dos modelos de parrilla, verificó el coste de un operario de categoría oficial 1ª, examinó el convenio colectivo y las nóminas, identificó a los clientes del producto infractor,

presentó un desglose de las operaciones de venta, aportó documentación adicional sobre la cuantificación de las horas necesarias para fabricar una parrilla, incluyó un informe explicativo de los trabajos para la fabricación del modelo de

parrilla en que consiste el producto infractor, documentación contable de ANCHI e información de las nóminas de los trabajadores. En definitiva, se trata de un informe muy completo y detallado.

30. Respecto del informe elaborado por el perito el Sr. Bienvenido designado judicialmente a petición de la demandante, sin desmerecer el trabajo y el contenido de este, que también nos resulta muy completo, adolece de algunas premisas

erróneas que impiden tenerlo en consideración en cuanto al resultado final arrojado y así, fija la cuantía indemnizatoria atendiendo un criterio que no fue solicitado por la parte actora -los beneficios que el titular previsiblemente habría obtenido

de la explotación si no hubiese mediado infracción-. Toma como punto de partida el beneficio obtenido por ANCHI con la venta de los productos y establece una cantidad que, en principio, no difiere en exceso de la que establece el perito de

la demandada -contabiliza 35 productos infractores y no 34 como hace el perito del demandado, si bien en el acto de la vista reconoció que habría que descontar uno de los productos facturados, por lo tanto, ambos coinciden en que deben

contabilizarse exclusivamente 34 productos facturados-. Multiplica esta cantidad por un determinado % (1,594594595%), cifra a la que llega al considerar que ASITEC vendía los productos en un precio superior a los comercializados por

ANCHI, y posteriormente aplica el denominado "Valor Añadido Bruto" (VAB) como ratio para determinar el rendimiento de las ventas que habría obtenido ASITEC y que cuantifica en 42.525,37 euros, actualizada por la inflación a fecha 30 de

noviembre de 2023 a 51.762,93 euros; en el acto de la vista aporta una nueva actualización a fecha anterior al día de la vista.

31. En el acto de la vista el Sr. Bienvenido reconoció que si lo que se debe cuantificar es el beneficio de la infractora, ANCHI, no se debió de aplicar el 1,594594595% sobre el precio de venta de los productos infractores. Como ya hemos dicho,

además, reconoce que contabilizó una factura duplicada por error y que los productos facturados son 34 y no 35 como aparece en su informe, por lo que da por bueno que, a la cifra de lo facturado por ventas, se debiera descontar 2.280

euros por esta duplicidad. Defiende, a su vez, que, para obtener el rendimiento de las ventas procede aplicar una ratio que denomina "Valor Añadido Bruto" y que ofrece la cifra neta del negocio pero sin considerar gastos de personal,

amortizaciones, subvenciones, provisiones, inmovilizado, combinaciones de negocio y otros, es decir, sobre lo facturado aplica un margen de un 41% y le da la cifra del beneficio que, como hemos dicho, cuantifica en 42.525,37 euros

(actualizada a 30 de noviembre de 2023 a 51.762,93 euros).

32. La aplicación de esta ratio es cuestionada por el perito de la parte demandada y, así, el Sr. Alejo defiende que si lo que queremos conocer es el beneficio bruto lo que hay que hacer es descontar de la facturación los costes

directos (personal y materiales), y respecto de ANCHI fija dicha cantidad en 21.283,42 euros. Pero, en consonancia con el criterio expuesto por el Tribunal Supremo sobre lo que debe entenderse por "beneficio obtenido por una actividad

empresarial", procede a descontar, además, lo que considera que son gastos y costes indirectos repercutibles (gastos de personal indirecto, reparaciones, profesionales externos, seguros, suministros, transportes, depreciación de

maquinaria, etc). Reconoce la dificultad para su concreción proporcional en relación con la producción y comercialización exclusivamente del producto infractor, y acaba ofreciendo una cuantía definitiva de 5.238,23 euros, entendiendo que

esta cifra se corresponde con el beneficio obtenido por el infractor, ANCHI, por la fabricación y comercialización de las parrillas infractoras en el periodo comprendido entre el día 1 de enero de 2013 hasta el 29 de noviembre de 2021.

33. Esta Sala comparte con el perito de la demandada, siguiendo el criterio fijado por el Tribunal Supremo, que para determinar el beneficio obtenido por una actividad empresarial, a las cantidades facturadas por los productos infractores

debe descontarse los gastos directos e indirectos, es decir, además del material y gastos de personal directos, la repercusión proporcional de los gastos generales (costes indirectos), y en este punto el perito Sr. Alejo, como ya

hemos destacado, reconoció que estos costes indirectos los fijó con carácter estimativo, dada la dificultad para determinar la parte proporcional que ha incidido en la fabricación y comercialización del producto infractor.

34. Es por todo ello por lo que consideramos que, si bien es cierto que tras la deducción de los costes directos e indirectos el perito arroja una cifra de 5.238,23 euros para cuantificar el beneficio obtenido con la actividad infractora, lo

prudente es aplicar un factor de corrección del doble de dicha cuantía, y ello atendidas las cifras de facturación por la comercialización del producto infractor, 62.765 euros, y el beneficio bruto obtenido con la actividad infractora, 21.283,42

euros (facturación menos costes directos de personal y materiales), y considerar que resulta excesiva la repercusión estimativa de los costes indirectos aplicada, por lo que fijamos la indemnización en 10.476,46 euros.

QUINTO.- Costas.

35. A la vista de las circunstancias en las que se ha producido el dictado del auto recurrido, apoyándose en un dictamen pericial designado judicialmente y sobre un criterio que no fue el seleccionado por el actor en su escrito inicial; así

como la existencia de distintas resoluciones judiciales con criterios dispares, no consideramos oportuno condenar en costas a la parte apelada; con restitución del depósito para recurrir.

Vistos los preceptos y jurisprudencia mencionados y demás de general y pertinente aplicación;