Auto CIVIL Nº 329/2015, Juzgados de lo Mercantil - Barcelona, Sección 3, Rec 486/2014 de 02 de Septiembre de 2015

Encabezamiento

Juzgado Mercantil 4 Barcelona

Gran Via de les Corts Catalanes, 111

Barcelona

Procedimiento ordinario 486/2014 Sección MI

Demandante SISTEMAS TÉCNICOS DE ENCOFRADOS, S.A. (STEN)

Procurador: ANTONIO Mª DE ANZIZU FUREST

Demandado: PERI GMBH (EN ADELANTE 'PERI')

Procurador: CARLOS JAVIER RAM DE VIU Y DE SIVATTE

AUTO 329/15

MAGISTRADO JUEZ D. ALFONSO MERINO REBOLLO

En Barcelona , a dos de septiembre de dos mil quince

Antecedentes

PRIMERO.- Ante este Juzgado se sigue el Juicio Ordinario 486/2014, a instancia de la entidad Sistemas Técnicos de Encofrados, S. A., frente a la entidad Peri GMBH.

SEGUNDO.- En la contestación a la demanda interpuesta por la demandada Peri GMBH se alegó la excepción procesal de litispendencia respecto a la demanda principal y se opuso a dicha demanda.

TERCERO.- En la audiencia previa en la cual la parte actora contestó oponiéndose a la excepción de litispendencia, quedando las actuaciones pendiente de resolver mediante resolución aparte.

Fundamentos

PRIMERO.- Excepción de litispendencia.

1. Hay que Indicar, tal como dice el art. 421 LEC , que existe litispendencia cuando el tribunal aprecie la pendencia de otro juicio o la existencia de resolución firme sobre objeto idéntico, conforme al art. 222.2 y 3, en cuyo caso dará por finalizada la audiencia y dictará, en el plazo de 5 días, auto de sobreseimiento.

La STS de 31 de diciembre de 2002 recuerda las directrices jurisprudenciales sobre la apreciación de la cosa juzgada, especialmente en lo concerniente a la causa de pedir, según recoge igualmente la de 10 de junio de 2002, entre ellas, que 'la causa de pedir viene integrada por el conjunto de hechos esenciales para el logro de la consecuencia jurídica pretendida por la parte actora ( STS de 3 de mayo de 2000 ) o, dicho de otra forma, por el conjunto de hechos jurídicamente relevantes para fundar la pretensión ( SSTS de 19 de junio de 2000 y 24 de julio de 2000 ) o título que sirve de base al derecho reclamado ( SSTS 27 de octubre de 2000 y 15 de noviembre de 2001 )'; que 'la identidad de causa de pedir concurre en aquellos supuestos en que se produce una perfecta igualdad en las circunstancias determinantes del derecho reclamado y de su exigibilidad, que sirven de fundamento y apoyo a la nueva acción ( STS 27 de octubre de 2000 )'; que 'no desaparece la consecuencia negativa de la cosa juzgada cuando, mediante el segundo pleito, se han querido suplir o subsanar los errores alegatorios o de prueba acaecidos en el primero, porque no es correcto procesalmente plantear de nuevo la misma pretensión cuando antes se omitieron pedimentos, o no pudieron demostrarse o el juzgador no los atendió ( SSTS 30 de julio de 1996 , 3 de mayo de 2000 y 27 de octubre de 2000 )'; que 'la cosa juzgada se extiende incluso a cuestiones no juzgadas, en cuanto no deducidas expresamente en el proceso, pero que resultan cubiertas igualmente por la cosa juzgada impidiendo su reproducción en ulterior proceso, cual sucede con peticiones complementarias de otra principal u otras cuestiones deducibles y no deducidas, como una indemnización de daños no solicitada, siempre que entre ellas y el objeto principal del pleito exista un profundo enlace, pues el mantenimiento en el tiempo de la incertidumbre litigiosa, después de una demanda donde objetiva y causalmente el actor pudo hacer valer todos los pedimentos que tenía contra el demandado, quiebra las garantías jurídicas del amenazado ( SSTS 28 de febrero de 1991 y 30 de julio de 1996 ), postulados en gran medida incorporados explícitamente ahora al art. 400 de la nueva LEC '.

3. El Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, en su Auto de 25 de febrero de 2014, Recurso 893/2013 (Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO) consagra: '...en cuanto a la alegación de litispendencia diversas sentencias de esta Sala han determinado lo que debe entenderse por litispendencia, más en concreto la STS de 13 de marzo de 2012, recurso nº 656/2008 , recoge la doctrina en la materia. Dicha resolución establece lo siguiente: 'La STS 706/2007, de 11 junio dice de acuerdo con la sentencia de 9 de marzo de 2000 : 'La litispendencia exige identidad subjetiva, objetiva y causal entre el pleito en que se alega y otro anterior, como recuerda la sentencia de 2 de noviembre de 1999 que reproduce lo dicho en la de 31 de junio de 1990 con apoyo jurisprudencial anterior y dice, literalmente: es una figura procesal cuya interpretación teleológica coincide plenamente con la de la cosa juzgada, pues no se puede olvidar que la litispendencia es un anticipo de dicha figura procesal de la cosa juzgada, ya que como dice la jurisprudencia de esta Sala, la litispendencia en nuestro Derecho procesal es una excepción dirigida a impedir la simultánea tramitación de dos procesos, es una institución presuntiva y tutelar de la cosa juzgada o de la univocidad procesal y del legítimo derecho de quien la esgrime a no quedar sometido a un doble litigio, y en tal sentido jurisprudencia reiterada exige que, sin variación alguna la identidad de ambos procesos, se produzca en cuanto a los sujetos, a las cosas en litigio y a la causa de pedir. Asimismo hay litispendencia cuando lo resuelto en la sentencia del proceso anterior es preclusivo respecto al proceso posterior y así lo recoge la sentencia de 14 de noviembre de 1998 con amplio apoyo jurisprudencial al expresar, literalmente: La excepción de litispendencia trata de evitar que sobre una misma controversia, sometida al órgano judicial con anterioridad, se produzca otro litigio posterior con posibilidad de establecer resoluciones judiciales que resulten contradictorias, conforme reiterada y conocida doctrina jurisprudencial, actuando como institución jurídica preventiva y de tutela de la cosa juzgada (Ss. de 25-11-1993 y 8-7-1994). Así las cosas también cabe apreciar la excepción cuando el pleito anterior infiere o prejuzga el segundo, ante la posibilidad de dos fallos que no puedan concurrir en armonía decisoria, al resultar interdependientes (Ss. de 17-5-1975, 22-6- 1987, 25-11-1993, 27-10-1995 y 23-3-1996). En todo caso la efectividad de la excepción impone que se trate de pleito efectivamente pendiente anterior (Ss. 30-10 y 25-11-1993 y 27-10-1995)'. La STS 94212011, de 29 diciembre señala que '[...] nuestro sistema, de forma similar a otros próximos -así los artículos 100 del Código de Procedimiento francés, 497.1 del portugués y el 39 del italiano- reacciona frente a situaciones patológicas de pendencia simultánea de dos procesos con identidad de objetos, sujetos y causas, a fin de impedir que el segundo finalice con una sentencia sobre el fondo (en este sentido, sentencia 539/2010, de 28 julio)'.

4. El Tribunal Supremo admite la excepción de litispendencia aunque los dos procesos no sean idénticos, así la Sala Primera, de lo Civil, la Sentencia 527/2013, de 3 de septiembre , Recurso 1974/2011 (Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER) establece: 'La sentencia de esta Sala núm. 121/2011, de 25 febrero (Rec. núm. 1234/2006 ) se pronuncia en los siguientes términos: 'la doctrina jurisprudencial desarrollada bajo el sistema de la LEC 1881 vino admitiendo la aplicación de la litispendencia, aunque' no concurriera la triple identidad propia de la cosa juzgada ( SSTS 25 de julio de 2003 , 31 de mayo de 2005 , 22 de marzo de 2006 ), de la que la excepción de litispendencia es una institución preventiva o cautelar. Es la denominada litispendencia impropia o por conexión, que en realidad integra un supuesto de prejudicialidad civil. A ella se refieren las SSTS de 17 de febrero de 2000 , 9 de marzo de 2000 , 12 de noviembre de 2001 , 28 de febrero de 2002 , 30 de noviembre de 2004 , 1 de junio de 2005 , 20 de diciembre de 2005 y 22 de marzo de 2006 , en las que se declara que tiene lugar cuando un pleito interfiere o prejuzga el resultado de otro, con la posibilidad de dos fallos contradictorios'.

En similar sentido ya se pronunciaba la sentencia núm. 817/2003, de 25 julio , al señalar que 'la litispendencia opera no solo en el supuesto de identidad de pleitos 'conformada por la triple identidad subjetiva, objetiva y causal', sino también, aun cuando la identidad no sea total, si se produce una interdependencia entre los dos procesos en trámite que pueda generar resoluciones contradictorias, que es la finalidad básica de la figura examinada. Y en este sentido esta Sala viene declarando: dicha finalidad autoriza a ampliar el instituto a aquellos supuestos en los que un procedimiento vincula y determina la decisión de otro (S 16 de enero de 1997 y 22 de junio de 1998); es aplicable en los casos en los que el juicio precedente prejuzga e interfiere en el posterior, de similar naturaleza, presentándose como interdependientes los respectivos suplicados en cada uno de los pleitos (S 9 de febrero y 14 de noviembre de 1998, 17 de febrero de 2000; 28 de febrero de 2002); hay litispendencia cuando la resolución que pueda recaer en el proceso anterior es preclusivo respecto del posterior ( SS 14 de noviembre de 1998 , 9 de marzo de 2000 , 12 de noviembre de 2001 , 22 de mayo de 2003 ), o como dice la Sentencia de 4 de marzo de 2002 'siempre que la que se ejercite en el juicio preexistente, constituya base necesaria para la reclamación en el segundo como cuestión prejudicial'.

5. En sentido similar, la sección 15ª de la AP de Barcelona, en su sentencia de 28 de mayo de 2009 , entre otras, requiere, para apreciar la existencia de litispendencia, la existencia de una triple identidad: subjetiva, objetiva y causal entre el pleito en que se alega y otro anterior en idénticos términos a las STS de 31 de julio de 1998 , 2 de noviembre de 1999 , 9 de marzo de 2000 , 25 de julio de 2003 , 20 de mayo de 2.004 , 19 y 25 de abril de 2.005 , o 1 de junio de 2.005 .

6. Así, es jurisprudencia consolidada, por ejemplo, la SAP de Barcelona, sección 15ª, 18 de mayo de 2010 , con cita de la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2004 , que la litispendencia, al igual que la cosa juzgada, cuando es notoria su existencia, en cuanto afecta al inmediato fin del proceso, así como a la seguridad jurídica, y al orden público procesal, debe ser apreciada de oficio por los tribunales tal como dispone el art. 421 LEC debiendo dictarse auto de sobreseimiento. Para ello, es necesario que penda otro juicio o exista una resolución firme sobre objeto idéntico, conforme a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 222. Ahora bien, tal como disponen entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de junio de 1982 , 5 de octubre de 1983 , y 3 de noviembre de 1993 , la litispendencia, al igual que la cosa juzgada, precisa de la concurrencia entre uno y otro procedimiento de una triple identidad, tanto de personas, como de cosas así como la causa o razón de pedir. Sólo si concurren estas tres identidades, debe evitarse todo juicio ulterior sobre el mismo objeto.

7. En la presente causa, la actora la entidad Sistemas Técnicos de Encofrados, S. A., (en adelante Sten) formula demanda contra la entidad Peri GMBH (en adelante Peri) por la que solicita que se declare la nulidad de la patente EP 0918912 - ES 2145630 por falta de novedad y de actividad inventiva. En concreto, sostiene:

(i) Son nulas por falta de novedad, a la vista de la patente estadounidense US4.830.144 las reivindicaciones 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 18, 23, 24 y 27.

(ii) Son nulas por falta de actividad inventiva a la vista de la patente US4.830.144, en combinación con el documento de seguridad HD1000 las reivindicaciones 2, 3, 19 y 21.

(iii) Es nula por falta de actividad inventiva a la vista de la patente US4830144 en combinación con la patente francesa FR2516141 la reivindicación 26 de la patente de Peri.

(iv) Son nulas por falta de actividad inventiva, a la vista de la patente US4.830.144 las reivindicaciones 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 25, 28, 29.

8. Este proceso están íntimamente relacionado con el Juicio Ordinario 486/2011 seguido ante el Juzgado Mercantil Nº 7 de Madrid, ex art. 281.3 LEC . Dicho Juicio Ordinario consiste en una demanda de infracción de la misma patente EP0918912 - ES2145630 (en adelante, 'ES'630'), que protege un andamio despiezable para fachadas y un procedimiento de montaje y desmontaje del mismo, interpuesta por Peri, la ahora demandada, contra Stem, quien ahora actúa como demandante. Concretamente, en dicha demanda Peri sostiene que Sten infringe las reivindicaciones 1, 28 y 29 de la patente ES'630, así como las reivindicaciones dependientes 2 a 9, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26 y 27 de la misma. 17. Sten, por su parte, reconoce se ha defendido en el indicado Juicio Ordinario de la alegada infracción por dos vías: (i) negando la infracción por considerar que el andamio que comercializa no reúne las características técnicas recogidas en la reivindicación 1 independiente, por lo que tampoco infringiría el resto de reivindicaciones dependientes de la misma, ni infringe las reivindicaciones 28 y 29; y (ii) excepcionando la nulidad de la patente por carecer la misma de actividad inventiva a la vista de dos documentos, a saber, la patente francesa FR2.516.141 y la solicitud de patente europea EP0234.657.

9. Sten reconoce que, una vez contestada la demanda, tuvo conocimiento de un nuevo documento, que fundamentaba la nulidad de la patente ES'630. Se trata de la patente estadounidense US4.830.144. Reconoce, igualmente, que al haber tenido conocimiento de dicho documento con posterioridad a la contestación a la demanda de los Autos JO 486111 del Juzgado de lo Mercantil Nº 7 de Madrid, Sten interpuso una demanda (que fue turnada al Juzgado Mercantil Nº 1 de Madrid, JO 218/2012 ) de nulidad de la patente ES'630 por falta de novedad y falta de actividad inventiva basada fundamentalmente en la referida patente estadounidense y solicitó su acumulación al procedimiento JO 486/11 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil Nº 7 de Madrid. El Juzgado de lo Mercantil Nº 7 de Madrid desestimó la acumulación mediante auto de 19 de diciembre de 2013 . Ante esta tesitura y ante las dilaciones que sufría el JO 218/2012 en el Juzgado Mercantil Nº 1 de Madrid, Sten desistió de dicha demanda el 17 de enero de 2014 e interpuso idéntica demanda ante los Juzgados Mercantiles de Barcelona, que ha dado lugar a esta causa. Reconoce Sten que no se han modificado ni los argumentos, ni el contenido de la demanda, ni el de los dictámenes.

10. La demandada Peri alega la excepción de litispendencia de esta demanda con el proceso seguido ante el Juzgado Mercantil Nº 7 de Madrid donde también se pedía la nulidad de la patente ES'630 por de actividad inventiva.

11. La entidad Sten se opone a la litispendencia porque el documento consistente en la patente estadounidense US4.830.144 no fue alegado en el proceso seguido ante el Juzgado Mercantil Nº 7 de Madrid.

12. Se trata, por tanto, de pleitos seguidos entre las mismas partes, con idéntico objeto y en el que se ejercita la misma acción. Lo que se plantea es si la causa de pedir puede entenderse diferente por el hecho de basar, ahora, la falta de novedad y actividad inventiva en un antecedente que, pudiendo serlo, no fue invocado ni examinado, como integrante del estado de la técnica preexistente, en el anterior litigio.

13. En materia de patentes, la AP de Barcelona, Sección 15ª, ha establecido en su auto de 22 de diciembre de 2015 que: 'si se ejercita la acción de nulidad de una patente ( arts. 112 a 115 de la Ley de Patentes 11/1986, de 20 de marzo ), la causa de pedir viene determinada, en primer término, por los hechos que integran la concreta causa de nulidad que se invoque, en este caso, y en ambos pleitos, por falta de novedad y actividad inventiva (art. 112.1.a). Pero su concreta delimitación exige una ulterior alegación: la de aquellos concretos hechos, o sea, y en nuestro caso, concretos antecedentes integrantes del estado de la técnica, que la parte aclara ha de ofrecer necesariamente, en su demanda para sustentar la nulidad por la causa invocada. Sobre esos concretos antecedentes versarán los medios de prueba que se propongan (especialmente las periciales) y, por haber sido alegados en la demanda, el derecho de defensa quedará garantizado, pudiendo así el demandado combatir o rebatir el valor anticipatorio o excluyente de la actividad inventiva que de esos concretos antecedentes pueda derivarse (lo que no podría hacer si la demanda se limita a decir sin más, que la patente impugnada carece de novedad y actividad inventiva, sin citar antecedentes).

El antecedente, que anticipa la patente o la priva de actividad inventiva, aparece, de esta forma, no ya como un medio de prueba, sino como un hecho integrante de la causa de pedir.

Y en este segundo pleito los antecedentes que se alegan (la patente alemana citada) no son los mismos (en principio) que en el anterior, en el que la patente alemana no fue alegada en la demanda, ni citada ni examinada en ninguno de los dictámenes periciales.

El antecedente que sustenta este litigio no es, por ello, un medio de prueba que pudo hacerse valer en la demanda anterior; sino más bien un hecho distinto que sustenta la misma pretensión, conformando una causa de pedir diferenciada. Y no se trata de suplir, ahora, pedimentos omitidos, que pudieron deducirse en el juicio anterior; pues la pretensión es la misma'.

14. También, la Sección 15ª de la AP de Barcelona en su Sentencia Nº 186/2009, de 28 de mayo , ha indicado que: 'Según el art. 222.2 LEC , la cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así como a los puntos a que se refieren los apartados 2 del art. 408 LEC , esto es a la excepción de nulidad, lo que es predicable de la excepción de nulidad de patente en caso de acción de violación de patente (art. 126 LP)'.

15. A ello, hay que añadir lo recogido en la sentencia de la AP de Madrid, sección 28ª, del 03 de mayo de 2013 [ROJ: SAP M 10205/2013 - ECLI:ES:APM:2013:10205 Sentencia: 144/2013 Recurso: 736/2011 Ponente: ANGEL GALGO PECO] que establece: 'Discrepamos, sin embargo, de las consecuencias que pretende extraer DDS del hecho de que BCE no haya esgrimido como causa de nulidad la tipificada en el artículo 138.1.b) CPE ('la patente europea solo podrá ser declarada nula, con efectos para un Estado contratante, en los siguientes casos: [.] b) cuando la patente europea no describe la invención de forma suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejercutarla'), pues no se sustentan desde un punto de vista lógico: la falta de impugnación por la causa señalada no implica asunción de la inexistencia de base para impugnar por dicha causa. En este sentido, la interpretación del artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que postula DDS (a saber: el BCE no ha cuestionado la suficiencia descriptiva de la patente, y, por tanto, conforma dicha norma, ha de entenderse que acepta que la descripción explica el procedimiento reivindicado de forma suficientemente clara y completa para que un experto pueda ejecutarlo) no se ajusta al sentido del precepto, el cual se limita a extender los efectos de litispendencia y cosa juzgada a un proceso ulterior cuando lo solicitado en él coincide con lo pretendido en otro proceso precedente y se funda en un hecho o título que pudo invocarse y producir idénticos efectos en este otro'.

16. El antecedente, patente estadounidense US4.830.144, pudo y debió haberse alegado en el pleito anterior seguido actualmente ante el Juzgado Mercantil Nº 7 de Madrid y si no lo fue es por causa imputable única y exclusivamente a la entidad Sten, que bien pudo agotar entonces su investigación y evitar así un ulterior litigio sobre lo mismo. Esta solución basada en la posibilidad alegatoria es exigida por aplicación del principio de preclusión recogido en el art. 400 LEC que establece que a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste. No desaparece la consecuencia negativa de la cosa juzgada cuando, mediante el segundo pleito, se han querido suplir o subsanar los errores alegatorios o de prueba acaecidos en el primero, porque no es conecto procesalmente plantear de nuevo la misma pretensión cuando antes se omitieron pedimentos, o no pudieron demostrarse o el juzgador no los atendió.

17. Procede, por ello, acoger también la excepción de litispendencia, apreciándose la existencia de la triple identidad de personas, cosas y causa o razón de pedir entre este proceso y el seguido por el Juzgado Mercantil Nº 7 de Madrid.

SEGUNDO.- Sobre las costas procesales.

18. En materia de costas, aunque el art. 421 LEC no contiene previsión alguna, es de aplicación la norma general del art. 394 LEC , criterio del vencimiento, según reiterada jurisprudencia ( AAP Tarragona, Sección 1ª, de 30/6/2004 , SAP Córdoba, Sección 2ª, de 6/5/2002 , entre otras). Sin embargo, no se imponen las costas a ninguna de las partes por la existencia de dudas jurídica s y la ausencia de solidos criterios jurisprudenciales de la institución de la litispendencia en el derecho de patentes.

Fallo

SE ESTIMA la excepción de litispendencia entre las pretensiones ejercitadas en la demanda de este proceso y el proceso seguido por el Juzgado Mercantil Nº 7 de Madrid, por lo que SE ACUERDA EL SOBRESEIMIENTO Y ARCHIVO de esta litis, sin hacer imposición de costas a ninguna de las partes.

Notifíquese a las partes que este auto no es firme sino que, contra el mismo, cabe interponer recurso de apelación, que se interpondrá mediante escrito presentado en este juzgado en el plazo de 20 días desde la notificación de la misma conforme a lo previsto en los arts. 455 y siguientes de la LEC , acreditando haber consignado la cantidad de 50 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (D. Ad. XV de la LOPJ, conforme a la regulación dada por la L. O. 1/09, de 3 de noviembre).

Así por este auto lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Don ALFONSO MERINO REBOLLO, Magistrado Titular del Juzgado Mercantil Nº 4 de Barcelona y su partido.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo ordenado. Doy fe.