Sentencia Civil 1401/2022 del Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 304/2022 de 29 de noviembre del 2022

PRIMERO.- Pretensiones deducidas en la demanda.

SANTA es titular de las variantes 0001 y 0003 del modelo comunitario número 002333401, solicitado y registrado el día 25 de octubre de 2013, publicándose la concesión el día 31 de octubre de 2013, para bancos, con la siguiente representación gráfica:

VARIANTE 0001

VARIANTE 0003

SANTA ejercita la acción de infracción de sus modelos comunitarios fundada en los artículos 10 y 19.1 del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDMC) en relación con los artículos 52 y ss. de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LPJDI) frente a la demandada FÁBREGAS, porque ésta fabrica y comercializa los siguientes productos (documento número 14 de la demanda), identificados como "MODO 21" que no producen una impresión general distinta a un usuario informado respecto de las variantes del modelo comunitario registrado por la actora

SANTA y URBIDERMIS, ambas integradas en el grupo empresarial, INTRAMUNDANA, S.A., son cesionarias de los derechos de explotación de los derechos patrimoniales sobre la obra consistente en el diseño industrial identificado con la denominación "HARPO" del que son autores Don Jesús María y Don Jesús Carlos, cuya representación gráfica es coincidente con las dos variantes del modelo comunitario antes reproducidas.

SANTA Y URBIDERMIS ejercitan las acciones de infracción de los derechos de explotación de la obra ( artículo 10.1.e Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, TRLPI) en su condición de cesionarias de estos derechos ( artículo 43 y 48 TRLPI), ante la reproducción y distribución inconsentida por parte de FÁBREGAS al fabricar y comercializar la silla y banco que incorporan el diseño de los autores, según disponen los artículos 18 y 19, en relación con el artículo 138, todos ellos del TRLPI.

A su vez, SANTA y URBIDERMIS comercializan, al menos, desde el año 2015, la silla y banco con la denominación "HARPO" que reproducimos a continuación

y atribuyen a FÁBREGAS, al fabricar y comercializar la silla y banco arriba reproducidos, la realización de actos de competencia desleal consistentes en imitación desleal ( artículo 11.2 LCD), explotación de la reputación ajena ( artículo 12 LCD) y actos contrarios a la buena fe ( artículo 4 LCD) en relación con el artículo 32 LCD.

De conformidad con el principio de acumulación de protecciones ( artículos 3.2º TRLPI, 96.2 RDMC y Disposición Adicional 10ª LPJDI), las actoras ejercitan las siguientes pretensiones frente a FÁBREGAS:

1) declarativa de que la conducta de la demandada al fabricar, comercializar y ofrecer la silla y banco identificados como MODO 21 infringe i) las variantes 0001 y 0003 del modelo comunitario 002333401 de SANTA; ii) los derechos patrimoniales de explotación de ambas actoras sobre la obra consistente en la silla y el banco denominada "HARPO"; iii) actos de competencia desleal.

2) condena a i) la cesación de las conductas infractoras; ii) la destrucción de los moldes, planchas, matrices y demás elementos destinados a la reproducción de los ejemplares ilícitos; iii) cesar en el ofrecimiento de los diseños explotados por la actora en cualquier medio o soporte y a retirar cualquier folleto, catálogo o web en que se anuncie; iv) indemnizar los daños y perjuicios causados a las actoras en virtud de las infracciones antes reseñadas de conformidad con el criterio relativo al beneficio que habrían obtenido de no haberse producido la violación de sus derechos según el informe pericial emitido por el Sr. Juan Miguel (documento número 23 de la demanda) y, subsidiariamente, indemnizar a SANTA en el 1% de la cifra de negocio obtenida por FÁBREGAS con los productos infractores de los modelos comunitarios; v) publicar la Sentencia en las ediciones nacionales de EL PAÍS y LA VANGUARDIA; vi) pago de las costas.

SEGUNDO.- Sentencia de instancia y alegaciones del recurso.

La Sentencia de instancia desestima la demanda al considerar que la silla y el banco fabricados y comercializados por FÁBREGAS presentan tal número de diferencias respecto de los diseños explotados por las actoras según se desprende del informe pericial emitido por el Sr. Pedro Enrique que a un usuario informado le producen una impresión general distinta. Considera que la desestimación de la acción de infracción de los modelos comunitarios lleva consigo la desestimación del resto de acciones acumuladas.

Frente a la misma se ha alzado la parte actora, la cual interesa la revocación de la Sentencia y, en su lugar, se estime la demanda alegando error en la valoración de la prueba y de la doctrina jurisprudencial sobre la aplicación al presente caso de los elementos de la infracción de los modelos comunitarios: i) usuario informado; ii) grado de libertad del autor en función de la naturaleza del producto; iii) comparación de la impresión general de los modelos en liza, a los que se refieren los artículos 10 y 19.1 RDMC que delimitan su ámbito de protección.

TERCERO.- Concepto de usuario informado.

Uno de los elementos relevantes para determinar el ámbito de protección del modelo comunitario registrado ( artículo 10 RDMC) es el concepto de "usuario informado". Según dice la STS de 16 de octubre de 2020 el "usuario informado" son " los "ojos que miran" el producto, a efectos de valorar si el diseño goza de singularidad por producir una impresión general diferente a la del diseño registrado".

Sobre el usuario informado señala la Sentencia del Tribunal General de 7 de julio de 2021 (T-492/20) declara:

" 25 Conviene recordar que, según la jurisprudencia, la calidad de "usuario" implica que la persona concernida utiliza el producto al que está incorporado el dibujo o modelo de conformidad con la finalidad a la que está destinado dicho producto. Por su parte, el adjetivo "informado" sugiere que, sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trate, dispone de un determinado grado de conocimientos sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos en cuestión, presta un grado relativamente elevado de atención al utilizarlos [véase la sentencia de 20 de octubre de 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679 , apartado 59 y jurisprudencia citada; sentencia de 22 de junio de 2010, Shenzhen Taiden/OAMI - Bosch Security Systems (Equipo de comunicación), T-153/08 , EU:T:2010:248 , apartados 46 y 47].

26 El concepto de usuario informado debe considerarse un concepto intermedio entre el de consumidor medio, aplicable en materia de marcas, al que no se exige ningún conocimiento específico y que, por lo general, no realiza una comparación directa entre las marcas en pugna, y el de experto en el sector, con amplias competencias técnicas. De este modo, contrariamente a lo alegado por la recurrente, el concepto de usuario informado puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate ( sentencia de 20 de octubre de 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679 , apartado 53).

27 Por otro lado, el Tribunal de Justicia ha declarado que la propia naturaleza del concepto de usuario informado, tal como lo ha definido ese mismo Tribunal, supone que, cuando sea posible, dicho usuario llevará a cabo una comparación directa entre el dibujo o modelo anterior y el dibujo o modelo controvertido (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de octubre de 2012, Neuman y Galdeano del Sel/Baena Grupo, C-101/11 P y C-102/11 P, EU:C:2012:641 , apartado 54 y jurisprudencia citada)."

Así pues, el "usuario informado" se caracteriza por prestar un elevado grado de atención cuando compara el modelo registrado y la apariencia externa del producto supuestamente infractor, bien por su experiencia en el sector o bien por sus especiales conocimientos.

La Sentencia de instancia no determina quien es el "usuario informado" en el presente litigio.

En un primer momento, señala: " Ahora bien, cuando nos encontramos ante productos de uso común o generalizado, cosa discutible en el caso presente, el TDMC de España ha llegado a permitir que sea el Juzgador el que de manera empática se coloque en el lugar del usuario informado." Parece concluir que, habida cuenta de la naturaleza especial del producto, en nuestro caso, mobiliario urbano, no puede el Juez adoptar empáticamente la perspectiva del "usuario informado". Sin embargo, después, el Juzgador de instancia sí adopta la perspectiva del usuario informado pero, de forma contradictoria, las diferencias en la impresión general que observa no las percibe directamente sino que se vale del informe pericial aportado por la parte demandada que no deja de ser un técnico alejado del concepto de "usuario informado".

La citada STS de 16 de octubre de 2020 declara que la valoración puede ser realizada directamente por el órgano judicial siempre que los productos objeto del litigio no sean sofisticados, de consumo generalizado (en nuestro caso, mobiliario urbano) y no requieran especiales conocimientos técnicos: " Desde esa concepción del usuario informado, en productos como los que son objeto de litigio, cuyo examen externo no requiere especiales conocimientos técnicos, no hay inconveniente en admitir que sea el propio órgano judicial quien establezca las condiciones que debe revestir esa función (los "ojos que miran"), cuando vaya más allá del consumidor medio y la forma del producto precise ser observada con mayor atención y cuidado y que el tribunal pueda llevar a cabo el enjuiciamiento desde ese punto de vista, sin necesidad de información técnica complementaria.

Es decir, mientras no se trate de productos sofisticados de sectores muy especiales, sino de diseños de productos de consumo generalizado, dirigidos a amplios sectores de consumidores y usuarios, el juez o tribunal está en condiciones de comprobar personalmente el carácter singular del diseño, desde la perspectiva del usuario informado."

En nuestro caso, el mobiliario urbano (sillas y bancos) puede ser de uso cotidiano y generalizado pero el usuario final no puede considerarse "usuario informado" porque la decisión sobre su uso no depende de su apariencia externa sino de la necesidad de sentarse en un momento determinado sin prestar un elevado grado de atención sobre la apariencia externa de este mobiliario para decidir sobre su uso.

Por el contrario, podemos considerar "usuario informado" a los que deciden sobre la adquisición del mobiliario para su instalación en un determinado espacio público como puede ser una empresa adjudicataria de una obra pública que incluye la instalación de mobiliario de uso público, la cual sí presta un elevado grado de atención a la apariencia externa del mobiliario con la finalidad de que guarde una armonía con el conjunto del espacio.

CUARTO.- Sobre el grado de libertad del autor.

Sobre el grado de libertad del autor, al que se refiere el artículo 10.2 RDMC como elemento a considerar en el ámbito de protección de un modelo comunitario, la citada STG de 7 de julio de 2021 dispone:

" 19 Debe señalarse que el grado de libertad del autor en el desarrollo del dibujo o modelo se define sobre la base, concretamente, de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto o de un elemento del producto, así como de las prescripciones legales aplicables al producto. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características, que entonces pasan a ser comunes a los dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate [sentencia de 18 de marzo de 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OAMI - PepsiCo (Representación de un soporte promocional circular), T-9/07 , EU:T:2010:96 , apartado 67].

20 Cuanto mayor sea el grado de libertad del autor al desarrollar un dibujo o modelo, menor será la posibilidad de que las diferencias secundarias que existan entre los dibujos o modelos en conflicto causen una impresión general distinta en el usuario informado. Por el contrario, cuanto menor sea el grado de libertad del autor al desarrollar un dibujo o modelo, mayor será la posibilidad de que las diferencias secundarias que existan entre los dibujos o modelos en conflicto causen una impresión general distinta en el usuario informado.

21 De este modo, un grado amplio de libertad del autor al desarrollar un dibujo o modelo apoya la conclusión de que los dibujos o modelos entre los que no existen diferencias significativas producen la misma impresión general en el usuario informado [ sentencia de 9 de septiembre de 2011, Kwang Yang Motor/OAMI - Honda Giken Kogyo (Motor de combustión interna), T-11/08 , no publicada, EU:T:2011:447 , apartado 33]."

La Sentencia de instancia no especifica en el presente caso si existe un elevado grado de libertad del autor en el ámbito de las sillas y bancos del mobiliario urbano. Parece desprenderse de sus conclusiones que el grado de libertad es muy reducido porque cualquier silla o banco perteneciente al mobiliario urbano incluiría como elementos inherentes y estructurales: asiento, respaldo, reposabrazos y patas, de modo que las diferencias advertidas en estos elementos producirían en el usuario informado una apariencia general distinta.

Rechazamos esta conclusión porque basta para ello con comprobar las diferentes formas que presentan los bancos y sillas del mobiliario urbano expuesto en el catálogo de URBIDERMIS del año 2019 (páginas 172 a 265 del documento número 7.2 de la demanda) donde junto con el mobiliario identificado con la referencia "HARPO" incluye otro con las referencias "108", "BANCAL", "BILATERAL", "COMUNITARIO", "MOON", "NEOROMÁNTICO", "NU", "PERISPHERE", "RAI" y, "TRAPECIO", todas ellas diseñadas por diferentes autores con importantes diferencias en su apariencia externa. Significa, pues, que en las sillas y en los bancos del mobiliario urbano, a pesar de incluir los elementos básicos como son el asiento, respaldo, reposabrazos y patas, existe un importante grado de libertad del autor al poder presentar estos elementos esenciales una inmensa posibilidad de variedades formales.

No es admisible invocar una tendencia general en el mercado como un límite a la libertad del autor. La STS de 25 de junio de 2014 declara que esas tendencias no la limitan: " Asimismo ha rechazado que una tendencia general en materia de diseño pueda considerarse un factor que limite la libertad del autor, puesto que es justamente la libertad del autor la que le permite descubrir formas o tendencias nuevas, o innovar en el marco de una tendencia ya existente (SSTGUE de 22 de junio de 2010, T 153/08 , y 13 de noviembre de 2012, asuntos acumulados T-83/11 y T-84/11 )."

Tampoco puede entenderse limitada la libertad del autor por el hecho de que la configuración de la silla y bancos estaba ya determinada en el pliego de condiciones de la adjudicación de la obra pública en la plaza de Les Glòries de Barcelona o Canopia Urbana, primer espacio público donde las actoras advirtieron la presencia de los bancos y sillas infractores. La referencia que en el pliego de condiciones (documento número 16.1 de la demanda) se hace a la silla y al banco no es a su concreta apariencia externa sino a los materiales y dimensiones, de modo que admitía una extensa variedad de formas en las sillas y bancos por parte de la empresa adjudicataria.

QUINTO.- Impresión general.

La impresión general viene determinada por los elementos esenciales que confieren la apariencia externa del conjunto del producto sin limitarse a un examen analítico de los distintos elementos parciales que lo componen.

La Sentencia de instancia yerra al examinar este presupuesto de la acción de infracción del modelo comunitario porque se limita a observar, siguiendo el informe pericial de la parte demandada, las diferencias existentes en los distintos elementos parciales que forman la silla y el banco del modelo comunitario registrado y la silla y banco fabricados y comercializados por FÁBREGAS.

En ningún momento señala cuáles son los rasgos esenciales que determinan la apariencia externa del modelo comunitario en su conjunto ni tampoco señala cuál es el grado de incidencia de las posibles diferencias existentes en los elementos parciales (asiento, respaldo, reposabrazo y patas) sobre la apariencia externa del conjunto del modelo comunitario.

Resulta más acertado el método empleado por el perito Sr. Anibal porque, en primer lugar, determina los elementos esenciales de la silla y del banco que constituyen el modelo comunitario registrado o lo que denomina "concepción y solución compositiva" y, señala que ello obedece a la combinación de i) el uso de la sección plana como elemento constructivo de la estructura de soporte y respaldo, situándolo en los extremos, y con la disposición de esa sección mostrando lateralmente su dimensión menor minimizando su percepción en los laterales; ii) la solución de ese elemento estructural para situarlo en los extremos y también en un punto intermedio permitiendo resolver el conjunto como silla o como banco, o con un número variable de esos elementos estructurales, pudiéndose alargar éste ad infinitum; iii) la composición específica de este elemento estructural con la combinación entre tramos rectos e inflexiones características, obteniendo algunos encuentros estructurales; iv) el uso de una sola sección de los travesaños, y las proporciones de ésta en relación al conjunto, y la disposición de solamente dos secciones en el respaldo permitiendo obtener una clara separación visual entre este elemento y el asiento y, por tanto, cierta transparencia.

A continuación, determina las similitudes y diferencias entre el diseño comunitario y la silla y banco de FÁBREGAS, para concluir que las similitudes se presentan en los elementos esenciales que determinan la apariencia externa del modelo comunitario y las diferencias solo se observan en cuestiones de detalles que no afectan a la imagen general.

En nuestro caso, hemos de comparar la apariencia externa del modelo comunitario registrado con la silla y banco fabricados y comercializados por FÁBREGAS para lo que reproducimos las representaciones de las páginas 13 y 14 de la demanda:

SEXTO.- Conclusión: la silla y el banco de FÁBREGAS infringen los modelos comunitarios de SANTA.

Hemos de concluir que la silla y el banco de FÁBREGAS infringen las variantes 0001 y 0003 del modelo comunitario número 002333401 de SANTA porque a un usuario informado como es la empresa adjudicataria de la obra (FERROVIAL AGROMAN) en la plaza de Les Glòries de Barcelona le producen la misma impresión general como se acredita con los documentos números 16 a 18 de la demanda.

Estos documentos revelan una petición de oferta a URBIDERMIS por parte de FERROVIAL AGROMAN para la instalación de mobiliario en la plaza de Les Glòries donde incluye los bancos y sillas. En esa misma petición de oferta se hace referencia expresa a la silla y banco modelo "HARPO" junto con otros elementos de mobiliario urbano de la misma línea HARPO. Quiere decirse que a la adjudicataria de la obra le interesaba el mobiliario urbano de la línea HARPO de URBIDERMIS. Tras hacerle la oferta URBIDERMIS, la adjudicataria decidió prescindir de la silla y del banco de la línea "HARPO" pero sí adquirir otros elementos distintos de mobiliario urbano de esa misma línea como la chaise- longe, silla alta de tenis, banqueta y mesa. Posteriormente, se comprobó que fue FÁBREGAS el que suministró las sillas y bancos que fueron instalados en el mismo espacio público en los que también fueron instalados los demás elementos de mobiliario urbano de la línea "HARPO" por lo que debían mantener la misma armonía formal.

En definitiva, a un usuario informado como FERROVIAL AGROMAN las sillas y banco suministrados por FÁBREGAS le producían la misma impresión general que el diseño de los bancos y sillas de SANTA porque i) los sustituyó respecto de los inicialmente solicitados; ii) mantenían la misma armonía formal con el resto de mobiliario urbano de la línea HARPO que también fue instalado en el mismo espacio público.

SÉPTIMO.- Acciones acumuladas de protección de los derechos de autor y de competencia desleal.

En el escrito de contestación de FÁBREGAS no existe una oposición específica respecto de la acción de infracción de la propiedad intelectual ni tampoco respecto de la acción de competencia desleal acumuladas en la demanda a la acción de infracción del modelo comunitario. Su oposición, centrada en la existencia de múltiples diferencias entre el modelo comunitario de la silla y banco de SANTA respecto del banco y silla comercializado por FÁBREGAS, servía de oposición también frente a la acción de infracción de los derechos patrimoniales de autor y de la acción de competencia desleal. Así lo expresa en el hecho sexto, rubricado "Conclusión" cuando dice: " Asimismo, del relato fáctico expuesto queda evidente que no concurre ningún tipo de infracción de los derechos de Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, o de ninguna conducta susceptible de ser consideradas como Competencia Desleal."

A igual conclusión llega la Sentencia de instancia tras desestimar la acción de infracción del modelo comunitario al decir en su último razonamiento: " Es evidente que a la vista de tal conclusión, deben igualmente desestimarse el resto de acciones ejercitadas."

El recurso de apelación no hace ninguna referencia al resto de acciones acumuladas a la acción de infracción de modelo comunitario pero en la medida en que solicita la estimación de los " pedimentos declarativos y condenatorios en los términos que constan en el escrito de demanda" se desprende que también incluye la estimación de las acciones acumuladas, cuya fundamentación se encuentra en la demanda.

En primer lugar, examinaremos la acción de infracción de los derechos de autor que, conforme disponen los artículos 3.2º TRLPI y 96.2 RDMC, son independientes, compatibles y acumulables con los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra.

Ninguna duda existe acerca de la consideración de "obra" de la silla y el banco de la colección "HARPO" según el artículo 10.1.e), TRLPI al incluir a " las demás obras plásticas, sean o no aplicadas", cuyos autores son Don Jesús María y Don Jesús Carlos, los cuales cedieron la explotación de sus derechos patrimoniales a SANTA y, después, a URBIDERMIS (documentos números 3 a 6 de la demanda) según los artículos 43 y 48 TRLPI.

Al haber incorporado sin autorización en la silla y el banco fabricados y comercializados por FÁBREGAS con la referencia "Modo 21" los elementos esenciales que dotaban de originalidad a la silla y al banco de la línea "HARPO", sobre los que ya nos hemos extendido anteriormente al referirnos a la " concepción y solución compositiva", podemos concluir que se han vulnerado los derechos patrimoniales de reproducción y distribución previstos en los artículos 18 y 19 TRLPI, de modo que las mercantiles actoras, en su condición de cesionarias de los derechos patrimoniales sobre las obras, pueden ejercitar las acciones de protección previstas en los artículos 138 y siguientes TRLPI.

En segundo lugar, la demanda acumulaba a las acciones anteriores la acción de competencia imputando a la demandada actos de imitación desleal ( artículo 11.2 LCD), explotación de la reputación ajena ( artículo 12 LCD) y actos contrarios a la buena fe ( artículo 4 LCD) en relación con el artículo 32 LCD.

En relación con esta acción de competencia desleal, hemos de traer a colación la doctrina jurisprudencial sobre el principio de complementariedad relativa que informa sobre la compatibilidad de las acciones de protección de derechos de propiedad industrial y de competencia desleal.

Sobre esta cuestión la STS de 11 de marzo de 2014 declara:

" 20. Jurisprudencia sobre la complementariedad relativa. La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa.

Como hicimos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , hay que partir de algunas consideraciones generales sobre la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y la de marcas: "(p)ara resolver el conflicto de concurrencia de normas, hay que partir de que las respectivas legislaciones cumplen funciones distintas. La de marcas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con la eficacia "erga omnes" que es propia de tal tipo de derecho patrimonial. Dicha, protección está condicionada -como regla, que admite excepciones- al previo registro, no al uso -en tanto la caducidad no se declare-.

En definitiva, la legislación sobre marcas, en los sistemas de inscripción constitutiva, otorga protección al titular del signo si está registrado - también con anterioridad a ese momento, pero con un alcance limitado y provisional - y, en todo caso, con independencia de que el producto o el servicio marcado se hubieran introducido en el mercado. Además de ello, dicha legislación da amparo al signo tal como está registrado -en sus aspectos sustanciales-, no tal como es usado.

Por el contrario, la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger, no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado. Esto es, pretende ser un instrumento jurídico de ordenación de las conductas que se practican en él. Destinatario de la protección que otorga no es, por tanto, el titular de la marca, como tal, sino todos los que participan en el mercado y el mercado mismo".

El criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, como el seguido por la Audiencia en la sentencia recurrida (niega la aplicación de la Ley de competencia Desleal cuando "existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva").

Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido.

En este sentido concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , al afirmar: "(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez".

En nuestro caso, en la demanda no se describen conductas de la demandada relacionadas con la explotación de la silla y banco con la referencia "Modo 21" que presenten una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción del modelo comunitario o del derecho de autor. No se observan facetas específicas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa protectora de los modelos comunitarios o del derecho de autor.

Así pues, desestimamos la acción de competencia desleal acumulada en la demanda porque la normativa de la competencia desleal tampoco sirve para reforzar o duplicar la protección ya dispensada por la normativa protectora del modelo comunitario y de los derechos de autor.

OCTAVO.- Consecuencias de la estimación de la acción de infracción del modelo comunitario y del derecho de autor.

Una vez declarada la infracción del modelo comunitario de SANTA y la infracción de los derechos patrimoniales de autor, hemos de resolver sobre las pretensiones de condena deducidas en la demanda vinculadas con las respectivas acciones declarativas de infracción.

En primer lugar, al constar la continuación de la actividad infractora por parte de la demandada, procede acoger la pretensión de condena a la cesación de conformidad con lo previsto en los artículos 89.1.a) RDMC y 139.1.a) TRLPI.

En segundo lugar, hemos de acordar la pretensión de condena a la remoción de los efectos de la conducta infractora de modo que la demandada deberá cesar en el ofrecimiento de los productos infractores en cualquier medio o soporte, incluido en la página web y, a retirar cualquier folleto, catálogo o web en que se anuncie su actividad, según disponen los artículos 53.1.c) LPJDI por la remisión del artículo 88.2 RDMC y 139.1.c) TRLPI.

En tercer lugar, también procede estimar la acción de condena a la inutilización y destrucción de los moldes, planchas, matrices y demás elementos destinados exclusivamente a la reproducción de los ejemplares ilícitos según prevén los artículos 89.1.c RDMC y 139.1.d) TRPLI.

En cuarto lugar, hemos de considerar justificada la estimación de la acción de publicación del Fallo de la Sentencia porque la conducta infractora no se ha limitado a la instalación de las sillas y bancos "Modo 21" en la plaza de Les Glòries de Barcelona sino que, a la vista de la documentación aportada por la demandada después del acto de la audiencia previa, se han instalado en otros espacios públicos ubicados, en su mayor parte, en localidades de Cataluña.

Así pues, en la medida en que se trata de remover los equívocos que los actos infractores pueden haber causado en el tráfico, con la finalidad de restaurar la posición competitiva de los actores en el mercado y, también, para avisar a los demás operadores económicos de la vulneración de los derechos y de los efectos reconocidos en la Sentencia procede, de conformidad con el artículo 53.1.f) LPJDI por remisión del artículo 88.2 RDMC, la publicación del Fallo de la Sentencia en un espacio que cubra la octava parte de una página impar de la edición nacional en soporte papel del diario LA VANGUARDIA que tiene en Cataluña su mayor ámbito de difusión.

Seguidamente, abordamos la pretensión de condena a la indemnización de daños y perjuicios.

NOVENO.- Pretensión de condena a la indemnización de daños y perjuicios.

La controversia en relación con esta pretensión se limita exclusivamente a la cuantificación de la indemnización.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55.2.a) LPJDI por la remisión del artículo 88.2 RDMC y en el artículo 140.2.a) TRLPI, la parte actora ha optado como criterio principal para la cuantificación de la indemnización por el relativo al beneficio que el titular habría obtenido de la explotación de sus derechos si no hubiera tenido lugar la violación y, con esta finalidad aportó el informe pericial emitido por el Sr. Juan Miguel (documento número 23 de la demanda) que fue ratificado por su autor en el acto del juicio.

Consideramos acertadas las conclusiones del perito contenidas en su informe y las aclaraciones realizadas en el acto del juicio donde se refirió al "coste marginal" de estos productos teniendo en cuenta que solo representan el 0,5% del total de la actividad de URBIDERMIS porque valora adecuadamente el beneficio obtenido por cada unidad vendida por las actoras.

Se desprende del informe que ha tenido en consideración el precio de venta según los catálogos del año 2019 y sobre el mismo ha aplicado el descuento del 20% que, con carácter general, se aplica al cliente final en mobiliario urbano y en territorio nacional.

De la cantidad resultante anterior ha deducido i) los costes directos o escandallos que incluyen el coste de los materiales y de personal dedicados al montaje y a la entrega de los productos; ii) los derechos de autor que URBIDERMIS abona a los autores como contraprestación de la cesión de los derechos patrimoniales y; iii) el coste específico del transporte.

La conclusión es que el margen bruto o beneficio que obtiene, tras aplicar el descuento del 20%, es: 41,72% para la silla de 60 cm; 34,40% para el banco de tres metros con tres estructuras; 36,51% para los bancos de tres metros con cinco estructuras.

En conclusión, las bases para la cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios que se difiere a ejecución de Sentencia son las siguientes:

1) multiplicar el número de unidades de cada tipo de mueble urbano comercializadas por FÁBREGAS por el precio de la tarifa de URBIDERMIS correspondiente al año de la venta de los productos infractores.

2) la cantidad resultante de la operación anterior se reduce en un 20% correspondiente al descuento comercial.

3) sobre este último importe aplicamos el porcentaje del margen bruto según el tipo de modelo: 41,72% para la silla de 60 cm; 34,40% para el banco de tres metros con tres estructuras; 36,51% para los bancos de tres metros con cinco estructuras, cuya suma conjunta equivale al importe de la indemnización.

Aunque se ha producido la infracción del modelo comunitario de SANTAS y de los derechos patrimoniales de autor que habían sido cedidos a SANTAS y a URBIDERMIS, la indemnización es única porque se ha producido un único daño, de modo que las dos mercantiles actoras tendrán derecho a percibir solidariamente la indemnización una vez practicada la liquidación en fase de ejecución.

DÉCIMO.- Costas causadas en la instancia.

A pesar de haber desestimado la acción declarativa de competencia desleal, se ha producido una estimación sustancial de la demanda porque se han acogido todas las pretensiones de condena deducidas en la demanda, de modo que procede imponer a la entidad demandada las costas causadas en la instancia según establece el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

UNDÉCIMO.- Costas causadas en esta alzada.

No procede efectuar especial imposición sobre las costas causadas en esta alzada al haber acogido el recurso de apelación según dispone el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

DUODÉCIMO.- Destino del depósito constituido para la interposición del recurso.

Se acuerda la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso al haberse estimado según prevé la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.