Sentencia Civil Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 134/2009 de 27 de Enero de 2010

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

ROLLO N 134/09-2ª

JUICIO ORDINARIO Nº 406/2007

JUZGADO MERCANTIL N° 4 DE BARCELONA

SENTENCIA Núm.

Ilmos. Sres.

IGNACIO SANCHO GARGALLO

LUIS GARRIDO ESPA

JORDI LLUIS FORGAS I FOLCH

En la ciudad de Barcelona, a veintisiete de enero de dos mil diez.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Juicio Ordinario, número 134/2009 seguidos ante el Juzgado Mercantil número 4 de Barcelona, a instancia de C.M. SALVI, S.L. y Beatriz , representadas por la procuradora Esther Suñé Ollé, contra INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A., representada por el procurador Ivo Ranera Cahis. Estos autos penden ante esta Sala en virtud de los recursos apelación interpuestos de una parte por las actoras C.M. SALVI, S.L. y Beatriz y de otra por la demandada INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A. contra la sentencia dictada el día 20 de noviembre de 2008 .

Antecedentes

PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente: "Estimar parcialmente la demanda y condenar a Industrias de Iluminación Roma, S.A. a pagar al actor 46.445'52 euros, más los intereses legales del royalty correspondiente a cada una de las anualidades desde la fecha del vencimiento de 31 de diciembre de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 30 de junto de 2006 de conformidad con el informe pericial, sin hacer especial imposición de costas".

SEGUNDO: Las respectivas representaciones procesales de la parte actora y de la parte demandada interpusieron sendos recursos de apelación contra la citada sentencia. Admitidos a trámite en ambos efectos, se elevaron los autos a esta Sala, previo emplazamiento de las partes, y comparecidas las mismas se siguieron los trámites legales. Para la celebración de la vista del recurso se señaló para el día 2 de diciembre de 2009.

TERCERO.- En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales.

Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado IGNACIO SANCHO GARGALLO.

Fundamentos

PRIMERO: Planteamiento de la controversia en esta alzada

Para comprender mejor el alcance de la controversia en esta alzada, es necesario detallar qué fue lo que se pidió y por qué en la demanda, así como en qué medida fue estimada parcialmente la demanda, y especificar los motivos de la apelación.

En la demanda interpuesta por C.M. SALVI, S.L. (en adelante, SALVI) y Beatriz , ésta última compareció como autora del diseño de la farola ganadora del concurso promovido por ProEixample en 1997. La demanda también aducía que la Sra. Beatriz firmó un acuerdo con INDUSTRIAS DE LA ILUMINACIÓN ROURA, S.A. (en adelante ROURA) el 22 de julio de 1998 para la explotación del diseño ganador (farola "Y") y otras dos variantes también diseñadas por la Sra. Beatriz (farola "Y" para los chaflanes del Eixample y farola "I-latina"), en el que se pactaron unos determinados royalties a pagar por ROURA.

Por su parte, según relata la demanda, ProEixample autorizó la explotación de la farola ganadora y su variante para chaflanes, tanto a ROURA como a SALVI, en octubre de 2000.

La Sra. Beatriz denuncia que ROURA dejó de pagar los royalties acordados a partir del año 2001, motivo por el cual la Sra. Beatriz resolvió el contrato mediante una comunicación dirigida a ROURA, fechada el 22 de junio de 2006 y recibida el día 30 de junio. Tras esta resolución, en julio de 2006, la Sra. Beatriz suscribió un contrato con SALVI por el que le cedía en exclusiva la explotación del diseño de la farola ganadora del concurso y sus variantes.

Sobre la base de lo anterior, la demanda pedía que se declarara que ROURA incumplió el contrato de 22 de julio de 1998, por no abonar los royalties acordados desde 2001 hasta la resolución del contrato en junio de 2006, y que se condenara a ROURA a pagar a la Sra. Beatriz dichos Royalties.

Las actoras, en su demanda, también denunciaban que ROURA, a pesar de la resolución de su contrato de explotación, sigue fabricando y comercializando farolas que incorporan los diseños de la Sra. Beatriz . Por eso pedían que se declarara que tales actos de explotación constituyen una infracción a los derechos de propiedad intelectual que la Sra. Beatriz y SALVI tienen sobre tales diseños, y especialmente la farola denominada "YSP", que no era objeto del contrato de explotación. Solicitaban, además, que se condenara a la demandada a cesar en dicha explotación y a pagar a la Sra. Beatriz y a SALVI una indemnización por los daños y perjuicios causados con la infracción de los derechos de propiedad intelectual, equivalente a los beneficios obtenidos por ROURA con la fabricación y comercialización de las farolas denominadas "Y", "Y doble", "I latina" y "YSP", en el caso de las tres primeras desde la resolución del contrato en junio de 2006, y en el caso de la última hasta el limite de los cinco años.

De todas estas pretensiones, la sentencia tan sólo estima la reclamación de los royalties convenidos desde 2001 hasta la resolución del contrato el 30 de junio de 2006, y desestima el resto. En concreto, aunque reconoció a la Sra. Beatriz los derechos de propiedad intelectual sobre las farolas objeto de litigio, le niega el derecho a obligar a la demandada a cesar en la comercialización, pues ha sido ProEixample quien ha contratado el suministro de las farolas con ROURA.

Las dos actoras recurren la sentencia porque a su entender, una vez resuelto el contrato de explotación, ROURA carecía de derecho para seguir fabricando y comercializando las farolas con los diseños de la Sra. Beatriz , por lo que debía haberse acordado el cese en dicha explotación y la indemnización derivada de la infracción de los derechos de propiedad intelectual sobre los diseños o, en su defecto, la indemnización derivada del art. 1124 CC . El recurso insiste en la incuestionable infracción de los derechos de propiedad intelectual sobre las farolas "I latina" e "YSP" que no forman parte de los contratos entre ROURA y ProEixample.

Por su parte, la demandada impugna la condena al pago de los royalties, pues a su juicio lo que se pactó en el contrato de 1998 fue el pago de una compensación económica, y que la titularidad de los diseños correspondiera en exclusiva a ROURA. Insiste en que en el contrato se convino que los derechos debían abonarse mientras ROURA conservase la exclusividad de la producción de las farolas que encargase ProEixample. También impugna el reconocimiento a la Sra. Beatriz de los derechos de propiedad intelectual sobre el diseño de la farola, por incurrir en incongruencia y porque no ha quedado acreditado que la obra sea susceptible de derechos de propiedad intelectual.

SEGUNDO: La controversia tanto en primera instancia como en esta alzada gira en tomo a cuatro diseños de farolas que ROURA fabrica y comercializa, según puede apreciarse en su catálogo aportado como documento n° 1 de su contestación a la demanda. Estos cuatro diseños son los denominados "Y", "Y doble", "I-latina" e "YSP"

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Las partes no discuten que el primer diseño tiene su origen en un concurso de ideas para una nueva farola del Eixample de Barcelona promovido por la entidad ProEixample, en el que participaron Beatriz , Consuelo y ROURA. Estos tres habían firmado el día 16 de junio de 1997 un contrato (documento n° 1 de la demanda), en el que pactaban que las diseñadoras (la Sra. Beatriz y la Sra. Consuelo ) realizarían para ROURA el diseño de una farola para presentarla al referido concurso de ideas, y que ROURA pagaría por ello 200.000 Ptas. Además, se preveía que en caso de ganar el concurso, como así ocurrió, del premio de 600.000 Ptas, las diseñadoras cobrarían 400.000 Ptas., mientras que ROURA se quedaría con 200.000 Ptas. Además, convinieron que se estudiaría un royalty "dependiendo de las normas de ProEixample", Este modelo que ya se denominaba "farola modelo Y", se pactaba que sería "de única y exclusiva propiedad de Roura, S.A., indefinidamente".

A la vista de la simple lectura del contrato de 16 de junio de 1997, y situados en ese momento, previo a la participación en el concurso, parece que el diseño de la farola era una obra de encargo, y que habría sido encomendada a la Sra. Beatriz , con la asistencia de la Sra. Consuelo . Esta primera interpretación queda corroborada con los materiales de trabajo aportados en la audiencia previa (documentos 20 y ss), pues de ellos se desprende que, sin perjuicio de que tuvieran que trabajar conjuntamente para presentar el proyecto de farola a), concurso de ProEixample, el diseño de la farola propiamente correspondió a la Sra. Beatriz . En el documento 20 se aprecian los bocetos y papeles de trabajo de la Sra. Beatriz que prueban la autoría del diseño, sin perjuicio de que para realizarlo necesitara contar con la asistencia técnica de ROURA acerca de las necesidades y condicionamientos técnicos de la farola que se estaba diseñando, como lo prueba el documento 22.

Tampoco discuten las partes, y además quedó corroborado por el testimonio de Enríe Pericas, que al concurso se presentaron conjuntamente ROURA y la Sra. Beatriz , y que lo ganaron. Conviene advertir que en el primer contrato de 1997 se disponía que, caso de ganar el concurso, se "estudiaría un royalty dependiendo de las normas de ProEixample". En la base 13ª del concurso de ideas, se disponía claramente que los derechos de propiedad intelectual permanecerían a favor de los autores y que la propuesta ganadora debería ceder los derechos de explotación y comercialización a la sociedad ProEixample por un periodo de 10 años (documento nº 2 de la demanda).

En este contexto, una vez ganado el concurso, la Sra. Beatriz y ROURA firmaron un contrato de fecha 22 de julio de 1998 (documento n° 3 de la demanda), en el que se deja constancia de tres proyectos de farolas que se estaban realizando con la colaboración de la Sra. Beatriz : la farola "Y" (ganadora del concurso de ideas), la farola "I'latina" y la farola "Y para los chaflanes de Barcelona" (que se corresponde con la también denominada "Y doble"). El contrato, por el contenido de sus cláusulas, trata de regular no sólo la colaboración prestada por la Sra. Beatriz respecto de estas farolas, sino también las que pudiera realizar en el futuro, en el curso de esa colaboración. A este respecto es muy significativo que, sin perjuicio del abono de una compensación económica en forma de royalties sobre lo facturado por ROURA con cada una de estas tres farolas y otras que en el futuro pudieran surgir de esa colaboración, ROURA se reservaba la exclusividad de los productos realizados y por un tiempo indefinido. Además, se pactó que la diseñadora, mientras durara el contrato de colaboración con ROURA y durante los dos años siguientes a su terminación, no podía diseñar farolas para otro.

La interpretación de este contrato en relación con el anterior de 1997 nos permite concluir que se trataban de obras de encargo, en este caso diseños industriales (sin perjuicio de si además reunían el mérito requerido para ser una obra artística susceptible de propiedad intelectual). Para entender las consecuencias de dicho encargo, respecto de la titularidad de los derechos que el diseño generó, podemos entender que nos encontraríamos dentro de un supuesto actualmente regulado en el art. 15 LDI , que reconoce a la empresa que encargó la realización del diseño su registro. De hecho, consta que ROURA registró dos diseños de la farola "Y" (documentos 8 y 9), sin que la Sra. Beatriz hubiera manifestado nada en contra ni hubiera reivindicado la autoría del modelo industrial hasta e) año 2003, con ocasión de la correspondencia que sus abogados mantuvieron con ROURA para la reclamación de las compensaciones económicas que esta última adeudaba. Cuestión distinta es que en el año 2003, una vez vencido el primer quinquenio, ROURA dejara de pagar las tasas regístrales, y sus derechos caducaran.

La prueba de que la titularidad de los derechos sobre el diseño le correspondían a ROURA radica en que, en cumplimiento de la base 13ª del concurso, el contrato por el que se debían ceder los derechos a ProEixample fue firmado por esta entidad no con la Sra. Beatriz sino con ROURA, quien no comparece como licenciatario sino como titular de los derechos. Este contrato, aportado por la demandada como documento n° 7, data del día 15 de septiembre de 1999, y en él ROURA, que es reconocida no sólo como la ganadora del concurso sino también como titular de los derechos sobre el diseño de estas farolas, cedía por diez años y en exclusiva la explotación y comercialización de la obra. Conviene resaltar que en este contrato, cuando se pactan las condiciones de la cesión temporal, se hace expresa mención a los derechos de propiedad intelectual: en concreto el pacto segundo, cuando dispone que ROURA autoriza a ProEixample a gestionar el uso y explotación de los proyectos de farolas de la manera más amplia posible, expresamente advierte que para ello no necesitará autorización y /o licencia del autor; y en el pacto sexto se afirma que ProEixample se obliga a defender los derechos de propiedad intelectual que ostenta ROURA, mediante las acciones judiciales necesarias, para evitar la comercialización ilegal o fraudulenta por terceros.

TERCERO: Con carácter general, de acuerdo con el art 3.2 TRLPI y en la actualidad con la disposición adicional 10ª LDI, rige un sistema de acumulación restringida, según el cual: "La protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en si mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual" (disp. adic. 10ª LDI). Ello supone que, en un caso como el presente, los diseños que eran objeto del contrato de colaboración entre la Sra. Beatriz y ROURA (las farolas "Y", "Y doble" e "I-latina") además de ser susceptibles de protección como modelo industrial, podían llegar a serlo como una obra de arte aplicado por la Ley de Propiedad intelectual, pero siempre que tengan un grado suficiente de creatividad y originalidad para ser una obra artística.

La sentencia de primera instancia, aunque echa en cara a la actora no haber argumentado en su demanda por qué los diseños de sus farolas gozaban de estos dos requisitos de creatividad y originalidad, acaba declarando que se trata de una obra artística en atención a los actos propios de la demandada: en el contrato de septiembre de 1999 con ProEixample, ROURA reconoce que las farolas "Y" y sus variantes ("Y doble" e "I-latina") son obras susceptibles de ejercer sobre ellas los derechos de propiedad intelectual que se ceden en aquél contrato. Pero ello es un tanto equívoco, pues la referencia a los derechos de propiedad intelectual que se hace en dicho contrato de septiembre de 1999 es muy genérica y englobaría los derechos de propiedad intelectual o industrial que sobre el diseño de la farola pudieran reconocerse. De hecho, la demandada, en relación con la farola, lo que registró fue el diseño y un modelo de utilidad.

De este modo, la demandada al negar que el diseño de estas farolas sea una obra artística, no contraviene sus propios actos, pues los narrados (la inclusión, en el contrato de septiembre de 1999, de una referencia a los derechos de propiedad intelectual) no resultan vinculantes en el sentido que se pretende. La construcción jurisprudencial respecto de los requisitos para que los actos propios vengan a ser vinculantes exige que los mismos, como expresión del consentimiento, han de realizarse con el fin de crear, modificar, obrar o extinguir algún derecho, causando estado y definiendo unilateralmente la situación jurídica del mismo, y para que tengan naturaleza de sujeción han de ser concluyentes y definitivos ( SSTS 16 febrero 1988 ; 6 noviembre 1990 ; 4 junio 1992 , 10 noviembre 1992 , 20 mayo 1993 , 17 diciembre 1994 , 30 octubre 1995 , 21 noviembre 1996 , 30 noviembre 1998 , 13 julio 1999 , 23 mayo 2000 , 10 julio 2000 , 27 febrero 2001 , 16 abril 2001 y 2 julio 2002 ). En nuestro caso, la referencia a los derechos de propiedad intelectual contenida en el contrato no presupone el reconocimiento sobre el diseño industrial de la condición de obra artística, sino que es una forma de referirse a los derechos que correspondan sobre el diseño de las farolas, que a tenor de lo que sí pueden considerarse sus actos propios concluyentes (la solicitud de registro del diseño industrial y del modelo de utilidad), se referirían principalmente al modelo industrial.

La actora apenas ha argumentado por qué estos diseños gozan del grado de creatividad y originalidad necesarios para ser considerados una obra artística aplicada, ni practicada prueba al respecto, El único indicio a favor de esta consideración es el hecho de haber ganado un concurso publico de proyectos de farola para el Eixample de Barcelona, pero ello por sí sólo no es suficiente, Sin perjuicio de que probablemente lo tengan, no se ha satisfecho la carga de acreditar el referido grado elevado de creatividad y originalidad de estos diseños, que al ser negado por la demandada, debía ser justificado por la actora.

CUARTO: Como contrapartida del encargo de realización del diseño, en el contrato de 22 de julio de 1998 se pactó una compensación económica. La compensación económica pactada era un porcentaje sobre las ventas facturadas de cada una de las farolas diseñadas, en concreto un 3% respecto de las 50.000.000 Ptas facturadas durante un año, y el 2% respecto de lo que supere esta facturación. Aunque la redacción del contrato es confusa y pudiera parecer que se trataba no tanto de un royalty anual, a pagar mientras estuviera vigente el contrato, sino de una compensación económica que se cuantificaba en un porcentaje de ventas de ese producto durante un solo año, esta interpretación no ha sido sostenida por ninguna de las partes, motivo por el cual la desechamos. Por otra parte, la demandada no ha negado que la voluntad inicial de las partes fuera el pago de una compensación económica anual, en función de las ventas realizadas, de acuerdo con el reseñado porcentaje. Y en este sentido, nos resulta muy significativa la correspondencia que, a través de sus letrados, mantuvieron las partes entre el año 2001, en que ROURA dejó de pagar esta compensación, y el año 2006 en que se resolvió el contrato. En concreto la carta que dirigió ROURA a los letrados de la Sra. Beatriz de fecha 28 de agosto de 2003 (incluida dentro del documento 9 de la demanda), pues en ella se reconoce la obligación de pago de esa compensación y se pone como "excusa" para no haberse abonado desde el año 2001, que la Sra. Beatriz no se ponía de acuerdo con la Sra. Consuelo respecto del reparto de lo que a cada una le correspondía.

Este reconocimiento resta cualquier eficacia a lo que se argumenta en el recurso de apelación en relación con que la pérdida de la exclusividad derivada de la cesión de derechos a ProEixample y la posterior concesión por parte de ésta, en octubre de 2000, a su competidora SALVI de los pertinentes derechos para explotar los diseños sobre estas farolas, habría justificado que hubiera cesado la obligación de abonar la compensación económica, Contribuye también a rechazar esta interpretación el hecho de que la cesión de derechos a ProEixample se hiciera en cumplimiento de las bases del concurso, que se conocían antes de que la Sra. Beatriz y ROURA firmaran el contrato de 1998.

El impago de esta compensación supuso un incumplimiento del contrato de colaboración de 1998, lo que justifica no sólo su resolución en octubre de 2006, sino también la reclamación de las cantidades que en concepto de compensación económica se le adeudaban desde el año 2001 hasta la resolución del contrato, todo ello al amparo del art. 1124 CC . Por su parte, la resolución del contrato además de suponer el cese del vínculo de colaboración entre la Sra. Beatriz y ROURA, por el que se atribuía a ésta última la titularidad de los diseños y a la diseñadora la correspondiente compensación económica, también le hubiera podido dar a la parte in bonis un derecho a pedir la indemnización de los danos y perjuicios sufridos por el incumplimiento contractual Pero la demanda, tal y como se desprende del suplico, no pidió esta indemnización de daños y perjuicios, basada en el incumplimiento contractual, sino la fundada en la infracción de los derechos de propiedad intelectual [véase el apartado III) de los pronunciamientos de condena solicitados]. Lo que la actora no puede hacer en sede de apelación es pedir de forma subsidiaria, para el caso de que no se estime la indemnización por infracción de los derechos de propiedad intelectual, una indemnización de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del contrato de colaboración, pues se trata de una pretensión nueva y el momento para formularla ha precluido.

De este modo la cantidad que en concepto de compensación económica viene obligado a pagar ROURA a la Sra. Beatriz será el porcentaje sobre las ventas facturadas de cada una de las farolas objeto del contrato de colaboración ("Y", "Y doble" e "I- latina"), en concreto un 3% respecto de las 50.000.000 Ptas facturadas durante un año, y el 2% respecto de lo que supere esta facturación, durante el periodo comprendido entre enero de 2001 y junio de 2006. Estas cantidades fueron calculadas por el perito Sr. Jose Francisco en su informe (ff. 88 y ss.), quien cifró el importe de la compensación en 46.445,52 euros, que es la cantidad a la que la "sentencia de primera instancia condenó apagar a la demandada, más sus intereses.

QUINTO: Por lo que respecta a la farola "YSP", la actora no ha aportado ningún medio de prueba que justifique su autoría o, cuando menos, que el diseño se realizó al amparo del contrato de colaboración de 1998.

La demanda da a entender que el diseño de esta farola, que aparece en el catálogo de ROURA (documento 1 de la contestación), corresponde a la Sra. Beatriz . Este hecho es negado expresamente por la contestación a la demanda, que expresamente afirma que en el diseño de esta farola no intervino la Sra. Beatriz . Correspondía a la Sra. Beatriz acreditar, como ya hizo con los anteriores diseños, su autoría, aunque fuera por encargo de ROURA y bajo sus instrucciones, pero no lo ha hecho, pues ni en la demanda ni después de la contestación a la demanda aporta ningún documento que justifique su participación en dicho diseño. De la misma manera que en la audiencia previa aportó los borradores y materiales de trabajo previos a las otras farolas del Eixample (documentos 20 y ss.), debía haber aportado también los borradores y materiales de trabajo relativos al diseño de la farola "YSP", que permitieran atribuirle la autoría, o cuando menos que realizó el diseño a) amparo del contrato de colaboración.

Por esta razón, el diseño de la farola "YSP" debe quedar al margen de la reclamación de la correspondiente compensación económica.

SEXTO: En su recurso, ROURA pedía que se declarara que la Sra. Beatriz carece de derechos de propiedad intelectual sobre los diseños de las farolas objeto de controversia. Aunque en el fundamento jurídico cuarto hemos, argumentado que la Sra. Beatriz no ha acreditado que estos diseños gocen de la creatividad y originalidad necesarios para ser consideradas obras artísticas susceptibles de protección al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual, ello tan sólo debe dar lugar a que se desestimen las pretensiones que se fundaban en dicha titularidad, pero no al pronunciamiento declarativo que pretende la apelante, pues la demandada no formuló reconvención en tal sentido, sino que se limitó a excepcionar este hecho como obstativo de las pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: Estimado en parte el recurso de apelación de INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A., no precede hacer expresa condena en costas (art. 398.2 LEC ). Aunque el recurso de apelación de C.M. SALVI, S.L. y Beatriz ha sido desestimado, no se hace expresa condena en costas, al apreciarse serias dudas de hecho (sobre la consideración de los diseños como obra artística).

En cuanto a las costas de la primera instancia, se confirma su no imposición, pues las pretensiones de una y otra parte han sido desestimadas parcialmente (art. 304 LEC ).

Fallo

ESTIMAR parcialmente el recurso de apelación formulado por la representación procesal de INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A, contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona de fecha 20 de noviembre de 2008 , cuya parte dispositiva obra transcrita en los antecedentes de la presente, y DESESTIMAR el recurso formulado frente a dicha sentencia por la representación procesal de C.M. SALVI, S.L. y Beatriz . En su consecuencia si bien confirmamos e! fallo de la sentencia dictada en primera instancia, varían algunas de las razones que lo justificaban.

Todo ello sin que proceda hacer expresa condena en costas ni en primera instancia ni en esta alzada.

Firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la misma para su cumplimiento.

Así por ésta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.