Sentencia Civil Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 1578/1997 de 19 de Julio de 1999

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN QUINCE

ROLLO NÚM. 1578/97-2ª

Juicio de menor cuantía Núm. 500/1996

Juzgado de Primera Instancia Núm. 3 de Barcelona

SENTENCIA Núm.:

Iltmos. Sres. Magistrados

D. RAFAEL GIMENO BAYON COBOS

Dña. MARIA DOLORS MONTOLIO SERRA

D. JOSÉ LUIS CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ

En Barcelona, a diez y nueve de julio de mil novecientos noventa y nueve.

VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial de Barcelona, los presentes autos de juicio de menor cuantía Núm. 500/1996, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Núm. 3 de Barcelona, promovidos por la compañía FREIXENET, S.A., representada por el Procurador D. Antonio de Anzizu Furest, contra CODORNIU, S.A., representada por el Procurador D. Narciso Ranera Cahís, los cuales penden ante esta Audiencia en virtud de( recurso de apelación interpuesto por CODORNIU, S.A. contra la sentencia de fecha 20 de octubre de 1997, dictada en los expresados autos.

Antecedentes

PRIMERO.- La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO que debo estimar y estimo la demanda deducida por la representación procesal de la mercantil FREIXENET S.A. y debo condenar y condeno a la mercantil CODORNIU S.A. a las siguientes pretensiones mero declarativas y de condena: PRIMERO: que la actora es titular por títulos propios de las marcas que figuran en el ordinal segundo de su demanda y por ello tiene el derecho exclusivo y excluyente para la utilización de las mismas; SEGUNDO: que la demandada al utilizar envases de color blanco esmerilados y utilizando la denominación CORDÓN BLANCO lesiona el derecho legítimo de la actora; TERCERO: que la conducta de la demandada está incursa en competencia desleal y por ello la causación de perjuicios cuya liquidación se hará en sede de ejecución de sentencia. Asimismo, como pretensiones declarativas de condena, debo condenar y condeno a CODORNIU S.A. a pasar por las anteriores declaraciones, que cese inmediatamente de toda conducta atentatoria. a los derechos de propiedad industrial de la actora, asimismo, retire y destruya del tráfico los productos en los que se incluya cualesquiera de las marcas pertenecientes a la actora y en especial aquellos que van distinguidos con la botella blanca esmerilada y la denominación CORDÓN BLANCO. Asimismo ordeno que se publique la presente sentencia conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Marcas , con expresa imposición de costas a la demandada".

SEGUNDO.- Comparecieron en esta alzada ambas litigantes bajo idénticas representaciones a las que tuvieron en la primera instancia, y para la celebración de la vista pública del recurso se señaló la audiencia del día 7 de junio de 1999, con el resultado que obra en la precedente diligencia extendida por el Sr. Secretario.

Es Ponente el Iltrmo. Sr. Magistrado D. RAFAEL GIMENO BAYON COBOS.

Fundamentos

PRIMERO.- La mercantil FREIXENET S.A., dedicada a la elaboración y comercialización de cavas y vinos espumosos, sostiene que la comercialización por CODORNIU S.A. de los cavas CORDÓN BLANCO, DELAPIERRE y RONDEL con botella blanca esmerilada infringe: 1) sus derechos dé propiedad industrial; y 2) las reglas que disciplinan la lealtad en el mercado.

SEGUNDO.- Antes de entrar en el análisis de las diferentes cuestiones que se plantean en esta apelación, con carácter previo, conviene precisar que en la primera instancia la demandada opuso el defecto legal en el modo de proponer la demanda, sin que la sentencia apelada hiciese la más mínima mención a tal excepción que debe entenderse implícitamente desestimada.

Al no haberse reiterado la dilatoria de forma expresa en el acto de la vista, serán suficientes para subsanar el déficit argumental, evitar la incongruencia omisiva, y definir las cuestiones a decidir en esta apelación, los siguientes razonamientos:

1) las formas y requisitos procesales no pueden erigirse en formalismos enervantes, al no ser valores autónomos con sustantividad propia, sino simples instrumentos de una finalidad legítima;

2) la efectividad en la tutela de derechos e intereses legítimos que proclama el artículo 24 de la Constitución exige que los Tribunales resuelvan sobre el fondo del asunto, de tal manera que los defectos formales tan sólo provocarán el efecto dilatorio en supuestos especiales; y

3) aunque la sistemática de la demanda y especialmente del suplico pecan de cierta vaguedad, la demanda fue precisada en lo menester en la comparecencia regulada en el articulo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que tuvo lugar el 5 de septiembre de 1996 , con el resultado obra al f. 450 y que puede sintetizarse en los siguientes términos: la actora mantuvo entonces y reitera ahora: a) que es titular de la marca "CORDÓN BLANCO" y de varias marcas "CORDÓN NEGRO"; b) que asimismo es titular de diferentes "marcas-envase" consistentes en una botella de vidrio esmerilada y traslúcido; y c) que la comercialización por CODORNIU S.A. de los cavas CORDÓN BLANCO, DELAPIERRE y RONDEL con botella blanca esmerilada infringe sus derechos de propiedad industrial y las reglas que disciplinan la lealtad en el mercado.

En consecuencia, quedó suficientemente claro lo que se pedía y porqué se pedía, sin que el derecho de defensa de la demandada se haya visto impedido ni mermado, pese a que en el escrito de conclusiones reiteró su concurrencia por entender su "omninicomprensiva generalidad".

TERCERO.- La demandada, en síntesis, niega: 1) la titularidad de la marca "CORDÓN BLANCO"; y 2) la existencia de las "marcas-envase" y, por consiguiente, la existencia de infracción.

En definitiva, dos son las cuestiones propiamente controvertidas que se someten a nuestra decisión y que por razones de mayor claridad analizaremos de forma sucesiva.

Por el contrario, prescindiremos de aquellas declaraciones genéricas suplicadas en la demanda que carecen de interés o son inútiles por indiscutidas, toda vez que no es función de los Tribunales emitir dictámenes sobre temas jurídicos ni evacuar consultas doctrinales (en este sentido sentencias de 23 de marzo de 1973 y 14 de diciembre de 1993), bien que, al no haber sido específicamente impugnados los correspondientes pronunciamientos de la sentencia apelada, los mismos deben ser mantenidos en aras al principio "tantum devolutum quantum apellatum".

CUARTO.- En relación con la titularidad de la marca CORDÓN BLANCO en la clase 33 y varias marcas CORDÓN NEGRO, también en la clase 33, y su infracción por la demandada, los datos de hecho de la discusión pueden sintetizarse en las siguientes premisas:

1) la actora afirmó en la demanda la titularidad: a) de la marca Núm. 1.717.002 "'CORDÓN BLANCO" concedida el 5 de junio de 1995 para distinguir vinos espumosos de cava, vinos espumosos, vinos espirituosos, vinos y demás bebidas alcohólicas comprendidas en la clase 33 (a excepción de cervezas); b) de la marca 748.453 "CORDÓN NEGRO" concedida el 16 de diciembre de 1983; c) de la marca 825.844 "CORDÓN NEGRO" concedida el 20 de noviembre de 1978; y d) de la marca 831.510 "CORDÓN NEGRO"' concedida el 5 de diciembre de 1978; y

2) la demandada ha comercializado cava bajo el signo "CORDÓN BLANCO" -aunque la actora también se refirió en la demanda a que la demandada había solicitado las marcas "PARNÁS CORDÓN BLANCO" números 2.000.688 y 2.000.689 no formuló ninguna petición concreta en relación con tal comportamiento, descrito tan sólo a fin de abundar en la mala fe del ilícito actuar de la demandada-;

Desde la perspectiva jurídica la controversia a decidir en esta apelación queda definida por el siguiente planteamiento:

1) con base en las premisas de hecho expuestas, la actora sostiene que la actuación de la demandada. supone una infracción de sus derechos de la propiedad industrial en cuanto: a) existe una identidad total entre la marca registrada y el signo usado por la demandada; y b) existe riesgo de asociación entre éste y las marcas "CORDÓN NEGRO" de las que es titular la actora;

2) la antes demandada y ahora recurrente opuso a la pretensión actora: a) que la demandante no tiene legitimación activa para ejercitar las acciones basadas en la marca "CORDÓN BLANCO"; b) que no existe infracción de la misma; y c) que no hay riesgo de asociación entre las marcas "CORDÓN NEGRO" y el signo "CORDÓN BLANCO"; y

3) omitida en la sentencia cualquier referencia a la cuestión planteada, la demandada, en el acto de la vista, ha reiterado las causas de oposición expuestas.

QUINTO.- La primera de las causas de oposición a la demanda -la falta de legitimación activa de la actora- se sustenta por la recurrente en dos presupuestos: a) que la marca CORDÓN BLANCO, solicitada el 11 de agosto de 1992 por Dña. Regina, fue concedida a nombre de ésta el 5 de junio de 1995, figurando inscrita como de su titularidad tanto en el momento de la interposición de la demanda -el 27 de mayo de 1996-, como al tiempo de la contestación -el siguiente 25 de julio-, bien que. la cesión de la marca a favor de FREIXENET-, S.A. fue inscrita por resolución de 2 de agosto de 1996 (doc. al f. 508); y b) que, a tenor del artículo 43 de la Ley de Marcas , "para que la cesión o licencia de la marca surta efecto frente a terceros deberá presentarse por escrito e inscribirse en el registro de marcas".

De las anteriores premisas, razona que, dado que en el momento de interposición de la demanda la actora aún no era titular registral de .la marca CORDÓN BLANCO, no podía accionar a su amparo frente a la demandada.

SEXTO.-, No ignoramos que algunos autores, tanto con referencia al Estatuto de la Propiedad Industrial como a la Ley de Marcas , han sostenido que la regla contenida en el articulo 43 de la ley de 1988 debe entenderse en el sentido de que la transmisión no inscrita no provoca ningún efecto frente a los terceros, al extremo de que el cesionario de la marca ni tan siquiera puede ejercitar en nombre propio acciones contra los usurpadores de la misma, citándose en apoyo de tal posición la sentencia de 18 de octubre de 1995 -en materia de patentes-, cuya doctrina reitera la de 7 de marzo de 1996 -en relación con una licencia de marca "no registrada"-.

Esta tesis, de admitirse, determinaría la desestimación de la pretensión basada en la expresada marca, pese a que la inscripción de la cesión a favor de FREIXENET, S.A. tuvo lugar por resolución de 2 de agosto de 1996 y a que la solicitud de transferencia está datada el 15 de marzo de 1996, antes de la interposición de la demanda (doc. nº 15 de los acompañados a la demanda), toda vez que:

1) Como sostiene la indicada sentencia de 18 de octubre de 1995 la legitimación tiene que existir al tiempo de interposición de la demanda, sin que pueda subsanarse ulteriormente por imperativos de la "perpetuatio iurisdictionis"; y

2) No resultaría aplicable la doctrina contenida en las sentencias de 7 de febrero de 1967, 20 de octubre de 1970, 31 de octubre de 1970 y 29 de enero de 1979 recaídas en aplicación del articulo 31 del Estatuto de la Propiedad Industrial , toda vez que, a diferencia de éste precepto . que tan sólo requería que la cesión estuviere acreditada en el Registro mediante documento fehaciente, la nueva norma exige la inscripción.

SÉPTIMO.- A lo expuesto se ha de objetar que, lógica consecuencia de que la Ley no atribuya a la inscripción de la cesión efectos constitutivos, la Jurisprudencia reconoce la legitimidad del interés del titular no inscrito de la marca inscrita (en este sentido sentencias de 7 de febrero de 1967 y 20 de mayo de 1970), lo que, unido a la necesidad de no supeditar su tutela al arbitrio de quien lo perdió al transmitiría, es determinante de que entendamos, con un sector de la doctrina, que el artículo 43 regula el llamado efecto negativo de la publicidad registral, cuyo exacto alcance, en forma similar a la prevista en los artículos 79 de la Ley de Patentes y 23 del Reglamento de la Marca Comunitaria, aparece regulado desde la perspectiva mercantil en el artículo 21 del Código de Comercio , concordante con el 9 del Reglamento del Registro Mercantil , al disponer que los actos sujetos a inscripción sólo serán oponibles a terceros de buena fe desde su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil; y desde la hipotecaria, en el artículo 32 de la Ley Hipotecaria a cuyo tenor "los títulos de dominio o de otros derechos reales sobre bienes inmuebles, que no estén debidamente inscritos o anotados en el Registro de la Propiedad, no perjudican a tercero", lo que no significa que el titular extrarregistral no pueda accionar frente a terceros no amparados por el registro, sino que quienes actuaron fiados en el Registro no han de verse perjudicados por los actos no inscritos realizados por el titular.

Es decir, el precepto debe ser interpretado sistemática mente en relación con el artículo 35 de la propia Ley, a cuyo tenor el titular de una marca registrada podrá ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, sin que sea preciso que esté inscrita a su favor, pues no lo requiere la norma, que tan sólo exige: a) que la marca esté inscrita; y b) que quien accione sea su titular. Pero no supedita la adquisición a la inscripción.

En otro caso, entre el momento en el que operase la transmisión y el de la inscripción nadie estaría legitimado para defenderla, ya que el titular registral carecería de legitimación por falta de interés (en éste sentido se pronuncia con referencia a una marca no inscrita, pero en doctrina aplicable también a la que sí consta en el Registro, la sentencia de 18 de abril de 1997).

OCTAVO.- En el caso de autos demostrado que la demandante adquirió la marca de Dña. Regina el 10 de octubre de 1992, debe entenderse demostrada su legitimación activa en la fecha de interposición de la demanda el 27 de mayo de 1996.

En consecuencia, deviene innecesario que nos extendamos en el análisis de la legitimación de la demandante con base en el artículo 19 de la Ley de Competencia Desleal , como se pretende en la conclusión segunda y que resulta inaceptable, ya que: a) supondría una inadmisible alteración de la demanda, contraria al principio "non mutatio libelli", generadora de indefensión de la contraparte, al ser diferentes los supuestos de hechos que legitiman el ejercicio de las acciones en uno y otro caso; y b) colisiona frontalmente con el dato de hecho sostenido por la propia demandante según el cual el producto identificado con tal signo aún no había sido lanzado al mercado.

Finalmente tampoco es preciso que examinemos detalladamente, para rechazarla, la legitimidad de la defensa de la marca ajena, que la demandante alegó en las conclusiones.

NOVENO.- Además de rechazar la legitimación para el ejercicio de los derechos derivados de la marca, la demandada sostuvo la inexistencia de infracción de la misma con base en: 1) que la venta al público ha tenido lugar en Gran Bretaña, a petición de la compañía PRIVATE LUQUOR BRANDS LTD. que tiene depositada la correspondiente Oficina la solicitud nº 2005699 de la marca "CORDON BLANCO"; 2) que tan sólo ha procedido a la venta de una sola partida de 170.000 botellas para ser ofertada al consumidor en un solo supermercado; y 3) que el producto ya no puede retirarse del mercado.

Ante todo, conviene significar que, a tenor del artículo 30 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , el registro de una marca confiere a su titular un derecho a utilizarla en el tráfico económico -"ius utendi" -, con carácter excluyente, para lo que en el 31 atribuye al mismo la facultad de prohibir a los terceros que utilicen en dicho el tráfico sin su consentimiento -"ius prohibendi"-, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando la semejanza entre, los signos y la similitud entre los productos y servicios pueda inducir a error, ya sea por confusión, ya por generar riesgos de asociación.

Dos son en consecuencia los elementos de la comparación a fin de valorar el peligro de confusión: a) la mayor o menor semejanza de los signos enfrentados; y b) la similitud de productos o servicios identificados por aquéllos; siendo bastante que uno u otro sean suficientemente disímiles para conjurar el riesgo que se trata de evitar.

En el caso de autos la demandada ni tan siquiera ha cuestionado la identidad de la marca registrada y el signo usado por la misma por un lado, y' la igualdad de los productos identificados por la marca registrada por otro, sin que se hayan indicado elementos diferenciadores que pudieran destruir la confusión, por lo que no son precisos especiales razonamientos sobre la existencia del tal riesgo cierto.

Lo expuesto hace innecesario que analicemos si, además, la utilización de la marca denominativa CORDÓN BLANCO: a) genera el riesgo de asociación por contraste con las marcas CORDÓN NEGRO; y b) si dicho error se potencia mediante el uso del signo sobre botella esmerilada blanca - sea o no marca-, al utilizarse la marcas CORDÓN NEGRO, sobre botellas esmeriladas negras.

DÉCIMO.- Pero como hemos indicado la recurrente no ha cuestionado la confundibilidad de los signos. Lo que se ha negado es que exista violación porque el producto igual, individualizado por la marca idéntica no registrada, no se comercializa en España.

Ciertamente uno de los principios inspiradores de las marcas, como el de otras normas dirigidas a regular un determinado mercado, es el de su territorialidad, de tal forma que el derecho de exclusiva que la marca nacional otorga, tan sólo impide su utilización por terceros en el territorio español.

Pero, con independencia de que el doc. al f. 503 revela que la sociedad inglesa es la representante en Inglaterra de la demandada, el ,artículo 31.2.c entiende usada la marca por el tercero e infringida la exclusiva cuando el producto identificado por la misma se destina a la exportación -lo que, desde otra perspectiva, concuerda con la previsión contenida en el artículo 4.2.b-.

DECIMOPRIMERO.- La demandada también ha sostenido que, pese a que utiliza la marca ajena para la exportación, no existe infracción dado que se ha producido una única operación de promoción para un solo comercio.

Nuestro derecho nacional, no contiene una norma similar a la prevista en el articulo 98 del Reglamento 40/1994, de 20 de diciembre de 1993 , sobre la marca comunitaria, que para casos de violación o intento de violación de la marca comunitaria previene la posibilidad de matizar la prohibición de continuar en sus actos de violación cuando "razones especiales lo desaconsejen", incluyéndose por la doctrina entre tales supuestos el caso en el que la infractora tan so lo hubiese ejecutado de buena fe un acto aislado y esporádico de infracción.

La inexistencia de norma similar en nuestro ordenamiento; la posibilidad de repetición del acto; y la dificultad de sostener la infracción de "buena fe" en determinadas circunstancias; no permiten sostener que, por un lado, procede declarar que la demandada ha infringido el derecho de marca de la actora y, por otros simultáneamente, rechazar la condena de quien infringió.

DECIMOSEGUNDO.- Tampoco resulta obstáculo al ejercicio de la acción fundamentada en la marca el dato de que la demandada haya perdido el poder de disposición sobre los productos en los que cristaliza la infracción, toda vez que: 1) a diferencia de lo que dispone el artículo 18.a de la Ley de Competencia Desleal -cualquiera que sea la interpretación de la norma-, la Ley de Marcas no supedita la acción declarativa a la subsistencia de la perturbación creada por el acto infractor; y 2) nada impediría que, en caso de que subsistiese, de no poder ejecutarse la sentencia "in natura" se ejecutase por equivalencia.

Cuestión diferente a la expuesta es que la falta de prueba de que perdura la infracción -no consta que se sigan ofreciendo al público botellas identificadas con el signo de la actora elaboradas en España-, deba trascender de manera inmediata a la publicidad de la presente sentencia y, de forma mediata, a su ejecución -lo que no debe confundirse con la ejecución por equivalencia a la que nos hemos referido en el párrafo anterior para el caso de que subsistiese la perturbación.

DECIMOTERCERO.- Son datos que perfilan la segunda de las cuestiones que se nos plantean en esta apelación los siguientes:

1) La actora sostiene: a) que es titular de diferentes "marcas-envase" en la clase 33 del nomenclátor, consistentes en una botella blanca de vidrio esmerilado y traslúcido; b) que dado el valor distintivo de la botella blanca esmerilada, ha centrado en ellas casi toda la publicidad de la marca; y c) que la demandada comercializa cava bajo las marcas CORDÓN BLANCO, RONDEL y DELAPIERRE en botella blanca de vidrio esmerilado.

De las anteriores premisas concluye que la demandada ha infringido las referidas marcas.

2) A su vez la demandada se opuso con base en: a) que no existe la marca envase consistente en una botella de vidrio esmerilada; b) que la botella esmerilada carece de carácter distintivo; c) que aún de reunir tal requisito no habría podido ser registrada por razones legales; d) que en caso de tener distintividad y haberse registrado no habría sido usada; y e) que incluso en tal caso las acciones habrían prescrito;

3) La sentencia de la primera instancia ha estimado la demanda con base en: a) la admisibilidad de las marcas tridimensionales; b) la distintividad de la botella esmerilada; y c) la inexistencia de prescripción; y

4) En el recurso la demandada ha reiterado, esta vez como argumentos revocatorios, los que antes la sirvieron para oponerse a la estimación de la demanda.

DECIMOCUARTO.- Antes de abordar el estudio de las diferentes cuestiones que nos plantea la decisión de la controversia así planteada, con carácter previo, conviene despejar algunas cuestiones a las que se han referido las partes en el pleito y en la vista del recurso y que tan sólo contribuyen a oscurecer el planteamiento de la discusión.

Así conviene significar:

1) que resulta irrelevante que la actora, además de la pretendida titularidad de la botella blanca, sea o no titular de una botella negra de vidrio esmerilado y traslúcido;

2) que son secundarias las precisiones sobre las diferencias entre el vidrio esmerilado a que se refiere la marca 657.109, y el traslúcido descrito en la marca 319.360, ya que, pese a tratarse de dos conceptos muy diferentes -deslustrado con esmeril u otra sustancia el primero, y que deja pasar la luz pero no deja ver nítidamente los objetos el segundo, ambos según el diccionario de la Real Academia Española-, no se ha cuestionado que el impacto visual producido por las botellas utilizadas por ambas litigantes, sin otros aditamentos, es idéntico;

3) que la actora no se ha irrogado actividad inventiva alguna, por lo que huelga cualquier consideración sobre la difusión o no de las técnicas del esmerilado de botellas. Lo que tiene interés es la efectiva utilización o no de botellas esmeriladas en los términos que veremos; y

4) que no se ha cuestionado que no existe riesgo de confusión ni asociación entre: a) las marcas "DELAPIERRE EXTRA GLACE" núms. 900.844 y 900.845, gráfico collarín y gráfico etiqueta, respectivamente; "RONDEL" Núm. 905.962 collarín; y "RONDEL CARTA DE ORO" Núm. 905.963, etiqueta por un lado; y b) los elementos denominativos de las marcas "FREIXENET", "FREIXENET NEVADA" y "FREIXENET CORDÓN NEGRO" por otro.

En definitiva, lo que se discute, como queda precisado en la segunda de las conclusiones de la actora, apdo. b), último pfo., f. 874, es si la actora tiene el derecho a utilizar en exclusiva la botella de vidrio incoloro, trasparente y esmerilado para la comercialización de cava y, correlativamente, si la demandada puede usar las marcas "DELAPIERRE EXTRA GLACE", "RONDEL" y "RONDEL CARTA DE ORO" sobre tal soporte.

DECIMOQUINTO.- El primero de los argumentos revocatorios -la inexistencia de la marca envase invocada por la actora- debe ser estimado.

Pese a que la actora insiste en la titularidad de varias marcas envase registradas consistentes en la botella con la forma usual para el embotellado de cava no goza de la misma.

Examinadas por orden cronológico de su registro aquellas marcas. invocadas en la demanda y que pueden incidir en nuestra decisión -por ello prescindiremos del examen de la marca internacional 358.238 concedida en la clase 33, el 9 de julio de 1969, ya que no designa España como país interesado -bien que reivindica la prioridad de la marca nacional. 319.360 (f. 51)-, resulta que:

1) la marca 319.360 para distinguir vinos espumosos en la clase 8, que fue solicitada el 8 de abril de 1957, reivindica "una botella de vidrio traslúcido. El gollete y el tapón están recubiertos por el típico papel dorado sobre el que aparece en posición vertical y en letras negras la inscripción ""FREIXENET". Más abajo se encuentra un collarín consistente en una cinta en la que en medio de franjas blancas, negras y doradas se repite dos veces la inscripción "FREIXENET" en letras blancas sobre fondo negro. En el centro de este collarín hay unos dibujos decorativos de color oro sobre fondo blanco que rodean un marco circular formado por dos circunferencias doradas en medio de las cuales se repite un tema decorativo en negro y oro, luego aparece otra circunferencia en la que se puede leer sobre fondo blanco la inscripción "FREIXENET S.A. - S. SADURNI DE NOYA" y finalmente otro círculo dorado rodea el motivo central la inscripción "CARTA NEVADA" en letras blancas cobre fondo negro. En la parte inferior aparece una etiqueta consistente en la palabra "FREIXENET" en letras negras sobre fondo dorado. Una franja negra rodea la base de esta botella repitiendo en letras blancas en vocablo "FREIXENET" (f. 859);

2) la marca Núm. 657.109 en la clase 33, solicitada el 30 de septiembre de 1971 para distinguir vinos espumosos, consiste en "una botella de vidrio esmerilado que se halla determinada por su parte superior por un gollete prolongado en una zona troncocónica de generatriz ligeramente curva, que se prolonga a su vez en el cuerpo completamente cilíndrico, el cual, por su base inferior, presenta circularmente dispuesta la denominación FREIXENET-NEVADA escrita en letras mayúsculas de tipo de imprenta" (f. 855)-;

3) la marca Núm. 828.786, solicitada el 1 de octubre de 1976 en la clase 33, se describe de forma idéntica a la anterior como "botella de vidrio esmerilado de color blanco, que se halla determinada por su parte superior por un gollete prolongado en una zona troncocónica de generatriz ligeramente curva, que se prolonga a su vez en el cuerpo completamente cilíndrico, el cual, por su base inferior presenta circularmente dispuesta la denominación FREIXENET-NEVADA escrita en letras mayúsculas de tipo de imprenta" (f. 863);

4) la marca 837.667, solicitada el 19 de enero de 1977 en la clase 33 para distinguir vinos espumosos, consiste "en un diseño en el que aparece una botella de la que la parte más baja de su cuerpo es cilíndrica, de igual altura que diámetro y presenta su borde inferior redondeado y en su fondo un rehundido troncocónico, divergente hacia la parte exterior, con el borde correspondiente marcadamente redondeado y el fondo convexo hacia fuera. El cuerpo de la botella se prolonga superiormente por una zona convergente hacia arriba de marcada convexidad hacia fuera la cual se continúa con otra zona de curvatura contraria, de la que surge el corto gollete, recto, en el que aparece la envoltura del tapón, siendo la altura total de la botella aproximadamente, dos veces mayor que el diámetro del cuerpo de la misma. El cuerpo de la botella es de color esmerilado blanco mientras que la envoltura del tapón es de color dorado. En la parte superior de la zona cilíndrica aparece asimismo la etiqueta de forma ovalada y fondo de color dorado que presenta junto a su contorno y paralelamente a éste una línea de color negro, y en cuyo interior aparece la denominación "FREIXENET" en letras mayúsculas de imprenta, de color asimismo negro" (f. 864); y

5) la marca Núm. 1.140.280, solicitada el 24 de marzo de 1986 en la clase 33, para diferenciar bebidas alcohólicas, con excepción de cervezas, descrita de forma similar a las marcas 657.109 y 828.786, consiste en "una botella de vidrio esmerilado, que se halla determinada por su parte superior por un gollete prolongado en una zona cilíndrica seguida de otra troncocónica de generatriz ligeramente curva, que se prolonga a su vez en el cuerpo completamente cilíndrico, el cual, por su base inferior presenta circularmente dispuesta la denominación "FREIXENET", escrita en letras mayúsculas de tipo de imprenta, .dispuestas en arco y rodeadas por una corona definida por múltiples trazos cortos orientados tangencial mente" (f. 865).

Es decir, ninguna de las marcas registradas consiste en una botella desnuda de forma usual y de vidrio incoloro, blanco y traslúcido por efecto del esmerilado. La "botella de vidrio esmerilado blanco", la "botella esmerilada" y la "botella de vidrio traslúcido" tan sólo constituye uno de los elementos de las marcas registradas, sin que sea lícito desmembrarlas en los elementos que la componen para sostener que, como regia, la protección que la Ley otorga a la misma en su integridad también la atribuye a sus componentes aisladamente considerados, pues las marcas deben analizarse en su conjunto.

DECIMOSEXTO.- No obstante lo expuesto, en las marcas compuestas, en ocasiones, es posible destacar alguno de los elementos que se integran en' la misma y que por su alto poder distintivo constituye lo que se ha denominado "núcleo de la marca", y aunque como regla cuando se combinan unos elementos denominativos y otros de diferente naturaleza se da especial importancia a los primeros, ya que el consumidor demanda los productos por su nombre no mediante su descripción, no pueden menospreciarse los elementos gráficos, presentación, envoltorios, etc., especialmente en aquellos productos cuya forma de comercialización es susceptible de ser efectuada por sistema de autoselección por el consumidor en régimen de autoservicio.

Pues bien, pese a que en la demanda no se expone con la deseable exactitud -como se ha visto la actora, en tesis que de forma acrítica admite la sentencia recurrida, sostiene que es titular de la "marca envase" controvertida-, desde la perspectiva de la Ley de marcas ésta es la cuestión a decidir: si uno de los elementos integrados en las marcas envase registradas -concretamente el vidrio incoloro esmerilado-, tiene tal fuerza distintiva que su utilización por terceros en el tráfico económico supone una infracción de aquellas y puede ser prohibida al amparo de lo que disponen los artículos 30 y 35 de dicha Ley.

Es decir, la demandante fundamenta su demanda en el alto poder distintivo del esmerilado, al extremo de reputarlo como el elemento esencial de sus marcas envase. Copiado éste, sostiene, se genera en el consumidor un grave riesgo de confusión o de asociación

A su vez, la fuerza distintiva de la botella esmerilada, aislada del conjunto de la marca, susceptible incluso de ser considerada por si misma seña de identidad no registrada, unida a la notoriedad del signo, constituiría la clave de la posible protección desde las normas que disciplinan la lealtad de la competencia.

DECIMOSEPTIMO.- Precisamente la falta de distintividad de la botella esmerilada, por tratarse, se afirma por la demandada, de un elemento usual, es la segunda de las causas de oposición a la pretensión actora.

No nos extenderemos en razonar que, como ineludible requisito para que un signo o medio pueda ser marca, es preciso que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona de productos o servicios idénticos o similares de otra, y que acorde con tal exigencia, el artículo 11.1.a de la Ley de Marcas previene como un supuesto de prohibición absoluta de registro el de aquellos que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir.

Pero con independencia o no de su registro no es óbice a la distintividad la genericidad del signo o. medio que se pretende utilizar como marca cuando es genérico en relación con productos o servicios diferentes a aquellos que se pretenden individualizar mediante aquél.

Negado tal extremo por la demandada, la decisión de la cuestión exigirá descender del plano teórico al análisis del caso y, en concreto, de los argumentos sostenidos por ambas partes, iniciando nuestro estudio por los vertidos por la demandada que, para rechazar la distintividad del esmerilado, ha alegado:

1) la cosa juzgada;

2). el reconocimiento por los propios actos de la actora del carácter accesorio de la botella; y

3) la demostración de la genericidad tanto por la certificación del Registro de la Propiedad Industrial (hoy Oficina. Española de Patentes y Marcas), como por diversos organismos y pruebas.

DECIMOCTAVO - El primero de los argumentos no puede ser aceptado.. Ciertamente el auto de 19 de abril de 1977 dictado en el sumario 43/1977 del Juzgado de Instrucción nº 2 de los de Barcelona , que en este extremo ganó firmeza, como "ratio decidendi", en lo que hace referencia al tema controvertido, razonó que "no puede ser objeto de protección en el Registro de la Propiedad Industrial, un envase traslúcido, esmerilado o deslustrado, de forma usual, destinado al envasado de vinos espumosos" y que "a nadie se le puede impedir la fabricación y venta de una botella de forma usual, de cristal traslúcido, esmerilado o deslustrado, cualquiera que sea su contenido".

Ahora bien:

1) prescindiendo del análisis sobre la concurrencia en este caso de las necesarias identidades precisas para que concurra la cosa juzgada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1252 del Código Civil , los efectos prejudiciales característicos de la cosa juzgada material que provocan las decisiones absolutorias de la jurisdicción penal en el ámbito civil, al amparo de lo que dispone el artículo 116 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , quedan limitadas a las que fundamentan la extinción de la acción penal en que no existió el hecho del que la civil hubiese podido nacer, y en el caso de autos el sobreseimiento libre se fundamenta en una calificación jurídica -la licitud del hecho que tiene por probado-; y

2) aunque la falta de poder de vinculación de la decisión civil ulterior no permite negar a la resolución penal cierta eficacia, dado el principio de unidad de la jurisdicción, no todas las decisiones judiciales firmes sobre el fondo provocan el efecto de la cosa juzgada "sub especie aeternitatis", y en materia de marcas la mutabilidad del mercado y su capacidad para destruir la distintividad a un signo que la posee, o atribuirla al que carecía de ella, aparece reconocida expresamente en los artículos 11.1.b, 11.2 y 53.b de la Ley, y 124.5 del Estatuto -lo que concuerda con los artículos 3.3 de la Directiva 89/104/CE, de 21 de diciembre de 1988 , y 7.3 del Reglamento 40194 de 20 de diciembre de 1993 -, por lo que nada obsta a que, frente a determinados estímulos un signo originaria o sobrevenida mente genérico, alcance o recupere valor diferenciador de, un concreto producto o servicio.

DECIMONOVENO.- Por el contrario el segundo argumento esgrimido para impugnar la distintividad del signo -los propios actos-, debe ser estimado toda vez que:

1) la marca 319.360 para distinguir vinos espumosos, fue solicitada el 8 de abril de 1957 como derivada de la 37.925 y de la 120.60 1;

2) la marca 37.925 consiste en la denominativa "FREIXENET" (f. 857), y la 120.601 en collarín y etiqueta con la denominación FREIXENET S.A. -esta segunda marca no está descrita en autos pero así surge del doc. al f. 297-; y

3) el artículo 131 del Estatuto disponía que "se registrarán con el nombre de "marcas derivadas" las que se soliciten por el concesionario de otra anteriormente registrada, y en las que figure el mismo distintivo principal, variando los demás accidentes o elementos complementarios del diseño" -en forma similar el artículo 9.1 de la Ley de Marcas dispone que "se registrarán con el nombre de "marcas derivadas" las que se soliciten por el titular de otra anteriormente registrada para idénticos productos o servicios en las que figure el mismo. distintivo principal, con variaciones relativas a sus elementos accesorios" -.

De las premisas expuestas debe concluirse en buena lógica que la botella de vidrio traslúcido a que se refiere la marca 319.360 tenía carácter de "accidente" o "complemento del diseño" -hoy "elemento accesorio"- de la marca ya registrada, lo que resulta incompatible con la atribución de la condición de núcleo de la marca.

Ahora bien, como hemos indicado, el paso del tiempo es susceptible de incidir de forma decisiva en situaciones anteriores, por lo que, sin incurrir en la prohibición de comportamientos contrarios al propio actuar, es posible mantener que ahora es distintivo lo que antes no era y viceversa.

VIGÉSIMO.- El tercero de los argumentos opuestos a la distintividad -que la genericidad ha sido certificada tanto por el Registro de la Propiedad Industrial (hoy Oficina española de patentes y Marcas), como por diversos organismos-, ha sido planteado, desde dos perspectivas: una, como dato de hecho demostrado; otra, como impeditiva legal del registro de marca.

Desde la segunda perspectiva, que a su vez ha servido para fundamentar un motivo de oposición a la demanda independiente -lo que debe entenderse en relación con la afirmada existencia de la marca- carece de trascendencia para la decisión de este litigio.

Reconocida en el artículo 119 del Estatuto de la Propiedad Industrial la posibilidad de registrar como marcas los envases, el artículo 124 del Estatuto disponía que no podían admitirse al registro como marcas los envases que no contuvieren grabado, estampado o cualquier otro procedimiento, elementos caractericen o distingan como marca-envases y, aunque podría cuestionarse si habría podido registrarse como marca-envase la botella esmerilada, es lo cierto que no se registró como tal, por lo que huelgan especiales análisis sobré dicho extremo que tan solo de haberse registrado, podría trascender a la decisión del litigio.

VIGESIMOPRIMERO.- La genericidad de la botella como hecho constituye, según hemos apuntado, la clave del litigio tanto desde la perspectiva de las marcas como desde la de la lealtad en la competencia.

De entre la diversa prueba practicada: 1) la decisión judicial transcrita; 2) los dictámenes aportados como documentos 11 y 12 de la contestación a la demanda; y 3) el dictamen emitido el 31 de marzo de 1977 por el Registro de la Propiedad Industrial a instancias del Sindicato Provincial de la Vid, Cervezas y Bebidas Alcohólicas de Barcelona, cuyas conclusiones -no desvirtuadas por la precisión al f. 1019 y ss.-, literalmente sostienen: "PRIMERO.- Un envase traslúcido que tenga la forma o configuración usual de los utilizados para el envasado de vinos espumosos y no contenga grabados, estampados o por cualquier otro procedimiento elementos que lo caractericen y distingan, no es susceptible de ser objeto de un registro de Marca destinada a la distinción de dichos vinos espumosos, ni de cualquier otro producto. SEGUNDO.- El envase traslúcido que tenga la forma o configuración usual de los utilizados para el envasado de vinos espumosos pero contenga grabados, estampados o por cualquier otro procedimiento elementos que lo caractericen y distingan, puede ser objeto de registro de Marca por no afectarle la prohibición del apartado 90 del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial , siempre que no incida en alguna de las restantes prohibiciones del mencionado precepto. En estos casos, no obstante, la protección registral alcanza al conjunto de la marca registrada y no al elemento genérico (envase) aisladamente considerado". no constituyen propiamente pruebas en cuanto se trata de opiniones fundadas en derecho -no susceptible de prueba en nuestro ordenamiento, sin perjuicio del valor que en otra órbita puedan tener, y de que las conclusiones se asientan sobre hechos.

VIGESIMOSEGUNDO.- La prueba practicada y en especial: 1) las documentales: a) al folio 359 consistente en la certificación de la Federación Española del Vino, ratificada al f. 766; b) al. f. 360 consistente en la certificación de la Unión de Criadores y Elaboradores de Vinos Espumosos ratificada al f. 844; y c) al f. 375 consistente en la manifestación del esmerilador ratificada al f. 743; 2) la abundante documental gráfica acompañada a la contestación a la demanda; y 3) la testifical a los ff. 721 y 724; demuestra que la botella esmerilada carece de carácter diferenciador de las marcas de la actora -de seguirse hasta sus últimos extremos su tesis, no solo no sería preciso adornar los cascos con collarín, etiqueta, denominativos, etc., para que los consumidores identifican "su" producto, sino que, incluso, la denominación FREIXENET podría ser imitada sin trascendencia alguna dada la accesoriedad de la misma-.

Estas pruebas no se ven contrarrestadas por el informe extrajudicial, no ratificado, de una Profesora Titular de Teoría general de la Información del Departamento de Periodismo III de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, acompañado a la demanda como documento nº 23 y en el que se sustentó la demanda, ni por los acuerdos transaccionales suscritos por la actora por nueve elaboradores de cava de los cuales declararon en autos a los folios 766, 817 y 843 los que emitieron los documentos a los folios 557 a 559.

VIGESIMOTERCERO.- En definitiva, la demandante no ha acreditado que haya logrado "privatizar" el signo que: a) no ha sido registrado con carácter independiente; b) la misma tuvo por accesorio; y c) por decisión judicial firme en vía penal se entendió podía ser usado por cualquiera.

Es en este contexto en el que deben enjuiciarse los motivos cuarto y quinto de oposición a la demanda -la alegada falta de uso de la marca al hacerlo en combinación con otras; y la prescripción de las acciones al amparo del articulo 39 de la Ley de Marcas que, en fórmula sustancialmente idéntica a la contenida en el articulo 71.1 de la Ley de Patentes , dispone que las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años' -.

VIGESIMOCUARTO.- Por lo que se refiere a la falta de uso de la pretendida marca nada nuevo tenemos que decir. Tan sólo significar que no pudo dejar de usarse una marca que no llego a existir y que así como hay base para sostener que, a tenor del artículo 126 de la Ley de Patentes , aplicable a las Marcas en virtud de lo previsto en el articulo 40 de la Ley de 1988 , su nulidad pudo oponerse por vía de excepción, no hay base para que la caducidad pueda alegarse por tal cauce.

VIGESIMOQUINTO.- En cuanto a la prescripción, coincidimos en la conclusión sostenida por la sentencia recurrida toda vez que, sin perjuicio de que la tolerancia puede producir ciertos efectos, de existir infracción, la reiteración de actos determinaría la aplicabilidad a cada uno de ellos de su propia prescripción. Pero lo que acontece es que. en el caso analizado no se trata tanto de que hayan prescrito o no las acciones de la actora por el uso de la marca por la demandada -o por una sociedad absorbida por ella- durante un dilatado periodo de tiempo.

Lo que ocurre es que el uso del signo por otros elaboradores de cava han impedido que se produjese la conversión del signo vulgar en distintivo.

VIGESIMOSEXTO.- Por lo que se refiere a la indemnización de daños y perjuicios sufridos por la actora a raíz de la infracción por la demandada d e sus derechos sobre la marca "CORDÓN BLANCO", aunque, como tenemos declarado siguiendo a la jurisprudencia, en ocasiones cabe entender demostrados éstos "ex re ipsa", entendemos que no existe base en este caso para llegar a tal conclusión, por lo que huelga analizar como inciden en tal extremo, al amparo de lo que dispone el artículo 37 de la Ley de Marcas , los términos en que, en su día, fue practicado el requerimiento de cese.

VIGESIMOSÉPTIMO.- El tiempo transcurrido desde la infracción indicada y el ámbito territorial en que se produjo, sin que exista base para entender subsisten los efectos de la violación, son determinantes de que no haya lugar a la condena de la demandada a publicar la presente sentencia.

VIGESIMOCTAVO.- Consecuentemente con lo expuesto, procede estimar en parte el recurso, y con él también en parte la demanda, con los pronunciamientos que, en cuanto a las costas, disponen los articulo 523 y 710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Fallo

ESTIMAMOS en parte el recurso interpuesto por CODORNIU, S.A. contra la sentencia de fecha 20 de octubre de 1997, dictada autos de juicio de menor cuantía Núm. 500/1996, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Núm. 3 de Barcelona , cuya parte dispositiva ha sido transcrita en el primero de los antecedentes de hecho de la presente sentencia, y REVOCÁNDOLA PARCIALMENTE:

1) Mantenemos el primero de los pronunciamientos de la sentencia apelada por el que se declara que la actora es titular por títulos propios de las marcas que figuran en el ordinal segundo de su demanda y por ello tiene el derecho exclusivo y excluyente para la utilización de las mismas;

2) Matizamos el segundo de los pronunciamientos en el sentido de declarar que al utilizar la denominación CORDÓN BLANCO lesiona el derecho legítimo de la actora;

3) Revocamos el tercero de los pronunciamientos de la sentencia recurrida;

4) Mantenemos la condena de CODORNIU S.A. a pasar por las anteriores declaraciones y a que cese inmediatamente de toda conducta atentatoria a los derechos de propiedad industrial de la actora, y a que retire y destruya del tráfico los productos en los que se incluya cualesquiera de las marcas pertenecientes a la actora y en especial aquellos que van distinguidos con la denominación CORDÓN BLANCO.

5) No ha lugar a condenar a la publicación de la presente sentencia.

6) No ha lugar a la imposición de las costas de ninguna de las dos instancias.

Y así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.