Sentencia Civil 10/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 10, Rec. 1225/2022 de 11 de enero del 2024

I

OBJETO DE APELACIÓN

1. A) Demanda.- La demandante Muscle Technology, S.L. ("Muscle Technology") compró a la demandada distribuidora-vendedora M.T. Brandao España, S.L. ("Brandao") dos espectrómetros (en adelante, " Compraventa" y " Espectrómetros") por un precio de 17 908 €, con la finalidad de desarrollar un proyecto para la detección de la sarcopenia (desde ahora, " Proyecto"). Brandao ofertó los Espectrómetros (ofertas de 18/12/2018 y 25/1/2019) incluyendo un kit de desarrollo de software ( Software Development Kit [" SDK"]) al objeto de que el personal contratado por de Muscle Technology pudiera desarrollar el software adecuado al Proyecto. No obstante, finalmente, los Espectrómetros se suministraron sin SDK, impidiendo el desarrollo del software.

2. Muscle Technology sustenta su pretensión en una acción de resolución de la Compraventa, suplicando la condena a restituir el precio de los Espectrómetros más intereses desde los dos respectivos pagos de 8954 € (27/12/2018 y 31/1/2019); así como en una acción de indemnización por (a) los costes laborales de los dos trabajadores empleados en las mediciones a ancianos efectuadas entre septiembre de 2018 y enero de 2019 (22 010,27 €), más (b) los honorarios del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario asturiano (" SERIDA") para la validación del Proyecto por importe de 5707,86 €; más intereses, así como las costas.

3. B) Sentencia recurrida. - En primera instancia, se desestimó la demanda. La Sentencia recurrida fundamentó sus pronunciamientos en los siguientes considerandos: (a) Brandao no es fabricante sino distribuidora de los Espectrómetros, imponiendo el fabricante Viavi Solutions, Inc. ("Viavi") las condiciones de adquisición y uso. (b) No existe contrato escrito entre las partes y en las ofertas consta que se incluía el SDK, pero no el software. (c) En la adquisición de aparatos de alta tecnología, suele ser preciso aceptar las condiciones de la licencia de uso del fabricante, incluyendo acuerdos de confidencialidad. (d) Aunque el SDK hubiera permitido a Muscle Technology desarrollar su propio software; (e) Muscle Technology se negó a firmar el acuerdo de confidencialidad remitido y contrapropuso otro distinto, cerrándose el acceso a los archivos SDK. (f) En consecuencia, no se aprecia incumplimiento de Brandao. (g) Imponiendo las costas a la demandante vencida.

4. C) Apelación de Muscle Technology. - La demandante interpone el recurso que sustanciamos, basándose en los siguientes motivos: (1º) Del cumplimiento de Muscle Technology. Errónea valoración de la prueba. Infracción de los arts. 54 CCom y 1258 CC. (2º) Incumplimiento de Brandao de la Compraventa y su carácter esencial e injustificado. Error en la valoración de la prueba practicada por la Sentencia recurrida. Infracción del art. 1124 CC, puesto en relación con los arts. 54 CCom y 1258 CC.

5. D) Oposición a la apelación de Brandao. - La demandada combate el recurso por adhesión a los razonamientos de la Sentencia recurrida y reproducción de los de su contestación. Sus argumentaciones se asumen o se responden, en lo pertinente y relevante, en la fundamentación que sigue.

II

PRETENSIÓN DE RESOLUCIÓN

6. "La obligación de entregar la cosa vendida comprende la de poner en poder del comprador todo lo que exprese el contrato" ( art. 1469 pr. CC). Además, "la obligación de dar cosa determinada comprende la de entregar todos sus accesorios, aunque no hayan sido mencionados" ( art. 1097 CC).

7. Además, aunque no se firmara un contrato por escrito que refleje el concurso de oferta y aceptación simultáneas, sí se formularon por Brandao dos ofertas escritas ( docs. nº 11 y 16 de la demanda), antecedidas por el pedido de Muscle Technology, seguidas del pago de las correspondientes facturas ( docs. 12 y 17 de la demanda), como aceptación tácita de las ofertas. Tanto en la descripción de ofertas como en las facturas emitidas se especifica " incluye SDK".

8. La fuerza vinculante del contrato ( art. 1091 CC, lex contractus), el principio de cumplir los pactos ( art. 1258 CC, pacta sunt servanda) o la prohibición de arbitrio unilateral ( art. 1256 CC que proclama la necessitas contractual) determinan que la entrega del SDK no podía hacerse depender de condiciones adicionales no informadas, particularmente de la firma de los términos de una licencia de uso ( doc. nº 20 de la demanda), inclusiva de un acuerdo de confidencialidad, por los que el desarrollo de software se condicionaba al previo consentimiento del fabricante y por los que el software desarrollado no podía ser utilizado es espectrómetros de otros fabricantes.

9. Además, la Sentencia recurrida contiene un párrafo contradictorio con el conjunto discursivo, cuando afirma que Brandao no incumplió cuando proporcionó los Espectrómetros " incluyendo los archivos SDK". Sin embargo, se desprende de los correos cruzados y no se controvierte por los litigantes que los archivos SDK no llegaron a entregarse, aunque Brandao lo imputa a la negativa injustificada de Muscle Technology a firmar las condiciones para su licenciamiento.

10. La falta de entrega del SDK constituye un incumplimiento esencial. "Un incumplimiento de una obligación contractual es fundamental si: (a) priva sustancialmente al acreedor de lo que el acreedor estaba legitimado a esperar bajo el contrato, aplicado a todo o a una parte relevante del cumplimiento, salvo que en el momento de conclusión del contrato el deudor no previera y no pudiera razonablemente esperarse que previera ese resultado" (DCFR III 3: 502[2]; sim. PECL 8:103[b]). El núcleo de esta definición ha sido recibido por nuestra jurisprudencia ( not. SSTS 1ª 1092/2008, 3.12; Pleno 537/2012, 10.9; 592/2013, 9.10; 348/2016, 25.5 y juris. cit.).

11. La insatisfacción del interés de Muscle Techno (v. ampliamente, SSAP Madrid 11ª 165/2018, 9.5 y 14ª 336/2022, 21.9) tanto es (a) una insatisfacción objetiva , disconforme con el programa de prestación ("decimos que cumple el que hizo lo que prometió hacer" [Dig. 50.16.176]), por prestación gravemente defectuosa al no entregar el SDK; como una (b) frustración del fin , atendiendo a la finalidad esencial del contrato revelada a Brandao (v. doc. nº 15 de la demanda), que era el desarrollo del software y, en consecuencia, del Proyecto.

12. Finalmente, respecto a la acción de resolución, Brandao no puede excusar su legitimación pasiva. La Compraventa de los Espectrómetros se celebró con Brandao y esta recibió para sí el precio. "[E]n el contrato de agencia, el agente actúa en nombre del empresario promoviendo sus productos y a cambio recibe una remuneración, mientras que en el contrato de distribución, el distribuidor compra y revende los productos del fabricante o empresario y actúa en nombre propio, asumiendo el riesgo de las operaciones emprendidas" ( STS 1ª 944/2023, 13.6 y juris. cit.). Aunque el SDK no constituya objeto de distribución separada y no sea una parte integrante del Espectrómetro como cosa compuesta (es un accesorio no esencial); el SDK, fue según lo pactado "cosa ayuntada" (en expresión de Partidas 5.5.28), luego formaba parte de la obligación de entrega del distribuidor Brandao.

III

PRETENSIÓN DE INDEMNIZACIÓN

13. La inutilidad de la prestación de Brandao, con el consiguiente derecho a resolución por Muscle Technology, no genera per se un derecho a indemnización.

14. "[E]l derecho a la indemnización no nace del incumplimiento [...], sino de la efectiva generación de daños y perjuicios, por lo que, dado que el incumplimiento contractual no genera de forma automática e inexorable daños y perjuicios, la existencia de estos debe ser demostrada [...], y que, además, han de ser imputables a la persona contra la que se ejercita la acción. Es evidente, que existen conductas negligentes no generadoras de daños, y esta sala se ha cansado de repetir que la existencia de los daños y perjuicios no deriva necesariamente de un incumplimiento contractual" ( STS 1ª 497/2022, 22.6 y juris. cit.; también not. SSTS 1ª 312/2001, 29.3; 623/2014, 18.11 y 562/2021, 26.7).

15. En efecto, aunque la demanda es elíptica en este aspecto, del recurso de apelación se desprende que Muscle Technology se niega a la firma del Acuerdo de Licencia de Uso impuesto por Viavi porque contiene dos restricciones de las que discrepa: "iv. No puede arrendar, ofrecer a la venta, vender o distribuir software de aplicaciones autónomo desarrollado por usted o sus contratistas utilizando el SDK de Viavi o CS mediante el cual el software funciona con el espectrómetro MicroNIR(tm), sin la aprobación previa por escrito de Viavi. [...] vi. No puede utilizar las aplicaciones desarrolladas que utilizan Viavi SDK o CS, excepto con el espectrómetro Viavi MicroNIR(tm)".

16. No obstante, en principio, tales restricciones se encuentran legalmente justificadas y vinculan a Muscle Technology al margen de todo pacto, que debe ser integrado con el marco jurídico aplicable ( art. 1258 CC), que el recurso de apelación no identifica adecuadamente porque plantea cuestiones inatinentes al caso.

17. La conducta de Brandao -como distribuidor oficial- y de Viavi -como titular del software- no es antijurídica, luego no origina un derecho a resarcimiento de Muscle Technology.

18. "Según el artículo 1, apartado 2, de la CPD, la "protección prevista en [dicha] Directiva se aplicará a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador". El considerando 7 de la citada Directiva precisa al respecto que el término "programa de ordenador" cuya protección pretende garantizar "incluye programas en cualquier forma, incluso los que están incorporados en el hardware"" ( STJUE 3.7.2012 UsedSoft C-128/11 ).

19. Como " actos sujetos a restricciones", "sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 y 6, los derechos exclusivos del titular en el sentido del artículo 2 incluirán el derecho de realizar o de autorizar : [...] b) la traducción, adaptación, arreglo y cualquier otra transformación de un programa de ordenador y la reproducción de los resultados de tales actos, sin perjuicio de los derechos de la persona que transforme el programa de ordenador" (art. 4.1 b] CPD).

20. Como " excepciones a los actos sujetos a restricciones", "salvo que existan disposiciones contractuales específicas, no necesitarán la autorización del titular los actos indicados en el artículo 4, apartado 1, letras a) y b), cuando dichos actos sean [i] necesariospara la utilización del programa de ordenador [ii] por parte del adquirente legítimo [iii] con arreglo a su finalidad propuesta, incluida la corrección de errores".

21. En el caso enjuiciado, no existieron disposiciones contractuales específicas en el momento de contratar, luego la excepción a la restricción exige la concurrencia de la anterior tríada de requisitos.

22. Precisamos que, al tratarse el Viavi SDK de un software estándar, no es perfectamente asimilable al caso de los programas individualizados a la medida del cliente, en los que se ha admitido la posibilidad de transformación sin autorización previa, salvo pacto (como en STS 1ª 492/2003, 17.5 o en SSAP Valencia 7ª 164/2006, 13.3 y Soria 1ª 136/2017, 18.10).

23. Los programas derivados tampoco se sujetan a restricción en la legislación española: "el autor, salvo pacto en contrario, no podrá oponerse a que el cesionario titular de derechos de explotación realice o autorice la realización de versiones sucesivas de su programa ni de programas derivados del mismo" ( art. 100.4 LPI).

24. Analizando los requisitos de exención de autorización, en cuanto al [i], es verdad que el desarrollo de software propio por Muscle Technology sería un acto necesario para el " Desarrollo del procedimiento necesario para detectar mediante la espectroscopia NIRS la calidad muscular en base a características antropométricas y fisiológica de la persona mayor" (v. doc. nº 2 de la demanda de inscripción de derechos de propiedad intelectual).

25. También fue [iii] una finalidad propuesta, pero fue una finalidad propuesta al distribuidor y no así al titular del programa de ordenador, que no autorizó el Proyecto con anterioridad a la Compraventa.

26. Además, la excepción a la restricción solo ampara [ii] la utilización por el adquirente legítimo, salvo que por disposición contractual específica se permite la utilización a terceros.

27. Expresamente, "cuando se produzca cesión del derecho de uso de un programa de ordenador, se entenderá, salvo prueba en contrario, que dicha cesión tiene carácter no exclusivo e intransferible, presumiéndose, asimismo, que lo es para satisfacer únicamente las necesidades del usuario" ( art. 99 II LPI).

28. Distintamente, la finalidad confesada de Muscle Technology es el desarrollo del programa derivado para su explotación comercial, finalidad que es incompatible con las cláusulas que se niega a firmar sin justificación legal.

29. Aunque la Compraventa resulte inútil a Muscle Technology por incumplimiento de Brandao y por ello se legitima la resolución; la compradora no puede pretender ser indemnizada por restricciones al Proyecto justificadas, en principio y aparentemente, por la titularidad de los derechos de Viavi sobre el programa informático. Es imputable a la propia Muscle Technology no haber recabado con anterioridad la autorización para la cesión del programa con la finalidad de obtener un programa derivado para su comercialización.

30. Desde luego, no puede cambiarse la demanda en el recurso ( ex art. 456.1 LEC). La licencia de uso no se somete al Derecho español y el Derecho aplicable a la licencia de uso de la empresa norteamericana no fue objeto de debate en los escritos rectores. De hecho, no hay ley ni fueros necesarios en esta materia y los General Terms de Viavi, a los que se remite la licencia, contienen una cláusula 14.2 de ley aplicable y sumisión jurisdiccional a los Estados Unidos de América y a las leyes del Estado de Nueva York. Tampoco se puso en tela de juicio la cuestión novedosamente suscitada en esta instancia de si los términos de la licencia son o no los "usuales".

31. Verdaderamente, es una cuestión controvertida si se produce o no una transformación, en el sentido del artículo 4.1 b) CPD, cuando no se modifica el código objeto o el código fuente de un programa de ordenador (pende de decisión C- 159/23, Sony Computer Entertainment Europe; se inclina por que no hay transformación BGH 23.02.2023 - I ZR 157/21). Además, "admitir que el derecho de autor pudiera proteger la funcionalidad de un programa de ordenador supondría ofrecer la posibilidad de monopolizar las ideas, en perjuicio del progreso técnico y del desarrollo industrial. [...] ni la funcionalidad de un programa de ordenador ni el lenguaje de programación o el formato de los archivos de datos utilizados en un programa de ordenador para explotar algunas de sus funciones constituyen una forma de expresión de ese programa y, por ello, carecen de la protección del derecho de autor sobre los programas de ordenador en el sentido de esta Directiva. [...] " ( STJUE 2.5.2012 SAS Institute C-406/10 ). "Por lo tanto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe deducirse que la protección del programa de ordenador no comprende, en principio, el resultado de la utilización de dicho programa de ordenador en el curso del programa" (BGH 23.02.2023). En principio, el desarrollo de un programa derivado que no modifique el código fuente o código objeto del software de Viavi, aplicado al estudio de la sarcopenia, podría no necesitar autorización de Viavi, salvo que otra cosa se hubiera pactado.

32. Con todo, como hacer ver la parte apelada, la fundamentación jurídica de la demanda se limitaba al Código Civil y al de Comercio, sin que se impugnaran los términos de la licencia de uso. Muscle Technology tampoco explica con detalle suficiente cómo pensaba desarrollar el software propio y, con ello, si el desarrollo informático podía o no constituir una transformación del programa de ordenador SDK de Viavi.

33. Del mismo modo, se extralimitarían los límites del principio iura novit curia (v. ampliamente SAP Madrid 14ª 334/2022, 21.9) si nos adentráramos en el eventual carácter anticompetitivo de la condición general por la que se limita el uso del SDK de Viavi a los espectrómetros fabricados por esta multinacional.

34. En cualquier caso, la controversia sobre el alcance de los derechos de autor y los términos de la licencia de uso exigiría haber demandado al titular de los derechos sobre el programa de ordenador, constituyendo el litisconsorcio ( art. 12 LEC) entre el vendedor distribuidor Brandao y el titular del software Viavi.

IV

COSTAS Y DEPÓSITO

35. Las costas de esta alzada no han de imponerse a ninguno de los litigantes por estimación parcial del recurso ( art. 398.2 LEC).

36. No procede imponer las costas de la primera instancia, por el efecto devolutivo de la estimación parcial del recurso y por el principio de distribución ( art. 394.2 LEC).

37. Por la estimación parcial del recurso, se dispone la devolución de la totalidad del depósito para recurrir (disp. ad. 15ª.8 LOPJ).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,