Sentencia Civil 221/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 76/2023 de 28 de junio del 2024

PRIMERO.WEWI MOBILE, S.L. interpuso demanda de juicio ordinario contra NOSTER FINANCE, S.L. por la que solicitaba que se dicte sentencia por la que se declare:

La CADUCIDAD TOTAL -subsidiariamente parcial- POR FALTA DE USO de la Marca española nº 3.051.342 " " para los servicios para los que está registrada, declarándose igualmente que los efectos de dicha caducidad se retrotraigan a la fecha 4 de abril de 2018 (periodo que coincide precisamente con el fin del plazo de 5 años desde que la marca cuestionada se registró y al que deberán referirse las pruebas de uso de la demandada). Subsidiariamente, los efectos deberán retrotraerse al momento de presentación de esta acción de caducidad.

La demandada NOSTER FINANCE es titular de la marca nacional M3051342:

El registro solicitó el 6 de noviembre de 2012 y fue concedida el 18 de febrero de 2013 (BOPI de fecha 4 de marzo de 2013) para distinguir los servicios de las siguientes clases:

* 35

publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; recopilación de información en bases de datos informáticas; búsqueda de datos en archivos informáticos para terceros; almacenamiento y procesamiento de información y datos de negocios y financieros, incluyendo para la recopilación y preparación de estadísticas e índices; realización de estudios para negocios y preparación de informes de negocios; previsiones y análisis económicos con fines comerciales y financieros; análisis de mercado; previsiones económicas; servicios de asesoramiento de gestión de negocios comerciales; investigación de mercados y análisis de mercados; servicios de comparación de precios; servicios de venta minorista y a través de internet de software informático; agencias de importación-exportación.

* 36

seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios; análisis financieros; negocios bancarios; inversión de capitales; consultoría financiera; servicios de tarjetas de crédito; servicios de cambio de moneda; cotizaciones del mercado de valores; corretaje de acciones y obligaciones; servicios de mediación en relación con la compraventa e inversión en bonos, acciones, valores y otros títulos afines; servicios de consulta y asesoría relacionados con los servicios mencionados; inversión financiera.

* 38

telecomunicaciones; transmisión asistida por ordenador de noticias e imágenes; facilitación de acceso a bases de datos; acceso a salas de charla y bitácoras por internet.

* 42

servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de software y hardware de ordenador; creación y mantenimiento de sitios web para terceros; instalación de software informático; conversión de datos y documentos de soportes físicos a soportes electrónicos de datos; consultas en materia de software para ordenadores.

Señala la demanda que la demandante opera bajo la marca renombrada "FINETWORK".

El 10 de septiembre de 2019, WEWI MOBILE, S.L. solicitó el registro de las marcas españolas nº 4034072

y nº 4034069

Ambas para designar servicios de la clase 38 "telecomunicaciones".

Tras la publicación de estas solicitudes de marcas, las mismas fueron objeto de oposición por parte de NOSTER FINANCE, S.L. La acción de oposición se basó en la supuesta existencia de riesgo de confusión entre las marcas solicitadas y la marca española nº 3051342 y adicionalmente, la marca europea nº 011323136, idéntica a la anterior.

Finalmente, estas marcas fueron denegadas.

Sostiene la demanda que no consta que la marca española 3.051.342 esté siendo o haya sido utilizada durante el periodo posterior a su registro para todos los servicios de las clases 35, 36, 38 y 42.

Añade que, el caso que nos ocupa, la marca es figurativa y parece que se utiliza con una tipografía y colores determinados y un logo en el lateral izquierdo, precediendo al elemento denominativo FINECT.

Concluye la demanda que la marca no ha sido utilizada tal como fue registrada.

Los efectos de la caducidad surten a partir de la solicitud de la misma, salvo que el solicitante pida que en la resolución de la demanda de caducidad se fije una fecha anterior en la que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad. Se solicita que los efectos de caducidad se retrotraigan al momento en el que finaliza el periodo de gracia de 5 años desde el registro de la marca; esto es, 4 de abril de 2018 (teniendo en cuenta que la firmeza del registro se adquirió transcurrido un mes desde la fecha de publicación de la resolución de concesión, 4 de marzo de 2013). Subsidiariamente, conforme indica el artículo 60.1 LM, los efectos deberán en todo caso retrotraerse al momento de presentación de esta acción de caducidad.

SEGUNDO.La demandada contestó a la demanda y formuló reconvención.

Sostiene la contestación que NOSTER FINANCE, S.L., bajo las marcas "FINECT" presta como actividad principal diferentes servicios relacionados con operaciones y consultoría financiera, operaciones monetarias, análisis financiero, actividades bancarias, seguros, etc. A partir de ahí genera servicios alrededor conectados con la publicidad, servicios tecnológicos y emisión de vídeos, blogs y podcast, entre otros.

FINECT es una plataforma para comparar, encontrar y contratar los mejores productos y servicios financieros con fuerte implantación de la marca en el mercado español.

La contestación se refiere a las facturas que reflejan los servicios prestados bajo la marca "FINECT", teniendo entre sus principales clientes entidades financieras de renombre, como son BBVA Asset Management, IBERCAJA Gestión o JPMorgan entre otros, con los que mantienen acuerdos en relación con servicios financieros.

En concreto, en relación a las clases para las que fue registrada la marca señala lo siguiente:

Respecto a la clase 35, destaca dos conceptos concretos que aparecen en las facturas:

Campaña display: Consiste en el desarrollo de acciones publicitarias online para los clientes (banners) en Finect.com. Estas facturas permiten acreditar que la marca actúa en el mercado en la clase 35, realizando, en este caso, servicios de publicidad a terceros.

Campaña programática: Operación de las campañas con segmentaciones de data propia y reporting a los clientes. Compra de espacios publicitarios en internet vía mercado programático y reventa a los clientes.

Respecto a la clase 36, destaca las facturas que contienen los conceptos de "leads de asesoramiento". Bajo este concepto se hace referencia a un servicio consistente en poner en contacto a los usuarios que proactivamente lo solicitan con el Asesor Financiero que mejor encaja con sus necesidades. En este sentido, las facturas que contienen dichos conceptos acreditan los usos de la marca para los servicios desarrollados en la clase 36 como, a modo de ejemplo, los "servicios de asesoría y consulta" "servicios de inversión financiera"o "servicios de mediación en relación con la compraventa e inversión en bonos, acciones, valores y otros títulos afines".

Respecto a la clase 38, destaca que el titular NOSTER FINANCE S.L. ejerce una intensa actividad en redes sociales, con producción y emisión periódica de vídeos, podcasts y entradas de blog. En las mismas, genera contenido en materia financiera, aclarando conceptos de interés a sus seguidores en diversos temas como pensiones, seguros, acciones,... Y a la vez, publicita su marca puesto que se postula como la mejor solución para asesorar a los clientes en relación con esos conceptos. En este sentido, destacamos los conceptos de "FINECT TALKS" que figuran en las facturas, puesto que los mismos hacen referencia a los podcast que ha desarrollado íntegramente la demandada dentro del sector de las telecomunicaciones.

Respecto a la clase 42, se refiere a los conceptos reflejados en las facturas en relación con los servicios protegidos, tales como "creación y mantenimiento de sitios web para terceros" "consultas en materia de software"o "diseño y desarrollo de hardware informático y software":

- Mantenimiento preventa postventa: Supone una parte de un proyecto de desarrollo exclusivo para los clientes de "finect", especialmente, desarrollo de Software.

- Licencias, APIs y mantenimiento de desarrollos y aplicativos: Al igual que en el caso anterior, supone parte de ese mismo proyecto de desarrollo que se ofrece a los clientes. Consiste en el uso de las APIs desarrolladas por "finect" para facilitar información en uso hacia los clientes.

Añade, respecto a esta clase, que ha creado diferentes herramientas tecnológicas para facilitar la experiencia a los usuarios, así como generando softwares adaptados a los clientes y encargándose de su mantenimiento.

Se refiere la contestación a la publicidad, canal de YouTube, podcast y redes sociales y la presencia en diferentes publicaciones y medios de tirada nacional en España, así como la cración de diversas plataformas (plataforma para ayudar a los inversores a contratar los mejores fondos o carteras de fondos) y herramientas (que permite al cliente incluir diversos datos y calcular su libertad financiera).

Finalmente, el contrato suscrito con ABANTE ASESORES DISTRIBUCIÓN AV S.A. en fecha 4 de octubre de 2019 refleja los servicios que ofrece la marca "finect", especialmente en relación con la clase 42: "Servicios de consultoría, programación y sistemas" y "Mantenimiento y desarrollo del software" y de la clase 36: "Análisis final de la propuesta de inversión".

Respecto al uso de la marca señala NOSTER FINANCE que realiza un uso de su marca registrada de manera actualizada, manteniendo la denominación de manera exacta y sin añadir ningún vocablo que haga perder la fuerza distintiva de la misma.

Se remite a lo resuelto por la Oficina Española de Patentes y Marcas en recurso de alzada nº 01083/20 en un proceso frente a terceros ante ella planteado:

Se entiende que dicha utilización no altera el carácter distintivo de la marca en la forma registrada pues presenta, de forma claramente visible, el mismo elemento verbal, FINECT, que se configura como el elemento dominante de la marca registrada. Sin que las variaciones relativas al color o al añadido gráfico resulten elementos relevantes que varíen el valor distintivo de la marca.

En su reconvención, solicita lo siguiente:

PRIMERO.-Se ordene la cesación en el uso de la denominación "FINETWORK", así como cualquiera confundible con ella, por parte de la entidad WEWI MOBILE, S.L. en la actividades de telecomunicaciones, bajo cualquier soporte o medio, incluyendo específicamente los incluidos en sus páginas web, redes sociales, material publicitario y papelería.

SEGUNDA.- Se condene a la demandante reconvenida WEWI MOBILE, S.L. al pago de una indemnización que se fijará en ejecución de sentencia, y consistente en el 1% de la cifra de negocio obtenida bajo la marca "FINETWORK" en el área de las telecomunicaciones desde el 15 de Julio de 2020 hasta la emisión de sentencia. 53

TERCERA.-Se condene a la demandante reconvenida WEWI MOBILE, S.L. al pago de las costas del presente procedimiento.

Sostiene la reconvención que WEWI MOBILE, S.L. realiza usos de la denominación FINETWORK en el área de las comunicaciones, llegándose incluso a adscribirse la condición de marca renombrada.

La demandante intentó acceder al registro de la marca FINETWORK mediante la presentación de las solicitudes de marca en España nº 4034072 y 4034069. La Oficina Española de Patentes y Marcas en la resolución del recurso de alzada interpuesto de contrario contra la denegación de la solicitud 4034072 vino a resolver que se produce riesgo de confusión habida cuenta de la similitud fonética entre los signos y la identidad aplicativa.

Respecto a la indemnización señala que no resultan todavía accesibles las cuentas anuales correspondientes a la demandante reconvenida del año 2020, año en el que se le denegaron sus solicitudes, por lo que no puede cuantificarse el 1% establecido por la Ley de Marcas como indemnización directa y sin necesidad de prueba alguna, cuestión que será determinada en ejecución de sentencia.

TERCERO.En su contestación a la reconvención introduce la demandante WEWI MOBILE, S.L. una réplica a la contestación de la demandada, efectuando alegaciones sobre el uso de la marca alegado por la demandada.

No es hasta la p. 51 de 73 del escrito de contestación a la reconvención cuando se refiere a la denegación del registro de la marca FINETWORK en clase 38 como consecuencia de la oposición presentada por FINECT y al análisis del riesgo de confusión en el mercado.

Y es en la p. 52 cuando reconoce cual debe ser objeto de la contestación a la reconvención:

Ciertamente, lo que debe centrar ahora nuestra atención es el objeto de la presente demanda reconvencional; es decir, la acción de infracción de la marca española nº 3.051.342 "FINECT" instada de contrario frente al uso que mi representado realiza del término "FINETWORK" en relación con los servicios propios de una operadora de telefonía móvil y fibra (clase 38).

Señala al respecto que las resoluciones de las oficinas de registro (en este caso la OEPM) no resultan vinculantes para los tribunales y en el caso analizado por la OEPM no se entró a valorar el uso de la marca registrada FINECT.

Considera que, atendiendo a una visión en conjunto de los signos, éstos presentan importantes diferencias denominativas, fonéticas y visuales. La marca FINETWORK goza de renombre en el sector de las telecomunicaciones. Por tanto, este renombre aleja o diluye cualquier riesgo de confusión en relación con la marca anterior.

El tipo de servicios que distingue la marca anterior FINECT (servicios de facilitación de información y mediación en materia de inversiones financieras) se desprende que el público relevante queda definido dentro del público general con un alto nivel atención habida cuenta del carácter especializado de tales servicios.

El tipo de consumidor medio de los servicios prestados por la marca FINETWORK (operador de telefonía móvil y fibra) es el público en general con un nivel de atención alto.

Concluye que no existe riesgo de confusión.

CUARTO.La Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil desestimó la demanda y estimó la reconvención ordenando a WEWI MOBILE S.L. el cese en el uso de la denominación "Finetwork" así como cualquiera confundible con ella en las actividades de telecomunicaciones bajo cualquier soporte o medio, incluyendo específicamente los incluidos en sus páginas web, redes sociales, material publicitario y papelería. Condena a WEWI MOBILE S.L. al pago de una indemnización, que se fijará en ejecución de sentencia, consistente en el 1% de la cifra de negocio obtenida bajo la marca Finetwork en el área de telecomunicaciones desde el 15 de Julio de 2020 hasta la emisión de sentencia e impone las costas a la demandante reconvenida.

Se refiere en primer lugar la Sentencia a la pretendida caducidad por falta de uso de la marca española 3.051.342.

Señala la Sentencia que la prueba documental aportada junto al escrito de contestación de la demanda acredita que la marca española número 3.051.342 "Finect" ha sido usada en el periodo de cinco años establecido en el artículo 39 de la Ley de Marcas para distinguir los productos y servicios para los que ha sido registrada.

Se refiere a continuación a los referidos documentos:

En el documento 1 de la contestación a la demanda consistente en el informe de google Analytics se muestran numerosas visitas a la página www.finect.com. En el año 2018, 2.400.000 usuarios, en 2019 la visitaron 5.000.000 de usuarios, en 2020 la visitaron 5.800.000 usuarios. (documentos 1.1 y 1.2 de la contestación a la demanda).

Las cuentas anuales de la demandada aportadas como documento 2 certifican que la actividad de la demandada se realiza bajo la marca Finect. En las facturas relacionadas en ese documento 2 se certifica que la demandada comercializaba servicios bajo la marca "Finect". Así resulta de dichos documentos que:

a) Respecto a la clase 35 en las facturas aparecen los conceptos de: Campaña display (desarrollo de acciones publicitarias online para los clientes (banners) en Finect.com) y campaña programática (operación de campañas con segmentaciones de data propia y reporting a clientes, compra de espacios publicitarios en internet vía mercado programático y reventa a los clientes).

b) En relación a la clase 36 en las facturas se hace constar los conceptos de "leads de asesoramiento". Dicho servicio consiste en poner en contacto a los usuarios que lo solicitan con el asesor financiero que encaje en sus necesidades. Acreditándose el uso para "servicios de asesoría y consulta", "servicios de inversión financiera" o "servicios de mediación en relación con la compraventa e inversión en bonos, acciones, valores y otros títulos afines".

c) En relación con la clase 38, la demandada realiza actividad en redes sociales consistente en la producción de videos, podcasts y entradas de blog. Publicitando la marca para comercializar servicios de asesoramiento financiero.

d) Respecto a la clase 42, en las facturas se reflejan conceptos como "creación y mantenimiento de sitios web para terceros", "consultas en materia de software" o "diseño y desarrollo de hardware informático y software". En cuanto al mantenimiento preventa postventa se hace constar un proyecto de desarrollo exclusivo para los clientes de Finect y también licencias, Apis y mantenimiento de desarrollos y aplicativos.

En el documento 3 de la demanda se hace constar que la demandada ha usado la marca para comercializar servicios financieros a través de twitter, en la cuenta de la demandada constan 23.500 seguidores.

En YouTube la demandada tiene 38.400 suscriptores y a través de su cuenta ha usado la marca para servicios de publicidad de la clase 35, asesoramiento y análisis financiero de la clase 36 y servicios de vídeos de la clase 38. (documento 4 de la contestación).

Finect tiene desde el 3 de septiembre de 2019 un podcast denominado "Finect Talks" con 156 episodios en los que se explican conceptos financieros y se publicita la marca FINECT. La difusión de dichos podcasts es amplia al realizarse a través de las plataformas Ivoox y Spotify. (documento 5 de la contestación de la demanda).

En el perfil de instagram de la demandada se publicita la marca Finect. (Documento 6 de la contestación de la demanda).

Así mismo se publicita la marca Finect en Linkedin, posicionándola en el sector financiero y refiriéndose a servicios de la clase 36 y de la clase 42. (documento 7, 11, 12, 13 y 14 de la contestación a la demanda).

La demandada ha publicitado su marca Finect en eventos de relevancia del sector financiero como "Iberian Value". (Documento 8 de la contestación a la demanda).

La demandada ha utilizado la marca Finect creando un programa "talent show" (Documento 9 de la contestación a la demanda).

La demandada ha utilizado la marca Finect para publicar numerosos artículos sobre materia financiera en distintos periódicos y blog digitales de amplia difusión (Documento 10 de la contestación a la demanda).

La demandada ha utilizado distintas plataformas para asesorar a clientes en la forma de contratar fondos o carteras de fondos. (Documento 11 de la contestación a la demanda).

La demandada ha comercializado calculadoras financieras a través de la marca Finect (Documento 12 de la contestación a la demanda).

Bajo la marca Finect la demandada ha concertado contratos a partir de los cuales ha prestado servicios de la clase 42 relativos a "servicios de consultoría, programación y sistemas" y "mantenimiento y desarrollo de software", así como servicios de la clase 36 "análisis final de la propuesta de inversión". (Documento 13 de la contestación a la demanda).

La demandada ha utilizado la marca "finect" para comercializar servicios de asesoramiento en publicidad y herramientas desarrolladas bajo marca "finect" para la inclusión en la página web (Documento 14 de la contestación a la demanda).

Concluye la Sentencia que, de los referidos documentos, se constata que la demandada ha utilizado la marca objeto de litis en el comercio, utilizándola para comercializar los servicios de las clases para las cuales que fue registrada, haciéndolo mediante representaciones de la marca Finect equivalentes sin que difiera la utilización de la marca "Finect" en el comercio de la forma en la que está registrado, existiendo únicamente diferencias insignificantes respecto a la representación de la marca tal como ha sido registrada. Las variaciones en cuanto a elementos gráficos y colores resultan menores y no alteran el uso de la marca en el mercado como distintivo de los productos comercializados por la demandada.

Analiza a continuación la Sentencia la infracción marcaria en la que se sustenta la reconvención.

A tal efecto señala que la marca prioritaria de la entidad Noster Finance S.L. tiene un elemento denominativo preponderante que es el término "Finect". Las marcas que ha pretendido registrar la demandada reconvencional tienen un elemento denominativo preponderante "Finetwork".

Entre los términos denominativos "Finect" y "Finetwork" existe una evidente similitud, variando únicamente en la adicción del vocablo "work" y en la supresión de la letra c que contiene el elemento denominativo de la marca de la demandante reconvencional.

El elemento gráfico que incorporan las marcas no tiene suficiente fuerza distintiva ni es preponderante, de forma que no elimina el riesgo de confusión en el mercado.

Añade que existe identidad aplicativa, dado que la marca "Finect" de la demandante es utilizada entre otros servicios para comercializar los de la clase 38 y la demandada reconvencional pretendía registrar la marca "Finetwork" para comercializar los mismos servicios de la clase 38. La demandada reconvencional opera en el ámbito de las telecomunicaciones y la demandante reconvencional tiene registrada la marca para servicios de la clase 38 entre los que se incluye: "telecomunicaciones, transmisión asistida por ordenador de noticias e imágenes, facilitación de acceso a bases de datos, acceso a salas de charla y bitácoras por internet".

Concluye que existe riesgo de confusión entre los términos confrontados, por lo que debe estimarse la acción de infracción marcaria.

Finalmente, establece que la indemnización se calculará en ejecución de sentencia conforme a lo dispuesto en el artículo 43.5 de la Ley de Marcas.

QUINTO. Recurso de apelación interpuesto por WEBI MOBILE, S.A.

Se refiere en primer lugar el recurso a la acción de caducidad por falta de uso de la marca española n.º 3.051.342 "Finect".

Para seguir un orden lógico debemos examinar primero el apartado del recurso que se refiere a la forma en que se utiliza la marca "Finect" por la demandada.

El recurso (p. 23 de 97) sostiene que el uso que aparece reflejado en la documental aportada por el demandado constituye: i) una variación inadmisible de la marca tal y como está registrada, ii) que altera su carácter distintivo y iii) afecta claramente la impresión general del mismo. Concluye que esto sería causa suficiente como para declarar la caducidad de la marca.

El recurso en este aspecto no puede prosperar.

La STS 450/2015, de 2 de septiembre, se refiere a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al interpretar el art. 10.2.a) de la Primera Directiva de marcas y el art. 15.2.a) del Reglamento de Marca comunitaria, que son equivalentes al art. 39.2.a) LM, contenida en las SSTJUE de 25 de octubre de 2012 (C-553/11), asunto Rintisch; 18 de abril de 2013 (C- 12/12), asunto Colloseum Holding; y 18 de julio de 2013 ( C-252/12, asunto Specsavers:

"Como recuerda la STJUE Colloseum Holding (2013), con una referencia a la STJUE Nestlé ( STJUE de 7 de julio de 2005 (C-353/03), asunto Nestlé ), "con carácter general, el concepto de "uso" de una marca comprende, por el propio sentido de la palabra, tanto el uso independiente de la marca como su uso como parte de otra marca considerada en su conjunto o en combinación con ésta" (32).

"De tal forma que, como concluye esta STJUE Rintisch (2012), "el artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el titular de una marca registrada pueda, para demostrar el uso de ésta en el sentido de la referida disposición, ampararse en su uso en una forma que difiere de aquella bajo la que ha sido registrada dicha marca, sin que las diferencias entre ambas formas alteren el carácter distintivo de esa marca, y ello aunque esa forma diferente esté registrada a su vez como marca" (30).

"Y el requisito del uso efectivo de una marca se puede cumplir "cuando la marca sólo se utiliza mediante otra marca compuesta, o cuando sólo se utiliza conjuntamente con otra marca y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como marca, siempre que la marca siga percibiéndose como una indicación del origen del producto de que se trate" (26) [STJUE Spescsavers (2013), que cita la anterior STJUE Colloseum Holding (2013)]".

En este caso, la forma en la que se usa la marca difiere de la registrada, pero ello no supone ningún obstáculo para constatar el uso de la marca registrada si las diferencias no alteran el carácter distintivo de la marca.

El carácter distintivo de una marca significa que esa marca permite identificar el producto o el servicio para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por tanto, distinguir este producto de los de otras empresas y que, por consiguiente, cumple la función esencial de la marca (STJ de 21 de octubre de 2004, OAMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, apartado 42 y las sentencias que cita).

Pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial.

Es razonable considerar que el consumidor medio percibirá el elemento denominativo como la marca y el elemento figurativo como un elemento decorativo. Debe apreciarse también la posición y características del elemento figurativo (STPI de 14 de julio de 2005 Wassen Int. Ltd./OAMI- Stroschein Gesundkost GmbH, apdo. 37). El consumidor medio se referirá más fácilmente al producto o servicio de que se trata citando su nombre.

En la comparación entre marcas mixtas, como regla general debe primar el elemento denominativo y solo de manera excepcional será relevante el elemento gráfico o figurativo; lo que ocurrirá cuando el componente denominativo sea una palabra genérica o descriptiva, o cuando el componente denominativo del signo forme parte de un número relativamente alto de marcas pertenecientes a terceros ( STJCE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05P, Limoncello della Costa Amalfitana).Aquí no concurre ninguna circunstancia excepcional que permita considerar relevante al elemento figurativo.

En este caso el elemento denominativo "Finect" debe considerarse dominante con independencia de la grafía o los colores utilizados. Y este elemento coincide en el signo que usa la demandada, acompañado de elementos gráficos que no alteran el carácter dominante de dicho elemento en su percepción por el público pertinente.

Este componente domina por sí solo la imagen de la marca que el público guarda en su memoria.

Por lo tanto, debemos concluir que la forma en la que el signo es usado no altera el carácter distintivo de la marca tal y como fue registrada.

SEXTO.Respecto del concepto de "uso efectivo" de la marca señala el recurso que, si el titular de la marca no acredita el uso de esta para todos y cada uno de los productos o servicios para los que se encuentra registrada, la Ley de Marcas prevé la posibilidad de que el juzgador acuerde una caducidad parcial. Añade que esta posibilidad no ha sido ni tan siquiera valorada por el Juzgador de instancia, que considera cada una de las clases de Niza como bloques homogéneos de servicios.

Vamos a referirnos a continuación al modo en que deben ser analizados los servicios para los que está registrada la marca.

La obligación de utilizar la Clasificación de Niza deriva del artículo 2, punto 3, del Arreglo de Niza, que dispone que las Administraciones competentes de los Estados de la Unión harán figurar en los títulos y publicaciones oficiales de los registros de las marcas los números de las clases de la Clasificación de Niza a los que pertenezcan los productos o los servicios para los que se registra la marca.

La finalidad de la inscripción de la marca en un registro público es que ésta resulte accesible a las autoridades competentes y al público, en particular, a los operadores económicos.

Por ello se exige que los productos o los servicios para los que se solicita la protección de la marca sean identificados por el solicitante con suficiente claridad y precisión, de modo que permita a las autoridades competentes y los operadores económicos determinar sobre esa única base la amplitud de la protección solicitada.

Como señala la STJUE de 19 de junio de 2012, C-307/2010, apartado 54, "algunasde las indicaciones generales que figuran en los títulos de clases de la clasificación de Niza son en sí mismas suficientemente claras y precisas para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen la amplitud de la protección conferida por la marca, mientras que otras no se ajustan a esa exigencia porque son demasiado generales y abarcan productos o servicios demasiado diversos para ser compatibles con la función de origen de la marca."

Lo relevante será determinar hasta dónde alcanza el uso de la marca respecto de los servicios designados, dado que, en este caso, cada clase designa multitud de servicios.

Como señaló el Tribunal General en su Sentencia de 13 de septiembre de 2018, T-94/17:

[si] bien el concepto de uso parcial tiene como función evitar que queden indisponibles marcas que no se han usado para una determinada categoría de productos, no debe generar la consecuencia de privar al titular de la marca anterior de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este respecto, procede observar que resulta imposible, en la práctica, que el titular de una marca pueda probar el uso de ésta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro. Por consiguiente, no puede entenderse que el concepto de "parte de los productos o servicios" pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o servicios análogos, sino únicamente a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes"

El recurso parte de establecer un supuesto uso relacionado con la clase respectiva que considera acreditado (que denomina "servicios utilizados") y ese supuesto uso se traslada a cada una de los servicios para concluir si se produce o no el uso parcial para cada servicio. Y concluye (p. 50 de 97) que "ninguno de los documentos aportados por la demandada demuestra que el titular de la marca preste NINGUNO de los servicios protegidos por la marca impugnada en la clase 35".

Este mismo procedimiento se sigue con cada clase, con la misma conclusión (para la clase 36 en p. 56 de 97; para la clase 38 en p. 66 de 97 y para la clase 42 en p. 71 de 97).

Resulta sorprendente una conclusión tan extrema, dada la notable actividad y presencia de la demandada en el mercado bajo el signo FINECT. Según el recurso, la demandada no usa su marca en ninguna de las clases para las que fue registrada. Es más, la propia página web no serviría para constatar uso alguno. Por eso, el escrito de oposición al recurso manifiesta (p. 21):

La pregunta que surge sobre esta afirmación es ¿qué actividad desarrolla específicamente entonces mi mandante, que no tiene reflejo en ninguna clase del nomenclátor internacional?

El desarrollo de la actividad a través de una plataforma on lineya implica la prestación de diversos servicios, al margen de la actividad off lineen la contratación con distintos clientes.

Lo que hace el recurso realmente es limitar la actividad de la demandada y, sobre esta limitación, rechaza que preste ningún tipo de servicio de los designados.

De hecho, el recurso admite como única actividad que se desarrolla a través de la Plataforma la "Facilitación a terceros de información sobre economía y finanzas, y sobre productos financieros ofrecidos por terceras empresas" y niega que dicha actividad quede comprendida en las clases para las que la marca ha sido designada, prescindiendo de que la propia Clasificación de Niza establece que los servicios de asesoramiento, información o consulta se clasifican, en principio, en la misma clase que los servicios sobre los que versa el asesoramiento, la información o la consulta, como sucede con la clase 36 (Observaciones Generales sobre Servicios). Podría resultar admisible, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que se limitase una designación excesivamente amplia o genérica -"Seguros o negocios financieros" - a una subcategoría específica, pero no cabe negar que se prestan servicios que se incluyen en la clase 36 de Niza.

Ninguna de las partes contribuye a la resolución de la controversia. En el caso de la parte recurrente, por las valoraciones tan sesgadas que introduce para pretender justificar que una plataforma que desarrolla una amplia actividad en la red, con importante presencia, y que presta además servicios específicos a clientes relevantes no usa la marca para absolutamente ninguno de los servicios designados en las distintas clases. En el caso de la parte recurrida por lo poco preciso del análisis en diversos apartados, que no van más allá de trazos gruesos, para justificar que el uso se extiende a absolutamente todos los servicios designados.

De este modo, la controversia se acaba por convertir en un totum revolutum.

Por lo tanto, es necesario apreciar las características de los servicios. Como establece la STS 650/2021 de 29 de septiembre:

a) Por un lado, el uso real y efectivo de la marca no puede extender los efectos jurídicos de ese uso a todos los productos de la clase, ni a otros de distinta clase, pero similares. Únicamente se otorgará protección a aquella subcategoría a la que pertenece el producto para los que la marca ha sido efectivamente utilizada.

b) Por otro, no debe privarse al titular de la marca de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria.

Ni es posible extender los efectos de una categoría excesivamente genérica a todo tipo de subcategorías - ampliando injustificadamente el alcance del uso - ni es posible tampoco dividir los servicios dentro de la misma clase sin tener en cuenta si se trata de servicios que puedan formar parte de una misma subcategoría - restringiendo injustificadamente el alcance del uso -.

Por ello, la citada STS 650/2021 aclara que los efectos del uso parcial de la marca alcanzan no sólo a los productos o servicios sobre los que efectivamente se había usado, sino también a aquellos que estaban inscritos en la misma clase del nomenclátor internacional, siempre que se trate de productos (o servicios) de la misma subcategoría que tengan una similitud razonable con los efectivamente usados.

Este aspecto incide en el alcance de la protección.

La Sentencia de 13 de septiembre de 2018, T-94/17, se refiere a esta cuestión (31):

No obstante, si bien el concepto de uso parcial tiene como función evitar que queden indisponibles marcas que no se han usado para una determinada categoría de productos, no debe generar la consecuencia de privar al titular de la marca anterior de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este respecto, procede observar que resulta imposible, en la práctica, que el titular de una marca pueda probar el uso de esta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro. Por consiguiente, no puede entenderse que el concepto de "parte de los productos o servicios" pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o servicios análogos, sino únicamente a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes [ sentencias de 14 de julio de 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI - Aladin (ALADIN), T-126/03 , EU:T:2005:288 , apartado 46, y de 6 de marzo de 2014, Anapurna/OHMI - Annapurna (ANNAPURNA), T-71/13 , no publicada, EU:T:2014:105 , apartado 63].

Añade dicha Sentencia (32) que el criterio de finalidad o de destino es un criterio primordial en la definición de una subcategoría de productos o de servicios. Y cuando los productos cubiertos por una marca tienen, como ocurre con frecuencia, varias finalidades o destinos, no cabe determinar la existencia de una subcategoría distinta de productos tomando en consideración aisladamente cada una de las finalidades que dichos productos pueden tener - STJUE de 22 de octubre de 2020, C-720/18, apartado 47 -. Por otra parte, el público al que estén dirigidos los productos o servicios no es adecuado para definir una subcategoría independiente de productos, sino para determinar el público pertinente - STJUE de 16 de julio de 2020, C-714/18, apartado 53).

Un criterio estricto conduciría a considerar acreditado el uso de la marca exclusivamente para los productos o servicios cuyo uso haya sido específicamente probado. Sin embargo, el TJUE ha seguido un criterio flexible, de modo que el uso queda acreditado no solo para los productos o servicios específicamente usados, sino también para otros que puedan considerarse relacionados y pertenezcan a una misma categoría o subcategoría.

De seguirse un criterio estricto se limitarían los derechos del titular de la marca, especialmente porque no se tendría suficientemente en cuenta el interés legítimo de aquel en ampliar la gama de productos o servicios para los que está registrada su marca - Sentencia TJUE C-714/18P, apartado 51 -. Por ello concluyó en ese caso que el Tribunal General actuó con buen criterio al no tomar en consideración aisladamente cada uno de los usos de los productos de que se trata (apartado 52).

En consecuencia, la jurisprudencia sigue un criterio flexible en la determinación del alcance del uso.

Las resoluciones que han aportado las partes pueden expresar criterios aplicados a los aspectos que resultaron controvertidos, pero no son determinantes, en cuanto, en todo caso, debe aplicarse la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Tribunal de Justicia y Tribunal General atendiendo a las actuaciones aquí practicadas. Ninguna de las resoluciones aportadas resulta condicionante o decisiva para resolver el recurso, conforme a lo dispuesto en el artículo 271.2 LEC. Y en cuanto a las referencias que puedan contener dichas resoluciones a las Directrices de la EUIPO, es preciso señalar que no constituyen actos jurídicos vinculantes para la interpretación de las disposiciones del Derecho de la Unión [ Sentencias de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken, C-149/11, apartado 48; de 16 de enero de 2019, Polonia/Stock Polska sp. z o.o. y EUIPO, C-162/17 P, apartado 59, y de 1 de diciembre de 2021, Inditex/EUIPO - Ffauf Italia (ZARA), T-467/20, apartado 129].

Finalmente, nos referiremos, por razones temporales, a la 10ª Edición de la Clasificación de Niza.

La lista de productos y servicios para los que está registrada una marca debe interpretarse de la manera más coherente, a la luz de su significado literal y de su construcción gramatical y, si existe riesgo de un resultado absurdo, de su contexto y de la intención real del titular de la marca en cuanto a su alcance (entre otras, Sentencia de 17 de octubre de 2019, T-279/18, apartado 50). El ámbito de protección siempre está definido por el significado natural y habitual de los términos elegidos. Si bien la Clasificación de Niza es puramente administrativa, cabe remitirse a ella para determinar, en su caso, la gama o el significado de los productos y servicios para los que se ha registrado una marca.

SÉPTIMO.Analizaremos a continuación la prueba del uso referida a la clase 35, que comprende:

publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; recopilación de información en bases de datos informáticas; búsqueda de datos en archivos informáticos para terceros; almacenamiento y procesamiento de información y datos de negocios y financieros, incluyendo para la recopilación y preparación de estadísticas e índices; realización de estudios para negocios y preparación de informes de negocios; previsiones y análisis económicos con fines comerciales y financieros; análisis de mercado; previsiones económicas; servicios de asesoramiento de gestión de negocios comerciales; investigación de mercados y análisis de mercados; servicios de comparación de precios; servicios de venta minorista y a través de internet de software informático; agencias de importación-exportación.

Se refiere la contestación a la demanda a la página web de la marca (Documento nº 5 de la demanda) https://www.finect.com/. FINECT es una plataforma para comparar, encontrar y contratar los mejores productos y servicios financieros. También para contratar.

Esta clase, según la Clasificación de Niza, comprende el agrupamiento, en beneficio de terceros, de productos diversos para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; este servicio puede ser prestado mediante medios de comunicación electrónicos, por ejemplo, sitios web.

Incluye los servicios que comprenden el registro, transcripción, composición, compilación o sistematización de comunicaciones escritas y grabaciones, así como la compilación de datos matemáticos o estadísticos.

Por un lado, el uso de la marca a través de la web en la plataforma "Finect" comprende parte de los servicios designados, ya que son servicios que se desarrollan en la propia plataforma, o quedan incluidos en los contratos suscritos:

trabajos de oficina; recopilación de información en bases de datos informáticas; búsqueda de datos en archivos informáticos para terceros; almacenamiento y procesamiento de información y datos de negocios y financieros, incluyendo para la recopilación y preparación de estadísticas e índices; realización de estudios para negocios y preparación de informes de negocios; previsiones y análisis económicos con fines comerciales y financieros; análisis de mercado; previsiones económicas; investigación de mercados y análisis de mercados; servicios de comparación de precios.

Se trata de la actividad que se desarrolla a través de la plataforma o de los contratos con diversas entidades.

No obstante, no cabe apreciar que se presten "servicios de asesoramiento de gestión de negocios comerciales"

Respecto a la publicidad, se trata de servicios correspondientes a "campaña display", consiste en el desarrollo de acciones publicitarias online para los clientes (banners) en Finect.com, así como de "campaña programática", consistente en la compra de espacios publicitarios en Internet para la posterior venta a los clientes (documentos 2.9 y 2.10 de la contestación).

Y, ciertamente, el doc. 14, como el proyecto EVO BANCO, se refiere expresamente a la publicidad, entre otras acciones que se ofrecen a los clientes. También los patrocinios quedan comprendidos en esta clase.

Por otra parte, contratos como el que se aporta como doc. 13.1 incluyen el desarrollo y la transferencia de software. Prueba de estos desarrollos de software es que se prestan también servicios de mantenimiento post venta (doc. 2), con independencia de que estas labores de mantenimiento correspondan a otra clase.

Es preciso destacar que, del mismo modo que no cabe una indicación excesivamente genérica y amplia para extender a todo tipo de actividades el uso de la marca, tampoco cabe, en el caso de que se designen múltiples indicaciones, que se examinen de forma compartimentada, estableciendo divisiones de forma arbitraria, como si cada una fuese una categoría o subcategoría específica, sin tener en cuenta si se trata de indicaciones homogéneas o similares y que desarrollan una misma funcionalidad.

La web ha sido objeto de una amplia intensidad de uso, con una media de 5 millones de usuarios/año según certificados de Google Analytics. Y se acredita también la actividad que se realiza por medio de los contratos suscritos para el desarrollo de trabajos específicos con clientes determinados.

El requisito de un uso efectivo no pretende evaluar el éxito comercial, ni controlar la estrategia económica de una empresa, ni menos aún reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes ( sentencia del Tribunal de 23 de febrero de 2006, Il Ponte Finanziaria/OAMI - Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE),T-194/03 , apartado 32). Aunque un uso sea mínimo puede ser suficiente para calificarse de efectivo, siempre que se considere justificado, en el sector económico pertinente, para mantener o crear cuotas de mercado para los productos o los servicios protegidos por la marca ( sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de mayo de 2006 [TJCE 2006, 138] , Sunrider/OAMI,C-416/04 ).

Lo relevante es que se acredite una utilización efectiva y suficiente de la marca en el mercado en cuestión ( sentencias del Tribunal General de 12 de diciembre de 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OAMI-Harrison (HIWATT),T-39/01, apartado 47 , y de 6 de octubre de 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OAMI-Krafft (VITAKRAFT),T-356/02 , apartado 28).

Los contratos o proyectos desarrollados para clientes específicos muestran también la actividad al margen de la web.

En conclusión, se acredita el uso de la marca para los servicios incluidos en la clase 35, salvo en lo que se refiere a "servicios de asesoramiento de gestión de negocios comerciales" y "agencias de importación-exportación".

OCTAVO.Por lo que se refiere a la clase 36 los servicios designados son los siguientes:

seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios; análisis financieros; negocios bancarios; inversión de capitales; consultoría financiera; servicios de tarjetas de crédito; servicios de cambio de moneda; cotizaciones del mercado de valores; corretaje de acciones y obligaciones; servicios de mediación en relación con la compraventa e inversión en bonos, acciones, valores y otros títulos afines; servicios de consulta y asesoría relacionados con los servicios mencionados; inversión financiera.

En la contestación a la demanda, en relación a esta clase, se señala que la demandada presta un servicio consistente en poner en contacto a los usuarios que proactivamente lo solicitan con el Asesor Financiero que mejor encaja con sus necesidades (facturas que contienen los conceptos de "leads de asesoramiento").

Y el escrito de oposición al recurso (p. 26) reitera que la demandada "provee a sus seguidores de información relativa a inversiones y productos ofertados por diferentes entidades bancarias" (página 28 del recurso). Y esta actividad, por mucho que se niegue de contrario es propia de la clase 36 de Niza.

Añade que la actividad de la demandada permite la contratación de fondos, depósitos y seguros, lo que debe considerarse acreditado a tenor de la actividad desarrollada en la plataforma.

Es preciso tener en cuenta que los fondos se relacionan a su vez con todo tipo de inversiones.

En el contrato suscrito con ABANTE (doc. 13.1 de la contestación) se indica que FINECT es una compañía que desarrolla su actividad en los servicios de análisis, consultoría, inteligencia financiera y desarrollo de software. El hecho de que los servicios de consultoría - como tales - no se presten en la web no significa que no se presten en contratos con determinados clientes.

Estos son servicios que la demandada ofrece a sus clientes.

Y respecto a la clase 36 de la Clasificación de Niza, su nota explicativa señala que la clase comprende también servicios "relacionados" con contratos de seguro o de suscripción de seguros, así como todo tipo de servicios prestados "principalmente" "en el marco" de operaciones financieras y monetarias.

El que la clase 36 incluya servicios prestados por las propias entidades de crédito o compañías de seguros no significa que la clase sea excluyente de los servicios prestados por otras entidades relacionados con los seguros, negocios bancarios o con las inversiones.

Por otra parte, la propia Clasificación de Niza en su nota explicativa, comprende en esta clase servicios de administradores de propiedades, a saber, servicios de alquiler, tasación de bienes inmuebles o financiación, o los servicios "relacionados" con seguros, tales como los servicios prestados por agentes o corredores de seguros, los servicios prestados a los asegurados y los servicios de suscripción de seguros.

Además, como señala la Guía Explicativa de la Clasificación de Niza, los servicios se clasifican, en principio, según las ramas de las actividades definidas por los títulos de las clases de servicios y sus notas explicativas. Añade la Guía que los servicios de asesoramiento, información o consulta se clasifican, en principio, en la misma clase que los servicios sobre los que versa el asesoramiento, la información o la consulta, como sucede con la clase 36 (Observaciones Generales sobre Servicios).

Dichas Observaciones Generales añaden que cabe la analogía con otros servicios similares que figuren en la lista alfabética.

Las actividades relacionadas con la contratación en este ámbito quedan comprendidas en la clase 36.

Y la web facilita o presta asistencia a la contratación de los productos mencionados (fondos de inversión, depósitos, seguros), no solo ofrece información o herramientas para realizar recomendaciones de carácter financiero a los usuarios o de asesoramiento o consultoría con determinados clientes con los que contrata.

Del mismo modo, por mediación podemos entender, según el significado usual de las palabras, y no en sentido técnico, cualquier intervención que, poniendo en relación a los interesados, permita o facilite el acuerdo - aquí, la contratación -.

Sin embargo, por lo expuesto, la mención a "seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios; análisis financieros; negocios bancarios; inversión de capitales;"no puede admitirse como categoría genérica, puesto que lo que se ofrece es en realidad la información y asistencia para la contratación de esos productos, y a esto deben quedar limitada la designación.

Debe declararse la caducidad de "servicios de tarjetas de crédito; servicios de cambio de moneda; cotizaciones del mercado de valores y corretaje de acciones y obligaciones."

NOVENO.Por lo que se refiere a la clase 38 los servicios designados son los siguientes:

telecomunicaciones; transmisión asistida por ordenador de noticias e imágenes; facilitación de acceso a bases de datos; acceso a salas de charla y bitácoras por internet.

Según la nota explicativa de la Clasificación de Niza, la clase 38 comprende principalmente los servicios que permitan la comunicación, por medios sensoriales, entre dos o más personas o de difusión de programas radiofónicos o de televisión.

La actividad desarrollada a través de la plataforma, cuando permite la contratación con terceros no puede quedar comprendida en esta clase, como tampoco la publicación de contenidos en un blog se asimila al "acceso a salas de charla y bitácoras por internet".

La difusión de contenidos a través de YouTube o de redes sociales no constituye un servicio de transmisión puesto que no debe confundirse dicho servicio con la difusión a través de esos medios que efectúan los proveedores de contenido, que propiamente no prestan servicios de transmisión.

La difusión de contenidos audiovisuales en la propia web tampoco queda comprendida en la "transmisión asistida por ordenador de noticias e imágenes", puesto que no se prestan dichos servicios para tercero - el público pertinente -. La "monetización" de esos contenidos audiovisuales a la que se refiere la titular de la marca no supone ningún servicio a tercero. Tampoco se acredita que se presten servicios a terceros en este ámbito de manera que la web sirva para ofrecer servicios de transmisión. La difusión de estos contenidos no supone prestar servicios de transmisión.

DÉCIMO.Por lo que se refiere a la clase 42 los servicios designados son los siguientes:

servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de software y hardware de ordenador; creación y mantenimiento de sitios web para terceros; instalación de software informático; conversión de datos y documentos de soportes físicos a soportes electrónicos de datos; consultas en materia de software para ordenadores.

Como se desprende del contrato suscrito con ABANTE, NOSTER FINANCE, S.L. presta servicios de mantenimiento y desarrollo de software, soporte y servicios de consultoría.

Los servicios de consultoría o asesoramiento para determinadas empresas quedan también comprendidos en esta clase en relación a los servicios que designa. Y la conversión de datos físicos a soportes electrónicos es consustancial a los servicios prestados mediante la plataforma y sus herramientas.

La demandada no presta servicios científicos y tecnológicos, así como tampoco servicios de investigación y diseño relativos a ellos. Ni siquiera de modo genérico podría admitirse tal uso, puesto que su actividad - siempre en relación a la marca registrada - se circunscribe a lo expuesto.

Por lo tanto, cabe apreciar falta de uso en el caso de los "servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos" y de los "servicios de análisis y de investigación industrial", ya que la demandada no desarrolla ninguna actividad industrial, como tampoco "creación y mantenimiento de sitios web para terceros".

DECIMOPRIMERO.Visto lo expuesto, procede estimar parcialmente el recurso y, revocando la sentencia recurrida, declarar la caducidad parcial de la marca nacional M3051342 "Finect":

- Clase 35, respecto a "servicios de asesoramiento de gestión de negocios comerciales" y "agencias de importación-exportación".

- Clase 36, respecto a "servicios de tarjetas de crédito; servicios de cambio de moneda; cotizaciones del mercado de valores y corretaje de acciones y obligaciones". Las indicaciones referidas a "seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios; análisis financieros; negocios bancarios; inversión de capitales;"quedarán limitadas a la "información y asistencia para la contratación en materia de seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios; análisis financieros; negocios bancarios; inversión de capitales"

- Clase 38.

- Clase 42, respecto a "servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos";"servicios de análisis y de investigación industrial; creación y mantenimiento de sitios web para terceros".

Los efectos de la declaración se retrotraerán a la fecha 4 de abril de 2018, ya que no se ha planteado controversia en este aspecto.

DECIMOSEGUNDO.Se refiere a continuación el recurso (p. 74 de 97) a la estimación de la demanda reconvencional y al riesgo de confusión.

Respecto a la comparación entre signos alega que existen importantes diferencias denominativas, fonéticas y visuales entre los signos en conflicto. Se remite a lo alegado en la contestación a la reconvención (p. 77 de 97).

Respecto al ámbito de aplicación destaca que la clase 38: servicios de telecomunicaciones es la única clase sobre la que la demandada basa su demanda reconvencional de infracción. El signo FINETWORK identifica en el mercado a un operador de telefonía y fibra. Se trata de dos ámbitos aplicativos altamente diferenciados.

Considera que debieron ser tenidos en cuenta dos factores para apreciar el riesgo de confusión:

En primer lugar, señala el recurso que, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, el renombre de la marca FINETWORK es un factor para tener en consideración, pues tal notoriedad influye en la percepción de la marca por parte del público pertinente.

En segundo lugar, debía considerarse que el consumidor de los servicios distinguidos por las marcas enfrentadas es un consumidor especialmente atento y que, precisamente, este alto nivel de atención le lleva a percibir las diferencias existentes entre los signos. FINECT ofrece servicios de información en materia de inversiones financieras. De ello se desprende que el público relevante queda definido dentro del público general con un alto nivel de atención. Igualmente, el consumidor de este tipo de servicios puede ser un consumidor profesional a la luz de las facturas aportadas de adverso a entidades financieras como BBVA, IBERCAJA o JPMORGAN y como así se reconoce por la propia actora en reconvención. El tipo de consumidor medio de los servicios prestados por la marca FINETWORK (operador de telefonía móvil y fibra) es el público en general con un nivel de atención alto.

Los destinatarios de los servicios ofertados por las marcas analizadas, primero, buscan satisfacer necesidades diferentes (o contratar un fondo de inversiones o contratar una línea de telefonía móvil) y, segundo, actúan de manera reflexiva y no impulsiva por lo que su nivel de atención es elevado y les permitirá diferenciar, sin lugar a duda, entre la marca FINECT y FINETWORK.

Valoración del Tribunal.

Debemos destacar en primer lugar que el recurso se interpone frente a la Sentencia, de manera que no es posible admitir una "remisión" genérica a los términos de la contestación a la demanda reconvencional sin que el recurso exprese los motivos concretos en los que se sustenta en relación a la Sentencia recurrida.

La Sentencia ya comparó los signos en conflicto del siguiente modo:

Entre los términos denominativos "Finect" y "Finetwork" existe una evidente similitud, variando únicamente en la adicción del vocablo "work" y en la supresión de la letra c que contiene el elemento denominativo de la marca de la demandante reconvencional.

El elemento gráfico que incorporan las marcas no tiene suficiente fuerza distintiva ni es preponderante, de forma que no elimina el riesgo de confusión en el mercado.

La única argumentación del recurso se refiere a la incidencia - en la apreciación del riesgo de confusión - del renombre de la marca que utiliza WEWI MOBILE, S.L., así como la determinación del público pertinente y su relevancia en este aspecto.

Atendiendo por lo tanto a la semejanza de signos, que no resulta desvirtuada en el recurso y antes de analizar el riesgo de confusión es necesario examinar la identidad o similitud de los servicios.

A este respecto debemos considerar el fundamento de la reconvención al que da respuesta la Sentencia.

Dicho fundamento se sustentaba en la identidad o similitud referida a los servicios de la clase 38. Lo que sustentaba la demanda reconvencional en los Hechos de la misma es lo siguiente:

USOS DE LA DEMANDANTE EN LA CLASE 38 (Hecho primero de la Reconvención, p. 40 de 53)

DENEGACIÓN SISTEMÁTICA DE LAS SOLICITUDES DE MARCA DE LA DEMANDANTE EN LA CLASE 38 (Hecho segundo de la Reconvención, p. 40 de 53)

Y en la fundamentación jurídica de la Reconvención, respecto a la acción de cesación por violación de marca se manifiesta lo siguiente (p. 48 de 53):

En este sentido, mi mandante, conforme a las facultades de prohibición que le otorga el mencionado artículo, insta a que se prohíba al demandado a incluir la marca FINETWORK como signo distintivo en el ámbito de las telecomunicaciones (art. 34. a) a ofrecer servicios o productos bajo el mismo signo ( art. 34.b) , a utilizar el signo en documentos mercantiles y denominaciones sociales ( art. 34 d y e) así como en dominios y redes sociales ( art. 34.f. ), ejercitado para ello las acciones aquí emprendidas de cesación de los actos que violen su derecho ( Art. 41.a) Ley de Marcas .

Y esto fue lo resuelto por la Sentencia recurrida, que analizada la similitud en el ámbito aplicativo respecto de los servicios designados en la clase 38 de Niza:

La demandada reconvencional opera en el ámbito de las telecomunicaciones y la demandante reconvencional tiene registrada la marca para servicios de la clase 38 entre los que se incluye: "telecomunicaciones, transmisión asistida por ordenador de noticias e imágenes, facilitación de acceso a bases de datos, acceso a salas de charla y bitácoras por internet".

Sin embargo, en el escrito de oposición al recurso (p. 64 de 79) se introduce ahora una alegación completamente novedosa, que altera el planteamiento de la Reconvención:

De manera adicional, habría similitud respecto a los servicios propios de las clases 35, 38 y 42.

Y dicha afirmación se introduce sin desarrollo argumental alguno.

En consecuencia, al margen de que tampoco se ofrece argumento alguno sobre tal afirmación, lo que debemos analizar es la similitud de los servicios relacionados con la clase 38.

Y lo cierto es que se ha declarado la caducidad de la marca en relación a los servicios designados en la clase 38.

Los servicios que presta NOSTER FINANCE, S.L. por medio de su marca (información a través de su plataforma sobre finanzas y comparativas de productos financieros, así como servicios que facilitan la contratación de esos productos, al margen de la actividad relacionada con contratos suscritos con determinados clientes) no guardan relación alguna con los servicios de telecomunicaciones que presta la demandada reconvencional como operador de telefonía móvil y fibra.

Para apreciar la similitud de los productos o servicios de que se trata deben tenerse en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre ellos. Tales factores comprenden, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización, así como el que compitan entre sí o sean complementarios (STJ Canon, de 29 de septiembre de 1998, C-37/97, apdo. 23, STPI Fifties de 23 de octubre de 2002, T-104/01, apdo. 31 y STPI de 14 de julio de 2005 T-126/03, apdo. 82). La pertenencia a la misma clase del Nomenclátor Internacional no determina per sela existencia de similitud entre los productos o servicios, como señalan el art. 9.2 del Tratado sobre el Derecho de Marcas y el art. 3.4 del RLM, pero constituye un factor más a considerar e incluso, dependiendo del caso, determinante, teniendo en cuenta que la propia clasificación atiende a la función y destino de los productos o a las diferentes ramas de actividades.

La identidad o semejanza de signos y la identidad o similitud de productos o servicios constituyen condición sine qua nonpara apreciar el riesgo de confusión. Se trata de requisitos acumulativos ( Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de octubre de 2004, Vedial/OAMI, C-106/03, apdo. 51).

Excluida la identidad o similitud aplicativa no es posible apreciar el riesgo de confusión, por lo que el recurso debe ser estimado en este aspecto relativo a la reconvención y la sentencia recurrida debe ser revocada para desestimar la demanda reconvencional, con imposición a la demandante de las costas causadas en la primera instancia en aplicación de lo dispuesto en el artículo 394 LEC.

Dada la estimación parcial del recurso no cabe efectuar expresa imposición de costas - artículo 398 LEC -.