Sentencia Civil 97/2023 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 28, Rec. 583/2022 de 03 de febrero del 2023

PRIMERO. - Planteamiento

1. La demanda por la mercantil Link World Network contra Íñigo versa sobre la marca mixta nº 3.575857 "FOROCOCHES.COM" para las clases 35 y 38, relativas a publicidad y servicios de telecomunicaciones

Con carácter principal se ejercita la acción reivindicatoria de la marca ( art 2.2 Ley de Marcas, LM en adelante), interesando que se ordene el cambio de titularidad de la marca a favor del actor; y de forma subsidiaria, la acción de nulidad de la marca por su registro con mala fe ( art 51.b LM) y por contravenir lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 9 de la LM

Sucintamente expone que esta mercantil Link World Network, S.L es una empresa constituida en 2001 por Cayetano, dedicada a servicios informáticos y redes de telecomunicaciones, que desde 2003 explota la web "ForoCoches.com" cuyo dominio fue registrado en enero de ese año. Afirma que se ha convertido en un foro virtual de máxima actualidad y trascendencia social, llegando a ser en varios años (entre 2009 a 2015) una de las 100 páginas más visitadas de España, según un informe de una asociación empresarial, con abundantes menciones en prensa, televisión y redes sociales durante todos estos años, mencionado como ejemplo de foro muy dinámico en libros de texto, que evidencia, a su entender, su notoriedad y conocimiento generalizado del público español. Añade que desde el 9 de mayo de 2015 es titular ( por transferencia del nombre comercial Nº 0301237 "FOROCOCHES" solicitado el 9 de mayo de 2011 y concedido el 19 de agosto de 2011) , y concluye que el registro solicitado por el demandado el 18 de agosto de 2015 de la marca mixta nº 3.575857, cuya parte denominativa es idéntica a su nombre comercial y de dominio y coincidente la parte gráfica con su logotipo usado en su página web se hizo se hizo de mala fe, con fraude de los derechos de la actora, para intentar aprovecharse del posicionamiento, reputación y esfuerzo de la misma, hasta el punto de exigirle el demandado el cese de cualquier uso de la marca "forocoches.com" que usaba en su web y la transferencia del nombre de dominio

2. El demandado se opone, en síntesis, por las siguientes alegaciones: 1º) que su actuación ha sido ajustada y conforme a la legislación marcaria y 2º) la falta de legitimación pasiva, al haber transmitido la marca a la mercantil CST HGTR Promotores, S.L con fecha 3 de noviembre de 2017

3. La sentencia estima la acción ejercitada de forma principal y declara que la titularidad de la marca corresponde a la mercantil actora, por lo que acuerda su transferencia a favor de Link World Network, S.L con subrogación de todos los derechos que ostenta el demandado. Si bien en el fallo inicial se dice que, una vez firme, deberá librarse oficio a la OEPM para que proceda a la cancelación de la inscripción del registro y a su publicación, en el auto posterior se rectifica para decir que lo ordenado es la inscripción de la marca a favor de Link World Network, S.L como titular legítimo

4.Frente a la sentencia se alza el demandado por los siguientes extractados motivos: 1º) nulidad de la sentencia, con vulneración del art. 24 CE, por modificación improcedente del fallo; 2º) nulidad de la sentencia, con infracción del art. 24 de la CE y arts. 1, 10, 12.2 de la LEC por ausencia de respuesta motivada a la falta del debido litisconsorcio pasivo necesario; 3º) nulidad de la sentencia, con infracción del art. 24 CE, por falta de motivación sobre el fondo del asunto

5. La parte apelada se opone y pide la confirmación de la sentencia, al estimar acertada la valoración probatoria y aplicación del derecho que realiza

SEGUNDO. -Nulidad de la sentencia por modificación improcedente del fallo

1.En el recurso se reclama la nulidad de la sentencia, por infracción del art. 24 CE, por modificación improcedente del fallo porque no puede calificarse como un error material y da lugar a un cambio del contenido de la misma

Valoración del Tribunal

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214.1 y 2 de la LEC y de igual modo el artículo 267 LOPJ, los tribunales no podrán variar las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan de oficio o a instancia de parte en el plazo de dos días hábiles siguientes a su publicación. Es doctrina constitucional reiterada (por todas STC 123/2011, de 14 de julio) que en la regulación de la aclaración contenida en el art. 267 LOPJ coexistan dos regímenes distintos:

"de un lado, la aclaración propiamente dicha, referida a aclarar algún concepto oscuro o suplir cualquier omisión que contengan las Sentencias y Autos definitivos (apartado 1); y, de otro, la rectificación de errores materiales manifiestos y los aritméticos (apartado 2)" ( STC 216/2001, de 29 de octubre de 2001 ). En cualquiera de los dos casos se excluye, por definición "el cambio de sentido y espíritu del fallo, toda vez que el órgano judicial, al explicar el sentido de sus palabras o adicionar lo que falta, debe moverse en el marco interpretativo de lo anteriormente manifestado o razonado" ( STC 55/2002, de 11 de marzo , y jurisprudencia allí citada)."

3.En el caso presente, en aplicación de lo anterior, es evidente que no se produce ninguna extralimitación en la rectificación del fallo inicial en el que se decía que, una vez firme, debía librarse oficio a la OEPM para proceder a la cancelación de la inscripción del registro y a su publicación. Ello evidentemente era una errata, que se subsana en el auto del art 214 LEC para decir que lo ordenado es la inscripción de la marca a favor de Link World Network, S.L como titular legítimo, que es la consecuencia registral de la acción estimada, como se infiere, sin género de dudas, del último párrafo del fundamento de derecho tercero. No hay, pues, afectación alguna ni a la argumentación ni al sentido del fallo de la sentencia

TERCERO. Nulidad de la sentencia por falta de motivación

1. En el recurso se invoca la nulidad de la sentencia por falta de motivación tanto sobre falta del debido litisconsorcio pasivo necesario como sobre el fondo del asunto

Valoración del Tribunal

2. Es doctrina jurisprudencial reiterada que el deber de motivar previsto en el art 218.2 LEC y art 120.3CE, que integra el derecho a la tutela efectiva significa expresar los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentan la decisión, o lo que es lo mismo su "ratio decidendi" ( SSTS 495/2009, de 8 de julio , y 8/2010, de 29 de enero), ya que su finalidad ,entre otras, es garantizar la ausencia de arbitrariedad, posibilitar el control de la aplicación razonada de las normas que se consideran adecuadas al caso y facilitar la crítica de la decisión en caso de discrepar de la corrección de la decisión. , sin que sea precisa una argumentación exhaustiva en sentido absoluto, que alcance a todos los aspectos y perspectivas que ofrezca la cuestión litigiosa ( SSTS 661/2011, de 4 de octubre, y 341/2011, de 6 de junio). Quiebra del art 218 LEC que a lo que obligaría a la Sala es a dar una completa y ajustada respuesta judicial, ya que así lo impone el art 465.3 LEC, pues como dice el TS en sentencia de 1 de abril de 2013, el defecto de motivación no implica la nulidad y reposición de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la falta, sino que encomienda al órgano de apelación, el dictado de una sentencia ajustada a las prescripciones legales, sobre las cuestiones debatidas

3. En el caso presente, la sentencia explicita cumplidamente en el fundamento de derecho segundo por qué estima que concurre la legitimación pasiva del demandado y las consecuencias derivadas de la transmisión de la marca por el demandado. Podrá no estarse de acuerdo con ello, pero no es admisible imputar falta de motivación e infracción del art 218.2LEC. E igual ocurre en el fundamento de derecho tercero con la apreciación de los requisitos de la acción de reivindicatoria. Por todo ello, la excepción debe ser desestimada, ya que como recuerda la STS de 13 de julio de 2017, con cita de la sentencia 649/2016, de 3 de noviembre" la denuncia por falta de motivación no puede confundirse con una mera discrepancia con las conclusiones que obtiene una sentencia" que es lo aquí acontece.

CUARTO. - La legitimación pasiva y el litisconsorcio pasivo necesario

1.La sentencia analiza la falta de legitimación pasiva invocada como motivo defensivo nuclear de la contestación, basada en que el demandado transmitió el 3 de noviembre de 2017 la marca objeto de litigio a la mercantil CST HGTR Promotores, S.L; cesión publicada el 2 de abril de 2018 por la OEPM.

Planteamiento defensivo que descarta por la aplicación del art 413 .1 LEC en relación con el art 410 LEC , dado que la litispendencia produce todos sus efectos desde la interposición de la demanda (18 de febrero de 2017) , sin que la transmisión del objeto litigioso durante el transcurso del proceso origine de manera automática la pérdida de legitimación del transmitente, con invocación del artículo 17 L.E.C, sin que la sustitución procesal se haya hecho valer por el adquirente .

A ello añade respecto de los efectos que la sentencia pudiera tener respecto al adquirente que "los efectos que se derivan del registro de marca no son equiparables a los del Registro de la propiedad, en cuanto que no despliega los efectos propios de la "fides pública". El pronunciamiento judicial se ciñe y afecta al derecho de marca (derecho de existencia registral), y, por ende, los efectos que se deriven del mismo, vinculan y se hacen extensivos al tercero de buena fe, sin perjuicio de las acciones que este último pueda ejercitar"

2. En el recurso se denuncia la falta de respuesta motivada a la falta del debido litisconsorcio pasivo necesario invocada en la audiencia previa por esa venta de la marca litigiosa, reiterada al inicio del juicio. Indica que la falta de emplazamiento de la adquirente CST HGR PROMOTORES, S.L. vicia de nulidad la sentencia, al vulnerarse el principio general de que nadie puede ser condenado sin ser oído ni vencido en juicio, con reseña a los escritos de la OEPM en las que advirtió de la transferencia de la marca ( de fecha 16 de enero de 2018 y 16 de febrero de 2018) y al auto de este Tribunal dictado en el rollo de apelación 519/2020 resolutorio del recurso de apelación interpuesto en medidas cautelares.

Pide en el desarrollo del motivo (pero no expresamente en el suplico de su escrito) la retroacción de las actuaciones para que la parte actora deduzca demanda contra el legítimo propietario de la marca

Valoración del Tribunal

3.La adecuada respuesta judicial pasa por aclarar que no cabe confundir la falta de legitimación pasiva con el litisconsorcio pasivo necesario.

A la legitimación se refiere el art. 10 LEC que dispone en su párrafo primero que " serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso". Consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito, que determina una aptitud o idoneidad para ser parte procesal activa o pasiva. Según recoge la STS 603/2021, de 14 de septiembre

"La relación jurídica sobre la que la parte actora plantea el proceso, con independencia de su resultado, es la que determina quiénes están legitimados, activa y pasivamente, para intervenir en el mismo. Lo que lleva a estimar que cuando se trata de determinar la existencia o no de la legitimación activa habrá de atenderse a la pretensión formulada en la demanda, teniendo en cuenta el "suplico" de la misma, en relación con los hechos sustentadores de tal pretensión (por todas, sentencia de pleno 1/2021, de 13 de enero)."

Es apreciable de oficio por los tribunales ( STS 481/2000, de 16 de mayo) al constituir una condición jurídica de orden público procesal ( SSTS de 30 de junio de 1.999, 4 de julio y 31 de diciembre de 2001, 10 y 15 de octubre de 2002, 20 de octubre de 2003, 23 de diciembre de 2005, y 970/2007, de 18 de septiembre).

Al litisconsorcio pasivo necesario se refiere el art. 12.2 LEC al señalar que cuando el objeto del juicio solo pueda hacerse valer frente a varios sujetos conjuntamente considerados, todos ellos habrán de ser demandados. Al respecto es doctrina constante recogida en la STS de 25 de marzo de 2015 que

"para que concurra el litisconsorcio necesario, a tenor del artículo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , es preciso que por razón de lo que sea objeto del juicio la tutela jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, ya que, como sostiene la sentencia 266/2010, de 4 mayo , con cita de las de 16 diciembre 1986 , 28 diciembre 1998 y 28 junio 2006 "se exigen conjuntamente como requisitos para la existencia de la figura del litisconsorcio pasivo necesario , los siguientes: a) Nexo común entre presentes y ausentes que configura una comunidad de riesgo procesal; b) Que ese nexo, sea inescindible, homogéneo y paritario; y c) Que el ausente del proceso no haya prestado aquiescencia a la pretensión del actor"; a lo que se añade que "la característica del litisconsorcio pasivo necesario , que provoca la extensión de la cosa juzgada, es que se trate de la misma relación jurídico- material sobre la que se produce la declaración, pues, si no es así, si los efectos a terceros se producen con carácter reflejo, por una simple conexión o porque la relación material sobre la que se produce la declaración le afecta simplemente con carácter prejudicial, entonces la intervención del tercero en el litigio podrá ser voluntaria o adhesiva, mas no forzosa...".

4. En el caso presente, ejercitada la acción reivindicatoria ex art 2.2 LM, y subsidiariamente la de nulidad, de la marca nacional nº 3.575.857, es evidente que legitimado pasivamente es su titular al tiempo de presentación de la demanda, esto es, a febrero de 2017, pues así lo impone el art 410 LEC, sin que el cambio de titularidad sobrevenida (por cesión de la marca) signifique el surgimiento de un litisconsorcio pasivo necesario. La STS 569/2022, de 18 de julio, remitiéndose a la sentencia de pleno 241/2013, de 9 de mayo, declara

"En nuestro sistema, la litispendencia provoca la perpetuatio facti (perpetuación del hecho o estado de las cosas), la perpetuatio iurisdictionis (perpetuación de la jurisdicción), la perpetuatio legitimationis (perpetuación de la legitimación), la perpetuatio obiectus (perpetuación del objeto), la perpetuatio valoris (perpetuación del valor) y la perpetuatio iuris (perpetuación del derecho), de tal forma que, como regla, la decisión del tribunal debe referirse a la situación de hecho y de derecho existente en el momento de interposición de la demanda, en el supuesto de que la misma fuese admitida (en este sentido, SSTS 427/2010, de 23 de junio (RC 320/2005 ), 760/2011, de 4 de noviembre (RC 964/2008 ), y 161/2012, de 21 de marzo (RC 473/2009 )".

5. Acierta, pues, la sentencia al apreciar esa perpetuatio legitimationis del demandado, que, dicho sea de paso, no se combate en el recurso. Recurso que se centra en un inexistente litisconsorcio pasivo necesario, pues lo que produce transmisión de la marca objeto de la litis, pendiente el procedimiento, no es el deber de demandar al nuevo titular, sino la sucesión de este adquirente (aquí CST HGR PROMOTORES, S.L) en la posición del transmitente (el ahora apelante), pero siempre condicionado a que lo pida el adquirente y se observen los trámites del art 17 LEC.

6. No desvirtúa lo anterior los escritos de la OEPM en las que hace constar la transferencia de la marca ni menos el auto de este Tribunal dictado en el rollo de apelación 519/2020 resolutorio del recurso de apelación interpuesto contra la medida cautelar de suspensión de la transmisión de la marca, del que hace una lectura parcial e interesada. Omite el particular en el que se decía que los efectos de la trasmisión del objeto litigioso constante el procedimiento eran los del art. 17 LEC, que no tiene que ver con el litisconsorcio pasivo necesario y en el que se indicaba, en cuanto a la posición del adquirente que

"el registro de marcas no devenga los efectos equiparables al Registro de la Propiedad respecto de los derechos adquiridos por terceros de buena fe en cuanto a los vicios de concesión que pueda padecer en origen el derecho de marca concedido, de manera que se produjese una especia de subsanación de esos vicios en la medida en la que se produce una cesión a un tercero de buena fe. No se aplica, por así expresarlo, los principios de los arts. 32 y 34 LH [...]. Si, finalmente, concurriesen esos vicios en la concesión de la marca, es irrelevante que el que obtuvo el registro la trasmita a un tercero de buena fe, ya que la declaración judicial afectará al derecho de marca, derecho de existencia registral, y sus efectos se producirán también frente al tercero de buena fe, de modo directo e inmediato. A parte de esto, consta la anotación de la demanda en el Registro de Marcas de la OEPM. Todo ello sin perjuicio de las relaciones civiles entre el que obtuvo el registro y el cesionario del mismo, para reclamar de esa persona que obtuvo el registro viciado frente a su transmitente, los daños y perjuicios que puedan proceder"

Estas consecuencias registrales se prevén el apartado 3 del art. 2 LM:

"Si como consecuencia de la sentencia que resuelva la acción reivindicatoria se produjera un cambio en la titularidad de la marca, las licencias y demás derechos de terceros sobre la misma se extinguirán por la inscripción del nuevo titular en el Registro de Marcas, sin perjuicio del derecho que les asista a reclamar de su transmitente".

Al respecto, la reciente STS 992/2022, de 22 de diciembre nos dice que, en concreto, la cancelación de las licencias es automática y consiguiente a la inscripción de la titularidad de quien ejercitó y ganó la reivindicatoria. Se trata de un efecto legal en el que no se valora la buena fe

QUINTO. - La acción reivindicatoria

1.La sentencia, tras fijar el marco normativo y jurisprudencial, descarta la tesis defensiva del demandado según la cual actuó con arreglo a los parámetros establecidos en la legislación marcaria; afirmación basada en que su titularidad le fue reconocida por la OEPM, tras la inicial oposición al registro por la actora, en la que se examinaron alegaciones idénticas a las que invocadas en la demanda. De forma concreta, en cuanto a la alegación del demandado de que el signo de la actora no es notorio, precisa que no es requisito para el ejercicio de la acción reivindicatoria. De igual modo respecto a la ausencia de identidad absoluta entre los signos, indica que tampoco es obstáculo para el éxito de la acción, siendo suficiente que sea de carácter sustancial

Expone que de la prueba practicada resulta (i) patente el uso del signo por la parte actor; (ii) difícil de creer por su proyección que el demandado no conociera este uso; (iii) que el registrado es un signo que presenta identidades sustanciales con los usados por el demandado y (iv) que el demandado no realiza ningún tipo de actividad relacionada con las protegidas por el registro, lo que le permite concluir que no se está ante una inscripción legitima y de buena fe

2. Sobre el fondo de las cuestiones planteadas, al margen de alegar falta de motivación y reiterar que no es el titular de la marca reivindicada, el recurso refiere que consta acreditado que la actora compró el nombre comercial FOROCOCHES ocho meses antes de interponer la demanda para poder justificar su legitimación activa , y que la marca le fue otorgada al actor por la estimación de un recurso de alzada de 10.11.2016 por la OEPM y que en la vista del juicio alegó (i) que no quedada acreditada la notoriedad de la marca que pretende hacer valer la actora, ni se prueba el uso o conocimiento del nombre comercial ni la denominación social en el conjunto del territorio nacional, como ya se pronunció la OEPM ; (ii) ni que se reproduce, ni imita o transforman creaciones protegidas por derecho de autor; (iii) que existen suficientes diferencias fonéticas y denominativas entre el nombre comercial de la parte actora FOROCOCHES y la marca objeto de litigio FOROCOCHES.COM, además presentan diferencias gráficas que permiten la convivencia pacífica de ambas marcas, con citas finales de una serie de resoluciones , sobre todo del orden contencioso, sobre la escasa fuerza obstaculizante de los signos descriptivos o débiles

Valoración del Tribunal

3. Si la regla general consagrada en el art 2.1 LM es que el derecho de propiedad de la marca se adquiere por su registro, el apartado segundo prevé que

" Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39"

Sobre su naturaleza la reciente STS 992/2022, de 22 de diciembre nos dice

" Aunque en la ley reciba esta denominación de acción reivindicatoria, su configuración jurídica no responde a la acción reivindicatoria de la propiedad del art. 348 CC . Se trata, como afirma la doctrina, de una reivindicatoria impropia o sui generis. Quien acciona no lo hace sobre la base de una titularidad dominical para, sobre la base del reconocimiento de su derecho de propiedad, recuperar los derechos propios del dominio, entre ellos la posesión. En este caso, quien acciona, cuando lo hace, no es titular de un dominio sobre una marca registrada, sino que ostenta un mejor derecho sobre quien registró la marca con mala fe o fraude, lo que le legitima para solicitar y obtener su subrogación en la titularidad registral"

Atendida su naturaleza, expone que los efectos de la estimación de la acción reivindicatoria de la marca son ex nunc. Argumenta

" Pero los derechos propios del titular de una marca los tiene a partir de la subrogación efectiva mediante la inscripción de la sentencia estimatoria de la reivindicatoria, en atención al carácter constitutivo de la inscripción.

Sin perjuicio del derecho reconocido a la marca notoriamente conocida en España en el sentido del art. 6 bis del Convenio de París , es el registro de la marca, válidamente efectuado, el que confiere el derecho de exclusiva y el ius prohibendi en los términos previstos en el art. 34 LM .

[...]

De tal forma que, propiamente, el nuevo titular registral carece de acciones de violación de la marca respecto de un uso anterior a la inscripción de su titularidad en el Registro."

Se inserta en la doctrina de la que es buena muestra la STS 391/2013, de 14 de junio, según la cual esta acción se configura

" un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado "con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual". Ordinariamente alcanza a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca). Pero también tienen cabida dentro del art. 2.2 LM casos como el presente, de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena. Es lo que en la doctrina se describe como "registro de una marca del que resulte aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en el conflicto"".

A este supuesto de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena se refiere también las SSTS 302/2016, de 9 de mayo, 70/2017, de 8 de febrero y 85/2018, de 14 de febrero , y la previa STS 184/2015, de 14 de abril, que tras indicar que lo que lo que trata es de hacer coincidir la realidad registral con el mejor derecho extrarregistral sobre el signo cuyo registro como marca se ha solicitado o concedido, nos aclara el concepto de fraude del art 2.2 LC en un sentido amplio

"El fraude de los derechos del demandante se produce no sólo cuando quien solicita el registro como marca del signo que venía siendo usado por el demandante pretende beneficiarse de la posición obtenida por éste en el mercado, sino también cuando pretende obstaculizar, mediante el registro del signo a su nombre, la actuación del demandante que venía utilizando el signo".

4. No cuestionados en la contestación a la demanda los datos fácticos vertidos en la demanda ( otra cosa es su valoración jurídica ) acierta la sentencia al apreciar que el registro por el demandado en fraude de los derechos del demandante, que habilita la reivindicación de la marca ex art. 2.2 LM , al adecuarse a la doctrina jurisprudencial expuesta .Aunque nos bastaría con remitirnos a la misma para desestimar el recurso , a la vista de sus términos , y por agotar la respuesta judicial , haremos las siguientes consideraciones

5. En primer lugar, el que se inscribiera a favor de la mercantil actora el nombre comercial FOROCOCHES ochos meses antes de interponer la demanda no es relevante. La legitimación activa no deriva de ello, sino del uso extrarregistral del signo "ForoCoches.com "así como del logo (velocímetro) para identificar su web desde su creación en cuanto al denominativo, y al menos desde el año 2006 en lo que concierne al logotipo

6. En segundo lugar, la invocada ausencia de notoriedad de la marca no registrada usada por la actora es inane, pues no es fundamento de la sentencia, que reseña que no es requisito para la estimación de la acción, con apoyo en la SAP de Madrid, Sección 28, de 10 de octubre de 2014 que trascribe, por lo que huelga su reproducción

7.En tercer lugar, compartimos plenamente el parecer de la juzgadora a quo acerca de que , atendida la divulgación y número de visitas de la web "ForoCoches.com" descrita en la demanda - y no contradicha - resulta escasamente creíble que ello no fuera conocido por el demandado al tiempo de instar su registro marcario en 2015 , careciendo de rigor que se diga que no se prueba el uso del signo extrarregistral en el conjunto del territorio nacional, máxime cuando ello no se cuestiona en la contestación ( y por ende venía admitido , art 405LEC) art

8. En cuarto lugar, acerca de las diferencias fonéticas, denominativas y gráficas entre el nombre comercial de la parte actora FOROCOCHES y la marca mixta FOROCOCHES.COM y su convivencia pacífica, lo primero que debemos indicar es que ello no se suscita en la contestación, sin que valga su planteamiento ulterior en la vista ( art 405 y 433.3 en relación con el art 412LEC)

Pero es que, todo caso, aquí no estamos ante un litigio entre ese nombre comercial prioritario y la marca posterior. Lo ejercitado y apreciado es la acción reivindicatoria, que parte de presupuestos distintos, como se han expuesto. Aquí lo relevante es el uso extrarregistral de la marca por el actor reivindicante, sin que sea preciso para aplicar el artículo 2.2 LM la concurrencia de doble identidad de signos y productos/servicios entre el reivindicado y el usado por el reivindicante. Resulta más ajustado la tesis que, valorando las circunstancias del caso, exige sólo que sea confundible ya que (i) en caso contrario bastaría introducir cualquier alteración mínima en esas variables para privar de eficacia al art 2.2 y (ii) el efecto obstaculizador y quebranto para el reivindicante respecto de su signo se produce no solo en el supuesto de doble identidad sino también en el de semejanza, si esta acarrea riesgo de confusión. Así se expresa la STS 503/2013, de 30 de julio (caso Náutica), que cita el precedente de la sentencia 1017/2007, de 5 de octubre, en la que, con referencia al artículo 3, apartado 3, de la Ley 32/1988 en la que se dice que la identidad de los signos no ha de ser necesariamente absoluta, sino que basta con que sea sustancial. Por ello se dice que

"en principio, cabría la reivindicación de una marca si el mejor derecho del perjudicado tiene por objeto un signo del que el registrado y reivindicado constituye una mera alteración no significativa a tales efectos"

Esto es lo que aquí acontece en el que el signo mixto registrado es una combinación del signo denominativo y del logo usado extrarregistralmente por la actora, de modo que el excurso sobre la escasa fuerza obstaculizante de los signos débiles pierde relevancia.

En todo caso, que los signos usados por la actora eran confundibles con la marca registrada lo revela el propio demandado cuando exigió - en base a su registro- que la actora cesara en cualquier uso del signo ""forocoches.com" y la transferencia del nombre de dominio

9. En quinto lugar, y conectado con lo anterior, debemos concluir que el registro de la marca por el demandado fue fraudulento. Estamos ante un signo que venía siendo usado por el demandante, de modo que el demandado pretendía con su registro beneficiarse de la posición ya obtenida por aquél en el mercado, confirmando su comportamiento posterior esa finalidad obstaculizadora, al pretender -con ese registro del signo a su nombre- impedir la actuación del demandante en el mercado. Y todo ello sin que conste actividad alguna del demandado en el sector para el que se registró la marca

SEXTO. - Costas

1. La desestimación del recurso conlleva la imposición de costas de esta alzada al apelante ( art. 398 y 394 de la LEC)

Vistas las normas citadas y demás de general y pertinente aplicación.