Sentencia Civil 196/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 208/2023 de 18 de julio del 2024

I. ANTECEDENTES RELEVANTES

1.- Con fecha 1 de mayo de 2022, D. Casiano presentó la solicitud de marca que quedó registrada como M4168465 " Casiano", denominativa, para los siguientes productos de la clase 33: "Bebidas alcohólicas, excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas".

2.- DIRECCION000. (" DIRECCION000" en adelante) formuló oposición con causa en la existencia de registros prioritarios. En concreto, DIRECCION000 fundamentaba su oposición en las marcas de la Unión Europea A8619868 " DIRECCION000", denominativa, registrada para los siguientes productos de la clase 33: "Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)" y A8645351 " DIRECCION002", denominativa, para los siguientes productos de la clase 33: "Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)", y la marca nacional M0749758 " DIRECCION003", denominativa, registrada para los siguientes productos de la clase 33: "Vinos, espirituosos y licores".

3.- La Unidad de Examen de la Oficina Española de Patentes y Marcas dictó, con fecha 30 de mayo de 2023, resolución en la que: (i) se rechazan los alegatos del solicitante negando legitimación a la oponente, por no constar la cesión de las marcas prioritarias; (ii) se establece que el registro solicitado incurre en la prohibición del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas ("LM"); (iii) se descarta la entrada en juego de la prohibición de registro consagrada en el artículo 8 LM; y (iv) se rechaza el registro solicitado por aplicación del artículo 9.2 LM, al incurrir el signo en la prohibición consagrada en el artículo 6.1.b) LM.

4.- El Sr. Casiano interpuso recurso de alzada, que fue desestimado por resolución de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas ("OEPM") de fecha 19 de septiembre de 2023. Dicha decisión descansa en los siguientes argumentos:

4.1.- La Unidad de Recursos rechaza los alegatos de falta de legitimación de la mercantil oponente, sustentados en que a la fecha de oposición no constaba registralmente que hubiese solicitado la cesión de las marcas prioritarias, con el argumento de que en el expediente constaba escritura pública de fecha 28 de diciembre de 2015 que documentaba la absorción de la sociedad titular originaria de las marcas en cuestión por la mercantil oponente (que por aquel entonces giraba bajo la denominación social de DIRECCION004.), resultando igualmente acreditado que, con posterioridad, esta última entidad cambió su denominación social para adoptar la de aquella, con lo que venía a corroborar los argumentos brindados por la Unidad de Examen. Como razón adicional, la resolución de alzada invoca el artículo 46.3 LM, negando al Sr. Casiano la condición de tercero de buena fe. Tal juicio se sustenta en: (i) la aportación, por la mercantil oponente, de documentación acreditativa del contencioso judicial que, ante el Juzgado de Marca de la Unión Europea y Juzgado de lo Mercantil número 4 de Alicante, la enfrenta con el aquí demandante, desde fechas anteriores a la solicitud de la marca cuestionada; y (ii) la previa denegación del registro de las marcas M4094854 " DIRECCION005" y M4094855 " DIRECCION006", también solicitadas por el Sr. Casiano, con sustento en su incompatibilidad con las mismas marcas que aquí se esgrimen como prioritarias.

4.2.- Resulta de aplicación la prohibición de registro establecida en el artículo 6.1.b) LM. Tras identificar en términos adecuados el marco conceptual de análisis en cuanto a los elementos que determinan la entrada en juego de la citada prohibición, el órgano remitente señala como fundamento de su análisis que la identidad de ámbito aplicativo existente aboca a un criterio riguroso en el juicio comparativo entre los signos. Partiendo de esta premisa, se considera que la marca solicitada y las marcas oponentes se configuran como realidades incompatibles, por las similitudes denominativas y fonéticas apreciables entre los signos, por la presencia en todas ellas, como elemento principal y distintivo, del vocablo " DIRECCION003". De ello deriva el riesgo de confusión o asociación para los consumidores.

4.3.- Descarta la entrada en juego de la prohibición de registro consagrada en el artículo 8 LM con remisión, en cuanto a las razones que soportan tal juicio, a los motivos expresados por la resolución de la Unidad de Examen (en esencia, que los documentos aportados por la oponente no acreditan suficientemente el renombre que atribuye a sus marcas).

5.- No conforme, el Sr. Casiano recurrió en vía judicial.

6.- DIRECCION000 compareció como demandada y contestó a la demanda, interesando su desestimación. En el mismo sentido formulo contestación OEPM.

7.- En los apartados que siguen, abordaremos el examen de las cuestiones que afloran en los escritos de alegaciones, en cuanto se presente como necesario para resolver el recurso que se nos somete.

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE DIRECCION000 PARA OPONERSE AL REGISTRO DE LA MARCA SOLICITADA

8.- La demanda combate las razones ofrecidas por la OEPM para rechazar los alegatos por los que el Sr. Casiano negaba a DIRECCION000 la capacidad para formular oposición al registro de la marca controvertida con sustento en las marcas más arriba identificadas como prioritarias con los siguientes argumentos: (i) el núcleo de la cuestión radica, no en el hecho de que la sociedad titular originaria de las marcas prioritarias hubiera sido absorbida por la sociedad oponente y el consiguiente traspaso de patrimonios operado, sino en la circunstancia de que el cambio de titularidad de las citadas marcas no figuraba inscrito en el Registro de Marcas al tiempo de formularse la oposición; y (ii) la OEPM niega que el Sr. Casiano pueda ser considerado como tercero de buena fe del artículo 46.3 LM con fundamento en una presunción de actuación dolosa o de mala fe derivada exclusivamente de su implicación en un procedimiento judicial, sin ninguna otra prueba adicional, lo que no se considera de recibo. El demandante invoca en apoyo de sus tesis la sentencia dictada por el Tribunal Supremo (Sala Primera) con fecha 10 de diciembre de 2013 (recurso 1849/2010).

9.- Los planteamientos del Sr. Casiano parten de una lectura equivocada del artículo 46.3 LM. Dicho precepto consagra en el ámbito registral marcario el principio de oponibilidad, según el cual, para que el cambio de titularidad de un registro de marcas o la transmisión de derechos derivados del mismo produzca efecto contra tercero, deberá inscribirse en el Registro de Marcas. Nótese que la oponibilidad se anuda a la inscripción, no a la publicación (en el BOPI). Ello, según señala la más cualificada doctrina, debe llevar a considerar que la norma no se refiere a cualquier tercero, sino al tercero en caso de doble transmisión (en sentido amplio), escenario este último que se intenta evitar con la regla de inoponibilidad. De este modo, señala esa misma doctrina, cuando no se trata de la colisión entre sucesivos adquirentes, la verdad material (la existencia de la cesión o de la licencia) prevalece frente a la verdad formal (la constancia de la cesión o de la licencia en el Registro).

10.- Esta es la lectura que, frente a la postura formalista de tiempos pretéritos, hace la sentencia del Alto Tribunal de 10 de diciembre de 2013, ECLI:ES:TS:2013:6462, que el propio demandante invoca en su favor y que, contrariamente a lo que este pretende, resulta contraria a sus postulados. Dicha sentencia reza así:

"Con la finalidad de estimular la inscripción, se suelen vincular efectos sustantivos al hecho de que un título registrable no hubiera sido registrado - artículos 606 del Código Civil ; 32 de la Ley Hipotecaria ; 21, apartado 1, del Código de Comercio ; 9, apartado 1, del Reglamento del Registro Mercantil ; 46, apartado 3, de la Ley 17/2001 , de marcas; 79, apartado 2, Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes; 59, apartado 2, de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial -.

No obstante, según como se entienda esa proyección negativa del llamado principio de publicidad material, dados los términos literales en que aparece regulada en el artículo 46, apartado 3, de la Ley 17/2001 , podría significar que ningún acto ó negocio jurídico inscribible y no inscrito produciría efectos frente a los terceros, de no probarse que lo habían conocido.

Por ello, para no extender en exceso tal consecuencia de la falta de publicidad - convirtiendo el acto registrable no registrado en eficaz sólo para las partes y para los terceros de mala fe - y para no aproximarla demasiado a las de la inscripción constitutiva, el concepto de tercero - desconocedor o ignorante - que es clave para determinar el sentido del precepto - se ha reducido por la mejor doctrina a la medida necesaria para la protección de una confianza en la apariencia, de modo que el protegido no sea cualquier tercero, sino sólo aquél que se encuentre en una posición jurídica incompatible con la del titular del derecho no inscrito.

Lo que conduce a que el ámbito del artículo 46, apartado 3, se limite a los supuestos de conflicto entre dos títulos incompatibles, para dar preferente amparo al que de ellos se inscriba".

11.- En cualquier caso, el cumplimiento de los requisitos de publicidad exigidos por la normativa societaria para las operaciones de fusión y el cambio de denominación social, en modo alguno controvertido, excluirían la condición de tercero de buena fe.

III. SOBRE LA ENTRADA EN JUEGO DE LA PROHIBICIÓN DE REGISTRO CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 6.1.b) LM

12.- El riesgo de confusión que integra la prohibición del artículo 6.1.b) LM presupone una identidad o una similitud entre la marca solicitada y la marca anterior y una identidad o una similitud entre los productos o servicios designados en la solicitud de registro y aquellos para los que está registrada la marca anterior, tratándose de requisitos acumulativos (por todas, sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, C-39/97, Canon, ECLI: EU:C:1998:442).

13.- En el presente supuesto, la identidad aplicativa está fuera de toda duda. El debate se sitúa en los demás factores determinantes para la entrada en juego de la prohibición del artículo 6.1.b) LM: similitud de los signos y riesgo de confusión. Concretando aún más, el debate se localiza en la similitud de signos, toda vez que la parte aquí demandante hace derivar la inexistencia de riesgo de confusión de la disimilitud de aquellos.

Similitud de signos

14.- Por lo que se refiere al análisis de esta cuestión, se considera que dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público pertinente, existe entre ellas una identidad al menos parcial por lo que se refiere a uno o varios aspectos pertinentes (por todas, sentencia del Tribunal General de 23 de octubre de 2002, T-6/01, Matratzen Concord/OHMI-Hulla German (MATRATZEN), ECLI: EU:T:2002:261, apartado 30, confirmada mediante auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004, C-3/03 P, Matratzen Concord/OAMI, ECLI: EU:C:2004:233).

15.- A este respecto, resultan pertinentes los aspectos visual, fonético y conceptual ( sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, C-251/95, Sabel, ECLI:EU:C:1997:528, ap. 23, y de 22 de junio de 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, ECLI: EU:C:1999:323, apartado 25).

16.- Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (sentencias Sabel, ap. 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, ap. 25; así como los autos del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004, C-3/03 P, Matratzen Concord/OHMI-Hulla German, ap. 29; y de 1 de junio de 2006, C-324/05 P, Plus Warenhandelsgesellschaft/ OAMI.

17.- A la hora de determinar el grado de similitud visual, fonética y conceptual procede asimismo evaluar, en su caso, la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan (sentencia Lloyd, antes citada, ap. 27, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 1 de febrero de 2005, T-57/03, SPAG/OHMI - Dann y Backer (HOOLIGAN), ECLI: EU:T:2005:29, ap. 54).

18.- En el caso de que los productos o servicios cubiertos estén destinados a todos los consumidores, el público pertinente es el constituido por el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Este es el estándar que se debe aplicar en el presente supuesto.

19.- Dicho consumidor rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria. Por otra parte, tal consumidor normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2007, C-334/05 p, OAMI/Shaker, ap. 35 y jurisprudencia que allí se cita), sin perjuicio de que se recuerden más fácilmente las características dominantes y distintivas del signo.

20.- La sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2016, ECLI:ES:TS:2016:1903, tras observar que los criterios para determinar la semejanza entre dos marcas dependen en buena medida de la estructura del signo, resume las reglas establecidas al efecto por la jurisprudencia comunitaria y española, recogiendo, por lo que se refiere a las marcas denominativas complejas o compuestas, lo siguiente:

"Las marcas denominativas complejas o compuestas también deben ser comparadas conforme a la pauta de la visión de conjunto, sin desintegrar los vocablos que las componen. Una marca compuesta que incorpora una marca anterior debe considerarse similar a ésta cuando el elemento dominante de la marca compuesta es idéntico o semejante al signo constitutivo de la marca anterior ( STJCE de 9 de marzo de 2006, caso Matratzen ). Incluso en el caso de que el elemento constitutivo de la marca anterior no sea el dominante de la marca posterior, puede haber semejanza si ocupa en la misma una posición distintiva y autónoma ( STJCE de 6 de octubre de 2005, caso Thomson Life )".

21.- Una vez fijado el marco general de análisis, debemos descender al caso concreto. Como ya vimos, la OEPM justifica la denegación de la marca solicitada por el aquí demandante por la presencia en los signos concurrentes, como elemento principal y distintivo, del vocablo " DIRECCION003" (vid. apartado 4.2 supra). El Sr. Casiano rechaza tal análisis. El demandante considera que, en examen de conjunto, las diferencias son notorias, enfatizando que no resulta permisible la disgregación de términos para alcanzar factores de igualdad. En este sentido, observa que el signo solicitado incorpora otros elementos denominativos y destaca el carácter distintivo de "PIÉROLA" en el sector del mercado en el que nos encontramos, como factores de diferenciación y, a la postre, de exclusión de riesgo de confusión.

22.- Como recuerda la sentencia del Tribunal General de 17 de enero de 2024, T-61/23, Ona Investigación/EUIPO - Formdiet (BIOPÔLE), ap. 28: "La apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes (véase la sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333 , apartado 41 y jurisprudencia citada). Solo en caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante ( sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333 , apartado 42). Podría ocurrir así, en particular, cuando dicho componente pueda dominar por sí solo la imagen de la marca que el público pertinente guarda en la memoria, de manera que los demás componentes de la marca resulten insignificantes en la impresión de conjunto producida por esta ( sentencia de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06 P, no publicada, EU:C:2007:539 , apartado 43)".

23.- También cabe traer a colación, al hilo de los alegatos del demandante alusivos al carácter distintivo que ha de atribuirse a "PIÉROLA", en conexión con aquellos otros que señalan que " DIRECCION003" es un topónimo, designando un lugar específico en la Rioja Alavesa, y que constituye un apellido habitual en dicha zona, la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2019, C-705/17, Hansson, ECLI: EU:C:2019:481, cuando señala, apartado 53: "A este respecto, procede señalar, en primer término, que los elementos descriptivos, no distintivos o escasamente distintivos de una marca compleja [...] tienen por lo general un peso menor en el análisis de la similitud entre los signos que los elementos que tienen una carácter distintivo más relevante, que tienen también una mayor capacidad para dominar la impresión de conjunto producida por dicha marca (véanse, a este respecto, la sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95 , EU:C:1997:528 , apartado 23, y el auto de 27 de abril de 2006, L'Oréal/OAMI, C-235/05 P, no publicado, EU:C:2006:271 , apartado 43)".

24.- Es partiendo de tales bases como debemos calibrar los planteamientos que se nos someten. En este sentido, cabe cuestionar, desde luego, el criterio de la resolución de alzada en pro de la consideración de " DIRECCION003" como elemento principal y distintivo del signo solicitado. Pero igual de cuestionable resulta el criterio del demandante pretendiendo convertir el elemento "PIÉROLA" en referente para el juicio comparativo, pues ninguna dominancia cabe atribuirle en la impresión de conjunto que produce el signo por razón de su carácter distintivo cualificado frente a " DIRECCION003", como por aquel se nos quiere presentar.

25.- De esta manera, el juicio de similitud que nos ocupa se resuelve en la constatación de la existencia de un elemento común en las marcas enfrentadas, " DIRECCION003". A la vista de las bases y el análisis recogidos en los párrafos precedentes, dicha circunstancia nos lleva a apreciar cierto grado de similitud entre los signos enfrentados desde un punto de vista fonético y visual, que calificaremos de medio-bajo.

Riesgo de confusión

26.- Cabe recordar que el riesgo de confusión consiste en el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (por todas, sentencia Sabel, ya citada).

27.- Cabe igualmente recordar que, para apreciar la existencia de riesgo de confusión hay que llevar a cabo una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes y que dicha apreciación global implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración. De este modo, un escaso grado de similitud entre los productos o servicios designados puede compensarse con una gran similitud entre las marcas y un carácter distintivo fuerte de la marca anterior y a la inversa, un escaso grado de similitud entre los signos puede compensarse cuando los productos o servicios cubiertos tienen una gran similitud y el carácter distintivo de la marca anterior es fuerte (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, ya citada), lo que no debe entenderse en el sentido de que no pueda existir riesgo de confusión en el caso de que el carácter distintivo de la marca anterior sea débil ( auto del Tribunal de Justicia de 15 de enero de 2010, C-579/08, Messer Group GmbH/Air Products and Chemicals Inc, ECLI: EU:C:2010:18).

28.- Dicho cuanto antecede, consideramos que, aun no pudiéndose calificar de alta, la similitud apreciable entre los signos enfrentados y la identidad de los productos cubiertos comportan, ciertamente, la existencia de riesgo de confusión entre las marcas oponentes y la marca solicitada.

29.- El hecho de que existan en el mercado de otras marcas que incorporan el vocablo " DIRECCION003" y cubren los mismos productos que las marcas oponentes no desvirtúa tal conclusión. Dicha circunstancia no lleva a descartar el riesgo de confusión con las marcas oponentes que podría provocar la irrupción en el mercado de la marca solicitada.

IV. SOBRE LOS DEMÁS ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDANTE

30.- El Sr. Casiano esgrime en pro de sus pretensiones otros dos argumentos. Por una parte, en la demanda se invoca la doctrina de los actos propios, en referencia al, en el entender del demandante, cambiante proceder de la OEPM, que deniega la marca solicitada cuando, pese a la oposición formulada por DIRECCION000, concedió con anterioridad el registro de otras marcas que incorporan el vocablo " DIRECCION003" en clase 33. Por otra parte, sostiene el demandante que la resolución recurrida desconoce la jurisprudencia reinante en relación con la homonimia parcial de apellidos en los conflictos de marcas. Ninguna acogida merecen estos otros alegatos, por lo que se explica a continuación.

31.- En cuanto al primero de los argumentos señalados, hemos de observar que la circunstancia de que se hubiera concedido el registro otros signos marcarios que pudieran guardar similitud con los que aquí se presentan en liza no es determinante para la resolución del presente expediente. Cabe traer a colación, como mero botón de muestra, la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 2009, ECLI:ES:TS:2009:6348, que desestimó el motivo de casación que en el caso se construyó sobre alegatos del mismo corte que los que aquí nos ocupan, en relación con la aplicación de la prohibición absoluta contemplada en el artículo 5.1.c) LM, significando que "conforme es doctrina reiterada de esta Sala, expuesta en la sentencia de 23 de mayo de 2007 (RC 7956/2004 ), los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son directamente vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos en su actuación al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución , en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas contempladas en dicho Cuerpo legal".

32.- Por lo que se refiere a la segunda de las líneas discursivas más arriba apuntadas, cabe decir que lo que la jurisprudencia que invoca el Sr. Casiano considera admisible es la convivencia de marcas que presenten una homonimia parcial dentro de un conjunto donde el apellido común aparezca encuadrado junto con otras expresiones que permitan su individualización, partiendo de la base de que todo el mundo tiene derecho a usar sus apellidos, siempre que no causen perjuicio a otra persona. Sucede aquí que los elementos adicionales que incorpora la marca solicitada no resultan suficientemente diferenciadores a efectos de excluir el riesgo de confusión. Ante este escenario, esa misma jurisprudencia a la que recurre el demandante subraya que "ante la presencia de marcas prioritarias obstaculizadoras que también contienen el apellido del solicitante, el derecho de este debe ceder a menos que sus propias marcas aspirantes contengan los suficientes elementos diferenciadores excluyentes del riesgo de confusión o asociación"( sentencia del Alto Tribunal, Sala Tercera, de 29 de octubre de 2009, ECLI:ES:TS:2009:6457, citada por la de 25 de julio de 2014, ECLI:ES:TS:2014:2014)

33.- Los razonamientos expuestos determinan la desestimación de la demanda.

V. COSTAS

34.- La desestimación de la demanda determina que las costas hayan de ser a cargo de la parte que lo interpuso, de conformidad con el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,