Sentencia Civil 235/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 219/2023 de 21 de octubre del 2024

PRIMERO.-D. Rosendo ha recurrido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 82, apartado 2, ordinal 3º, de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y en los artículos 52, apartado 1º, ordinal 13º bis y 249.1.4º de la LEC, en relación con el artículo 447 bis del mismo cuerpo legal, frente a una resolución dictada por la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM) en materia de propiedad industrial. En concreto, contra aquella por la que, en lo que aquí interesa, se le denegaba a la solicitante la marca que por ella fue pedida con el nº NUM001.

Con fecha 6 de septiembre de 2021, D. Rosendo, depositó, la solicitud de Marca nacional núm. NUM000 " DIRECCION001" (PÁGINAS 1 A 6 del Expediente Administrativo) para proteger los siguientes productos en clase 33: Bebidas alcohólicas, excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas

La solicitud fue publicada en el BOPI de 28 de septiembre de 2021, abriendo dicha publicación el plazo legal de dos meses para formular oposiciones.

El 8 de noviembre de 2021 la oponente envía a D. Rosendo un burofax en el que le hace saber del registro de las marcas NUM002 DIRECCION002, A NUM003 DIRECCION000, A NUM004 DIRECCION003, instándole en el plazo de 8 días a:

"1. Cesar de forma inmediata y definitiva en el uso de la marca DIRECCION004, así como de cualquier otra denominación similar susceptible de colisionar con los derechos prioritarios de mi mandante.

2. Retirar de forma inmediata del mercado todas las botellas con la marca DIRECCION004 y cualquier otra denominación similar que colisione con los derechos marcarios de mi representada, eliminando cualquier mención del signo infractor contenida en su página web, así como la contenida en anuncios publicitarios, rótulos, redes sociales, etc.

3. Destruir de forma inmediata cualquier soporte material en el que aparezca el signo infractor, tales como botellas, envases, etiquetas, bolsas, material corporativo, folletos de publicidad, rótulos, etc.

4. Comunicar a esta parte el número de botellas vendidas con el fin de fijar la indemnización correspondiente a mi representada por los daños y perjuicios ocasionados.

5. Renunciar y/o retirar las solicitudes de las marcas españolas nºs DIRECCION004 n clase 33, remitiendo a esta parte copia del escrito de renuncia presentado en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

6. Abstenerse de registrar marcas o cualquier otro tipo de registro que pueda entrar en colisión con las marcas prioritarias de nuestra representada.

7. Comprometerse por escrito a abstenerse en el futuro de volver a cometer alguna de las infracciones señaladas anteriormente".

Por otro lado, el 16 de noviembre de 2021 DIRECCION000 formuló oposición al registro de la marca solicitada, sobre la base de sus marcas NUM002 DIRECCION002, A NUM003 DIRECCION000, A NUM004 DIRECCION003 (PÁGINAS 7 A 108 del Expediente Administrativo).

Acordado el suspenso por la OEPM, en la contestación al suspenso D. Rosendo solicitó prueba de uso de las marcas oponentes (páginas 126 a 130 del Expediente Administrativo). En respuesta a dicha solicitud, el oponente presentó la prueba que estimó pertinente.

La OEPM dicta resolución de 10 de febrero de 2023 por la que se deniega el registro de marca NUM000 " DIRECCION001", en la clase 33. En dicha resolución se afirma la legitimación activa de DIRECCION000., con CIF NUM005, para oponerse al registro de la marca solicitada. Y ello con fundamento en la escritura pública fechada el 28 de diciembre de 2015 que acreditaba la transferencia de patrimonios de la anterior titular de las marcas, DIRECCION000., con CIF NUM006, a la entidad oponente. Por otro lado, se desestima la oposición con fundamento en las marcas NUM002 DIRECCION002 y A NUM003 DIRECCION000 por entender que no se había acreditado el uso de las mismas, y se afirma el riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca oponente DIRECCION003 (A NUM004), cuyo uso se considera suficientemente acreditado; lo que lleva al examinador a estimar la oposición con fundamento en dicha marca y, por tanto, a denegar el registro con fundamento en el art. 6.1 b) LM. Por último, se niega la concurrencia de la prohibición relativa de registro del art. 8 LM por entender que no se había acreditado el carácter renombrado de los signos oponentes.

Publicada la anterior resolución en el Boletín de Propiedad Industrial correspondiente al día 17 de febrero de 2023, el solicitante presentó recurso de alzada, que fue desestimado por Resolución de 9 de octubre de 2023, que es objeto de impugnación en el presente procedimiento.

D. Rosendo ha acudido para defender su pretensión de registro a la vía judicial. Los motivos de impugnación en los que se centra en su demanda son los siguientes: 1º) falta de legitimación activa de DIRECCION000. (CIF NUM005) por no ser titular de los registros de marca en los que basó la oposición, ya que el cambio de titularidad desde la homónima DIRECCION000 (CIF NUM006) fue realizado con posterioridad a la presentación de la oposición, sin que D. Rosendo sea un "tercero de mala fe"; 2º) error en la aplicación del art. 6.1.b) L.M. por falta de consideración de la distintividad y renombre de " DIRECCION005" en el sector vinícola; 3º) la coexistencia pacífica de registros prioritarios con " DIRECCION002" a nombre de terceros (actos propios); 4º) la necesidad de tener en cuenta a la hora de comparación entre signos la jurisprudencia sobre la admisibilidad de marcas de apellidos con homonimia parcial; y 5º) la inexistencia de riesgo de confusión entre los signos en liza.

Se oponen DIRECCION000 y el Abogado del Estado.

SEGUNDO.- SOBRE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DE DIRECCION000. PARA OPONERSE AL REGISTRO DE LA MARCA SOLICITADA.

El demandante insiste en este procedimiento en la falta de legitimación activa de la mercantil DIRECCION000. (CIF NUM005) por no ser titular registral de las marcas oponentes en el momento en que se opuso al registro de la marca " Rosendo", ya que el cambio de titularidad desde la homónima DIRECCION000 (CIF NUM006) fue realizado con posterioridad a la presentación de la oposición, sin que D. Rosendo sea un "tercero de mala fe".

A este respecto es preciso recordar que, tal como reza el art. 46.2 LM, "Con independencia de la transmisión de la totalidad o de parte de la empresa, la marca y su solicitud podrán transmitirse, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución, para todos o parte de los productos o servicios para los cuales estén registradas o solicitadas, e inscribirse en el Registro de Marcas, sin perjuicio de los demás negocios jurídicos de que fuere susceptible el derecho de marca. En el supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se regirá por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la Sección Cuarta del Registro de Bienes Muebles, con notificación de dicha inscripción a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas. A estos efectos ambos registros estarán coordinados de forma que se comunicarán telemáticamente entre ellos los gravámenes sobre marcas inscritos o anotados en los mismos".

A los efectos que ahora nos interesan, dada la consideración de la marca como "objeto de derecho de propiedad", tal como reza el enunciado del Capítulo IV del Título V de la Ley de Marcas vigente, la marca es transmisible por todos los medios previstos en nuestro Derecho para transmitir el derecho de propiedad. En consecuencia, podemos concluir que la marca se puede transmitir por ley, por donación, por sucesión testada e intestada (cesión de marca por vía hereditaria) y por consecuencia de ciertos contratos (cesión contractual de la marca).

Ahora bien, dado que nos encontramos ante un derecho sobre un bien inmaterial que, normalmente, forma parte del activo empresarial, interesa precisar que la marca puede ir acompañada de la transmisión de todo el patrimonio del titular del derecho sobre la marca (cesión de la marca a título universal) o puede constituir el único objeto de la transmisión operada (cesión de la marca a título particular). La consideración de la marca como activo empresarial objeto de transmisión es de especial relevancia en los supuestos de sucesión universal de la marca como consecuencia de negocios jurídicos intervivos, puesto que se eleva el número de contratos que tradicionalmente sirven en nuestro derecho para operar la transmisión de la propiedad y entre los que la compraventa y la permuta ocupan un lugar destacado.

La sucesión universal inter vivosde la marca se producirá esencialmente en los casos de transmisión de empresa (a no ser que exista acuerdo en contrario o que las circunstancias determinen claramente lo contrario, conforme al art. 47.1 LM), de fusión o escisión de sociedades capitalistas y de cesión global de activo y pasivo. En el supuesto de transformación de sociedades no podríamos hablar propiamente de cesión, sino de transcripción de la marca a nombre de la nueva sociedad resultante de la transformación del anterior tipo social, por cuanto se mantiene la personalidad jurídica.

En el caso de la fusión de sociedades se produce la disolución y extinción de todas las sociedades que participan en el procedimiento de fusión (fusión por constitución) o de todas menos una que será la sociedad absorbente (fusión por absorción) y la transmisión en bloque de todo el patrimonio de las sociedades que se extinguen a la nueva sociedad o a la sociedad absorbente. También, por tanto, los derechos de propiedad industrial de las sociedades que se extingan como consecuencia del acuerdo de fusión se transmitirán automáticamente en ejecución del acuerdo de fusión a la nueva sociedad constituida al efecto o a la sociedad absorbente. En consecuencia, nos encontraremos ante un supuesto de transmisión de marca siempre que haya una fusión por constitución, mientras que en la fusión por absorción la transmisión de la marca se producirá siempre que la titularidad sobre una determinada marca esté en manos de la sociedad absorbida.

En el caso de autos ha quedado acreditado que la entidad DIRECCION000, con CIF NUM005, tenía la condición de cesionaria de las marcas oponentes, tal como acredita la escritura pública de fecha 28/12/2015 firmada ante el Notario de La Rioja D. Luis Miguel Otaño Martínez Portillo, con número de protocolo 2.293, en la que se comprueba que dicha sociedad resulta de la fusión por absorción y posterior cambio de denominación de las mercantiles intervinientes en dicha escritura entre las que se encuentra la anterior titular de las marcas DIRECCION000, CIF NUM006.

No discute tal hecho la demandante, sino que manifiesta que, a pesar de tal circunstancia, no reunía la condición de titular registral al tiempo de presentar la oposición al registro de la marca, por cuanto el cambio de titularidad no había accedido al registro; de modo que no ostentaría legitimación activa para oponerse.

Efectivamente, en su redacción vigente tras la modificación operada por el Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, el art. 19.1 b) LM dispone que una vez publicada la solicitud de marca, podrán oponerse al registro de la misma invocando las prohibiciones de registro previstas en los artículos 6.1, 7.1 y 8, los titulares de las marcas o nombres comerciales anteriores contemplados en los artículos 6.2 y 7.2, así como los licenciatarios facultados por los titulares de dichas marcas o nombres comerciales.

Ahora bien, una interpretación sistemática de la normativa marcaria nos obliga a tener necesariamente en cuenta el art. 46.3 LM. Los planteamientos del Sr. Rosendo parten de una lectura equivocada del artículo 46.3 LM. Dicho precepto consagra en el ámbito registral marcario el principio de oponibilidad, según el cual, para que el cambio de titularidad de un registro de marcas o la transmisión de derechos derivados del mismo produzca efecto contra tercero, deberá inscribirse en el Registro de Marcas. Nótese que la oponibilidad se anuda a la inscripción, no a la publicación (en el BOPI). Ello, según señala la más cualificada doctrina, debe llevar a considerar que la norma no se refiere a cualquier tercero, sino al tercero en caso de doble transmisión (en sentido amplio), escenario este último que se intenta evitar con la regla de inoponibilidad. De este modo, señala esa misma doctrina, cuando no se trata de la colisión entre sucesivos adquirentes, la verdad material (la existencia de la cesión o de la licencia) prevalece frente a la verdad formal (la constancia de la cesión o de la licencia en el Registro).

Esta es la lectura que, frente a la postura formalista de tiempos pretéritos, hace la sentencia del Alto Tribunal de 10 de diciembre de 2013, ECLI:ES:TS:2013:6462, que el propio demandante invoca en su favor y que, contrariamente a lo que este pretende, resulta contraria a sus postulados. Dicha sentencia reza así:

"Con la finalidad de estimular la inscripción, se suelen vincular efectos sustantivos al hecho de que un título registrable no hubiera sido registrado - artículos 606 del Código Civil ; 32 de la Ley Hipotecaria ; 21, apartado 1, del Código de Comercio ; 9, apartado 1, del Reglamento del Registro Mercantil ; 46, apartado 3, de la Ley 17/2001 , de marcas; 79, apartado 2, Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes; 59, apartado 2, de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial -.

No obstante, según como se entienda esa proyección negativa del llamado principio de publicidad material, dados los términos literales en que aparece regulada en el artículo 46, apartado 3, de la Ley 17/2001 , podría significar que ningún acto ó negocio jurídico inscribible y no inscrito produciría efectos frente a los terceros, de no probarse que lo habían conocido.

Por ello, para no extender en exceso tal consecuencia de la falta de publicidad - convirtiendo el acto registrable no registrado en eficaz sólo para las partes y para los terceros de mala fe - y para no aproximarla demasiado a las de la inscripción constitutiva, el concepto de tercero - desconocedor o ignorante - que es clave para determinar el sentido del precepto - se ha reducido por la mejor doctrina a la medida necesaria para la protección de una confianza en la apariencia, de modo que el protegido no sea cualquier tercero, sino sólo aquél que se encuentre en una posición jurídica incompatible con la del titular del derecho no inscrito.

Lo que conduce a que el ámbito del artículo 46, apartado 3, se limite a los supuestos de conflicto entre dos títulos incompatibles, para dar preferente amparo al que de ellos se inscriba".

A mayor abundamiento, es preciso tener presente que, tal como se ha puesto de manifiesto en el Fundamento de Derecho Primero, la sociedad oponente, identificándose como titular de las marcas que indica en el mismo, le envió al ahora apelante burofax en fecha 8 de noviembre de 2021 poniendo de manifiesto tal hecho a fin de que no continuara con el procedimiento de registro de la marca posterior. Siendo la fecha de presentación del escrito de oposición posterior, es evidente que la solicitante conocía de la titularidad material de la sociedad oponente respecto a las marcas opuestas a la inscripción de su solicitud de marca; por lo que el motivo referido a la falta de legitimación activa de la entidad Rosendo, con CIF NUM005, debe ser desestimado.

TERCERO.- SOBRE LA INEXISTENCIA DE ERROR EN LA APLICACIÓN DEL ART. 6.1. b) LM .

El demandante considera que, al aplicar el artículo 6.1.b de la LM, no se ha tenido adecuadamente en cuenta la distintividad y renombre que tiene " DIRECCION005" en el sector vinícola. Subraya que el Grupo DIRECCION005 inició su proyecto empresarial en 1996 con la creación de DIRECCION006 en la DOCa Rioja, en la zona más oriental de la subzona Alavesa, que ha sabido posicionar sus vinos, fundamentalmente en el segmento HORECA (Hostelería, Restaurantes, Catering, Hoteles) con una importante facturación. Remarca el prestigio que en el sector vinícola acuña su cabeza visible, D. Rosendo, que por eso aspira a tener vinos con la marca personal de su autor. Reclama, por todo ello, que se tenga presente como una circunstancia que permite marcar una clara diferencia denominativa y fonética con las marcas oponentes.

La aplicación del art. 6.1 b) LM conlleva el análisis de tres elementos, dependientes entre sí: la comparación de los signos en liza, así como de los productos o servicios distinguidos con ellos, y la existencia de un riesgo de confusión entre los mismos, que incluye el riesgo de asociación, que impide su convivencia pacífica en el mercado.

No hay duda en este supuesto en que existe plena coincidencia en el ámbito aplicativo, por cuanto los signos confrontados están destinados a distinguir los mismos productos de la clase 33.

Discute la demandante el análisis realizado por la OEPM en relación con la comparación de los signos, y, consecuentemente, su afirmación de la existencia de un riesgo de confusión entre los mismos.

Atendiendo a la comparación entre los signos, debe señalarse, de forma general, que dos signos son semejantes cuando, desde el punto de vista del público destinatario, existe entre ellos una igualdad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes (Vid. Sentencia del Tribunal General de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI-Hulla German (MATRATZEN), T6/01, Rec. p. II4335, apartado 30, confirmada mediante auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004, Maltraten Concord/OAMI, C3/03 P, Rec. p. I3657]. Y que, tal como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, son pertinentes los aspectos gráfico, fonético y conceptual ( Sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C251/95, Rec. p. I6191, apartado 23, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C342/97, Rec. p. I3819, apartado 25).

A la hora de determinar el grado de similitud visual, fonética y conceptual procede asimismo evaluar, en su caso, la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que estos se comercializan (vid., las sentencias Lloyd, antes citada, ap. 27; y de 1 de febrero de 2005 en el asunto T-57/03 Société provençale d'achat et de gestión (SPAG) SA contra OAMI, ap. 54).

E, igualmente, ha de tenerse en cuenta el hecho de que el consumidor rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2007, C-334/05 p, OAMI/Shaker, ap. 35 y jurisprudencia que allí se cita).

En el caso que nos ocupa, el público relevante está constituido por el público en general. El estándar que se debe aplicar, por lo tanto, es el del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, con las connotaciones anteriormente señaladas.

Por tanto, la necesidad de apreciar la impresión de conjunto producida por un signo no excluye el examen de cada uno de sus componentes para determinar sus elementos dominantes ( Sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 1 de marzo de 2005, Enzo Fusco, As. T-185/03, apdo. 46 y de 5 de octubre de 2005, as. T-423/04, apdo. 57). Lo cual no obsta para que se tengan en cuenta el resto de componentes a fin de apreciar la semejanza entre dos marcas. Solo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante ( Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2007, OAMI/ Shaker, C-334/05).

Como recuerda la sentencia del Tribunal General de 17 de enero de 2024, T-61/23, Ona Investigación/EUIPO - Formdiet (BIOPÔLE),ap. 28: "La apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes (véase la sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333 , apartado 41 y jurisprudencia citada). Solo en caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante ( sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333 , apartado 42). Podría ocurrir así, en particular, cuando dicho componente pueda dominar por sí solo la imagen de la marca que el público pertinente guarda en la memoria, de manera que los demás componentes de la marca resulten insignificantes en la impresión de conjunto producida por esta ( sentencia de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06 P, no publicada, EU:C:2007:539 , apartado 43)".

En el caso de autos de la comparación entre los signos objeto de la contienda (todos ellos denominativos) resulta evidente que existe un elemento dominante " DIRECCION002", por cuanto la marca solicitada es Rosendo, y la marca oponente es DIRECCION003 (Única que se toma en consideración en esta demanda por cuanto no se ha discutido la afirmación de la OEPM en relación con la falta de uso de las otras dos marcas oponentes). Esa coincidencia literal en el seno de marcas denominativas, que implica la incorporación al completo al nuevo signo de la marca oponente porque se utiliza uno de sus componentes esenciales, conlleva la ineludible apreciación de la existencia de similitud entre los signos. El grado de semejanza lo hemos de considerar bastante significativo, porque el vocablo DIRECCION002, que conceptualmente tiene el mismo sentido nominal en ambos casos, no es un apelativo que resulte frecuente y por lo tanto debe considerarse bastante llamativo para el estándar del consumidor. Estamos ante lo que se conoce, en el mejor de los casos para el solicitante, como la reproducción de un factor dominante en el seno de una marca.

Es cierto que la marca solicitada incorpora también otros componentes que no están en la prioritaria. Pero debemos tener en cuenta que el término " DIRECCION007" es un nombre propio muy habitual en España, por lo que no añade fuerza distintiva a la visión de conjunto de la marca. Por otro lado, el vocablo " DIRECCION005" podría suponer un elemento diferenciador respecto al signo anterior. No obstante, la identidad en el elemento dominante permite afirmar cierto grado de semejanza tanto fonética como conceptual entre los signos enfrentados, atendiendo a la visión global de los mismos. No nos parece dudoso que, en la visión de conjunto de los signos, el consumidor no va a percibir en ningún caso que el signo solicitado sea el mismo que los oponentes, pero sí que va a advertir un significativo aspecto parecido entre ellos, que le va a provocar que el uno le traiga a su mente al otro.

Por otro lado, como se verá seguidamente, es preciso realizar un análisis de todos los elementos de forma concurrente, por cuanto existe una fuerte interdependencia entre todos ellos. Y en el supuesto de autos, como hemos visto, existe identidad en el ámbito aplicativo; aspecto éste que es preciso valorar adecuadamente al apreciar la existencia del riesgo de confusión.

En todo caso, en relación con la comparación de los signos a efectos de la aplicación del art. 6.1 b) LM es preciso tener en cuenta que lo relevante es el cotejo de los signos como tales, no tanto la repercusión que su uso esté teniendo en la práctica del tráfico mercantil; de modo que la atribución de renombre a una parte del signo solicitado (pretendido por la demandante) no resulta un argumento demasiado útil cuando la resistencia deriva de la preexistencia de un signo prioritario que ya estaba registrado antes, que le cierra el paso al nuevo precisamente porque se introducen en su seno componentes que provocan que se asimile al precedente (porque se toma una porción, de valor dominante, del antecedente para incorporarla al posterior).

CUARTO. DE LA COEXISTENCIA PACÍFICA DE REGISTROS PRIORITARIOS CON EL TÉRMINO " DIRECCION002" A NOMBRE DE TERCEROS.

Sostiene el demandante que debería haberse tenido en cuenta la coexistencia pacífica de registros prioritarios que incluyen la mención " DIRECCION002" a nombre de terceros. En este sentido argumenta que se trata de un término geográfico (nombre de una localidad alavesa) que no es susceptible de apropiación exclusiva por ninguna de las partes, que es también un apellido ligado al mundo del vino y que hay otras dos bodegas que usan, e incluso tienen registradas, marcas que lo incluyen ( DIRECCION008 e DIRECCION009), con lo que debería entrar en juego la doctrina de los actos propios por haber permitido su coexistencia.

A este respecto conviene señalar que no se ha discutido que la marca oponente ( DIRECCION003) es una marca registrada, que, por tanto, merece la protección que el Derecho marcario confiere a los signos inscritos.

Por otro lado, es difícilmente acogible el argumento basado en la doctrina de los actos propios. En primer lugar, porque el hecho de que existan otras bodegas competidoras como DIRECCION008 o DIRECCION009 que hayan podido, en función de circunstancias concretas que aquí no corresponde revisar, conseguir superar el filtro registral, que la oponente sostiene además que no fue con su aquiescencia, no compromete el derecho de DIRECCION000 a oponer las marcas de su titularidad frente al intento de D. Rosendo de conseguir nuevos registros que aquella considera que van a ocasionar riesgo de confusión. Por otro lado, porque no consta que la oponente se hubiese estado aquietando a lo que extrarregistralmente hubiera estado haciendo D. Rosendo, sino más bien lo contrario, porque primero le requirió de cesación y luego le demandó por el uso de los signos, antes de que los pudiera registrar. Con lo que la invocación de la doctrina de los actos propios, que estaría referida a la tolerancia frente a otros terceros, en función de unas circunstancias concretas que no nos constan, resulta desafortunada. Y tampoco obstaría, en cualquier caso, a la posibilidad de que la OEPM pudiera apreciar una prohibición relativa de registro con sustento legal cuando se dieran las circunstancias propicias para ello. La oficina de registro se debe al principio de legalidad. Lo que entraña que no estará vinculada a la existencia de precedentes que respondieran al seguimiento de dinámicas pretéritas que, precisamente, hubieran podido ser objeto de revisión con la evolución de la legislación, la práctica y la doctrina. La sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 16 de enero de 2015, con cita de las de 4 de diciembre de 2003 y 8 de abril de 2007, señaló que: "Conforme es doctrina reiterada de esta Sala, los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución , en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en el (...) texto legal, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas previstas en la Ley (...)".

QUINTO. DE LA NECESIDAD DE TENER EN CUENTA A LA HORA DE COMPARACIÓN ENTRE LOS SIGNOS LA JURISPRUDENCIA SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE MARCAS APELLIDOS CON HOMONIMIA PARCIAL.

El demandante argumenta que la conclusión hubiera debido ser otra al amparo de la jurisprudencia sobre la admisibilidad de marcas con homonimia parcial, donde el apellido común aparezca encuadrado junto con otras expresiones que permitan su individualización ( sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 25 de julio de 2014).

En opinión de este tribunal, la referencia jurisprudencial que efectúa el demandante no escapa a la necesidad de tener que efectuar en cada caso el correspondiente juicio que se atenga a las circunstancias concretas de cada conflicto. Por otro lado, la denominada doctrina de la admisión de la coexistencia de marcas en supuestos de homonimia parcial tenía su mejor encaje en los supuestos de marcas procedentes de un mismo tronco común (familiar, empresarial, etc) que una vez desgajado justificaba una cierta tolerancia al empleo de signos con un cierto parecido. Poco tiene esto que ver con el caso que nos ocupa, donde no se dan esa clase de circunstancias.

En el caso de autos el demandante pretende registrar como marca un signo que supone una variante de su propio nombre. Pero el hecho de que exista tal coincidencia entre el signo que se pretende de registrar como marca y el nombre del solicitante no obsta a que el signo sea sometido a las prohibiciones absolutas y relativas de registro que dispone el Derecho marcario. En este sentido el art. 9.2 LM es claro al indicar que "No podrán registrarse como marcas el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro signo que identifique al solicitante del registro si los mismos incurren en alguna de las prohibiciones de registro contenidas en el presente Título".

Por lo que tal argumento debe ser desestimado.

SEXTO.- SOBRE LA PRETENDIDA INEXISTENCIA DE RIESGO DE CONFUSIÓN ENTRE LOS SIGNOS EN LIZA.

Acaba el demandante argumentando que, en atención a las circunstancias concurrentes en el supuesto de autos, la OEPM ha errado al afirmar la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en liza.

Es preciso partir del hecho de que el análisis de la comparación entre los signos y entre los servicios a los que se aplican las marcas enfrentadas debe realizarse con la finalidad de afirmar o descartar la existencia de un riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación.

Tal como sostiene el Tribunal de Justicia, constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente ( Sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 29, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 17). Por otro lado, igualmente el Tribunal de Justicia ha mantenido que "el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión...Los propios términos de esta disposición(art. 4.1 b) DM) excluyen, pues, la posibilidad de aplicarla si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión"(Apartado 18 de la STJUE de 11 de noviembre de 1997, SABEL).

Conforme a esta misma jurisprudencia, la existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (sentencias del Tribunal de Justicia SABEL,antes citada, apartado 22; Canon,antes citada, apartado 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer,antes citada, apartado 18, y de 22 de junio de 2000, Marca Mode,C-425/98 , Rec. p. I-4861, apartado 40).

En este sentido es preciso recordar que el examen de los distintos presupuestos que deben concurrir para la aplicación del art. 6.1 b) LM no se puede realizar de una forma independiente. Por el contrario, es preciso apuntar que no es posible valorar la similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios en abstracto, sino que es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión, tal como apuntaba el Considerando 10 de la Directiva 89/104 y ahora indica el Considerando 16 de la Directiva 2015/2436. Ello determina, tal como ha puesto de manifiesto el TJCE (Fundamento 17 de la STJCE de 29 de septiembre de 1998, Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.,Rec. p. I-5507) que exista una estrecha interdependencia entre la semejanza de los signos y la similitud de los productos o servicios, de modo que es posible que exista un riesgo de confusión entre el público cuando la semejanza entre los signos no sea muy grande, pero los productos o servicios distinguidos con las marcas sean muy similares. Y, viceversa, podrá afirmarse la existencia de un riesgo de confusión cuando los signos empleados como marca sean muy semejantes y, sin embargo, los productos o servicios distinguidos con ellos no sean muy similares.

Por otro lado, tal análisis debe realizarse desde la perspectiva del consumidor medio, teniendo en cuenta que éste normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias SABEL,antes citada, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer,antes citada, apartado 25). A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Por otra parte, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta de éstas que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 26).

Atendiendo a tales premisas, debemos afirmar que el considerable grado de semejanza entre los signos confrontados, así como la identidad en relación con los productos distinguidos con ellos, determinan la existencia de un evidente riesgo de confusión entre los signos enfrentados. Y ello por cuanto, aun cuando no se llegara a dar un riesgo de confusión directo (en el sentido de que el consumidor tomara un producto como si fuera el otro), sí cabe afirmar la posibilidad de un riesgo de confusión indirecto o riesgo de asociación en la medida en que el consumidor pudiera llegar a considerar que se trata de productos procedentes de empresas vinculadas jurídica o económicamente.

SÉPTIMO.-Las costas derivadas de este procedimiento judicial deben ser impuestas a la parte actora. Porque así resulta del principio del vencimiento objetivo que, como regla general en cuanto al tratamiento de las costas, se recoge en el nº 1 del artículo 394 de la LEC.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal pronuncia el siguiente