Sentencia Civil 154/2025 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 662/2024 de 22 de mayo del 2025

I. ANTECEDENTES RELEVANTES

1.- Con fecha 16 de junio de 2022, INNOVACIÓN ANDALUZA DE DISEÑO INDUSTRIAL, S.L. ("INNOVACIÓN ANDALUZA" en adelante) presentó la solicitud de marca que quedó registrada como M4174751 "INADI", en clase 35, para "publicidad, gestión, organización y administración de negocios comerciales, trabajos de oficina" y en clase 41, para "educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales".

2.- Dª Carmela formuló oposición con fundamento en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas ("LM"), esgrimiendo como registro prioritario la marca nacional M3525412 "INNADI", denominativa, registrada en clase 41 para "educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales".

3.- Habiendo solicitado INNOVACIÓN ANDALUZA prueba de uso, la Unidad de Examen de la Oficina Española de Patentes y Marcas dictó, con fecha 23 de agosto de 2023, resolución por la que: (i) a la vista de la prueba de uso aportada, la marca oponente se consideró registrada para los servicios "educación, formación" a los efectos de la oposición; y (ii) se acordó la concesión de la marca solicitada para todos los servicios de la clase 35 designados en la solicitud y, en clase 41, para los de "servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales".

4.- INNOVACIÓN ANDALUZA interpuso recurso de alzada, que fue desestimado por resolución de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas ("OEPM") de fecha 4 de julio de 2024.

5.- No conforme, INNOVACIÓN ANDALUZA recurrió en vía judicial.

II. DEFECTO LEGAL EN EL MODO DE PROPONER LA DEMANDA

6.- En su escrito de contestación, la Sra. Carmela formula la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda. En concreto, se aduce que en la demanda presentada se mezclan hechos y fundamentos de orden jurídico a lo largo de los diferentes apartados de alegaciones que la conforman y no se articula conforme a ley la acción ejercitada, no satisfaciéndose, por tanto, los requisitos establecidos en el artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ("LEC").

7.- Es cierto que la demanda presenta defectos de redacción y no se acomoda estrictamente al patrón establecido en el artículo 399 LEC (por remisión del artículo 437 LEC) . Ahora bien, conforme al artículo 424 LEC, la demanda defectuosa solo puede originar el sobreseimiento del proceso cuando no fuera en absoluto posible determinar en qué consisten las pretensiones o frente a qué sujetos se formulan aquellas. No es este el escenario que aquí se nos plantea, pues, pese a las deficiencias señaladas, la demanda identifica las pretensiones que se formulan y las partes.

III. SOBRE LOS VICIOS DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA

8.- Un primer bloque de alegatos de la demanda (apartado primero de las alegaciones) apunta a vicios de la resolución recurrida, subsumibles en los subapartados a) y e) del artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ("LPACAP"), todo ello, según el sentir de INNOVACIÓN ANDALUZA.

9.- La demanda no presenta un hilo discursivo claro. En ella se entreveran denuncias de naturaleza diversa que no aparecen suficientemente diferenciadas (falta de motivación, incongruencia), con invocación de preceptos, incluso constitucionales, que se señalan como vulnerados sin demasiado esfuerzo argumental. Con una técnica procesal cuestionable, la parte se remite, para conocer la razón de tales quejas, a su escrito de recurso de alzada.

10.- Tras la lectura de la demanda y del expediente administrativo, cabe concluir que la raíz del descontento de la demandante estriba en que en la fase administrativa no se le dio respuesta a las pretensiones que formuló en el escrito de contestación al suspenso de fondo y en el escrito de contestación a la prueba de uso, ni por la Unidad de Examen en la resolución de concesión parcial ni, cuando recurrió en alzada por esta razón, por la Unidad de Recursos.

11.- Como se ha señalado, INNOVACIÓN ANDALUZA nos remite, para conocer la razón de sus quejas, al escrito de interposición del recurso de alzada, el cual, a su vez, se remite a esos otros escritos presentados por esta parte en la fase administrativa que hemos mencionado (escrito de contestación al suspenso de fondo y escrito de contestación a la prueba de uso). Si acudimos a ellos, podemos comprobar que las pretensiones incontestadas de las que se trata vienen referidas a los extremos que siguen.

11.1.- En el escrito de contestación al suspenso de fondo: (i) el mejor derecho sobre el componente denominativo de la marca oponente, postulándose la entrada en juego del artículo 9.1 LM; y (ii) la falta de uso efectivo de la marca oponente, en conexión con: (ii-i) la falta de inscripción en el Registro de marcas de una licencia a favor de INNADI FORMACIÓN, S.L., que es quien, según la prueba aportada, aparece materialmente utilizando en el tráfico la marca oponente, (ii-ii) la inducción de los consumidores a confusión, como consecuencia de la utilización simultánea por aquella entidad de otras marcas para los mismos servicios cubiertos por la marca oponente, y (ii-iii) el presunto fraude de ley derivado de que la oponente esgrimiera el uso por la referida mercantil cuando esta había perdido la condición de sociedad unipersonal y la oponente la de socia única de la misma. En el escrito se terminaba solicitando, además de que se accediera a la petición de la prueba de uso de la marca oponente, la desestimación de la oposición formulada por la Sra. Carmela, con fundamento en todo lo alegado en el cuerpo del escrito, con reserva de acciones ante el presunto fraude de ley y el abuso de derecho advertidos.

11.2.- En el escrito de contestación a la prueba de uso, además de reiterarse la petición de que la oposición fuese desestimada, se interesaba la declaración de caducidad de la marca oponente, con fundamento en el artículo 54.3.b) LM y por falta de uso, al haber resultado que el uso acreditado se había llevado a cabo por un tercero en fraude de ley, no pudiéndose por ello tener por acreditado el uso en los términos exigidos por el artículo 57 LM. Subsidiariamente, se interesaba que se ordenase "la inscripción de la renuncia y cancelación de la marca, conforme a lo previsto en el Art. 56.1 de la LM, siendo manifiesta su formulación ante la OEPM, por la doctrina de los actos propios, ante el reconocimiento por su titular inscrita de esta nueva titular Innadi Formación SL aunque para ello no medie justo título alguno".

12.- En unos casos, nos encontramos ante pedimentos que exceden de los márgenes del procedimiento de registro en el que se plantea la controversia, ignorando INNOVACIÓN ANDALUZA los cauces específicamente habilitados en la normativa marcaria para viabilizarlos. El mejor derecho sobre la marca que se irroga la recurrente con fundamento en el artículo 9.1.d) LM solo podría hacerse valer ante la OEPM mediante la correspondiente solicitud de nulidad ( artículo 52 LM), siguiendo el trámite previsto en el Título VI LM (así se hace ver en la resolución recurrida, en el párrafo primero de la consideración jurídica segunda), lo mismo que la solicitud de declaración de caducidad de la marca oponente por renuncia del titular ( artículo 54.3 LM) y por falta de uso ( artículo 54.1.a) LM). En otros casos, nos encontramos ante cuestiones que, en lo relativo a su incidencia en la resolución del procedimiento de registro instado, más concretamente, en lo atinente a la prueba de uso de la marca oponente, sí encontraron respuesta en la resolución recurrida: así ocurre (párrafo segundo de la consideración jurídica segunda) con las denuncias relativas a la falta de aptitud como prueba de uso de la marca oponente de la prueba del uso por parte de INNADI FORMACIÓN, S.L. sin reflejarse en el Registro de Marcas título que le habilitase para usarla y a la concurrencia de fraude de ley en los términos que quedaron expuestos. Finalmente, en el caso de la alegada inducción a error de los consumidores por el uso simultáneo de la marca oponente con otras, nos encontramos ante cuestiones extravagantes en el marco del procedimiento administrativo de referencia.

13.- A la vista de lo anterior, la omisión de pronunciamiento que está en la base de los vicios denunciados o no se da o, cuando se da, carece de la significación vulneradora que pretende atribuirle la parte recurrente. Es más, debemos considerar que, en este último caso, un pronunciamiento por parte de la OEPM sí que habría constituido una extralimitación por su parte merecedora de absoluta censura.

14.- Por ello, ninguna acogida merece esta parte del discurso impugnatorio de INNOVACIÓN ANDALUZA.

IV. SOBRE LA PRUEBA DE USO DE LA MARCA OPONENTE (I)

15.- Nos referimos aquí al apartado segundo de las alegaciones de la demanda. Lo que se alega en este apartado, en suma, es que no cabe entender acreditado el uso efectivo de una marca por la acreditación del uso de esa marca por parte de quien se anuncia públicamente como titular de aquella sin ser quien figura como tal en el Registro de Marcas (INNADI FORMACIÓN, S.L.), so pena de quebrar las bases del sistema registral marcario, siendo eso lo que ha acaecido en el caso presente.

16.- El planteamiento de INNOVACIÓN ANDALUZA parte de una idea equivocada, cual es atribuir carácter constitutivo a la inscripción de la transmisión de la marca en el Registro de Marcas. Así se desprende de la sentencia del Alto Tribunal de 10 de diciembre de 2013, ECLI:ES:TS:2013:6462, que se pronuncia en los siguientes términos.

"Con la finalidad de estimular la inscripción, se suelen vincular efectos sustantivos al hecho de que un título registrable no hubiera sido registrado - artículos 606 del Código Civil; 32 de la Ley Hipotecaria; 21, apartado 1, del Código de Comercio ; 9, apartado 1, del Reglamento del Registro Mercantil ; 46, apartado 3, de la Ley 17/2001 , de marcas; 79, apartado 2, Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes; 59, apartado 2, de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial -.

No obstante, según como se entienda esa proyección negativa del llamado principio de publicidad material, dados los términos literales en que aparece regulada en el artículo 46, apartado 3, de la Ley 17/2001 , podría significar que ningún acto ó negocio jurídico inscribible y no inscrito produciría efectos frente a los terceros, de no probarse que lo habían conocido.

Por ello, para no extender en exceso tal consecuencia de la falta de publicidad - convirtiendo el acto registrable no registrado en eficaz sólo para las partes y para los terceros de mala fe - y para no aproximarla demasiado a las de la inscripción constitutiva, el concepto de tercero - desconocedor o ignorante - que es clave para determinar el sentido del precepto - se ha reducido por la mejor doctrina a la medida necesaria para la protección de una confianza en la apariencia, de modo que el protegido no sea cualquier tercero, sino sólo aquél que se encuentre en una posición jurídica incompatible con la del titular del derecho no inscrito.

Lo que conduce a que el ámbito del artículo 46, apartado 3, se limite a los supuestos de conflicto entre dos títulos incompatibles, para dar preferente amparo al que de ellos se inscriba".

17.- Como señala la más cualificada doctrina, haciendo notar que en él la oponibilidad se anuda a la inscripción, no a la publicación (en el BOPI), el artículo 46.3 LM se refiere únicamente al tercero en caso de doble transmisión, escenario este último que se intenta evitar con la regla de inoponibilidad. De este modo, señala esa misma doctrina, cuando no se trata de la colisión entre sucesivos adquirentes, la verdad material (la existencia de la cesión o de la licencia) prevalece frente a la verdad formal (la constancia de la cesión o de la licencia en el Registro). Esta es la lectura que, frente a la postura formalista de tiempos pretéritos, hace la sentencia del Alto Tribunal de 10 de diciembre de 2013, ECLI:ES:TS:2013:6462.

18.- Desde otra perspectiva, los alegatos de INNOVACIÓN ANDALUZA apuntarían a la falta de legitimación de la Sra. Carmela, toda vez que, según el artículo 19.1.b) LM, los únicos legitimados para formular oposición con fundamento en la prohibición de registro contemplada en el artículo 6.1.b) LM son los titulares de las marcas anteriores y los licenciatarios debidamente facultados por ellos. De esta forma, si la marca oponente hubiera sido efectivamente cedida a INNADI FORMACIÓN, S.L., cabría cuestionar la legitimación de la Sra. Carmela para oponerse al registro de la marca solicitada. Sin embargo, ni INNOVACIÓN ANDALUZA ha hecho valer esta defensa en ningún momento, ni la cesión de la marca puede considerarse acreditada por las circunstancias a las que hace referencia aquella.

19.- En consecuencia, tampoco los alegatos vertidos en este pasaje de la demanda merecen una favorable acogida.

V. SOBRE LA PRUEBA DE USO DE LA MARCA OPONENTE (II)

20.- En la alegación tercera de la demanda se aduce que la oposición debió ser desestimada porque, en relación con la indicación de tiempo, la OEPM tuvo por acreditado el uso efectivo, tras reconocer que gran parte de los documentos aportados por la oponente se encontraban fuera del plazo relevante (16 de junio de 2017 a 15 de junio de 2022), por el otorgamiento de un premio en 2021, considerándolo clara señal de que el signo se había venido utilizando en los años anteriores, y por la aportación de un diploma otorgado en el año 2022, considerando que con ello se acreditaba el uso de la marca al menos durante ese curso académico. En opinión de INNOVACIÓN ANDALUZA, tal análisis contraviene el artículo 39 LM, toda vez que el mismo no contempla que el uso pueda tenerse por probado por meras presunciones.

21.- Ninguna acogida merecen estos descargos. Las únicas previsiones sobre los medios de prueba en el procedimiento de registro son las recogidas en el artículo 21 bis.4 del Reglamento para la ejecución de la Ley de Marcas ("RELM"), al que nos remite el artículo 21.7 LM, el cual, como excepción a lo establecido en el artículo 77.1 LPACAP (a cuyo tenor los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento administrativo pueden acreditarse "por cualquier medio de prueba admisible en Derecho"), dispone que "las pruebas de uso se limitarán a la presentación de documentos y elementos acreditativos como facturas, catálogos, listas de precios, anuncios, envases, etiquetas, fotografías y declaraciones escritas relevantes". En el caso que nos ocupa, tales previsiones se respetaron.

22.- Dicho esto, situándonos a efectos dialécticos en el mismo plano que la recurrente, cabe observar que el diploma del curso académico 2022 que se aportó por la oponente no constituye en la resolución recurrida fundamento de presunción alguna, sino prueba directa del uso en dicho curso, lo que desvirtúa parte del discurso de INNOVACIÓN ANDALUZA.

23.- Sin embargo, lo realmente trascendente es el defectuoso entendimiento por la parte demandante de lo que constituye una presunción en el ámbito probatorio. La presunción no es un medio de prueba (en tal sentido, ni puede proponerse como medio de prueba, ni puede practicarse como tal), sino que se resuelve en un razonamiento, en virtud del cual, partiendo de un hecho que resulta probado por el medio de prueba correspondiente (en lo que aquí nos ocupa, el otorgamiento de un premio en 2021), se llega a la conclusión de la existencia de otro hecho (en lo que aquí nos ocupa, la utilización de la marca oponente en relación a servicios de formación y educación en el periodo precedente), atendido el nexo lógico existente entre los dos hechos (en lo que aquí nos ocupa, la significación del otorgamiento del premio como reconocimiento de la labor desarrollada en el periodo precedente). En definitiva, más que medio de prueba, la presunción ha de considerarse como un método de valoración de la prueba basado en la deducción. La diferenciación resulta nítida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la que el Capítulo VI del Título I del Libro IIl lleva por rúbrica "De los medios de prueba y las presunciones", sin que las presunciones figuren entre los medios de prueba contemplados en el artículo 299.

24.- No cabe, por tanto, entender, como pretende la parte demandante, que, al razonar como se hace en la consideración jurídica tercera de la resolución recurrida, con el resultado de estimarse acreditado el uso de la marca oponente en el periodo relevante, se comete infracción alguna en materia probatoria.

VI. SOBRE LA FALTA DE IDENTIDAD APLICATIVA

25.- En la alegación cuarta de la demanda se cuestiona que, como se afirma en la resolución recurrida, la marca solicitada y la marca oponente presenten identidad aplicativa. Tal posición se basa en que la naturaleza, destinatarios y finalidad de los servicios a los que se va a aplicar la marca solicitada (formación de empleados inherente a los contratos de formación en alternancia) son distintos de los que se ofrecen bajo la marca oponente (formación en diseño, de carácter no oficial, destinada al público en general).

26.- Ninguna acogida merecen tales descargos. No podemos compartir la idea de convertir el uso que se hace de la marca oponente o el uso que se proyecta hacer de la marca solicitada elemento denotativo de la falta de identidad o similitud aplicativa. Parece obvio recordar que la comparación debe efectuarse entre los productos o servicios designados en la solicitud y los productos o servicios cubiertos por la marca oponente.

VII. SOBRE LA EXISTENCIA DE RIESGO DE CONFUSIÓN

27.- En la alegación quinta de la demanda se incide de nuevo en las diferencias en el uso previsto bajo la marca solicitada y el uso realizado bajo la marca oponente como factor excluyente del riesgo de confusión.

28.- A este respecto, el Tribunal de Justicia ha señalado que, cuando el riesgo de confusión se esgrime en un procedimiento de oposición al registro de una marca, procede comprobar si existe riesgo de confusión con la marca anterior en todas las circunstancias en que se podría utilizar la marca solicitada si la marca solicitada fuera registrada. Es en los casos en que tal riesgo se esgrime en el marco del ejercicio de una acción de violación, cuando procede examinar las circunstancias que caracterizan el uso por el tercero del signo idéntico o similar a una marca registrada, sin que sea preciso averiguar si también podría dar lugar a riesgo de confusión otro uso del mismo signo que se produjera en otras circunstancias (sentencia del Tribunal de Justicia d 12 de junio de 2008, O2 Hodings Limited, O2 (UK) Limited / Hutchison 3G UK Limited, C-533/06, ECLI: EU:C:2008:339).

29.- A la vista de cuanto se lleva expuesto, es diáfano que la demanda ha de ser desestimada.

VIII. COSTAS

30.- La desestimación de la demanda determina que las costas hayan de ser a cargo de la parte que lo interpuso, de conformidad con el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,