Sentencia Civil 81/2025 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 167/2024 de 12 de mayo del 2025

PRIMERO.-La sentencia de instancia ha desestimado la demanda presentada por los demandantes, hoy apelantes, y con la que pretendían la declaración de infracción de cuatro marcas europeas, declaración de actos de competencia desleal e infracción de derechos de propiedad intelectual, así como la condena de las consecuencias propias de tales declaraciones, significativamente, el cese y prohibición futura de conducta infractora, remoción y destrucción de efectos, publicación de la sentencia e indemnización de daños y perjuicios.

En particular, la demanda tiene su origen en la conducta comercial de los Sres. Severino Catalina y en la relación con dicha actividad de los demandados.

En particular, los Sres Severino Catalina han importado y comercializado a través de la mercantil DIRECCION000, en calidad de distribuidores registrados, el sistema de limpieza titularidad de la mercantil estadounidense Rexair LLC, identificado con la marca Rainbow, mediante el uso de las distintas marcas registradas por la citada empresa Rexair, entre otras, las invocadas en la demanda y que están registradas para los productos identificados en la clase 7 del nomenclator.

Esta actividad de distribución se ha desarrollado a través de subdistribuidores que tras adquirir los productos, han asumido la función de venta al por menor al cliente final, subdistribuidores que, según afirman los demandantes, han sido debidamente instruidos para llevar a cabo de manera satisfactoria tal operativa en un modelo de comercialización específico y recibido el instrumental necesario para la asistencia en venta.

Que precisamente, en relación a la subdistribución es que demandan a la mercantil Afralo-Villaba S.L., y a los Sres Gregorio y Carlota, subdistribuidores de DIRECCION000 hasta el día 31 de mayo de 2021 para el término municipal de Villaba, pues tras la finalización de relación comercial entre las partes a partir del día 1 de junio de 2021, han iniciado una actividad comercial de representación de un producto competidor bajo la marca Ritello, aplicando el modelo de comercialización de Rainbow con mantenimiento de la iconografía de su experiencia en redes sociales y locales comerciales, aprovechándose de la red de clientes anteriores y de la reputación de Rainbow para vender los producto Ritello.

Señalan los demandantes que los demandados han seguido utilizando, indebidamente, la marca Rainbow en su nueva actividad, manteniendo los carteles publicitarios colocados en determinados establecimientos comerciales cercanos a la oficina de los demandados infringiendo con ello de manera explícita el documento suscrito en su día con Rexair. Que además, han mantenido en el perfil que los demandados tenían en Facebook las referencias a Rainbow al solo cambiar su denominación, siendo así que, finalmente, usan la marca Rainbow en la documentación utilizada.

Añaden los demandantes que los demandados están llevando a cabo actividades desleales en tanto no solo utilizan a los clientes de Rainbow sin informarles de que no representan ya dicha marca sino que estando vigente la relación con DIRECCION000 ya entregaban a dichos clientes fragancias de Ritello, afirmando además en dichas relaciones con los clientes de Rainbow que el sistema Ritello es mejor, valiéndose de los accesorios de Rainbow que todavía tienen para acceder a dichos clientes.

Que además se han publicitado usando un certificado del Ministerio de Salud de Italia que es falso, y copiado, con infracción de los derechos de propiedad intelectual, una encuesta Google proporcionada por Rexair traducida al español por una empleada de la actora, Dª. Soledad, y una escalera de promoción creada igualmente por la citada empleada.

La Sentencia de instancia ha desestimado en su integridad la demanda. De un lado, considera que falta legitimación pasiva de los demandados personas físicas, en tanto entiende que su actuar lo ha sido en y por la mercantil Afralo-Villaba, y niega finalmente forma de infracción alguna, decisión que motiva la formulación del apelación por la parte demandante que, en esencia, impugna la decisión en su conjunto instando la estimación de la demanda.

Examinaremos, siguiendo el orden propuesto por la parte apelante, cada uno de los motivos formulados.

SEGUNDO.-Plantea en primer lugar la parte recurrente la crítica a la estimación de la excepción de falta de legitimación pasiva de los codemandados, D. Gregorio y Dª. Carlota.

Tras señalar en el motivo que la Sentencia estima la excepción en la consideración de que la actuación comercial de los demandados se habría hecho en exclusiva a través de la mercantil Afralo-Villalba, no constando que hubieran actuado de manera autónoma al margen de la empresa, dicen los apelantes que yerra la Sentencia al valorar la prueba en relación a tal cuestión pues la practicada en autos demuestra que tanto D. Gregorio como Dª. Catalina han actuado como empresarios autónomos al margen de la mercantil indicada.

Afirma el motivo que así resulta, en particular, del perfil personal del demandado en Linkedin, donde aparece como gerente y distribuidor oficial de Rainbow y, más especialmente a la documental aportada por la parte demandada con su contestación a la demanda, demostrativa de que han llevado a cabo a título personal actividades comerciales en relación a las marcas invocadas en la demanda, en particular del doc nº 13 de la contestación, factura NUM000, de 3 de abril, donde aparece D. Gregorio como la persona física responsable de su emisión, con su NIF, y su cuenta bancaria, derivándose del mismo documento que la demandada Sra. Carlota fue quien hizo el servicio post venta de esa operación, constatación documental que a la postre se ratifica con la declaración del testigo Sr. Braulio y que se reafirma con la documental aportada con ocasión de la prueba admitida y practicada en esta alzada con la aportación de facturación emitida por D. Gregorio y de la que resulta que ha facturado a título particular un total 270.451,33 € de Ritello, hecho demostrativo de que D. Gregorio, como persona física, vende y factura.

Posición del Tribunal.

Ninguna duda resta a este Tribunal de la acción comercial individual, independiente, autónoma llevada a cabo por D. Gregorio en la comercialización de los aparatos Rainbow primero y Ritello después y, por tanto, de su directa implicación en las actuaciones que se definen como infractoras por la parte demandante.

En efecto, la abundante facturación librada por D. Gregorio durante los años 2021 a 2023, relacionada por la demandada con ocasión del requerimiento practicado por este Tribunal, no solo confirma lo que resulta del documento nº 13 aportado por la parte demandada en su contestación a la demanda, relativo a una factura expedida por D. Gregorio en su propio nombre, con su NIF y número de cuenta, sino que pone de relieve lo habitual de la actuación en paralelo en el negocio de venta de aparatos aspiradores de D. Gregorio y la mercantil Afralo-Villaba en el marco de una relación de interacción entre ambas partes, cualquiera que sean los motivos, fiscales, financieros o simplemente comerciales pero que, en todo caso, solo responde a un criterio de autodeterminación en el modo de asentarse en el mercado.

De hecho, lo que afirma la parte demandada en sus alegaciones a la prueba de facturas aportadas a este Tribunal es que la actividad comercial de D. Gregorio era "coordinada y complementaria con AFRALO-VILLALBA S.L.",es decir, individual y al margen de la sociedad sin perjuicio de que pudiera hacerse en el marco de una política comercial acordada, que cabe presumir horizontal, entre las partes y de consuno.

A tales efectos, la coordinación y complementación de actividades de D. Gregorio con la mercantil en absoluto supone una merma de la autonomía en el mercado de D. Gregorio desde el punto de vista de su posicionamiento en el mismo y, por tanto, cumple perfectamente con la posición jurídica exigida por el art. 10 LEC a los efectos de tenerle como parte pasiva en este proceso pues lo que dispone dicha norma en su párrafo primero es que "serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso",señalando la STS núm. 623/2010 de 13 octubre que "la legitimación pasiva ad causam [para el proceso] consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud o idoneidad para ser parte procesal pasiva, en cuanto supone una coherencia o armonía entre la cualidad atribuida -titularidad jurídica afirmada- y las consecuencias jurídicas pretendidas",coherencia que aquí ha quedado demostrada desde el momento que se objetiva una continua y constante actuación comercial de D. Gregorio en su propio nombre en los hechos que le imputa la parte demandante al igual que, como resulta del documento número 13 de la contestación, por parte de Dª. Carlota, prestando servicios post-venta en su propio nombre y al margen de la mercantil.

Procede por todo ello estimar el motivo y revocar el pronunciamiento estimatorio de la excepción de falta de legitimación pasiva de los codemandados.

TERCERO.-Plantea seguidamente la parte recurrente lo relativo a la infracción marcaria y las razones por las que procede revocar el pronunciamiento desestimatorio de las acciones a ella referente de la Sentencia de instancia.

Denuncia en su motivo el recurrente, primero, que hay omisión de pronunciamiento sobre el carácter renombrado de la marca Rainbow y, consecuentemente, sobre la prueba aportada para demostrar el renombre en España; y, en segundo lugar, afirma que yerra en la valoración de la prueba en lo relativo a la infracción marcaria la Sentencia.

Consecuentemente, el motivo se puede subdividir en dos submotivos. Uno primero relativo a la identificación de las marcas Rainbow invocadas como marcas renombradas y otro segundo referente a su infracción.

Respecto de lo primero afirma el recurrente que ha quedado acreditada la presencia de Rainbow en España, en particular en Galicia, habiéndose demostrado la venta de aproximadamente 50.000 máquinas y la existencia de mas de 20 distribuidores de Rainbow, renombre que afirma estça reconocido por los Juzgados de La Coruña derivado del hecho de que se trata de la marca más longeva a nivel mundial y en España, con presencia en 80 paises y con la red comercial y de servicios más desarrollada.

Posición del Tribunal.

Dos argumentos daremos para rechazar el motivo en cuanto a la apreciación del carácter renombrado de la marca Rainbow, a saber, en primer lugar, uno de índole procesal y, seguidamente, para evitar la omisión de respuesta sobre el fondo, otro sustantivo.

El primero de los argumentos tiene que ver con la inactividad del recurrente a la hora de denunciar la omisión de pronunciamiento por parte de la Sentencia de instancia respecto de una pretensión oportunamente deducida.

En efecto, afirma el recurrente que a pesar de haberse invocado expresamente el carácter renombrado de la marca Rainbow la Sentencia de instancia omite tal pronunciamiento y, en consecuencia, no efectúa valoración de la prueba practicada al efecto.

Denuncia, por tanto, un caso de incongruencia omisiva y siendo así, para que este Tribunal pueda analizar dicha irregularidad en la Sentencia, debería haber intentado el apelante previamente al recurso de apelación, el complemento de la Sentencia.

En efecto, dice la STS 230/2021 de 27 de abril que "1.- El art. 215.2 LEC otorga a las partes una vía para instar la subsanación de la incongruencia de la sentencia, por omisión de pronunciamiento, ante el mismo juez o tribunal que la dictó. Como declara la sentencia 411/2010, de 28 de junio : "su utilización es requisito para denunciar la incongruencia de la sentencia en los recursos de apelación, conforme al artículo 459 LEC , y extraordinario por infracción procesal, conforme al artículo 469.2 LEC , de forma que la falta de ejercicio de la petición de complemento impide a las partes plantear en el recurso devolutivo la incongruencia omisiva ( SSTS de 12 de noviembre de 2008, RC n.o 113/2003 y 16 de diciembre de 2008, RC n.o 2635/2003 )".

En el supuesto que examinamos la recurrente tuvo la posibilidad de denunciar en la primera instancia esta infracción mediante el ejercicio de la petición de complemento de la sentencia que prevé el artículo 215.2 LEC. Al no haberlo hecho, no puede ya apreciarse omisión pues es aquél requisito necesario para denunciar esa incongruencia en el recurso de apelación ( art 459 LEC) con lo que, ante la falta de la petición de complemento, no es posible en este momento procesal solventar tal carencia.

No obstante, y sin perjuicio de lo indicado, no queremos dejar de señalar, por abundar la respuesta judicial vinculada al art. 24 CE, que desde luego no está probado el carácter renombrado de la marca Rainbow pues si conforme resulta de la jurisprudencia del TJUE los factores a tener en cuenta son, dice la STJUE 14 de septiembre de 1999, asunto C-375/97, General Motors (reproducidos luego por las STJUE 6 de octubre de 2009 Pago, asunto C-301/07, la STJUE 3 de septiembre de 2015 Iron & Smith, asunto C-125/14 y finalmente la STJUE Euipo/Puma de 28 de junio de 2018, asunto C-564/16) todos "los elementos pertinentes de autos, a saber, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, extensión geográfica y duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla",habiendo concretado, por lo que hace al ámbito territorial - STJUE 6 de octubre de 2009, Pago asunto C-301/07 -de igual modo la STJUE Iron ya citada- que "una marca comunitaria debe ser conocida por una parte significativa del público interesado en los productos y o servicios amparados por ella, en una parte sustancial del territorio de la Comunidad y que, teniendo en cuenta las circunstancias del asunto principal, puede considerarse que el territorio del Estado miembro de que se trate es una parte sustancial del territorio de la Comunidad",en el caso lo que se alega por los demandantes como dato más relevante para apreciar el renombre de la marca europea en España es el número de ventas a lo largo de 35 años, dato, no solo no se vincula a una determinada cuota de mercado, que proporcionaría la relación entre el dato numérico y su posición en el mercado sino que, además, enfrenta la realidad descrita por el demandante de que el sistema de comercialización del sistema de limpieza está alejado de las fórmulas de comunicación masiva y que, en todo caso, de haber conocimiento general del mismo lo es en Galicia, territorio insuficiente desde la perspectiva de una marca europea para ser considerado el público de referencia en dicho territorio como suficiente a los efectos del renombre de la marca, debiéndose observar que de hecho el demandante solicita la publicación de la Sentencia en medios de comunicación escrita de Galicia y para su entorno territorial.

De tales informaciones en absoluto podemos concluir que haya un conocimiento suficiente de la misma en un territorio lo suficientemente relevante de la UE para otorgar a una marca europea el carácter de renombrado, lo que no se subsana tampoco por el hecho de que en el año 2002 -doc 22 demanda- se hiciera referencia judicial a la "fama de los aspiradores Rainbow" ya que el renombre de una marca es un hecho y como tal debe ser probado al tiempo que se reclama tal cualidad a cuyos efectos no basta, desde luego, una declaración hecha a más de veinte años vista Https, dado el carácter circunstancial y variable que tiene el renombre de una marca cuando, por lo demás, ni la antigüedad de una marca, ni su presencia en varios países ni la red comercial que acompaña a los producto signados por la misma atribuyan per seel renombre a una marca que implica, como es sabido, el conocimiento amplio por el sector del público pertinente cuando, en el caso, ningún dato mínimamente objetivo se aporta ni desde luego contribuye a ello, como ya hemos indicado, la forma de comercialización que se describe por el demandante como de venta no en grandes superficies ni en pequeños establecimientos sino de directa a domicilio, basada en la confianza y fidelización de clientes.

En suma, no queda probado el renombre y, consecuentemente, por el fondo del argumento podemos estimar la pretensión.

CUARTO.-Pero más allá del carácter renombrado de la marca Rainbow, alega el recurrente error en la valoración de la prueba sobre el hecho de la infracción marcaria por el uso inconsentido de la misma.

Tras indicar que se trata de un caso de doble identidad, afirma que la Sentencia hace un examen parcial y sesgado de la prueba al tener en cuenta para desestimar la pretensión de infracción marcaria solo los carteles publicitarios no retirados de establecimientos comerciales, la atención telefónica dada mediante comunicación al teléfono indicado en el cartel colocado en la Carnicería Xulfe y, finalmente, el perfil de Facebook de la demandada, obviando otras pruebas.

Señala que, en cuanto a los carteles, se reconoce en la Sentencia que no se retiraron los ubicados en la Carnicería Xulfe y Pizzería Panadería Rozas, donde aparece identificado como contacto Rainbow Villalba y su teléfono.

Que, como reconoce la sentencia, dice el apelante, se trata de carteles auténticamente publicitarios donde aparece el nuevo modelo Rainbow, el SRX, junto al nombre Rainbow Villalba y el teléfono de contacto de los demandados, y ello a pesar del compromiso de retirar las marcas Rainbow -doc 9 y 9 b)-, habiendo quedado probado -doc 11- que la actora mandó requerimientos a los demandados y comunicaciones a los subdistribuidores en relación a tales carteles, siendo hecho reconocido en la contestación que tras recibir los requerimientos se solicitó la retirada de los carteles, asumiendo en suma lo ilícito de la conducta.

Lo que obvia la Sentencia, dice el apelante, es que se mantuvieran los carteles y que se aprovechara su mantenimiento de manera parasitaria como resulta del informe de detectives y del testimonio del Sr. Braulio que dice que los carteles se mantuvieron colocados tras la terminación de la relación de los demandados con la actora y que cuando se llamaba se ofrecía a Ritello, usando por tanto los carteles para introducir y vender el producto infractor y desprestigiar a Rainbow, omitiéndose que no se representa ya a Rainbow.

En este mismo sentido considera el recurrente relevante la correspondencia aportada -doc 14 d- entre D. Ceferino y el comercial de Afralo, D. Jesús Ángel, donde se pregunta por Rainbow ocultándose por Afralo que no representa ya a dicha marca.

En cuanto al perfil de Facebook, lo que afirma la Sentencia es que las referencias a Rainbow son de 2016, pero lo que resulta del acta notarial -doc 6 demanda- es que hay publicaciones de 2019 y 2020 si bien, y en todo caso, es irrelevante la fecha ya que el perfil cambia de Rainbow Villaba a Ritello España el 4 de junio de 2021 sin que desaparezcan aquellas referencias, pues del mismo resulta una apariencia de relación entre ambas marcas, referencias que solo se retiran tras el emplazamiento de los demandados.

Además, y con ello concluye, considera que la Sentencia no ha tenido en cuenta otras pruebas, en particular el hecho de que los demandados se han presentado como servicio técnico de Rainbow, como resulta del informe de detectives, apareciendo de hecho en el directorio AiYellow a la fecha de la audiencia previa como empresa dedicada a la venta y reparación de equipos Rainbow a pesar de que ni siquiera cuando tenía relación con la marca eran. Por otro lado, los demandados han utilizado en los materiales la imagen el signo Rainbow, tanto en las visitas a clientes como en la documentación de los demandados.

Posición del Tribunal.

Aunque resulte obvio señalarlo, debemos partir del hecho de que desde la finalización de la relación de subdistribución con los demandantes, carecían los demandados de autorización para el uso de las marcas del producto objeto hasta la fecha de distribución.

No solo el carácter inconsentido del uso en el tráfico económico de las marcas resulta de manera implícita de la resolución de las relaciones comerciales previas entre las partes en virtud de las cuales venían los demandados autorizados para el uso de las marcas Rainbow sino que, en el caso, había un compromiso explícitamente asumido como parte de la relación de distribución -doc 9 y 9 b) demanda- de la que formaban parte los demandados.

Tan obvio era el deber de abstención de uso de la marca ajena al margen de la relación que justificaba el uso previo que las alegaciones relativas a la falta de validez del "compromiso del usuario" como norma rectora respecto del uso de las marcas tras la finalización de las relaciones de distribución entre las partes, que acusan la firma de dicho compromiso como acto coactivo respecto de una información que además no podían conocer con exactitud por razón del idioma dado que, dice el apelado, el documento estaba "presumiblemente" redactado en inglés, decíamos, tan obvio es el deber de abstención que esas alegaciones, incluso en la hipótesis de su veracidad serían inútiles pues, como hemos señalado, cualquier profesional del mercado conoce que es ilícito el uso de marcas ajenas sin el consentimiento de su titular, a falta de mejor derecho, lo que significa que ni siquiera era precisa la suscripción de compromiso para que quedaran los demandados inhabilitados al uso de la marca Rainbow salvo expresa autorización ya que, insistimos, el uso de marcas ajenas solo es factible previo un acto positivo de autorización, sea éste explícito o implícito.

Consecuentemente, el uso mantenido de la marca tras el cese de relación en fecha 1 de junio de 2021 implica el uso inconsentido de una marca ajena en términos del art. 9.2.a) RMUE y, por tanto, infracción de la misma.

En efecto, dice el art. 9.2.a) RMUE que "el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando: Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha:a) el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada".

En el caso, se dan todos los elementos de la infracción así descrita en la norma transcrita.

De un lado, hay uso de la marca ajena. La prueba es contundente al efecto. Solo con referencia a la más objetiva, el mantenimiento de los carteles, cuya naturaleza publicitaria es connatural a la exposición en establecimientos públicos y respecto de los que su presencia en tales locales es responsabilidad de los demandados por no instar desde el fin de la relación con la actora su retirada (que por cierto sí piden con ocasión del emplazamiento en este procedimiento), el uso de las marcas Rainbow en la documentación usada por los demandados cuando ya están vendiendo productos Ritello, y el mantenimiento de referencias Rainbow en el perfil de Facebook bajo la denominación Ritello, son constataciones objetivas del uso de la marca ajena.

Pero no solo está probado el uso no consentido de idéntica marca para mismos productos -doble identidad- sino, como más relevante, que con los usos en los los carteles, en la red social Facebook y en la documentación utilizada por los demandados, se produce menoscabo de las funciones de la marca pues aquellos hechos trasladan el mensaje respecto de los titulares de aquellos medios de una vinculación entre marcas inexistente cuando, en realidad, son operadores competitivos del mismo sector de mercado, lo que supone, en primer y principal término, que se vulnera la función de origen de la marca lo que, aquí sí es relevante, en especial cuando se constata con claridad la resistencia de los demandados a clarificar su relación con Rainbow cuando el contacto con los mismos se produce por razón de dicha marca pero para vender Ritello.

Hay, en consecuencia, doble identidad y, por tanto, no cabe sino estimar el motivo y la infracción del art. 9.2.a) RMUE, lo que implica, primero, la estimación de la acción declarativa de infracción de las marcas europeas número 548917, denominativa Rainbow, la número 83552, mixta,

la número 008355208, gráfica

y la número 018107710 SRX, segundo, la estimación de las acciones de cese y prohibición futura de la infracción marcaria, con advertencia de multa coercitiva por importe no inferior a los 600 euros diarios y, finalmente la estimación de la acción de remoción de efectos y destrucción de los elementos en los que se haya materializado las conductas infractoras, pronunciándonos sobre la acción indemnizatoria y de publicación en fundamento separado una vez resueltos los motivos relativos a la infracción anticoncurrencial y de derechos de autor.

QUINTO.-Cuestiona seguidamente el apelante la desestimación de las acciones de competencia desleal.

Afirma la parte recurrente que yerra el Tribunal de instancia en la apreciación y valoración de prueba al desestimar las acciones deducidas, a cuyos efectos, analiza cada una de las conductas que considera que son descriptivas del tipo concurrencial que imputa.

Plantea así en primer lugar, como infracción derivada de los hechos referenciados, la de la cláusula general por apreciar en el quehacer comercial de los demandados una conducta contraria a la buena fe objetiva - art 4 LCD-.

En esencia, sustenta tal afirmación el recurrente en tres conductas comerciales, que afirma acreditadas, y que son claramente diferenciables entre sí, a saber, en primer lugar, en el uso de referencias proporcionadas por clientes de Rainbow para ofrecer y vender a los terceros invitados por aquellos el producto competidor Ritello, en segundo lugar, con ocasión de la entrega de fragancias Ritello a clientes de Rainbow para su uso en máquinas Rainbow antes de la finalización de la relación con DIRECCION000 y, finalmente, por los actos previos a la conclusión de la relación de los demandados con la demandante relativos a la colaboración de los demandados con Ritello a pesar de estar vigente la relación con DIRECCION000, en particular, por el acopio de accesorios Rainbow para su entrega posterior a clientes Rainbow para llevar a cabo la promoción de Ritello.

Posición del Tribunal.

Desde nuestro punto de vista, la conducta de los demandados infringe la cláusula general - art 4 LCD porque de lo acreditado en autos resulta una conducta objetivamente contraria a las exigencias de la buena fe imputable a los demandados en la consideración que los hechos relatados y acreditados son una amalgama no inconexa, formando en realidad parte de una una estrategia elaborada por los demandados, contraria a la ética comercial, relativa a la captación de la clientela de Rainbow a partir de la posición, experiencia y conocimientos ganados como subdistribuidores de la marca con DIRECCION000.

En efecto, la documental aportada por los demandados -docs 11, 12 b), 13 a, b y c), 14 d)- prueba que, aprovechando las relaciones conseguidas por los demandados cuando representaban la marca Rainbow, y usando como excusa para la visita el material proporcionado por DIRECCION000 en el tiempo de tal relación -doc 18 a) y d)-, los demandados tuvieron acceso a clientes de aquella marca y, a su través, a terceros invitados por aquellos (denominado de referencias) a conocer el sistema de limpieza en el modelo de comercialización de Rainbow, en virtud del cual los clientes de la marca, incitados través de un sistema de promoción-recompensa denominado "Juego de colaboración" (doc nº 4 demanda)-, proponen a otros potenciales clientes, amigos, conocidos o familiares de ordinario, recibir a los representantes de Rainbow y conocer el sistema de limpieza, modelo del que se han servido los demandados para tener acceso a nuevos clientes, pretendidamente de Rainbow pero a los cuales mostraban no el sistema de limpieza de Rainbow, que ya no representaban, sino el de Ritello.

Aprovechaban por tanto los demandados la apariencia con la que éstos se presentaban al cliente de Rainbow, porque lo era de Afralo-Villalba cuando ésta era subdistribuidora de DIRECCION000, y sin indicarle el cese de tal relación y la vinculación con una marca competidora, obtenían del cliente la referencia a otro tercero en la creencia del cliente original de que les iban a mostrar el sistema Rainbow.

En este sentido, lo que resulta probado es que los demandados se han prevalido de una posición ganada como subdistribuidores de Rainbow para, con engaño, acceder a un tercer cliente invitado por el primero al que ofrecer, no el sistema Rainbow sino el competidor, utilizando el modelo de comercialización de Rainbow, conducta que además, como se ha acreditado, se había preparado conscientemente justo antes de finalizar la relación con DIRECCION000 mediante el acopio de accesorios Rainbow que justificara la visita a los clientes Rainbow, actitud, abundada con la entrega a clientes en esa época de relación con DIRECCION000 de productos Ritello -doc 8 a) y c) demanda-, que debe considerarse claramente contraria a las exigencias de la buena fe.

Es por ello que hemos calificado la conducta desempeñada por los demandados de estrategia elaborada para la captación de clientes de Rainbow aprovechando la posición ganada durante la relación de los demandados con la marca para introducir al competidor.

Debe entenderse que no cuestiona este Tribunal el libre ejercicio de la competencia en el mercado por un competidor, ni que el hecho de captar clientes de Rainbow para Ritello, sino el modo en que se hace.

En efecto, la relación entre un empresario y su clientela no constituye un derecho de exclusiva de aquél que permita impedir a terceros, tampoco a exempleados, sean laborales o colaboradores, dirigirse y contratar con tales clientes. Lo que sí no pueden hacer poner en práctica estrategias de captación de clientela ajena por medios reprobables, como lo es el orientar desde la actividad mantenida con el empresario original una serie de actos en provecho de la futurible y próxima fractura entre partes ni, tanto menos, el uso del engaño valiéndose de la confianza de clientes de la relación anterior.

Pero no solo se refiere el apelante a esta infracción. También a las de engaño, confusión, aprovechamiento de la reputación ajena y a la del art. 21 LCD.

Pues bien, el que apreciemos la infracción descrita del art. 4 LCD excluye en este caso, por lo que diremos y con una excepción, cualquier otra calificación concurrencial de la conducta de los demandados pues planteado ahora de forma genérica, es evidente que el uso infractor de las marcas subsume alguna de las conductas descritas, en particular los actos de confusión, pero también de explotación de la reputación ajena que tiene lugar, dice la STS 450/2015, de 2 de septiembre, por el uso de signos, en este caso, de las marcas Rainbow que constituye, como hemos visto, un caso de infracción marcaria, siendo así, por lo demás, que la estrategia de captación de clientela de Rainbow, tal cual hemos descrito, comprende el engaño en sus diversas formas.

En efecto, dice el apelante que habría infracción del art. 12 LCD -explotación indebida de la reputación ajena- primero, por el mantenimiento de los productos de la marca Rainbow en el perfil de Facebook que los demandados mantienen bajo el nombre Ritello España, segundo, por la entrega de accesorios Rainbow para promocionar la marca de la competencia y por la forma de acceso a clientes a través del sistema de referencia

Pues bien, lo primero, lo del perfil en red social, lo hemos tomado en consideración para apreciar la infracción de la marca, con lo que resulta de aplicación la doctrina de la complementariedad relativa - STS 94/2017, de 15 de febrero-, siendo así que las otras alegaciones, uso de accesorios Rainbow y uso del modelo de comercialización a través de las referencias, han sido tomadas en consideración para constatar una forma de captación de clientela contraria a los principios objetivos de la buena fe.

En cuanto a la infracción de actos de engaño y omisiones engañosas - art 5 y 7 LCD- se alega que hay omisión engañosa a la vista de los hechos que documenta el documento nº 11, donde se pone de manifiesto que el cliente que había proporcionado la referencia pensaba que era para la demostración del producto Rainbow, como por lo demás se desprendía del documento denominado Juego de Colaboración cuando, en realidad, se muestra el producto Ritello, y a lo que resulta del documento 14.d), de la que se desprende la ocultación por parte del comercial de Afralo-Villalba, Sr. Jesús Ángel, de que no eran ya distribuidores de Rainbow para acceder al cliente ofrecido.

Y dice que hay actos de engaño porque los demandados se han presentado como servicio técnico de Rainbow cuando no lo han sido nunca, con cita del documento 8 b), la más documental 9ª aportada en la audiencia previa y la declaración del testigo Sr. Braulio.

Ambas conductas están en realidad en el marco de la estrategia de captación de clientela, que hemos calificada de maliciosa y, por tanto, de anticoncurrencial desde la perspectiva del art. 4 LDC sin que pueda tener encaje ya, aislando hechos tomados en cuenta en el marco de la estrategia maliciosa, en otros tipos, en particular, en los ahora señalados.

Por lo que hace a la imputación de actos de confusión - art 6 LCD-, dice el apelante que se ha probado en engaño en cuanto al producto y su origen empresarial mediante la distorsión de reseñas en redes sociales -doc 6- y con la entrega de productos de dos marcas competidoras y, también, con la utilización de referencias proporcionadas por clientes para mostrar productos de la competencia.

Como es evidente, en cuanto la alegación de engaño en lo relativo al origen empresarial, la cuestión queda subsumida en el ejercicio de los derechos subjetivos derivados de la titularidad de las marcas infringidas. Y en cuanto al uso de las redes sociales y uso de las referencias proporcionadas por los clientes, son hechos que forman parte del entramado destinado a captar clientela de manera infractora, tal cual quedó descrito.

Finalmente, en cuanto a la infracción del art. 21 LDC, prácticas engañosas sobre códigos de conducta y otros distintivos de calidad - art 21 LCD-, alegada sobre la base de una Certificación del Ministerio de Sanidad italiano en relación a un purificador de aire que se presentaba por los demandados, dice el apelante infringe la norma citada porque se trata de un tipo objetivo respecto del que desconocimiento alegado es irrelevante, siendo así que en todo caso, habría negligencia de los demandados pues no solo son profesionales del mercado de referencia que debían conocer que los purificadores de aire no pueden tener marcado CE como dispositivo médico y no pueden ser calificados como tales sino porque, en todo caso, no es aplicable en España, segundo, aquí no se podría conceder tal certificación y, tercero, no comprobaron si los purificadores eran o no dispositivos médicos para sin embargo, usarlos -doc 8 a) y b)- para contraponer calidad respecto de los productos Rainbow.

Sin embargo, y a pesar de que ciertamente el precepto es objetivo, ello no implica que el mero hecho de la presentación sea infractora pues la norma exige que se lleve a cabo con ocasión de unas "prácticas comerciales que afirmen sin ser cierto(...) que un bien o servicio ha sido aprobado, aceptado o autorizado por un organismo público o privado, o hacer esa afirmación sin cumplir las condiciones de la aprobación, aceptación o autorización.",de manera tal que es precisa la concurrencia de una afirmación incierta, lo que en el caso no es así dado que solo cuando las autoridades italianas emiten una resolución ad hocel día 11 de junio de 2021 resulta evidenciado que el producto no es un dispositivo médico que exigiera el signo CE, de manera tal que cuando se presenta a los clientes por los demandados el certificado es cierto hasta que se modifica revocándolo siendo así que cuanto los demados conocen tal circunstancia lo retiran y dejan de utilizarlo.

Debemos por tanto aceptar la conclusión de instancia y desestimar el motivo.

SEXTO.-Plantea finalmente el recurrente lo relativo a la infracción de derechos de autor con referencia a una encuesta Google traducida el español y la "escalera de promoción", que afirma el recurrente son obras protegidas a pesar de que la Sentencia de instancia rechaza la originalidad de las mismas.

Afirma el recurrente que la utilización de los vectores de colores no es gratuita sino que, como resulta de la prueba, el gráfico de la escalera con cuatro vectores solo puede descargarse bajo suscripción, lo que demuestra que hubo plagio del documento y materiales utilizados por los demandantes, habiendo obra no solo en relación al gráfico sino al documento en su conjunto que comprende la gama de colores, el título, disposición, formato y color, subtítulo, literatura de los vectores, logo de la marca a la izquierda y otros textos incluidos en barras con fondo azul celeste.

Y respecto de la encuesta -doc 6 demanda- afirman que se replica exactamente las preguntas de la encuesta de la actora, añadiendo alguna otra pregunta y posible respuesta, no habiéndose cambiado las preguntas de orden ni variado la formulación de las frases.

Posición del Tribunal.

Por lo que concierne al concepto de obra, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (caso Cofemel, Infopaq -S. 16-7-09- y Painer -S. 1 diciembre 2011-) ha venido estableciendo de forma reiterada que el concepto de obra, en el sentido de la normativa de la Unión sobre derechos de autor exige la concurrencia de dos elementos acumulativos. Por una parte, este concepto implica que existe un objeto original, en el sentido de que el mismo constituye una creación intelectual propia de su autor. Por otra parte, la calificación como obra se reserva a los elementos que expresan dicha creación intelectual.

Por tanto, es original la creación intelectual propia de su autor y para que una creación sea original debe cumplir dos condiciones, debe reflejar la personalidad de su autor y debe manifestar decisiones libres y creativas del mismo, siendo así que no puede considerarse original un objeto cuya realización ha venido determinada por consideraciones técnicas, reglas u otras exigencias que no ha dejado espacio al ejercicio de la libertad creativa.

Es por ello que no consideramos protegibles ni la traducción de una encuesta Google al español ni la escalera de promoción ya que no creemos que ni una ni otra incorporen algo característico que, de acuerdo con la definición del TJUE consiste en que "sea propia de su autor", es decir, que refleje la personalidad de la empleada de la actora, manifestando decisiones libres y creativas, tanto más cuando se reconoce que la encuesta en una traducción y el gráfico el producto de un programa al que se está suscrito.

La STJUE de 1 de diciembre de 2011 (caso Painer), asunto C145/10, dice al respecto que:

"88 Tal como resulta del considerando 17 de la Directiva 93/98 , una creación intelectual se atribuye a su autor cuando refleja su personalidad.

89 Pues bien, así sucede cuando el autor ha podido expresar su capacidad creativa al realizar la obra tomando decisiones libres y creativas (véase, a contrario, la sentencia de 4 de octubre de 2011, Football Association Premier League y otros, C403/08 y C429/08 , Rec. p. I0000, apartado 98)".

Sin embargo, difícilmente hay decisión libre y creativa en el uso de unas aplicaciones que realizan la tarea sobre la base de unas meras indicaciones de quien promueve la realización del producto pretendido que resulta esencialmente gracias a las consideraciones técnicas del autor del mismo que son el programa o sofware correspondiente, no constando, desde luego, que dichos resultados sean una expresión creativa y presenten una singularidad artística respecto a lo ya conocido en el mismo sector de referencia.

Procede por ello desestimar el motivo y confirmar la desestimación de la acción por infracción de derechos de autor pues aunque no cabe amparar el uso no autorizado por tercero, en especial cuando se trata de un producto oneroso, la acción que podría amparar el uso indebido por los demandados sería la de enriquecimiento injusto, no deducida o, de afectar al mercado, acción por actividad anticoncurrencial, tampoco planteada.

SÉPTIMO.-Apreciada la infracción marcaria y la anticoncurrencial, debemos pronunciarnos sobre dos acciones deducidas por el demandado, a saber, la indemnizatoria y la de publicación.

En relación a la primera, y tras solicitar que el cálculo de los perjuicios se difiera a ejecución de sentencia, dice el apelante en su demanda que en relación a la infracción marcaria, y por lo que hace a los daños emergentes, debe ser indemnizado en los gastos de investigación para la obtención de pruebas - art 43 LM- a cuyos efectos solicita que se condene a los demandados al pago del importe del gasto de investigación de detectives -doc 24 demanda- que se eleva a 4.370,93 euros. Y solicita por lucro cesante el 1% de las ventas infractoras - art 43.5 LM-, reclamando así mismo indemn ización por la infracción de propiedad intelectual y por actos de competencia desleal, en este caso, conforme al criterio del beneficio obtenido por la demandada a determinar, igualmente, en ejecución de sentencia deduciendo de las ventas netas el coste de las mismas y los demás gastos variables que puedan imputarse a los aspiradores Ritello vendidos por los demandados.

Por lo que hace a la publicación, solicita de conformidad con los artículos 41.1.f) LM y concordantes del TRLPI y de la LCD, la publicación del fallo de la Sentencia como forma específica de remoción de efectos del mercado de las conductas infractoras, instando en concreto la publicación del fallo a través de dos canales, a saber, en el perfil de Facebook de los demandados -Ritello España-, publicándose en el muro durante al menos dos meses, en el mismo tamaño y tipo de letra que el resto de publicaciones, y en el periódico "La Voz de Galicia", en su edición de papel, en las páginas de información autonómica, en tipo y tamaño suficientemente legible.

Posición del Tribunal.

En relación a la indemnización de daños y perjuicios hemos de señalar, en primer lugar, que resulta procedente condenar a los demandados al pago de los gastos de investigación por detectives privados en la cifra reclamada en cuanto ha sido una fuente de prueba adecuada y proporcionada para fijar los hechos jurídicamente relevantes - art 43.1 LM- y el importe o precio ha quedado acreditado en autos por los demandantes -doc 24 demanda-.

Por lo que hace a la indemnización por perjuicios, debe en primer lugar indicarse que no procede en el caso fijar indemnizaciones distintas y separadas respecto, una, de la infracción marcaria y, otra, de la actividad concurrencial ya que, como resulta de la doctrina dada en la STS 144/2024, de 6 de febrero, no procede duplicar la indemnización cuando el perjuicio patrimonial es el mismo y en este ambas peticiones demuestran que se trata de idéntico perjuicio, instando de hecho en ambos casos el beneficio obtenido por los demandados con la comercialización de aparatos Ritello utilizando a Rainbow.

Aclarado por tanto que solo resulta procedente indemnizar el lucro cesante en un solo contenido, y dado que los criterios seleccionados han sido distintos según el tipo infractor, procede fijar como importe cuantitativo el beneficio obtenido por el infractor con la infracción de que se trata, con la cifra mínima del 1% la cifra de negocio infractora.

Por lo que hace a la acción de publicación, acreditado que la infracción se ha cometido a través de actos publicitarios y por medio de redes sociales, resulta procedente la petición formulada con la limitación temporal y territorial propuesta pues la publicación servirá al público pertinente a deslindar adecuadamente aquellos que con la conducta desempeñada por los demandantes se ha querido confuso y engañoso, la relación de los demandados con la parte demandante y, en particular, con marca Rainbow.

OCTAVO.-En cuanto a las costas de esta alzada y habiéndose estimado en parte el recurso de apelación, no cabe hacer expresa imposición de las mismas a la parte apelante - art 398 LEC-.

Y siendo sustancial la estimación de la demanda en tanto se estima la infracción marcaria y la conducta desleal, con los resultando esenciales vinculados a dichas declaraciones, incluida la cesación, remoción de efectos, indemnización conforme al criterio solicitado y publicación, procede hacer expresa imposición de las costas de la primera instancia a la parte demandada - art 394 LEC-.

NOVENO.-Habiéndose estimado en parte el recurso de apelación, se acuerda la devolución para la parte recurrente del depósito efectuado para recurrir - Disposición Adicional Décimoquinta nº 8 LOPJ-.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.