Sentencia Civil 31/2026 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 265/2025 de 18 de febrero del 2026

PRIMERO. - Planteamiento y delimitación de la apelación

1.La demanda presentada por VALLES DE CÓRDOBA, S.L. frente a SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA GANADERA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES (en adelante COVAP o la cooperativa demandada) tiene por objeto la protección de la marca de la Unión Europea figurativa nº 17935467

Esta MUE fue solicitada por la actora el 26 de julio de 2018, concedida desde el 22 de septiembre de 2020, para productos de las clases 29,30,32 y 33 siguientes :

29: Carne; pescado; carne de ave; carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congelada s, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; Leche; Productos lácteos; Aceites y grasas comestibles.

30: Café; té; cacao; sucedáneos del café; arroz; tapioca; sagú; Harinas; Preparados a base de cereales; pan; Productos de pastelería; Confitería; helados; azúcar; miel; jarabe de melaza; levadura; polvos de hornear; sal; mostaza; Vinagres; Salsas [condimentos]; especias; hielo.

32: Cervezas; Aguas gaseosas; Bebidas no alcohólicas; Aguas minerales [bebidas]; Bebidas de frutas y zumos de frutas; Preparados para la elaboración de bebidas; Siropes para elaborar bebidas.

33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

Indica, en extracto, que entre los productos que elabora y comercializa destaca su gama de cremas de dulce de leche SMILKEN y considera que se vulnera su derecho de exclusiva por la utilización del término SMILKE que realiza la cooperativa demandada para comercializar una gama de productos lácteos, ya con ese término SMILKE solo o en diversas combinaciones y representaciones. En concreto refiere su identificación con ese signo de productos que reproducimos algunos supuestos, a título ejemplificativo

Reseña su uso como nombre de dominio https://www.smilke.es y la utilización del denominativo SMILKE en la www.smilke.es , como, por ejemplo, en el apartado de preguntas frecuentes. Asimismo refiere que en perfiles en las redes sociales (Instagram, Facebook, X ) se identifica empleando el signo "SMILKE" y añade que cuando se realiza una búsqueda de la marca SMILKEN de la actora en el buscador Google aparece como primer resultado los productos lácteos de la demandada, junto con la señalización de patrocinado,

Estima que ello provoca un riesgo de confusión y asociación con la marca prioritaria SMILKEN y pide la condena de la demandada a su cesación, remoción, indemnización , en la que opta por la petición del beneficio obtenido por el infractor con la comercialización de los productos infractores, y subsidiariamente el 1% de la cifra de negocios , con la publicación del fallo de la sentencia en el diario de tirada nacional El Mundo, en su edición digital; en una revista del sector y en la página de inicio de la web y redes sociales de demandada durante un periodo de 30 días.

2. Frente a ello se opone la demandada. Afirma, en síntesis, que la actora- mercantil de origen argentino- usa su marca SMILKE únicamente para distinguir dulce de leche, aunque los productos designados en la clase 30 registrados no contienen ese epígrafe ni otro más amplio que lo contenga inequívocamente, en tanto que la cooperativa demandada no produce ni comercializa el dulce de leche de la clase 30 que constituye la actividad de la actora, que no es similar ni comparable a las bebidas lácteas que produce y comercializa la cooperativa, atendiendo a criterios esenciales de naturaleza, destino, forma de consumo, posicionamiento en el mercado, etc. que detalla. Incide en que los productos que comercializa no sólo llevan el signo "SMILKE" sino que este siempre va unido la marca "COVAP", de modo que se reconocerá el producto "SMILKE COVAP" como un producto puesto en el mercado por COVAP, marca de referencia en el sector lácteo. Tras ello niega que exista infracción marcaria alguna por ausencia de confusión y que se haya podido causar daño o perjuicio alguna a la actora, por lo que considera improcedente la indemnización solicitada, así como la publicación de la sentencia

3. La sentencia estima parcialmente la demanda. Considera que la MUE de la actora resulta infringida por la demandada al concurrir riesgo de confusión (FJ 2º), con estimación de las pretensiones declarativas, de cesación y remoción en los términos que figuran en los antecedentes de esta resolución, pero con descarte de las de indemnización de daños y perjuicios y de publicación (FJ 3º a 4º) , sin imposición de las costas

4. Disconforme con ella, apelan ambas partes.

La demandante denuncia error en la valoración de la prueba y de derecho, con petición de que se imponga a la demandada el abono del beneficio obtenido con la comercialización de los productos infractores, y subsidiariamente el 1% de la cifra de negocios (motivo 1º) , así como la publicación del fallo de la sentencia en los términos instados en la demanda ( motivo 2º), y la condena en costas ( motivo 3º)

Por su parte, la cooperativa demandada pide su absolución por infracción del art. 218 LEC por errónea valoración de la prueba acerca del uso del signo «COVAP» en los productos y publicidad de la demandada y la infracción del artículo 9.2.b) del RMUE y criterios sobre la determinación de la similitud entre signos, del consumidor relevante y del riesgo de confusión

5.Evidentemnte , debemos principiar por motivos lógicos por el recurso de la demandada, ya que, en caso de estimación, haría innecesario el formulado por la actora

Recurso de la demandada

SEGUNDO. - Error en la valoración de la prueba. El riesgo de confusión

1. La sentencia afirma que existe identidad aplicativa y en cuanto a la similitud de signos argumenta que "El signo SMILKE reproduce casi íntegramente la denominación SMILKEN, diferenciándose únicamente en la letra final "N". La similitud visual y fonética es muy elevada, y conceptualmente ambos signos carecen de significado, más allá de la eventual evocación común del término "milk", que refuerza la asociación.

La adición del término "COVAP" en algunos envases no elimina el riesgo de confusión, pues el elemento distintivo y dominante sigue siendo SMILKE, conforme a la jurisprudencia del TJUE. El hecho de que se añada otra marca en el envase no es relevante especialmente en un mercado en el que el co-branding en el packaging es habitual"por lo que aprecia riesgo de confusión ya que " el público medio del sector lácteo puede creer que los productos de la demandada proceden de la misma empresa o de una vinculada económicamente con la titular de SMILKEN"

2. La sentencia recurrida, a juicio de la demandada COVAP, incurre en error en la valoración de la prueba, con infracción del art. 218 de la LEC, al no tomar en consideración que el término "COVAP" aparece de forma constante y relevante en todos los envases, materiales y publicidad de los productos objeto de controversia, y de forma determinante en la percepción del consumidor, de modo que en los envases y publicidad el producto figura marcado como «SMILKE CAFÉ COVAP» o «SMILKE PROTEIN COVAP» , siendo la marca COVAP no accesoria, sino claramente predominante en el identificador visual del producto.

Se pide por ello una valoración correcta del material probatorio a efectos de determinar el alcance de la impresión global de los signos en conflicto incluyendo el término «COVAP», y no limitarse a la comparativa del signo "Smilke" aisladamente, ajeno a la realidad de los hechos. Comparativa global, esto es, que los productos están marcados bajo los signos «SMILKE CAFÉ COVAP» y «SMILKE PROTEIN COVAP» que , a su entender, permite afirmar que el consumidor identificará el producto SMILKE COVAP con el origen empresarial de COVAP, y no con el origen empresarial de la actora.

En el motivo segundo se imputa a la sentencia una contradicción en el análisis conceptual, con vulneración del art. 9.2.b) RMUE y la jurisprudencia aplicable. Se sostiene que, si carecen de significado propio, no es posible realizar una comparación conceptual positiva y afirmar la existencia de una evocación común. Y si, alternativamente, se entiende que el consumidor percibiría el significado de "milk", no contribuirá a crear asociación ninguna entre la MUE y el signo usado porque se aplican precisamente al sector lácteo, tratándose de un término genérico en ese sector. Pide por ello que se proceda a efectuar un nuevo análisis comparativo de los signos, con desglose de los parámetros con arreglo a los que deba realizarse y que arroja el resultado que resume en el apartado 43 de su recurso en los términos siguientes:

«- Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide sólo parcialmente en el elemento "SMILKE" / "SMILKEN". Sin embargo, difieren en la pronunciación del resto de los términos en la marca de mi mandante, particularmente "COVAP".

Por lo tanto, los signos son fonéticamente similares a un bajo nivel. (Resolución sobre la oposición n.º B 3 121 403).

A la vista de esto y teniendo en cuenta el carácter descriptivo de los términos "CAFÉ" y "PROTEIN" y la tendencia del consumidor de cortar los signos para ahorrar tiempo, consideramos que una parte sustancial del público no pronunciará estos términos adicionales de la marca de mi mandante, si no que se centrará en el término "COVAP", que es un término de elevada distintividad y ya conocido por el consumidor en el mercado.

- Visualmente, los signos coinciden en el elemento no distintivo "SMILKE". Sin

embargo, los logos, difieren en los respectivos elementos que acompañan a la marca

de mi mandante" PROTEIN"/ "CAFÉ" y "COVAP"", este último, es el elemento más distintivo. Hay que tener en cuenta que los signos difieren en los elementos figurativos y en la ligera estilización de las letras y colores. Teniendo en cuenta las diferencias en elementos denominativos y figurativos, dotan de apariencias completamente diferentes y por lo tanto los signos son visualmente similares en grado bajo.

- Conceptualmente, tanto "SMILKE" como "SMILKEN" aluden a "MILK" y es un

término débil para productos lácteos, frente al término "COVAP", de mayor fuerza distintiva. Por lo tanto, los signos son similares en un grado bajo».

A continuación, tras reconocer que los productos y servicios se puedan considerar como similares y aunque el registro de la marca de la actora comprenda productos lácteos en la clase 29 (y no pudiendo en ese momento solicitar la caducidad de dicho epígrafe) , afirma que ello no supone un riesgo de confusión al no concurrir uno de los dos requisitos imprescindibles, cual es la similitud o identidad entre signos. Finaliza con referencia a la especial relevancia del factor visual, atendido los productos a los que se aplican y los canales de venta al consumidor, con la conclusión de que los elementos verbales y figurativos diferentes en los signos son suficientes para excluir cualquier riesgo de confusión, incluso si la categoría de producto fuera la misma.

Valoración del tribunal

3. Dada la estrecha relación de estos dos motivos, los analizaremos conjuntamente, ya que lo que lo que plantean es si hay o no confusión ex art 9.2.b) del Reglamento (UE) 2017/1001 de Marca de la Union Europea (RMUE en adelante) que, sabido es, otorga al titular de una MUE un derecho de exclusiva que le habilita para prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico, en lo que aquí interesa, cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación

4. Es común afirmar que el riesgo de confusión del art 9.2 RMUE se trata de un concepto de derecho de la Unión Europea, que explica que se acuda a la jurisprudencia del TJUE y TGUE, que enseña que constituye riesgo de confusión el que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (STJUE de 29 de septiembre de 1998, Canon), añadiendo que el riesgo de asociación no es alternativa al riesgo de confusión, sino que éste comprende aquél ( STJUE de 11 de noviembre de 1997 Sabel BV c. Puma AG. y de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV.). Acerca de los parámetros de apreciación este tribunal se ha pronunciado en innumerables ocasiones, entre ellas en la reciente sentencia nº17/2026 en los términos siguientes

«Su determinación se debe hacer según la percepción del consumidor pertinente o medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, que se supone que es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente diferentes marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta de éstas que conserva en la memoria, variando el nivel de atención del consumidor medio en función de la categoría de productos o servicios contemplada y que normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias Sabel y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citadas).

Por ello procede realizar una apreciación global, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes, en particular, la similitud de las marcas y la existente entre los productos o servicios designados, de manera que un bajo grado de similitud entre las marcas puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre los productos o servicios o viceversa (regla de la interdependencia, STJUE asunto Canon citada), así como el grado de distintividad del signo prioritario ( STJUE de 3 de octubre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 ) »

Dicha valoración no debe hacerse de manera abstracta, sino de manera global y contextualizada , atendiendo a las circunstancias del caso y el modo en el que se usa el signo tachado como infractor. Así lo impone la STJUE de 18 de julio de 2013 ( asunto C-252/12, Specsavers ) según la cual (remarcado añadido)

«... tanto el riesgo de confusión en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009 como el aprovechamiento indebido en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra c), del mismo Reglamento deben apreciarse globalmente,teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes.

Además, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce que esta apreciación debe tener en cuenta el contexto particular en el que se hubiera utilizado el signo pretendidamente similar a la marca registrada[véase, en este sentido, respecto al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 , la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK), C-533/06 , Rec. p. I-4231, apartado 64]. »

El consumidor pertinente

5. En el caso presente ni la sentencia ni las partes en esta alzada inciden sobre el consumidor relevante. Atendido a que estamos ante un producto de consumo ordinario y de importe no elevado, debemos concluir que su nivel de atención no es superior al del consumidor medio, y se deduce de las alegaciones de ambas partes que se centran en el consumidor español

La semejanza de los signos

6. La primera controversia suscitada por la demandada en su recurso es la relativa a los elementos a comparar . Mientras que en el plano registral lo que debemos cotejar son los registros marcarios de ambas partes, en el plano del infracción - que es el que nos ocupa - lo que debemos comparar son las marcas registradas de la actora y los signos usados por la demandada en el tráfico económico en relación con productos/servicios, tanto en elementos físicos (etiquetaje) como virtuales (en páginas web, redes sociales, etc.) y que reproducimos a continuación siendo la de la izquierda la MUE de la actora , y los de la derecha algunos usos de la demandada, a título de ejemplo

7.A la vista de ello no resulta asumible la tesis de la demandada por las razones siguientes:

7.1 En primer lugar, no cabe reducir la comparación en los términos propuestos por ésta (SMILKE CAFÉ COVAP» / «SMILKE PROTEIN COVAP» o en la combinación que figura en el apartado 20 de su recurso) , pues hay casos es que se usa SMILKE con otros elementos, pero hay otros en los que aparece de forma aislada (al identificar la web o redes sociales, o algún uso publicitario en la web, por ejemplo) , lo cual parece olvidar la demandada.

7.2 En segundo lugar, fuera de esos casos de uso aislado de SMILKE, no resulta nada evidente que estemos ante un signo complejo formado por SMILKE junto con otros elementos ( SMILKE COVAP , SMILKE CAFÉ COVAP, SMILKE PROTEIN COVAP o ) como parece sostener la demandada. Al contrario, más bien parece que nos encontramos ante la combinación de signos distintos ( uno constituido por SMILKE , solo o con otros añadidos, y otro formado por COVAP ) como viene a apuntar la sentencia cuando dice que el "que se añada otra marca en el envase no es relevante especialmente en un mercado en el que el co-branding en el packaging es habitual"

Más que " co-branding"lo que sugieren los hechos es una estrategia de combinación de una marca ya asentada (COVAP) con una nueva (SMILKE) para un producto que se lanza al mercado como novedad, actuando la primera de "paraguas" de la segunda. Así lo manifieste una de las testigos, perteneciente a una de las empresas encargadas de elaborar el marketing de la demandada, y a ello parece abocar la publicidad en la que tanto énfasis pone la demandada en su recurso, por ejemplo cuando se dice "Smilke Protein, nuevo batido de Lácteos COVAP", y a lo que conduce el uso en la web de la demandada , en la que se aparece muchas veces identificado el nuevo producto lanzado por COVAP como "Smilke", solo o acompañado de los términos descriptivos para esta clase de productos como "café " o "protein" , al referirse a componentes o características del mismo y, por ende, carentes de fuerza distintiva, como se reconoce en la audiencia previa por el letrado de la demandada

Por ello , en esta hipótesis de combinación de marcas distintas, acierta la sentencia al centrar su atención en SMILKE

7.3 En tercer lugar, aun asumiendo la hipótesis de la demandada de que nos encontremos ante un signo único complejo (SMILKE CAFÉ COVAP» / «SMILKE PROTEIN COVAP» ), como, por otra parte, no llega a desechar la sentencia al decir que el elemento distintivo y dominante es SMILKE, que ciertamente podría encajar en algunos casos de publicidad, tampoco es aceptable la tesis de la apelación de que el elemento predominante del signo resulte ser "COVAP" y, por lo tanto, que deba centrarse en éste el juicio comparativo

Es constante la jurisprudencia que indica que lo relevante en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [entre otras STJCE de 29 de septiembre de 1999, CANON y STGUE de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)]. No obstante, sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante ( sentencias OAMI/Shaker C-334/05 y Nestlé/OAMI, C-193/06, citadas por la STJUE de 8 de mayo de 2014, asunto C-591/12, BIMBO DOUGHNUTS ).

A lo anterior debemos añadir lo dicho en la STJCE de 6 de octubre de 2005 (Medion AG y Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, C- 120/04, con motivo de una cuestión prejudicial suscitada en un conflicto entre la marca prioritaria Life y la posterior marca compuesta Thomson Life) en la que se concluye que " puede existir un riesgo de confusión para el público, en caso de identidad de los productos o de los servicios, cuando el signo controvertido está formado mediante la yuxtaposición, por una parte, de la denominación de la empresa del tercero y, por otra, de la marca registrada, dotada de un carácter distintivo normal, y esta última, aunque no determina por sí sola la impresión de conjunto del signo compuesto, ocupa en dicho signo una posición distintiva y autónoma", sin que ello signifique una excepción a los principios que regulan la apreciación del riesgo de confusión, como el TJUE en su sentencia de 8 de mayo de 2014 ( asunto C-591/12, BIMBO DOUGHNUTS) ha aclarado (apartado 36) al decir que

« a efectos de la verificación del riesgo de confusión, basta con que, en razón de la posición distintiva y autónoma que ocupa la marca anterior, el público atribuya también al titular de tal marca el origen de los productos o de los servicios designados por el signo compuesto ( sentencia Medion, C-120/04 , EU:C:2005:594, apartados 30 y 36, y auto Perfetti Van Melle/OAMI, C-353/09 P, EU:C:2011:73 , apartado 36).

25 No obstante, un elemento de un signo compuesto no conserva dicha posición distintiva y autónoma si tal elemento forma con otro u otros elementos del signo, tomados en su conjunto, una unidad con un sentido diferente respecto al sentido de los citados elementos tomados por separado (véanse, en este sentido, el auto ecoblue/OAMI y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-23/09 P, EU:C:2010:35 , apartado 47; la sentencia Becker/Harman International Industries, EU:C:2010:368 , apartados 37 y 38, y el auto Perfetti Van Melle/OAMI, EU:C:2011:73 , apartados 36 y 37)».

En el caso de los signos de la demandada, y centrados en el envase antes reproducido, es patente que COVAP no es el elemento dominante cuando figura en la parte inferior de la etiqueta y en letras más pequeñas que el resto de elementos denominativos, que provoca que pase mucho más desapercibido que Smilke , por su mayor tamaño y posición centrada, en su parte superior, que es precisamente la más visible para el consumidor en una venta en lineales , como es el caso , según indica la demandada, sin que "café " o "protein" resulte relevante, al no ser controvertido su carácter descriptivo y por ende inhábil para fijar la atención y recuerdo del consumidor

Lo que no es admisible es menoscabar la trascendencia de "SMILKE" con el argumento de su menor aptitud para identificar los productos lácteos por su carácter débil al aludir a "MILK" . Aun asumiendo por esta última es una palabra inglesa cuyo significado es de conocimiento generalizado, a lo sumo SMILKE resultaría evocativa, nunca descriptiva , y con plena capacidad para distinguir este tipo de productos. Que ello es así lo revela el propio comportamiento publicitario de la demandada , que no duda en identificar y presentar su producto en su web o redes sociales solo con SMILKE , sin aditamento alguno

8. En consecuencia , no yerra la sentencia a la hora de fijar los parámetros de comparación, pues en la mejor de la hipótesis para la demandada - un solo signo complejo y no una combinación de marcas- lo que resulta fuera de duda es que "COVAP" no concentra en sí solo toda la fuerza distintiva del conjunto empleado por la demandada, de modo que los demás elementos pasen desapercibidos, como pretende sostener la demandada, ya que cuanto menos "SMILKE" tiene una posición distintiva y autónoma en ese conjunto - en vía de hipótesis- empleado por la demandada, y como tal se percibe por el público destinatario, contribuyendo de forma decisiva a conformar su fuerza distintiva y así distinguir el producto de otros en el mercado

9.Asentado lo anterior, en cuanto a la comparativa de signos, ya podemos adelantar que acierta el Juzgado cuando afirma que la MUE y los signos empleados por la demandada tienen un alto grado de similitud, dado que buena parte del discurso crítico de la demandada decae al soportarse en una premisa inexacta, cual es la preeminencia de "COVAP" y correlativa minusvaloración de "SMILKE" en el signo usado por las demandadas

10. Por agotar la respuesta judicial, completaremos esa conclusión con una serie de consideraciones, recordando que tratándose de marcas figurativas , aunque el punto de partida es el conjunto y no sus componentes individuales ( STJUE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana), se suele predicar el predominio del elemento denominativo, dado que el consumidor medio suele conservar en la memoria con mayor exactitud el elemento denominativo, ya que es el más útil a la hora de tomar sus decisiones en el mercado, sin que ello pueda elevarse a regla absoluta, dado que pueden concurrir circunstancias que atribuyan un carácter dominante como elemento diferenciador al gráfico o figurativo de las marcas mixtas ( STJUE de 3 de septiembre de 2009, asunto C-498/07 P, caso Aceites del Sur-Coosur, S.A. contra Koipe Corporación)

En nuestro caso, la MUE de la actora

está compuesta por un elemento verbal "SMILKEN" en letras mayúsculas de color negro ligeramente estilizadas, entre dos pinceladas de color azul, sin que haya prueba que soporte que el consumidor medio lo perciba como la bandera argentina , y que al verlo evoque productos típicos de Argentina (como es el dulce de leche), como dice la demandada, con olvido que lo protegido es la marca como título de propiedad industrial para todos sus productos registrados, no solo ese, de modo que está claro que el elemento relevante es SMILKEN.

Y en cuanto a los signos empleados por la demandada en sus envases, publicidad , web y redes sociales ya hemos explicado que el término " Smilke" es el relevante , ya se configure como marca , solo o junto a los descriptivos "CAFÉ" o "PROTEIN" , ya como parte del conjunto de un signo junto a "COVAP" al tener cuanto menos una posición distintiva y autónoma

11. Desde el punto de vista visual o gráfico, el que uno emplee mayúsculas y otro minúsculas y que la tipografía no sea igual ( una de trazo grueso y homogéneo, el otro más estilizado) no excluye que podamos apreciar una similitud de alto grado, ya que " SMILKEN" y "Smilke" solo se diferencian en la "n" final de la primera

12. Igual conclusión alcanzamos desde el punto de vista fonético, pues la eliminación de esa "n" final , que representa un sonido de articulación nasal, oclusiva y sonora, en el signo de la demandada resulta escasamente relevante en el conjunto

13. Por último, desde el punto de vista conceptual, que es tratado de manera previa en el recurso, no yerra la sentencia cuando dice que ambos signos carecen de significado, pues ello no ha sido contradicho en forma, pues no hay prueba de que se trate de una palabra inglesa cuyo significado esté vinculado a la leche . En consecuencia , no cabe este análisis

Frente a la crítica de la demandada, no resulta contradictorio el añadido ulterior contenido en la sentencia relativo a que puede evocar a "milk", pues lo hace con una previa advertencia (" eventual evocación ") . En todo caso , de admitirse esa tesis, nos encontraríamos ante un término de fantasía creado a partir de "milk" con un añadido previo ("s") y posterior ("en") que podría resultar evocativo de "leche" y que al reproducirse en iguales condiciones ( salvo la "n" final) por la demandada lo aproximaría también desde el punto de vista conceptual

La semejanza / identidad aplicativa

14. Afirmada la identidad aplicativa por la sentencia por comercializar bebidas o preparados lácteos incluidos en la clase 29 comprendida en el registro, la demandada en su recurso no ofrece argumento alguno que nos permita apartarnos de esa afirmación y predicar solo que son "similares " como se dice. Afirmación que , además, está en contradicción con el reconocimiento de que el registro marcario comprende "productos lácteos" y por ende, las bebidas o preparados lácteos comercializados por la demandada .Por tanto , la identidad aplicativa es clara

El juicio de confusión: interdependencia entre los factores

15. La identidad aplicativa y el alto grado de similitud de los signos permite , sin género de duda alguna, confirmar que concurre el riesgo de confusión, ya que el consumidor medio, que no tiene un grado de atención superior al normal y que efectúa su elección de compra en lineales de establecimientos de compra como remarca la propia demandada, de manera rápida o no especialmente reflexiva, añadimos nosotros, puede creer que los productos comercializados por la demandada identificados con " Smilke" en las circunstancias antes dichas proceden del titular de la MUE o, que existe algún tipo de vinculación entre este y la empresa que los ofrecen.

16. No podemos desechar este riesgo con el argumento de la apelada de que el elemento dominante es "COVAP" conocido en el sector lácteo . Ni cabe centrar solo en éste el juicio de confusión , como hemos dicho, ni aun en la hipótesis - que no - de que se entendiera como elemento de mayor relevancia, bastaría ello para justificar la actuación de la demandada. Lo contrario sería tanto como dejar inerme y sin tutela a la marca registrada anterior frente a eventuales usurpaciones por parte de terceros mediante la técnica de yuxtaponer la marca prioritaria - o una expresión quasi-idéntica o su elemento dominante - a otro signo con fuerza distintiva elevada .A ello entendemos que se refiere la STJCE de 6 de octubre de 2005 (Medion AG y Thomson multimedia) cuando indica que

"La verificación de la existencia de un riesgo de confusión no puede estar supeditada al requisito de que la impresión de conjunto producida por el signo compuesto esté dominada por la parte de éste constituida por la marca anterior.

[...]

36 Por lo tanto, debe reconocerse que, a efectos de la verificación de un riesgo de confusión, basta con que, en razón de la posición distintiva y autónoma que ocupa la marca anterior, el público atribuya también al titular de tal marca el origen de los productos o de los servicios designados por el signo compuesto»

17. Para finalizar señalar que las referencias por COVAP a una solicitud de caducidad de la marca de la Unión Europea "SMILKEN" por falta de uso ante la EUIPO carece de relevancia jurídica en este litigio, como resolvimos al pronunciarnos sobre la prueba .Ni provoca su suspensión ex art 132RMUE ni altera su presunción de validez y eficacia ex art 127 , pues inclusive en la hipótesis de caducidad, dicha declaración no tendría efectos retroactivos ( art 62.1 RMUE y STJUE de 26 de marzo de 2020 (asunto C 622/18, Saint Germain)

18. Se desestima por todo lo dicho el recurso de la parte demandada

Recurso de la actora

TERCERO.- La indemnización de daños y perjuicios. Los beneficios obtenidos por el infractor consecuencia de la violación

1.Interesada en la demanda la pretensión económica consistente en los beneficios obtenidos por la demandada con la venta de sus productos marcados con el signo infractor y subsidiariamente, el 1% de la cifra de negocio realizado con la venta de dichos productos , la sentencia desestima tal pretensión.

Tras reproducir el art 42 LM y afirmar que la demandada ha usado el signo SMILKEN para comercializar productos, por lo que procede la responsabilidad objetiva, a continuación analiza el art 43LM con unas extensas consideraciones sobre la prueba del daño y los criterios indemnizatorios

Principiando por la pretensión principal, y limitado nuestro estudio por razones de congruencia a lo pedido en la demanda, la sentencia considera que el criterio del "beneficio obtenido por el infractor"no resulta adecuado en este supuesto al argumentar que "no toda ganancia del infractor es, sin más, "beneficio infractor" indemnizable; se exige un nexo causal cualificado entre la apropiación del activo marcario del titular y el rendimiento económico del infractor.".Reseña que en el caso enjuiciado la actora no explota el signo en la subcategoría de productos concretamente afectada (bebidas lácteas proteicas), circunstancia expresamente allegada por la demandada para negar perjuicio trasladable desde ese mercado a la actora y razona: "No consta desplazamiento de demanda, pérdida de clientela, ni aprovechamiento directo de la posición comercial de la actora en ese nicho. La ganancia de COVAP aparece amalgamada con atributos propios (i.e. la marca "COVAP", la red comercial y la propuesta nutricional/proteica), de modo que no es posible identificar, con la precisión exigible, un "excedente" atribuible al uso del signo próximo "SMILKE" susceptible de sustracción íntegra. Es cierto que la actora ha buscado acreditar la imposibilidad de acceso al mercado mediante una declaración testifical. Ahora bien, la valoración de la misma no puede ser positiva. El testigo había sido trabajador de la actora y su testimonio, excesivamente genérico, parecía predeterminado a favorecer a su antiguo empleador. En este sentido, que toda la prueba de la actora radique en un email y una declaración de un extrabajador supone que la prueba existente es prueba generada dentro de su ámbito de influencia. No podemos reconocerle objetividad alguna y, por tanto, carece de eficacia probatoria alguna"

2. En su recurso la actora achaca error en la aplicación del derecho y de la jurisprudencia que invoca y valoración de la prueba documental y testifical practicada en relación también con la cuestión indemnizatoria.

En cuanto a lo primero argumenta , en extracto, que (i) el criterio elegido no requiere la prueba adicional de un perjuicio patrimonial concreto en el titular del derecho infringido, (ii) que la falta de explotación directa de la marca por la demandante no puede servir de fundamento para excluir la aplicación del art. 43.2.a) LM; (iii) que los daños y perjuicios son consecuencia necesaria de la infracción, pues raramente podría darse la infracción que ningún beneficio reporte al infractor, o ningún perjuicio cause al demandante interesado en que cese la ilicitud, máxime teniendo en cuenta el interés económico que preside estos ámbitos vinculados a actividades empresariales y (iv) que negar cualquier tipo de indemnización desvirtúa la finalidad resarcitoria y compensatoria del sistema

Respecto de lo segundo, critica que se minusvalore la prueba testifical y los correos aportados en el acto de la audiencia previa, tratándose de un extrabajador y de correos enviados por dos personas ajenas a la organización de la actora y que revelan un perjuicio efectivo vinculado a la infracción declarada ya que terceras empresas rechazaron la comercialización de los productos SMILKEN de la demandante, al existir en el mercado productos con el signo SMILKE.

Valoración del tribunal

3. Un orden lógico exige verificar en primer lugar la imputada errónea valoración de la prueba como punto de partida para poder ponderar después la trascendencia de los hechos probados

4. Tras la visualización del juicio y valoradas conjuntamente la testifical propuesta por la actora y los correos electrónicos aportada en la audiencia previa , anticipamos ya que en uso de la soberanía que la LEC nos atribuye como órgano de apelación ( art 456LEC y STS 649/2014, de 13 de enero, entre otras muchas) no compartimos la valoración del juez a quo

La sola condición de extrabajador de la actora del testigo (del departamento de ventas de Merica Foods, empresa especializada en productos para el consumidor hispano) no implica necesariamente falta de objetividad cuando han trascurrido ya varios años desde el fin de la relación laboral ( que se remonta a 2019 o 2020) , sin que apreciemos esa imputada falta de concreción cuando lo que viene a manifestar, en esencia, es consistente con lo expuesto en su día en el mail de 7.4.2021 (cuya autenticidad no consta impugnada) , y es que se frustró la posibilidad de la actora de comercializar su producto (dulce de leche SMILKEN) al existir en el mercado otros productos lácteos con una marca similar generadora de confusión, aclarando que se refería a SMILKE y que la demandante era proveedora de Mérica Foods, pero que el dulce de leche se vendía bajo la marca Mérica , como marca propia para evitar confusión; datos concretos que desvirtúan ese carácter "excesivamente genérico" que se le achaca a su testimonio

Además ello viene corroborado por el otro correo (de DELYKATT DELICE, promotora de productos para El Corte Inglés, cuya autenticidad tampoco se cuestiona) y en el que figura que en fechas próximas (10.2.2021) se rechaza la participación de la actora en una feria denominada "Sabores del mundo " puesto que "están ya trabajando con una marca que es muy similar al suya, lo cual genera confusión para los clientes "

Correos electrónicos, que , frente a lo dicho en la sentencia , no se generan dentro del ámbito de influencia de la actora , al ser enviados por dos entidades externas, ya que siquiera se plantea, vinculación alguna de DELYKATT DELICE, promotora de productos para El Corte Inglés y de MERICA FOODS con la actora

5. A lo anterior añadir, de una parte, que la única actividad de la actora en el mercado acreditada con la marca SMILKEN es la relativa al producto "dulce de leche" en distintos formatos y lugares de venta ( en un restaurante argentino y en Amazon, doc nº 3 de la demanda), esto es , ese producto elaborado a partir de leche y azúcar cocidos lentamente hasta obtener una crema dulce, espesa y de color caramelo, de gran profusión en países como Argentina (que recordemos es la nacionalidad de la empresa actora), destinado principalmente a usos de repostería, como relleno o cobertura de postres ( doc nº 3, 4, 5, 6 y 7 de la contestación), sin que nos conste el importe de inversiones publicitarias , grado de conocimiento significativo de la marca por el público o cuota de mercado, etc..

6. Por otra parte, siendo cierto que el dulce de leche puede catalogarse por su composición de un producto lácteo, entendida esta expresión en sentido amplio, también lo es que presenta diferencias con el producto bebible a base de leche proteico y con cafeína comercializado por la demandada.

Al margen de su ubicación en las clases del nomeclator ( en la 30 según la demandada, que recordemos también es objeto de registro por la MUE aquí infringida) frente a los productos de la demandada ( en la clase 29) , en lo que aquí interesa, la prueba practicada advera que estamos ante productos no equivalentes ( doc. nº 7 de la contestación), y que los supermercados catalogan el dulce de leche dentro de las cremas dulces (documentos n.º 4, 5 y 6 de la contestación) , en lineales distintos a los productos lácteos bebibles ( o en sentido estricto) enfatizando la demandada que sus productos van dirigidos a un público distinto al de los dulces de leche, por tratarse de bebidas con un alto aporte proteico (público deportista ) o bebidas lácteas con cafeína ( con encaje en el mundo gamer , similar al de las bebidas energética)

Que estamos ante submercados distintos lo viene a reconocer la actora en su recurso, así como que no se ha acreditado menoscabo reputacional o trasvase de clientela

7.Finalmente, reseñar, como ya se apuntaba ut supra , que la técnica empleada por la demandada es la de vincular la marca SMILKE a la marca "paraguas" «COVAP» ( doc nº 11 de la contestación ) , que no se discute que resulta ser una marca histórica del sector lácteo , con penetración en el mercado ( documento n.º 8 de la contestación)

8. Fijado el marco fáctico relevante, su encaje en la normativa aplicable precisa que delimitemos su alcance . Mientras el artículo 42 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas establece los presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios, el art 43 regula su extensión y fórmula de cálculo, aplicables también en el caso de infracción de la MUE por remisión del RMUE ( arts 129 y 130) .No cuestionada por la demandada la concurrencia de responsabilidad ex art 42.1LM , ello deviene consentido , por lo que nos centraremos en el art 43LM

9. En lo que aquí interesa, su apartado 1 preceptúa que la indemnización de daños y perjuicios comprenderá no solo de las pérdidas sufridas (daño emergente) sino también de las ganancias dejadas de obtener (lucro cesante) por el titular del registro a causa de la violación de sus derechos y su apartado 2, antes y después de la reforma de 2018, nos dice que para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación, con la aclaración tras la reforma de 2018, que se contemplan "alternativamente"

b) La llamada "regalía hipotética", es decir, la cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho, o mejor dicho tras la reforma de 2018 "(u)na cantidad a tanto alzado que al menos comprenda" esa suma, que se adapta mejor a la literalidad de la Directiva

Sobre su alcance nos hemos pronunciado en precedente ocasiones, entre otras en la sentencia nº 30/2025, de 21 de febrero (asunto vinos Chávarri) y de forma extensa en la previa sentencia nº 106/2024, de 23 de febrero en los términos que reproducimos

«Vemos como legalmente se viene a considerar como daños y perjuicios conceptos cuya naturaleza responde a expresiones de la prohibición del enriquecimiento indebido o injusto, pero que normativamente se consideran como tales daños y perjuicios. Ello es así porque el sistema establecido en el art. 13.1 d) la Directiva 2004/48 /CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 , relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, posteriormente transpuesto en nuestra legislación por la Ley 19/2006, de 5 de junio, está inspirado en el modelo alemán, primero jurisprudencial, y después positivizado, del dreifache Schadensberechnung o triple cálculo del perjuicio, en el caso de la infracción de los derechos inmateriales.

En concreto, en el caso de la restitución al titular del derecho infringido del lucro obtenido por el infractor con la injerencia o en el caso del valor de cesión del derecho en el mercado se está ante una restitución propia de una condictio por intromisión y no una solución propiamente indemnizatoria, porque no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción o el importe que se ahorra al no pagar al titular el derecho de uso del signo.

Esta exégesis es la recogida, en esencia, en la STS 504/2019, de 30 de septiembre en el llamado caso "Pasapalabra" , que aunque trate sobre propiedad intelectual resulta intrascendente en lo aquí nos ocupa, pues la trasposición de la Directiva citada mediante la Ley 19/2006, de 5 de junio, modificó no solo el art. 140 TRLPI sino con un contenido casi idéntico también al art 43 LM (como también la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (entonces vigente) y la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial ) . Literalmente dice que

«no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial, ni que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto. Se otorga al titular del derecho infringido esa pretensión restitutoria como consecuencia del contenido atributivo del derecho que el demandado ha infringido».

Esta sentencia se inserta en la línea patrocinada por el Alto Tribunal en la Sentencia nº 114/2009, de 9 de marzo en la que, con ocasión de la regalía hipotética, se dice que se trata de

«una medida indemnizatoria inspirada en las conditiones por intromisión, como respuesta a la posibilidad de que afluyan a una persona valores patrimoniales ajenos, por virtud de una invasión no autorizada del ámbito reconocido a la facultad de exclusión del titular de los bienes o derechos lesionados

[...]

Se trata, al fin, de un perjuicio para el titular y un beneficio para el infractor, uno y otro directamente derivados de la infracción y, además, evidentes - manifesta non egent probatione -. Al respecto, sentencias de 21 de abril de 1.992 , 23 de febrero de 1.998 , 28 de septiembre y 10 de octubre de 2.001 , 1 de junio de 2.005 , 5 de febrero de 2.008 , 2 y 4 de marzo de 2.009 ".

No desconoce el tribunal la STS 516/2019, de 3 de octubre de 2019 (caso NUBA ) que se invoca por el recurrente para sostener que es preciso la prueba del daño en el actor como requisito para estimar la pretensión de condena pecuniaria en un litigio por infracción marcaria, ya que en ella se deja sin efecto la condena acordada por la Audiencia Provincial con arreglo al art 43.5 LM

Aun entendiendo las dudas que pueda generar, no entendemos que la misma implique en realidad una alteración de la línea jurisprudencial que permite discriminar las exigencias probatorias en función del parámetro legal elegido por el titular marcario como fundamento de su pretensión patrimonial: si lo reclamado son los beneficios que el titular de la marca hubiera obtenido mediante el uso de la marca (ganancias dejadas de obtener), deberá probarlos y su importe delimitará la cuantía de la condena, pero si lo que se pide es el beneficio obtenido indebidamente por el infractor o la regalía hipotética, no será preciso probar por el actor titular de la marca que ha sufrido un daño en su patrimonio, ni éste delimita el alcance de la condena

Ello es así porque la propia STS 516/2019 , al comentar el art 43.2LM , reconoce que

«En todo caso, y en lo que ahora interesa, la propia posibilidad de optar por uno u otro criterio de los previstos en el apartado 2 del art. 43 LM , muestra que en aras de facilitar una compensación económica para el titular de la marca infringida, la cuantía objeto de la condena no tiene por qué ser, en todo caso, el resultado de la determinación del perjuicio realmente sufrido por el titular de la marca, ni siquiera de forma estimativa, pues puede consistir también en el beneficio ilícitamente obtenido por el infractor. Y, desde luego, la opción por un criterio legal u otro, que es una facultad que se atribuye al titular de la marca, no debe venir determinada necesariamente porque se ajuste mejor al perjuicio realmente sufrido.

Por ello, una vez que se haya puesto en evidencia que la infracción marcaria ha deparado un "perjuicio" para el titular de la marca, entendido en aquel sentido amplio que incluye el enriquecimiento injustificado del infractor, puede optarse por un criterio legal u otro del art. 43.2 LM , aunque lo que se compense no responda exactamente al concreto perjuicio sufrido con la infracción»

No hay contradicción si vemos que la sentencia 516/2019 no emplea "perjuicio" como quebranto patrimonial al modo del art 1106CC , sino de forma amplia para incluir el enriquecimiento injustificado del infractor; enriquecimiento que también se produce cuando se deja de pagar aquello que debería haberse abonado para llevar a cabo la utilización de la marca ajena conforme a derecho, es decir, el precio, canon o royalty por la preceptiva licencia

Resulta oportuno traer a colación el posterior auto del TS de 23 de febrero de 2022 que inadmite el recurso de casación interpuesto contra una sentencia dictada por esta Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8.ª, actuando en su calidad de Tribunal de Marca de la Unión Europea, que en un caso de marca renombrada había condenado al pago de la regalía hipotética y en el que denunciaba por el recurrente la infracción del artículo 43.2 b) de la Ley de Marcas 17/2001, al no exigir la sentencia recurrida la necesidad de acreditar los daños y perjuicios sufridos por entender el recurrente que la elección de este criterio no le eximía de demostrar la causación de un perjuicio, tanto de su existencia ("an") como de su importe ("quantum"). Recurso que no se admite por falta de oposición de la resolución recurrida a la doctrina de la Sala Primera recogida en la STS nº 98/2016, de 19 de febrero que trascribe (remarcado añadido)

[...]

«Precisamente la jurisprudencia ha configurado la regalía hipotética como opción para solventar los problemas de prueba y asegurar una indemnización sin necesidad de probar en concreto el daño causado. Por tanto, elegido este criterio indemnizatorio y reconocida y declarada la existencia de infracción, procederá la condena a indemnizar».

Por ello concluimos que «En definitiva, es el legislador el que preceptúa en sede de propiedad industrial qué se entiende por daño y perjuicio y cómo se debe fijar. Es decir, si el art 43.2 LM establece el beneficio obtenido por el infractor o la licencia hipotética como parámetros indemnizatorios es porque en sí mismo los considera como perjuicio, sin que se exija un plus probatorio adicional, pues no nos encontramos ante una simple reclamación de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual basada en el Código Civil » y afirmamos que en esos casos « el titular del derecho de exclusiva, sin más requisitos adicionales que la norma no contempla, tiene derecho a exigir a quien indebidamente se ha inmiscuido en su esfera jurídica el abono del enriquecimiento ilícito obtenido por el infractor a consecuencia de la violación de la marca ajena o el enriquecimiento negativo por dejar de pagar el infractor la regalía correspondiente (abono de damnum cessans)»con el añadido de que esta conclusión «responde a la lógica de las cosas: de una parte, parece evidente que el infractor se beneficiará con su actuación infractora, pues de lo contrario no tiene sentido que lleve a cabo la misma, y, por otra parte, que la falta de abono del importe de la licencia correspondiente implicará una mejora patrimonial sin causa, de modo que ese beneficio en ninguno de esos casos puede ser conservado por el infractor en su patrimonio. Ello no significa que se presuma legalmente el daño, que no lo admite la STS nº 351/2011, de 31 de mayo , sino que en esos casos se puede entender, aplicando un principio de normalidad, que esa actuación ha generado ya un beneficio para el infractor (pues de no ser así no se explica para qué se lleva a cabo) ya un empobrecimiento del titular marcario (al dejar de percibir el royalty por la explotación no autorizada de su signo)

Además estimamos que es la lectura exigida por la Directiva 2004/48 /CE que pretende la reparación derivada de la infracción, para lo cual en su art 3 impone a los Estados miembros implementar medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual que han de ser justos y equitativos, efectivos, proporcionados y disuasorios, no inútilmente complejos o gravoso, ni comportar plazos injustificables o retrasos innecesarios , y cuya aplicación evite la creación de obstáculos al comercio legítimo. No parece que imponer la carga de la prueba de daño es estos supuestos (beneficio obtenido por el infractor o regalía hipotética) responda a esas exigencias»

En esta consideraciones nos reiteramos , pues la acción de daños del art 42LM supera la función estrictamente resarcitoria, propia del art 1.106 CC ( cuyo presupuesto es la producción de una lesión patrimonial concreta - daño emergente y lucro cesante - que actúa también como medida , al limitarse la cuantía a esa lesión patrimonial ) para tener un alcance también restitutorio, que viene a proteger el valor económico que tiene esa posición jurídica de exclusiva que los derechos de propiedad industrial atribuyen a su titular, sin necesidad de probar que se haya deteriorado su patrimonio . Por eso la doctrina apunta a que a la función resarcitoria general se le añade una función encaminada a preservar la integridad del contenido económico del derecho de exclusiva a favor de su titular, lo que asigna a esta acción de daños una función preventiva de la infracción, al facilitar su estimación, con el importante efecto disuasorio de la infracción que ello implica, como preconiza el art 3 Directiva 2004/48 /CE antes citado, sin que, en cambio, tenga una función punitiva, descartada por la Directiva en su considerando 26

A ese principio de normalidad del que nos hacíamos eco entendemos que se refiere la doctrina jurisprudencial cuando habla de «los daños ex re ipsa loquitur (las cosas hablan por sí mismas)",que opera cuando "la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes"y que se trae colación por el TS en la reciente sentencia 700/2025, de 7 de mayo cuando dice que « por regla general, que abarca también el caso ahora enjuiciado, resulta obvio el aprovechamiento para el infractor del derecho de exclusiva sin la preceptiva autorización».

Resulta oportuno reseñar que cuando esta última sentencia del TS se refiere al presupuesto de la existencia del daño para apreciar la acción que nos ocupa , aclara que lo es "en sentido amplio",es decir, atendido su carácter normativo, lo que significa, a nuestro entender, que si lo reclamado - como aquí ocurre- son los " beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación"lo que se exige es que el infractor efectivamente haya puesto en el mercado esos productos o servicios de la que se derivan las ganancias indebidas ( sentencia de este Tribunal Nº 808/2019, de 28 de junio , asunto altavoces de madera y nº 155/2024, de 15 de marzo , asunto agencia de transportes GOI ), siendo irrelevante si el titular ha sufrido efectiva pérdida de negocio o ganancias . Esta es la exégesis que entendemos se deduce de la STJUE de 25 de enero de 2017 ( C-362/15, asunto canon duplicado) según la cual el artículo 13 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que

« no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, con arreglo a la cual el titular de un derecho de propiedad intelectual vulnerado puede solicitar a la persona que ha vulnerado dicho derecho, bien la reparación del perjuicio sufrido, tomando en consideración todos los aspectos pertinentes del caso de que se trate, bien, sin que ese titular tenga que demostrar el perjuicio efectivo,el pago de una cantidad correspondiente al doble de la remuneración adecuada que se habría debido abonar por la autorización para utilizar la obra afectada.» ( remarcado añadido)

10. A la vista de lo anterior podemos afirmar que acierta la apelante al indicar que, atendido el criterio elegido, no es precisa la prueba adicional de un perjuicio patrimonial concreto en el titular del derecho infringido. En consecuencia, el que no conste el desplazamiento de demanda o la pérdida de clientela no es aquí determinante, en contra de lo que estima la sentencia. Ello tiene sentido si lo reclamado hubiera sido el daño emergente y el lucro cesante por ese desplazamiento o pérdida de ventas, pero no es el caso

11. También acierta la apelante al afirmar que la falta de explotación directa de la marca por la demandante en ese submercado de productos lácteos bebibles con cafeína o proteicos no excluye per se la aplicación del concepto reclamado. No lo exige la norma de forma expresa. Otra cosa es que esa circunstancia genere más problemas a la hora de imputar los beneficios a la infracción marcaria . Así se deduce de la STJUE de 26 de marzo de 2020 (C-622/18) que al tratar de los daños causados a una marca que se ha declarado caducada por falta de uso durante el período de gracia de cinco años, a la hora de interpretar el art 13.1 de la Directiva 2004/48, según el cual, la indemnización deberá ser «adecuada a los daños y perjuicios efectivos que [el titular de la marca] haya sufrido como consecuencia de la infracción»dice

«47. Aunque la falta de uso de una marca no se opone, en sí misma, a una indemnización relacionada con la comisión de hechos constitutivos de violación de marca, no es menos cierto que esa circunstancia es un elemento importante que debe ser tenido en cuenta para determinar la existencia y, en su caso, el alcance del perjuicio sufrido por el titular y, por tanto, el importe de los daños y perjuicios que este puede eventualmente reclamar.»

Por ello tampoco compartimos el parecer judicial de que el hecho de que la actora no tenga una posición comercial en ese nicho concreto de mercado implique que no pueda reclamar los beneficios obtenidos por el infractor

12. Ahora bien, sí lleva razón la sentencia - y ello no se combate debidamente en el recurso- cuando afirma que "no toda ganancia del infractor es, sin más, "beneficio infractor" indemnizable", dado que lo que se puede reclamar son los "beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación".Por tanto, lo restituible no son todos los beneficios obtenidos por el demandado, sino los que estén ligados causalmente a la violación de la marca. Dicho de otra manera, no desaparece el nexo causal en este concepto indemnizatorio en sentido normativo, pero lo que ocurre es que aquí no hay que ligar la violación del derecho de exclusiva al lucro cesante en sentido general ( lo que habría obtenido el titular del derecho si no hubiera tenido lugar la violación ) sino al beneficio del infractor, como ya dijimos en la sentencia citada Nº 808/2019, de 28 de junio en este caso " debe probarse que los ingresos que se reclaman proceden de la infracción", puesto que en la fórmula legal elegida se limita la suma reclamable a los beneficios causalmente ligados a la infracción ( "obtenido... como consecuencia de la infracción")

13. Como hemos anticipado, esta ratio decidendi de la sentencia ( ausencia de prueba de la relación causal entre los beneficios obtenidos y la infracción marcaria) no resulta debidamente contradicha en el recurso , sin que baste con decir que los daños y perjuicios son consecuencia necesaria de la infracción y que negar cualquier tipo de indemnización desvirtúa la finalidad resarcitoria y compensatoria del sistema cuando de contrario se despliega un esfuerzo alegatorio y probatorio en sentido contrario , que no resulta debidamente combatido

Lo dicho ya resulta determinante para la desestimación de la pretensión principal económica porque es carga del apelante explicitar los motivos de su desacuerdo con la aplicación del derecho realizada por el juzgador de la instancia , a fin de poder ser contradichos de contrario y tras ello valorar la Sala su corrección , sin que corresponda al tribunal de apelación lanzarse a construir un discurso al margen de lo planteado, pues lo impide el art 465.5LEC nos obliga a pronunciarnos exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteadas en el recurso

14. En todo caso, por agotar la respuesta, remarcar las específicas circunstancias concurrentes en el caso presente en el que se afirma y se prueba por la parte demandada que (i) la actora no tiene presencia en el submercados o sector específico en el que actúa la demandada infractora (al no uso de las marcas nos referimos en nuestra sentencia 437/2023, de 15 de septiembre); (ii) que la técnica empleada por la demandada ha sido la de vincular el signo infractor SMILKE a su marca "paraguas" «COVAP», que no se discute que resulta ser una marca histórica del sector lácteo, con penetración en el mercado y (iii) no consta el grado de conocimiento de la marca infringida por el público en el sector lácteo en general, ni siquiera la cuota de mercado en el sector específico en el que está presente o el importe de inversiones publicitarias destinadas a dar a conocer su marca , sin que ante ello la parte reclamante haya desplegado actividad encaminada a desvirtuarlo de modo eficaz

Ante ello la única actividad probatoria desplegada va encaminada a acreditar la frustración de comercialización de su producto dulce de leche SMILKEN por existir en el mercado los productos lácteos SMILKE generadores de confusión. Ello podría servir para reclamar las ganancias dejadas de obtener por esa ilícita actuación del demandado, pero resulta inane para adverar la relación causal entre la infracción marcaria y los beneficios obtenidos por el infractor, que es lo aquí reclamado

15. En definitiva, atendidas las específicas circunstancias concurrentes, no queda desvirtuada la conclusión judicial de que no hay datos suficientemente precisos que permitan sostener que todas las ganancias que la demandada haya podido obtener por la comercialización de productos identificados con el signo SMILKE se deriven del empleo de este último en su presentación en el mercado, es decir, hayan sido obtenidos como consecuencia de la violación, en términos del art 43 LM, a la vista de ese esfuerzo alegatorio y probatorio desplegado por la parte demandada, que no es desvirtuado debidamente por la parte reclamante. Si en otros casos la acreditación de la infracción resulta adecuada , aquí no aparece ni ponderado ni adecuado a la realidad del mercado puesta de manifiesto a través de la actividad probatoria.

Por lo dicho procede confirmar el rechazo de la condena indemnizatoria ejercitada con carácter principal

CUARTO- La indemnización de daños y perjuicios (II) . El 1% de la cifra de negocios

1.La sentencia también descarta la pretensión subsidiaria del 1 % de la cifra de negocios en el entendimiento que la STS 3027/2019 (Nuba) y la STS 700/2025, de 7 de mayo (curso de formación) califican el art. 43.5 LM como una presunción iuris tantum de daño, aplicable "en todo caso", salvo supuestos muy excepcionales en que sea evidente la inexistencia de perjuicio significativo para el titular, concurriendo -a su entender- esa excepcionalidad por lo siguiente:

"(i) inexistencia de explotación de la actora en el submercado impactado; (ii) ausencia de prueba de menoscabo reputacional o de trasvase de clientela; (iii) peso autónomo del signo COVAP en la identificación comercial de los productos; y (iv) el riesgo de una sobrecompensación desproporcionada -contraria al art. 13 de la Directiva 2004/48/CE (indemnización "adecuada a los daños efectivos")- si se aplicara mecánicamente un 1 % sobre la cifra de negocios de un sector de gran volumen."

2. En el recurso se ataca esta decisión por entender , en esencia, por lo siguiente: (a) que tal razonamiento invierte indebidamente la carga de la prueba, pues corresponde al infractor acreditar la existencia de esa excepcionalidad que excluya la presunción legal de daño, y no al titular justificar la concurrencia del mismo; (b) que no resulte preciso para estimar la acción de daños la existencia de explotación en el submercado impactado (con invocación de la sentencia nº 155/24, de 15 de marzo, de este tribunal) o que no se haya acreditado menoscabo reputacional o trasvase de clientela cuando se ha probado el impacto negativo de la intromisión de COVAP al provocar que potenciales clientes decidieran no distribuir la marca SMILKEN ; (c) resulta contradictorio concluir que hay infracción de la marca de SMILKEN, pero posteriormente en relación con los daños señalar el peso autónomo del signo COVAP en la identificación comercial de los productos como circunstancia impeditiva para reconocer la existencia de daños y (d) la sentencia se aparta del tenor literal del art. 43.5 de la LM, sin que resulte procedente la aplicación de la doctrina del asunto NUBA al presente asunto

Valoración del tribunal

3. Hay que reconocer que la exégesis del art 43.5 LM (El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con los dispuesto en los apartados anteriores)no deja de ser problemática. El punto de partida para su interpretación es la STS 375/2015, de 6 de julio, que, con cita de la STS 777/2010, de 9 de diciembre, recuerda ( remarcado añadido) que

«. El precepto claramente habla de "en todo caso" y de la posibilidad de exigir, además, una indemnización mayor de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores, si bien la indemnización mayor a diferencia de la mínima requiere la prueba adecuada en relación con el concepto elegido.

Por consiguiente, nos hallamos ante una indemnización que opera automáticamentey cuya petición se encuentra implícita en la de indemnización de daños y perjuicios, y que, sin necesidad de elección alguna del perjudicado, se calcula en el porcentaje del 1 por ciento en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados».

En cambio, esa claridad se viene a desvanecer con la STS 516/2029 (asunto Nuba, reiterada literalmente en la reciente STS 1505/2025, de 28 de octubre, asunto Donuts ) en la que se dice

« Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.»

4. A nuestro modo de ver no resultan incompatibles si recordamos que ese presupuesto de la existencia del "daño" para su aplicación ha de entenderse en sentido amplio, es decir, como daño normativo. Ya dijimos en nuestra sentencia nº 78/2025 de 7 de mayo , entre otras, que la concesión del 1% de la cifra de negocio para cumplir su finalidad tuitiva del titular del derecho de exclusiva obvia toda necesidad de prueba sobre el alcance del perjuicio efectivo y real o su alternativa de obtención de beneficios indebidos por el infractor o del importe del royalty hipotético, que constituyen todas ellas manifestaciones del concepto de daño o perjuicio en sentido normativo, que es el que consagra la LM en desarrollo de la Directiva , como ya anticipamos en la sentencia nº155/2024, de 15 de marzo ( asunto agencia de transportes GOI) en la que la conclusión alcanzada era que

« la relación del art. 43.5 LM con el apartado a) no puede quedar restringida, en perjuicio de la posición vulnerada del titular del derecho, al caso de la pérdida de beneficios por el titular del derecho sino que debe extenderse también, como medio de recuperación de al menos una parte de los beneficios ilícitamente obtenidos por el infractor, a estos supuestos de daños normativos que tienen el efecto común en ambos casos de implicar una renuncia voluntaria de una parte del perjuicio efectivo padecido».

Esta exégesis es la que entendemos que mejor se adapta a (i) la literalidad del precepto ( "en todo caso y sin necesidad de prueba alguna") ; (ii) a su interpretación sistemática, pues cede cuando se prueba importe mayor con arreglo a los criterios de cuantificación del art 43.2, sin discriminar ninguno, y en todo caso a quien más se relaciona es con el criterio aquí pedido de manera principal, al atender a la cifra de negocio del infractor, no a los beneficios dejados de obtener por el titular marcario; (iii) a su finalidad , pues en palabras de la STS 516/2019 (Nuba) contiene "una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica"y ( iv) por último , a su interpretación en el contexto del sistema diseñado por el art 43 LM, pues ya hemos dicho que la doctrina apunta a que a su función resarcitoria general se le añade una función encaminada a preservar la integridad del contenido económico del derecho de exclusiva a favor de su titular, lo que asigna a esta acción de daños una función preventiva de la infracción, con el importante efecto disuasorio de la infracción que ello implica, como preconiza el art 3 Directiva 2004/48/CE

5. Finalmente, no participamos que con ello se esté convirtiendo la previsión legal en una medida punitiva - descartada por la Directiva en su considerando 26- ni en una sobrecompensación contraria al art 13 de la Directiva, como apunta la sentencia apelada, pues no olvidemos que la Directiva 2004/48 no impide a los Estados miembros establecer medidas más protectoras ( art 2 y SSTJUE de junio de 2016 C-481/14 y de 25 de enero de 2017, C-362/15 ) e inclusive no descarta que pueden estar daños y perjuicios preestablecidos, cuando los actos de infracción no se hayan cometido conscientemente ( art 13.2 y STJUE de 22 de junio de 2016 C- 280/15 , con ocasión de la interpretación de la indemnización razonable del antiguo art 9.3 del Reglamento (CE) nº 207/2009) .

Lo que hace la norma no es otra cosa que fijar un importe mínimo para evitar que la falta de prueba del daño en sentido normativo le prive de una compensación económica por la lesión de su derecho de exclusiva, que se fija en función de lo obtenido por el infractor, que diluye o difumina ese riesgo de sobrecompensación, ya que si no hay efectiva comercialización con el signo infractor no habrá tampoco condena subsidiaria del 1% de la cifra de negocios, como hemos dicho en nuestra sentencia nº 146/2025, de 17 de octubre ( asunto Vino la Fuerza) , al margen de que de que no sea exactamente proporcional al perjuicio sufrido realmente por la parte perjudicada es una característica inherente a toda indemnización a tanto alzado, como la prevista expresamente en el artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, letra b), de la Directiva 2004/48, y no por ello contraria a la Directiva ( STJUE de 25 de enero de 2017, C-362/15)

En todo caso, como salvaguarda , para el supuesto que, en casos excepcionales, la indemnización así calculada excediera de forma tan clara y considerable del perjuicio sufrido, de modo que podría constituir un abuso de derecho, podría corregirse a través de esa figura , pues está prohibido por el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48 ( STJUE de 25 de enero de 2017, C-362/15, asunto canon duplicado)

6.Aunque lo anterior ya resulta bastante para estimar la pretensión indemnizatoria mínima , añadir que en todo caso , aun asumiendo la exégesis que sostiene la sentencia, no apreciamos la " excepcionalidad" que preconiza y que a su entender justifica la inaplicación del art 43.5LM

Al margen de que no resulta imprescindible para apreciar el daño normativo en los términos antes definidos la ausencia de prueba de menoscabo reputacional o trasvase de clientela ni qué peso tiene el signo COVAP en la identificación comercial de los productos ni la ausencia de explotación de la actora en el submercado impactado, aquí no se discute que la actora sí participa en el mercado de productos lácteos, entendido en un sentido amplio, y además resulta acreditado que su derecho de exclusiva sí se ha visto interferido por la presencia del signo infractor, al obstaculizar actividades encaminadas a comercializar su producto de dulce de leche con la marca prioritaria y a difundirla con su participación en ferias . Ello evidentemente deteriora el valor económico de su posición de exclusiva y le hace merecedor, sin necesidad de prueba alguna añadida, del 1% de la cifra de negocios del infractor

7. Al haberse diferido a ejecución la prueba encaminada a su determinación ( a pesar de que era perfectamente factible su fijación al menos hasta sentencia ), queda postergada su determinación a ejecución de sentencia la estimación del 1% de la cifra de negocio del infractor con arreglo a estas bases

- ámbito temporal : desde el 22 de septiembre de 2020 - fecha registro de la marca (en lugar de los cinco años inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda en mayo de 2024, como se dice en ella) hasta que se produzca cese de la conducta infractora

- ámbito objetivo : cifra de negocio que la demandada haya realizado con productos signados o baja la cobertura del signo SMILKE

-base: cifra de negocio según define el art 35 CCo , esto es, comprenderá los importes de la venta de los productos y de la prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, deducidas las bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas así como el Impuesto sobre el Valor Añadido, y otros impuestos directamente relacionados con la mencionada cifra de negocios, que deban ser objeto de repercusión

QUINTO. La publicación de la sentencia

1.Después de unas consideraciones doctrinales y jurisprudenciales sobre la condena a la publicación , la sentencia la desestima por entender que no se ha justificado su necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Se dice arguye que "la solicitud se formula de modo genérico, sin justificar por qué la publicación sería necesaria para reforzar el cese o remover efectos concretos de la infracción, ni se aportan datos sobre difusión o trascendencia de la conducta que aconsejen una comunicación pública adicional.

De igual manera, tampoco se acredita la existencia de un perjuicio reputacional que requiera difusión restaurativa ni la necesidad de informar a un mercado desorientado.

De estimarla, la medida resultaría desproporcionada en relación con lo acordado en esta resolución (declaración de infracción y cese/retirada), pues no añade eficacia material apreciable y generaría costes y exposición mediática no justificados. "

2.Een el recurso se critica la denegación por considerar que se realiza una interpretación restrictiva del artículo 41.1.f) de la LM, reduciendo dicha medida a un carácter meramente excepcional o sancionador, cuando en realidad constituye un remedio de naturaleza restitutoria, justificado atendido el alto de grado de difusión y de manera continuada del signo infractor a través de campañas publicitarias, plataformas de venta online, redes sociales (Instagram, Facebook, TikTok) y catálogos comerciales, apuntado que podría incluso disponerse en forma moderada (por ejemplo, en la web y redes de la demandada, o en un medio especializado del sector lácteo).

Valoración del tribunal

3. Es jurisprudencia reiterada al interpretar el artículo 41.1.f) LM la que nos dice que nos encontramos ante una medida no automática, que precisa su justificación por la parte , y en ese caso , proporcionalidad en su extensión. Por todas, la STS 505/2012, de 23 de julio o la más reciente STS 485/2024, de 10 de abril según la cual

«tiene su sentido en la medida en que contribuya a hacer efectivos el resarcimiento del perjuicio sufrido con la infracción y la remoción de sus efectos. Consiguientemente, no se trata de un efecto consiguiente a la estimación de la infracción ( sentencia 263/2017, de 3 de mayo ) y, cuando proceda, ha de guardar proporcionalidad con esa finalidad de paliar los efectos ocasionados por los actos de infracción ( sentencia 586/2012, de 17 de octubre ).»

Añade que la forma de realizar la publicación cumple con esta finalidad

« en cuanto que se debe realizar en los medios a través de los cuales se produjo la infracción, de forma que más fácilmente puede llegar a quienes fueron destinatarios de la campaña que generó la infracción. Sin perjuicio de que el objeto de la publicación deba ser una simple reseña en la que conste que el tribunal ha condenado a la demandada por la infracción...»

4. Aquí no podemos perder de vista que no es controvertido, como ya se decía en la demanda, la alta actividad de la demandada en la difusión a través de su web y redes sociales de la oferta de sus productos con un signo generador de confusión en el consumidor y que persiste en el tiempo . En consecuencia, y así lo apuntaba la demanda, resulta útil la medida de difusión para remover sus efectos y evitar equívocos que la actuación infractora pueda haber causado en el mercado, unido a la conveniencia de restaurar en el mercado la posición de la actora como titular en exclusiva de la marca SMILKEN , que se ha sido cuestionada ( sentencia de este tribunal n.º 226/2023, de 26 de abril, entre otras), sin que sea necesario para acordarla causar un perjuicio reputacional

5. Afirmado lo anterior, la difusión de la infracción por la comercialización on line en la web y redes sociales de la demandada justifica la publicación de una nota o referencia de la sentencia ( y no de partes de las mismas , al resultar más eficiente para la finalidad pretendida) en esa misma página web y redes sociales de la demandada COVAP , en lugar de insertarlo en un revista del sector , que no se identifica y que no consta que se utilizara por la demandadas para publicitar su producto. Menos aún por iguales razones en un periódico generalista. Forma de difusión que se considera más ponderada a las circunstancias del caso y menos costosa que la pedida, y por ende respetuosa con el principio de congruencia , que a fin de evitar facilitar su cumplimiento y con ello incidencias en la ejecución forzosa, se concreta en los términos siguiente:

- la nota debe figurar en la página de inicio de la página web de la demandada y en sus redes sociales donde se hayan publicitado los productos infractores en un anuncio de tamaño suficiente para permitir su lectura fácil y con una duración no inferior a 1 minuto durante un plazo de una semana

- la nota informativa tendrá este contenido : "Por sentencia judicial se ha declarado que el uso de " SMILKE" solo o acompañado de otros términos por parte de SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA GANADERA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES (COVAP) para identificar su productos lácteos con cafeina y proteicos infringe los derechos de exclusiva de la marca figurativa SMILKE titularidadde VALLES DE CÓRDOBA SL y se ha condenado a la primera al cese de su uso , retirada de productos, difusión e indemnización de daños y perjuicios "

En todo caso esta concreción de la medida no impide considerar estimada esta pretensión, que en todo caso es acogida en lo sustancial

SEXTO - Las costas de la primera instancia

1.Al estimarse el recurso de la actora , la estimación de la demanda es integra al estimarse todas las pretensiones , y en todo entenderse sustancial, y por ende, procede la condena en costas de la instancia a la parte demandada ( art 394LEC)

SÉPTIMO. - Costas causadas en esta alzada.

1.Respecto de las costas causadas en esta alzada derivadas del recurso interpuesto por COVAP se imponen a la apelante, al haber sido desestimado el recurso de apelación ( art 398LEC).

2.En cuanto a las costas del recurso interpuesto por la actora , no obstante la remisión del art 398 LEC al art 394LEC, la estimación de la apelación no implica, a nuestro juicio, automáticamente la imposición de las costas causadas en esta alzada al apelado. Son varias las razones de tal aserto

En primer lugar, no podemos perder de vista que lo que se persigue con el recurso de apelación es la revocación de la resolución dictada en primera instancia ( art 456.1LEC) , de modo que en caso de estimación del recurso lo rechazado en la resolución judicial dictada en la instancia ( art 456.1 y 465.3LEC).

En segundo lugar, si bien no comparte este tribunal el parecer judicial dela juez a quo, no apreciamos motivos para la imposición de las costas a la apelada, cuya actuación en esta alzada ha de valorarse a la vista de la relevante circunstancia de que se limita a sostener el parecer del juez a quo en la confianza de que el mismo es procedente. Ello habilita a concluir que , a los efectos de la segunda instancia, la cuestión controvertida no resulta pacífica, y por ende, no merecedora de la imposición de costas. Dicho de otra forma , parece que debemos admitir que se genera en el apelado la confianza de que su posición jurídica está fundada, y con ello la existencia de dudas razonables cuando el juzgado de primera instancia le dio la razón.

En tercer lugar, admitir la aplicación automática del principio de vencimiento en apelación implicaría forzar al apelado para evitar una condena en costas no solo a no oponerse a la apelación sino a afirmar que la resolución judicial a su favor es incorrecta, lo cual no se antoja ajustado al art 24CE que consagra el derecho a un proceso con todas las garantías, también en segunda instancia (si el ordenamiento prevé tal fase procesal como es el caso que nos ocupa), siendo la primera de esa garantías la de poder defender su posición, máxime cuando viene amparada por el criterio judicial. Garantía que quedaría desincentivaba y menoscabada si se optase por una lectura literalista del art 398 LEC , que tampoco se ve refrendada sistemáticamente , pues el art 398.2 LEC nos revela que el principio de vencimiento objetivo no es absoluto al no regir en casación.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.