Sentencia Civil Juzgados de lo Mercantil - Madrid, Sección 6, Rec 627/2008 de 30 de Marzo de 2011

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL

NÚMERO SEIS

MADRID

SENTENCIA Nº .

En Madrid, a TREINTA DE MARZO DE DOS MIL ONCE.

Vistos por el SR. DON FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTÍN , Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo Mercantil Nº 6 de esta Villa y su partido judicial, los presentes autos de PROCESO ORDINARIO , seguidos en este Juzgado con el Nº 627/08 , seguidos a instancia de la entidad VALOR, DISEÑO Y GESTIÓN, S.L. , representada por la Procuradora Sra. Bueno Martínez y asistida del Letrado D. Juan Ferrer Josa; contra DÑA. Pura y D. Carlos Ramón , representados por la Procuradora Sra. Sánchez-Vera y Gómez-Trelles y asistidos de la Letrado Dña. Raquel Esteban Prosper; sobre acción de violación de marca y competencia desleal ; y,

Antecedentes

PRIMERO.- Los expresados demandantes formularon demanda de 3.9.2008 que por reparto correspondió a este juzgado contra los ya citados demandados, por los cauces del juicio ordinario, pretendiendo: 1.- se declare la nulidad de la marca nº 2.791.893 "Ana Locking", 2.- se declare que Dña. Pura y d. Carlos Ramón ha realizado actos de violación de la marca de la demandante; 3.- se declare que los demandados ha realizado actos de competencia desleal contra la actora; 4.- se condene a los demandados a la cesación en la comercialización y promoción de los productos identificados bajo la denominación "Ana Locking" en su actual presentación o bajo cualquier presentación o denominación que infrinja los Derechos de la demandante sobre la marca registrada indicada en el cuerpo de la demanda, así como se prohíba la reiteración de dichas actuaciones en el futuro; 5.- se condene a los demandados a cesar en la realización de actos desleales contra la demandante consistentes en la comercialización y promoción en su actual forma o presentación o con cualquier forma o presentación que imite los signos distintivos de la demandante o/y se asocien con la marca "locking shocking" y/o supongan un aprovechamiento de la reputación adquirida por la demandante en el mercado; y se prohíba la reiteración de dichas actuaciones en el futuro; 6.- se condene a los demandados a la retirada del mercado de los productos identificados bajo la denominación "Ana Locking" en su actual forma o presentación así como el material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del Derecho de marca de la demandante y los actos de competencia desleal; la retirada del tráfico económico deberá ser organizado y llevado a cabo por los demandantes en el plazo de un mes; 7.- se condene a los demandados al cierre de la página web "www.analocking.com"; 8.- se condene a los demandados a compensar a la actora por la infracción marcaria y los actos de competencia desleal con las cantidades que se concreten durante el curso de las presentes actuaciones en virtud de las bases sentadas en los hechos del cuerpo de la demanda; 9.- bajo las multas coercitivas dispuestas legalmente; y 10.- costas; alegando en apoyo de su pretensión los hechos y fundamentos de Derecho que constan en las actuaciones y acompañando los documentos que aparecen unidos.

SEGUNDO.- Previa subsanación de defectos procesales, admitida a trámite la demanda formulada en virtud de Auto de fecha 3.12.2008, se acordó de conformidad con el Art. 404 de la L.E.Civil, previo examen de oficio de la jurisdicción y competencia de este Juzgado , el traslado de la misma a los demandados para su contestación.

TERCERO.- Por escrito de fecha 25.5.2009 de la Procuradora Sra. Sánchez-Vera y Gómez-Trelles en representación de las demandadas se contestó a la demanda en el sentido de oponerse a la misma e interesar su íntegra desestimación en base a los hechos y alegaciones de Derecho que constan en su escrito, acompañando la prueba documental que estimó oportuna.

CUARTO.- Por Providencia de fecha 1.7.2009 se procedió a señalar día y hora para la práctica de la audiencia previa. En el día y hora señalado para la celebración de la Audiencia previa, comparecieron las partes. Por la parte actora se ratificó la demanda, hechos, fundamentos de Derecho y suplico, interesando los medios de prueba que estimó oportunos, admitiendo la autenticidad y certeza de los documentales acompañados de adverso, sin perjuicio de discutir su valor probatorio.

Por la parte demandada no se plantearon cuestiones afectantes a los presupuestos del proceso , interesando los medios que prueba que estimó oportunos, admitiendo la autenticidad y certeza de los documentos acompañados de adverso, discutiendo su valor probatorio.

QUINTO.- Señalado día y hora para la práctica de la prueba admitida, se realizó la misma en el modo y la forma señalada en la Ley , con el resultado que obra en autos.

SEXTO.- Finalizada la práctica de la prueba, las partes, por su orden, realizaron las alegaciones finales que estimaron oportunas, quedando los autos conclusos para sentencia.

Fundamentos

PRIMERO.- Jurisdicción, competencia y procedimiento.

La competencia objetiva y territorial para conocer de la presente causa corresponde a este juzgado, según lo dispuesto en el Art. 45 y ss de la L.E.Civil ; habiéndose tramitado por los cauces del proceso ordinario, de conformidad con los Art. 249 y 399 de la Ley Rituaria .

SEGUNDO.- Nulidad absoluta de la marca por solicitud de mala fe -art. 51.1.b L.Ma .-.

A.- La primera de las pretensiones formuladas por la actora es la declaración de nulidad de la marca española nº 2.791.893 denominativa "Ana Locking", alegando que la misma ha sido solicitada y obtenida de mala fe; fundamentando dicha mala fe en la actuación conjunta de los demandados para ser solicitada por D. Carlos Ramón y utilizada por Dña. Pura , mientras mantenía estrechas relaciones con la demandante y con el fin de intentar evadir las obligaciones de prohibición de competencia que le vinculaban con la demandante.

B.- En interpretación de tal precepto señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 12.6.2008 que "...a salvo el supuesto del registro de mala fe que contempla el art. 51.1.b de la vigente Ley 17/2001 de marcas, no es precisa la concurrencia de un elemento subjetivo en la actuación del demandado para que pueda prosperar la acción de nulidad... ", añadiendo la Sentencia de igual Sección y Audiencia de 11.3.2008 [Roj: SAP M 3192/2008] que "...La mala fe es una cuestión eminentemente fáctica, que exige la valoración de las concretas circunstancias concurrentes en cada caso ...", puntualizando la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona , Sección 15ª, de 15.5.2009 [Roj: SAP B 9773/2009 que "...El art. 51.1.b) LM , que incorpora el art. 3.2.d) de la Directiva 89/104/CEE , establece que el registro de marca podrá declararse nulo mediante Sentencia firme y ser objeto de cancelación: "b) cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado con mala fe". A diferencia de la Ley de Marcas de 1988 , que contemplaba la mala fe del solicitante tan sólo como un factor que provocaba la imprescriptibilidad de la acción de nulidad de la marca (en el art. 48.2 LM de 1988 ), la Ley vigente, siguiendo fielmente a la Directiva , configura la mala fe como una causa autónoma de nulidad, aunque sin acoger una precisa definición. A propósito del anterior art. 48.2 LM de 1988 , la STS de 25 de enero de 2007 declaró que la mala fe que contempla dicho precepto corresponde a la modalidad subjetiva, caracterizada por el conocimiento o desconocimiento modalizado de una situación: "La mala fe viene a ser el conocimiento informado de un determinado estado de cosas, singularmente consciente de que resulta incompatible, y vicia por ello, un concreto comportamiento del sujeto que lo realiza (...). La mala fe es un concepto jurídico indeterminado que, por ende , a efectos de casación supone la necesidad de distinguir el aspecto fáctico del jurídico. El primero hace referencia a los datos de hecho de los que quepa deducir la existencia del conocimiento modalizado. El segundo, que se inserta en la «questio iuris», consiste en ponderar los datos previamente fijados a fin de concluir si tienen la significación jurídica que caracteriza al elemento normativo". Como concepto indeterminado que es, a los efectos que ahora contempla el art. 51.1.b ) LM, asumimos la acepción que ha formulado la resolución de la Primera División de Anulación de la OAMI de 28 de marzo de 2000 (caso Trillium): "Mala fe es lo contrario de buena fe y en general implica o conlleva, entre otras cosas, un fraude real o implícito o una intención de confundir o engañar a un tercero u otro propósito perverso. Conceptualmente , la mala fe puede entenderse como una "intención deshonesta". Ello implica que por mala fe se puede entender prácticas desleales que suponen la ausencia de honradez por parte del solicitante de la marca en el momento de presentar la solicitud" . Tal comportamiento, constitutivo de una práctica desleal que supone la falta de honradez por parte del solicitante de la marca, puede adivinarse, entre otros casos, cuando se solicita el registro de una marca con conocimiento de que la misma venía siendo utilizada en España por un tercero para productos o servicios idénticos o similares a los que se pretende proteger con la marca solicitada, y de que dicha marca anterior ha alcanzado, debido a su uso real y efectivo, un cierto grado de implantación en el mercado (sin necesidad de que que constituya una "marca notoria"), incluyendo los supuestos de registro especulativo o de finalidad meramente obstruccionista ...".

C.- Atendiendo a tal doctrina jurisprudencial y sus razonamientos resulta de la prueba practicada que son hechos relevantes y que se declaran probados: 1.- que Dña. Pura viene dedicándose al mundo de la moda , de la creación y del diseño desde el año 1996 , siendo conocida bajo la expresión "Locking", asociándose desde sus inicios con D. Rosendo, conocido bajo la expresión "Shocking" , dando lugar a la denominación "Locking-Shocking" y que identificaba en el mercado las creaciones conjuntas de ambos diseñadores, solicitando Dña. Pura el 16.3.2005 la inscripción de la marca denominativa "Locking-Shocking" de la clase nº 14 y 25, que le fue concedida el 4.11.2003 (doc. nº 2 de la demanda);2.- que con la intención de iniciar nuevos proyectos creativos y empresariales, Dña. Pura y D. Rosendo procedieron en junio de 2006, junto a otros socios inversores, a la creación de la mercantil "Valor Diseño y Gestión, S.L.", ahora demandante; 3.- que dicho proyecto empresarial contó con la aportación no dineraria de la marca señalada propiedad de Dña. Pura , así como con la actividad creativa de ambos diseñadores, lo que se articuló a través de contratos de trabajo;4.- que tal proyecto no logró alcanzar beneficios ni en el año 2006 ni en el año 2007, por lo que a mediados de dicho ejercicio los socios inversores decidieron poner fin a la actividad empresarial, intentándose la venta de la empresa a tercero, lo que resultó inviable por falta de compradores interesados, procediéndose por la administración de la sociedad demandante a adoptar la decisión de cierre y fin de actividad , con despido de los trabajadores, de los creativos -Dña. Pura y D. Rosendo -, no habiendo iniciado desde entonces actividad comercial alguna, encontrándose en completa inactividad [-así lo reconoció el representante legal de la demandante al ser interrogado-];5.- que adoptada por la demandante en septiembre de 2007 la decisión de finalización de actividad y cierre de empresa, D. Carlos Ramón de mutuo acuerdo con Dña. Pura procedieron a iniciar el procedimiento administrativo para el registro de la marca denominativa "Ana Locking" (nº 2.791.893) de la clase nº 14 y 25 , solicitando su inscripción en fecha 27.9.2007 y siendo concedida en fecha 16.3.2008; 6.- que tras el despido de Dña. Pura en noviembre de 2007, de mutuo acuerdo y calificado de improcedente (doc. nº 11 y 12 de la contestación a la demanda), ésta procedió a iniciar junto a su pareja D. Carlos Ramón un nuevo proyecto empresarial y profesional en el mundo de la moda, para lo cual constituyeron en enero de 2008 la sociedad "All About Ana , S.L.", a la que cedieron el uso exclusivo de la marca "Ana Locking".

D.- Atendiendo a tales hechos procede la desestimación de tal causa de nulidad absoluta invocada, al no resultar acreditada la concurrencia de un elemento fraudulento o un elemento intencional de confundir o engañar.

Del examen de la demanda resulta que los comportamientos, todos ellos imputados a la codemandada Dña. Pura, en que basa aquella solicitud son:1.- que la demandada, no dando importancia a la importante inversión realizada para impulsar la marca "Locking-Shocking" en el mercado, hasta "...alcanzar la solidez de la que ahora goza...", realizó actos clandestinos para obtener a través de persona interpuesta, la solicitud de inscripción y posterior registro de la marca "Ana Locking"; 2.- que tal maquinación , deslealtad y artimaña fue acompañada de una total despreocupación por la situación financiera de la sociedad; y 3.- que la constitución de nueva sociedad y el registro marcario para la comercialización de artículos de complemento de moda infringió el pacto de no competencia existente.

E.- Siendo ello así, resulta del examen de la prueba practicada en el acto de juicio así como de la documental unida a las actuaciones, que la demandante no acreditada ni prueba la concurrencia de tales comportamientos determinantes de una conducta deshonesta o un comportamiento engañoso, fraudulento o perverso a sabiendas de tal cualidad.

En efecto, de la prueba practicada resulta que tanto antes como después de la vinculación empresarial y accionarial de la demandada Dña. Pura hizo uso del signo denominativo "Locking" para identificar en el mercado su actividad creativa y empresarial, siendo conocida en el mundo de la creación de prendas de vestir y complementos por el denominación de Ana Locking , uniendo su nombre a aquel signo identificativo.

Del mismo modo resulta de lo actuado que en septiembre de 2007 la entidad demandante adoptó la decisión de proceder a la finalización de actividad y cierre empresarial, dado el carácter antieconómico de la explotación y las pérdidas sociales generadas en los ejercicios 2006 y 2007, informando de ello a Dña. Pura y de la futura extinción de las relaciones laborales, lo que se enmarcó en un acuerdo de venta de participaciones sociales y modificación del órgano de Administración, dada su condición de socia minoritaria de la mercantil demandante, lo que materializó en noviembre de 2007.

Igualmente resulta de lo actuado que con la voluntad de continuar con su actividad profesional en el mundo de la creación de prendas de vestir y complementos , procedió en septiembre de 2007 -junto a su pareja D. Carlos Ramón - a iniciar los trámites para el registro de nueva marca denominativa y posterior constitución en enero de 2008 de una nueva sociedad "All About Ana, S.L." dedicada a la creación de prendas de vestir y complementos.

De tales antecedentes debe concluirse que la solicitud de marca y obtención por D. Carlos Ramón del registro del signo impugnado "Ana Locking", para su posterior cesión en exclusiva a la mercantil constituida por ambos, no supone acto fraudulento, de engaño o deshonesto, encontrándose dirigido a obtener el registro y protección marcaria de los signos y de la denominación con la que desde 1996 se la viene conociendo en el mundo del diseño de prendas de vestir; y ello dirigido finalísticamente a continuar su actividad profesional ante la quiebra empresarial del anterior proyecto y la decisión de los socios mayoritarios de poner fin definitivo a dicha actividad mediante el cierre de la empresa , que no ha vuelto a reanudar su actividad.

TERCERO.- Nulidad relativa de la marca por solicitud de mala fe -art. 52.1 L.Ma . y art. 6.1.b L.Ma -.

A.- Con invocación del art. 6.1.b. L.Ma . al que se remite el art. 52.1 L.Ma . solicita la demandante se declare la nulidad del registro de la marca "Ana Locking", alegando que la misma supone un riesgo de confusión en el público, así como de asociación entre los productos o su origen empresarial.

B.- Para resolver tal cuestión debe señalarse que la cuestión relativa a la similitud entre la marca registrada por la actora y los signos utilizados como marca por el demandado D. Carlos Ramón, exige un examen de los signos en conflicto, debiendo atenderse en el mismo a su visión de conjunto. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª , de 22 de septiembre de 1999 (caso NIKE ) señala que "... Y en este sentido la Sentencia de 10 de mayo de 1990 y la de 7 de febrero de 1991, por otras muy numerosas, establecen para apreciar la existencia de compatibilidad o incompatibilidad entre las denominaciones o grafismos de marcas enfrentadas, que deberá atenderse en la correspondiente comparación de conjunto de aquéllas, para así apreciar de modo visual o auditivo la posible semejanza gráfica o fonética en su caso impeditiva de la pacífica conveniencia de las marcas enfrentadas, la que deberá manifestarse como resultado de otra simple visión de «percepción sensorial unitaria»... "; señalando la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 28 de noviembre de 1986 establece que "...la confrontación de las denominaciones en conflicto ha de ser realizado en una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes , sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo , la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora , a fin de decidir si la marca discutida es susceptible de originar confusión en el tráfico... ". Esta doctrina se reitera en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 16 de mayo de 1995 .

Si lo dicho atiende a la semejanza entre signos y su valoración , en lo relativo a los riesgos de asociación y confusión, señala la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª , de 4 de junio de 2008 [RJ 20083199] que "... La jurisprudencia sentada en relación con las marcas viene declarando que, para que se aprecie riesgo de confusión, la semejanza fonética y gráfica ha de tener entidad suficiente para inducir a error o confusión a los consumidores en función de todas aquellas circunstancias que, en conexión con el signo expresivo de cada marca, puedan tener influencia en la posible confusión que pueda producirse en el mercado por la identidad de los productos( S.S.T.S. de 14 de abril de 1986 [RJ 19861850 ], 20 de julio de 2000 [RJ 20006888 ], 3 de noviembre de 2000 [RJ 20008494 ], 21 de noviembre de 2000 [ RJ 20009297 ] y 26 de junio de 2003 [RJ 20034265]). En el ámbito de la jurisprudencia comunitaria se destaca, de modo semejante , que la apreciación del riesgo de confusión depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado y del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, asunto C-251/95 [ TJCE 1997232], Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, parágrafo 22, y STJCE de 22 de junio de 2000 , Marca Mode CV, C-425/1998 [TJCE 2000140], parágrafo 34). La semejanza, en cuanto cualidad de relación entre dos cosas, que es tomada en cuenta por la Ley cuando produce un efecto de posibilidad de confusión, constituye un concepto jurídico indeterminado susceptible de una cierta verificación en casación, la cual se configura en torno a dos aspectos , la razonabilidad de la apreciación -canon del buen sentido- y la sujeción a las pautas que, según los distintos tipos y circunstancias de las marcas, sienta la doctrina jurisprudencial( S.T.S. de 26 de enero de 2006 [RJ 2006418] ) ...". En igual sentido señala la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 29 de septiembre de 2003 [RJ 20036399] que "... La jurisprudencia (en materia como la de autos) viene declarando en relación con las marcas que basta la similitud, la semejanza que pueda crear confusión en el consumidor respecto de los productos, para que se prohíban nuevos signos que por su parecido fonético, gráfico o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada puedan generar un riesgo de asociación con aquella marca protegida(SS. 8 febrero 1999 [RJ 1999644]; 18 febrero 1999 [RJ 1999886] -signo semejante para distinguir productos iguales o similares que puedan inducir a errores-). La semejanza fonética y gráfica ha de tener entidad suficiente para inducir a error o confusión a los consumidores( SS. 20 julio [ RJ 20006186 ], 3 y 21 noviembre 2000 [RJ 20009297]). En el juicio comparativo cuentan no sólo la semejanza fonética y gráfica de los signos o vocablos de las marcas de cuya comparación se trata sino también en función de todas aquellas circunstancias que en conexión con el signo expresivo de cada marca puedan tener influencia en la posible confusión que en el mercado pueda producirse por aquella identidad de los productos( SS. 14 abril 1986 [RJ 19861850 ] y 26 junio 2003 ). La jurisprudencia también pone de relieve que no es preciso que concurran cumulativamente las semejanzas fonéticas , gráficas o conceptuales, siendo suficiente una de ellas ( S. 27 marzo 2003 [ RJ 20033188] ), aunque resalta el interés de atender al conjunto de los elementos que componen el signo( S. 3 noviembre 2000 [RJ 20008494]), y la trascendental importancia de la apariencia externa -tanto en la perspectiva de la marca como de la competencia desleal-, por cuanto que la forma como se presenta el producto puede producir confusión en el tipo de consumidor medio, normal, no especializado(S 19 junio 2003). La confusión en la competencia se refiere a la inducción en el consumidor a creer que el producto proviene de la elaboración de otro(S. 17 octubre 2002 [ RJ 20028766])... ".

C.- Pues bien , atendiendo a tales parámetros, debe concluirse que las marcas objeto de comparación, aún compartiendo el signo "Locking" para la protección de productos de prendas de vestir, no suponen semejanza determinante de riesgo de confusión o de asociación. Debe recordarse que el vocablo "Locking" designó y designa en el consumidor informado medio del mercado antes referido a la persona de Dña. Pura, a la persona que realiza la actividad creativa e intelectual que posteriormente se plasma en los modelos y prendas de vestir , de tal modo que su unión al signo "Shocking" desde 1996 a 2007 [-protegido como marca desde 2003-] identifica una etapa o época de su actividad creativa y empresarial de dicha diseñadora junto con otro creador y diseñador [-D. Rosendo, quien continúa haciendo uso del signo "Shocking" e identificándose como "Oscar Shocking" en el mercado-], de tal modo que la unión a aquel signo como precedente del mismo de su nombre " Pura " evoca e identifica una actividad creativa propia al margen de la realizada anteriormente junto al diseñador D. Rosendo e individualiza una actividad empresarial al margen de la entidad demandante; máxime cuando ésta reconoce que desde 2007 no ha vuelto a realizar actividad comercial alguna en el mundo de la creación de prendas de vestir.

D.- La desestimación de las acciones de nulidad de marca, procede desestimar, en lógica coherencia, las pretensiones derivadas de la acción de violación de marca, cuales son las indemnizatorias, de cesación y remoción, así como de publicación de la Sentencia.

CUARTO.- Acciones de competencia desleal.- Actos de confusión del art. 6 LCD .

A.- Desestimadas las acciones de violación de marca y nulidad del signo impugnado , procede entrar en el examen de las acciones fundadas en normativa de competencia desleal; debiendo comenzar con los tipos específicos invocados por la demandante, ajustando la exposición a la normativa y numeración de preceptos existente al tiempo de la formulación de los escritos iniciales.

B.- Con invocación del art. 6 LCD alega la demandante que el uso por los demandados del signo "Ana Locking" puede generar en el público un riesgo de confusión respecto al producto (prendas de vestir y complemento) y su origen empresarial.

C.- Para resolver tal cuestión debe señalarse que es doctrina recogida por Sentencia de la audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 23.6.2009 [ROJ: SAP M 10749/2009] que "... tanto la doctrina como la jurisprudencia del Tribunal Supremohan considerado que para que pueda considerarse que se han producido actos de confusión del art. 6 de la Ley de Competencia Desleal es preciso que se trate de actos idóneos para provocar en el consumidor no cualquier error, sino uno específico sobre el origen o la fuente empresarial de una actividad, una prestación o un establecimiento en relación con otros ajenos (en este sentido, por todas , sentencia de 19 de mayo de 2008 ). Es cierto que la jurisprudencia, sobre todo a la hora de diferenciar los actos de confusión del art. 6 de los actos de imitación del art. 11, ambos de la Ley de Competencia Desleal, ha afirmado que los primeros se sitúan, por lo general, en el terreno de la utilización de signos distintivos en sentido amplio, lo que comprende tanto la utilización del elemento singularizador a título de signo (para denotar la procedencia empresarial) como su empleo en la forma de presentación de la prestación. Ahora bien, la amplitud con la que el art. 6 Ley de Competencia Desleal describe la acción relevante ("todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión") hace que no deban excluirse de su ámbito de aplicación otras actuaciones con trascendencia externa susceptibles de crear confusión sobre la procedencia empresarial de la actividad, las prestaciones o el establecimiento en el destinatario u observador de tal actuación , en tanto las mismas provoquen decisiones en el mercado fundadas en una falsa o incorrecta representación de la realidad acerca de la procedencia empresarial de la actividad . Considera la Sala que si la utilización de signos o formas externas de presentación de la prestación que denote o evoque un origen empresarial que no es tal, porque induzca a pensar bien que el prEstador es otro , bien que el prEstador está asociado a otro por algún tipo de vínculo jurídico o económico, ha de considerarse como un acto confusorio, con más razón ha de serlo la conducta empresarial consistente en presentarse directamente, mediante afirmaciones en tal sentido, como asociado con una determinada empresa sin estarlo , puesto que en este caso no hay una denotación o insinuación de un origen empresarial falso o incorrecto, sino directamente una afirmación de tal origen, con una potencialidad confusoria no menor que la que deriva del uso de signos o formas externas de presentación del producto o servicio. En la competencia desleal no existe la limitación propia del derecho de marcas, en el que la manifestación externa indicativa del origen empresarial ha de consistir en la utilización de un signo susceptible de representación gráfica (art. 4 de la Ley de Marcas ), sino que el art. 6 de la Ley de Competencia Desleal se refiere a "todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión", expresión mucho más amplia que comprende cualquier conducta siempre que tenga manifestación externa y se realice en el mercado y con fines concurrenciales (art. 2 de la Ley de Competencia Desleal ) ..."; añadiendo la Sentencia de igual Audiencia y Sección, de 24.4.2009 [Roj: SAP M 4892/2009] que "...Esta salaha declarado también en ocasiones anteriores (entre otras , Sentencias de 28 de junio de 2007 y 12 de junio de 2008 ), en línea con lo declarado por el Tribunal Supremo y por otras Audiencias, que el criterio de distinción del ámbito de aplicación de los artículos 6 y 12 , de un lado, y el artículo 11, de otro, se asienta en el objeto sobre el que recae la conducta. Así , en los dos primeros preceptos el objeto sobre el que recae la conducta son los signos distintivos y las prestaciones en el segundo. Por tanto, los artículos 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal se refieren a creaciones formales y el artículo 11 a las creaciones materiales, de forma que en aquéllos la confusión o explotación de la reputación derivan de los medios de identificación empleados por un empresario en el mercado, bien sea de su actividad, de sus productos, de su establecimiento o de sus prestaciones, es decir, recae sobre la identificación o presentación de aquéllos o éstos , que generan confusión o implican un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Por el contrario, los actos de imitación confusoria, con aprovechamiento de la reputación ajena o con aprovechamiento del esfuerzo ajeno recaen sobre la misma prestación o iniciativa empresarial, es decir, sobre las creaciones materiales ...", para finalmente señalar la Sentencia de igual Sala de 19.12.2008 [Roj: SAP M 20128/2008] que "...la tipificación que el art. 6 realiza de los actos de confusión no exige la confusión real y efectiva de los consumidores, sino la "idoneidad" para crear confusión , el "riesgo de asociación". Lo que es preciso probar, pues, no es la realidad del error confusorio sino su potencialidad objetiva, la existencia de circunstancias que, objetivamente consideradas, pueden inducir a la confusión o asociación ...".

D.- Resulta de tal doctrina que el riesgo de confusión debe entenderse en un doble sentido.

En un sentido propio o estricto, puede tal riesgo de confusión puede consistir bien en un error inmediato o directo sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios, de tal modo que el consumidor confunde los dos productos o servicios distinguidos con signos distintivos idénticos o semejantes de forma que considera que son uno mismo procedente de una determinada empresa; o bien puede consistir en un error indirecto o mediato, cuando el consumidor distingue ambas prestaciones , pero considera que ambas proceden de una misma empresa (o de diferentes sucursales de una misma empresa) , puesto que los dos signos presentan un radical común y es frecuente que un mismo empresario utilice signos semejantes (que presentan por ejemplo una palabra o sílaba común) para identificar diversos artículos de su gama de producción.

En sentido amplio, por riesgo de confusión se entiende el que se produce cuando el consumidor, aun identificando la prestación como procedente de distintos fabricantes , considera que entre ambos existen relaciones económicas u orgánicas; debiendo estimarse que bajo el riesgo de asociación encajarían los riesgos de confusión propio en sentido indirecto, así como el riesgo de confusión amplio.

Por último debe significarse que para la valoración de la existencia de un riesgo de confusión subsumible en el invocado art. 6 LCD es imperativo atender a todas las circunstancias en las que tiene lugar el comportamiento del operador económico susceptible de inducir a error a los destinatarios de determinados bienes o servicios acerca de su procedencia empresarial, su calidad, etc.

E.- Pues bien, atendiendo a tales parámetros, debe concluirse que el uso por la demandada del signo "Locking", tras su nombre propio, no supone actividad concurrencial generadora de confusión o asociación; y ello no solo porque la demandante renunció voluntariamente y por razones de pérdidas acumuladas a hacer uso en el mercado del signo "Locking" [-hasta el punto de dejar caducar dicho signo respecto al registro en la O.A.M.I.-] en el mercado español desde el año 2007 , sino porque el uso de aquel signo junto con su nombre identifica y separada plenamente la actividad empresarial y creativa de la demandada respecto a la realizada con anterioridad; tal como el mercado y los consumidores han identificado en las publicaciones especializadas y noticias unidas a la contestación a la demanda.

QUINTO.- Acciones de competencia desleal.- Aprovechamiento reputación ajena del art. 12 LCD .

A.- Con invocación del art. 12 LCD alega la demandante que el uso en el mercado del sigbno "Locking" supone por la demandada el aprovechamiento de la reputación y prestigio de la actora; todo ello subsumible como conducta competencial desleal.

B.- Para resolver tal cuestión debe recordarse que es doctrina recogida, entre otras, por Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 17.12.2009 [Roj: SAP B 15141/2009] que "... Este precepto tipifica como desleal cualquier comportamiento adecuado para producir como resultado el aprovechamiento indebido de las ventajas que la reputación industrial, comercial o profesional que otra empresa ha conseguido en el mercado. El propio precepto al particularizar esta conducta desleal , haciendo referencia al uso de signos distintivos ajenos, denominaciones de origen falsas o expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo", "clase" y similares , pone en evidencia que pudiendo ser muy variada la conducta, en cualquier caso incide en la presentación de las prestaciones ...".

De igual modo debe significarse que la aplicación de tal precepto requiere: 1.- la existencia de reputación industrial, comercial o profesional adquirida en el mercado, entendiendo por tal el prestigio , sea de mayor o menor intensidad, buena fama [ SAP Barcelona, de 24.4.2001 (AC 2001/1036 )], buen nombre comercial [ SAP Barcelona, de 1.12.2004 (AC 2004/264 )], lo que no se identifica con el renombre o la notoriedad marcarias, correspondiendo la prueba de tal prestigio a quien lo alega; 2.- un aprovechamiento o explotación indebida de la reputación ajena, entendiendo por tal aquel comportamiento que se realiza actos comerciales en el mercado y dirigido a aprovecharse de las ventajas que la reputación ajena pueda proporcionar, induzca o no a los consumidores , siendo exigible además que tal uso o aprovechamiento sea indebido, entendiendo por tal no sólo aquel que se realiza sin autorización del titular, sino además aquel que no encuentra justificación en las normas jurídicas, contractuales o exigencias éticas del mercado.

C.- Pues bien, atendiendo a tales razonamientos, resulta en la presente causa que la actora no acredita ni prueba el prestigio o reputación que pretende proteger , máxime cuando desde el año 2007 no ha realizado acto concurrencial alguno, habiendo optado por el cierre empresarial, la cesación de toda actividad creativa en el mercado y el ofrecimiento de prendas y complementos de vestir en el mercado.

Aun más, del examen de la actividad desplegada por los demandados tras su desvinculación respecto de la actora por despido improcedente de Dña. Pura, resulta que la misma se ha presentado ante los consumidores, ante el público y ante los medios de comunicación de un modo independiente y separado respecto a su actividad creativa y empresarial realizada de un modo previo en el ámbito de la actora; y si en ésta [a- igual que de modo previo a ella-] el signo "Locking" identificaba la actividad creativa de la demandada , en la actualidad dicho signo realiza igual función, lo que acompañada de su nombre civil, impide cualquier aprovechamiento de la supuesta reputación de la actora.

SEXTO.- Acciones de competencia desleal.- Actos contrarios a la buena fe -art. 5 LCD -.

A.- Finalmente, con invocación del art. 5 LCD, señala la actora que existente pacto de no concurrencia entre la actora y la demandada Dña. Pura, derivado de cláusula en contrato de trabajo , en virtud de la cual la diseñadora demandada no podría prestar dichos servicios a otros competidores durante la vigencia del contrato y un año después de su extinción, la constitución por Dña. Pura de sociedad destinada a la comercialización de prendas de moda y complementos a los pocos meses de abandonar la sociedad demandante supone acto de competencia desleal incardinable en el art. 5 LCD .

B.- Para resolver tal cuestión debe recordarse que según señala constante doctrina jurisprudencial, recogida entre otras muchas por la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 8 de julio de 2008 [RJ 20083350] en "... En esa dirección pueden citarse, entre otras, las Sentencias de 23 de mayo de 2005 ( RJ 20059760) .."parece lógico estimar que la cláusula general entre en juego en defecto de la existencia y fijación de actos de deslealtad tipificados o sea , en relación con conductas no catalogadas, lo que no es el caso"- 20 de febrero de 2006 ( RJ 20065783) - "el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal (RCL 199171 ) no establece una norma integrativa o complementaria de la ilicitud de los actos descritos en los artículos posteriores "- 22 de febrero de 2006 ( RJ 2006828 ) - "el artículo 5 de la Ley 3/1991 no puede servir para sancionar como desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otras preceptos de la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta, si es que ello significa propiciar una afirmación de antijuridicidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedirlas " 11 de julio de 2006 ( RJ 20064977) " -es improcedente acudir a la fórmula general del artículo 5 de la Ley de Competencia Deslealpara combatir conductas que están tipificadas en particular en otras disposiciones"- y 24 de noviembre de 2006 ( RJ 2007262) - "ésta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular"-... ".

En interpretación de la cláusula general del art. 5 LCD señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 13ª, de 17 de febrero de 2005 [AC 2005 425] que "...El artículo 5 , con carácter general, considera desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. La protección de los consumidores, y en general del mercado, requiere que se establezcan límites a la competencia , de modo que no se pase de la restricción al abuso. El concepto jurídico de la buena fe, que el artículo 7 de Código Civil (LEG 188927 ) impone en el ejercicio de los Derechos, como regla de conducta equivalente a comportamiento justo y adecuado , se objetiviza por la Ley de Competencia Desleal (RCL 199171 ) como límite genérico a la competencia, pasando a ser desleal toda conducta o actividad que, con la finalidad de alterar la lícita concurrencia en el mercado , resulte contraria al mencionado principio, atribuyendo a los órganos judiciales la tarea de determinar en cada caso, según las circunstancias que concurran , que comportamientos son contrarios a la buena fe... "; añadiendo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, sección 1ª, de 21 de marzo de 2005 [JUR 2005103284] que "... Introduce en suma, como parámetro para juzgar sobre existencia de deslealtad en un determinado acto, su contrariedad objetiva con las exigencias de la buena fe en la competencia, lo cual, de conformidad con el modelo seguido por el legislador, no significa una mera oposición a las tradicionales normas de corrección y buenos usos mercantiles, sino su inadecuación a los principios del ordenamiento económico actual (libre competencia , tutela del consumidor, competencia por eficiencia etc.) o el abuso del Derecho de libertad de empresa en cuya línea las Sentencias del TS de 15 de abril de 1998 ( RJ 19982053), 22 de enero (RJ 1999631 ) y 11 de octubre de 1999 ( RJ 19997323), 7 de junio de 2000 ( R.J. 20005097), 2 y 12 de abril de 2002 , entre las más recientes, señalan que el precepto citado hace referencia a la buena fe objetiva, prescindiendo de la intencionalidad del sujeto, y que constituye una manifestación del concepto general que como límite del ejercicio de los Derecho subjetivos se consagra en el art. 7.1 del CC (LEG 188927 ) , en el que se contiene una exigencia de conducta ética significada por los valores de honradez, lealtad, justo reparto de la responsabilidad y atenimiento a las consecuencias que todo acto consciente y libre puede provocar en el ámbito de la confianza ajena ...".

C.- En íntima relación con lo indicado y en lo relativo al pacto de no concurrencia, señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja, Sección 1ª, de 31 de octubre de 2006 [AC 20062091] que "... como se expresa en la ST.S. de 22 de marzo de 1988 ( RJ 19882224), el pacto de prohibición de concurrencia , examinado por la Jurisprudencia a partir de la STS de 23 de marzo de 1921 y definido en las de 29 de octubre de 1955 y 31 de diciembre de 1970, se orienta en el sentido de evitar la concurrencia en el mercado, por lo que entraña una restricción a la libertad comercial de los contratantes. Las limitaciones convencionales a la concurrencia y, en concreto, las cláusulas de no competencia, pactos de naturaleza normativa externa (pues disciplinan las relaciones del obligado respecto a terceros, en el sentido de excluir la actividad competitiva) y fuentes de una obligación de no hacer, están previstas en nuestro Ordenamiento en el ámbito laboral (artículo 21.2 del Estatuto de los Trabajadores, 8.3 R.D. 1382/1985 , de 1 de agosto [ RCL 19852011, 2156] ) o en la relación nacida del contrato de agencia (artículo 20 de la Ley 12/1992, de 27 de mayo [ RCL 19921216 ] ), así como en algún ordenamiento extranjero para el supuesto de venta de empresa (así el artículo 2557 del Código civil italiano), siendo en todo caso admisibles en este y en otros ámbitos como expresión de la autonomía de la voluntad (artículo 1255 del Código Civil [ LEG 188927]), siempre que no superen los límites Impuestos a la potencialidad normativa creadora de los particulares, en particular por las sensibles reglas del libre juego de la competencia. En todo caso , por la restricción que suponen al ejercicio de un Derecho consustancial al sistema de libre mercado y libertad de empresa, el pacto de no competencia debe constar de modo claro e inequívoco.La existencia de ese pacto condiciona el enjuiciamiento de la pretensión en la medida en que su incumplimiento se erige en la demanda como conducta constitutiva de un acto de competencia desleal por contravenir el artículo 5 de dicha Ley , dejando aparte su posible calificación como hecho originador de responsabilidad contractual... ".

D.- Atendiendo a tal doctrina resulta en la presente causa que no puede admitirse la existencia de pacto limitativo de la concurrencia. En efecto, en fecha 15.6.2006 y al tiempo de la constitución de la entidad demandante, los socios constituyentes adoptaron distintos acuerdos entre socios (doc. nº 6 de la demanda) en cuya virtud "... 2.4.- Las partes encomiendan las actividades de creación , diseño, desarrollo de nuevos productos a los Diseñadores ...", fijando a Dña. Pura y a D. Rosendo una remuneración por dicha actividad, articulando dicho vínculo a través de un contrato de trabajo, en el cual "... los diseñadores se comprometen a no realizar, por cuenta propia o ajena de terceros distintos de la Sociedad, las actividades incluidas en el objeto social de la sociedad, por el tiempo en que esté vigente el contrato, y durante los doce meses siguientes a la extinción del vínculo laboral por cualquier causa a ellos imputables. No tendrá la consideración de causa imputable el despido improcedente y el acuerdo entre las Partes ...".

E.- Resulta de ello que por propia disposición del pacto solo generaría obligación de no concurrencia la extinción del vínculo laboral por causas imputables al trabajador , excluyendo expresamente el despido improcedente; por lo que calificado el mismo con tal cualidad, ninguna obligación de no concurrencia pesaba sobre la demandada.

Por todo ello, procede la desestimación integra de la demanda.

SEPTIMO.- Costas.

En virtud del criterio del vencimiento recogido en el Art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, dada la desestimación de la demanda, las costas causadas serán satisfechas por la parte actora.

En su virtud, vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación ,

Fallo

Que desestimando la demanda interpuesta a instancia de la entidad VALOR, DISEÑO Y GESTIÓN, S.L., representada por la Procuradora Sra. Bueno Martínez y asistida del letrado D. Juan Ferrer Josa; contra DÑA. Pura y D. Carlos Ramón, representados por la Procuradora Sra. Sánchez-Vera y Gómez-Trelles y asistidos de la Letrado Dña. Raquel Esteban Prosper; debo absolver y absuelvo a las demandadas de las pretensiones formuladas; con imposición de las costas a la parte actora.

Así por esta Mi sentencia, que se notificará a las partes en legal forma, y contra la que cabe preparar [Art. 457 LEC] RECURSO DE APELACION en el plazo de cinco días a contar de su notificación, ante este Juzgado, a resolver por la Ilma. audiencia Provincial de Madrid.

De conformidad con la D.Adicional 15ª de la LOPJ , introducida por la LO 1/09 (BOE 4.11.2009 ), para el anuncio o la preparación o la interposición del recurso de apelación,será precisa la consignación como depósito de 50 euros en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre del juzgado [para este procedimiento: 2762-0000-00-0627_08] en la entidad Banesto y acreditarlo documentalmente ante este tribunal, aportando copia del resguardo de ingreso; el depósitono deberá consignarse cuando el recurrente sea beneficiario de justicia gratuita, Ministerio Fiscal, estado, comunidad Autónoma, Entidad Local u organismo autónomo dependiente.

No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido. Cuando puedan realizarse ingresos simultáneos por la misma parte procesal, deberá realizar dos operaciones distintas de imposición , indicando en el concepto el tipo de recurso de que se trate en cada caso.

Si por una misma parte se recurriera simultáneamente más de una resolución que pueda afectar a una misma cuenta expediente, deberá realizar tantos ingresos diferenciados como resoluciones a recurrir, indicando el tipo de recurso de que se trate y la fecha de la Resolución objeto de recurso en formato dd/mm/aaaa en el campo de observaciones.

Y definitivamente juzgando en primera instancia , lo pronuncio, mando y firmo.

E

PUBLICACIÓN

Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Sr. Juez que la suscribe, estando celebrando Audiencia pública en el mismo día de su fecha, con mi asistencia y en el local del Juzgado, de lo que doy fe.