Sentencia Civil 31/2024 Juzgado de lo Mercantil de València nº 2, Rec. 38/2022 de 25 de marzo del 2024

PRIMERO.- DE LA DEMANDA

(1) En las presentes actuaciones, por la parte actora se pretende se dicte sentencia que contenga, en síntesis, los siguientes pronunciamientos:

1) Se declare que la patente española nº ES2661579, la solicitud de patente internacional nº PCT/ES2018/070600 publicada como WO2019/058011, la solicitud de patente europea publicada con el nº EP3695848 y las solicitudes de patente nacionales publicadas con el número nº CN111148522, nº KR1020200059268, nº JP2020535222, nº US2020268823, son titularidad de la UMH; y, subsidiariamente, para el improbable caso de que Su Señoría entienda que la titularidad de la patente española nº ES2661579, la solicitud de patente internacional nº PCT/ES2018/070600 publicada como WO2019/058011, la solicitud de patente europea publicada con el nº EP3695848 y las solicitudes de patente nacionales publicadas con el número nº CN111148522, nº KR1020200059268, nº JP2020535222, nº US2020268823, no corresponde a la UMH, se solicita que en todo caso se declare la cotitularidad de la UMH de los títulos de propiedad industrial citados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.2 de la Ley de Patentes.

2) Se condene a la demandada a estar y pasar por la anterior declaración, con el consecuente cambio de titularidad de los títulos indicados.

3) Se declare que la demandada ha infringido los derechos de propiedad industrial de la UMH y, en particular, la patente española nº ES2661579, la solicitud de patente internacional nº PCT/ES2018/070600 publicada como WO2019/058011, publicada con el nº EP3695848 y las solicitudes de patente nacionales publicadas con el número nº CN111148522, nº KR20200059268, nº JP2020535222, nº US2020268823, identificados en el Hecho Quinto de este escrito de demanda.

4) Se condene a la demandada a estar y pasar por la anterior declaración.

5) Se condene a la demandada a abstenerse en lo sucesivo de fabricar, ofrecer, distribuir, comercializar o utilizar la composición objeto de la invención identificada en el Hecho Quinto de la demanda.

6) Se condene a la demandada a indemnizar a mi mandante por los daños y perjuicios ocasionados que se determine en fase de ejecución de Sentencia y, en cuanto al daño emergente y los gastos incurridos con base en los parámetros del artículo 74.1 de la Ley de Patentes, los gastos incurridos se cuantifican en 6.006,09€.

7) Se condene a la demandada a indemnizar a la demandante por los daños y perjuicios ocasionados que se determine en fase de ejecución de Sentencia y, en cuanto a la cantidad a tanto alzado con base en los parámetros del artículo 74.2, b) de la Ley de Patentes, de conformidad con las bases fijadas en el Hechos Sexto y el Fundamento de Derecho Tercero del presente escrito de demanda; y, subsidiariamente, para el improbable caso de que Su Señoría entienda que no corresponde la titularidad de la invención sino la cotitularidad y/o que no procede la condena al abono de la citada indemnización, se solicita que en todo caso Su Señoría ordene a la demandada a indemnizar a la demandante por el uso privativo efectuado de los derechos de propiedad industrial de mi mandante desde la fecha de solicitud de la patente hasta que se dicte Sentencia; sin que, en ningún caso, la indemnización pueda resultar inferior a la cuantía económica establecida en el informe de valoración de patente de la firma ELZABURU (Documento nº 37).

8) Se condene a la demandada al pago de las costas del juicio.

(2) Se ejercita la acción reivindicatoria de patente del Art. 12-2 Ley 24/2015.

(3) Los hechos en los que se basan ambas acciones son, en síntesis, los siguientes:

1) La Universidad Miguel Hernández de Elche (en lo sucesivo, UMH) es una universidad pública creada por la Generalitat Valenciana por medio de la «Ley 2/1996, de 27 de diciembre, de Creación de la Universidad Miguel Hernández de Elche».

2) La UMH cuenta con distintos centros e institutos de investigación dedicados a la investigación científica y técnica, de los cuales, a efectos del presente procedimiento, hemos de destacar los siguientes:

- El Instituto de Neurociencias -IN-: es un centro mixto de investigación de la UMH y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas -CSIC- dedicado al estudio de la estructura, la función y el desarrollo del sistema nervioso en condiciones normales y patológicas.

- El Instituto de Biología Molecular y Celular -IBMC-, ahora denominado Instituto de Investigación, Desarrollo e innovación en Biotecnología Sanitaria -IDiBE-: aborda el estudio a nivel molecular y celular en torno a los campos de la biotecnología y la salud.

- El Instituto de Bioingeniería -IB-: tiene como objetivo la investigación de terapia celular regenerativa, genética del desarrollo vegetal, ingeniería y fisiología celular, biomateriales, instrumentación biomédica, telemedicina, genómica estructural y funcional, toxicología y seguridad química, neurotoxicidad y embriotoxicidad, síntesis y diseño de moléculas orgánicas y polímeros de aplicación biológica y optoelectrónica, bancos de células, ensayos clínicos y monitorización de fármacos.

3) En el presente procedimiento, cobra especial relevancia la trayectoria del IDiBE y, en particular, del grupo de investigación en "Compuestos bioactivos naturales" dirigido por el investigador D. Valentín, que destaca en su producción científica, así como en la explotación de los resultados generados por sus miembros.

4) El grupo de investigación de Compuestos bioactivos naturales liderado por el profesor D. Valentín está enfocado al estudio de la actividad biológica de compuestos bioactivos, esencialmente de fuente vegetal y de algunos fármacos, que estudia el carácter antioxidante, antiinflamatorio, antimicrobiano y anticarcinogénico de los compuestos.

5) Una de líneas principales de su trabajo es el estudio de algunos compuestos de la dieta, principalmente polifenoles y sus efectos en la salud humana, que se encuentra directamente vinculada con los títulos de patente objeto del presente litigio.

6) El grupo está conformado, entre otros, por los investigadores:

- D. Valentín. Catedrático de bioquímica y biología molecular, con una trayectoria de más de 30 años en su ámbito de investigación, 185 artículos indexados y un total de 6.229 citas.

- D. Carlos Ramón. Contratado doctor en farmacia y tecnología farmacéutica, con más de 10 años de experiencia en su campo, 67 artículos indexados y un total de 2.228 citas.

- Dª. Angelina. Ayudante doctor en bioquímica y biología molecular, con más de diez años de experiencia, 45 artículos indexados y un total de 1.136 citas solo en los últimos cinco años., y cuya trayectoria cobra especial relevancia por la relación de su tesis doctoral « Modulación del estrés metabólico mediante compuestos polifenólicos in vitro y en modelos animales hiperlipidémicos. Implicaciones en obesidad» con la patente objeto del presente litigio, donde discute el mecanismo de acción más probable de compuestos polifenólicos procedentes de Hibiscus sabdariffa -rosella- y de Lippia citriodora hierbaluisa- en modelos de obesidad, para conocer sus efectos saludables y, en especial, en relación con la inflamación generada por el estrés metabólico y la capacidad de activación del AMPK, proteína central en la regulación del metabolismo energético.

7) Los investigadores D. Valentín y D. Artemio han centrado su colaboración en los efectos de la hierbaluisa ( Lippia citriodora) y la rosella ( Hibiscus sabdariffa), desde el año 2010.

8) MONTELOEDER S.L. (en adelante, MONTELOEDER) es una mediana empresa, con menos de 20 empleados, dedicada al comercio al por mayor de productos químicos, nutracéuticos, alimenticios, industriales y textiles, que presenta una gran actividad en el suministro de ingredientes botánicos innovadores y científicamente investigados para suplementos dietéticos, alimentos y bebidas, dirigidos a diferentes áreas de salud.

9) El departamento de I+ D de MONTELOEDER cuenta únicamente con cuatro personas, razón por la cual suscribe contratos con universidades y centros de investigación para el desarrollo de productos, habiendo presentado una cifra de negocio neta de 8.108.746€ en el ejercicio 2018.

10) MONTELOEDER S.L. y el grupo de investigación liderado por D. Valentín han mantenido una estrecha colaboración en el ámbito de I+D, que se ha prolongado durante casi 15 años, gracias a la especialización del grupo en líneas de investigación que resultan de interés para la mercantil, cobrando relevancia a efectos del presente procedimiento los siguientes Contratos:

a) Contrato NUM000: "Obtención de un ingrediente funcional para el tratamiento y la prevención de la esteatosis hepática (hígado graso) con aplicaciones en los sectores alimentario, nutracéutico y farmacéutico":

- El 3 de abril de 2012, la UMH y MONTELOEDER S.L. suscribieron el Contrato de referencia " NUM000", para la realización de un proyecto en el marco del programa de financiación de proyectos individuales de investigación y desarrollo del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (en lo sucesivo, CDTI).

- La cláusula primera del contrato establece que el objeto del mismo es la realización de trabajos de asesoramiento y asistencia técnica para la " Obtención de un ingrediente funcional para el tratamiento y la prevención de la esteatosis hepática (hígado graso) con aplicaciones en los sectores alimentario, nutracéutico y farmacéutico", describiéndose con mayor detalle los trabajos de consultoría a realizar por el grupo de investigación en el Anexo I del Contrato.

- Los investigadores participantes en los ensayos realizados en el marco de este Contrato son D. Valentín, Dª. Angelina y Dª. Milagros.

- El Contrato no contiene una cláusula de atribución de los resultados de investigación en favor de MONTELOEDER; sin embargo, la cláusula decimotercera del Contrato establece la sujeción de este a lo establecido en el " Reglamento para la contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, aprobado por el Consejo de Gobierno de la UMH en sesión de 1 de diciembre de 2009, así como a la Normativa provisional sobre la gestión económico administrativa de acuerdos de investigación, prestaciones de servicio y estudios de postgrado, perfeccionamiento y especialización, aprobadas por la Comisión Gestora el día 5 de noviembre de 1997, y sus posteriores modificaciones".

- La duración de este contrato era hasta el 31 de marzo de 2014 y fue prorrogada por 2 meses más, hasta el 31 de mayo de 2014, mediante la suscripción de la adenda de referencia " NUM001".

b) Contrato NUM002: "Obtención de un ingrediente funcional para el tratamiento y la prevención de la esteatosis hepática (hígado graso) con aplicaciones en los sectores alimentario, nutracéutico y farmacéutico":

- El 28 de marzo de 2012, la UMH y MONTELOEDER S.L. suscribieron el Contrato de referencia " NUM002" , para la realización de un proyecto en el marco del programa de financiación de proyectos individuales de investigación y desarrollo del CDTI.

- La cláusula primera del contrato establece que el objeto del mismo es la " Obtención de un ingrediente funcional para el tratamiento y la prevención de la esteatosis hepática (hígado graso) con aplicaciones en los sectores alimentario, nutracéutico y farmacéutico", describiéndose con mayor detalle los trabajos a realizar por el grupo de investigación en el Anexo I del Contrato.

- Los investigadores participantes en los ensayos realizados en el marco de este Contrato son D. Valentín, D. Artemio, D. Nemesio y Dª. Adriana.

- Este Contrato sí contiene una cláusula de atribución de los resultados de investigación en favor de MONTELOEDER y, en particular, respecto a aquello que se identifique como tal en los informes entregados a la mercantil.

- La cláusula decimosexta del Contrato establece la sujeción de este a lo establecido en el " Reglamento para la contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, aprobado por el Consejo de Gobierno de la UMH en sesión de 1 de diciembre de 2009, así como a la Normativa provisional sobre la gestión económico administrativa de acuerdos de investigación, prestaciones de servicio y estudios de postgrado, perfeccionamiento y especialización, aprobadas por la Comisión Gestora el día 5 de noviembre de 1997, y sus posteriores modificaciones".

- La duración prevista de este contrato era de 24 meses desde la resolución positiva del CDTI y fue prorrogada hasta el 31 de mayo del mismo año -por 2 meses más- mediante la suscripción de la adenda de referencia " NUM003".

- Conforme el Anexo II del Contrato NUM002, la UMH debía seleccionar las materias primas vegetales en función de sus activos y efectuar ensayos celulares para valorar sus efectos en relación con la obesidad, la resistencia a la insulina y otras patologías relacionadas; y, además, estudiar el efecto de dichos extractos en un modelo animal que hubiera desarrollado esteatosis hepática, que es el objeto de la investigación; y en la última fase, tras el análisis de toxicidad, la UMH haría pruebas de la incorporación del ingrediente en alimentos modelo como yogurt o zumo.

- El encargo efectuado a la UMH consistía en la caracterización y determinación de la funcionalidad biológica de extractos y compuestos naturales, para la obtención de un compuesto o ingrediente funcional para el tratamiento y prevención de la esteatosis hepática.

- Como resultado del Contrato NUM002, la UMH descubrió que un compuesto con extractos de hierbaluisa ( Lippia citriodora), rosella ( Hibiscus sabdariffa) y/o stevia rebaudiana poseía efectos en el tratamiento y prevención de la esteatosis hepática (hígado graso).

- De acuerdo con lo establecido en la cláusula 8ª del Contrato, MONTELOEDER podía llevar a cabo la protección del resultado, informando a la UMH y respetando el derecho de los inventores a ser reconocidos como tal.

c) Prestación de servicios nº 202/15:

- Meses después de la finalización del Contrato NUM002, D. Valentín informó a la mercantil MONTELOEDER de la existencia de una línea de investigación abierta en relación con los posibles efectos de la combinación de Hibiscus sabdariffa y Lippia citriodora sobre la acumulación de triglicéridos.

- El interés de la mercantil en esta línea llevó a que solicitara los servicios del IBMC y, en particular, del grupo de investigación liderado por D. Valentín el trabajo consistente en la " determinación de la capacidad de extractos vegetales procedentes de Hibiscus sabdariffa y de Lippia citriodora para modular la acumulación de triglicéridos y la actividad de la quinasa activada por AMP (AMPK) mediante microscopía de inmunofluorescencia en modelos adipocitarios murinos 3T3- L1. Se utilizarán adipocitos 3T3-L1 hipertróficos y se determinarán los triglicéridos mediante tinción con la sonda fluorescente AdipoRed y la activación de la AMPK mediante anticuerpo monoclonal contra la forma fosforilada de la enzima (Thr- 172)".

- El grupo investigador debía configurar un compuesto, a base de Hibiscus sabdariffa y de Lippia citriodora, y determinar si el mismo poseía algún efecto sobre i) la acumulación de triglicéridos y ii) la quinasa activada por AMP (AMPK).

- En la parte final, el documento firmado por las partes no contiene una cláusula de atribución de los resultados de investigación en favor de MONTELOEDER, pero sí establece que " La prestación de servicios queda sujeta a lo establecido en el Reglamento para la contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico de la Universidad Miguel Hernández de Elche".

- En el marco de esta colaboración fue determinada la concreta composición de Hibisco y Lippia que, más tarde, se convertiría en METABOLAID.

d) Contrato NUM004: "Evaluación de un complemento alimenticio para el control de peso en voluntarias con sobrepeso":

- El 20 de marzo de 2015, la UMH y MONTELOEDER S.L. suscribieron el Contrato de referencia " NUM004", para la realización de actividades de asesoramiento y asistencia técnica.

- La cláusula primera del contrato establece que el objeto del mismo es la " Evaluacióndeun complemento alimenticio para el control de peso en voluntarias con sobrepeso ", describiéndose con mayor detalle los trabajos a realizar por el grupo de investigación en el Anexo I del Contrato.

- Los investigadores participantes en los ensayos realizados en el marco de este Contrato son D. Valentín, D. Artemio, D. Carlos Ramón, D. Valentín y Dª. Milagros.

- El 1 de julio de 2015, Dª. Angelina fue incorporada como parte del Grupo de investigación participante en el Contrato.

- La duración prevista de este Contrato era hasta el 31 de agosto de 2015, de acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del mismo.

- El Contrato no contiene una cláusula de atribución de los resultados de investigación en favor de MONTELOEDER; sin embargo, la cláusula duodécima del Contrato establece la sujeción de este a lo previsto en el " Reglamento para la contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, aprobado por el Consejo de Gobierno de la UMH en sesión de 1 de diciembre de 2009, así como a la Normativa provisional sobre la gestión económico administrativa de acuerdos de investigación, prestaciones de servicio y estudios de postgrado, perfeccionamiento y especialización, aprobadas por la Comisión Gestora el día 5 de noviembre de 1997, y sus posteriores modificaciones".

- De acuerdo con la información incorporada en el Anexo I del Contrato NUM004, la UMH debía determinar el efecto del consumo durante dos meses de un complemento alimenticio a base de cápsulas que contienen extracto de hierbaluisa ( Lippia citriodora) y de rosella ( Hibiscus sabdariffa) (500mg/día) sobre el perfil lipídico de los voluntarios y otros parámetros sanguíneos, proporcionadas por MONTELOEDER.

- El informe facilitado a la empresa por los investigadores ponía de manifiesto la existencia de efectos favorables de la combinación de hierbaluisa ( Lippia citriodora) y rosella ( Hibiscus sabdariffa) en la reducción de la acumulación intracelular de lípidos y la reducción de los picos de glucosa e inflamación en distintos tejidos adiposos.

- Las conclusiones plasmadas en el informe establecían que el consumo de la combinación analizada durante dos meses contribuía a una mejora de los parámetros antropométricos y del perfil lipídico en sangre, así como a una mayor reducción de peso.

- Este es el origen de la invención objeto de las patentes cuya titularidad es discutida en el presente procedimiento y resulta especialmente relevante en relación con la patente nº ES2661579, pues algunos de los participantes en el ensayo manifestaron sentirse saciados al tomar el compuesto.

- Los investigadores lo plasmaron en el informe pese a que este aspecto no era objeto de evaluación en el ensayo ni en el asesoramiento del Contrato y así lo hicieron constar:

"Evaluación del apetitoAunque la evaluación del apetito no se evaluó estrictamente, el seguimiento de los voluntarios durante todo el estudio indicó que la mayoría de los individuos del grupo MetabolAid® experimentaron un efecto saciante.(...)El efecto saciante sobre el apetito indicado por los voluntarios puede merecer más atención".

- La evaluación de la saciedad, habría conllevado la realización de cuestionarios específicos y análisis para su demostración empírica, los cuales no eran objeto del Contrato y no fueron realizados en el marco de este.

e) Contrato NUM005: "Investigación y desarrollo experimental de nuevos alimentos más saludables y envases avanzados":

- El 5 de mayo de 2015, la UMH y MONTELOEDER S.L. suscribieron el Contrato de referencia " NUM005" , para la realización de un proyecto ("AVANZAS") en el marco del programa de financiación de proyectos individuales de investigación y desarrollo del CDTI.

- La UMH y MONTELOEDER suscriben este contrato cuyo objeto era la " Investigación y desarrollo experimental de nuevos alimentos más saludables y envases avanzados", mediante actividades de asesoramiento y apoyo tecnológico.

- El Convenio carece de una previsión sobre la duración y de una regulación de derechos de propiedad industrial sobre los resultados; sin embargo, la cláusula decimotercera del Contrato establece la sujeción de este a lo establecido en el " Reglamento para la contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, aprobado por el Consejo de Gobierno de la UMH en sesión de 1 de diciembre de 2009, así como a la Normativa provisional sobre la gestión económico administrativa de acuerdos de investigación, prestaciones de servicio y estudios de postgrado, perfeccionamiento y especialización, aprobadas por la Comisión Gestora el día 5 de noviembre de 1997, y sus posteriores modificaciones".

- Los investigadores participantes en los ensayos realizados en el marco de este Contrato son D. Valentín, D. Artemio, D. Carlos Ramón, D. Nemesio, Dª. Adriana.

- El 12 de febrero de 2016, Dª. Angelina fue incorporada como parte del Grupo de investigación participante en el Contrato. Se aporta la confirmación remitida a D. Valentín por parte del personal técnico de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI).

- Entre otras actividades, el Convenio prevé la " Realización de ensayos para determinar lacapacidad de los ingredientes/fórmulas en el control de la hipertensión sanguínea y loslípidos sanguíneos ", cuyo objeto, en lo relativo a los efectos de los ingredientes en los lípidos sanguíneos, se encuentra directamente relacionado con las patentes en liza en el presente procedimiento.

f) Contrato NUM006: "Investigación y desarrollo experimental de nuevos alimentos más saludables y envases avanzados":

- El 25 de octubre de 2017, la UMH y MONTELOEDER suscribieron el Contrato de referencia " NUM006" , para la realización de actividades de apoyo tecnológico en el marco del programa Horizonte 2020 financiado por la Comisión Europea, para el proyecto INNOPREFAT 783838- "Natural food formulation for the prevention and treatment the Obesity and Metabolic Syndrome obtained with herbal extracts".

- En relación con la fecha de realización, es preciso reseñar que el Contrato ha sido incluido pese a que fue suscrito con posterioridad a la solicitud de patente española nº ES2661579 (25.09.2017), pues su objeto está relacionado con ésta.

- La cláusula segunda del Contrato establece que el objeto del mismo es la realización de un estudio de biodisponibilidad y farmacocinética del METABOLAID, describiéndose con mayor detalle los trabajos a realizar por el grupo de investigación en el Anexo I del Contrato.

- El objeto de dichos ensayos se encuentra directamente relacionado con el objeto del presente procedimiento pues el producto METABOLAID, comercializado por MONTELOEDER, incorpora la composición innovadora de Hibiscus sabdariffa y Lippia citriodora, objeto de las patentes en liza.

- Los investigadores participantes en los ensayos realizados en el marco de este Contrato son D. Valentín, D. Carlos Ramón y Dª. Angelina.

- El Contrato no contiene una cláusula de atribución de los resultados de investigación en favor de MONTELOEDER; sin embargo, la cláusula decimocuarta del Contrato establece la sujeción de este a lo establecido en el " Reglamento para la contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, aprobado por el Consejo de Gobierno de la UMH en sesión de 1 de diciembre de 2009, así como a la Normativa provisional sobre la gestión económico administrativa de acuerdos de investigación, prestaciones de servicio y estudios de postgrado, perfeccionamiento y especialización, aprobadas por la Comisión Gestora el día 5 de noviembre de 1997, y sus posteriores modificaciones".

11) Concluido el Contrato NUM004, el equipo investigador liderado por D. Valentín decidió efectuar ensayos complementarios, en el marco de su investigación de la combinación de hierbaluisa ( Lippia citriodora) y de rosella ( Hibiscus sabdariffa) y con fondos propios, sobre los posibles efectos de dicha combinación en relación con la saciedad (reducción del apetito y aumento de la sensación de saciedad).

12) Los investigadores efectuaron un ensayo e introdujeron preguntas relativas a la saciedad en los cuestionarios realizados a los participantes, siendo los datos obtenidos apreciaciones o sensaciones subjetivas de la saciedad y el estado de salud percibidas por los sujetos participantes en el ensayo, que fueron reflejados por el grupo investigador en la versión preliminar de un informe en el cual concluían:

"3. El consumo de 500 mg por día de MetabolAid produjo una disminución en el hambre y el apetito por alimentos sabrosos, grasos, dulces y salados y también aumentó la sensación de saciedad y saciedad. Las mujeres que tenían MetabolAid mostraron una mejoría hacia el consumo de alimentos con ansiedad.

4. En conclusión, los resultados muestran que el consumo de MetabolAid® durante dos meses en mujeres con sobrepeso disminuyó de peso, mejoró los parámetros antropométricos, disminuyó la presión arterial sistólica, diastólica y la frecuencia cardíaca, y aumentó la saciedad, disminuyendo el hambre y el consumo prospectivo de alimentos. Por lo tanto, el consumo de 500 mg / día de MetabolAid®, en combinación con la dieta isocalórica, puede considerarse como un suplemento dietético para el control de peso y la prevención del síndrome metabólico".

13) Dada la estrecha relación existente entre el grupo investigador y la mercantil MONTELOEDER, que habían llevado a cabo distintos Contratos, D. Valentín facilitó a la empresa los resultados obtenidos, en el documento " MetabolAid_ensayoclínico2_Saciedad_v2", que es un informe preliminar con los primeros resultados obtenidos sobre la saciedad y lo comenta con Dª. Marí Luz, trabajadora de MONTELOEDER, y cuyos datos obtenidos consistían en apreciaciones o sensaciones subjetivas de la saciedad y el estado de salud percibidas por los sujetos participantes en el ensayo, por cuanto precisaban un análisis complementario para confirmar empíricamente la hipótesis del efecto saciante de la combinación de hierbaluisa ( Lippia citriodora) y de rosella ( Hibiscus sabdariffa) estudiada.

14) Con este fin, los investigadores analizaron por medio de tecnología Luminex muestras de sangre de los participantes del ensayo para la medición de péptidos y biomarcadores relacionados con la obesidad, pues los péptidos proporcionan información sobre la saciedad.

15) Los datos obtenidos confirmaron los resultados derivados de los cuestionarios, los cuales fueron reflejados por el grupo investigador en el informe final " MetabolAid_ensayoclínico2_Saciedad_v7", que remitieron a la empresa.

16) Ante la importancia del hallazgo, MONTELOEDER comenzó a apremiar a los investigadores para formalizar una solicitud de patente y les indicó en correo electrónico de fecha 28 de julio de 2017 que no publicaran nada relacionado con la invención, con el objetivo de evitar problemas respecto a la novedad de ésta.

17) El 31 de julio de 2017, D. Valentín puso en conocimiento de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la UMH (en lo sucesivo, OTRI) la obtención del resultado e informó al técnico competente que MONTELOEDER había sido informada del hallazgo y estaba "emocionada" con el logro de la Universidad.

18) Tras la parada estival con motivo del mes de agosto, los investigadores accedieron a facilitar a MONTELOEDER un artículo que habían preparado sobre el efecto saciante de la combinación de hierbaluisa ( Lippia citriodora) y de rosella ( Hibiscus sabdariffa) para la redacción de la memoria de la patente, así que D. Anton elaboró la memoria de solicitud de la patente a partir de dicho documento.

19) El artículo facilitado a MONTELOEDER, con posterioridad, dio lugar al artículo " Polifenoles de hibisco y hierbaluisa modulan biomarcadores relacionados con el apetito en sujetos con sobrepeso: un estudio controlado y aleatorizado", autoría de los investigadores, publicado en la revista "Food & Function"; y asimismo, el grupo investigador revisó y corrigió la memoria de solicitud de patente para MONTELOEDER, remitida por correo electrónico de 21 de septiembre de 2017.

20) Dado el avanzado estado en que se encontraba la documentación relativa a la patente, D. Valentín consultó al Servicio de Gestión de la Investigación de la UMH cuál era el procedimiento para la protección de los resultados, y el investigador informó el domingo 24 de septiembre 2017 a MONTELOEDER de la necesidad de tramitar la solicitud de patente a través de la OTRI de la UMH y suscribir un acuerdo de cesión de patente entre la UMH y MONTELOEDER, que habilitara a esta para su explotación.

21) La patente, titularidad de la UMH y fruto de su investigación, fue solicitada por MONTELOEDER, en su propio nombre, al día siguiente de esa comunicación.

22) Con posterioridad, la UMH ha intentado alcanzar un acuerdo sobre este asunto con la empresa y solventar esta cuestión amistosamente, proponiéndole la firma de un acuerdo de licencia e incluso de un acuerdo de cesión de la titularidad, atendiendo a la relación de colaboración mantenida previamente por ambas instituciones, pero ha sido imposible alcanzar un acuerdo por la falta de voluntad de la demandada, que se niega a abonar cualquier cantidad que se acerque al valor de la patente y tampoco ha aceptado abonar una cuantía como regalía por la explotación de la patente, por ser estas cantidades dependientes de los datos de ventas netas o de facturación por la explotación de la patente.

23) MONTELOEDER hizo caso omiso de las indicaciones facilitadas por los investigadores respecto al procedimiento de tramitación de la solicitud de patente y la titularidad de ésta y, por medio de su agente de propiedad industrial, solicitó la patente P201731147 "Composición para el control del peso a través de la modulación de los niveles de péptidos involucrados en saciedad y/o apetito", ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (en lo sucesivo, OEPM) el 25 de septiembre de 2017.

24) En la patente figuran los siguientes inventores:

- D. Valentín _personal investigador UMH - D. Artemio _ personal investigador UMH - Dª. Angelina _ personal investigador UMH - D. Anton _ personal de MONTELOEDER. - Dª. Marí Luz _personal de MONTELOEDER

25) En relación con el listado de inventores, MONTELOEDER incluyó en el listado a D. Anton, Product Development Manager de la mercantil, sin consultarlo con los investigadores y a Dª. Marí Luz, pese a no ser autores de la invención y no haber participado en su obtención, y que queda evidenciado por las comunicaciones aportadas junto al presente escrito de demanda, entre los investigadores y MONTELOEDER, de ahí que soliciten a los investigadores de la UMH que preparen un artículo sobre la saciedad y revisen la redacción de la memoria de la patente.

26) Resulta especialmente ilustrativo que una trabajadora de MONTELOEDER, Dª. Marí Luz, solicitara por correo electrónico remitido el 7 de septiembre de 2017 a D. Valentín su inclusión como autora del artículo publicado posteriormente a la patente, dada su colaboración con "el trabajo de corrección y ayuda a la escritura del informe, tablas, etc.".

27) La solicitud de patente formalizada ante la OEPM, en el apartado relativo a la obtención del derecho por el solicitante, afirmara respecto a los investigadores de la UMH que "CEDEN POR CONTRATO", cuando éstos no firmaron ningún documento a la mercantil, por lo que dicha cesión nunca tuvo lugar, además de que pone de manifiesto la falta de legitimación de MONTELOEDER para solicitar la patente.

28) La falsedad de un dato de carácter esencial como éste, habría conllevado la imposibilidad de continuar con el procedimiento de solicitud, de conformidad con lo previsto en el artículo 69.4 de la «Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas», en caso de haber sido detectado por la OEPM.

29) Probablemente, la OEPM no solicitó información sobre la cesión de los inventores dado que la solicitud, hábilmente, indicaba la dirección de MONTELOEDER para todos los inventores, ofreciendo así la falsa impresión de vinculación de los investigadores UMH a la mercantil.

30) La solicitud fue publicada con el número ES2661579 en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 2 de abril de 2018 y resultó concedida el 25 de octubre de 2018; y de acuerdo con el resumen que figura en la memoria de la patente, la invención aporta unas composiciones que comprenden un extracto con al menos un 5% en peso de antocianinas y un extracto con al menos un 15% en peso de fenilpropanoides, que resultan especialmente indicadas para su uso en periodos de reducción de peso debido a que reducen el apetito y aumentan la saciedad mediante una modificación de los niveles de hormonas segregadas por el tracto digestivo. De forma paralela o complementaria, estas composiciones actúan sobre el metabolismo de los lípidos en las células de tejido adiposo mediante la activación de AMPK y los procesos de oxidación y eliminación de lípidos. Dicha composición se obtiene mediante la extracción hidroalcohólica de flor de rosella y hoja de hierbaluisa, empleando en el caso de la hierbaluisa concentraciones de alcohol (etanol, metanol, propanol, isopropanol o butanol) superiores al 70% y hasta el 100% en volumen.

31) El apartado "Descripción detallada de la invención y ejemplos" contiene cinco ejemplos, de los cuales al menos tres proporcionan datos experimentales de los ensayos realizados por los investigadores, cuyo resultado pertenece a la UMH.

32) El contenido del ejemplo 1, " Determinación de la proporción de extractos de hierbaluisa y rosella" es una versión extendida del contenido del informe " Acumulación de triglicéridos y activación de AMPK en adipocitos 3T3-L1", facilitado por los investigadores de la UMH a MONTELOEDER en el marco de la prestación de servicios nº 202/15, y reflejando los datos obtenidos en los ensayos realizados, con una explicación algo más amplia.

33) El ejemplo 3, " Reducción de apetito y/o incremento de la saciedad mediante cambios en péptidos segregados por el tubo digestivo y tejido adiposo inducidos por consumo de composición que contiene un extracto de hierbaluisa con un contenido de 30% en peso de fenilpropanoides y un extracto de rosella con un contenido de 10 % en peso de antocianinas, en una proporción de 65 a 35 en peso" reproduce los resultados del estudio efectuado por la UMH del efecto saciante del compuesto, en el marco de su línea de investigación propia. En particular, reproduce el contenido del artículo sobre modulación del apetito, " Polifenoles de hibisco y hierbaluisa modulan biomarcadores relacionados con el apetito en sujetos con sobrepeso: un estudio controlado y aleatorizado", publicado en la revista científica Food and Function, cuyos datos son los obtenidos en el ensayo del grupo investigador y que fueron plasmados en el documento "MetabolAid_ensayoclínico2 _Saciedad_v7", que es el informe con los resultados finales de los ensayos, que fue remitido a MONTELOEDER.

34) El ejemplo 4, "Reducción de peso corporal mediante una modificación en el metabolismo de lípidos mediada por una activación de los sensores 5 energéticos de proteína quinasa activados por AMP (AMPK)", reproduce los resultados sobre activación del AMPK y variables antropométricas, obtenidos en los ensayos de la prestación de servicios nº 202/15 y el Contrato NUM004 y reflejados en los informes que fueron facilitados a MONTELOEDER.

35) También resulta muy ilustrativo respecto a la titularidad de la invención, que dos de los cuatro documentos citados por el examinador en el informe sobre el estado de la técnica y la opinión escrita (D02 y D04), como especialmente relevantes para la actividad inventiva y el estado de la técnica, corresponden a publicaciones de la investigadora Dª Angelina sobre los efectos de los polifenoles de la Lippia citriodora para reducir la obesidad y los efectos de los polifenoles de Hibiscus sabdariffa y Lippia citriodora para el control del sobrepeso, respectivamente.

36) La solicitud de patente internacional PCT/ES2018/070600 fue presentada el 13 de septiembre de 2018 ante la OEPM, reivindicando la prioridad de la patente española (25 de septiembre de 2017). Esta solicitud se presentó con un juego de reivindicaciones modificado respecto a la solicitud inicial y coincidente con el de la patente española concedida.

37) La solicitud fue publicada el 28 de marzo de 2019 como WO2019058011 y la fecha límite para la entrada en fase nacional en los estados designados era el 25 de marzo de 2020.

38) Respecto la patente europea EP3695848, la solicitud de entrada en fase nacional fue registrada el 28 de abril de 2020 con el número EP18858431 y publicada el 19 de agosto de 2020 con el número EP3695848.

39) Respecto la patente China CN111148522, la solicitud de entrada en fase nacional fue registrada el 25 de marzo de 2020 con el número CN201880062432.1 y publicada el 12 de mayo de 2020.

40) Respecto la patente coreana KR20200059268, la solicitud de entrada en fase nacional fue registrada el 23 de abril de 2020 con el número KR1020207011902 y publicada el 28 de mayo de 2020 con el número KR1020200059268A.

41) Respecto la patente japonesa JP2020535222, la solicitud de entrada en fase nacional fue registrada el 24 de marzo de 202 con el número JP2020537876 y fue publicada el 3 de diciembre de 2020 con el número JP2020535222.

42) Respecto la patente estadounidense US2020268823, la solicitud de entrada en fase nacional fue registrada el 23 de marzo de 202con el número US201816649876 y fue publicada el 27 de agosto de 2020 con el número US2020268823.

43) MONTELOEDER viene explotando la patente, al menos desde el último trimestre del año 2017, comercializando la composición objeto de la invención bajo la denominación "METABOLAID", como evidencia la página web www.monteloeder.com, en la cual la mercantil afirma que éste comprende una fórmula patentada de extractos de flores de hibisco y hojas de hierba luisa, y aporta un listado con todos los productos que a día de hoy incorporan este compuesto y los territorios de los tres continentes en los cuales se comercializa (Reino Unido, Suiza, Europa, Asia y Estados Unidos).

44) Solo en España, METABOLAID es comercializado hasta en cuatro productos distintos, entre ellos una bebida de yogurt que incluye la composición innovadora y ha sido desarrollada por MONTELOEDER junto con la marca de productos lácteos, CLESA.

45) MONTELOEDER no ha abonado cuantía alguna a la UMH por la explotación, a pesar de que la actora ha ofrecido distintas alternativas a la demandada con el fin de alcanzar una solución amistosa a la presente controversia y evitar el presente procedimiento.

46) La UMH solicitó un informe de valoración de patente, a efectos de cuantificar esta económicamente, a un tercero independiente especializado en propiedad industrial e intelectual y ha concluido en su informe, elaborado conforme al método de ahorro de royalty hipotético, que el valor de la patente asciende a 294.422€.

47) Del comportamiento llevado a cabo por MONTELOEDER se han derivado daños y perjuicios para la actora, en cuanto viene a inferir gravemente el derecho de exclusiva que corresponde a ésta, como recompensa a su labor investigadora, a las energías y recursos invertidos, por los que tendrá que ser resarcida en concepto de daños y perjuicios partiendo del daño causado y de la ganancia dejada de percibir por la UMH por la concesión de una licencia que hubiera permitido a MONTELOEDER llevar a cabo la explotación de la invención conforme a derecho, ex artículo 74.2, b) de la Ley de Patentes:

(i) Por el hecho de la infracción procede indemnizar a la actora los gastos incurridos por la UMH con motivo de la actuación infractora de MONTELOEDER y, en concreto, la factura correspondiente a la elaboración del informe de valoración de patente elaborado por ELZABURU, que asciende a 6.006,09€.

(ii) En cuanto a la cuantía por la concesión de licencia se interesa del Juzgado la designación de perito contable para que determine la indemnización, conforme al método y las bases fijadas, dada la imposibilidad de esta parte de determinar de forma cierta la cuantía de los daños y perjuicios sufridos por la conducta de MONTELOEDER en este momento procesal.

SEGUNDO.- DE LA CONTESTACIÓN

(4) Por la parte demandada se contestó a la demanda oponiéndose, en síntesis, sobre la base de los siguientes argumentos:

1) Excepción de falta de competencia judicial internacional del Tribunal respecto de las acciones relativas a las patentes inscritas en el extranjero, y son exclusivamente competentes para conocer de esas acciones los tribunales del Estado en que se ha solicitado el registro, dado que la parte actora ejercita acciones que ponen en cuestión la inscripción de la patente en lo que refiere a su titularidad, e incluso de forma explícita en el "suplico" de la demanda, numeral 2, solicita el cambio de titularidad de tales patentes en los registros nacionales de cada uno de los Estados en que se encuentran inscritas.

2) Excepción de caducidad de la acción reivindicatoria ejercitada en la demanda, ya que ésta debe de ejercitarse en el plazo de 2 años desde la publicación de la concesión de esta en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, transcurrido el cual caducará la posibilidad de ejercicio de la acción; por lo que concedida el 18 de octubre de y publicada su concesión el 25 de octubre de 2018, por lo que el plazo interposición de la acción reivindicatoria caducaría el 25 de octubre de 2020, y la actora interpuso la demanda en fecha 12 de enero de 2022, todo ello sin perjuicio de los 82 días de suspensión desde el 14 de marzo, fecha en la que se publicó en el BOE el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, hasta el 3 de junio.

3) No hay mala fe por parte de MONTELOEDER, pues la operativa del plazo de caducidad tan solo se interrumpe cuando en el momento de la concesión de adquisición de la patente el solicitante conocía que no tenía derecho a la misma, y para eludir el plazo de caducidad vencido, la actora alega mala fe de MONTELOEDER, fundándola en meras presunciones interesadas.

4) Excepción de defecto en el modo de proponer la demanda, ya que hay falta de claridad en la identificación de la invención que sirve de fundamento a la acción reivindicatoria, además de que la actora no ha identificado qué parte de la patente reclama como propia, sino que dirige su acción frente a la totalidad de la patente, mientras por otro lado admite no tener derechos sobre R13

5) Excepción material de falta de legitimación activa de la Universidad MIGUEL HERNANDEZ de Elche, ya que:

(i) La actora cita la existencia de dos contratos anteriores a la invención, a saber, el CONTRATO NUM000 y el NUM002, a los solos efectos de desvincularlos de la misma, pero si bien resulta difícil decidir el momento preciso en el que una invención está realizada, esto es, cuándo ha sido definida en sus características técnicas esenciales (hecho relevante, por ejemplo, para el cumplimiento del deber de información del inventor a la Universidad establecido en el art. 21.2 LP), lo mismo sucede para determinar cuándo comienza el proceso inventivo.

(ii) El contrato NUM002 es el único contrato de todos los alegados que, por su naturaleza de Contrato de I+D, contiene una cláusula expresa que regula la titularidad de los derechos de propiedad industrial de los resultados, atribuyéndola en exclusiva a MONTELOEDER, como se reconoce de contrario.

(iii) El contrato NUM002 menciona entre sus objetivos la valoración de los efectos de los extractos y compuestos naturales en relación con la obesidad, la resistencia a la insulina y otras patologías relacionadas, lo que claramente constituye el objetivo de la invención disputada entre las partes.

(iv) Con anterioridad a estos contratos de 2012 con la UMH, MONTELOEDER había realizado con sus propios medios estudios para el desarrollo de un compuesto nutraceútico comercializable para prevenir el llamado "síndrome metabólico", algunas de cuyas manifestaciones son el hígado grado, la hipertensión y la obesidad, siendo prueba de ello que MONTELOEDER solicitó el registro de una patente internacional para proteger los resultados de la investigación el internacional el 1 de Julio de 2011, esto es, 8 meses antes de suscribir con la UMH el contrato NUM002 de I+D, con número de publicación internacional NUM007 y fecha de publicación internacional 10 de enero de 2013, titulada "EXTRACTOS DE HIBISCUS SABDARIFFA, LIPPIA CITRIODORA Y/O STEVIA REBAUDIANA PARA EL TRATAMIENTO Y/O PREVENCIÓN DE ESTEATOSIS HEPÁTICA Y/O TRASTORNOS DE LA INFLAMACIÓN Y METABOLISMO", donde figura como inventor único D. Cosme, fundador de MONTELOEDER, tristemente fallecido, y en sus antecedentes se citan como estado de la técnica algunas investigaciones del Sr. Valentín, que ya colaboraba con MONTELOEDER.

(v) El Sr. Valentín aconsejó a mi mandante para la obtención de esta patente internacional.

(vi) WO004 fue señalada en el Informe sobre el Estado de Técnica (IET) de la patente controvertida ES266, al que nos remitimos, como D1 (documento más relevante del estado de la técnica), por delante de D2 y D4 , que se corresponden con sendos artículos en los que figura como coautora Angelina (citada como inventora en ES266).

(vii) La patente prioritaria WO004 de MONTELOEDER fue retirada con la llegada de un nuevo CEO, D. Héctor, por entender que esta línea de investigación no era estratégica desde el punto de vista del marketing, ya que se pretendía amparar el producto en un "health claim" (una declaración de propiedades saludables, regulada) que pudiera dirigirse a un mercado más amplio que el de la esteatosis hepática: lo era, ciertamente, el de la prevención de la obesidad; motivo por el cual se retiró la patente y se contrataron nuevos servicios de la UMH para continuar con la investigación y desarrollo de la composición nutracéutica propiedad de MONTELOEDER.

(viii) Los estudios realizados posteriormente bajo diversas figuras contractuales con la UMH parten y dan continuidad a los conocimientos previos de MONTELOEDER, reflejados en su patente prioritaria WO004, y del Contrato NUM002 por el que MONTELOEDER se atribuía la propiedad exclusiva de los resultados patentables.

(ix) Ninguno de los contratos anteriores a la solicitud de registro de la patente controvertida ES266, a salvo del Contrato NUM002, tiene cláusula de atribución expresa de los derechos de la propiedad industrial sobre los resultados, ni por su naturaleza pueden generar conocimiento nuevo patentable que pudiera atribuirse a la UMH y le proporcionara legitimación activa para esta acción.

(x) Una disposición reglamentaria no constituye -ni puede constituir- un acto de atribución particular de la titularidad de una patente, ni una normativa de la UMH puede derogar la propia Ley de Patentes, concretamente al régimen contenido en los Arts. 15 a 20.

(xi) El art. 21.2 LP impone al investigador la obligación de comunicar a la Universidad la realización de la invención, "por escrito" y en el plazo de tres meses desde la conclusión de la invención, siendo la consecuencia para el investigador de la falta de comunicación de la invención obtenida es (art. 21.2, in fine): la pérdida de los derechos que se le reconocen en los apartados siguientes del mismo artículo (el n.º 3, que le concede el derecho a presentar la solicitud de patente sobre la invención realizada, y el n.º 4, derecho a participar en los beneficios o adjudicarse la titularidad).

(xii) La normativa sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual de la Universidad MIGUEL HERNÁNDEZ de Elche (UMH), significativamente omitida por la actora, especifica que los inventores deberán notificar a la UMH el resultado patentable en el plazo máximo de tres meses desde su obtención, acompañando un informe de patentabilidad.

(xiii) La actora no ha aportado la comunicación de los inventores respecto de la realización del supuesto invento, ni el informe de patentabilidad previsto en su normativa interna, ni tampoco ha acreditado que el Vicerrectorado competente abonara el 50% de un informe de patentabilidad relacionado con la invención que se reclama.

(xiv) MONTELOEDER ha firmado siempre con la UMH, nunca con los investigadores, contra quienes deberá en su caso dirigir sus acciones la UMH si entiende que han vulnerado su normativa interna o la Ley aplicable; pero incluso suponiendo que los investigadores hubieran comunicado en tiempo y forma la invención a la UMH, acompañando el informe de patentabilidad requerido, la UMH debía realizar un nuevo trámite y decidir sobre el destino de la eventual patente (art. 21.3): asumir la titularidad de la invención y solicitar la patente; considerar la invención como secreto industrial, reservándose el derecho de utilización sobre la misma en exclusiva; o ceder la titularidad al autor-inventor, reservándose una licencia o una participación de los beneficios por su explotación (apartados 6 y 7).

(xv) Una vez adoptada la decisión, la Universidad debe ponerla en su conocimiento mediante la oportuna comunicación, por escrito y en el plazo de tres meses.

(xvi) La actora no ha aportado las Actas con los acuerdos adoptados en relación con la invención de la patente que reivindican, lo que le priva de legitimación activa para el ejercicio de las acciones que se deducen en esta demanda.

(xvii) La actora no acredita el modo de adquisición de su derecho respecto de los investigadores empleados de MONTELOEDER.

(xviii) Los documentos n.º 14, 15 y 18 de la demanda se refieren a contratos u hojas de prestación de servicios, en los que - como se afirma de contrario- no existe una previsión expresa relativa a la propiedad industrial de los resultados, pero ello sin embargo, no implica que la UMH fuera titular de esos resultados, ni que MONTELOEDER debiera deducirlo, más al contrario, MONTELOEDER siempre ha insistido en su propiedad sobre la patente.

(ix) En la navegación certificada de la web de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), se categorizan los diversos tipos de contratos que la UMH suscribe con las empresas en el marco del art. 83 de la Ley Orgánica de Universidades, clasificándolos en función de si se prevé o no la generación de resultados patentables que exijan una regulación de su propiedad industrial: no se generan en las prestaciones de servicios ni en los contratos de Asesoramiento y Asistencia Técnica, sino solo en los contratos para la realización de proyectos de I+D+i:

a) El Documento n.º 14 de la demanda se corresponde con una PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Número 202/15).

b) El Documento n.º 15 de la demanda se corresponde con un Contrato ( NUM004) para la realización de actividades de asesoramiento y asistencia técnica; y

c) El Documento n.º 18 de la demanda se corresponde con un Contrato ( NUM002) para actividades de asesoramiento y apoyo tecnológico. 6) 6) Ninguno de estos contratos prevén la generación de nuevo conocimiento y por ello ninguna de las partes exigió que se incorporara una cláusula que regulara la propiedad industrial de los resultados.

(x) El Documento n.º 28 de la demanda se corresponde con un email de D. Valentín, de 24 de diciembre de 2017, dirigida al entonces CEO de MONTELOEDER, Sr. Héctor, en la que refiere haber tenido una conversación con la OTRI de la UMH, sin aportar constancia documental de la misma; y por otro lado, el Sr. Valentín carece obviamente de capacidad para hablar en nombre de la OTRI, ni muchos menos de la UMH, ni por ello podía dar indicaciones a MONTELOEDER sobre el procedimiento a seguir respecto de la titularidad de la patente, además de que la propia actora niega autoridad alguna a sus investigadores en su Fundamento de Derecho Segundo, por tanto, si los investigadores no pueden "disponer o enajenar" los resultados de su investigación, porque solo está legitimada para ello la Universidad, tampoco sus correos electrónicos pueden constituir una comunicación oficial de la actora a mi cliente.

(xi) El Sr. Valentín fue variando sus explicaciones y modificando sus pretensiones a lo largo del tiempo, hasta llegar a pedir royalties para los investigadores por el éxito del producto METABOLAID, y en fecha 27 de septiembre de 2017 dirigió un correo electrónico al Sr. Anton con copia a Dña. Marí Luz y Dña. Angelina (los tres, inventores), donde refiere haber llegado a un acuerdo con la OTRI de la UMH y el Vicerrector, Leandro, proponiendo " que la patente quede tal y como está solicitada y que Monteloeder y la UMH firmen un acuerdo de cesión de patente enexclusiva a Monteloeder con una fecha previa a la de presentación de la solicitud" , de la cual MONTELOEDER no recibió nunca una oferta de acuerdo en dichos términos.

(xxi) El Sr. Valentín describe un procedimiento relativo a la propiedad industrial en la UMH contradictorio con el que recoge su normativa interna, pero lo cierto es que MONTELOEDER no recibió comunicación alguna de la UMH o de su OTRI reclamando la titularidad de la patente hasta el requerimiento de fecha 27 de julio de 2020, y MONTELOEDER nunca estuvo de acuerdo en ceder a la UMH sus derechos exclusivos sobre esta.

(xxii) MONTELOEDER ha exigido siempre una cláusula que le atribuyera la propiedad industrial en todos los convenios de I+D en los que se prevé la generación de resultados patentables, como en los contratos NUM008, de 26 de marzo de 2002 y su adenda NUM009, de 10 de mayo de 2003 o el CONTRATO NUM002 de fecha 28 de marzo de 2012.

(xxiii) Los documentos 14 y 15 de la demanda se corresponden con modalidades contractuales en las que, por su categoría y objeto, cabe afirmar que no se generó ningún resultado de propiedad industrial, y, frente a las suposiciones interesadas de la actora, que no alcanzan el riguroso umbral probatorio exigible para la atribución de mala fe a MONTELOEDER, siempre ha defendido que era titular única y legítima de la patente.

(xxiv) A medida que el METABOLAID alcanzaba cierto éxito y, en particular, cuando se le concedió una importante subvención europea (1,5 millones de euros), los investigadores de la UMH comenzaron a reclamar a MONTELOEDER un royalty.

(xxv) Frente a las peticiones de los investigadores, MONTELOEDER contrató un dictamen al catedrático D. Luis Pedro, que se emitió el 24 de septiembre de 2018 e inmediatamente se entregó a la Universidad, donde se concluía que la patente pertenecía a MONTELOEDER y que "los investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular que reclaman el 3% sobre las ventas del METABOLAID no tienen derecho alguno que fundamente dicha remuneración suplementaria.".

(xxvi) MONTELOEDER en el momento de la concesión de la patente estaba plenamente convencida de que tenía derecho a la misma, convicción que había contrastado en Derecho y que había trasladado y argumentado reiteradamente ante la UMH., por lo que no hay mala fe, sino un desacuerdo entre las partes.

(xxvii) En el punto 3.3. de la demanda, la actora se refiere al contrato de "Prestación de servicios n.º 202/15, de fecha 30 de enero de 2015, pero en el documento acreditativo del contrato de prestación de servicios, se lee perfectamente que el encargo consistía únicamente en realizar una prueba experimental sobre un compuesto proporcionado por MONTELOEDER, por lo que no es cierto que el grupo investigador tuviera que "configurar un compuesto" (esto es, darle una forma, formularlo), puesto que el encargo consistía en "determinar la capacidad" del mismo, utilizando las técnicas de laboratorio que en el mismo se especifican; y de la expresión "fue determinada" no se infiere necesariamente que la aludida composición fuera inventada por los investigadores de la UMH, ni por ende equivale a una declaración de titularidad sobre una composición concreta.

(xxviii) La alusión a la existencia de un "marco de colaboración" ya indicaría que los investigadores de la UMH no habrían "determinado" solos la "concreta composición" a la que aluden, por lo que ha de suponerse la "colaboración" de terceros que la actora rehúsa identificar; y la expresión "que más tarde se convertiría en METABOLAID", añade más confusión si cabe, porque no se especifica si se pretende designar la invención que se reclama o el producto que se estima infractor, que como veremos no son la misma cosa.

(xxix) En el punto 3.4. de la demanda, la actora se refiere al Contrato NUM004, titulado "Evaluación de un complemento alimenticio para el control de peso en voluntarias con sobrepeso", de fecha 20 de marzo de 2015, el cual tenía por objeto determinar el efecto del consumo de una formulación, lo que es imposible si no está previamente formulada; y asimismo, se admite que las cápsulas con el complemento alimenticio a base de extracto de hierbaluisa (Lippia citriodora) y de rosella (Hibiscus sabdariffa) y su dosificación (500mg/día) fueron "proporcionadas por MONTELOEDER", como no puede ser de otra manera, pues precisamente esa es su actividad empresarial.

(xxx) La actora en este hecho hace hacen constar dos efectos distintos: la "mejora de los parámetros antropométricos y del perfil lipídico en sangre, así como a una mayor reducción de peso" y que " algunos de los participantes en el ensayo manifestaronsentirse saciados al tomar el compuesto" ; y de la expresión "resulta especialmente relevante" utilizada por la actora, se deduce que "el origen de la invención" de algún modo está más relacionada con la sensación de saciedad, sin que por la propia vaguedad de esta pueda alcanzarse ninguna convicción.

(xxxi) En el punto 3.5. de la demanda, se refiere la actora al Contrato NUM005, titulado "Investigación y desarrollo experimental de nuevos alimentos más saludables y envases avanzados", de fecha 5 de mayo de 2015, y de la mera lectura del Convenio - y de las propias palabras de la actora - se advierte que su objeto no era desarrollar una formulación, ya desarrollada por MONTELOEDER, sino la realización de ensayos para determinar su capacidad (eficacia).

(xxxii) La expresión " se encuentra directamente relacionado con las patentes en liza", no permite identificar los elementos relacionados ni la naturaleza lógica de su vínculo o correspondencia, con un mínimo de seguridad jurídica.

(xxxiii) En el punto 3.6. de la demanda, se refiere la actora al Contrato NUM006, titulado "Investigación y desarrollo experimental de nuevos alimentos más saludables y envases avanzados", de fecha 25 de octubre de 2017, el cual no pretende el desarrollo de METABOLAID, que ya está desarrollado, pues de otro modo no sería posible realizar un estudio de biodisponibilidad y farmacocinética de este.

(xxxiv) La actora no ha aportado prueba alguna, tal como un informe pericial, que acredite que METABOLAID incorpore dicha composición, ni ninguna otra concreta.

(xxxv) En su HECHO CUARTO, titulado "COMUNICACIÓN DE RESULTADOS A MONTELOEDER", se apoya la actora en los documentos n.º 21 y documento n.º 22 de la demanda, y a este respecto:

(a) En primer lugar, es destacable que la actora utiliza el sustantivo "hallazgo" en vez de "invento", realidades bien diferentes que otorgan derechos asimismo distintos: se halla o descubre lo que ya existe; se inventa lo que no existe.

(b) Admite que "en el mercado existen numerosos componentes a base de elementos naturales, como son la rosella y el hibisco, relacionados con la reducción de peso" y se reduce el "mérito de los investigadores" a haberlo "testado clínicamente", lo que está excluido de patentabilidad.

(c) Admite que se trata de un análisis complementario para confirmar empíricamente la hipótesis del efecto saciante, formulada - como también reconoce la actora - en el marco del Contrato NUM004, financiado por MONTELOEDER.

(d) Admitiendo el carácter complementario de este ensayo, la actora reconoce el derecho prioritario de MONTELOEDER, ya que ese "algo" que se complementaba era la hipótesis del efecto saciante, que se había formulado gracias a las respuestas obtenidas en el Contrato NUM004, pagado íntegramente con los recursos de MONTELOEDER.

(e) No cabe alegar que el "hallazgo" se ha realizado con "fondos propios", cuando complementa una hipótesis obtenida con "fondos ajenos" (de MONTELOEDER) y, además, como demostraremos, con cuestionarios realizados al grupo experimental de 1.15 A y con las muestras de sangre pagadas por MONTELOEDER; ni tampoco puede alegarse que ello fuera "a iniciativa propia", que solo pudo hacerse con consentimiento de mi mandante, que no lo habría otorgado de haber sabido el precio que pretendían cobrarse por ello.

(f) El análisis complementario que realizaron no tiene elementos patentables: no lo son los cuestionarios (en caso de ser creaciones originales científicas, podrían en su caso ser objeto de derecho de autor ex TRLPI), no lo son las técnicas utilizadas - ya conocidas-, ni lo es el resultado, solo protegible en su caso como propiedad intelectual, lo que alegaremos a su debido tiempo.

(xxxvi) La invención que reclama la UMH no incluye R13, ya que la cita expresa de "la composición" implica la admisión tácita por parte de la actora de que carece de derechos sobre una parte importantísima de la parte, como es el método de producción de las composiciones reivindicadas, y que se describe ampliamente en la página 8 de la memoria descriptiva de la patente, tal y como fue concedida.

(xxxvii) Ninguno de los investigadores de la UMH ha desarrollado ese método de producción, que es una parte sustancial de la patente, sino que ha sido desarrollado por el equipo de investigadores de MONTELOEDER.

(xxxviii) Solo MONTELOEDER es titular de las invenciones de sus empleados, sin que pueda atribuírselos la UMH sin que se les excluya de la autoría de la invención, declaración que no ha sido solicitada de contrario.

(xxxix) No es cierto que los ensayos complementarios a los que se refiere en el HECHO CUARTO se realizaron con fondos propios de la actora, pues, en primer lugar, se reconoce que tales ensayos fueron complementarios del CONTRATO NUM005, en el que se identificó el efecto saciante, íntegramente financiado por MONTELOEDER, además de que la UMH no aporta pruebas que acrediten que dicho resultado fuera realizado con fondos propios, como era su deber, ni su cuantía, elemento de particular relevancia dada la trascendencia económica del pleito para MONTELOEDER.

(xl) La actora no ha aportado en Anexo I a que se refiere el informe pericial aportado de valoración de la patente, por lo que no puede darse por probado que la actora invirtiera recursoseconómicos propios, dado que no ha traído al procedimiento las correspondientes justificaciones: presupuestos de la UMH o del IDiBE, Gastos de Caja Fija, investigadores e Institutos Tecnológicos a los que se atribuye la supuesta patente, etc., justificación a la que, por otro lado, está obligada por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

(xli) El ensayo se hizo realizando los cuestionarios a los sujetos que participaron en el experimento del Contrato NUM005, pagado por MONTELOEDER, y con el plasma sanguíneo obtenido en NUM005, pagado por MONTELOEDER, con motivo de aquel.

(xlii) Como consecuencia del Contrato NUM005, de fecha 5 de mayo de 2015, la UMH remitió el 23 de febrero de 2018 un primer artículo ("paper") a la revista científica FOOD & FUNCTION de la ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY, aceptado el 30 de abril de 2018, donde se cita como coautora a Marí Luz, investigadora de MONTELOEDER. Asimismo, se reconoce que MONTELOEDER ha proporcionado todos los materiales utilizados.

(xliii) La actora oculta que el resultado del que se trata en el HECHO CUARTO de su demanda dio lugar a la publicación de otro "paper", en la revista NATURE/SCIENTIFIC REPORTS, recibido el 29 de junio de 2018 y aceptado el 18 de diciembre de 2018, donde se cita como coautora a Marí Luz, investigadora de MONTELOEDER, y se reconoce que MONTELOEDER ha proporcionado todos los materiales utilizados.

(xliv)Los resultados comunicados en el hecho CUARTO de la demanda se obtuvieron con financiación de MONTELOEDER, que no solo puso los ingredientes - el METABOLAID- sino que financió el ensayo clínico en el que por vez primera se detecta el efecto saciante de la composición y la toma de muestras de plasma de los sujetos participantes en el mismo, autorizada por el Comité de Ética de la UMH como IB.ER.01.15 para el contrato NUM005.

(xlv) En la discusión de sobre la novedad y actividad inventiva no se hace referencia en ninguna parte, ni explícita ni implícitamente, a la información obtenida por los investigadores de la UMH, por lo que la patentabilidad de la composición no deriva del descubrimiento de los investigadores de la UMH.

(xlvi) En vista de que el Examinador consideró que las reivindicaciones originales 6 y 15 eran inventivas, MONTELOEDER respondió al IET junto con la solicitud de Examen Sustantivo, aportando un nuevo juego de reivindicaciones modificadas, que fueron finalmente concedidas; y en ambas reivindicaciones R1 y R7 finalmente concedidas, el preámbulo se refiere a una "composición", seguido de una indicación de uso o efecto (modulación de la ingesta de alimentos por reducción de apetito y/o aumento de saciedad y reducción de peso, respectivamente) y de un mecanismo de acción utilizado en términos científicos (a través de la modificación de los niveles de péptidos relacionados con el apetito y mediante una modificación en el metabolismo de lípidos mediada por una activación de los sensores energéticos de proteína quinasa activados por AMP, respectivamente). La indicación del uso o efecto y del mecanismo de acción, por tanto, no se incluyen en la parte caracterizadora. (xlvii) En cuanto al análisis de la patentabilidad de los resultados citados en el hecho cuarto de la demanda, la actora utiliza el sustantivo "hallazgo" en vez de "invento" tras reconocer que "en el mercado existen numerosos componentes a base de elementos naturales, como son la rosella y el hibisco, relacionados con la reducción de peso" y que el mérito de los investigadores de la UMH consistiría en haberlo "testado clínicamente"; y se reconoce que los ensayos realizados por los investigadores de los que constituyen tan solo un análisis complementario para confirmar empíricamente la hipótesis del efecto saciante, que se había formulado gracias a las respuestas obtenidas en el Contrato NUM004., siendo un análisis que no tiene elementos patentables, como se aducirá seguidamente, ad cautelam.

(xlviii) El efecto saciante fue descubierto aleatoriamente en el Contrato NUM005 firmado y financiado por MONTELOEDER, titular de todos sus resultados, pero no se consideran invenciones los descubrimientos ni en la LP ni en el artículo 52.2 a) del Convenio sobre la Patente Europea.

(xlix) En el estudio del grupo de investigadores del UMH no se realiza ningún invento, ni se aplica ninguna técnica innovadora nueva o artificial que suponga ningún avance patentable (lo que, en su caso, sería objeto de una patente distinta), sino que se descubren los mecanismos mediante los que una determinada materia opera ciertos efectos, lo que ciertamente no es lo mismo: una cosa es la aspirina - formulación a base de ácido acetilsalicílico- y otra bien distinta una prueba clínica que corrobora el mecanismo de actuación que le permite generar efectos antipiréticos y antiinflamatorios.

(xlx) No es patentable el descubrimiento de un efecto técnico que no implica un nuevo uso (Decisión del Tribunal de recursos de la OEP T0892/94 de 19 de enero de 1999 (deodorant compositions/robertet s.a.) que es de apliación al caso presente.

6) Excepción material de retraso desleal en el ejercicio de los derechos por parte de la UMH:

(i) La actora aporta requerimiento de fecha 27 de Julio de 2020, dirigido a la demandada por Dña. FRANCISCA DE CASTRO PINEL (Letrada-Jefe y Directora del Servicio de Abogacía de la UMH), que fue contestado por la demandada mediante burofax de 31 de Julio de 2020, y que posteriormente fue respondido por la UMH a través de su Letrada mediante comunicación de fecha 18 de agosto de 2020, haciendo las partes esfuerzos para alcanzar una transacción económica.

(ii) Mediante correo electrónico de fecha 28 de diciembre de 2020, el Letrado que suscribe esta contestación hizo una nueva oferta a la Letrada de la UMH, que no fue contestada.

(iii) La demanda contra MONTELOEDER se ha interpuesto casi dos años después del requerimiento y cuatro años desde la publicación de la concesión de la patente controvertida, cuando MONTELOEDER podía albergar la razonable creencia de que la UMH había renunciado a sus pretensiones.

7) Nada que objetar respecto de la trayectoria y méritos de la UMH, ni sobre sus centros e institutos de investigación dedicados a la investigación científica y técnica, ni el currículo y méritos de los investigadores, que es compatible con los méritos de la demandada MONTELOEDER.

8) Se reconoce que MONTELOEDER ha colaborado con el investigador Sr. D. Valentín y financiado la curva de experiencia e investigación del IDiBE de la UMH (antes Instituto de Biología Molecular y Celular -IBMC-) desde hace dos décadas, y se acredita, mediante los siguientes contratos suscritos por MONTELOEDER con la UMH de forma ininterrumpida desde el año 2000 al 2011 (y luego, hasta 2018), de los cuales solo son de I+D los contratos NUM010, de 13 de marzo de 2000 y NUM008, de 6 de marzo de 2002, que regulan expresamente la propiedad industrial de los resultados.:

1.-CONTRATO NUM011, de 13 de marzo de 2000. Que se se trata de un contrato de investigación, en el que se prevé la generación de resultados patentables, por lo que se regula la propiedad y explotación de resultados en la cláusula NOVENA.

2.-CONTRATO NUM012, de 23 de mayo de 2001, que se trata de un contrato de "asistencia técnica", y que no tiene cláusula regulatoria de los derechos de propiedad industrial.

3.-CONTRATO NUM008, de 26 de marzo de 2002, que se trata de un contrato de investigación, en el que se prevé la generación de resultados patentables, lo que explica que se añadan dos clausulas específicas para regular su explotación:

-La cláusula novena, en la que se indica que la propiedad industrial sobre los resultados y equipos desarrollados dentro de dicho contrato corresponderá a las Empresas y a la Universidad, según las aportaciones de cada una de las partes.

-La cláusula décima, en la que se indica que, en la medida en que los resultados de la investigación sean patentables, las Empresas tendrán preferencia para depositar las correspondientes patentes, apareciendo como inventores aquellos investigadores de la UMH que hayan participado en las investigaciones (las Empresas deberán informar previamente a la UMH de cualquier decisión al respecto).

4.- NUM009, de 10 de mayo de 2003,, donde se incluye una cláusula de "Explotación de resultados y regulación de regalías", no numerada: <

-A un nivel razonable, teniendo como referencia los procedimientos o productos del mismo tipo existentes en el mercado.

-Considerando las aportaciones intelectuales y financiera respectivas de las partes en el proyecto de investigación y desarrollo de los procedimientos o del producto. (...)>>.

5.- NUM013 de 29 de abril de 2004.

6.-CONTRATO NUM014 de 11 de febrero de 2005, que se trata de un contrato de prestación de servicios de asesoramiento, por lo que no incluye cláusula regulatoria de la propiedad industrial, y por el que MONTELOEDER a la UMH según contrato asciende a 12.000,00 €, impuestos no incluidos, a razón de 3.000,00 € trimestrales en concepto de honorarios para el asesor, Sr. Valentín.

7.-CONTRATO NUM015, de 27 de octubre de 2005, cuyo objetivo era la prestación por parte del Instituto de Biología Molecular y Celular de la UMH, de asesoramiento y asistencia técnica, y donde no se prevé la generación de nuevo conocimiento, no incluye cláusula regulatoria de la propiedad industrial.

8.- CONTRATO NUM016, de 5 de mayo de 2006, cuyo objeto es la prestación de servicios de asesoramiento por la UMH, y que, por su naturaleza jurídica, no se prevé la generación de nuevo conocimiento, y no incluye cláusula regulatoria de la propiedad industrial.

9.- CONTRATO NUM017, de 9 de marzo de 2007, cuyo es la prestación por la UMH, bajo la dirección del profesor D. Valentín, de asesoramiento., y que no incluye cláusula regulatoria de la propiedad industrial.

10.- NUM018, de 18 de diciembre de 2009.

9) Todos estos contratos, han permitido la transferencia recíproca de conocimientos entre MONTELOEDER, especializada en la producción de ingredientes y productos nutracéuticos y el equipo de investigadores de la UMH, cuya especialidad es la investigación biosanitaria.

10) La colaboración con la actora se prolongó hasta el último contrato de 2018, cuando, ya con un nuevo CEO, D. Héctor, MONTELOEDER comenzó a colaborar con otras instituciones de investigación, lo que motivó el disgusto del Sr. Valentín, principal beneficiario de los contratos firmados por MONTELOEDER.

11) Nada que objetar a la trayectoria de la Sra. Angelina, pero cobra especial relevancia que en su tesis doctoral, que según la actora está "vinculada" a la patente que reivindica, agradezca la colaboración de MONTELOEDER.

12) Los procedimientos de extracción y purificación, eminentemente complejos, guardan relación con la reivindicación R13 de ES266, que no reivindica la actora; y especialmente relevante es el reconocimiento de que MONTELOEDER había proporcionado a la autora extractos de Lippia Citriodora, relacionado con la invención que reclama la UMH.

13) Parte de los resultados recogidos en la Tesis de Dña. Angelina proceden del proyecto LIVERFAT que el CDTI concedió a mi mandante (Contrato NUM002), también financiados por MONTELOEDER, y cuyo objetivo técnico era la obtención de un ingrediente funcional con un alto contenido en polifenoles procedente de plantas con aplicaciones en los sectores alimentario y nutraceútico para el tratamiento y la prevención de la esteatosis hepática (hígado graso), y otras complicaciones asociadas con el síndrome metabólico (SM), y del que cabe destacar que:

(i) La Actividad 1 del proyecto preveía la realización de ensayos en modelos celulares (células de tejido adiposo y células pancreáticas) para el estudio de la obesidad, resistencia a insulina y otras patologías relacionadas, tarea que fue subcontratada a la UMH: muchos de los datos obtenidos fueron utilizados en su tesis por la Doctora Angelina; y

(ii) El Proyecto LIVERFAT, que se extendió durante 2 años, con financiación del CDTI, se articuló por medio de los contratos NUM000 y NUM002.

14) MONTELOEDER S.L. fue fundada en 1996 para la fabricación y distribución de extractos naturales, principalmente ingredientes de origen mediterráneo y especialmente extractos de plantas y flavonoides cítricos.

15) MONTELOEDER S.L. y el grupo de investigación liderado por D. Valentín han mantenido una estrecha colaboración en el ámbito de la I+D, durante más de 15 años (2000 a 2018), pero, a fuer de ser justo, esto ha sido consecuencia de la especialización de ambas partes.

16) La actora solo cita en su Hecho 3.2. el CONTRATO NUM002, de fecha 28 de marzo de 2012 y a los solos efectos de desvincularlo de la invención que se reivindica, pues todos sus resultados pertenecen a MONTELOEDER.

17) Este contrato deja claro que las partes negociaban expresamente lapropiedad industrial de los resultados en los contratos de I+D, dirigidos a la generación de nuevo conocimiento, lo que así ocurrió en este contrato y en los anteriores NUM010, de 13 de marzo de 2000, NUM008, de 6 de marzo de 2002 y su adenda NUM009, de 10 de mayo de 2003.

18) Antes de este contrato, mi mandante ya tenía una línea de investigación para el desarrollo de un compuesto nutraceútico comercializable para prevenir el "síndrome metabólico", y como consecuencia de ello, MONTELOEDER había solicitado en fecha 1 de Julio de 2011 la patente WO 2013/004856 ("WO004"), y de la que era inventor D. Cosme, fundador de MONTELOEDER, y de la cual el Sr. Valentín dio diversas recomendaciones al inventor, D. Cosme, en relación con la patente.

19) WO004 anticipaba una composición nutracéutica a base de extractos de Hibiscus sabdariffa y Lippia citriodora (de la que la Stevia es un modo alternativo de realización de la invención), para "tratamiento y prevención de desórdenes metabólicos", "disminuyendo el peso corporal" y que "tiene un efecto preventivo en la ganancia de peso". Por ello, fue citada como D1 en el IET de la patente controvertida ES266 (documento n.º 33 de la demanda) , por delante de cualquierreferencia a artículos o trabajos científicos del equipo investigador de la UMH.

20) En la patente controvertida ES266 pueden encontrarse referencias a la diversa sintomatología del síndrome metabólico: al hígado graso en la página 13, linea18; al síndrome metabólico en la página 2 línea 22; y a la esteatosis hepática en la página 6 línea 3.

21) La patente prioritaria WO004 de MONTELOEDER fue retirada con la llegada de un nuevo CEO, D. Héctor, para alinear el producto en un "health claim" (una declaración de propiedades saludables, regulada) relativa a la obesidad, para un mercado más amplio.

22) El contrato el CONTRATO NUM002 es la continuación de esa línea de investigación, en la que MONTELOEDER se reservaba todos los derechos de propiedad industrial.

23) En cuanto al análisis de toxicidad, por el que la UMH haría pruebas de la incorporación del ingrediente en alimentos modelo como yogurt o zumo, no es cierto que lo hiciera la actora, ya que las hizo MONTELOEDER de AINIA .

24) Todos los contratos, menos uno, citados por la actora, se corresponden a estas modalidades contractuales sin generación de nuevo conocimiento, como se ha indicado al hablar de la falta de legitimación activa.

25) En anteriores investigaciones se había advertido que ambos ingredientes -Hibiscus sabdarifa y Lippia Citriodora- por separado aumentaban la AMPK, siendo la decisión de combinarlas fue exclusivamente de MONTELOEDER, y en buena medida condicionado por las dificultades para encontrar proveedores a un precio razonable, como se acredita mediante la correspondencia entre Marí Luz y Valentín (último correo de 9 de septiembre de 2014), donde puede comprobarse el papel activo de Dña. Marí Luz en la investigación y que MONTELOEDER lideró las calidades de los extractos a usar y las proporciones a estudiar.

26) La composición final 35:65 (Hibiscus:Lippia) no llegó a ser testada en los ensayos, y fue elegida finalmente por MONTELOEDER por una razón de dosificaciones y precios, dado el enfoque de mercado de mi mandante, del que naturalmente carece la actora.

27) Se reconoce de contrario que las cápsulas con el complemento alimenticio a base de extracto de hierbaluisa (Lippia citriodora) y de rosella (Hibiscus sabdariffa) y su dosificación (500mg/día) fueron "proporcionadas por MONTELOEDER", dado que el IDiBE no tiene capacidad ni conocimientos deproducción de ingredientes o productos nutracéuticos, lo que constituyeprecisamente la especialidad de mi mandante.

28) MONTELOEDER solicitó diversas modificaciones, dado que este informe estaba plagado de errores, lo que demuestra que el equipo de investigadores de la UMH desconocía por completo las dosis y formulación final de la composición.

29) Respecto del descubrimiento del efecto "saciante" de la formulación, sí se evaluó, aunque no fuera de manera "estricta", en las entrevistas con el grupo al que se suministró la composición y que se descubrió en el marco de un contrato con MONTELOEDER, que resulta titular de todos sus resultados.

30) Esta información se supo antes de la emisión del informe final, en junio de 2015 y fue MONTELOEDER la que dio el visto bueno y apoyó que se indagara en este punto en el estudio que contrató y pagaba, como se desprende de los correos electrónicos de fecha 15 de mayo de 2015 a 3 de junio de 2015, entre la Sra. Marí Luz y el Sr. Valentín.

31) La UMH aceptó que este no era un contrato de I+D+i, dado que no se preveía generar en él conocimiento previo.

32) Todos estos contratos son de mera prestación de servicios o asistencia técnica y están destinados a testar ingredientes y productos nutracéuticos de MONTELOEDER, y ninguno de estos contratos se produjo nuevo conocimiento patentable, ya que en ninguno de ellos se activó la normativa sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual de la UMH:

- la actora no aporta comunicación de invento alguno por parte de los investigadores a la UMH, a través del SGI-OTRI, con el pertinente informe de patentabilidad.

-la actora no aporta actas de reuniones de su Comisión de Propiedad Industrial, relativos a los mismos.

33) Alega la actora que concluido el Contrato NUM004, el equipo investigador liderado por D. Valentín decidiópor su propia iniciativa efectuar ensayos complementarios y con fondos propios, para confirmar empíricamente la hipótesis del efecto saciante de la combinación de hierbaluisa (Lippia citriodora) y de rosella (Hibiscus sabdariffa) estudiada, pero la actora admite que esos ensayos se realizaroncon carácter complementario al Contrato NUM004, financiado y propiedad de MONTELOEDER, en el que ya se detectó el efecto saciante.

34) La actora oculta al Juzgador que esos ensayos se realizaron sobre el grupo de individuos que participó en el Contrato NUM004 y con las muestras de plasma sanguíneo obtenidas de los mismos, no siendo admisible alegar que el "hallazgo" se ha realizado con "fondos propios", cuando se reconoce de contrario que tales ensayos fueron complementarios del CONTRATO NUM004 en el que se identificó el efecto saciante, contrato que fue íntegramente financiado por MONTELOEDER.

35) No se aportan pruebas que acrediten que dicho resultado fuera realizado con fondos propios, o la cuantía de los fondos propios aplicados al ensayo, elemento de particular relevancia dada la trascendencia económica del pleito para mi mandante.

36) Frente a la ocultación de la actora, MONTELOEDER ha acreditado que el ensayo se hizo con el grupo de personas a las que se trató con METABOLAID y con las tomas de plasma sanguíneo tomadas a las mismas, para la realización de los ensayos del Contrato NUM005, de fecha 5 de mayo de 2015.

37) Tampoco puede alegarse que el presunto hallazgo fuera "a iniciativa propia, ya MONTELOEDER dio el visto bueno a que se investigara sobre el efecto de saciedad detectado.

38) Si MONTELOEDER no hubiera tolerado que se hicieran estos ensayos, el IDiBE no podría haberlo realizado apropiándose de los resultados de NUM004; pero si MONTELOEDER hubiera sabido que querían cobrárselo con una patente desarrollada después de 20 años de esfuerzo inversor, tampoco lo habría autorizado.

39) La investigación sobre la composición patentada y la formulación del METABOLAID continuó después del último contrato con la UMH, esta vez en colaboración con otras entidades distintas de la UMH:

(i) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA (UCAM):

- De los contratos firmados con la UCAM salió un estudio sobre la capacidad del METABOLAID para reducir la tensión arterial y otro donde se demostró la capacidad del METABOLAID para reducir el peso y aumentar la saciedad, todos ellos más exhaustivos y completos que los realizados por la UMH.

- En los informes de la UCAM se emplearon metodologías requeridas por las autoridades para demostrar el efecto sobre la pérdida de peso, como por ejemplo la prueba "DEXA scan", de la que carecían los estudios de la UMH.

- Además de la reducción del peso, se evaluó de manera exhaustiva el efecto para la saciedad, contando con el asesoramiento de expertos que diseñaron el estudio.

- Por añadidura, los sujetos del estudio en los contratos con la UCAM no estaban sometidos a una dieta a la vez que tomaban METABOLAID, lo que otorga más veracidad a los resultados obtenidos.

(ii) CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS CSIC:

- MONTELOEDER suscribió en fecha 1 de octubre de 2020 un "Contrato de apoyo tecnológico" con la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para el desarrollo de trabajos relativos al efecto prebiótico de extractos poli fenólicos, relacionados con el producto METABOLAID .

- En el contrato con la más alta institución de investigación de nuestro país se incorpora una cláusula (octava) de reconocimiento de los conocimientos previos de las partes.

- La CLASULA NOVENA, en la que - a pesar de tratarse de un contrato de apoyo tecnológico- se regula la propiedad de los resultados, abordando el tratamiento que ha de darse a resultados inesperados cuya "titularidad de los mismos será de quien los haya generado.".

- Si la UMH hubiera dispuesto esta cláusula, MONTELOEDER habría podido decidir si firmar o no, pero lo cierto los contratos estandarizados que impone su OTRI no contienen una previsión semejante.

- El resultado producido en los ensayos realizados por los investigadores, del que se trata en el HECHO cuarto de la demanda no es comercializable por sí mismo; no es inesperado, porque surgen en el marco de la evaluación en entrevistas a personas que participan en un experimento de adelgazamiento, sometidas a dieta, para conocer sus sensaciones (el hambre y la saciedad, serían los dos efectos más esperables); y se intuye dada la naturaleza del contrato que suscribieron la UMH y MONTELOEDER.

- El CSIC, demostrando la seriedad de esta institución, se obliga a negociar con la empresa la explotación de los resultados inesperados, si estos son deudores de conocimientos previos de ambas partes .

(iii) LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, CON FINANCIACIÓN DEL INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS (IVACE):

- Con la Universidad de Alicante se realizaron diversos estudios sobre la capacidad del METABOLAID para reducir la presión arterial y el peso incorporando un App móvil de gestión de hábitos.

(iv) ESTUDIO EN RATONES, REALIZADO JUNTO CON LA EMPRESA NOVAREX.

- Se aporta factura del 50% pagado por mi mandante junto con su socio surcoreano, para la realización de un estudio de los efectos de METABOLAID en ratones, donde se indica (traducido al español): "Inversión cooperativa sobre la eficacia contra la obesidad de un ingrediente alimentario complejo compuesto por hierbaluisa e hibisco hawaiano"

40) Que MONTELOEDER dejara de contratar a la UMH y al Sr. Valentín explica en buena medida el origen de esta demanda.

41) Respecto del registro de las patentes por MONTELOEDER :

(i) Se muestra conformidad en relación con los datos de la familia de patentes derivada de la patente española ES2661579.

(ii) Se muestra disconformidad con el derecho de la actora a la patente controvertida.

(iii) Los investigadores - y menos el Sr. Valentín- no dieron ni podían dar indicaciones a MONTELOEDER sobre el procedimiento a seguir respecto de la titularidad de la patente-.

(iv) La propia actora les niega autoridad alguna en su Fundamento de Derecho Segundo: " Es evidente que los investigadores erraron al facilitar los resultados obtenidos en el marco de su propia investigación a MONTELOEDER, pero, sin perjuicio de dicha conducta que no es una cuestión a ventilar en el presente procedimiento, la Universidad no puede quedar vinculada por esta actuación pues es la única que puede disponer de sus bienes -incluidos los resultados de investigación- y ceder su titularidad o explotación, de acuerdo con las previsiones normativas que resultan de aplicación. Esto es, los investigadores carecen de capacidad para disponer o enajenar los resultados de su investigación, circunstancia que es de sobra conocida por la mercantil demandada." .

(v) Si los investigadores no pueden "disponer o enajenar" los resultados de su investigación, porque solo está legitimada para ello la Universidad, tampoco sus correos electrónicos pueden constituir una comunicación oficial de la actora.

(vi) No es cierto que el Documento n.º 28 de la demanda constituya una advertencia o indicación de la actora.

(vii) La aportación de los investigadores a la patente se limitó a darle soporte científico, pero los resultados de su ensayo no se incluyen en la parte caracterizadora de sus reivindicaciones.

(viii) Los comentarios del Sr. Valentín al texto de la patente carecen de valor técnico.

(ix) Se niega por la actora la condición de inventores y autores a D. Anton y Dª. Marí Luz, investigadores de MONTELOEDER, pero lo cierto es que, además de su alta cualificación técnica, la Sra. Marí Luz es Doctorada en Biología por el Instituto de Biología celular y molecular de la UMH y su Tesis fue dirigida por D. Valentín; y fue Investigadora en este Instituto (precursor del IDiBE) en el grupo del Profesor Valentín, que por todas estas razones no puede - no lo ha hecho en esta demanda- dudar de su cualificación científicotécnica y de sus méritos inventivos, salvo alguna maledicencia excusable.

(x) Los actos propios de los investigadores de la UMH, admitiendo que ambos figuraran como inventores y autores de los artículos científicos, son concluyentes - pues lo contrario, permitiría cuestionar la ética académica de tales investigadores, de la que esta parte no tiene ninguna duda-.

(xi) Por su parte, MONTELOEDER reconoció como inventores, con gran generosidad, a todos aquellos investigadores los que han hechos aportaciones intelectuales a la patente, tal como requería la cláusula Octava del contrato NUM002, el único contrato de todos los alegados que, por su naturaleza de Contrato de I+D, contiene una cláusula expresa que regula la titularidad de los derechos de propiedad industrial de los resultados, atribuyéndola a MONTELOEDER.

(xii) Desde el punto de vista procesal, la actora interviene en su propio nombre y derecho, no en nombre y representación de sus investigadores, que no son parte en este procedimiento, y en el suplico de la demanda no se solicita un pronunciamiento que declare que la Sra. Marí Luz y el Sr. Anton no son coinventores de la patente controvertida, lo que exime de mayor argumentación a esta parte.

(xiii) Las comunicaciones aportadas de contrario evidencian que los investigadores de mi mandante han coordinado e instruido constantemente a la UMH, haciendo posible la ejecución de los contratos y el cumplimiento de los objetivos de MONTELOEDER.

(xiv) La actora afirma la existencia de una falsedad, porque MONTELOEDER hiciera constar en el apartado relativo a la obtención del derecho por el solicitante de la patente que los investigadores de la UMH le "CEDEN POR CONTRATO" sus derechos, lo cual es totalmente cierto.

42) Respecto la explotación de la patente:

(i) La actora parte de una premisa errónea, cual es considerar que MONTELOEDER se ha apropiado de los resultados de la investigación titularidad de la UMH, pero se ha acreditado que MONTELOEDER es titular legítima y exclusiva de la patente de referencia y no se ha apropiado de nada, por lo que ninguna regalía ha de abonar.

(ii) Desde el inicio MONTELOEDER ha invertido importantes cantidades de dinero en el desarrollo, marketing y publicidad del producto denominado METABOLAID, así como en la obtención de autorizaciones de Organismos Regulatorios de los países en los que comercializa.

(iii) La demandante conocía desde el principio que MONTELOEDER había solicitado la patente, y también que MONTELOEDER estaba comercializando el producto denominado METABOLAID.

(iv) El registro de la patente y la salida al mercado de los productos que la actora sostiene se basan en la misma se ha hecho a la vista, ciencia y paciencia de la UMH que ninguna objeción ha puesto hasta dos años después del registro.

(v) La actora ningún derecho tiene sobre la patente, pero incluso aunque así fuera (a efectos meramente dialécticos) habría consentido en el registro y en la explotación de la patente, por lo que ninguna indemnización puede solicitar ahora.

(vi) En el requerimiento aportado como DOCUMENTO N.º 42 no exige la demandante la transferencia de la patente, no reivindica la misma, solamente dice en un apartado aislado que "Uds. Han de saber que en estas circunstancias la UMH estaría legitimada, incluso, para ejercitar una acción reivindicatoria...", es decir, lo manifiesta como si se tratara de una valoración de carácter general, pero no como una verdadera reivindicación, ni siquiera manifiesta su intención de reclamar la patente, limitándose a solicitar a MONTELOEDER un reconocimiento expreso de los derechos económicos que la UMH entiende que le corresponden.

(vii) MONTELOEDER ha actuado de buena fe en todo momento.

(viii) El extenso Suplico de la demanda contiene unas partes declarativas y otras de condena, pero ni en unas ni en otras se solicita que se declare la mala fe de mi mandante ni que se le condene por actuar de mala fe, por lo que en modo alguno es posible una condena a indemnización de daños y perjuicios.

(ix) Es más, incluso en el petitum 1º y 7º se contempla la petición subsidiaria de declaración de cotitularidad de la patente, lo que por sí mismo excluye cualquier actuación de mala fe por MONTELOEDER.

43) En cuanto a la valoración económica de la invención:

(i) El informe elaborado por la firma ELZABURU no se trata de un informe pericial, sino que se trata de un informe encargado en el curso de unas negociaciones y que ha sido aportado con valor de documental y como punto de partida para determinar la cuantía indemnizatoria.

(ii) Se trata de un simple documento y como tal ha de ser tratado, careciendo por tanto de virtualidad suficiente como para fijar los parámetros conforme a los cuales determinar una indemnización, y no puede servir como punto de partida para establecer el royalty a partir del cual se determine una hipotética indemnización, ni operar como límite a la baja de una eventual indemnización.

(iii) El documento de referencia pretende (sin mucho éxito, a nuestro juicio) estimar el valor de las Patentes P201731147, PCT/ES2018/070600, EP18858431.2, CN201880062432.1 Y KR20200059268 titularidad de MONTELOEDER.

(iv) Hay un primer error de planteamiento y es que se entiende por ELZABURU (sin acreditarlo) que todas las patentes cuelgan de la primera, y también se da por supuesto (sin prueba objetiva alguna) que las invenciones han sido creadas por personal investigador de la UMH y que por tanto a esta pertenecen, no constando en ningún apartado del informe el más mínimo acto de cotejo de la información recibida por el contratante.

(v) Se asegura que la invención que protege la patente fue desarrollada por el personal investigador de la Universidad "en el marco de una investigación financiada por una tercera empresa", pero no se hace referencia a ninguno de los múltiples contratos suscritos entre las partes, ni al contenido de estos.

(vi) Resulta contradictoria la afirmación de que se actúa "en el marco de una investigación financiada por una tercera empresa", cuando una empresa privada no financia desinteresadamente, sino para obtener beneficios de la investigación.

(vii) Se afirma también que la actividad desarrollada por el personal investigador de la Universidad y los gastos para llegar a la invención se encuentran descritos en un documento interno de la UMH que ha sido preparado por los propios investigadores.

(viii) Se dice que se aporta este documento como ANEXO nº I, pero no se hace.

(ix) Requerido dicho documento a la actora reconoce que existe, pero que no fue aportado conscientemente, y para justificar la no aportación de dicho anexo se dice por la contraparte que carece de relevancia, lo cual no se puede saber, por cuanto no ha sido aportado y se desconoce si del mismo pueden deducirse los gastos concretos en que incurrió presuntamente la UMH.

(x) MONTELOEDER, ha financiado, en el marco de la relación contractual que unía a ambas partes, todos los costes y todos los gastos que han sido necesarios correspondientes a las tareas de asesoramiento, asistencia técnica, apoyo tecnológico y soporte de los servicios y actividades contratadas, por lo que la UMH no puede en modo alguno acreditar ningún gasto ni coste que no haya sido financiado por mi mandante.

(xi) No existe obligación de abonar cantidad alguna por la explotación de la patente.

(xii) Los contratos suscritos por las partes tienen una partida económica que ha sido satisfecha por MONTELOEDER, cuya suma es la siguiente:

- Contrato NUM000. Objeto: Trabajos de asesoramiento y asistencia técnica. Importe: 40.000€ de los que el 70% es para gastos de personal.

- Contrato NUM002. Objeto: Colaboración entre MONTELOEDER y UMH para la realización de trabajos de investigación. Importe: 40.600€ de los que el 52,5% es para gastos de personal.

- Contrato de prestación de servicios 202/15. Objeto: Determinación de la capacidad de extractos vegetales procedentes de Hibiscus y Lippia para modular la acumulación de triglicéridos y la actividad de la quinasa activada por AMP mediante microscopia. Importe: 3.250€.

- Contrato NUM004. Objeto: Regular la realización por la UMH del estudio "Evaluación de un complemento alimenticio para el control de peso en voluntarias con sobrepeso" para MONTELOEDER y a solicitud de esta. Importe: 25.789,5€ de los que 10.000€ son para gastos de personal y otra cantidad similar para servicios externos.

- Contrato NUM005. Objeto: Colaboración entre MONTELOEDER y UMH para la realización de trabajos de apoyo tecnológico. Importe: 120.000€, de los que 51.000€ son para gastos de personal.

- Contrato NUM006. Objeto: Subcontratación de la tarea "METABOLAID estudio de biodisponibilidad y farmacocinética en el marco del proyecto INNOPREFAT". Importe: 4.500€.

(xiii) Todo el trabajo realizado por el personal de la UMH ha sido pagado por MONTELOEDER y que el trabajo desarrollado por el personal de la UMH ha consistido básicamente en tareas de apoyo dirigidas por MONTELOEDER.

(xiv) El montante económico total de los contratos satisfechos por MONTELOEDER a la UMH - solo los que aporta la actora- asciende a 234.139,5€.

(xv) El documento n.º 37 de la demanda contiene una valoración de la patente de mi representada que asciende a 294.422€, cifra muy próxima a la cantidad desembolsada por mi representada en cumplimiento de los contratos referidos anteriormente.

(xvi) De condenarse a mi mandante al pago de una indemnización según el valor calculado de la patente resultaría que MONTELOEDER habría hecho un gasto de 528.561,50€ (234.139,5€. + 294.422€) y no obtendría nada a cambio, mientras que la UMH tendría un enriquecimiento injusto cifrado en la misma cantidad y además (caso de estimarse la acción reivindicatoria) tendría la titularidad de la patente.

(xvii) La UMH no se queda ahí, establece las ventas mínimas anuales y calcula la vida media del producto y estima el beneficio en 1.000.000€, lo que desvirtúa cualquier valor del informe, pues los datos son facilitados por la propia demandante, sin saber qué criterio ha seguido y sin que los firmantes hayan cotejado con MONTELOEDER o un tercero imparcial ninguno de los datos que le ha facilitado la otra parte.

44) Respecto los daños y perjuicios solicitados:

(i) Siendo la acción principal la reivindicatoria, lo normal hubiera sido que la actora solicitara como indemnización el beneficio obtenido por MONTELOEDER como consecuencia de la explotación de la patente, pero opta la actora por la ganancia dejada de percibir por la UMH por la concesión de una licencia.

(ii) Se deja el cálculo concreto para ejecución de sentencia y se opta por el criterio del art. 74.2.b de la Ley de Patentes, acudiendo al método de ahorro de royalty hipotético.

(iii) El royalty nunca puede superar el margen de ganancia del licenciatario, pero ninguna apreciación al respecto se hace en el informe aportado, que se limita a calcular el beneficio que entiende que MONTELOEDER obtiene y aplica un royalty sin comprobar si es incluso superior al margen de beneficio de MONTELOEDER.

(iv) Para calcular el royalty hipotético se parte de la búsqueda en el mercado de contratos de licencia de tecnologías similares., sin prueba alguna y sin adjuntar anexo alguno, pero no puede en modo alguno partirse de este royalty, ya que su origen proviene de un documento que ni siquiera es informe pericial, en el que se dice que se han buscado contratos de licencias sobre tecnologías similares que no se aportan, ni se acredita qué royalties constaban en cada uno de esos supuestos contratos.

(v) De estimarse la demanda lo primero que debería de calcularse es el royalty y no dar por bueno el tipo de royalty establecido unilateralmente y sin un criterio claro por la actora.

(vi) Otro de los pasos para el cálculo de la indemnización es fijar el intervalo de tiempo para la determinación del valor actual neto en 10 años.

(vii) Para incrementar la cantidad a tanto alzado que solicita, la actora señala dos factores más a considerar: la importancia económica de la invención y el tiempo de vigencia de la patente y licencias:

- Por lo que respecta a la importancia económica de la invención, nada se acredita en el documento n.º 37 y tampoco en los hechos de la demanda.

- Por lo que respecta a las licencias, MONTELOEDER no ha concedido ninguna licencia, hecho este que ha de tenerse en cuenta ya que cuando el número de licencias es elevado cabe suponer que se trata de un factor indicativo de que el derecho es codiciado en el mercado.

- Carece de cualquier lógica considerar, como hace la actora, que cada una de las presentaciones comerciales que incorpora METABOLAID equivale a una sublicencia, sin prueba de ello.

(viii) Finalmente, dice la demandante que la cuantificación económica no puede ser inferior a la cuantía económica establecida por ELZABURU, pero, tal y como ha sido manifestado anteriormente, las deficiencias de dicho informe impiden que esta pueda ser un parámetro válido.

(ix) En cuanto a la acción subsidiaria consistente en que se declare la cotitularidad de la patente entre la UMH y MONTELOEDER, se solicita una indemnización por el uso privativo desde la fecha de la solicitud de la patente hasta que se dicte Sentencia, sin que en ningún caso su cuantía sea inferior a la establecida en el documento n.º 37 de la demanda., a lo cual se indica que:

- El mero hecho de la cotitularidad excluye necesariamente cualquier mala fe por parte de MONTELOEDER.

- Es nula la virtualidad del documento n.º 37 de la demanda, que en ningún modo puede servir como base para determinar la cuantía de indemnización alguna.

- La actora cumple en determinar las bases conforme a las cuales ha de determinarse la indemnización en cuanto a la acción principal, pero no ocurre lo mismo en el caso de la acción subsidiaria donde no se establece base alguna, por lo que no puede aplicarse ninguno de los criterios del art 74 Ley de Patentes, siendo la consecuencia de esta omisión es que no puede calcularse la indemnización y por lo tanto es improcedente cualquier petición al respecto.

- Si se valora la patente en una cantidad cualquiera, de originarse o reconocerse una comunidad de bienes sobre la patente, al menos el 50% de dicha cantidad es de MONTELOEDER por lo que en ningún caso la indemnización puede ser del 100%.

- Si finalmente el Juzgado decidiera que la patente es cotitularidad de las partes, resultaría que MONTELOEDER es legítimo titular de la patente y por tanto puede usarla lícitamente.

- La cotitularidad de patentes se regula en el art. 80 LP, siendo de aplicación el art. 80.2.b) LP, que permite a cada partícipe por sí solo explotar la invención previa notificación a los demás cotitulares, por lo que en este caso no habiendo notificación (entre otras cosas porque mi mandante es y se considera titular único) si existe una explotación de la invención consentida por la demandante por lo que el uso por sí sólo es lícito.

- En el caso de que se entendiera que no es aplicable el art. 80.2.b) LP habríamos de acudir a las normas de la comunidad de bienes, y cualquier comunero puede hacer uso de la cosa común si la misma redunda en beneficio de la comunidad, pudiendo cada partícipe servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y sin perjudicar el interés común ( Art. 394 CC), y cualquiera de los comuneros puede solicitar el registro para preservar sus derechos y los derechos sobre la cosa común: los derechos de exclusiva sobre un invento se adquieren mediante su registro como patente; la divulgación sin patente de un invento conlleva la pérdida de derechos para los comuneros.

- Por tanto, es evidente que el uso que ha hecho MONTELOEDER es legítimo y esa licitud excluye daño a otro copartícipe (que no ha sido alegado ni probado) y en consecuencia la obligación de indemnizar.

- Las normas relativas a la comunidad de bienes implican que todo propietario tiene derecho a obligar al resto a contribuir a los gastos de conservación de la cosa ( art. 395 CC), por lo que al haber MONTELOEDER soportado en solitario todos los gastos de investigación, previos y posteriores a la solicitud de patente, y todos los gastos de registro y mantenimiento de la patente española y las demás.

- La demandante manifiesta en la página 49 de la demanda que la composición de METABOLAID es diseñada con posterioridad al contrato 2.12C y que la primera relación contractual referida a esta combinación es la prestación de servicios 202/15, por lo que el resto de los contratos corresponderían a asistencia y apoyo para la obtención de la patente y la suma sería de 153.539,5€. Sin embargo, del contenido de la demanda se deduce que todos los servicios prestados como consecuencia de los contratos, desde el primero, han desembocado en la patente (según el criterio de la demandante).

- En la página 12 de la demanda dedicado por la actora al estudio del segundo de los contratos, se dice: "que como resultado del mismo se descubrió que un compuesto con extractos de hierbaluisa (Lippia citriodora) rosella (Hibiscus sabdariffa) y/o styevia rebaudiana poseía efectos en el tratamiento y prevención de la esteatosis hepática (hígado graso)" , para concluir en el punto 3.3. que esto abrió una línea de investigación, por lo que, toda la suma correspondiente a los gastos y costes afrontados por MONTELOEDER han de tener la consideración de costes de investigación en el improbable caso de que se considere que debe declararse la cotitularidad de la patente.

- Estos costes por lo que respecta a los pagos hechos a la UMH en los contratos que constan en autos asciende a la cantidad de 234.139,5€.

- MONTELOEDER ha tenido unos gastos adicionales para la mejora de la patente con otros centros e instituciones como se acredita en el hecho 4.2., y ha afrontado todos los gastos de registro y defensa de las diferentes patentes.

- MONTELOEDER ha realizado, pues, un importantísimo esfuerzo económico y en el improbable caso de que se estimara la demanda y se declarara la cotitularidad de la patente estableciéndose una indemnización a cargo de MONTELOEDER, debería restarse de ella la mitad de los gastos atendidos por mi mandante, tanto de investigación y desarrollo, como de marketing, registro y mantenimiento.

TERCERO.- DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS

(9) En el acto de audiencia previa se resolvió la excepción de defecto legal en el modo legal de proponer la demanda (minutos 15:50 y 25:16 Audiencia Previa), y se indicó que las excepciones de caducidad, falta de legitimación activa y retraso desleal, serian resueltas en sentencia al tratarse de cuestiones de fondo (minuto 15:44 Audiencia Previa).

(10) La cuestión de falta de competencia internacional fue resuelta por Auto de fecha 16 de enero de 2023 (minuto 17:01 Audiencia Previa).

(11) Son hechos controvertidos fijados por el Juzgador (minuto 32:57 Audiencia Previa):

1) La caducidad de la acción, y si el plazo del Art. 12 LP es de prescripción o caducidad.

2) La falta de legitimación activa para el ejercicio de la acción reivindicatoria.

3) La titularidad de la patente española nº ES2661579.

4) La prioridad del Reglamento interno de la UMH frente a la Ley de Patente.

5) Las reclamaciones de cantidad y las bases de indemnización.

(12) Por la parte actora se efectuaron las siguientes puntualizaciones a los hechos controvertidos fijados por el Juzgador:

1) La relevancia de la diferencia de composición de la patente (minuto 36:46).

2) Que la demandada haya exigido una cláusula donde se le adjudiquen los derechos de propiedad industrial (minuto 37:19).

3) En que momento se alcanza la invención, si en el contrato 2.15 cc o en otro momento (minuto 37:25).

4) Que la patente se haya basado en los conocimientos previos de la demandada adquiridos en el contrato 2.12 CC (minuto 38:09).

5) Que conocimiento de Angelina deriven de la actividad de la demandada (minuto 38:17).

6) Los términos obesidad, esteatosis hepática, síndrome metabólico, apetito y saciedad obedezcan a un único objeto de investigación o algo conjunto en los contratos NUM002 y NUM005), así como la prestación de servicio 212.15, ya que el objeto de la patente obedece ámbitos distintos que debe de abordarse separadamente (minuto 38:29).

7) El carácter aleatorio por el cual se llega a la invención y su patentabilidad (minuto 39:29).

8) La decisión de combinar la lipia y el hibisco fuera exclusiva de la demandada (minuto 39:39).

9) Que la UMH aceptara el contrato del documento nº 38 que no podía dar lugar a conocimientos previos (minuto 39:46).

10) Que el objeto de la invención protegida por la patente sea el efecto de la proporción, composición determinada por la demandada en la saciedad (minuto 39:54).

(13) Por la parte demandada se efectuaron las siguientes puntualizaciones a los hechos controvertidos fijados por el Juzgador:

1) No es controvertido el carácter de inventor de Dña. Marí Luz y D. Anton, empleados de la demandada, porque no hay en el suplico una pretensión declarativa de ello (minuto 40:28).

2) El origen temporal de la invención, ya que la demandada antes de suscribir los contratos con la UMH ya tenía una PCT que tenía un extracto de hibisco y de lipia para combatir los efectos del hígado graso, del síndrome metabólico, y también de la obesidad, que forma parte de lo reivindicado por la actora (minuto 40:54).

3) Que la demandada posteriormente tuvo contratos con otras instituciones (minuto 41:30).

4) Que el producto METABOLAID incorpore todas y cada una de las características indicadas en las reivindicaciones dependientes 2, 6, R1, R7 o R13, ya sea por literalidad o por equivalencia (minuto 41:34).

5) Que los resultados de los ensayos complementarios a los que se refiere la actora en su hecho cuarto sean patentables, que hubieran sido realizados por propia iniciativa por los investigadores de la UMH sin consentimiento de la demandada, y que hubieran sido financiados por la UMH, así como el conste de los mismos (minuto 41:50).

(13) Por el Juzgador se puntualizó (minuto 42:13) que no es discutido los inventores que constan en el Registro, por lo que la sentencia solo iba a pronunciarse respecto al titularidad de la patente registrada, ya que no se pide una exclusión de los inventores ya existentes en la patente

CUARTO.- CONSIDERACIONES PREVIAS

(14) En primer lugar, con carácter previo, en cuanto al régimen jurídico aplicable, en atención a la fecha de solicitud de la patente ES2661579 el 25 de septiembre de 2017 (Documento nº 2 de la contestación), resulta de aplicación la normativa actual en Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

(15) En segundo lugar, el análisis de todas las cuestiones planteadas se va a realizar desde la óptica del registro de la patente ES2661579 el 25 de septiembre de 2017 (Documento nº 2 de la contestación), que es la que da pie a la solicitud de patente internacional nº PCT/ES2018/070600 publicada como WO2019/058011, a la solicitud de patente europea publicada con el nº EP3695848 y las solicitudes de patente nacionales publicadas con el número nº CN111148522, nº KR1020200059268, nº JP2020535222, nº US2020268823.

QUINTO.- DE LA CADUCIDAD DE LA ACCION

1) De la caducidad y de la prescripción

(16) La caducidad se puede definir como aquella decadencia de los derechos que surge cuando la Ley o la voluntad de los particulares señalan un término fijo para la duración de un derecho, de tal modo que transcurrido ese término ya no puede ser ejercitado, refiriéndose a los llamados derechos potestativos, y más que a ellos propiamente hablando a las facultades o poderes jurídicos cuyo fin es promover un cambio de situación jurídica.

(17) La institución de la caducidad no viene regulado en el Código Civil, aunque en esta norma existan determinadas situaciones en las que el plazo para el ejercicio de acciones se considera de caducidad (2 años para el ejercicio de la opción de la nacionalidad española ( art. 19 CC), 1 año para la acción de impugnación de paternidad ( art. 136 CC), 5 años para la protocolización de un testamento ológrafo ( art. 689 CC), 4 años para la acción de rescisión de un contrato ( art. 1299 CC), 4 años para la acción de nulidad de un contrato ( art. 1301 CC), o 9 días para la acción de retracto de un crédito litigioso ( art. 1.535 CC)).

(18) Frente a la institución de la caducidad se haya la de la prescripción, que supone un modo de extinguir un derecho por inacción del titular del mismo, y que precisa la concurrencia simultánea de tres presupuestos: a) un derecho ejercitable; b) El no ejercicio de ese derecho por parte de su titular; y c) el transcurso un determinado plazo de tiempo fijado expresamente por la ley.

(19) A diferencia de la caducidad, la prescripción sí que tiene un régimen jurídico en el Código Civil, en los Arts. 1930 a 1975, destacando los siguientes plazos:

- 30 años para las acciones reales sobre bienes inmuebles ( Art. 1963 CC).

- 20 años para las acciones hipotecarias ( Art. 1964.1 CC).

- 6 años para las acciones reales sobre bienes muebles desde la pérdida de la posesión ( Art. 1962 CC).

- 5 años para las acciones de exigir el cumplimiento del pago de pensiones alimenticias, de satisfacción del precio de los arriendos y de cualesquiera otros pagos que deban hacerse por años o en plazos más breves ( Art. 1966 CC); y para las acciones personales de todo tipo que no tengan plazo especial de prescripción fijado ( Art. 1964.2 CC).

- 3 años para las acciones de pago de los honorarios a un profesional independiente, para el pago a los profesores o maestros por la enseñanza que dieron, para pagar los servicios de hospedaje y habitación y para el pago de los contratos de suministro ( Art. 1967 CC).

- 1 año, para la acción para recobrar o retener la posesión, para la acción de exigencia de responsabilidad civil por injuria o calumnia y para las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia establecidas en el art. 1902 CC ( Art. 1968 CC).

(20) Las diferencias entre la caducidad y prescripción son:

a) La caducidad atiende sólo al hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del plazo prefijado, mientras que la finalidad de la prescripción es la extinción de un derecho ante la razón objetiva de su no ejercicio por el titular, y a fin de evitar la inseguridad jurídica.

b) Los plazos de caducidad pueden venir fijados por Ley o pactados entre las partes, a diferencia de la prescripción, cuyos plazos solo vienen fijados por Ley.

c) La caducidad puede ser apreciada tanto a instancia de parte, como de oficio por los Tribunales, la prescripción es estimable solamente a instancia de parte.

d) La prescripción puede ser objeto de interrupción ( Art. 1973 CC) por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial por parte del acreedor al deudor, o por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por parte del deudor; mientras que la caducidad no puede ser interrumpida.

e) El objetivo buscado por la prescripción es dar por extinguido un derecho que se supone abandonado por su titular, la caducidad persigue fijar de antemano el tiempo durante el cuál un derecho es susceptible de ser ejercitado útilmente.

f) La caducidad suele tener su actuación en el campo de los derechos potestativos, mientras que la prescripción opera en los llamados derechos patrimoniales.

2) De la caducidad de la acción en la Ley 24/2015

(21) El Art. 12-3 Ley 24/2015 dispone que: "3. Los derechos mencionados en los apartados anteriores sólo serán ejercitables en un plazo de dos años desde la fecha en que se publicó la mención de la concesión en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial». Este plazo no será aplicable si el titular, en el momento de la concesión o de la adquisición de la patente conocía que no tenía derecho a la misma.". Este régimen de caducidad del ejercicio de la acción reivindicatoria es el mismo que venía contenido en el Art. 12-3 Ley 11/1986 de Patentes, es decir, la regulación no ha variado.

(22) Partiendo de lo expuesto en los puntos anteriores, el plazo del Art. 12-3 Ley 24/2015 es un plazo de caducidad, y a así se han pronunciado diversas resoluciones judiciales (SAP Baleares Sección 5ª nº 89/2019 de 12 febrero de 2019 ( ROJ: SAP IB 185/2019 - ECLI:ES:APIB:2019:185), o SAP Murcia Sección 2ª nº 332/2006 de 12 diciembre de 2006 (AC 2007\162).

3) De la caducidad de la acción alegada por la mercantil MONTELOEDER

(23) En el presente caso, por la mercantil demandada MONTELOEDER se ha alegado caducidad de la acción por haber transcurrido más de dos años desde la publicación en el BOPI de la patente ES2661579 en fecha 25 de octubre de 2018, y a interposición de la demanda en fecha 12 de enero de 2022, y todo ello sin perjuicio de los 82 días de suspensión desde el 14 de marzo, fecha en la que se publicó en el BOE el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, hasta el 3 de junio.

(24) La parte actora se opone a la caducidad por dos motivos: a) El Art. 12 LP establece un plazo de prescripción y no de caducidad; y b) No sería de aplicación el plazo que alude el Art. 12 LP al tratarse de un registro de mala fe, ya que de la documental se desprende cuando la demanda podía tener acceso a los derechos de propiedad industrial (minuto 5:33 Audiencia Previa).

A) El Art. 12 LP establece un plazo de caducidad

(25) A este respecto, en cuanto a los motivos de oposición, el primero de ellos debe decaer, ya que, como se ha indicado anteriormente, el plazo de ejercicio de la acción reivindicatoria no es un plazo de prescripción sino de caducidad.

B) Concurrencia o no de mala fe en el registro

(26) Respecto del segundo de los motivos, el registro de mala fe, supone que MONTELOEDER, en el momento en el que efectúa la solicitud de registro de la patente ES2661579 el 25 de septiembre de 2017 (Documento nº 2 de la contestación). En este punto resulta relevante atender, por una parte, a los contratos y comunicaciones entre las partes; y por otra el régimen jurídico previsto en los Arts. 15 a 21 de la Ley 24/2015.

(27) En lo que refiere a las relaciones jurídicas entre las partes, constan suscritos entre la actora y la demandada los siguientes contratos con sus prórrogas (Documentos 10 a 15, 18 y 20 de la demanda):

a) Contrato NUM000 suscrito en fecha 3 de abril de 2012, cuyo objeto del mismo es la realización de trabajos de asesoramiento y asistencia técnica para la " Obtención de un ingrediente funcional para el tratamiento y la prevención de la esteatosis hepática (hígado graso) con aplicaciones en los sectores alimentario, nutracéutico y farmacéutico", siendo la duración de este contrato era hasta el 31 de marzo de 2014 pero fue prorrogado hasta el 31 de mayo de 2014 (Documento nº 11 de la demanda), y cuyos informes eran propiedad de MONTELOEDER (página 5 Cláusula 6ª Documento nº 10 de la demanda), y respecto de los cuales la parte actora tenia deber de confidencialidad, sin que pudieran ser conocidos los informes por terceros sin el consentimiento de MONTELOEDER (página 5 Cláusula 7ª Documento nº 10 de la demanda). MONTELOEDER tenia que pagar una contraprestación por estos servicios de 40.000€ (página 5 Cláusula 8ª Documento nº 10 de la demanda).

b) Contrato NUM002 fue suscrito en fecha 28 de marzo de 2012, para la realización de un proyecto en el marco del programa de financiación de proyectos individuales de investigación y desarrollo del CDTI, cuyo objeto es la " Obtención de un ingrediente funcional para el tratamiento y la prevención de la esteatosis hepática (hígado graso) con aplicaciones en los sectores alimentario, nutracéutico y farmacéutico", siendo la duración de este contrato era de 24 meses desde la resolución positiva del CDTI y fue prorrogada hasta el 31 de mayo del mismo año -por 2 meses más (Documento nº 13 de la demanda), y los derechos sobre los resultados del Proyecto eran propiedad de MONTELOEDER, así como los derechos de explotación (páginas 6 y 7 pdf Cláusulas 8ª y 9ª, respectivamente, Documento nº 12 de la demanda), y respecto de los cuales la demandada tenia que comunicar en 6 meses a la actora su intención de registrar los posibles derechos de propiedad industrial (páginas 6 y 7 pdf Cláusulas 8ª y 9ª, respectivamente, Documento nº 12 de la demanda). MONTELOEDER tenia que pagar una contraprestación por estos servicios de 40.600€ (página 5 Cláusula 6ª Documento nº 12 de la demanda).

c) Hoja de encargo Prestación de servicios nº 202/15 de fecha 16 de diciembre de 2014, cuyo objeto era la "Determinación de la capacidad de extractos vegetales procedentes de Hibiscus sabdariffa y de Lippia citriodora para modular la acumulación de triglicéridos y la actividad de la quinasa activada por AMP (AMPK) mediante microscopía de inmunofluorescencia en modelos adipocitarios murinos 3T3-L1. Se utilizarán adipocitos 3T3-L1 hipertróficos y se determinarán los triglicéridos mediante tinción con la sonda fluorescente AdipoRed y la activación de la AMPK mediante anticuerpo monoclonal contra la forma fosforilada de la enzima (Thr-172)" (página 2 pdf Documento nº 14 de la demanda), y donde se recoge que " La prestación de servicios queda sujeta a lo establecido en el Reglamento para la contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico de la Universidad Miguel Hernández de Elche" (página 2 pdf Documento nº 14 de la demanda). MONTELOEDER tenia que pagar una contraprestación por estos servicios de 3.250€ (página 2 pdf Documento nº 14 de la demanda).

d) Contrato NUM004 fue suscrito en fecha 20 de marzo de 2015, cuyo objeto es la "Evaluación de un complemento alimenticio para el control de peso en voluntarias con sobrepeso" para MONTELOEDER, y a solicitud de la misma (página 4 pdf Documento nº 15 de la demanda), siendo la duración prevista de este Contrato hasta el 31 de agosto de 2015, y los informes eran propiedad de MONTELOEDER, (página 4 pdf Cláusula 5ª Documento nº 15 de la demanda), y respecto de los cuales la parte actora tenia deber de confidencialidad, sin que pudieran ser conocidos los informes por terceros sin el consentimiento de MONTELOEDER (página 4 Cláusula 6ª Documento nº 15 de la demanda). MONTELOEDER tenia que pagar una contraprestación por estos servicios de 25.789,50€ (página 5 Cláusula 7ª Documento nº 15 de la demanda).

e) Contrato NUM005 fue suscrito en fecha 5 de mayo de 2015, cuyo objeto es la " Investigación y desarrollo experimental de nuevos alimentos más saludables y envases avanzados" (página 4 pdf Documento nº 18 de la demanda), siendo la duración prevista de este Contrato hasta el 31 de agosto de 2019, y los informes eran propiedad de MONTELOEDER, (página 5 pdf Cláusula 6ª Documento nº 18 de la demanda), y respecto de los cuales la parte actora tenia deber de confidencialidad, sin que pudieran ser conocidos los informes por terceros sin el consentimiento de MONTELOEDER (página 6 Cláusula 8ª Documento nº 18 de la demanda). MONTELOEDER tenía que pagar una contraprestación por estos servicios de 120.000,00€ (página 5 Cláusula 7ª Documento nº 18 de la demanda).

f) Contrato NUM006 fue suscrito en fecha 25 de octubre de 2017, cuyo objeto es "la realización por parte del Instituto de Biología Molecular y Celulae de la UMH, del trabajo descrito en el anexo que se corresponde con la tarea 2.3 METABOLAID® estudio de biodisponibilidad y farmacocinética, del proyecto europeo de título INNOPREFAT 783838- "Natural food formulation for the prevention and treatment the Obesity and Metabolic Syndrome obtained with herbal extracts" (página 4 pdf Documento nº 20 de la demanda), siendo la duración prevista de este Contrato de 6 meses, pudiendo renovarse de muto acuerdo si ambas partes consideran oportuna su prosecución, y los informes eran propiedad de MONTELOEDER, sin que ello implicase una cesión o licencia de capacidades o resultados de I+D de la UHM (página 5 pdf Cláusula 6ª Documento nº 20 de la demanda), y respecto de los cuales la parte actora tenia deber de confidencialidad, sin que pudieran ser conocidos los informes por terceros sin el consentimiento de MONTELOEDER (página 5 Cláusula 7ª Documento nº 20 de la demanda). MONTELOEDER tenía que pagar una contraprestación por estos servicios de 4500,00 € (página 5 Cláusula 8ª Documento nº 20 de la demanda).

(28) De todos estos contratos existen los siguientes denominadores comunes:

(i) Todos ellos son un encargo de MONTELOEDER a la UMH;

(ii) En todos ellos la propiedad de los informes es de MONTELOEDER;

(iii) Todos ellos se sujetaban a la obligación de confidencialidad por parte de la UMH; y

(iv) Todos ellos son pagados por la demandada.

(29) En lo que refieren a las comunicaciones, de los correos electrónicos aportados por ambas partes (Documentos 14, 21, 23, 24, 26 y 28 de la demanda, y 4, 6, 10, 30, 33, 34, 35, 37, y 38 de la contestación) se desprende que la labor de investigación se llevaba a cabo por los investigadores de la UMH, pero bajo la supervisión de MONTELOEDER (Documentos nº 33, 34, 35, 37 y 38 de la contestación), la cual era la propietaria de los informes de elaborados por el equipo de investigación de la UMH, como se deprende de los contratos antes expuestos. Si bien consta también que ambas partes estaba estudiando la forma de llevar a cabo el registro de la patente (Documentos nº 23, 24, y 28 de la demanda, y 4, 6, y 30 de la contestación), de los mismos no se desprende si la titularidad de ésta era de la actora, la mercantil demandada o conjunta, aunque en el correo de 27 de septiembre de 2017 se indique por el D. Valentín (responsable del desarrollo del trabajo por parte de la UMH) a D. Anton que "después de discutir el tema con la OTRI de la universidad y luego con el Vicerrector, Leandro, te actualizo como está la situación. Partimos de la base de la relación cordial y de buena voluntad de ambas partes y también debemos admitir que los tiempos de respuesta son muy distintos en la universidad y la empresa. Teniendo en cuenta esto, la solución más racional en estos momentos, tal y como le comenté a Héctor por teléfono, solución consensuada con el Vicerrector de Investigación, es que la patente quede tal y como está solicitada y que Monteloeder y la UMH firmen un acuerdo de cesión de patente en exclusiva a Monteloeder con una fecha previa a la de presentación de la solicitud.

El único escollo es que la OTRI, que está en su papel, era partidaria de que la titularidad fuese de la UMH en primera instancia y que se cediese mediante un convenio que tardaría probablemente meses en negociarse evaluando el papel de la empresa y de la UMH en la generación de la misma. Lógicamente no tenemos tiempo para llevar a cabo ese proceso en estos momentos. Por lo tanto, os vamos a enviar un borrador para que lo evaluéis para ver si lo podemos firmar cuanto antes y cerrar el tema.".

(30) El régimen jurídico previsto en los Arts. 15 a 21 de la Ley 24/2015 recoge los criterios de atribución de la titularidad de una patente en los casos de desarrollo de la misma en el ámbito laboral o de prestación de servicios, y cuando tiene lugar con las entidades públicas o universidades, diferenciándose las siguientes situaciones:

1) Invenciones pertenecientes al empresario, cuando:

(i) "realizadas por el empleado o prestador de servicios durante la vigencia de su contrato o relación de empleo o de servicios con el empresario que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato pertenecen al empresario" ( Art. 15-1 Ley 24/2015).

(ii) "cuando el empleado realizase una invención relacionada con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubiesen influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma." ( Art. 17-1 Ley 24/2015).

2) Invenciones pertenecientes al empleado o prestador de servicios, cuando se trate de "invenciones en cuya realización no concurran las circunstancias previstas en el artículo 15.1 pertenecen al autor de las mismas" ( Art. 16 Ley 24/2015).

3) Invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación, "pertenecerán a las entidades cuyos investigadores las hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ellas." ( Art. 21-1 Ley 24/2015).

(31) Partiendo del hecho de que consta acreditado que los contratos de prestación de servicios de la UMH a MONTELOEDER, las obligaciones de pago de los servicios por ésta última a la primera, la propiedad de MONTELOEDER de los informes realizados por los investigadores, del hecho de que los investigadores de la UMH realizaban las investigaciones bajo la supervisión de MONTELOEDER, y por tanto trabajaban para ésta última en el marco del contrato de prestación de servicios, se estaría ante la situación descrita en el Art. 15-1 Ley 24/2015. En consecuencia, no se puede hablar de una actuación de registro de mala fe por la demandada, pues ésta es la que financiaba las investigaciones en el marco de los contratos suscritos, y la finalidad de registrar la patente era conocida por los investigadores, como se desprende de los correos electrónicos.

C) De la valoración de la caducidad de la acción de la actora

(32) Siendo el plazo del Art. 12-3 Ley 24/2015 de caducidad, y no habiendo actuación de mala de la demandada, el plazo para el ejercicio de la acción reivindicatoria por la actora era de dos años desde la publicación en el BOPI de la patente ES2661579 en fecha 25 de octubre de 2018, es decir, el 25 de octubre de 2020 era la fecha límite. Si se toma en consideración los 82 días de suspensión por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el plazo finalizaría el 18 de enero de 2021. La demanda se interposición de la demanda en fecha 12 de enero de 2022, es decir, casi un año después de la expiración del plazo, por lo que la acción se hallaba caducada cuando se interpuso la demanda.

(33) En conclusión, se estima la excepción de caducidad de la acción.

(34) No obstante lo anterior, se va a abordar el resto de cuestiones controvertidas.

QUINTO.- DE LA EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMACION ACTIVA

(35) Por la parte actora se alega excepción de falta de legitimación activa de UMH por considerar que ésta no tiene derechos sobre la patente ES2661579, al no haber ningún convenio o contrato entre las partes que atribuya la titularidad o cotitularidad de la patente controvertida a la UMH, haciéndose una remisión expresa a la normativa interna de la UMH, concretamente, al Reglamento para la Contratación de Trabajos de carácter científico, técnico o artístico y de Enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación. (en adelante RCTC-UMH), el cual prevé en su Art. 10 g) que el régimen de titularidad de los derechos se contemple expresamente en contratos y convenios, en el mismo sentido que recoge el Art. 21-5 LP. En ninguno de los contratos se indició por la UMH a MONTELOEDER que los servicios contratados y pagados suponía la cesión de derechos a la UMH. Y por otra parte, ninguno de los contratos de investigación y desarrollo firmados suponía nuevo conocimiento patentable, además de que la UMH ha incumplido su procedimiento de propiedad industrial al no haber reclamado la titularidad del invento hasta el requerimiento de 27 de julio de 2020, y no formuló demanda reivindicatoria hasta el 12 de enero de 2022, careciendo además e legitimación activa para reclamar los derechos que corresponden a los investigadores de MONTELOEDER.

(36) La parte actora se opone en este punto considerando que sí tiene legitimación activa, no habiéndose analizado los presupuestos de la legitimación activa por aplicación de los Arts. 21-1 Ley 24/2015 y 80-5 LOU, y los Arts. 112 y 112 bis 18 de los Estatutos de la Universidad, existiendo una vinculación con el objeto de la patente porque: a) La invención fue realiza por personal de la UMH; y b) La invención se obtuvo en el marco de las funciones como personal investigador de la UMH.

(37) En primer lugar, hay que recordar que en los puntos (32) y (33) de esta resolución se ha apreciado la caducidad de la acción, así que, solo por este hecho la acción de la actora estaría caducada, pero no por ello supone que éste no tuviera legitimación activa, entendiéndose por tal ser titular de las peticiones o derechos que invoca en su demanda, en este caso de la patente que es objeto de reivindicación.

(38) En segundo lugar, y dicho lo anterior, las relaciones de titularidad de la patente se recogen en los Arts. 15 a 21 Ley 24/2015 anteriormente expuestos de forma sintetizada en el punto (30) de esta resolución; y al que habría que añadir la previsión del Art. 80-1 Ley 24/2015 invocada por la actora, que habla de la cotitularidad, cuando la solicitud de patente o la patente ya concedida pertenezcan pro indiviso a varias personas, y que establece una situación de comunidad o condominio que se regirá por los pactos entre las partes ( Art. 1255 CC), y en su defecto por las normas de derecho común de la comunidad de bienes ( Arts. 392 a 406 CC); y el apartado 2 del Art. 80 Ley 24/2015 indica las facultades que tienen los comuneros a pesar de la comunidad. Por tanto, en el presente caso, la legitimación activa de la actora vendrá determinada sobre la base de resolver si es titular o, subsidiariamente, cotitular de la patente ES2661579, y para lo cual hay que volver a examinar la relación contractual entre las partes para ver que es lo que se había pactado y su interpretación.

(39) En tercer lugar, y de forma previa al análisis anterior, uno de los puntos discutidos es la aplicación preferente del RCTC-UMH frente a la Ley 24/2015, y colateralmente la previsión sobre la titularidad de derechos de propiedad industrial en los Estatutos de la UMH. En este punto, lo primero que hay que poner de relieve es el hecho de que los Estatutos de la UMH no tienen efectos frente a terceros, es decir, que el régimen aplicable para la determinación de la titularidad de los derechos de propiedad industrial es: 1) Pactos entre partes, salvo que sean contrarios a la Ley; y 2) Ley 24/2015 de Patentes. El régimen interno del los Estatutos afectará a las relaciones entre los empleados de al UMH o entidades a ésta asociadas en el marco de la Universidad, pero no para terceros ajenos a ese marco, como si de una sociedad de capital se tratara. Por lo tanto, en el presente caso, se tiene que valorar primero lo pactado en los contratos, y posteriormente la previsión legal en defecto de pacto.

(40) En cuarto lugar, como se ha indicado en los puntos (27) y (28) de esta resolución, todos los contratos fueron suscritos por MONTELOEDER con la UMH, con contraprestación de MONTELOEDER a UMH, y con titularidad de los informes resultantes a MONTELOEDER. Además en lo diferentes contratos se destaca que:

1) En el Contrato NUM002 (Documento nº 12 de la demanda) se hace referencia en las claúsulas 8ª y 9ª a los derechos sobre los resultados y explotación a MONTELOEDER (páginas 6 y 7 pdf Documento nº 12 de la demanda), y que "El contrato queda sujeto a lo establecido en el Reglamento para la contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión de fecha 1 de diciembre de 2009, así como en la normativa provisional sobre la gestión económico administrativa de acuerdos de investigación, prestaciones de servicio y estudios de posgrado, perfeccionamiento y especialización, aprobada por la Comisión Gestora el día 5 de noviembre de 1997, y sus posteriores modificaciones." (página 11 Cláusula 16ª Documento nº 12 de la demanda).

2) En la Hoja de encargo Prestación de servicios nº 202/15 (Documento nº 14 de la demanda), se indica que "La prestación de servicios queda sujeta a lo establecido en el Reglamento para la Contratación de Trabajos de carácter científico, técnico o artístico y de Enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación de la Universidad Miguel Hernández de Elche." (página 2 pdf Documento nº 14 de la demanda).

3) En el Contrato NUM004 se indica que "El contrato queda sujeto a lo establecido en el Reglamento para la contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión de fecha 1 de diciembre de 2009, así como en la Normativa provisional sobre la gestión económico administrativa de acuerdos de investigación, prestaciones de servicio y estudios de posgrado, perfeccionamiento y especialización, aprobada por la Comisión Gestora el día 5 de noviembre de 1997, y sus posteriores modificaciones." (página 7 Cláusula 12ª Documento nº 15 de la demanda).

4) En el Contrato NUM005 se indica que "El contrato queda sujeto a lo establecido en el Reglamento para la contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión de fecha 1 de diciembre de 2009, así como en la Normativa provisional sobre la gestión económico administrativa de acuerdos de investigación, prestaciones de servicio y estudios de posgrado, perfeccionamiento y especialización, aprobada por la Comisión Gestora el día 5 de noviembre de 1997, y sus posteriores modificaciones." (página 9 Cláusula 13ª Documento nº 18 de la demanda).

5) En el Contrato NUM006 se indica en el párrafo primero que "El contrato queda sujeto a lo establecido en el Reglamento para la contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico, aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión de fecha 1 de diciembre de 2009, así como en la Normativa provisional sobre la gestión económico administrativa de acuerdos de investigación, prestaciones de servicio y estudios de posgrado, perfeccionamiento y especialización, aprobada por la Comisión Gestora el día 5 de noviembre de 1997, y sus posteriores modificaciones." (página 7 Cláusula 14ª Documento nº 20 de la demanda).

(41) Partiendo de lo expuesto en el párrafo anterior, resulta que el régimen jurídico aplicable es el del RCTC-UMH (Documento nº 43 de la demanda) y Normativa provisional sobre la gestión económico administrativa de acuerdos de investigación, prestaciones de servicio y estudios de posgrado, perfeccionamiento y especialización (en adelante NPGEA) (Documento nº 44 de la demanda). En lo que refiere al RCTC, la actora indica que no se cumple la previsión del Art. 10 g) en los contratos por la cual "El documento que regule las condiciones de ejecución de las actividades comprendidas en el presente apartado incluirá entre otras, las especificaciones siguientes: g) Régimen de titularidad y explotación, si procede, de los derechos de propiedad industrial e intelectual.", lo cual es cierto, salvo en el Contrato NUM002 (Documento nº 12 de la demanda), donde se hace referencia en las claúsulas 8ª y 9ª a los derechos sobre los resultados y explotación a MONTELOEDER (páginas 6 y 7 pdf Documento nº 12 de la demanda). Por otra parte del NPGEA tampoco hay una resolución concreta al respecto. Por lo tanto, se considera que es de aplicación la previsión de la Ley 24/2015.

(42) En quinto lugar, considerándose de aplicación la Ley 24/2015, y tal y como se ha indicado en el punto (31) de la presente resolución, se considera que en el presente caso, atendiendo a los contratos de prestación de servicios de la UMH a MONTELOEDER, las obligaciones de pago de los servicios por ésta última a la primera, la propiedad de MONTELOEDER de los informes realizados por los investigadores, del hecho de que los investigadores de la UMH realizaban las investigaciones bajo la supervisión de MONTELOEDER, y por tanto trabajaban para ésta última en el marco del contrato de prestación de servicios, se estaría ante la situación descrita en el Art. 15-1 Ley 24/2015, y no en la del Art. 21-1 Ley 24/2015, ante lo cual la actora no tendría derecho a la titularidad o cotitularidad de la patente, y en consecuencia carecería de legitimación activa.

(43) En conclusión, la actora carecería de legitimación activa "ab caussam" y en consecuencia procedería la desestimación de la demanda por este motivo.

(44) A la vista de los anteriores pronunciamientos en los puntos (31), (32), (33), y (42) y (43) de esta resolución, las cuestiones relativas a la titularidad de al patente ES2661579, la acción de infracción y la reclamación de indemnización de daños y perjuicios, y el resto de puntualizaciones efectuadas por las partes, quedan resueltas de forma implícita en el sentido de considerar la titularidad de la patente ES2661579 en la persona de la entidad demandada; no haber infracción, y por tanto no haber derecho a la indemnización de daños y perjuicios por este motivo. Tampoco procede entrar a valorar, por carecer de objeto al haberse estimado la caducidad de la acción, en el retraso desleal invocado.

(45) En conclusión de todo lo expuesto, procede la desestimación integra de la demanda.

SEXTO.- DE LAS COSTAS PROCESALES

(46) Conforme al Art. 394-1 LEC, procede imposición de costas a la parte demandada.