Sentencia Civil 37/2023 Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant nº 1, Rec. 431/2018 de 01 de septiembre del 2023

PRIMERO.- Posiciones de las partes.

I. MAKEBLOCK.

1. MAKEBLOCK y las empresas de su grupo son titulares de una amplia cartera de marcas para la protección del signo "Makeblock" en multitud de países (incluyendo los territorios de la Unión Europea, Estados Unidos, Méjico, Argentina, Brasil, Japón, China, Corea, Turquía, Filipinas y Malasia). A estos efectos, se aporta como Documento núm. 4 listado de algunas de las marcas que consisten en o incluyen el término "Makeblock" extraídas de la base de datos pública TMView.

2. Entre las marcas titularidad de la actora que consisten en el término "Makeblock" se encuentran las siguientes marcas de la Unión Europea:

3. La actora alega los siguientes hechos:

a. MAKEBLOCK Co., Ltd. es una empresa china de robótica, líder en el sector, que ofrece una solución educativa para la enseñanza STEAM comercializada en todo el mundo bajo la marca "Makeblock", de indudable renombre en el sector.

b. (ii) DISTINTIVA S. COOP. es una sociedad cooperativa que actuó como distribuidor autorizado no exclusivo para España de los productos Makeblock entre los años 2014 y 2017, año en el que terminó su relación contractual.

c. (iii) Terminado el contrato de distribución, DISTINTIVA debería haber cesado en el uso de las Marcas Makeblock y de los Contenidos (por ejemplo, fotografías) titularidad de mi mandante (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (" TJUE") de 23 de febrero de 1999, asunto C-63/97, Caso BMW y Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 6 de octubre de 2017 en el Caso BLUM ). Pero no lo ha hecho.

d. (iv) No sólo no lo ha hecho, sino que a día de hoy, DISTINTIVA está provocando graves actos de confusión y engaño en el mercado. Así, entre otras actuaciones ilícitas, la Demandada se presenta en el mercado como si fuera la propia MAKEBLOCK y se ha convertido en una especie de master franquiciadora de sus productos y servicios, infringiendo abiertamente sus derechos marcarios y compitiendo deslealmente contra mí representada. Prueba de ello es que:

i. Utiliza el nombre comercial " " para identificarse en el mercado, creando confusión.

ii. Incorpora las Marcas Makeblok en los nombres de dominio que utiliza: Lleva a cabo su actividad principal de venta y promoción a través de un sitio online alojado bajo el nombre de dominio . A ello se añade el registro de los dominios "makeblock" para Italia, Francia y Portugal, y el registro de varios perfiles en redes sociales; territorios que ni siquiera estuvieron cubiertos en el mencionado contrato durante su vigencia.

iii. Ha suscrito acuerdos con terceros, como la empresa española BQ, para la comercialización conjunta de determinados productos y servicios, actuando en nombre de MAKEBLOCK. Europa Press ha llegado incluso a publicar el cierre de un acuerdo entre DISTINTIVA y la fabricante de productos Makeblock.

iv. Ha alterado los envases de los productos Makeblock que adquiere de otros distribuidores de dos formas: (i) añadiendo adhesivos como una especie de sello de garantía en el que se atreve a incluir la marca de BQ, con la que, como hemos mencionado, mi mandante no guarda ninguna relación; y (ii) añadiendo publicidad de terceros junto con los productos Makeblock para la promoción de otras actividades que tampoco están relacionadas con mi mandante.

v. Ha creado una suerte de centros de formación franquiciados que emiten falsas "Certificaciones Makeblock", dando a entender a los destinatarios de los mismos que mi mandante está relacionada con o en cierto modo avala la calidad de la formación impartida en dichos centros, los cuales ni siquiera conoce. A este respecto, mi representada ha remitido requerimientos a los citados centros formativos para exigir el cese en la infracción de sus derechos de propiedad industrial. Todos creían haber contratado directamente con MAKEBLOCK y han sido los primeros en manifestar su confusión.

vi. Ha incluido las Marcas Makeblock y los Contenidos titularidad de mi mandante en productos elaborados por la propia DISTINTIVA (p.ej. manuales de uso y libros divulgativos) y por terceros (p.ej. baterías y cajas de herramientas). Es decir, realiza una suerte de co-branding para aprovecharse de la buena reputación de las Marcas Makeblock, a pesar de no guardar ninguna relación con mi mandante.

Por todo ello, se ejercitan las siguientes acciones:

1. Que DISTINTIVA ha infringido los derechos de propiedad industrial de MAKEBLOCK sobre las Marcas Makeblock;

2. Que en atención a su condición de titular registral del nombre de dominio se declare que el Sr. Diego ha infringido los derechos de propiedad industrial de MAKEBLOCK sobre las Marcas Makeblock como consecuencia de su registro;

3. Que, subsidiariamente para el supuesto de que se desestime la acción de infracción marcaria, DISTINTIVA ha cometido actos de engaño y actos de confusión contra MAKEBLOCK de conformidad con lo establecido en los artículo 5 y 6 de la Ley de Competencia Desleal ;

4. Que DISTINTIVA ha infringido los derechos de propiedad intelectual de MAKEBLOCK sobre los Contenidos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 a 21 y 128 de la Ley de Propiedad Intelectual

Que, como consecuencia de lo anterior, se CONDENE a DISTINTIVA S. COOP. a estar y pasar por las anteriores declaraciones y, con prohibición de repetición en el futuro, se le condene a:

1. A estar y pasar por las anteriores declaraciones;

2. A cesar en el uso de los Nombres de Dominio y de los Perfiles Sociales así como de cualesquiera otros que incluyan las Marcas Makeblock o que empleen elementos idénticos o semejantes a las Marcas Makeblock titularidad de mi mandante en todo el territorio de la Unión Europea;

3. A transferir los Nombres de Dominio y los Perfiles Sociales a MAKEBLOCK;

4. A cesar, ya sea directamente o a través de un tercero vinculado de cualquier forma con ella o por encargo de ella, en el ofrecimiento, publicidad y comercialización de productos y/o servicios o la suscripción de acuerdos con terceros bajo el nombre comercial "Makeblock España" con su actual forma de presentación o en cualquier otra que infrinja los derechos de propiedad industrial e intelectual de MAKEBLOCK sobre las Marcas Makeblock y los Contenidos, en todo el territorio de la Unión Europea;

5. A la retirada del tráfico mercantil offline y online y destrucción de todos los materiales promocionales -incluyendo, a título ejemplificativo y no limitativo, fotografías, vídeos, manuales, folletos, ilustraciones y catálogos- relacionados con la promoción y comercialización de productos y servicios bajo el nombre comercial "Makeblock España".

6. Al resarcimiento de los daños y perjuicios causados a MAKEBLOCK conforme a las bases señaladas en el cuerpo de la demanda, y teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1) Infracción de los derechos de propiedad industrial titularidad de MAKEBLOCK: Para determinar la indemnización se tendrán en cuenta los siguientes conceptos:

(a) Los beneficios obtenidos por DISTINTIVA como consecuencia de la infracción de las Marcas Makeblock, entendiendo por tales:

(i) El beneficio bruto percibido por DISTINTIVA, directa o indirectamente, por la venta de productos bajo el nombre comercial "Makeblock España" incluyendo, entre otros:

o Productos oficiales fabricados por MAKEBLOCK comercializados por DISTINTIVA;

o Productos de DISTINTIVA o de terceros (accesorios, herramientas, manuales, etc.) comercializados bajo la identidad de "Makeblock España" incluyendo tanto los que se han etiquetado con las Marcas Makeblock como los que, siendo fabricados por terceros, se han ofertado a través de la tienda online alojada en y/o bajo el nombre comercial "Makeblock España".

(ii) El beneficio bruto percibido por DISTINTIVA, directa o indirectamente, por la prestación de servicios, directamente o a través de terceros, bajo el nombre comercial "Makeblock España" incluyendo, entre otros, la prestación de servicios formativos.

(iii) El beneficio bruto percibido por DISTINTIVA, directa o indirectamente, por la suscripción de licencias o acuerdos de colaboración con terceros bajo el nombre comercial "Makeblock España" incluyendo, entre otros, los derivados de la creación de una red de centros asociados al amparo del nombre comercial "Makeblock España".

Los Criterios Indemnizatorios i, ii y iii deberán aplicarse en el período temporal que comprende desde el 1 de julio de 2017 hasta el cese de la actividad infractora y en el territorio de la Unión Europea (el "Período Relevante").

(b) Los daños morales ocasionados a MAKEBLOCK por la infracción de las Marcas Makeblock, que estimamos en veinticinco mil euros (25.000€).

(c) Subsidiariamente, el 1% de la cifra de negocios realizada por DISTINTIVA desde el 1 de julio de 2017 hasta el cese de la actividad infractora.

(d) Los mil doscientos cuarenta y un euros con veintiún céntimos (1.241,21 €) correspondientes a los gastos incurridos por MAKEBLOCK para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción por parte de DISTINTIVA.

2) Actos de competencia desleal: De forma subsidiaria, solo en el caso de que no se estime la acción indemnizatoria correspondiente a la ley marcaria, tomando en cuenta:

(a) Los beneficios obtenidos por DISTINTIVA como consecuencia de la comisión de los actos de competencia desleal, entendiendo por tales:

(i) El beneficio bruto percibido por DISTINTIVA, directa o indirectamente, por la venta de productos bajo el nombre comercial "Makeblock España" incluyendo, entre otros:

o Productos oficiales fabricados por MAKEBLOCK comercializados por DISTINTIVA;

o Productos de DISTINTIVA o de terceros (accesorios, herramientas, manuales, etc.) comercializados bajo la identidad de "Makeblock España" incluyendo tanto los que se han etiquetado con las Marcas Makeblock como los que, siendo fabricados por terceros, se han ofertado a través de la tienda online alojada en y/o bajo el nombre comercial "Makeblock España".

(ii) El beneficio bruto percibido por DISTINTIVA, directa o indirectamente, por la prestación de servicios, directamente o a través de terceros, bajo el nombre comercial "Makeblock España" incluyendo, entre otros, la prestación de servicios formativos.

(iii) El beneficio bruto percibido por DISTINTIVA, directa o indirectamente, por la suscripción de licencias o acuerdos de colaboración con terceros bajo el nombre comercial "Makeblock España" incluyendo, entre otros, los derivados de la creación de una red de centros asociados al amparo del nombre comercial "Makeblock España".

Los Criterios Indemnizatorios i, ii y iii deberán aplicarse en el período temporal que comprende desde el 1 de julio de 2017 hasta el cese de la actividad infractora y en el territorio de la Unión Europea (el "Período Relevante").

(b) Los daños morales ocasionados a MAKEBLOCK por los actos de competencia desleal llevados a cabo por DISTINTIVA, que estimamos en veinticinco mil euros (25.000€).

7. Se solicita asimismo una indemnización coercitiva mínima de seiscientos euros (600€) por día transcurrido desde que, eventualmente, se incumplan las ordenes de cesación descritas en los apartados (2), (4) y (5) anteriores.

8. A la publicación de la sentencia, a su costa, en dos diarios de tirada nacional, dejando señalados a estos efectos, "El País" y "El Mundo" y a la notificación de la misma por medio fehaciente a todos los integrantes de su red de centros certificadores así como a todos sus clientes.

9. Al pago de las costas del presente procedimiento.

Que se CONDENE al D. Diego a:

1. A transferir el nombre de dominio a MAKEBLOCK;

II. Parte demandada

4. Al no haberse admitido a trámite la contestación a la demanda deben entenderse negados los hechos de la demanda sin perjuicio de que la parte actora no haya podido ampliar el objeto del proceso y establecer con claridad el objeto del debate ni proponer prueba documental. No obstante ello, deberemos proceder paso por paso para determinar la posible existencia de hechos infractores.

5. En el presente caso se demanda no solo a Distintiva sino también al Sr. Diego por ser titular del nombre de dominio litigioso y deber ir dirigida contra aquel en su caso la orden de transferencia.

SEGUNDO.- sobre las relaciones contractuales entre las partes y la terminación del contrato de distribución.

6. Huelga decir que las relaciones contractuales entre las partes son de importancia crucial en el presente litigio toda vez que ha quedado acreditado que la parte demandada hace uso de la marca MAKEBLOCK y que desde el año 2014 se ha venido comportando como distribuidor autorizado no exclusivo para España de los productos Makeblock.

7. La parte actora sostiene que las relaciones contractuales se desarrollan entre los años 2014 y 2017 y que el último contrato que desplegó su eficacia entre las mismas se firma entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017. La demanda se interpone en 28 de junio de 2018.

I. Doctrina: el consentimiento para el uso de la marca puede ser retirado en cualquier momento dado el carácter intuito de los contratos de colaboración empresarial. No es necesario que exista un incumplimiento contractual de la contraparte.

8. Dicho lo anterior, es conocida la posición del Tribunal de Marca de la Unión Europea siguiendo la doctrina del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este sentido, en la SAP Alicante Civil sección 8 del 06 de octubre de 2017 ( ROJ: SAP A 2674/2017 - ECLI:ES:APA:2017:2674 ), Caso BLUM , una vez extinguido el contrato de distribución por desistimiento del principal, titular de la marca, el uso de la marca por el distribuidor ya no es consentido ni autorizado ni tampoco puede arrogarse a partir de ese momento la condición de distribuidor.

Significa que, después del desistimiento unilateral del contrato de distribución, el uso inconsentido de la marca por parte de quien fue distribuidor se opone a los derechos de exclusiva de la marca de la Unión al amparo del artículo 9.1.a RMC y; de otro lado, tampoco puede invocar el antiguo distribuidor en el límite del agotamiento de los derechos de marca porque renace el derecho de exclusiva de la marca según el artículo 13.2 RMC al anunciarse públicamente como distribuidor oficial cuando, en realidad, no lo es.

9. Recordemos que la concesión de una licencia de uso de marca (así como el contrato de franquicia en la que esta se inscribe) posee una especial naturaleza al ser necesaria una relación de confianza. Existiendo un contrato de colaboración, dicha confianza es consustancial al mismo, de ahí que la pérdida de la confianza pueda suponer el desistimiento ad nutum de la contratación. Podría decirse que el carácter intuitu personae descansa no tanto en las cualidades personales del licenciatario como en su organización empresarial, capacitación profesional, su solvencia o prestigio. El carácter intuito es ampliamente reconocido por la doctrina. Así, FERNANDEZ-NOVOA recordaba que "para el licenciante de la marca es esencial la organización empresarial de que dispone el licenciatario a fin de fabricar y distribuir en el mercado los productos diferenciados por la marca licenciada. La elección meditada del licenciatario en atención a la estructura de su empresa está relacionada con el control que el licenciante debe ejercer sobre el nivel de calidad de los productos portadores de la marca licenciada".

10. De esta forma, en la génesis de todo contrato de colaboración comercial, el consentimiento para el uso de la marca resulta nuclear, de forma que el titular de la marca podrá retirarlo en cualquier momento, ad nutum, incluso arriesgándose a una infracción contractual.

11. Hablar de retirada ad nutum implica que no solo el contrato podrá terminar por resolución contractual, esto es, como mecanismo de respuesta frente al incumplimiento contractual de la parte contraria, sino también por desistimiento unilateral. Es la esencia misma del intuito

12. Así lo reconocía el TJUE en la sentencia C-661/11 Martin Y Paz Diffusion [2013] de 19 de septiembre cuando señalaba que un órgano jurisdiccional nacional puede condenar al titular de una marca a una sanción o a la reparación del perjuicio sufrido cuando comprueba que dicho titular ha revocado ilícitamente el consentimiento por el que permitía a un tercero hacer uso de signos idénticos a sus marcas. No obstante, como han observado el Gobierno polaco y la Comisión, al igual que el Abogado General en los puntos 78 a 83 de sus conclusiones, la comprobación de tal comportamiento no puede conducir a perpetuar, en virtud de una resolución judicial y por tiempo indefinido, la explotación compartida de dichas marcas cuando ya no existe voluntad común de las sociedades de que se trate para tal explotación.

13. En consecuencia, el Derecho comunitario se oponía a que el titular de determinadas marcas que, en el marco de una explotación compartida con un tercero, había consentido que ese tercero usase signos idénticos a sus marcas para algunos de los productos comprendidos en las clases para las que están registradas dichas marcas , y que ya no lo consiente, se vea privado por completo de la posibilidad de oponer a dicho tercero el derecho exclusivo que le confieren sus marcas y de ejercer él mismo ese derecho exclusivo para productos idénticos a los del referido tercero.

14. Como hemos señalado, basta la pérdida de confianza para la retirada del derecho de uso de la marca dado el carácter intuito del contrato que vinculaba a las partes.

II. Circunstancias del presente caso.

15. A partir de aquí, la prueba practicada en el presente litigio en torno a la revocación del consentimiento ha sido abundante y excesiva. No podemos evitar caer en cierto sesgo retrospectivo. Pero parece evidente que, si el desistimiento unilateral impide al distribuidor el uso de la marca, independientemente de que se haya producido o no un incumplimiento que hubiera generado para el titular marcario la facultad resolutoria, el desistimiento existe, al menos, desde el momento en que la actora interpone una demanda. No encontraremos ejemplo mejor de la voluntad del titular marcario de terminación contractual que demandar por infracción de marca a la parte demandada por uso ilícito de la misma. Así que, necesariamente, al presente demanda, al menos en lo sustancial, triunfará desde el día 28 de junio de 2018. Sin embargo, la anterior afirmación tampoco es correcta toda vez que encontramos un momento temporal anterior en el que igualmente la voluntad terminativa del contrato es clara. Se trata del burofax remitido por la actora y recibido el 31 de octubre de 2017 en el que se requería de forma clara la cesación en el uso de la marca.

16. Hemos de insistir en una idea. A los efectos terminativos del derecho de uso, el carácter intuito del contrato de distribución en la medida en que implica el derecho de uso de una marca ajena, permite a su titular extinguir el mismo en cualquier momento ad nutum sin necesidad de justificar. Cuestión distinta es que, no se trate tanto de un desistimiento sino de una resolución por incumplimiento (causa distinta de extinción contractual). Y, en la misma línea, distintas serán las consecuencias de una u otra forma de extinción que pueden, incluso, conllevar la responsabilidad del titular marcario si la terminación contractual ha sido ilícita.

17. Por tanto, la voluntad unilateral, sin justificar, del titular marcario, sea cual sea el tipo de relación contractual en el merco de la cual se haya autorizado el uso de la marca por un tercero, priva al tercero del uso de la misma y debe cesar en la utilización de las marcas Makeblock, requiriendo la transferencia de los nombres de dominio .es y .it, absteniéndose de registrar signos idénticos o similares, ordenando la activación de la cláusula 13ª del contrato, reclamando daños y compromiso de no infracción futura.

18. Sin embargo, en la medida en que se ha ejercitado una acción de daños es relevante el dies a quo. La prueba ha sido abundante y prolija, como decíamos anteriormente. No obstante, parece excesiva en la medida en que la cuestión queda reducida a que el contrato cesó el 1 de julio de 2017 o el 31 de octubre de 2017. El debate se centra, por tanto, en un periodo temporal de 4 meses.

19. En el presente caso, la terminación del contrato conforme a la regulación del mismo, nos parece clara y fuera de toda discusión. Es cierto que ha habido un error en cuanto a los documentos contractuales aportados por la demandante. El documento relativo al contrato de 2014 no fue firmado por la demandada sino por un tercero. No obstante, dado que el error se ha cometido respecto del contrato de 2014, tal contrato resulta inocuo a efectos probatorios. La finalidad de su aportación y admisión tiene que ver con un hecho puramente perimetral, como es la fecha de inicio de las relaciones. En todo caso, la entidad DISTINTIVA no ha negado en ningún momento que las relaciones comenzaran en 2014.

20. Más relevante es que la parte demandada no ha negado que la fecha de terminación del último contrato de distribución fuera el 30 de junio de 2017. De hecho, consta que las partes celebraron diferentes contratos y que todos ellos tenían fechas claras de terminación. Esto es, a final de cada periodo las partes renegociaban las condiciones contractuales.

21. El documento 6 contiene el contrato suscrito el 1 de julio de 2016 entre las partes. La cláusula 4.1 establece de forma clara la fecha de duración del contrato: 1 año desde la entrada en vigor. Por tanto, el contrato terminaba el 1 de julio de 2016. O lo que es lo mismo. Si a partir del 1 de julio de 2017 la parte demandada deseaba seguir utilizando la marca Makeblock en las condiciones de distribuidor, era necesario la firma de un nuevo contrato. El propio contrato aportado, en su apartado 4.2 establece que puede ser objeto de renovación cuando "MAKEBLOCK y el DISTRIBUIDOR acuerden expresamente y por escrito renovar el contrato con carácter previo a su fecha de extinción, el Contrato se mantendrá en pleno vigor durante uno o más plazos sucesivos de (1) año.

22. Conforme al contrato de distribución la ley aplicable es la ley de la República Popular China. En este sentido, la prueba sobre el derecho chino ha sido escasa pero no inexistente con lo que supera el estándar del artículo 281 LEC. Declaró en el acto de juicio el Sr. Octavio, sin perjuicio de que debemos advertir la existencia de una previa vinculación con la entidad demandante. Tal tacha no impide considerar su declaración. En la misma manifestó que de acuerdo con la ley china si un contrato vence y no es renovado queda terminado. De esta forma, no es posible la renovación tácita conforme a la Ley China. Nosotros añadimos que no es posible de acuerdo con la Ley China ni tampoco de acuerdo con el propio contrato. El problema, realmente, es un problema de interpretación de los términos del contrato. Ahora bien, el propio contrato establece de forma clara y terminante que la renovación no debe ser solo expresa sino "por escrito".

23. A los efectos que aquí nos interesan es necesario determinar si el contrato renovó en las condiciones del apartado 4.2 del contrato de distribución.- Lo cierto es que no lo hizo porque no se ha aportado ningún contrato de renovación como era la práctica habitual entre las partes.

24. Lo cierto, es que no existe ni un solo documento en el que de forma expresa se acuerde la renovación del contrato. Los emails aportados tan solo evidencian la voluntad de Makeblock de continuar la relación comercial. Ahora bien, ello tampoco era absoluto. Es clara y manifiesta la voluntad de Makeblock de poner fin a ciertas irregularidades advertidas en el comportamiento de la demandada como era el hecho de haberse apropiado de los nombres de dominio que afectaban a todo el mercado europeo y que permitían explotar la marca Makeblock. Tendremos oportunidad de razonar más adelante. Esto es, lo que se evidencia en los correos es una negociación sobre una posible renovación pero en modo alguno existe una renovación. La prueba es que si el contrato exige que la renovación sea realizada de forma expresa la parte demandada no solo no ha aportado ningún documento que acredite que tal renovación se llevó a cabo sino que ha impugnado la autenticidad y el valor probatorio de los propios correos.

25. En el mismo sentido, han declarado el representante de la actora, sr. Pelayo, así como los testigos Rodolfo, y Daniela. Hay que recordar el tiempo transcurrido desde entonces. Es lógico que el recuerdo de los hechos objeto de litigio no permanezca nítido. Con todo, aquella prueba no nos parece relevante. Puede que lo fuera en 2018 pero no lo es en 2023, fecha de celebración del juicio. Más allá contamos con una prueba mejor: las manifestaciones espontáneas que, en el contexto de la disputa entre las partes, se intercambiaron sin conocer todavía que se terminaría interponiendo una demanda. Bastaba atenerse al tenor de los mismos. En este sentido, destaca el documento número 11.

26. Con fecha de 30 de septiembre de 2017 se remite email a las 6:46 por parte de Rodolfo (Makeblock) quien declaró en el acto de juicio en la que el asunto del mensaje es "information of stop vioplatin Makeblock brands". Es clara la intención de la parte y la traducción del texto nos parece innecesaria. Los términos son claros: información sobre interrupción de vulneración de las marcas Makeblock,. No debemos olvidar que ninguna de las partes es nativa en idioma inglés no obstante emplearse habitualmente en las relaciones entre las mismas. Esto es, ambas partes, mediante sus propios actos reconocen que conocen el inglés con nivel alto, lo que les permite negociar y contratar en inglés. Esto es, si los términos del email son claros para este Juez, igualmente claros lo son para las empresas en conflicto. No obstante, las dudas que pudieran suscitarse, en la medida en que el recuerdo de los trabajadores y extrabajadores de Makeblock recordaban (dado el tiempo transcurrido), pudieron ser solventadas. Pocas veces este tribunal goza de la pericia en la traducción que se ha tenido en el presente procedimiento. Traductor al que, de hecho, ambas partes recurrieron y que permitió durante el juicio manejar con fluencia el chino, el inglés y el castellano.

27. Con todo, aquel email era claro. Makeblock no quería perder a Distintiva.

28. A 24 de julio de 2017 se remite un email a las 8:14 ( Valeriano) en el que se hace una propuesta señalando si, sobre la base de dicha propuesta "¿podríamos llegar a un acuerdo?". A 24 de julio de 2017 se está negociando la prŽrroga del contrato.

29. Es cierto que nunca se renovó expresamente y por escrito el contrato. Pero igualmente cierto es que se siguieron produciendo efectos transcurrido el 1 de julio de 2017. A 30 de septiembre de 2017 se manifiesta por Makeblock que "our sales manager told me that you are a very valuable customer, therefore we do not wan to stop the cooperation with you".

30. Se considera a Distintiva como un cliente muy valioso y que no se quiere interrumpir la cooperación con ella. Esto es, se destaca que a 30 de septiembre de 2017 la cooperación continúa. Sin embargo, se advierte la existencia de una vulneración marcaria por parte de distintiva lo que lleva a Makeblock a ofrecer "un tiempo considerable" para cesar en la utilización indebida de la marca. El plazo fue el 1 de enero de 2018. Ya entonces se advierte no solo del registro indebido de nombres de dominio sino también de las condiciones del empaquetado.

31. Lo cierto es que Makeblock decidió no esperar al 1 de enero de 2018 y remitió una orden cese recibida el 31 de octubre de 2018.

32. Por tanto, del conjunto de prueba practicada, en particular, de los emails intercambiados entre las partes como documento 11 y del contrato celebrado en el año 2016 (documento 6) queda acreditado que a fecha de terminación de este último conforme a la cláusula 4.2 el mismo no fue prorrogado de forma expresa y por escrito. Queda acreditado que, no obstante, las partes no cesaron inmediatamente en su relación contractual y que, dentro de las negociaciones para la continuidad del contrato, la parte actora requirió que se pusiera fin a lo que se consideraba, eran incumplimientos de la parte demandada. Queda acreditado igualmente que el 31 de octubre de 2018 la entidad demandada recibió una orden de cese de uso de marca. Es esta la fecha por tanto que hemos considerar como comienzo en su caso de la infracción.

33. Hemos de recordar que en el presente litigio no se trata de resolver el contrato. Se trata de determinar si la parte demandada ha realizado un uso indebido de la marca. Y para ello, es indiferente la resolución si consta un desistimiento ad nutum (más si ha existido una verdadera resolución). Por ello, no necesitamos ni siquiera calificar el acto de la parte actora. Lo cierto es que el uso es indebido desde el 31 de octubre de 2017, fecha en la que DISTINTIVA no puede obviar que el titular marcario ha realizado un requerimiento de cese claro y terminante .-

34. La posición de Distintiva no podemos acogerla. Sobre la base de prórroga tácita, se pretende que el contrato haya desplegado efectos ad infinitum. Lo cierto es que la prórroga hubiera sido nuevamente anual, esto es, hasta el 1 de julio de 2018. Pero lo cierto es que no existe defensa ni siquiera a partir de esta fecha. Con todo, como decimos, es claro que a fecha de la terminación del contrato, no existiría renovación automática toda vez que era clara y manifiesta la voluntad de Makeblock desde al menos el 31 de octubre de 2017. A fecha de terminación del contrato de 2016 lo que se produce es una importante negociación sobre los términos de la futura colaboración. No podemos estimar más que renovaciones parciales y condicionadas a que Distintiva modificara determinados aspectos que Makeblock consideraba vulneraban sus derechos de marca.

35. Por tanto, fijamos como fecha de terminación de cualquier derecho de uso, la más favorable a la parte demandada que se corresponde con el burofax remitido, esto es, el 31 de octubre de 2017.

TERCERO. De las circunstancias de la infracción por parte del distribuidor no exclusivo que pierde la condición de distribuidor (9.2.a RMUE 7y 9.2.b) RMUE)

36. Establece el artículo 9.2.a) RMUE que sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada.

37. Se establece el conocido como supuesto de doble identidad de signos. Esto es, cuando son idénticos los signos e idénticos los bienes y servicios para los cuales se emplea el signo infractor y el signo registrado.

38. Eno se discute que la actora es titular de los siguientes dos registros:

39.

40. No se discute que ese uso se basa en que Distintiva fue el distribuidor autorizado para España desde 2014 (no obstante impugnarse el contrato, la prueba existente en autos, se revela que en efecto dicha fecha puede ser la fecha de inicio de relaciones comerciales). La gestión de Distintiva fue buena. De hecho, la propia Makeblock consideraba a distintiva, incluso a fecha de terminación del último contrato, como un cliente muy valioso. Distintiva, parece, había realizado un buen trabajo en la distribución de Makeblock. Al menos al principio y antes de que se iniciaran los desencuentros. No obstante, se advierte que la parte actora empezó a manifestar las discrepancias al representante legal de la demandada ya en el año 2015. El email de 18 de mayo de 2015 remitido a las 9:54advierte el problema de creación de dominios que escapaban del control de Makeblock, en los que se emplea el signo Makeblock, y cuya gestión depende exclusivamente de Distintiva. Tantos que Distintiva había registrado nombres de dominio Makeblock.it, .bz, .fr, .tr y, obviamente .es, al cual era redireccionado las anteriores.

41. El primer estadio del análisis parte de determinar si existe identidad o similitud de los productos o servicios. En el presente caso, no resulta discutido que existe plena identidad entre los productos o servicios dado que las marcas de la parte actora se encuentran registradas para servicios de la clase 10, 16, 28 (la MUE 12.249.488) y 6, 9, 41 (la MUE 14.877.013). Dichos signos coinciden en esencia, con los servicios prestados por Distintiva. No ha sido objeto de discusión lo que es lógico dado que la relación previa se realiza en el marco de un contrato de distribución.

42. En relación con el uso de los nombres de dominio, por tanto, es claro que nos encontramos ante un uso idéntico para productos y servicios idénticos y, en particular, el uso en redes comerciales del signo.

43. No se discute que el signo empleado por la demandada, sea aisladamente o conjuntamente con otros signos, es "Makeblock", es cierto que el signo empleado como nombre comercial es .

44. El coloreado será percibido por el consumidor medio por lo que debemos realizar el análisis en este punto desde el riesgo de confusión ( art. 9.2.b RMUE) entre el signo registrado y el signo utilizado por la demandada debemos recordar que la STS, Civil sección 1 del 18 de enero de 2017 ( ROJ: STS 63/2017 - ECLI:ES:TS:2017:63), asunto "Badtoro", el Tribunal Supremo recordaba la jurisprudencia consolidada en relación con el juicio de confusión:

En una sentencia anterior (núm. 225/2008, de 24 de marzo), citada en otro sentido por el recurso, especificábamos la limitación de la revisión de este enjuiciamiento:

"Ciertamente, en principio, la apreciación de que se trata no deja de ser un tema que corresponde a la función de los tribunales de instancia, pero, si ello apenas podría producir discusión (salvo error patente o arbitrariedad) en el caso de identidad, porque lo que es absolutamente igual no admite variantes, sin embargo, como la "semejanza confusoria" es opinable y supone un concepto jurídico indeterminado, la doctrina jurisprudencial permite un cierto grado de control casacional que se configura en torno a una regla del buen sentido, -común, y no técnico, dado el sector social en que opera la norma-, que no es otra cosa que una ponderación lógica de las circunstancias de cada caso contempladas a la luz de ciertas pautas ponderativas que permiten actuar, en un primer plano, con una cierta unidad de criterio, y, por lo tanto, con unificación valorativa, y facilitan, en otro plano, aproximar la decisión judicial a la realidad jurídica, cuya controversia pretende componer".

Estas pautas de ponderación, que deben operar de acuerdo con las circunstancias de cada caso, han sido condensadas en la reseñada sentencia 95/2014, de 11 de marzo , en las siguientes directrices:

"i) "El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance" [ Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo , con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

"ii) " La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C- 251/95 ), Sabel c. Puma, y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ].

"iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, " en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].

"iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 ), Canon c. Metro).

"v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

"vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)".

45. Como hemos señalado la determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada ( C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, [1999] de 22 de junio).

46. Tampoco se discute que el publico destinatario será el público en general.

47. Tenemos que tener en cuenta que la marca Makeblock contiene un signo ciertamente distintivo, tanto intrínseca como extrínsecamente. Especialmente Makeblock tiene distintividad extrínseca, como ha acreditado la actora, en el hecho primero y documento 2 a 5. Importantes premios unido a una importante presencia en medios de comunicación implican una distintividad significativa, especialmente teniendo en cuenta su presencia en 140 países.

48. En cuanto al signo empleado por la demandada , el término España es irrelevante para la comparación. En primer lugar, porque la diferencia de tamaño supone que el mismo es insignificante. Por otra parte, porque el mismo tiene una finalidad puramente descriptiva del carácter geográfico que no es apta para identificar el origen empresarial. Más aún, en el caso de considerarse que el mismo es suficiente para generar un signo distinto, nos encontraríamos ante un palmario y evidente riesgo de confusión puesto que la introducción del signo "España" únicamente sirve para reforzar la vinculación respecto del signo dominante "Makeblock". Por todas, C-334/05 P, Limoncello [2015], EU:C:2007:333.

49. En cuanto al coloreado, lo cierto es que el mismo será percibido por el consumidor medio. Ello excluye la identidad de signo, pero no evita que la similitud entre ambos sea alta puesto que existe identidad gráfica (excepto por el color), fonética y conceptual. Estamos ante un supuesto de quasi-identidad.

50. En tales casos, no podemos sino concluir que existe un importante riesgo de confusión.

CUARTO.- de los actos de infracción.

51. Establece el artículo 9.3 RMUE que cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2, podrá prohibirse, en particular:

a) colocar el signo en los productos o en su embalaje;

b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, con el signo;

c) importar o exportar los productos con el signo;

d) utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social;

e) utilizar el signo en documentos mercantiles y publicidad;

f) utilizar el signo en publicidad comparativa, de una manera contraria a la Directiva 2006/114/CE .

52. Sin perjuicio de que el Reglamento no contiene una referencia expresa al uso en redes sociales, es claro que el derecho de exclusión del titular marcario abarca también el uso en redes sociales. Privarle de ello sería tanto como privarle del derecho a existir digitalmente. Por tanto, debe declararse que existe una infracción del derecho de marca de la parte actora en relación con los actos denunciados por la misma qy que abarcarían los siguientes:

53. La demandada registró a su nombre el dominio www.makeblock.es. A partir de ahí, y con la finalidad de poder ampliar su condición de distribuidor a todos los países de la unión europea procedió al registro de otros dominios como , y < makeblock.it>.

54. Ha quedado acreditado que la demandada redireccionó estos dominios a www.makeblock.es y no a la página web de la actora de forma que, de facto, cualquier potencial cliente que quisiera contactar con Makeblock en cualquiera de estos países, si accedía a la página web que contenía la marca registrada junto con el dominio

55. No es discutido entre las partes que el dominio .es, (asi como .it, .gr, .pt) es un dominio de nivel superior geográfico. No es discutido que un dominio de nivel superior geográfico (ccTLD) es una de las categorías de dominios de nivel superior que mantiene la Internet Assigned Numbers Authority (IANA) para su uso en el sistema de nombres de dominio de Internet. Es visible para los usuarios de Internet como el sufijo al final de un nombre de dominio. Como tal, el ccTLD es una de las partes que conformar una dirección web.

56. Una dirección web es el nombre de las páginas de internet que se compone, en esencia de protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP://), el servicio (WWW, esto es World Wide Web), nombre de la organización o de entidad, tipo de organización o entidad.

57. De esta forma, en el signo que se dice infractor, y recordando que la referencia al protocolo se realiza de forma automática hoy por los navegadores al uso, contamos con la referencia al servicio (www), el nombre de la organización (ua) y el tipo de organización (.es).

58. Ha quedado acreditado que Makeblock no aceptó en ningun momento ni el registro de www.makeblock.es, ni ninguno del resto de nombres de dominio. De hecho, consta acreditado que ya en el año 2015 se solicita que los nombres de dominio se redirecciones a la página www.makeblock.cc controlada por la propia actora. Es cierto igualmente que se le autoriza a mantener el nombre de dominio www.makeblock.es (email de 128 de mayo de 2015 a las 9:54) en el que Matilde dice "creo que puedes quedártelo, pero sío, esperamos que puedas redirigirlo a www.makeblock.cc. Con todo, el propio email destaca las razones por las que la actora consintió esta situación: "nunca te pedimos que dejaras de usar Makeblock.es porque fuiste el primer apoyo de Makeblock, como amigos, como hermanos. Así que esperamos que lo entiendas". En definitiva, Makeblock estaba creando una potente red de distribución a lo largo y ancho del mundo y necesitaba controlar, al amparo de sus marcas, los nombres de dominio que las contenían. Distintiva no negaba esa situación. De hecho, en el email de 14/5/2018 a las 12:47 se reconoce que compraron todo esos dominios hace algunos meses "pero si quieres tenerlos tú podemos dártelos (gratis) o redirigírtelos a tu dominio". Todo ello ante el cuestionamiento por parte de Makeblock de por qué los nombres de dominio .it y .fr se redirigían a la página de Makeblock España, esto es, a la dirección controlada por Distintiva.

59. Es claro que tal situación se mantiene durante la vigencia de un contrato de distribución que autoriza al distribuidor al uso de la marca, no ya en los términos estrictos del contrato sino en relación con la buena fe que las partes tenían al tiempo del desarrollo del mismo y que llevó a Makeblock a consentir una situación que posteriormente no ha consentido a ningún distribuidor. Eran "como hermanos".

60. Dicho lo anterior, ante la pérdida de derecho de uso de la marca, la entidad Distintiva infringe los derechos del titular al mantener la titularidad de cualquier nombre de dominio que incluya la marca por lo que debe cesar de forma inmediata en el uso del mismo.

61. Es cierto que algunos de los hechos, al margen del derecho marcario, han sido habitualmente catalogados d ilícito competitivo por vía de competencia desleal. En este sentido, un distribuidor no puede apropiarse del signo de su proveedor con la finalidad de impedir su acceso al mercado y dando lugar actos de cybersquatting.

62. No obstante, en el presente caso, e incluso en el caso de que existiera una autorización inicial para el mantenimiento (que no registro) del dominio www.makeblock.es, la actora se encuentra amparada por marcas registradas de las que es titular, y resulta suficiente tal título para impedir que Distintiva siga ostentando la titularidad de los mismos y vehiculizando cualquier tipo de tráfico web sobre los productos de Makeblock.

63. Por tora parte, el nombre de domino identifica únicamente a Makeblock. Impide por tanto realizar una correcta diferenciación en el mercado entre operadores económicos y no permite distinguir entre el origen de las prestaciones. En este sentido, se menoscaba la función de la marca si el distribuidor puede cerrar el mercado titular marcario amparándose en la inicial relación de distribución. No obstante, los términos del contrato no amparaban el registro por parte de Distintiva y, en su caso, lo que sí podemos reconocer es que Makeblock, de buena fe y con la finalidad de mantener la inicial relación, aceptó que Makeblock mantuviera dicho dominio, pero en ningún momento lo desvinculó del contrato. Esto es, de la autorización de Distintiva para operar en el mercado como distribuidor.

64. Es ilícito igualmente la utilización como nombre comercial el signo registrado en los términos establecido

65. De la documentación aportada, y se puede adevertir que Distintiva se presenta en el mercado como si fuera Makeblock. Esto es, suplantando completamente la actividad de Mkeblock en España. Del conjunto de documento aportados por la actora, es difícilmente identificable el origen empresarial.

66. Se trata igualmente de un acto ilícito mediante el empleo del signo anteriormente señalado que induce a la confusión la alteración del envase de los productos Makeblock y la inclusión de publicidad de terceros en su interior

67. De la misma manera, se ha producido un uso no autorizado de las Marcas Makeblock y de sus Contenidos para identificar productos elaborados por terceros o de la propia demandada.

68. Dicha infracción se produce por el mero hecho de haber aplicado el signo impagado para identificar productos y servicios tales como baterías, manuales o accesorios fabricados por terceros o la creación de una red de centros certificadores mediante el uso no autorizado de la marca registrada.

QUINTO.- acción declarativa

69. De conformidad con lo anteriormente señalado procede declarar que el empleo del signo infringe por riesgo de confusión las marcas prioritarias titularidad de la parte actora MUE 12.249.488 y la MUE 14.877.013.

SEXTO.- acción de cesación, remoción y prohibición.

70. El artículo 41.a) y c) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. Por su parte, la STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que " la apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo "Maristas" en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]". En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar la acción de cesación, abstención y remoción ejercitada por la parte demandante, que comprenderá la condena a las multas coercitivas del artículo 44 de la LM y del artículo 102 del RMUE para asegurarse la efectividad de estos pronunciamientos de condena.

SEPTIMO.-- Acción de daños y perjuicios.

71. La parte demandante pretende, tal y como resulta del suplico de su demanda, a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados en la cantidad que resulte de la aplicación del apartado 5º del artículo 43 de la Ley de Marcas a la cifra de negocios realizada por el infractor en los cinco años anteriores a la fecha en la que se ejercita la presente acción.

I. Sistema de responsabilidad

72. Establece el artículo 42 LM lo siguiente:

1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.

73. Se consagra así un doble sistema de responsabilidad objetivo-subjetivo dependiendo de la tipología de la conducta infractora y del carácter de la marca.

74. La demandada ha prestado servicios de restauración con el signo infractor y, por tanto, su conducta se enmarca en el artículo 34.3.b) LM por lo que la responsabilidad es de tipo subjetivo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 42.2 LM.

75. Consta en las actuaciones que, con fecha 31 de octubre de 2017 se remite Burofax a la parte demandada que cumple las condiciones establecidas en el artículo 42.2 LM al identificar claramente las marcas violadas, el signo infractor, así como las acciones a ejercitar y requiriendo de cese de la violación.

I. acreditación de los daños y perjuicios causados por la conducta infractora de la parte demandada.

Establece el artículo 43 LM lo siguiente:

1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico.

3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado

4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.

5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.

76. El Tribunal Supremo, en el Caso Pasapalabra, STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 ) recordaba lo siguiente:

El sistema establecido en la Directiva 2004/48/CE y posteriormente transpuesto a la legislación española, se inspira en el modelo alemán. La jurisprudencia alemana estableció la doctrina, posteriormente positivizada, del dreifache Schadensberechnung o triple cálculo del perjuicio, en el caso de la infracción de los derechos inmateriales. Según esta doctrina, la indemnización a pagar en estos casos podía ser, a elección del titular del derecho infringido, el daño emergente y el lucro cesante, el valor de cesión del derecho en el mercado o la restitución al titular del derecho infringido del lucro obtenido por el infractor con la injerencia.

A. la regalía hipotética:

77. La Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de mayo de 2016 ( ROJ: SAP A 1272/2016 - ECLI:ES:APA:2016:1272 ) señalaba al respecto lo siguiente:

1. La naturaleza de la regalía es la propia del enriquecimiento injusto.

2. No obstante, en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio, no del enriquecimiento injusto.

3. Es por ello que la licencia hipotética encarna daños causados por la infracción, no expresando una presunción aunque se sustente en una ficción jurídica por la cual se presume iures et de iure que se ha celebrado un contra to con el infractor.

4. Es un criterio en todo caso electivo para el perjudicado.

Ello explica a su vez, la forma en que quedan condicionados diversos aspectos de la acción indemnizatoria y en concreto lo relativo a la prueba del daño, a lo que hace a la relación causal y, desde luego, a la cuantificación de la indemnización.

La prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora. Si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca. En tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.

Desde la perspectiva del nexo causal, su prueba se cumplimenta con la acreditación de la infracción en tanto ésta supone un uso no contra tado con el titular. Es por ello que el daño para el titular, que es acreedor de lo no cobrado por el contra to ficticio de licencia, trae correspondencia con el ahorro del usuario no autorizado de la marca. Y ese precio debe abonarse al margen del éxito comercial obtenido por el infractor pues éste forma parte del riesgo comercial al que es ajeno el uso autorizado, ficticiamente, de la marca.

En conclusión,

5. El criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño.

6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo.

7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contra to de licencia, expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto, la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular.

8.- Al ser el precio de un contra to ficticio, debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción.

78. Por tanto, basta la constatación de una explotación por parte del infractor sin que sea necesario siquiera que el titular del derecho de exclusiva venga otorgando habitualmente en el tráfico jurídico económico licencias. Como señala la STMUE de 6 de mayo de 2016, "en su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias". En su caso, la dificultad estribará en determinar el cálculo de la concreta licencia a la vista de los usos del sector pero ello no priva de efectividad al modo resarcitorio elegido, reflejo de una acción de enriquecimiento injustificado.

A. los beneficios obtenidos por el infractor. Caso Pasapalabra, STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 )

Esta tercera opción constituye en realidad una restitución propia de una condictio por intromisión. No constituye una solución propiamente indemnizatoria porque no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción.

79. Y citando jurisprudencia anterior (véase la STS 95/2009, de 2 de marzo), señalaba que no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial para que proceda la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor, ni que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto.

9.- Por tal razón, para que proceda la restitución del beneficio obtenido por el infractor, es irrelevante que el titular del derecho infringido explote o no directamente tal derecho, porque es irrelevante el beneficio que hubiera podido obtener, ya que lo relevante es qué beneficio ha obtenido el infractor por la intromisión en un derecho cuyo contenido patrimonial atribuye a su titular las utilidades pecuniarias que con el mismo puedan obtenerse.

B. el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El sistema de indemnización mínima del artículo 43.5 LM . Caso Nuba [2019].-

80. Superando las iniciales dudas interpretativas, el Tribunal supremo en el Caso Nuba [2019] ( STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 -ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ) fija doctrina jurisprudencial considerando que el articulo 43.5 LM tiene naturaleza indemnizatoria y que, por tanto, establece una presunción iuris tantum de existencia de daño.

[El artículo 43.5 LM] contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

III. fijación de la indemnización en el presente caso.

81. La parte actora solicita los beneficios obtenidos por DISTINTIVA como consecuencia de la infracción de las Marcas Makeblock así como una condena por daños morales de 25.000 € y los gastos de investigación.

82. En cuanto a los beneficios obtenidos por DISTINTIVA, se entienden por tales:

(i) El beneficio bruto percibido por DISTINTIVA, directa o indirectamente, por la venta de productos bajo el nombre comercial "Makeblock España" incluyendo, entre otros:

o Productos oficiales fabricados por MAKEBLOCK comercializados por DISTINTIVA;

o Productos de DISTINTIVA o de terceros (accesorios, herramientas, manuales, etc.) comercializados bajo la identidad de "Makeblock España" incluyendo tanto los que se han etiquetado con las Marcas Makeblock como los que, siendo fabricados por terceros, se han ofertado a través de la tienda online alojada en y/o bajo el nombre comercial "Makeblock España".

(ii) El beneficio bruto percibido por DISTINTIVA, directa o indirectamente, por la prestación de servicios, directamente o a través de terceros, bajo el nombre comercial "Makeblock España" incluyendo, entre otros, la prestación de servicios formativos.

(iii) El beneficio bruto percibido por DISTINTIVA, directa o indirectamente, por la suscripción de licencias o acuerdos de colaboración con terceros bajo el nombre comercial "Makeblock España" incluyendo, entre otros, los derivados de la creación de una red de centros asociados al amparo del nombre comercial "Makeblock España".

83. Los Criterios Indemnizatorios i, ii y iii deberán aplicarse en el período temporal que comprende desde el 1 de julio de 2017 hasta el cese de la actividad infractora y en el territorio de la Unión Europea (el "Período Relevante").

84. De los anteriores, se corrige la fecha de inicio, dado que debemos situarla en acto de requerimiento extrajudicial por lo que la indemnización comprenderá desde el 31 de octubre de 2017 hasta el cese de la actividad infractora y en el territorio de la Unión Europea (el "Período Relevante").

85. Se estiman igualmente los gastos de investigación.

86. En cuanto a los daños morales, la parte actora no justifica ni acredita suficientemente los mismos, por tanto, se desestima la misma.

OCTAVO.- Multas coercitivas.

87. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 LM, cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

88. Somos conscientes de que la cuestión suscita cierta controversia y no pocos problemas en sede de ejecución. No obstante lo anterior, hemos de decantarnos por una aplicación literal de la ley. Por tanto, la sentencia no procede a la imposición de multa alguna, sino que será al tiempo de despacho de ejecución, y mediante pieza separa da multa, como se procederá a la imposición y, en su caso, a la liquidación de la cuantía indemnizatoria correspondiente.

89. Por tanto, no procederá la fijación del dies a quo, ni de la cuantía indemnizatoria, sino a la luz de las circunstancias concurrentes una vez se despache ejecución, bien provisional, bien definitiva.

NOVENO.- Infracción de los derechos de propiedad intelectual.

90. Ha quedado acreditado que una vez se terminó el contrato de distribución la demandada ha continuado empleando Terminado materiales fotográficos y videográficos propiedad de la actora.

91. Como señalaba la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 6 de octubre de 2017 en el Caso BLUM ), la Ley de Propiedad Intelectual no solo protege las obras fotográficas sino también las meras fotografías en el artículo 128 LPI, por lo que la protección debe extenderse también a las fotografías que, con fines publicitarios, se obtienen por la actora con la finalidad de incluirlas en su página web. En este sentido, el artículo 128 LPI establece que quien realice una fotografía u otra reproducción obtenida por procedimiento análogo a aquélla, cuando ni una ni otra tengan el carácter de obras protegidas en el Libro I, goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública, en los mismos términos reconocidos en la presente Ley a los autores de obras fotográficas Es claro que no ha transcurrido el plazo de protección dada la antigüedad de los propios artículos fotografiados.

92. Por todo ello, cabe declarar que el empleo del material fotográfico supone actos de reproducción, distribución y comunicación pública en todas sus vertientes dado que la demandada se ha limitado a descargar imágenes de la web de MAKEBLOCK (www.makeblock.com) e incluirlos en su página web y en sus propios materiales lanzando una "Guía de Manejo".

93. No obstante lo anterior, la declaración de infracción no se acompaña en el suplico de consecuencia alguna.

DECIMO.- acciones de competencia desleal:

En la medida en que se ejercita la acción de competencia desleal con carácter subsidiario no resultaría necesario entrar a resolver sobre la misma. No obstante, por el interés del presente caso, algo diremos.

Como recordaba la SAP Alicante, sección 8ª, de 28 de septiembre de 2020 (Roj: SAP A 2341/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2341) la relación entre el ámbito de protección otorgado por la legislación de competencia desleal y el ámbito de protección otorgado por la legislación de propiedad industrial debe resolverse a través del principio de complementariedad relativa, como ha señalado el Tribunal Supremo. Decía la Audiencia Provincial en aquel caso:

Con carácter previo, hemos de delimitar el ámbito de protección marcario y el ámbito de protección de la competencia desleal. A estos efectos, resulta muy ilustrativa la STS de 15 de septiembre de 2017 :

" 1.- Como hemos recordado en la sentencia 94/2017, de 15 de febrero , la normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal cumplen funciones diferentes. Mientras que la primera protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, un derecho de exclusiva generador de un ius prohibendi a favor de su titular, la segunda protege el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por la eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales.

No obstante, la Ley de Marcas, al proteger los signos que permiten identificar el origen empresarial de los productos y servicios, contribuye también a mantener el correcto funcionamiento del mercado, al excluir el error en las decisiones de adquisición de bienes o contratación de servicios.

2.- También decíamos en dicha resolución que la coexistencia entre una y otra normativa se caracteriza por lo que se ha venido en llamar una "complementariedad relativa" ( sentencias 586/2012, de 17 de octubre ; 95/2014, de 11 de marzo ; y 450/2015, de 2 de septiembre ). Vista la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva.

La solución ha de provenir de la determinación de en qué casos debe completarse la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

Por un lado, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas, en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos. De ahí que haya de comprobarse si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

Por otro, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido (sentencia 95/2014, de 11 de marzo).

Como dijimos en la sentencia 586/2012, de 17 de octubre : "[e]n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez".

En aplicación del principio de complementariedad relativa, una vez declarada la infracción marcaria por riesgo de confusión ya no procede entrar a examinar los actos de confusión como ilícito anticoncurrencial porque no se aportan elementos fácticos distintos de los considerados en la infracción marcaria ni tampoco se aprecia un desvalor en la conducta de FRESH ajeno y distinto al que ya ha sido objeto de la infracción marcaria.

94. Finalmente, recordemos que, como señala la doctrina, si un supuesto no eneja en los concretos elementos de los tipos específicos de consumidores, habrá que examinarlo desde el tipo o cláusula general de deslealtad. Los tipos concretos alegados son los tipos previstos en los artículos 5 y 6 relativos actos de engaño y actos de confusión respectivamente. Por las razones que luego se dirán seguiremos el orden inverso y analizaremos primeramente los actos de confusión para posteriormente analizar los actos de engaño.

95. Si bien el juicio de confusión atiende a la comparación entre el signo registrado y el signo presuntamente infractor, en el ámbito de la competencia desleal interesa otra perspectiva concurrencial, la de los signos tal y como son empleados en el mercado, esto es la forma en que los mismos se integran en la dimisión competitiva de las empresas al tiempo de prestar sus servicios y ofrecer sus productos. En el presente caso, es necesario analizar esa doble dimensión. La puramente marcaria y la de competencia desleal, dado que algunos actos podrían recibir el reproche de deslealtad superando, con ello el desvalor propiamente marcario, por existir un desvalor concurrencial, un reproche de antijuricidad, mayor.

UNDÉCIMO-. Infracción del artículo 6 LCD .

I. Tipo: Actos de confusión.

Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica

96. En la STS de 12 de junio de 2007 (ROJ: STS 4444/2007 - ECLI:ES:TS:2007:4444 ), el Tribunal Supremo señalaba que el riesgo de asociación consiste en la confusión que se produce en los consumidores al crear en los mismos la creencia errónea acerca de que los productos (el que se imita y el imitado) tienen el mismo origen empresarial. El riesgo de asociación se contempla en el art. 6º LCD como causa más genérica y en el art. 11 de la propia Ley como una aplicación concreta (S. 19 junio 2003 ), haciendo referencia el art. 11 a la imitación del producto y el art. 6º a la imitación de la presentación en el mercado (SS. 11 mayo 2004 y 7 julio 2006 ). Es suficiente que se cree el riesgo y la probabilidad fundada del error en el consumidor acerca de que los productos proceden del empresario genuino (regla "a minori ad maius").

97. A su vez, para apreciar el riesgo, se habrá de tomar en cuenta, en el aspecto subjetivo, el tipo de consumidor medio, el que normalmente no se detiene en una minuciosa comparación o comprobación o no se para en los pequeños detalles, y, en el aspecto objetivo, la impresión visual del conjunto que revele la identidad o semejanza, en cuyo aspecto debe prevalecer el juicio de la instancia siempre que la base fáctica no resulte desvirtuada mediante la apreciación de error en la valoración probatoria, y el juicio jurídico sobre la aplicación del concepto jurídico indeterminado a los hechos fijados resulte razonable y coherente.

98. En este sentido, más allá de que la confusión o asociación se suele generar mediante el empleo de marcas u otros signos distintivos idénticos o similares a los de terceros, el riesgo de confusión puede producirse incluso en el caso de que exista un riesgo de confusión entre signos, como sucedía en el caso Sorpresa ( STS, Sala 1ª, de 4 de marzo de 2020 -ROJ: STS 783/2010 - ECLI:ES:TS:2010:783) relativo a huevos de chocolate huevos que contienen un juguete, particularmente cuando se incorporan elementos gráficos y denominativos aptos para llevar a error al consumidor.

99. Resulta así importante, a los efectos de delimitar el ilícito de deslealtad que nos ocupa, en relación con el propio principio de complementariedad (descartada además la protección por vía de derechos de exclusiva) que la aplicación de la competencia desleal no puede servir para lograr soluciones antinómicas con la protección de derechos de exclusiva y, en particular, para lograr por vía de la sanción de deslealtad, la protección de aquellas situaciones que no hubieran sido protegibles por vía de derechos de monopolio.

100. Como tal, el hecho de que una empresa haya tenido una idea que haya gozado de buena recepción por el público destinatario no otorga como tal ningún derecho de monopolio y, por tanto, debe descartarse el posible uso de la ley de competencia desleal para reprimir la posible competencia del resto de operadores del mercado.

101. Por tanto, los competidores, en línea de principio deben poder reproducir la idea fabricando un producto idéntico siempre que no generen confusión en el mercado.

II. Análisis del presente caso.

102. Es cierto que la confusión es inmanente a la infracción declarada pero ello no impide que, en determinados casos, se pueda apreciar la existencia de un ilíto desleal que haya ido más allá.

103. En el presente caso se trata de la confusión generada en relación con el uso concreto que se ha hecho de las marcas en el mercado. La demandada no se ha limitado a prestar servicios o productos con el signo infractor sino que ha generado todo un ecosistema en el que la identidad misma de la marca era la esencia de la operativa mercantil de la misma.

104. En este sentido, de la prueba practicada y la documental aportada, se aprecia que, incluso para este juzgador, la propia pagina web de distintiva, no ya mediante el empleo del nombre de dominio www.makeblock.es que incluye solamente el signo del tercero, da a entender que Makeblock y Distintiva son la misma cosa.

105. En este sentido, es suficientemente instructivo que el contacto de la página web se establece con "Makeblock España" y no con Distintiva. Se hace uso de un signo que ni siquiera es un signo registrado.

106. En este sentido, es ilícita la creación de una red no autorizada de centros certificadores al margen de la titular marcaria, hasta el punto de que los terceros colaboradores no podían distinguir realmente quien era el origen de la contratación, si Distintiva o Makeblock. Es el caso de Ro-bótica, The Robot Academy, Formación Galeno, Centro Makama o Escuela Stem. El tiempo transcurrido impidió la mayor parte de las pruebas y devino inútil las practicadas en el acto de juicio pero las pruebas documentales consistentes en las respuestas dadas por algunas de ellas son suficientemente elocuentes del grado de confusión existente.

107. Tal es el punto que se ha llegado a acuerdos en nombre de Makeblock España con terceros, una sociedad inexistente, dado que la sociedad es Distintiva, distribuidor autorizado (en su día), de Makeblock España.

108. Distintiva no se presenta en el mercado por tanto como un distribuidor. Distintiva se presenta en el mercado como una de filial de Makeblock en España, lo que constituye una verdadera suplantación de identidad corporativa (mediante la información dada en la web, diseño, uso de signos e imagen comercial) de forma que era difícil considerar que los productos y servicios ofrecidos por Makeblock España no procedían de Makeblock ni de ninguna filial sino de un distribuidor que, a partir de 2017, carecía de derechos.

109. Todo ello constituye una conducta observada en el mercado que genera confusión en cuanto a la identidad de las prestaciones.

DUODÉCIMO.- actos de engaño

I. Tipo: actos de engaño.

Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos:

[...] g) La naturaleza, las características y los derechos del empresario o profesional o su agente, tales como su identidad y su solvencia, sus cualificaciones, su situación, su aprobación, su afiliación o sus conexiones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual, o los premios y distinciones que haya recibido

II. II. análisis del presente caso

110. Como hemos señalado anteriormente, Distintiva no se presenta en el mercado como un distribuidor. Distintiva se presenta en el mercado como una de filial de Makeblock en España, lo que constituye una verdadera suplantación de identidad corporativa (mediante la información dada en la web así como en noticias de prensa y difusión del proyecto, diseño web, uso de signos e imagen comercial) de forma que era difícil considerar que los productos y servicios ofrecidos por Makeblock España no procedían de Makeblock ni de ninguna filial sino de un distribuidor que, a partir de 2017, carecía de derechos.

111. Tales hechos no solo constituyen un acto de confusión sino también un acto de engaño. En este sentido algunos actos son ambivalentes. Por ejemplo, la celebración de contratos con terceros en nombre de "Makeblock España". Relevante son las noticias del documento 14 en las que se advierte que todas las referencias son a Makeblock España. Se llega a decir que el Sr. Diego en su "fundador" cuando ni se trata de una sociedad ni se trata de un proyecto. Y absolutamente relevante es la entrevista en ParcelaDigital.com realizada a Hernan el 22 de septiembre de 2022, por tanto poco antes de recibir la orden de cese, en la que el responsable del proyecto educativo de BQ asume con naturalidad que "recientemente BQ y Makeblock se han unido para potenciar el uso de la tecnología robótica en aulas de formación". Y, posteriormente, refiere con igual naturalidad que la relación es con Makeblock España sin advertir que tal nombre no es un signo registrado y que la verdadera sociedad es Distintiva.

112. Esto es, se genera la impresión de que el empresario detrás de la contratación es Makeblock sin advertir que Makeblock España no es ninguna filial sino simplemente un distribuidor no exclusivo. Ello constituye una información que por su forma de presentación puede alterar el comportamiento económico de los destinatarios al incidir sobre la identidad del empresario así como los derechos de propiedad intelectual (sentido amplio) que, en modo alguno, pertenecían a Distintiva.

DECIMO TERCERO.- Publicación de la sentencia.

113. Señala la doctrina que la publicación de la sentencia, prevista en las leyes de propiedad intelectual es un remedio autónomo, formal y sustantivamente independiente de las demás acciones de defensa y en especial lo es tanto respecto de la acción de remoción como de la indemnización de daños y perjuicios (MASSAGUER). Por ello, la publicación no procede en todo caso, no es una consecuencia que deba establecerse como mero automatismo sancionador frente a la infracción. Como señala la por todas, la STS, Civil sección 1 del 03 de mayo de 2017 ( ROJ: STS 1653/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1653 ): debe estar justificada en atención a la finalidad perseguida, que puede ser contribuir a la efectividad del cese y a la remoción los efectos de la infracción o, eventualmente, compensar el perjuicio. Y en cualquier caso la publicación, por su contenido y los medios empleados, debe ser adecuada y proporcionada.

114. Como colorario, la necesidad de la publicación no debe establecerse en abstracto sino en atención a las circunstancias concurrentes lo que obliga a la parte actora a establecer un interés legítimo y concreto en que se difunda la sentencia como medio para hacer pública la tutela judicial recibida, impidiendo con ello nuevas infracciones.

115. En el presente caso, la publicidad parece establecer en cierto sentido en abstracto puesto que no se ha realizado un análisis concreto de las circunstancias que exigen la publicación especialmente a través de canales generalistas que no atienden a la publicidad a través de la red, a revistas especializadas y sin que se analice si dicha publicación puede ser efectiva a efectos de remoción de los posibles efectos de confusión que se hayan podido establecer en el mercado. La publicación de la sentencia debe realizarse de forma ciertamente quirúrgica para evitar las medidas de escarnio. No decimos que ello haya sido lo buscado por la actora en su demanda, sino simplemente que la medida debe ser adecuada a las circunstancias del caso para que la misma no infrinja su propia naturaleza resarcitoria o de remoción de los efectos.

116. No obstante lo anterior, tenemos que tener en cuenta que la situación infractora se mantiene a día de hoy y que el uso de las marcas, que hemos declarado infractor, implica un riesgo claro de confusión. Y que el uso en el mercado se ha realizado con la finalidad de vehiculizar el público objetivo de Makeblock respecto de Distintiva. En este sentido, actualmente, en la página web se puede seguir observando esa confusión permanente en la que el distribuidor se ha situado al nivel del fabricante y titular marcario.

117. En la medida en que los productos de Makeblock están destinados al público en general, los medios de difusión solicitados nos parecen correctos sin que sea necesario acudir a medios especializados dada la naturaleza de los productos y servicios que se ofrecen. El cese se solicita en 2017, momento en el que Distintiva tenía que haber cesado inmediatamente en el uso de la marca. De no acordar la difusión no podremos remover todos los efectos de la infracción puesto que Distintiva, al menos en el mercado español, ha empleado la marca con la finalidad de generar la ilusión de que Makeblock es distintiva hasta el punto de firmar acuerdos con terceros sin autorización del titular marcario que, en algunos casos, suponían incluir la marca de tercero en el empaquetado y publicidad de terceros dentro del mismo. Esto es, se trata de actuaciones ciertamente parasitarias de la marca resultando necesaria la publicación a los efectos de garantizar el conocimiento de la sentencia dictada por el público en general.

118. A lo anterior hay que añadir que, por motivos ajenos a este Juzgador e incluso ajenos a las propias partes, como ha sido la crisis COVID-19 y las dificultades encontradas al tiempo de la practica de la prueba, la situación de infracción se ha mantenido ciertamente en el tiempo.

DECIMO CUARTO.- Costas procesales.

119. De conformidad con el artículo 394 de la LEC, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

120. Sin perjuicio de que el presente caso podría ameritar para una estimación sustancial, debemos tener en cuenta que el tiempo transcurrido ha impedido la práctica de la prueba en la forma admitida en la audiencia previa lo que ha afectado a las posibilidades probatorias de las partes. Es necesario tener en cuenta este hecho unido a que ambas partes, al tiempo de la celebración colaboraron activamente con este Juzgado para poder practicar la prueba admitida, con todas las dificultades existentes recurriendo en su caso a medidas tecnológicas. Es por ello, que en un ejercicio de común prudencia y considerando que la prueba admitida se vio especialmente afectada por el gran transcurso del tiempo, es por lo que no debemos, en este caso puntual, y sin perjuicio del gran esfuerzo de las partes, imponer costas a ninguna de ellas.

121. Es cierto que consideramos que la prueba era excesiva y no era necesario el despliegue llevado a cabo. Sin embargo, admitida la misma, debemos tener en cuenta el tiempo transcurrido.

Visto lo anterior,