Sentencia Civil 127/2023 Juzgado de lo Mercantil de Madrid nº 6, Rec. 262/2021 de 08 de septiembre del 2023

PRIMERO.- Jurisdicción, competencia y procedimiento.

La competencia objetiva y territorial para conocer de la presente causa corresponde a este Juzgado, según lo dispuesto en el art. 45 y ss de la L.E.Civil; habiéndose tramitado por los cauces del proceso ordinario, de conformidad con los arts. 249 y 399 de la Ley Rituaria.

SEGUNDO.- Posición de las partes.- Motivos de oposición.

1.- En términos generales y sin perjuicio del examen separado del relato fáctico por razón de cada acción ejercitada, por cuanto la demandante ejercita acciones de infracción, cesación, remoción y prohibición invocando los derechos de exclusiva derivados de la Ley de Propiedad Intelectual y de la Ley de Marcas [-a la que adiciona de modo subsidiario la invocación de prácticas desleales por razón de las conductas protectoras del mercado y de la buena fe, propias de la Ley de Competencia Desleal-], viene a afirmar -en esencia- que en los primeros años de la década de 1980, Dña. Gabriela (q.e.p.d.) y sus hijos D. Javier y D. Jesús, crearon un método de aprendizaje y desarrollo de la escritura manual, que incorpora como uno de sus instrumentos esenciales en sus cuadernos y materiales didácticos el uso de las denominadas 'cuadrovías'; método y materiales didácticos que se han venido imprimiendo y comercializando bajo la denominación de 'MÉTODO LAMELA PARA LA PREESCRITURA Y LA ESCRITURA'.

2.- Añade la mercantil demandante que para la protección de dicho método y de sus materiales y cuadernos con las indicadas 'cuadrovías', en diciembre de 2008 solicitó y obtuvo el registro del signo marcario nacional nº M-2858067(7), denominativo 'Cuadrovía Lamela', para la clase 16 del Nomenclator [-titularidad de la demandante por transferencia en fecha 20.10.2011-]; signo que incorpora en la comercialización del método de preescritura y escritura, así como en los manuales, materiales de apoyo del profesor y alumno, cuadernos y materiales didácticos.

3.- Afirma asimismo la demandante que la mercantil demandada, dedicada profesionalmente al sector de la papelería, viene comercializando cuadernos que incorporan en sus páginas las 'cuadrovías' de apoyo a la escritura, siendo idénticas o muy semejantes a las creadas por Dña. Gabriela y sus hijos [-cuyos derechos de explotación han cedido a la mercantil demandante-], al tiempo que tales cuadernos se promocionan y anuncian bajo la denominación 'MELA', CUADRO MELA y TIPO MELA, en clara referencia a los productos de la demandante; afirmando de modo subsidiario que tal utilización de las 'cuadrovías' y las indicadas promociones, en caso de no estar protegida por derechos de exclusiva [-industrial o intelectual-] suponen conductas de aprovechamiento del esfuerzo ajeno, de carácter desleal.

4.- Frente a ello viene a sostener la demandada, junto a distintas cuestiones de naturaleza procesal, que -en esencia- los métodos de enseñanza no pueden ser objeto de protección y exclusiva por la LPI, negando legitimación activa a la mercantil demandante para el ejercicio de tales acciones, así como originalidad y altura creativa.

En relación con las infracciones marcarias niega y rechaza la presencia en sus catálogos de productos que incorporen, o aludan o evoquen los signos registrados por la demandante.

Y en relación a las conductas de competencia desleal niega que la introducción de vías en las cuadrículas de sus cuadernos suponga aprovechamiento del esfuerzo ajeno, al tiempo que niega el uso en el mercado y en sus promociones de los términos que se indican en la demanda.

TERCERO.- Cuestión procesal previa.- Preclusión de hechos y fundamentos [ art. 400 L.E.Civil ] respecto a las acciones de infracción, remoción, prohibición y cesación, al amparo de la Ley de Propiedad intelectual.

1.- Así expuestos los antecedentes mínimos necesarios para fijar el ámbito de la controversia, como cuestión procesal previa alega la demandada que habiendo iniciado la demandante un previo proceso en el año 2017 [doc. nº 1 de la contestación] por infracción de diseño industrial sobre hojas de cuadernos para escribir, cuadriculadas [-que finalizó con sentencia de 20.1.2019 declarando la nulidad del citado registro de diseño nº 510.251-], la demandante no hizo valer las acciones de propiedad intelectual que ahora invoca en sustento de su derecho de exclusiva sobre el método de escritura y los materiales y cuadernos de aprendizaje, pudiendo hacerlo en fundamento de su pretensión infractora; por lo que de conformidad con el art. 400 L.E.Civil debe estimarse precluida la posibilidad de invocar derechos de exclusiva nacidos de la protección de la propiedad intelectual.

2.- Afirma la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 10.11.2022 [ROJ: STS 4103/2022] que "...La sentencia 189/2011, de 30 marzo, resume así los requisitos de aplicación del art. 400 LEC: "el artículo 400 persigue que el actor haga valer en el proceso todas las causas de pedir de la pretensión deducida. Por ello, el complejo supuesto que condiciona la aplicación de la sanción que el mismo establece se integra (a) por la realidad de dos demandas - sentencia 452/2010, de 7 de octubre -; (b) por ser diferentes las causas de pedir alegadas en ellas, lo que puede deberse tanto a que lo sean sus elementos fácticos -'diferentes hechos'-, como normativos -'distintos fundamentos o títulos jurídicos'-; (c) por haber podido ser alegada en la primera demanda la causa de pedir, en cualquiera de los aspectos de su doble vertiente, que fue reservada para el proceso ulterior - 'resulten conocidos o puedan invocarse'-; y (d) por haberse pedido lo mismo en las dos demandas".

2.3.- En la sentencia 768/2013, de 5 de diciembre, declaramos que el art. 400 LEC ha de interpretarse en el sentido de que no pueden ejercitarse acciones posteriores basadas en distintos hechos, fundamentos o títulos jurídicos cuando lo que se pide es lo mismo y cuando tales fundamentos, fácticos y jurídicos, pudieron ser alegados en la primera demanda (lo que tampoco supone que el litigante tenga obligación de formular en una misma demanda todas las pretensiones que en relación a unos mismos hechos tenga contra el demandado).

3.- De la mencionada sentencia 331/2022, de 27 de abril, se desprende, como idea general, que la preclusión se justifica en la medida en que "no es admisible una multiplicación injustificada de litigios sobre cuestiones que puedan solventarse en uno solo". De hecho, afirma que, conforme a los arts. 400 , 222 y 219 LEC , en la relación entre una demanda previa de declaración de responsabilidad contractual y una demanda posterior de condena al pago de la indemnización resultante de dicha responsabilidad, "tendría sentido apreciar la preclusión, pues no es admisible [...] promover dos pleitos cuando el interés del demandante pueda satisfacerse por completo en uno solo". Y solo cabría excepcionar dicha regla cuando concurran circunstancias especiales que, por generar una incertidumbre sobre la responsabilidad del demandado, justificaran un interés legítimo en obtener un previo pronunciamiento declarativo en un primer procedimiento...".

3.- Pues bien, haciendo aplicación de tal doctrina al presente supuesto, tras la lectura de la demanda de 2017 [doc. nº 1 de la contestación] y de la sentencia de la A.P. de Navarra de 20.12.2019 [doc. nº 49 de la demanda] resulta que mientras la primera demanda descansa sobre la invocada existencia de un registro de diseño industrial sobre "... hojas de cuadernos para escribir cuadriculadas en las que se resalta con trazo azul más grueso alguna de sus líneas de cuadrículas horizontales, con separación entre ellas de un espacio o intervalo regular de dos, tres o cuatro líneas de cuadrículas no resaltadas..." [F.Dcho 5º de la sentencia de 20.12.2019], en cuya virtud se ejercitan acciones de infracción, cesación, remoción y prohibición y daños y perjuicios.

Por el contrario, en la presente demanda y en lo que hace a las acciones de propiedad intelectual, la demandante ejercita iguales acciones [-salvo la de resarcimiento-] alegando que el método de aprendizaje y los materiales de apoyo, de ejercicios y los cuadernos de trabajo y ejercicios, suponen una creación nueva y original del intelecto humano, digno y merecedor de protección.

Resulta de ello que mientras el proceso judicial previo se inició por razón del registro de determinadas formas incorporadas a los cuadernos [-respecto de los cuales la A.P. de Navarra negó la novedad en atención al estado de la técnica y registros y publicaciones anteriores-] por la incorporación, en la forma en que se hizo y registró por la demandante, de las 'cuadrovías'; en el presente proceso la invocación fáctica y jurídica se sustenta en una expresión formal superior [-el método de aprendizaje y sus materiales instrumentales, incluidas las 'cuadrovías', claro está-], y para ello sostiene la presencia de originalidad y altura creativa [-que no novedad y singularidad del título de diseño industrial ex art. 5 LDI-].

Debe, por ello, rechazarse tal excepción, entrando en el examen de la misma, junto a las demás formuladas.

CUARTO.- Infracción de los derechos de exclusiva derivados de la Ley de Propiedad Intelectual.- Falta de legitimación activa.

1.- Estimando este tribunal, en línea con los escritos forenses iniciales, que resulta lógica y necesaria la iniciación del examen de las acciones ejercitadas [dos principales, por propiedad intelectual e industrial, y una subsidiaria por competencia desleal-] por el análisis de la infracción de los derechos de exclusiva sobre la obra denominada 'MÉTODO DE LECTURA Y ESCRITURA LAMELA'.

2.- Si bien la demandada niega a la mercantil demandante la titularidad de los derechos económicos de explotación de dicha obra, estima este tribunal que de modo previo a ello resulta necesario determinar si tal obra es susceptible de protección por las normas de la propiedad intelectual; por cuanto se solicita y reclama la protección de un método de aprendizaje de habilidades humanas, cuales son la escritura y la lectura.

3.- Del examen del doc. nº 4 de la demanda, en el que se incorpora parcialmente impresiones e imágenes del documento registrado y depositado en 1986 en la Dirección General de Cultura del Gobierno de La Rioja, resulta que lo descrito en el mismo es un método científico, en el que se desarrolla y define un completo programa de actividades, de medios, de instrumentos [barajas, cartillas, cuadernos de trabajo, etc.-], tanto para el profesor como para los alumnos, dirigido en sus distintas fases de progresión y ordenando y explicando la programación y evolución de acceso del alumno a vocales y consonantes, concretos materiales y cartillas para ello, a los fines del desarrollo de la prelectura y lectura (cartillas), preescritura y escritura (cuadernos), en los alumnos de infantil.

Y en tal método integral y completo de enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura en la etapa de infantil, las 'cuadrovías' que se incorporan a los cuadernos de preescritura y escritura [son un total de 6 para la preescritura y de 21 para la escritura], son un elemento más, si bien esencial, de dichos cuadernos.

4.- Así descrito el método científico de aprendizaje y sus materiales para la escritura y la lectura, estima este tribunal que el mismo carece de las cualidades para la protección por razón de la exclusión de aquella protección de las obras consistentes en métodos científicos de aprendizaje y pedagógicos.

En relación con esta concreta expresión de la creatividad humana es doctrina recogida en sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 7.6.1995 [ ROJ: STS 3284/21995], en relación a unos cuadernos y libretas impresas para la práctica del cálculo y de la caligrafía en parvulitos, se afirma que "... Está claro que las Leyes sobre propiedad intelectual se refieren sólo a "obras" que sean resultado de una "creación" individualizada y personalizada, con una "paternidad" en concepto de "autor"-, - No significa que todo lo reproducido por las artes gráficas, es decir, todos los "productos" de esta industria se conviertan automáticamente en "obras" de literatura, arte o ciencia-, -Esta distinción entre simples "productos" de la industria y "obras" de creación literaria, artística o científica vale igualmente para la pintura o para el labrado de la piedra y otros materiales o para su moldeo tridimensional, etc.-...".

Y añade que "... para la protección en concepto de propiedad intelectual no es suficiente que una obra haya sido producida o publicada, sino que debía "ser hija de la inteligencia, ingenio o inventiva del hombre, con exclusión de lo que por su naturaleza, uso o costumbre está fuera del derecho de una persona y es del dominio de todos", y se destacaba que sólo merece protección lo que es producto de la inteligencia, "circunstancia que no puede atribuirse a las fórmulas objeto del expediente, ya que su sencillez y simple confección, más que hijo de las facultades mentales del hombre, es un trabajo de sus sentidos"-, -Estas consideraciones son trasladables a los cuadernos escolares de los diversos industriales que los vienen editando y comercializando desde tiempo remoto, como material escolar de uso común y general, según muestra que obra en autos-..."; para concluir que "... a) Es inadmisible cualquier pretensión de exclusiva sobre supuestos métodos o conocimientos pedagógicos, a la vez que en modo alguno puede ser objeto de propiedad intelectual la "concepción intelectual e intelectiva de una materia" o la "innovación pedagógica contenida en una obra", según expresiones de la sentencia recurrida...".

5.- Haciendo aplicación de tal doctrina al presente supuesto y obra registrada por Dña. Gabriela en el año 1986, resulta que el método científico descrito para el progresivo aprendizaje escolar en la etapa infantil [-antes denominados parvulitos-] de las habilidades de escritura y lectura, supone creación científica en el se describen las etapas y fases de los contenidos y su duración, ordenación de materiales teóricos y prácticos, con instrucciones para el profesor y de práctica y ejecución por los alumnos; por lo que las teorías, información, sistemas y métodos de enseñanza y aprendizaje que incorporan no pueden ser protegidos por derechos de exclusiva, en cuanto elementos, ideas y conocimientos de libre y general utilización por las técnicas científicas de la pedagogía.

6.- Cierto es que si las ideas, los descubrimientos, los conceptos y principios científicos, teorías, procesos, técnicas y sistemas de aprendizaje, no son protegibles como obra científica, también lo es que la expresión formal concreta plasmada por el autor en base a tales elementos sí que podría obtener aquella protección; pero para ello es preciso que la plasmación de tales teorías, ideas y sistemas de lugar a una exteriorización científica que tenga [-en la específica expresión en que se materializan-] una altura creativa y singularidad original.

Y tal singularidad, originalidad y altura creativa no aparece acreditada por la demandante respecto al método y tiempo de su creación y registro; máxime cuando la invocación de tal originalidad la reduce y limita -en esencia- a un elemento instrumental (materiales de trabajo del alumno) y parcial (solo útil para el aprendizaje de la escritura), cual es la incorporación de las líneas paralelas precedidas de un tren, sobre hoja impresa cuadriculada; y que protegida inicialmente como diseño industrial fue declarado nulo [-por falta de novedad, no de originalidad-] por la sentencia de la A.P. de Navarra, antes indicada.

7.- Y si no existe obra protegible, resulta irrelevante determinar la titularidad real de los derechos económicos del MÉTODO PARA LA ESCRITURA Y LA LECTURA LAMELA.

Procede, por ello, desestimar la pretensión declarativa 1ª de la demanda, junto con los pronunciamientos de condena que, en sustento de ella, se ejercitan en el suplico.

QUINTO.- Infracción de los derechos de exclusiva derivados de la Ley de Marcas.

A.- Posición de las partes.

1.- Ejercita la demandante EDITORIAL LAMELA, también de modo

principal, acciones de infracción, cesación, prohibición y remoción, afirmando en esencia- que registrada a su favor la marca nacional nº 2.858.056(7) [-docn nº 20 de la demanda-], de la clase 16ª, denominativa 'Cuadrovía Lamela' [-que incorpora al método de aprendizaje de escritura y lectura, así como a los cuadernos y materiales que lo implementan y desarrollan-], la demandada viene comercializando -al menos desde su catálogo de 2017- diversos cuadernos en los que se incorporan las líneas paralelas en un tono más intenso, sobre página cuadrícula, precedidas de un camión, denominando comercialmente a tales cuadernos como 'MELA', 'CUADRO MELA' o 'TIPO MELA' [-doc. nº 39 en la adquisición y doc. nº 40 en catálogo electrónico, junto a otros catálogos en soporte papel que aporta al doc. nº 41 a 43-].

2.- Frente a ello viene a sostener la demandada MAKRO PAPER que la inclusión de tales denominaciones y productos en sus catálogos no acredita que los mismos hayan sido comercializados con tales signos, y que lo son con las marcas y denominaciones 'CAMPUS' y 'PLUS OFFICE', que el demandado tiene registradas a su favor.

Niega además que en sus catálogos posteriores a 2015 se haga uso del término 'MELA' ni ninguno similar; y que ejercitada por la hoy actora una demanda en el año 2017 por igual infracción marcaria entre iguales partes [-doc. nº 50 de la demanda-], aquella desistió.

B.- Régimen jurídico.- Examen de la pretensión.

1.- Dispone el art. 34.1 L.Ma. que el registro de la marca confiere a su titular un derecho exclusivo sobre la misma; de tal modo que configurando las conductas infractoras de dicho derecho de exclusiva el apartado 2º de dicho precepto faculta al titular de dicha marca "... para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios...", cuando -entre otros supuestos- "... a) El signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada..."; así como cuando "... b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca...".

2.- En interpretación de dicho precepto señala la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20.9.2017, asunto T-386/15 afirma que el riesgo de confusión presupone la identidad o una similitud entre las marcas en conflicto y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que dichas marcas designan, tratándose de requisitos acumulativos.

Añade la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 13.9.2017 [ROJ: STS 3282/2017], con cita de numerosa doctrina, que las pautas a seguir en la apreciación y valoración de dicho riesgo de confusión justificativo de la infracción son las siguientes:

"... i) El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance [...].

"ii) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes [...].

"iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [...]. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [...].

"iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (...).

"v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [...].

"vi) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales ( Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre

)"...".

3.- En términos semejantes la Sentencia de la Audiencia Provincial de

Madrid, Sección 28ª, de 25.1.2019 [ROJ: SAP M 1048/2019] afirma que "... señala la SAP de Madrid, sec. 28ª (mercantil), nº 523/2017, de 27 de noviembre , FJ 3º, que:

"El riesgo de confusión consiste en que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance. Los criterios de comparación que han de aplicarse son los propios del Derecho de marcas, en que el riesgo de confusión posee carácter normativo.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo sistematizó los criterios a considerar del siguiente modo (entre otras sentencia 151/17, de 2 de marzo ):

"La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ].

De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente , teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].

En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97 ), Canon c. Metro).

A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado yrazonablemente atento y perspicaz . No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentesdetalles , (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" ( Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre

)".

Si bien debe tenerse en cuenta el carácter distintivo de la marca anterior para apreciar el riesgo de confusión, este solo es un elemento entre otros que intervienen en dicha apreciación. Por tanto, incluso en presencia de una marca anterior de escaso carácter distintivo, por una parte, y de un signo que no constituya una reproducción completa, por otra, puede existir riesgo de confusión, en particular, por la similitud de los signos y de los productos o servicios de que se trate (STPI de 16 de marzo de 2005, L?Oréal. As. T- 112/03 , apdo. 61) ". (énfasis añadido)...".

2.- Haciendo aplicación de tal doctrina al presente supuesto, atendiendo a la documentación unida a los docs. 39 a 44 -inclusive-, estima este tribunal que si bien la demandada MAKRO PAPER utiliza en sus catálogos de cuadernos escolares y universitarios sus propios signos distintivos, en los pie de fotografías y en las descripciones del producto, añade y adiciona los vocablos 'MELA', 'TIPO MELA' y 'CUADRO MELA'; de tal modo que resulte evidente y obvio que tales denominaciones hacen referencia a "... hojas de cuadernos para escribir cuadriculadas en las que se resalta con trazo azul más grueso alguna de sus líneas de cuadrículas horizontales, con separación entre ellas de un espacio o intervalo regular de dos, tres o cuatro líneas de cuadrículas no resaltadas..." [en los términos descritos por el F.Dcho

5º de la sentencia de 20.12.2019 de la A.P. de Navarra].

Es decir, tales indicaciones al consumidor aparecen dirigidas a informarle de que, de modo similar al citado método, el cuaderno ofertado incorpora en su cuadrícula las líneas paralelas resaltadas, precedida de un elemento móvil [-sea barco, camión o tren-] que indica dónde comienza la escritura, y qué líneas de escritura se realizan.

4.- Siendo ello así, estima este tribunal que la similitud entre las denominaciones 'CUADROVÍA LAMELA' registrada por la demandant,e y 'CUADRO MELA' usada por la demandada, atendiendo al grado de similitud fonética, gramatical, posicional y conceptual, determina que un usuario normalmente informado, ante igual producto de cuaderno escolar con hojas cuadriculadas, le surja la creencia de que tales productos son comercializados y/o fabricados por la demandante, o bajo su autorización o licencia.

Resulta de ello que no es el trazo azul más grueso en líneas paralelas el objeto de protección y de exclusiva, sino el uso de las expresiones MELA, CUADRO MELA o TIPO MELA unido a la comercialización de ese específico cuaderno con tales concretas características. Ello habrá de determinar las consecuencias sobre los pronunciamientos de condena que luego se analizarán.

Debe concluirse así la presencia de infracción de los derechos de exclusiva por razón de la comercialización de los productos y referencias que constan en los docs. º 39 a 44 -inclusive-, nada más; sin que la adición por la demandante de signos registrados propios impida la presencia de dicha infracción marcaria al adicionar al signo registrado de su titularidad la referencia a signo registrado por la demandante para identificar sus propios cuadernos, tengan o no aquellas líneas paralelas en trazo más grueso y locomotora.

SEXTO.- De las otras acciones por infracción marcaria.

1.- Desestimada la invocación de infracción de derechos de propiedad intelectual y estimada la presencia de infracción marcaria, lo que hace innecesario el examen de la acción subsidiaria por infracción de las normas de competencia desleal, al estimarse una de las acciones mero-declarativas principales formuladas-], solicita la demandante dentro de los pronunciamientos declarativos que, cuando sea firme la sentencia mero declarativa de infracción, si la parte demandada no da cumplimiento en 15 días a la cesación en los actos de infracción de marca, se fije una indemnización [-lo que vuelve a solicitar dentro de los pronunciamientos de condena ex art. 44 L.Ma.-] de 600.-€ diarios, esto es, 18.000.-€ mensuales.

2.- Tal pretensión debe ser desestimada; y ello no solo porque tal plazo vulnera el dispuesto en el art. 548 L.E.Civil para el voluntario cumplimiento de las Resoluciones judiciales [-tanto firmes como provisionalmente ejecutivas-]; sino porque tal pronunciamiento es propio del proceso de ejecución, y no del de declaración y de condena.

En tal sentido afirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 28 de octubre de 2022 [ROJ: SAP M 15231/2022], al interpretar el art. 44 L.Ma., que "... El objeto de esta disposición puede fácilmente ponerse en relación con la previsión del art. 711 LEC , el que con carácter general establece multas coercitivas para lograr, siempre en trámite de ejecución de sentencia, la realización de aquella actividad que se persigue con la vía de apremio. Y esa remisión expresa al trámite específico de ejecución de sentencia, se realiza en el texto legal tanto para la fijación del dies a quo para su devengo como la cuantía de la cuota diaria. Ello implica, adicionalmente, que para su aplicación y efectividad se habrá de seguir los trámites y los recursos establecidos en esa vía de ejecución.

Por lo tanto, el pronunciamiento realizado no se ajusta a la opción legislativa finalmente empleada por el legislador nacional para la transposición del art. 11 de la Dtva. CE 2004/43, respecto de las medidas para la efectividad de los mandamientos judiciales en materia de infracción marcaria, el cual ha sido, como indica el citado art. 44 LM , remitir su aplicación a la ejecución de sentencia, con sus trámites específicos...".

Será, por ello, en dicho trámite cuando la parte ejecutante pueda solicitar en su demanda ejecutiva la fijación de tal indemnización coercitiva a su favor, razonando su cuantía y extensión objetiva [-elementos y productos o servicios a que se refieren las condenas de remoción, cesación y prohibición, en su caso-].

Ello obliga a desestimar la pretensión E [-debe entenderse que es la D-] de los pedimentos mero declarativos.

3.- Dentro de los pronunciamientos de condena, tras instar la tradicional condena a que el demandado esté y pase por los pronunciamientos declarativos [-que solo lo será respecto a la infracción marcaria-], solicita la demandante EDITORIAL LAMELA que la demandada proceda al cese y a la abstención del uso de las 'cuadrovías', lo que debe rechazarse y desestimarse parcialmente.

Se concluyó anteriormente que el resaltado con trazo azul más grueso alguna de sus líneas de cuadrículas horizontales, con separación entre ellas de un espacio o intervalo regular, precedidas de una locomotora de tren, no aparece protegido ni por los derechos de autor ni por las facultades nacidas de la exclusiva marcaria, en cuanto referida a cuadernos.

No es, ha de reiterarse, el uso de tales 'cuadrovías' [-debe recordarse que registradas como diseño industrial, por sentencia de la AP de Navarra de 2020 se declaró la nulidad del título por falta de novedad-] lo que funda la infracción apreciada, sino el uso de vocablos que por su similitud fonética, conceptual y posicional, asocian los cuadernos de los docs. nº 39 a 44 -inclusive- a la editorial demandante.

Es por ello que la condena al cese y a la abstención lo será respecto a tales vocablos y denominaciones, no respecto a la 'cuadrovía', de lícito uso; lo que debe extenderse a los catálogos, materiales publicitarios, referencias de producto; no habiendo quedado acreditado que los cuadernos incorporen las expresiones MELA, CUADRO MELA o TIPO MELA, por lo que la pretensión de destrucción de los cuadernos que incorporan la 'cuadrovía' ha de ser desestimada. Ningún derecho de exclusiva ostenta la demandante sobre ellas; solo sobre la denominación que incorpora a sus cuadernos, con o sin 'cuadrovías'.

4.- Finalmente solicita la demandante la condena de la demandada a publicar, a su costa, en dos diarios nacionales 'El Mundo' y 'El País', el encabezamiento y la parte dispositiva, así como en otros publicaciones especializadas del sector, que ya se elegirán; afirmando la editorial demandante que ello resulta necesario para los consumidores tengan conocimiento de que los productos no están vinculados ni proceden ni están garantizados por la demandante, por razón de la notoriedad de la marca.

Es doctrina recogida en Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 14.6.2019 [ROJ: SAP M 9794/2019], con cita de la Sentencia de igual Sección de 1.7.2004, que dicha condena, independiente de la acción de resarcimiento antes analizada, que"... no debe olvidarse que la publicación de la sentencia no es una sanción -por más que resulte onerosa para la parte condenada-, no se trata de un castigo a imponer al que comete un acto de competencia desleal, sino que es una medida que sólo deberá ser adoptada cuando, después de ponderar todas las circunstancias concurrentes en el caso concreto, aparezca como necesaria, atendiendo a los intereses y a los efectos derivados del acto desleal...".

Y añade la citada Resolución, a los efectos que nos ocupa, que "... Respecto de ese régimen legal, las SsTS nº 263/2017, de 3 de mayo, FJ 7 º , o nº 302/2016, de 9 de mayo , FJ 19º , permiten establecer las siguientes notas:

(i).- La publicación de la sentencia no tiene un carácter necesario e imperativo que derive sin más de la estimación de la acción principal, sino que es una facultad que debe ser pedida por la parte procesal y acordada por el tribunal bajo la apreciación de sus presupuestos habilitantes.

(ii).- Tal medida no tiene un carácter sancionador, sino que debe justificarse la necesidad de acudir a dicha publicación de la sentencia.

(iii).- Ello debe ser relacionado con el alcance de la plena satisfacción de los intereses del perjudicado, que aparezcan tutelados en la ley, de forma que sirva como medio para lograr los fines de restablecimiento perseguidos en la norma. Así, en particular, con ella debe buscarse la reposición en el mercado de la posición concurrencial del competidor perjudicado, la restauración de la estructura de consumo existente antes del acto de competencia desleal, o la reparación de perjuicios causados que no resulten directamente cuantificables...".

En la presente causa no cabe duda que la intensidad de los actos de infracción presentan una relevancia temporal muy significada [-más de seis años de actividad infractora desde el catálogo digital y físico-], pero la limitada utilización del signo de la demandante en cuanto no se incorpora al producto, sino a los actos promocionales, de publicidad, de catálogo y referencial, así como de búsqueda en internet, aconsejan limitar la publicación del Fallo y del encabezamiento a una única publicación especializada en el comercio de papelería infantil y escolar.

Estima por ello este tribunal que la reparación del perjuicio reputacional y comercial causado por la demandada mediante el uso promocional y publicitario, debe limitarse a la inclusión indicada; y la ausencia de la indicación de la publicación especializada determina que solo su identificación en la demanda ejecutiva -en su caso- pueda permitir al demandado el cumplimiento voluntario de tal pronunciamiento en el plazo que le atribuya el tribunal.

La publicación de la sentencia se muestra como un cauce idóneo para reparar en el mercado y en potenciales compradores los perjuicios derivados de la asociación y confusión generada. Ahora bien, la publicación quedará limitada al encabezamiento y al Fallo de la sentencia.

SÈPTIMO.- Costas.

Dada la desestimación de la demanda, de conformidad con el criterio del vencimiento dispuesto en el art. 394 L.E.Civil, las costas causadas a las demandadas serán satisfechas por el demandante.

Vistos los preceptos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación,