Sentencia Civil Nº 1/2012, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 267/2011 de 09 de Enero de 2012

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA N.º 267 ( C- 11 ) 11.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 996 / 09.

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA n.º 1.

SENTENCIA NÚM. 1/12

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a nueve de enero del año dos mil doce.

El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por BACARDI & COMPANY LTD y BACARDI ESPAÑA, SA, apelantes por tanto en esta alzada, representadas por la Procuradora D.ª ESTHER PÉREZ HERNÁNDEZ, con la dirección de la Letrada D.ª MÓNICA ESTEVE SANZ; siendo la parte apelada DINSA WORLD WIDE DISTILLERS, SA, representada por la Procuradora D.ª FRANCISCA CABALLERO CABALLERO, con la dirección del Letrado D. JAIME DE RIVERA LAMO DE ESPINOSA.

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria, se dictó Sentencia, de fecha 20 de enero del 2011, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Que debo desestimar la demanda interpuesta por BACARDI & COMPANY LTD y BACARDI ESPAÑA SA contra DINSA WORLD WIDE DISTILLER SA, absolviendo a la demandada de las pretensiones contra ella formuladas.".

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 22 / 11 / 11, en que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido a la complejidad del asunto, la extensión de los escritos de interposición del recurso y de oposición, y a permisos del magistrado ponente.

Fundamentos

PRIMERO. Planteamiento del litigio y resolución del Juzgado de Marca Comunitaria. Ámbito de la apelación.-

Ejercitadas en la demanda, acumuladamente, sobre la base de la titularidad de tres marcas comunitarias, de una marca nacional y de una pretendida marca unionista notoriamente usada y no registrada, sendas acciones de infracción de dichas marcas y de competencia desleal, la sentencia apelada efectúa los siguientes razonamientos de interés, expuestos ahora muy en síntesis, que conducen a la íntegra desestimación de aquélla.

Con relación a la acción a la infracción de la marca unionista no registrada, notoriamente usada, consistente en el color azul zafiro pantone 306 - C, la sentencia razona que, de conformidad con el art. 34.5 LM y art. 6 bis del Convenio de París , el titular de una marca de ese tipo puede ejercitar el ius prohibendi previsto en el art. 34.2 LM . Analiza la resolución, desde la perspectiva de la legislación comunitaria y de la jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los principios que rigen sobre la aptitud de un color para constituir un signo distintivo de un producto, llegando a la conclusión de que corresponde a la parte actora la prueba de que el color azul zafiro, por su uso, ha llegado a ser apto para identificar la ginebra que se envasa en la botella que tiene ese color, de modo que, simplemente por el mismo, se le atribuya una procedencia empresarial determinada, que distinga el producto del de otras empresas, teniendo en cuenta que, con relación a las bebidas alcohólicas, es jurisprudencia asentada que se trata de productos de consumo corriente, respecto de los cuales el público pertinente es el consumidor medio de los productos de gran consumo, y no, limitadamente, los bebedores habituales de ginebra. Sobre la base de diez aspectos que la sentencia relaciona, el magistrado concluye que no hay prueba suficiente de que el uso del color azul zafiro sirva para transmitir una información precisa del origen empresarial de la ginebra, es decir, por el uso del color no ha adquirido carácter distintivo, razón por la que no considera que exista infracción que pueda sustentarse en la pretendida marca invocada por la demandante.

Con relación a la infracción de las tres marcas comunitarias ( art. 9.1.c Reglamento Marca Comunitaria ) y de la marca nacional ( arts. 34 y concordantes LM ), tras indicar que el consumidor relevante de los productos signados con ellas es el consumidor medio y que existe identidad aplicativa entre los productos comercializados por las partes, la resolución procede a la comparación de los signos enfrentados llegando a la conclusión de que existen abundancias divergencias visuales entre los signos marcarios tridimensionales registrados y el envase comercializado por la demandada, razón por la que tampoco aprecia riesgo de confusión. Por todo ello, considera que no existe infracción marcaria.

Tampoco se considera la existencia de una infracción de la marca notoria de las actoras, notoriedad que no se discute.

No aprecia actos de competencia desleal, conforme a la doctrina de que no cabe examinar la posible infracción concurrencial cuando el mismo supuesto de hecho ha sido ya enjuiciado desde la óptica de la legislación marcaria.

Recurre la sentencia la otrora parte demandante, reproduciendo las alegaciones vertidas en la primera instancia. El objeto del pleito queda, pues, reproducido en todos sus términos en esta segunda instancia.

Se abordarán los distintos motivos de recurso siguiendo el propio orden de la resolución recurrida.

SEGUNDO. La protección de la marca no registrada, notoriamente conocida.-

Mantiene la apelante que es titular de una marca no registrada, notoriamente conocida, consistente en el color azul zafiro pantone C-306-C, para ginebras.

Como titular de dicha marca, habría de dispensársele la protección prevista en el art. 34 LM , pues su número 5 dispone que " Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada "notoriamente conocida" en España en el sentido del art. 6 bis del Convenio de París , salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2 ". Es decir, el titular de esa marca no registrada podría prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilizaran en el tráfico económico cualquier signo idéntico a la misma, para productos idénticos ( art. 34.2.a LM ), o cualquier signo idéntico o semejante que, por ser idénticos los productos, implique riesgo de confusión del público, incluido el riesgo de asociación ( art. 34.2.b LM ).

La sentencia apelada analiza, en primer término, si la marca no registrada existe, pues la alegación de la demandante es que el color azul zafiro, aplicado a la ginebra que comercializa, es una marca no registrada que ha adquirido su carácter distintivo a consecuencia de su uso. Es decir, la sentencia aborda la cuestión de si el mero uso que la demandante ha venido haciendo de dicho color, al aplicarlo a las botellas de ginebra BOMBAY SAPHIRE que comercializa, ha sido apto para transmitir una información precisa sobre el origen empresarial de dicho producto y para distinguirla de otras ginebras del mercado, algunas de las cuales también se presentan en botellas con tonalidades azules, pues ello sería lo que permitiría hablar de marca, en un sentido jurídico. Y llega a la conclusión de que ello no se ha producido, al valorar, de modo harto pormenorizado y sumamente correcto, el material probatorio existente en el procedimiento.

El recurso de apelación insiste en los siguientes alegatos, expuestos ahora en síntesis: cuando BOMBAY SAPHIRE se lanzó al mercado de las ginebras, en el año 1994, ninguna botella de ginebra utilizaba el color pantone 306-C o tonalidad parecida, con lo que queda claro el carácter precursor del mismo y ha permitido que el público estableciera un vínculo entre dicho color y el producto; la singularidad del uso de dicho color se ha incrementado y reforzado con el paso del tiempo por el esfuerzo de BACARDI, en publicidad, promoción y marketing, hasta el punto de que el color se ha convertido en la seña de identidad del producto; la prueba determina, al entender de la parte, que tanto los profesionales de la hostelería y restauración como los consumidores asocian el color azul pantone con el producto BOMBAY SAPHIRE. Por todo ello, se reitera, se dan cumplidamente los elementos establecidos por la jurisprudencia para la adquisición de carácter distintivo y notoriedad del color azul pantone 306-C como perteneciente al producto BOMBAY SAPHIRE, a consecuencia de su uso.

Al abordar el motivo impugnatorio que nos ocupa, no deja de llamar la atención a este Tribunal el ingente esfuerzo alegatorio y de prueba de la otrora demandante para obtener la protección que impetra, sobre la base de una marca no registrada (en definitiva, un color), teniendo en cuenta que la actora BACARDI & COMPANY LTD, cuando en su día decidió proteger sus signos con solicitudes de marca, no las ciñó exclusivamente a dicho color (en el año 1995, solicitó una marca nacional tridimensional y una marca comunitaria también tridimensional, botellas en ambos casos, aunque solo en la segunda, cuya representación es en color, se distingue en la botella el color azul pantone que nos ocupa). Es decir, con independencia del valor que el color azul pudiera tener, como elemento distintivo de la ginebra BOMBAY SAPHIRE (que, se reitera, comenzó a comercializarse en España en el año 1994), la sociedad antes citada no solicitó el registro del citado color como marca de su producto, sino, bien al contrario, solicitó el registro de marcas tridimensionales, en las cuales el color es un elemento más del signo. Es paradójico, pues, que, existiendo marcas registradas conforme al libre arbitrio de la parte actora (que, insistimos, nunca ha solicitado el registro del color para distinguir la ginebra), pretenda obtener la protección marcaria de la mano de un signo no registrado, que, a la vista de dichas marcas, es tan solo un elemento conformador de las mismas, en conjunción con otros de distinta índole. En esta misma línea argumentativa, del hecho de que para la protección de sus signos distintivos la demandante no haya optado en exclusiva por el color, sino por el color junto con un tipo de envase determinado, en el que aparecen también, entre otras, las palabras BOMBAY SAPHIRE, deriva la propia asunción de la ausencia de la distintividad, en exclusiva, de dicho color. Dicho de otro modo, lo que se ha querido proteger, al obtener el registro de varias marcas tridimensionales, es el total conjunto del signo, conformado por múltiples elementos, en los que el color es, simplemente, uno de ellos. Lo que se pretende ahora es, disociando las marcas tridimensionales registradas, obtener la protección marcaria por vía de considerar que lo auténticamente distintivo de la marca es el color, no registrado.

La demandante reitera que la ginebra BOMBAY SAPHIRE comenzó a comercializarse en España en el año 1994. Ya se ha dicho que la marca nacional tridimensional se solicitó el 10 de mayo de 1995 y una de las comunitarias, también tridimensional, se solicitó el 30 de septiembre de 1996. Con la primera de las citadas (la nacional tridimensional), tal y como se dice en la demanda, se pretendía la obtener la exclusividad del color azul, en relación con botellas de los productos designados. Su representación gráfica es la siguiente:

Con la segunda (comunitaria tridimensional), tal y como se detalla en la demanda, se protegía la conjunción de los diferentes elementos que la componen: forma de la botella, el característico color azul de la botella, la etiqueta en que figura la denominación BOMBAY SAPHIRE "con la que se identifica el producto" y la forma y el color del tapón. Su representación gráfica es la siguiente.

Se comprueba, pues, que cuando la parte actora quiso proteger sus signos distintivos, allá por los años 1995 y 1996, no optó por solicitar el registro del color, sino por el registro de un signo tridimensional: una botella con los múltiples elementos, ya citados, que la conforman.

Más aún, cuando, ya con posterioridad a esas fechas, solicitó el registro de nuevas marcas comunitarias (en los años 2000 y 2001), nuevamente optó por signos tridimensionales, en los que el color era uno de sus variados elementos conformadores. Llama la atención, sin embargo, que respecto de estas dos marcas comunitarias, el signo tridimensional se vaya "simplificando", permítase la expresión, hasta el punto de que, en una de ellas, el color ocupe ya, por sí solo, una posición más importante dentro del conjunto.

La primera de estas marcas registradas tiene la siguiente representación gráfica:

La segunda marca comunitaria referida, en la que, como se dice en la demanda, se protege la forma de la botella, el color azul zafiro y la forma y el color del tapón, tiene la siguiente representación gráfica:

De lo dicho hemos de concluir que la demandante lo que ha venido haciendo es usar sus marcas registradas como modo de permitir que el público estableciera el vínculo entre las mismas y el producto. El color, como mero elemento integrante, junto con otros, de la marca, ha sido conocido por el público precisamente por el uso que se ha hecho de las marcas registradas. Todo el esfuerzo publicitario y de marketing que se ha hecho de la ginebra, en el que predomina el uso del color azul, lo ha sido para la promoción de la ginebra, identificada por sus marcas registradas. Resulta, por tanto, en cierto modo contradictorio, que el titular de marcas tridimensionales registradas, que las usa para los fines distintivos que les son propios, pretenda, años más tarde de los registros, disociar sus marcas en diversos elementos y solicitar protección, sobre la base de uno solo de ellos, afirmando que éste es una marca no registrada; más aún cuando el conocimiento del color por parte del público y su asociación con un producto determinado ha venido de la mano del uso de las marcas tridimensionales en que dicho color se integra.

El argumento expuesto en los párrafos precedentes corrobora la consideración de que la marca no registrada aducida por la parte demandante no existe, sin siquiera entrar en disquisiciones sobre su notoriedad. Lo que existen son varias marcas tridimensionales registradas, de las que se ha hecho uso como tales. No aceptamos, pues, que un elemento integrante de dichas marcas tridimensionales, por el uso que se ha hecho de éstas, se haya convertido en una marca autónoma, susceptible de protección por vía del art. 34.5 LM .

En cualquier caso, coincidimos plenamente con los razonamientos vertidos en el fundamento de derecho tercero de la resolución recurrida, cuya extensión, detalle, contundencia y precisión eximen de reproducción por parte de este Tribunal, y a los cuales nos remitimos a fin de evitar inútiles reiteraciones.

La prueba practicada en el procedimiento, valorada correctamente por el juzgador de instancia, no permite considerar que el color azul empleado por la actora en la botella de ginebra BOMBAY SAPHIRE haya adquirido, por el uso, carácter distintivo tal que permita considerar el nacimiento de una marca, al margen del registro, la cual pueda ser protegida, de conformidad con el mencionado art. 34.5 LM . Cierto es que el uso de tal color fue, en su día, innovador, y que en la profusa publicidad de la ginebra se suele utilizar el mismo; pero no menos lo es que, según la apreciación de este tribunal, el color es, tan solo, uno de los elementos característicos del producto; elemento que, junto a otros (particularmente, al diseño de la botella y a las palabras BOMBAY SAPHIRE), son los que permiten la atribución de su origen empresarial y su diferenciación con otras ginebras del mercado. La utilización del color azul (generalmente, acompañado por la imagen de la botella y las palabras BOMBAY SAPHIRE) es evocadora del producto, pero no consideramos que, por sí sola, y de acuerdo con la prueba obrante en el procedimiento, haya permitido a dicho signo la adquisición del carácter distintivo preciso para que merezca protección como marca no registrada. Téngase en cuenta que la percepción del consumidor relevante no es necesariamente la misma en el caso de utilización de un color que en el caso de una marca denominativa, figurativa o tridimensional, ya que dicho consumidor no tiene la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su color, al margen de todo elemento gráfico o textual y, por consiguiente, es más difícil de acreditar el carácter distintivo cuando se trata de un color que cuando se trata de una marca denominativa o figurativa.

Por lo dicho, se desestimará este motivo de recurso.

TERCERO. La infracción de las marcas registradas.-

Respecto de la marca nacional y las tres marcas comunitarias, cuya representación gráfica consta en el anterior fundamento de derecho, en la demanda se ejercitaron diversas acciones por infracción, sustentadas, en primer término, en los arts. 34.2.b LM ( El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca ) y art. 9.1.b RMC (" La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca "); es decir, acciones fundadas en el uso de un signo semejante o similar a la marca registrada que, por ser idénticos los productos signados con ellos, implica riesgo de confusión por parte del público.

La sentencia apelada razona:

A) La identidad aplicativa de los productos (ginebra).

B) Que el público relevante es el consumidor medio, pues el producto está dirigido al público en general, sin que se pueda predicar que su grado de atención sea especialmente elevado.

C) Que lo protegido con las marcas registradas es la botella con sus específicas configuraciones, entre las que se encuentra el color, y con sus aditamentos concretos, como la etiqueta o los relieves, en algún caso.

D) En el cotejo visual de los signos enfrentados, que se hace particularizado con relación a cada una de las marcas registradas, se detallan las importantes diferencias existentes entre ellos, de modo que, atendidas las abundantes divergencias visuales entre los signos marcarios tridimensionales registrados y el envase de la demandada, concluya el magistrado de instancia que no existe riesgo de confusión.

La apelante insiste en los argumentos vertidos en la contestación a la demanda.

No está de más, antes de seguir adelante, recordar el trato que merecen las marcas tridimensionales en el análisis comparativo que ahora nos incumbe, fundamentalmente desde la perspectiva del riesgo de confusión.

Como reitera una vez más la STS de 18 de marzo de 2010, que recoge lo que entiende constituye hoy ya una interpretación uniforme de la Directiva 89/104 /CEE, de 21 de diciembre de 1.988, para la configuración de un concepto esencialmente comunitario, debe entenderse que el riesgo de confusión consiste que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance - sentencia de dicho Tribunal de 22 de junio de 1.999, C-342/97 , Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Andel BV, 17 -, señalándose en esta misma Sentencia que el riesgo de confusión debe ser investigado a la vista de todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes - sentencias de 11 de noviembre de 1.997 , C-251/95, Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport , 22; de 22 de junio de 1.999 , C-342/97 , 18; de 22 de junio de 2.000 , C-425/98, Marca Mode CV c. Adidas AG y otra, 40; de 10 de abril de 2.008, Convenio Colectivo de Empresa de PLAYA NEGRA, S.A./07, Adidas AG y otra c. Marca Mode CV y otras, 29 -, tomando en consideración la impresión de conjunto producida por las marcas en el consumidor medio, que las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles - sentencia de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95 , 23 -, si bien, apunta esta Sentencia, ello no significa que, tratándose de marcas compuestas o de marcas mixtas, no pueda existir un elemento dominante en el que recaiga la mayor fuerza identificadora - sentencia de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95 , 23 -.

Además, el riesgo de confusión, que es menor cuando la marca anterior no goza de especial notoriedad y contiene pocos elementos imaginarios, resulta tanto más elevado cuanto mayor sea la fuerza distintiva de aquella - sentencias de 11 de noviembre de 1.997 , C-251/95 , 23 y 25 , y de 22 de junio de 1.999 , C-342/97 , 20 -.

Por último, dice la referida resolución, para averiguar la similitud entre los productos o servicios identificados con los signos confrontados se han de tener en cuenta todos los factores influyentes, como la naturaleza de los mismos, su destino y utilización... - sentencia de 29 de septiembre de 1.998, 39/97 , Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., 23 -.

Tratándose de marcas tridimensionales, particularmente botellas, y desde un punto de vista marcario, la comparación entre la marca registrada y el signo presuntamente infractor deber teniendo en consideración todos los aditamentos que componen los signos tridimensionales registrados, tal cual aparecen, sin que, en principio, haya de considerarse que alguno o alguno de los mismos son meramente elementos decorativos: todos ellos son auténticos índices identificadores del signo, elementos, en suma, precisos para la protección; y ello, claro está, sin perjuicio de que, alguno de ellos, pueda aparecer como elemento nuclear, dominante, del signo.

La apelante, cuando aborda la cuestión de la confrontación de los signos enfrentados (tanto en la demanda como en el escrito de interposición del recurso de apelación) lo hace comparando la botella de ginebra de la demandada con las cuatro marcas registradas, en su conjunto (por todas, véase el folio 88 de la demanda), si bien, más adelante, "desciende" a las similitudes concretas de dicha botella con cada una de las marcas registradas. La sistemática seguida por el magistrado de instancia es correcta: la confrontación debe efectuarse, separadamente, respecto de cada una de las marcas registradas, tal cual lo han sido. Obviamente, y dado que las marcas registradas son distintas entre sí, y contemplan distintas perspectivas, más o menos detalladas, de una botella, lo que no es dable es "crear" una marca tridimensional nueva por la conjunción de las distintas marcas tridimensionales registradas.

Como se ha anticipado, se antoja sumamente correcta la comparación entre signos que se efectúa en la sentencia apelada. Como una imagen vale más que mil palabras, analicemos la confrontación entre la botella comercializada por la demandada y la marca tridimensional comunitaria n.º 323576 a partir de la visualización de ambas, en una misma fotografía, tomada por este Tribunal (que coincide con la perspectiva de las fotografías del folio 59 de la demanda, documento n.º 43 de los acompañados a la misma):

Las similitudes entre los signos, susceptibles de crear riesgo de confusión, se residencian por la parte actora (folios 46, 47, 93 y 94 de la demanda) en cinco aspectos:

a) El color azul de la botella.

b) La forma de la botella en forma de piedra preciosa, Bombay que emplea corte "baguette" y Goa que emplea el corte o talla "brillante".

c) La representación, en color blanco y grabados en las dos caras laterales paralelas de la botella, de las especies botánicas que componen el producto.

d) El color azul oscuro del tapón.

e) La denominación de la bebida, que evoca a Bombay (ciudad de la India), pues Goa es también una ciudad de la India.

De inmediato, se advierte que uno de los factores antedichos (el de la letra "c") no puede ser tenido en cuenta en la comparación: en la marca tridimensional que nos ocupa no es posible ver las dos caras laterales paralelas de la botella. La protección únicamente se dispensa a la representación gráfica registrada, no a elementos no representados, que no merecen, pues, protección marcaria.

Realmente, los otros cuatro factores se antojan de todo punto insuficientes para considerar que la marca y el signo son similares, a la vista de las abundantes divergencias entre ellos, ya reseñadas en la resolución recurrida; por citar algunas: la dimensión de las botellas, el propio tapón, la etiqueta (presente solo en el caso de BOMBAY SAPHIRE) y, por último, y como elemento absolutamente diferenciador entre ambas, el denominativo. No es posible establecer parecido alguno entre BOMBAY SAPHIRE (palabras que parece ser que rodean una imagen femenina) y GOA (bajo lo que parece ser una flor de loto). Desde luego, el corte en talla de joya de ambas botellas, el color, o que BOMBAY y GOA que sean ciudades de la India, y que ello pueda originar confusión entre el público relevante, se antoja un argumento artificioso desde el momento en que el público relevante desconoce el tallaje de joyería aplicado a botellas, y capta la generalidad del envase, distinto en ambos casos; el color azul que aparece en ambas no es el elemento predominante en ninguna y Bombay ciertamente es una ciudad conocida de la India (la ciudad más poblada y una de las más pobladas del mundo, con casi catorce millones de habitantes), pero no lo es Goa.

Qué duda cabe, en la marca de la actora el elemento denominativo es predominante, al entender de este Tribunal. Dicho elemento, según el criterio de este Tribunal es el que aparece como predominante en la impresión de conjunto frente al resto de elementos gráficos, por su enmarque y tamaño, dominando la imagen de la marca y de la etiqueta, siendo la que el público destinatario guarda en la memoria, pues la regla general es la prevalencia en las marcas mixtas del elemento fonético. Y la diferencia entre ambos elementos denominativos es absoluta y no ofrece dudas, tanto fonética como conceptual, e incluso gráficamente solo coinciden los colores de las letras pero no su número ni grafías.

Si las diferencias entre la botella de GOA y la marca dicha son importantísimas, más si cabe lo son con el resto de marcas registradas, cuya representación gráfica, ya expuesta en otro fundamento, es la siguiente:

Realmente, a la vista de la botella de GOA y las anteriores marcas, las diferencias son abrumadoras.

El riesgo de confusión es inexistente, al entender de este Tribunal. " Las abundantes divergencias visuales entre los signos marcarios tridimensionales registrados y el envase de la demandada " (sic, sentencia recurrida), no obstante la identidad aplicativa, impiden la existencia de riesgo de confusión, entendido, como ya se dijo al comienzo de este fundamento, en la posibilidad de que el público pueda creer que la ginebra BOMBAY SAPHIRE y la GOA proceden de una misma empresa o de empresas vinculadas.

En la conocida sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo del 2005 se reconoce que es al elemento denominativo al que, en general, se otorga una función relevante o de predominio en la comparación entre los signos. En ese caso concreto, dicho elemento se consideró que podía quedar diluido si lo que se pretende no es la identificación de un cava marca Freixenet, frente a un cava marca Codorniu, sino algo más específico, esto es, un tipo determinado de cava. En el caso que nos ocupa, y aún cuando se haya ensalzado la calidad del producto BOMBAY SAPHIRE, realmente se trata de una ginebra, al igual que el `producto envasado por la demandada. Pero ya hemos dicho, y reiteramos, los envases presentan serias diferencias, que impiden considerar la existencia de riesgo de confusión, en los términos vistos.

Por lo dicho, sin necesidad de mayores disquisiciones, y remitiéndonos en lo no abordado expresamente a los muy correctos razonamientos de la resolución recurrida, desestimaremos el motivo impugnatorio.

CUARTO. La infracción de las marcas notorias.-

La actora también ha pretendido obtener tutela por vía de los arts. 34. 2.c (" El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada ") y 9.1.c RMC (" La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos ").

Aún cuando la dicción literal de los preceptos pudieran insinuar que la protección que en ellos se dispensa a las marcas notorias tan solo se produce cuando el signo se utiliza para productos o servicios no similares a aquéllos para los que está registrada la marca, es consolidada la jurisprudencia comunitaria (por todas, sentencia del Tribunal de Justicia, sala segunda, de 6 de octubre de 2009 , en el conocido como Asunto Pago, que remite a la sentencia de 9 de enero de 2003, Davidoff, C 292/00 , Rec. p. I 389, apartados 24 y 25, en relación, concretamente, con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104) que indica que, a pesar de su texto y en atención a la estructura general y los objetivos del sistema en el que se inscribe dicho artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento, la protección de las marcas comunitarias renombradas no puede ser menor en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares que en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares.

Téngase en cuenta que, aplicado el signo presuntamente infractor a un producto idéntico (ginebra), de no admitirse la tesis antedicha, las marcas de la demandante no podrían obtener protección de la mano de los preceptos que ahora nos ocupan.

Esta protección exige de la concurrencia de varios requisitos, acumulativos:

El primero, que el signo sea idéntico o semejante a la marca registrada.

El segundo, que ésta sea notoria o renombrada.

El tercero, que se utilice para productos o servicios idénticos, similares o no similares a aquéllos para los que está registrada la marca.

El cuarto, que la utilización del signo sea realizada sin justa causa.

El quinto, que con la utilización de dicho signo se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca, o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca.

En la resolución recurrida se hace un pormenorizado análisis, que comparte este Tribunal y al cual nos remitimos, sobre todo con relación al quinto de los presupuestos indicados.

Ahora bien, entiende este Tribunal que la ínfima semejanza existente entre los signos enfrentados (tal cual se ha expuesto en un anterior fundamento) impide que se pueda dispensar a la ahora apelante la protección que impetra. Ya se ha dicho que, entre las marcas tridimensionales y el envase de la demandada existen abundantísimas diferencias que impiden, siquiera, considerar la semejanza entre los signos, tal cual concluye el magistrado de instancia. En la sentencia recurrida, recordemos, tan solo se reconoce "solo parcialmente a nivel conceptual se aprecia una semejanza, al identificar BOMBAY y GOA a dos territorios de la India", sin atribuir a la "coloración azul" del envase el carácter de elemento principal en el juicio comparativo, al haber otros de especial trascendencia, en las marcas tridimensionales, como son su forma y, en una de ellas, el elemento denominativo. Ciertamente, entendemos que, con tan exiguo bagaje, mal puede considerarse que un signo tan dispar con las marcas registradas sea apto para indicar la conexión entre el producto y el titular las mismas o para suponer un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de ellas.

Dicho de otro modo, la utilización de un signo divergente con una marca registrada, para designar un mismo producto, es absolutamente posible en nuestro derecho marcario e impediría, en todo caso, considerar que dicho uso lo es sin justa causa, que es otro de los requisitos precisos para la aplicación de los preceptos que nos ocupan.

Desestimaremos, por tanto, de igual modo, este motivo de recurso.

QUINTO. La tutela concurrencial.-

La resolución recurrida no aprecia actos de competencia desleal, dicho sea muy en síntesis, conforme a la doctrina de que no cabe examinar la posible infracción concurrencial cuando el mismo supuesto de hecho ha sido ya enjuiciado desde la óptica de la legislación marcaria.

Insiste la apelante en que el comportamiento desleal de la demandada es susceptible de ser tipificado en cuatro preceptos de la LCD: arts. 5 (cláusula general), 6 (actos de confusión), 11 (actos de imitación) y 12 (explotación de la reputación ajena).

Como punto de partida, conviene recordar lo que establece la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 22 de junio del 2011 : " Las legislaciones sobre marcas y diseño (...) protegen derechos subjetivos sobre los correspondientes bienes inmateriales, dotados de una facultad de exclusión con alcance " erga omnes ". La legislación sobre la competencia desleal no tiene esa misión, sino la de servir de instrumento de ordenación de conductas en el mercado.

Es cierto que la imitación de un producto o del signo que lo diferencia de otros puede perturbar el correcto funcionamiento de las leyes de la oferta y la demanda, al generar riesgo de error en los consumidores sobre el origen empresarial del primero y, consecuentemente, viciar la decisión de quien se dispone a adquirirlo; o implicar el aprovechamiento de la reputación ganada con su esfuerzo por un competidor.

También es cierto que esa conexión, entre unas y otras normas, puede justificar que las que tipifican ciertos actos concurrenciales como ilícitos entren en juego cuando la violación de las reglas por las que se rige el mercado sea el resultado de una invasión del ámbito objetivo de la facultad de exclusión reconocida al titular de un derecho sobre un bien inmaterial especialmente protegido.

Pero, para ello es necesario que los comportamientos imputados o las consecuencias derivadas de ellos no sean los mismos tomados en consideración para la protección de los repetidos derechos subjetivos. De darse la identidad entre unos y otras la legislación a aplicar es, exclusivamente, la que de un modo específico se destina a tutelarlos ".

Con ello, se mantiene la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo, por ejemplo en sentencia de fecha 15 de diciembre de 2008 , que declara: " La Ley de Competencia Desleal, como viene reiterando esta Sala, no duplica la protección jurídica que otorga la normativa de propiedad industrial, y en concreto la que dispensa el sistema de marcas para tales signos distintivos, de modo que tiene carácter complementario ( SS. 13 y 21 de junio y 4 de septiembre de 2.006 , y 17 de julio de 2.007 ), pero no puede suplantarla y menor sustituirla ( S. 1 de abril de 2.004 ) funcionando ante la inexistencia de unos derechos de exclusión ("en lugar de") o bien más allá de los lindes objetivos y del contenido del correspondiente derecho de exclusión ( S. 20 de mayo de 2.008 ) ".

En definitiva, la Ley de Competencia Desleal no resulta aplicable cuando, como en el caso que nos ocupa, existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y éstos pueden activar (y, efectivamente, así lo han hecho) los mecanismos de defensa de su exclusiva, quedando el ámbito de aplicación de la normativa represora de la deslealtad reducido a aquellos extremos que no ampara la normativa específica, dado su carácter residual o complementario.

Ciertamente, la apelante traslada al ámbito de la LCD los mismos hechos que, en primer término, ha enjuiciado desde la perspectiva marcaria, para afirmar la existencia de una infracción de sus signos registrados. Insiste en que la otrora demandada, ha cometido actos de:

a) Obstaculización por dilución, en cuanto con el uso de los elementos que identifican y singularizan a BOMBAY SAPHIRE se procude un menoscabo de la distintividad de los mismos, apto para convertirlos, por mor de la dilución, en elementos genéricos. Estos actos serían inadmisibles desde la perspectiva del art. 5 LCD ("Cláusula general. Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe").

b) Confusión porque se utilizan en la botella GOA "la práctica totalidad de los elementos esenciales que singularizan e identifican el propio producto de BOMBAY SAPHIRE" (demanda, folio 119), así como por la utilización de tonos azules en la publicidad de dicho producto. Esta actuación atacaría el artículo 6 LCD ("Actos de confusión. Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica").

c) Aprovechamiento de la reputación ajena, por cuanto con la utilización de dichos elementos identificadores y del color en la publicidad, se aprovecha la demandada, indebida e ilícitamente, de la reputación ganada por las actoras con su esfuerzo empresarial. Ello quedaría proscrito por el art. 12 ("Explotación de la reputación ajena. Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelo», «sistema», «tipo», «clase» y similares").

d) Imitación, porque se imita un producto de un competidor de forma idónea para generar confusión y/o asociación por parte de los consumidores tanto respecto de dicho producto cuanto respecto de su procedencia. Este acto estaría prohibido por el art. 11 LCD ("Actos de imitación. 1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley. 2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno").

Comprobamos que la demandante sigue utilizando los mismos argumentos esgrimidos en su momento para afirmar la infracción de sus marcas, si bien ahora para sustentar la deslealtad concurrencial de la demandada: todo gira, de nuevo, en torno al parecido de la botella GOA con las botellas registradas como marcas por la parte demandante. La similitud entre los elementos que conforman tales marcas, que fue mantenida como germen del riesgo de confusión, se traslada ahora al ámbito competencial para afirmar que ese uso de los elementos "esenciales" que singularizan el producto de BOMBAY SAPHIRE son aptos para producir confusión entre los productos y/o las empresas o para diluir las marcas o para aprovecharse de la reputación ajena. Pero, si como ya se ha dicho, y ratificamos en esta resolución, la demandada no ha hecho uso de tales elementos, sino de un envase perfectamente diferenciable de las marcas tridimensionales registradas, no susceptible de generar riesgo de confusión y/o asociación ni de generar posibilidad de dilución de dichas marcas, ni de suponer un aprovechamiento indebido de la reputación o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de las marcas, mal puede decirse que ese mismo comportamiento merezca reproche desde la perspectiva de la normativa represiva de la competencia desleal.

Por lo dicho, este motivo impugnatorio tampoco prosperará.

SEXTO.-

De conformidad con lo establecido en los arts. 394 y 398 de la LEC ., en caso de desestimación total de un recurso de apelación, las costas se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, sin que este tribunal aprecie que la cuestión promovida presentara serias dudas de hecho o de derecho.

SÉPTIMO.-

De conformidad con el art. 208.4 LEC , toda resolución incluirá la mención de si es firme o cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir.

Así, de acuerdo con lo establecido en el art. 466 y Disposición Final 16ª LEC , contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario de infracción procesal, de los que conocerá, en su caso, el Tribunal Supremo, siempre que dicha sentencia sea recurrible en casación, por encontrarse en alguno de los casos previstos en el art. 477.2 LEC . Tales recursos habrán de prepararse, con sujeción a los presupuestos legales establecidos en los arts. 479 y ss LEC , mediante escrito presentado dentro de los cinco días siguientes a su notificación, constituyéndose previamente depósito para recurrir por importe de 50 euros por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en Banesto indicando en el campo "Concepto" del documento resguardo de ingreso, que es un "Recurso", sin cuya acreditación no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre).

OCTAVO.-

De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 9, de la LOPJ , introducida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, en caso de confirmación de la resolución recurrida, la parte recurrente perderá el depósito que hubiera constituido para interponer el recurso contra aquélla.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de Marca.

Fallo

FALLAMOS: Que con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de BACARDI & COMPANY LTD y BACARDI ESPAÑA, SA,contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria n.º 1, de fecha 20 de enero del 2011, en los autos de juicio ordinario n.º 996 / 09, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución , imponiendo a la parte apelante las costas de esta alzada.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido desestimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.