Sentencia CIVIL Nº 1012/2019, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9, Rec 2367/2018 de 16 de Julio de 2019

Encabezamiento

ROLLO NÚM. 002367/2018
M J
SENTENCIA NÚM.: 1012/19
Ilustrísimos Sres.:
MAGISTRADOS DOÑA PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA DON LUIS SELLER ROCA DE
TOGORES DOÑA BEATRIZ BALLESTEROS PALAZÓN
En Valencia a dieciséis de julio de dos mil diecinueve.
Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo.
Sr. Magistrado DON/ DOÑA BEATRIZ BALLESTEROS PALAZÓN, el presente rollo de apelación número
002367/2018, dimanante de los autos de , promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE
VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a Imanol , representado por el Procurador de los Tribunales
don/ña JESUS MARIA QUEREDA PALOP, y de otra, como apelados a VILARREAL C.F. SOCIEDAD
ANONIMA DEPORTIVA representado por el Procurador de los Tribunales don/ña LAURA GIRON MARIN, en
virtud del recurso de apelación interpuesto por Imanol .

Antecedentes

PRIMERO .- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE VALENCIA en fecha 3 de agosto de 2018 , contiene el siguiente FALLO: ' Que estimando la demanda reconvencional interpuesta por la representación procesal de la mercantil VILLAREAL CLUB DE FUTBOL, S.A.D., con D. Imanol : I.- Debo declarar y declaro la nulidad de las marcas españolas nº 3570680(5) y nº 3575632(2), titularidad de D. Imanol .

II.- Debo ordenar y ordeno la cancelación del registro de las marcas españolas nº nº 3570680(5) y nº 3575632(2), para la clase 41, a la Oficina Española de Patentes y Marcas y su publicación en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial.

III.- Debo imponer e impongo el pago de las costas procesales generadas en el presente procedimiento a la parte actora y demandada reconvencional, en la cuantía en que se tasen en incidente promovido al efecto. '

SEGUNDO .- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por Imanol , dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.



TERCERO. - Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Planteamiento La representación de D. Imanol se alza contra la sentencia de fecha 3 de agosto de 2018 dictada por la Ilma. Magistrada titular del Juzgado Mercantil núm. 3 de Valencia recaída en el juicio ordinario 590/2017 que desestima la demanda interpuesta por el recurrente en ejercicio de una acción de infracción marcaria y competencia desleal contra Villarreal Club de Futbol, S.A.D. y estima la reconvención formulada por Villarreal Club de Futbol, S.A.D. contra la parte recurrente en ejercicio de una acción de nulidad de la marca por su registro de mala fe.

El procedimiento tiene por objeto la marca española Estadio de la Cerámica M3570680(5) para la clase 41 y su equivalente en inglés Ceramic Stadium M35756732.

La demanda afirma que ambas marcas fueron registradas por el actor el 13 de julio de 2015, que el club de fútbol le pidió usar esa marca como nuevo nombre del estadio del equipo y se negó, que el estadio se rotuló con esa marca el 8 de enero de 2017 y solicitó el registro de la marca como marca de la Unión Europea ante la EUIPO el 28 de diciembre de 2016.

En consecuencia solicita se declare el derecho prioritario del actor, la nulidad de la solicitud de registro de la marca de la UE, la deslealtad de la conducta del demandado, el cese en el uso de la denominación del estadio con la retirada a su costa del tráfico mercantil y que se le conceda una indemnización de daños y perjuicios que se fije por perito judicial según las bases que indica, así como la publicidad de la sentencia a costa del demandado.

La parte demandada contestó a la demanda en el sentido de oponerse y formuló reconvención solicitando se declare la nulidad de la marca por su registro de mala fe. Expone que el registro de la marca se hizo con la finalidad de usurparla y oponerla con mala fe, que no existe realmente el producto identificado ni se ha comercializado de forma efectiva, que no ha registrado ninguna otra marca para la clase 41 y el patrocinio sería la clase 35 y que la marca no identifica la actividad que pretende. Por ello solicita la declaración de nulidad de las dos marcas y la cancelación de su registro.

La sentencia desestima la demanda principal y estima la demanda reconvencional con expresa condena en costas a la parte demandante.

En primer lugar debe analizarse la acción de nulidad por mala fe de la marca, pues en caso de estimarse decaería la acción ejercitada en la demanda principal.

Invoca el art. 51.1.b) LM como causa de nulidad absoluta y radical, la SAP Valencia, Sec. 9ª, de 15 de mayo de 2013 y la STJUE de 11 de junio de 2009 (asunto Lindt). Afirma que la mala fe debe probarse por quien lo alegue y enumera todas las circunstancias que concurrían en el momento de la solicitud de registro y que permiten afirmar que existe mala fe en el registro.

Por ello estima la demanda reconvencional y desestima la acción de infracción marcaria del demandante principal.

En segundo lugar analiza la acción de competencia desleal. Conforme la STS de 11 de marzo de 2014 valora la relación entre la legislación marcaria y de competencia desleal cuando la conducta desleal consiste en el uso de una marca registrada. Dado que el actor sustenta dicha acción en la vigencia de su marca y en el uso del signo distintivo por quien no está legitimado, marca que ha sido declarada nula, procede la desestimación de esta acción también.

El recurso de apelación de la parte actora se sustenta en varios motivos.

1) Error en la valoración de la prueba en relación a la declaración de nulidad de las marcas 3570680(5) y 3575632(2) por mala fe. Alega que el actor ha acreditado su registro el 13 de julio de 2015, que no hay prueba que acredite el conocimiento por el demandado de la publicidad en prensa de la denominación del estadio de fútbol en julio de 2015, que además sólo se refiere a un proyecto y un sondeo de opinión, que usa la marca para actividades de la clase 41 desarrollando cursos nutricionales en el tráfico mercantil, que no ha tenido ningún conflicto con la marca estadounidense Silkfeets Pies de Seda y la registró para la clase 3 para geles, jabones y perfumería, que sólo valora los argumentos de la parte demandada y no los suyos, que si el demandado tenía una intención de uso no protegió su marca denominativa hasta 18 meses después, que el demandado tenía que haber pedido la previa nulidad de sus marcas nacionales antes de registrar su marca de la UE y rotular el estado de fútbol y es el actor quien está defendiendo sus marcas.

2) Error en la interpretación de la jurisprudencia sobre la nulidad de las marcas. Cita las mismas SAP de Valencia y STJUE de 2009, que deben aplicarse en contra de los argumentos del demandado porque no prueba su registro de mala fe.

3) Inexistencia de fundamentación para declarar la nulidad de la marca Ceramic Stadium. No se prueba el uso del demandado ni anterior ni posterior y falta fundamentación de la sentencia que se refiera a esta marca.

4) Desestimación de la acción de competencia desleal. Principio de complementariedad relativa según la STS de 17 de octubre de 2012 . La SAP Valencia, Sec. 9ª, de 18 de octubre de 2006 sobre la nulidad de la marca. La Ley de Competencia Desleal permite su aplicación cuando la conducta vulnera el derecho de propiedad exclusiva. Puede concurrir una u otra o ambas acciones. Como el recurso va a declarar la validez de su marca se vulnera su derecho de exclusiva y la aplicación de la LCD.

5) Condena en costas. La sentencia no resuelve la demanda principal, por lo que no hay estimación íntegra de las pretensiones del demandado y no procede condena en costas. Además no resuelve valorando las pruebas del actor.

La parte demandada y actor reconveniente se opone al recurso de apelación al folio 593. Expone que el recurso no cita el precepto vulnerado por la sentencia y que el conocimiento de la publicidad desarrollado por el demandado en julio de 2015 se probó con el documento 7 de la contestación.



SEGUNDO.- Objeto del recurso de apelación 1.- Confirmación de los argumentos expuestos por la juez a quo.

Vaya por delante que la Sala comparte los acertados razonamientos de la juez a quo. Como ya expusimos en nuestra Sentencia de 4 de junio de 2012 (ROJ: SAP V 2680/2012 ) se asume la correcta fundamentación de una sentencia de primera instancia en aras a evitar innecesarias reiteraciones: ' La Sala, (...), acepta los razonamientos jurídicos contenidos en la sentencia apelada, motivación que se considera suficiente y que ha de darse por reproducida a los efectos de su confirmación por no quedar aquélla desvirtuada por las alegaciones de la parte apelante. En tal sentido, puede, y debe, la Sala remitir a dicha fundamentación a los fines de dar cumplimiento a la obligación que el artículo 120.3 de la Constitución Española impone a los Jueces y Tribunales, cual es la de dar a conocer a las partes las razones para su decisión, obligación que igualmente se contiene en el artículo 218 de la LEC . Al respecto debe recordarse que tanto la doctrina dimanante del Tribunal Constitucional (sentencias 174/1987 , 11/1995 , 24/1996 , 115/1996 , 105/97 , 231/97 , 36/98 , 116/98 , 181/98 , 187/2000 ), como del Tribunal Supremo (Sentencias de 5 de octubre de 1998 , 19 de octubre de 1999 , 3 y 23 de febrero , 28 de marzo , 30 de marzo , 9 de junio , ó 21 de julio de 2000 , 2 y 23 de noviembre de 2001 ), permite y admite la motivación por remisión a una resolución anterior, cuando la misma haya de ser confirmada y precisamente, porque en ella se exponían argumentos correctos y bastantes que fundamentasen en su caso la decisión adoptada, de forma que en tales supuestos, como precisa la Sentencia del Alto Tribunal de fecha 20 de octubre de 1997 , subsiste la motivación de la sentencia de instancia puesto que la asume explícitamente el Tribunal de segundo grado. En consecuencia, si la resolución de primer grado es acertada, la que la confirma en apelación no tiene por qué repetir o reproducir argumentos, pues en aras de la economía procesal debe corregir sólo aquello que resulte necesario ( Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de octubre y 5 de noviembre de 1992 , 19 de abril de 1993 , 5 de octubre de 1998 , y 30 de marzo y 19 de octubre de 1999 ) '.

Pues bien, en el presente caso, la juez a quo razona adecuadamente los hechos expuestos por las partes en relación con el resultado de la valoración de la prueba, y desestima las acciones de la parte actora y estima la acción de la parte demandada-reconveniente.

No nos encontramos ante una valoración probatoria irracional, ilógica o arbitraria sino una valoración razonable y adecuada de los documentos obrantes en autos.

Y hay que destacar especialmente el contenido del documento acreditativo encargo de estudio de antecedentes hecho por el actor a un agente de patentes (QuickPatent) sobre la marca 'Estadio de la Cerámica'. Afirmado por el actor que dicho encargo se llevó a cabo el 13 de junio de 2015 por ocurrencia propia, el agente de patentes, a través de una prueba testifical escrita afirmó que dicho encargo se hizo el mismo día del registro, el 13 de julio de 2015, aportando a su vez prueba acreditativa de la petición y el registro y afirmando que dichos documentos coincidían en todo salvo en la fecha, que había sido modificada.

2.- Valoración subjetiva de la prueba obrante en autos.

El art. 456 LEC establece ' En virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o una sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente, mediante nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal y conforme a la prueba que, en los casos previstos en esta Ley, se practique ante el tribunal de apelación '.

De acuerdo con este precepto, es revisable en segunda instancia la valoración dada en primera instancia a la prueba practicada, de manera que pueda dar lugar tal revisión a un pronunciamiento si la sala alcanza diversas conclusiones. En palabras de Tribunal Constitucional, la segunda instancia se concibe (aunque con alguna limitación) '(...) como una revisio prioris instantiae, en la que el Tribunal Superior u órgano ad quem tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos (quaestio facti) como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes (quaestio iuris), para comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas que eran aplicables al caso, con dos limitaciones: la prohibición de la reformatio in peius, y la imposibilidad de entrar a conocer sobre aquellos extremos que hayan sido consentidos por no haber sido objeto de impugnación (tantum devolutum quantum appellatum) ' ( Sala Primera, sentencia120/2009, de 18 de mayo; Sala Segunda , Sentencia 2/2010 , de 11 de eneroentre muchas otras).

Como señala la Sentencia de AP de Madrid, secc 10ªde 27 de noviembre de 2013 (ROJ SAP M 22052/2013 ): 'El análisis mismo y la verificación de la actividad probatoria desplegada y de su valoración forma parte indisociable de la propia función revisora que el recurso de apelación está llamado a desempeñar.

Como recurso ordinario, permite una irrestricta observación y, en su caso, censura, de lo actuado y decidido en el proceso, sin que, por lo mismo, se encuentren limitadas las facultades del órgano de segundo grado para conocer de la totalidad de la actividad desarrollada por el órgano judicial ante quien se ha sustanciado el primero...Y ello con independencia de que el recurso se proponga, esencialmente, anteponer el resultado de unos medios de prueba sobre otros para alcanzar un resultado más favorable a los particulares intereses de la parte recurrente, en contra del criterio más objetivo y desinteresado del órgano jurisdiccional....; señaladamente cuando la sentencia se funda en una apreciación conjunta de la prueba con atención a determinados medios en relación con lo arrojado por otros y se formula un motivo específicamente orientado a desarticular esa apreciación combinada.'.

Pues bien, la lectura del escrito de interposición del recurso de apelación lleva a la conclusión que la parte demandante trata de sustituir la completa y razonada valoración de la prueba llevada a cabo por la Juez a quo por su propio e interesado criterio.

De esta manera, el recurrente denuncia que sólo ha valorado los argumentos y prueba aportados por la parte demandada, pero en el recurso la parte se limita a reproducir los argumentos expuestos en la demanda limitándose a negar los hechos enumerados por la parte demandada y valorados en la sentencia, sin tratar de fijar qué documentos concretos sustentarían los motivos de recurso enumerados en su escrito.

Así, niega algunos de los hechos expuestos en la sentencia como acreditativos del registro de mala fe, sin ningún apoyo probatorio e ignorando los documentos mencionados en la sentencia en apoyo de sus razonamientos.



TERCERO.- Hechos objeto de este procedimiento.

De la prueba documental obrante en autos han quedado acreditados los siguientes hechos.

1.- La parte demandada, Villarreal C.F., S.A.D pretendía modificar el nombre del estadio de fútbol de dicho equipo, de propiedad municipal, y realizó en la primera semana de julio de 2015 (5 a 7 de julio) una fuerte campaña publicitaria en la localidad así como un sondeo de opinión y una encuesta, resultando como el nombre más probable Estadio de la Cerámica, incluida su variante en inglés. Resulta acreditado con los documentos 6 y 7 de la contestación.

El demandante ha afirmado en su escrito de demanda, y no ha presentado prueba que lo desvirtúe, que reside y trabaja en la localidad de Villarreal.

Acreditar que el demandante tuvo conocimiento seguro y cierto de la intención del equipo de fútbol constituye una prueba diabólica, pues permanece en la esfera privada del actor. El actor no puede exigir esa prueba a la parte demandada.

Pero el actor no ha presentado prueba que acreditara que en dichas fechas (primera semana de julio de 2015) no se encontraba en la localidad o concurría cualquier otra circunstancia que le hiciera permanecer al margen del sondeo de opinión y la campaña publicitaria del equipo de fútbol.

La parte demandada cumple con la carga de la prueba acreditando el impacto que tuvo dicha campaña publicitaria en la pequeña localidad de Villarreal, sin que el actor haya probado que concurría en él circunstancia alguna por la que permaneciera ajeno a dicha campaña.

2.- El actor ni siquiera ha intentado acreditar que la denominación Estadio de la Cerámica es de ocurrencia propia ni cuál es el origen de la marca ni qué relación puede tener con las actividades contenidas en la clase 41, etc.

El único documento aportado es el encargo de estudio de antecedentes a QuickPatent el día 13 de julio de 2015 al que ya nos hemos referido en el FD anterior.

Es decir, una semana después de la campaña publicitaria y el sondeo de opinión de la denominación 'estadio de la cerámica' el actor preguntó a un agente de patentes si dicha marca estaba registrada y como le contestó de forma negativa en media hora procedió a su registro, junto con la variante en inglés, Ceramic Stadium.

Tampoco acredita que en dichas fechas viniera haciendo uso de estas marcas ni que las mismas tuvieran carácter distintivo de sus prestaciones, servicios o productos en el mercado.

Esta ausencia de prueba corrobora el hecho denunciado por la parte demandada, que se hico eco de la intención del equipo de fútbol de cambiar el nombre del estadio y procedió a registrar dicha denominación, que parecía la más probable, con ánimo especulativo.

3.- En el recurso el actor se refiere en varias ocasiones al uso que hace de la marca nacional.

Rechazamos estos argumentos.

La única prueba de uso de la marca Estadio de la Cerámica es el documento 3 de la demanda. El documento 3.1 (folio 45) es un tríptico de la I Jornada de Hidratación Básica en el Deporte, de 3 horas de duración, que se celebró el 26 de abril de 2017 en el colegio de enfermería, de carácter gratuito.

El origen empresarial de dicha jornada se identifica conjuntamente con la marca Estadio de la Cerámica y Mediquet (Salud - Estética - Nutrición) , que es la marca nacional registrada por el actor y que éste usa de forma principal.

El documento 3.2 (folio 46) es la mención de dicha jornada en la web del colegio de enfermería de la localidad y el documento 3.3 (folios 50 a 53) son varios pantallazos del power point empleado en la exposición de dicha jornada. En estos documentos no aparece la marca controvertida.

Esta misma jornada se refiere al folio 54.

La conclusión que alcanzamos es que la marca controvertida sólo ha sido usada una sola vez por el actor el 26 de abril de 2017 y que carece de carácter identificativo -por lo que se empleó conjuntamente la marca Mediquet, que es la marca principal del actor en su actividad de nutrición y dietética de los deportistas-.

Esta marca no se empleaba en julio de 2015 -a la fecha del registro- y su único uso fue posterior a la rotulación del estadio de fútbol (28 de diciembre de 2016) y a la solicitud de registro de la marca de la UE por la demanda (8 de enero de 2017).

Es más, el único uso de la marca se llevó a cabo cuando el conflicto con la parte demandada ya había surgido y poco tiempo antes de interponer la presente demanda.

En relación a la marca nacional Ceramic Stadium no se aporta un solo medio de prueba que acredite su uso.

Negamos, en consecuencia, que las marcas nacionales Estadio de la Cerámica y Ceramic Stadium hayan sido usadas por el demandado.

4.- El comportamiento desplegado por el demandado es radicalmente distinto.

Primero sondeó a la afición para el cambio de denominación del estadio de fútbol y cuando se percibió que la nueva denominación había calado y servía para identificar el estadio de fútbol del equipo procedió a su rotulación (28 de diciembre de 2016) y a la solicitud del registro de la marca de la UE (8 de enero de 2017), pues dicha denominación había adquirido carácter distintivo. Dado que el fútbol es una actividad internacional, la marca se identifica con su denominación en español y en inglés.

La velada acusación del actor que el demandado había tardado 18 meses en proteger la marca denominativa cuando tenía la intención de usarla es baladí. El registro de la marca no pretende proteger intenciones de los operadores en el tráfico mercantil sino prestaciones, servicios y productos que quedan identificados con un determinado signo en el tráfico mercantil.

Así, deben acceder al registro aquellas marcas que ya vienen siendo usadas en el mercado para identificar un determinado origen empresarial y ello es lo que ha realizado el demandado: conseguir la identificación del estadio de fútbol con una determinada denominación y después registrar la marca.

De nuevo hay que traer a colación, como contraposición, la conducta del actor, que en julio de 2015 no desarrollaba ninguna actividad de la clase 41 que necesitara quedar identificada en el mercado con la marca registrada y, de hecho, tardó casi dos años en hacer un uso de dicha marca.

5.- El recurrente es titular de 9 marcas nacionales inscritas, todas en la clase 5, una en la clase 3 y la controvertida en la clase 41. Así se afirma en la demanda y se aporta documental acreditativa.

Su profesión (enfermero) se relaciona con la nutrición y cuidado de deportistas profesionales (barritas, geles, etc.) y se desarrolla a través de la sociedad Instituto Mediterráneo de Quelación, S.L. (Mediquel es su marca más usada). Así resulta del documento 8, su objeto social y sus cuentas anuales. No consta que desarrolle actividades de patrocinio ni actividades relacionadas con el deporte, enumeradas en la clase 41.

Las marcas registradas en la clase 5 guardan relación directa con su actividad y el actor no ha acreditado ni ha aportado prueba que lo relacione con actividades de la clase 41, insistimos, ni a la fecha del registro de la marca ni con anterioridad al uso de la marca por el demandado.

En relación a la marca de la clase 3, la marca Silkfeets Pies de Seda, se suscitó una controversia en la primera instancia. La parte demandada acreditó que era una copia de otra marca estadounidense, de forma que no sería la primera vez que el actor registra una marca nacional con mala fe, con la finalidad de obstaculizar o impedir el uso por un tercero. La sentencia valora esta circunstancia debidamente con base en la prueba documental obrante en autos.

El demandante ha alegado en el recurso que la clase 3 se refiere a geles, jabones y perfumería, que guarda relación también con su actividad empresarial de nutrición y cuidado de deportistas, pero no ha acreditado su uso.

Es decir, el argumento del recurrente decae, no tanto porque la clase 3 no pueda tener relación con su actividad empresarial, sino porque no acredita el uso de la marca. Insistimos, la finalidad del registro de la marca es la identificación en el mercado de los productos, servicios o prestaciones de un determinado origen empresarial frente sus competidores. El registro de una marca idéntica a otra marca estadounidense anterior sin que se haga uso de la misma, acredita la intención del actor de registrar las marcas con el ánimo de especular, obstaculizar o impedir el registro.



CUARTO.- Registro de la marca con mala fe La SAP La Coruña, Sec. 4ª, de 27 de marzo de 2019 ROJ: SAP C 743/2019 - ECLI:ES:APC:2019:743 dispone que: ' 11. Puesto que la buena fe del solicitante que nuestra Ley de Marcas incorpora como presupuesto de la validez del registro de la marca es la concreción de la opción legislativa prevista en el artículo 3 2 d) de la Directiva 2008/95/CE (y que de nuevo contempla la Directiva 2015/2436, art. 4. 2 ), su sentido y alcance, que las Directivas no precisan, debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme, asentada en la doctrina del TJUE. La mala fe, dice la STJUE de 27/6/2013 ( asunto C-320/12) siguiendo a la de 11/6/2009 (asunto C-529/2007 ), debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores pertinentes que existían en el momento de presentar la solicitud de registro , tales como, entre otros, el hecho de que el solicitante supiese o debiese haber sabido que un tercero utilizaba un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar. No obstante, la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa tal signo no basta, por sí sola, para acreditar la existencia de que concurre mala fe en dicho solicitante. Además, procede tomar en consideración la intención del mencionado solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro de una marca , elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso de autos.

12. El Tribunal Supremo, en línea con la doctrina del TJUE, recuerda en su STS 181/2015, de 10 de abril , que el conocimiento (de que un tercero usa un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares) 'es condición necesaria, pero no suficiente, de la mala fe'. Y la STS 302/2016, de 9 de mayo , resume la jurisprudencia del TJUE sobre la mala fe del solicitante en dos premisas: a) Que el solicitante supiera o debiera saber que un tercero venía utilizando un signo confundible con la marca solicitada .

b) La intención del solicitante de impedir que un tercero continúe utilizando un signo '.

La jurisprudencia reproducida resulta plenamente aplicable a los hechos expuestos en el FD anterior.

El actor supo que el club de fútbol demandado quería cambiar el nombre del estadio de fútbol y que el que más opciones tenía para elegirse era 'Estadio de la Cerámica' a través de la prensa a principios de julio de 2015 y procedió al registro en cuanto tuvo conocimiento por la prensa de la intención del club de fútbol y comprobó que dicha denominación no había sido aún registrada. La intención era evidentemente especulativa u obstaculizadora para obtener un beneficio económico por haber anticipado en el registro de la marca.

La SAP Madrid, Sec. 28º, de 15 de marzo de 2019 ROJ: SAP M 4830/2019 - ECLI:ES:APM:2019:4830 añade: ' El recurrente se opone a la apreciación judicial relativa al registro de la marca de mala fe, con el argumento de que la ley otorga al titular de la marca registrada un periodo de cinco años para hacer uso de la misma.

Este argumento no combate adecuadamente los razonamientos expuestos por la juez 'a quo' para apreciar la mala fe del titular de la marca. En este sentido cabe decir que la mala fe no se aprecia únicamente por la falta de actos preparatorios en el uso de la marca , sino también por el hecho indiciariamente acreditado de que el actor conocía sobradamente el uso que la demandada estaba haciendo de la denominación 'La Canasta el Alamillo' en su tienda de la calle Segovia '.

En esta segunda sentencia se valora que el actor no hacía uso de la marca que registró, ni siquiera actos preparatorios en el uso de la marca. Precisamente dichos actos preparatorios fueron los que realizó el club de fútbol demandado mediante el sondeo a la población y el registro de la marca una vez había sido aceptado por la población y la afición de Villarreal.

Si el actor no hacía uso de la marca y conocía la intención de registro del club de fútbol nos encontramos ante un supuesto de registro de mala fe.

Por todo lo expuesto se desestima el recurso de apelación.



QUINTO.- Acción de competencia desleal En nuestra Sentencia de 1 de julio de 2019 (rollo 2339/2018 ) afirmamos: ' La Audiencia Provincial de Alicante, en Sentencia de 31 de enero de 2019 ROJ: SAP A 835/2019 - ECLI:ES:APA:2019:835 se refiere a 'la doctrina de la complementaridad relativa consolidada en nuestra jurisprudencia en las Sentencias STS 586/2012, de 17 de octubre Quía Lácteos S.L. contra Explotaciones Agropecuarias Chirveches S.L., STS 95/2014, de 11 de marzo Barcadi & Company y Barcadí España S.A. contra Dinsa World Wide Disteller S.A., STS 450/2015, de 2 de septiembre Kraft Foods Global Brands LLc, Kraft Foods Galletas S.A. y Kraft Biscuits Ibérica S.L. contra Galletas Gullón S.A., y STS 94/2017, de 15 de febrero Orona contra Citylits S.A., sentencia ésta última donde se viene a señalar, sobre la base de la distinta funcionalidad de la normativa sobre marcas respecto de la de competencia desleal, que 'de una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos) . De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.' De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria .'. Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido' (Sentencia 95/2014, de 11 de marzo ) .''.

En similares términos, la SAP Madrid, Sec. 28º, de 15 de marzo de 2019 , mencionada en el FD anterior, alcanza la misma conclusión que la presente resolución.

La demanda alega infracción de los derechos marcarios del actor, conferidos por el registro de sus marcas nacionales, por el uso de la denominación marcaria 'Estadio de la Cerámica' por la demandada en la rotulación del estadio de fútbol y por la solicitud del registro de la marca de la Unión Europea.

Es decir, la conducta que se reputa desleal (una vez desestimada la acción de infracción marcaria) es la misma que constituía infracción de los derechos marcarios, sin que se precise qué precepto de la Ley de Competencia Desleal resultaría infringido ni qué conducta distinta de la infracción del derecho marcario estaría realizando la demandada que merecería una protección distinta a través de la Ley de Competencia Desleal.

Por esta razón se desestima este motivo del recurso de apelación.



SEXTO.- Costas Las costas de la alzada deben imponerse a la parte recurrente, por ser preceptivo en virtud del art. 398 LEC , al haberse desestimado el recurso de apelación.

La desestimación del recurso conlleva la confirmación de la sentencia desestimatoria y la imposición de costas de la primera instancia a la parte actora.

Ello con pérdida del depósito constituido para recurrir, en virtud de la D.A 15ª LOPJ .

Vistos los preceptos legales citados, demás concordantes y de general aplicación,

Fallo

DESESTIMAMOS el recurso de apelación formulado por la representación de D. Imanol contra la Sentencia pronunciada por la Ilma. Magistrada titular del JUZGADO MERCANTIL NUMERO 3 DE VALENCIA en fecha 3 de agosto de 2018 , que SE CONFIRMA ÍNTEGRAMENTE.

Todo ello con expresa condena en costas en esta alzada a la parte recurrente y con pérdida del depósito constituido para recurrir.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 , una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.