Sentencia Civil Nº 107/2005, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 1, Rec 15/2005 de 15 de Julio de 2005

Encabezamiento

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA

C/Pardo Gimeno, 43

Tlno 965936093-4-5-6

Alicante

Procedimiento: JUICIO ORDINARIO núm 15/05 B

Parte demandante: CAFÉ TAL DE COSTA RICA SA y MANUEL JURADO SL

Procurador: Manuel Palacios Cerdán

Abogado: José Luis Iglesias Sequeiros

Parte demandada: JURADO HERMANOS SL

Procurador: Vicente Miralles Morera

Abogado: José Abad Revenga

SENTENCIA núm. 107/05

En Alicante, a 15 de julio de 2005

Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa .Magistrado Juez del Juzgado de Marca Comunitaria, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con e número 15/2005 B promovidos a instancia de CAFÉ TAL DE COSTA RICA SA y MANUEL JURADO SL representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. Manuel Palacios Cerdán y defendido/a por el/la letrado/a por el/a Sr/a José Luis Iglesias Sequeiros contra JURADO HERMANOS SL representado/a por el/la Procurador/a Sr/a Vicente Miralles Morera y defendido por el/a letrado/a Sr/a Jose Abad Revenga, sobre infracción de marca comunitaria

Antecedentes

Primero - Que la mentada representación de la parte actora formuló demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimo pertinentes, solicitaba que se dictara Sentencia por la que: a) se declare nula la inscripción del contrato de licencia de uso a favor de la mercantil demandada JURADO HERMANOS SL de la marca comunitaria núm. 240.218, y se acuerde la adopción de medidas para evitar que prosiga la violación y uso de la marca, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos , embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas, u otros documentos en que haya materializado el Derecho de marca; b) se ordene, en consecuencia, a la demandada que se abstenga a hacer uso de la referida marca en carteles, propaganda de cualquier clase, declaraciones a la prensa , membretes de carta, sobres, facturas, contratos recibos y en general, toda clase de impresos relacionados con la marca registrada; c) se publique la Sentencia que se dicte, a costa de la demandada, mediante anuncios y notificaciones suficientes a todas las personas o entidades relacionadas con la actividad que la marca representa, así como haciendo reserva expresa de la indemnización por daños y perjuicios que pudiera corresponder al actor, a fijar en ejecución de Sentencia; d) con carácter subsidiario , se declare la Resolución del contrato por falta de pago y, e) con expresa imposición de costas a la parte demandada

Se alega, en esencia, que la demandada JURADO HERMANOS SL , que figura como licenciataria exclusiva de la marca comunitaria JURADO núm. 240.218 registrada para productos de la ciase 30 de Nomenclátor (café, sucedáneos de café, entre otros) infringe los Derechos de marca del titular de la marca- CAFÉ TAL DE COSTA RICA SA - ya que aquélla lleva a cabo la explotación de la marca en base a un contrato de licencia nulo, por lo que solicita la tutela judicial al amparo del artículo 9 del reglamento de la Marca Comunitaria 40/1994 .

Este contrato de licencia, que consta fechado el 5 de agosto de 1998 y presentado ante la OAMI el 10 de noviembre de 1998, es tachado como falso por haber sido firmado por H.Sobiesky en nombre y representación de COMVEN SP ZO O (empresa polaca) cuando en esa fecha carecía de cualquier capacidad de representación al haber sido cesado por el consejo de administración de la mercantil polaca en fecha 18 de mayo de 1998 , tratándose de un documento en el que consta la firma en Varsovia de Salvador y Teofilo cuando los mismos no estuvieron en Polonia en esas fechas, sin intervención de traductor jurado y notario, añadiendo que dicho documento privado fue firmado después de que la mercantil polaca COMVEN SP ZO O requiriese a la demandada, y siendo ya propietaria de la marca comunitaria la mercantil panameña SERVICIOS ROMS SA, que adquirió en fecha 26 de agosto de 1998 la marca comunitaria citada, después transmitida el 1 de diciembre de 1998 a la mercantil panameña BALLENY CORPORATION SA, que a su vez, el 29 de octubre de 2002 la vendió a CAFÉ TAL DE COSTA RICA SA, su actual titular concluyendo que no puede licenciarse una marca de la que se carecía.

Asimismo se afirma que el precio pactado por licencia de 100 dólares trimestrales es un importe ridículo , que unido al plazo convenido (48 años) revela que e trata de un abuso de Derecho y un fraude.

Por otra parte, invoca la Resolución por falta de pago, ya que el precio convenido jamás ha sido recibido por los propietarios de la marca.

Por último, al margen de las afirmaciones sobre otros litigios y marcas nacionales en las que están inmersos las partes, añade que MANUEL JURADO SL es poseedor de un" contrato de alquiler" de fecha 15 de abril de 2002 suscrito con la anterior propietaria (BALLENY CORPORATION SA) que le confiere Derecho de uso de la marca comunitaria JURADO y se siente perjudicada por el falso contrato de "arrendamiento" de Jurado Hermanos SL

Segundo: Subsanada la falta de presentación del modelo 696 relativo a la tasa requerida por diligencia de 13 de enero de 2005, por providencia de 26 de enero de 2005, con carácter previo a la admisión de la demanda , se interesó la aclaración del suplicó en su apartado c) al no estar permitida la condena con reserva de liquidación a fijar en ejecución de Sentencia ( art 219. L.E.C. ), que fue cumplimentado por escrito de 4 de febrero en el sentido de hacer reserva expresa para ejercer en procedimiento aparte las acciones que procedan por daños y perjuicios por el uso indebido de la marca comunitaria

Tercero.- Que admitida a trámite, se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s demandada/s para que en el término legal, compareciere/n en autos y contestara/n aquélla, verificándolo en tiempo y forma, mediante la presentación de escrito de contestación, en el que solicitó la desestimación de la demanda, y formuló reconvención , previa alegación de los hechos y fundamentos de Derecho que consideró aplicables, que en esencia son los siguientes:

Con carácter previo invoca las excepciones siguientes: a) cosa juzgada respecto de la acción de nulidad, al amparo del artículo 222 LEC al haber recaído Sentencia firme de fecha 26 de septiembre 2004 dictada por la audiencia Provincial de Valencia entre Café Tal de Costa Rica SA y Jurado Hermanos SL, con desestimación de la acción de nulidad del contrato de licencia de marca comunitaria núm. 240218 " JURADO " instado por la primera; b) falta legitimación o falta de acción de Café Tal de Costa Rica SA para instar la nulidad del contrato como sucesora de COMVEN SP ZO O en base a los artículos 1259 y 1302 del Código Civil ; c) la prescripción de la acción de nulidad de la licencia, con arreglo al articulo 1301 del Código Civil , al haber transcurrido más de cuatro años desde que se firmó el contrato (5 agosto de 1998), se presentó a su registro en la OAMI (10 de noviembre de 1998) y se registró la licencia (25 de mayo de 1999); d) la falta de legitimación activa de Manuel Jurado SL para el ejercicio de las acciones, por no ser parte del contrato cuya nulidad o resolución subsidiaria se interesa , amparándose en los artículos 1302 y, 1124 del Código Civil, y no ser titular de la marca comunitaria cuya infracción se afirma por lo que no puede instar acciones de protección de la misma

Al margen de consideraciones previas sobre los conflictos existentes entre la mercantil Jurado Hermanos SL y uno de los antiguos socios- Emilio -y las sociedades constituidas o dominadas por éste y sus familiares más próximos , se opone a la declaración de nulidad de la licencia de la que es titular Jurado Hermanos SL, y por ende a que su actuación infrinja los Derechos de exclusiva del titular marcarlo al estar amparada en dicha licencia , por entender que no son ciertos los hechos invocados de contrario. Asi no es cierta la falta de capacidad del administrador de COMVEN SP ZO O, D. Jose Augusto ya que por ulterior sentencia dictada en Polonia fue restituido en el cargo de administrador e inscrito como tal en el Registro Mercantil de Polonia. Añade que aunque fuese cierto que los administradores de Jurado Hermanos. Si no estuviesen en Polonia en agosto de 1998, ello no afectaría a la validez del contrato al ser perfectamente válido el celebrado a distancia, sin que la falta de intervención de notario y traductor sea vicio alguno, no siendo cierto, finalmente , que el contrato de licencia cuestionado se otorgase después de la venta de la marca a SERVICIOS ROOM SA.

Por otra parte, rechaza que el contrato carezca de causa por precio irrisorio y por último, en cuanto a la Resolución por falta de pago es negado, ya que desconocía hasta que se formula contra la mercantil Jurado Hermanos SL el litigio seguido en los Juzgados de Valencia ante referidos, que Café Tal de Costa Rica había adquirido la marca comunitaria 240218, habiendo intentado de forma reiterada abonar el importe trimestral de la licencia a la mercantil licenciante polaca COMVEN SP ZO O en varios expedientes judiciales de consignación, en los que Emilio se opuso al cobro, sin que ningún momento comunicase las transferencias de la marca producidas

Formula reconvención en la que solicita la declaración de nulidad de los contratos de licencia de las marcas comunitarias núm. 240.218 y 858.480 concedidas a favor de Manuel Jurado SL en fecha 15 de abril de 2002; que tales contratos le suponen un perjuicio como licenciatario de la marcas "Jurado" y que las mercantiles CAFE TAL DE COSTA RICA SA y MANUEL JURADO SL carecen de Derecho a hacer uso de la denominación "JURADO " para distinguir productos de la clase 30 del Nomenclátor internacional de marcas y se condene a las demandadas a estar y pasar por tales declaraciones y se libre oficio a la OAMI para que proceda a inscribir la nulidad de la licencia sobre la marca comunitaria Núm 858.480 de 25 de abril de 2002 a favor de MANUEL JURADO SL

Alega, en síntesis , que JURADO HERMANOS SL aparece en el mercado como empresa comercializadora de productos de café y derivados conocidos como " Café Jurado ", desde su constitución en 1978, continuadora de la actividad de Manuel Jurado e hijos SL (constituida en 1919 como Jurado y Uriarte) y que actuaba con el nombre comercial (y marca) " Café Jurado". Y entiende que el otorgamiento por Café Tal de Costa Rica SA a favor de Manuel Jurado SL de licencias sobre la marca comunitaria Jurado núm. 858.480 figurativa, consistente su representación en cuatro cuadros iguales , de igual tamaño, distribuidos en dos alturas, con la denominación Jurado , es nula al haberse otorgado con una causa ilícita, y suponer un fraude de ley y un ejercicio abusivo de los Derechos del titular de la marca al implicar la vulneración, de los Derechos de uso exclusivos de Jurado Hermanos SL en base a la licencia otorgada a su favor sobre la marca comunitaria núm. 240.218. Y con mayor razón respecto de la licencia otorgada en cuanto a está última marca (la núm. 240.218) ya que se licencia a favor de Manuel Jurado SL cuando ya constaba que Jurado Hermanos SL era titular de una licencia exclusiva sobre dicha marca, produciendo todo ello, como consecuencia , una efectiva confusión en el mercado

Cuarto.- De la demandada reconvencional se dio traslado a la contraparte, que en tiempo y forma presentó escrito de contestación en el que se opuso a la misma , negando los hechos invocados de contrario y que Jurado Hermanos SL fuese la sucesora de Manuel Jurado e hijos SL, invocado la litispendencia en relación con la marca comunitaria 858480 , al constar planteada ante la OAMI solicitud de nulidad de dicha marca por la propia Jurado Hermanos SL y el litisconsorcio pasivo necesario al no ser demandados todos los afectados por el presente litigio al haber intervenido en las compraventas de la marca comunitaria desde 1998 las mercantiles COMVEN SP ZO O, SERVICIOS ROMS SA y BALLENY CORPORATION SA, además de CAFÉ TAL DE COSTA RICA SA

Quinto -Precluido el trámite de contestación a la demanda, se convocó a las partes personadas a la Audiencia previa al juicio prevista en el art. 414, que tuvo lugar el 24 de mayo de 2005, con la asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s , sin que se lograse acuerdo, se concretaron los términos del suplico de la demanda reconvencional, eliminando la referencia a CAFÉ TAL DE COSTA RICA en el apartado 4o de su suplico y aclarando que se deja para un pleito posterior los problemas de liquidación de perjuicios y fueron resueltas las cuestiones de orden procesal consistentes en las excepciones de cosa juzgada , litispendencia y litisconsorcio pasivo invocadas en los términos que figuran en el soporte audiovisual, que, en esencia, se resumen a) en cuanto a la cosa juzgada, que la Sentencia invocada de la AP de Valencia no resuelve el fondo del asunto al apreciar la falta previa de legitimación activa ( ST.S. de 9 de octubre de 1993 y 22 de febrero de 1996 y AP de Madrid, de 21 de julio de 2004 ); b) respecto de la falta de litisconsorcio pasivo necesaria, al constar demandadas la licenciataria y la actual titular del marca , que se subroga y trae causa de la inicial licenciante, y c) en cuanto a la litispendencia, al no concurrir identidad con el litigio suscitado en la OAMI que versa sobre nulidad de la marca, y aquí versa sobre nulidad de la licencia. A continuación, se interesó por las partes la práctica de las pruebas documental, interrogatorio y testifical que se admitieron, señalándose la celebración del juicio

Sexto - El día y hora señalado tuvo lugar el juicio, en el que se practicaron las diligencias probatorias declaradas pertinentes y tras el trámite de informe y conclusiones, se dio por concluido el acto y visto para Sentencia

Séptimo.- En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos , excepto el plazo para dictar Sentencia por la acumulación de señalamientos y asuntos concúrsales de preferente tramitación.

Fundamentos

Primero: La declaración de nulidad de la inscripción del contrato de licencia de uso a favor de la demanda JURADO HERMONOS SL de la marca comunitaria denominativa JURADO núm. 240.218, para productos de la clase 30 del Nomenclator, y en consecuencia , el cese de su uso ilícito, interesada por los actores se fundamenta, desde el punto de vista jurídico, en los artículos 6, 7 y 1269 del Código Civil citados en la demanda por considerar, como se ha resumido en los antecedentes de hecho , que el contrato de licencia de fecha 5 de agosto de 1998 y presentado ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (en adelante OAMI), el 10 de octubre de 1998 entre la mercantil polaca COMVEN SP ZO O (en adelante COMVEN) y JURADO HERMANOS SL es nulo por fraudulento al haber intervenido en nombre de la mercantil polaca licenciante HSobiesky, que había sido cesado en sus funciones por el consejo de administración de la sociedad polaca el 18 de mayo de 1998, y no ser titular de la solicitud que se licencia, al haber trasmitido el 26 de agosto de 1998 la solicitud de marca comunitaria núm. 240218 a la mercantil SERVICIOS ROMS SA, según contrato de cesión suscrito por COMVEN y SERVICIOS ROMS SA, ya que la única fecha que se reconoce al contrato de licencia a favor de la demandada es la de la presentación ante la OAMI (10 de octubre de 1998).

La demanda no es un ejemplo de claridad a la hora de concretar la clase de acción entablada , teniendo en cuenta que el Código Civil español utiliza el términos nulidad en un sentido amplio, que no solamente comprende la nulidad absoluta sino también la anulabilidad o nulidad relativa ( sentencia del Tribunal Supremo , de 25 de abril de 2001 ) con las importantes consecuencias que ello acarrea en orden a la legitimación o plazo para su ejercicio.

Dado que se invoca una infracción legal que afecta a la causa y objeto del contrato, tachado como fraudulento e inexistente, debemos entender como ejercitada una acción de nulidad absoluta del contrato, y por ende , imprescriptible al no ser de aplicación el plazo de cuatro años del artículo 1302 del Código Civil, sin que quede reducida la legitimación a las partes contratantes (o de los que de ellos traen causa) , sino que se amplía la legitimación a otros titulares de interés legítimo que puedan resultar perjudicados ( Sentencias del T.S. de 15 de febrero de 1997 y 5 de noviembre de 1990 ), como podrían ser los actores, por lo que no se comparten totalmente los argumentos esgrimidos por la demandada en relación con la prescripción y falta de legitimación, sin perjuicio de que , como más adelante veremos, hay que apuntar que algunos de los motivos invocados por los actores propiamente son merecedores de la calificación de anulabilidad o nulidad relativa, y en consecuencia, sujetos a prescripción y solamente invocables por las partes contratantes o aquellos que traen causa de estas y no sean causantes del vicios del consentimiento.

No obstante, como veremos, por razones también apuntadas en otros apartados de la extensa contestación a la demanda, las demandadas no pueden oponerse al contrato de licencia inscrito el 25 de mayo de 1999 otorgada a la demandada JURADO HERMANOS SL.

Segundo: El conflicto se suscita entre el titular de la marca comunitaria , tal y como consta en la OAMI- CAFÉ TAL DE COSTA RICA SA - y el licenciatario exclusivo- JURADO HERMANOS SL -por considerar el primero que la marca de la que es titular no esta limitada por tal licencia por nula siendo el uso que realiza de la marca JURADOS HERMANOS ilícito en tanto que, ésta última entiende que es un uso plenamente valido en base al contrato de licencia exclusivo otorgado a su favor. Para resolver la cuestión debemos partir de los siguientes hechos que se deduce del material probatorio, apreciado en su conjunto, y especialmente de la documental obrante en autos:

1°) en fecha 25/04/1996 se presenta solicitud de marca comunitaria denominativa JURADO para productos de la clase 30 del Nomenclátor a la que se otorga el núm 240.218, que se registra el 15/03/1998 y se publica el registro a favor de la mercantil polaca CONVEN en fecha 3/08/1998 (doc num 2 de la demanda consistente en certificación de OAMI)

2º) en fecha 10 de octubre de 1998 se presenta ante la OAMI un contrato privado datado el día 5 de agosto 2003 por el que se otorga licencia a-JURADO HERMANOS sobre la marca comunitaria num 240.218. En dicho contrato interviene en nombre de la empresa polaca COMVEN Jose Augusto, y se pacta una regalía o royalties de 100 ?, paraderos trimestralmente, por un periodo de vigencia de 48 años (documento num 6 de la demanda)

3º) el día 18 de noviembre de1998 se legaliza en el Consulado de Panamá de Estocolmo la firma del contrato privado de compraventa de la marca comunitaria que nos ocupa (junto a otras nacionales y comunitarias) celebrado por COMVEN (como vendedor) y SERVICIOS ROMS SA (como comprador) fechado a 26 de agosto de 1998, interviniendo en nombre de la primera Emilio , por un importe de 3.000 ?, sin ninguna referencia a licencia exclusiva que la grave o límite (doc num 5 de la demanda)

4º) en fecha 1 de diciembre de 1998 en escritura publica se transmite , libre de licencia, la marca comunitaria objeto de litigio (junto con otras comunitarias y nacionales, también Jurado) por SERVICIOS ROMS SA a BALLENY CORPORATION SA (documento núm. 4 de la demanda) y el día 29 de octubre de 2002 se transmite por BALLENY CORPORATION SA a CAFÉ TAL DE COSTA RICA (doc Núm 3. de la demanda) por un precio de 3.500 ?

5º) el día 16 de junio 2003 se inscribe en la OAMI el registro de la marca a favor de CAFÉ TAL DE COSTA RICA, habiendo solicitado ante la Oficina la inscripción de la cesión de la marca el 3 de marzo de ese año (como consta en la Sentencia dictada por la AP de Valencia de 26 de septiembre de 2004, documento núm. 12 de la demanda)

6º) en documento que aparece datado a 15 de abril de 2002 BALLENY CORPORATION SA licencia la marca comunitaria num 240.218 y num 858.480 a MANUEL JURADO SL, conviniéndose que esta ultima abonará la suma de 200 ? trimestrales siendo el periodo pactado de 5 años prorrogables (doc num 1 de la demanda y 8 de la contestación a la demanda)

Tercero: Para resolver el conflicto expuesto no podemos atender exclusivamente a las normas del derecho civil sustantivo que regulan los contratos , a falta de una regulación autónoma del contrato de licencia en el Reglamento de Marca Comunitaria, que tampoco aparece en la Ley de Marca Española 17/2001 , de 7 de diciembre, sino que debemos, en primer lugar, acudir a las normar específicas que sobre la licencia se contienen en el RMC y en su defecto, a lo dispuesto en la ley de marcas española (como establece el artículo 14 y 97 RMC) y, en concreto, hay que tener presente el artículo 23 RMC y los principios registrales que de él se deducen , y que asimismo se recogen en el art. 46 de la ley española.

El apartado 1º del citado precepto dice. "Los actos jurídicos relativos a la marca comuniraria que se contemplan en los artículos 17, 19 y 22 sólo podrán oponerse frente a terceros en todos los Estados miembros una vez inscritos en el Registro", regla que reproduce casi literalmente el artículo 46.3 de la Ley de Marcas española, según el cual: "Los actos jurídicos contemplados en el apartado anterior sólo podrán oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Marcas". Se completa el artículo 23 RMC con un apartado segundo del tenor siguiente: " Sin embargo, aún antes de su inscripción, tales actos podrán oponerse a terceros que, después de la fecha de celebración de dichos actos hubieren adquirido Derechos sobre la marca teniendo conocimiento de dichos actos"

Este precepto viene a consagrar el principio de publicidad material negativa o de oponibilidad y lo que viene a decir es que en los casos en que la marca comunitaria sea objeto de cesión, Derechos reales o de licencia, que son los actos jurídicos a los que se refieren los artículos 17 ,19 22 del Reglamento, su oponibilidad a terceros en todos los Estados miembros sólo puede tener lugar una vez inscritos esos actos en el registro. Conclusión que se refuerza si lo ponemos en relación con el articulo 17 RMC que no sólo establece la forma escrita como forma a solemnitatem del contrato de cesión de marca (o de la solicitud)comunitaria, sino que su eficacia absoluta o erga omnes se subordina a la observancia de la inscripción de la cesión en el Registro, al tener tal inscripción carácter constitutivo ( Pedro Enrique y Sentencia de AP de Valencia de 27 de abril de 2004 ) según se deduce del apartado 6o del artículos 17 del tenor siguiente " Mientras la cesión no se halle inscrita en el Registro, el cesionario no podrá prevalerse de los Derechos que se derivan del registro de la marca comunitaria"

Como dice el magistrado del Tribunal Supremo, José Ramón Ferrándiz Gabriel ( Ley de Marcas , CGPJ IX-2003) al comentar el equivalente artículo 46 de la ley marcaría española " El artículo 46.3 vincula a la falta de registro-hecho negativo-otro aspecto sustantivo; la inoponibilidad a determinados terceros del título no inscrito" añadiendo, en opinión que compartimos, que responde a la misma filosofía que los artículos 21.1 del Código de Comercio y art 9.1 del Reglamento del Registro Mercantil en relación con el sistema registral mercantil o los artículos 32 de la Ley Hipotecaria y 606 del Código Civil respecto al registro inmobiliario; regulación que es aplicable en virtud de la asimilación de la marca comunitaria a la marca nacional en cuanto a objeto de propiedad efectuada en el artículo 16 de RMC.

Por tanto, el artículo 23 RMC expuesto actúa como incentivo o fomento de la inscripción aplicando una sanción al interesado que no se sirve del registro. La propia eficacia y sentido del registro de marcas exige que quien acuda a él tenga la certeza y seguridad de que sus asientos reflejan la realidad; y ello se consigue, entre otros mecanismos, permitiendo que los terceros de buena fe que confían en la publicidad registral sean inmunes a cualquier realidad extraregistral que debía constar en el registro. En definitiva, nos inclinamos por la opinión de aquellos que entienden que consagra el llamado principio de inoponibilidad con arreglo al cual para que un acto o negocio inscribible que recaiga sobre la marca pueda oponerse a un tercero de buena fe es necesario que previamente haya sido inscrito en el registro

Y así se manifiesta diversa doctrina, española al interpretar el equivalente precepto nacional (art 46.3) , indicando que dicha norma conlleva que al licenciatario no le será oponible ninguna circunstancia (como la falta de titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio) que no haya accedido con anterioridad al registro. Dicho de otra forma, la inscripción del contrato de licencia por JURADO HERMANOS le dota, pues, de oponibilidad frente a los sucesivos adquirientes de la marca como frente a posteriores licenciatarios que adquieran un Derecho incompatible con el licenciatario cuyo contrato se inscribe, que conlleva la subsistencia del contrato de licencia tras la transmisión viniendo obligado ese tercero a soportar la explotación de la marca por el licenciatario que ha inscrito la licencia en el registro

Conclusiones que consideramos trasladables al sistema comunitario por la identidad de la norma española con el art 23 RMC, en la que se inspira aquélla, trayendo a colación en este sentido la Sentencia de la audiencia. Provincial de Barcelona , sección 15ª (ponente Gimeno- Bayón), de 19 de julio 1999 que interpreta el artículo 43 de la Ley de Marcas de 1988, precedente del artículo 46 de la vigente ley marcaría española, por la expresa mención que en la misma se hace al sistema comunitario consagrado en el artículo 23 analizado en los términos siguientes; "....es determinante de que entendamos, con un sector de la doctrina , que el artículo 43 regula el llamado efecto negativo de la publicidad registral, cuyo exacto alcance, en forma similar a la prevista en los artículos 79 de la Ley de Patentes y 23 del reglamento de la Marca Comunitaria, aparece regulado desde la perspectiva mercantil en el artículo 21 del Código de Comercio, concordante con el 9 del Reglamento del Registro Mercantil, al disponer que "los actos sujetos a inscripción sólo serán oponibles a terceros de buena fe desde su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil"; y desde la hipotecaria , en el artículo 32 de la Ley Hipotecaria a cuyo tenor "los títulos de dominio o de otros Derechos reales sobre bienes inmuebles, que no estén debidamente inscritos o anotados en el Registro de la Propiedad, no perjudican a tercero", lo que no significa que el titular extrarregistral no pueda accionar frente a terceros no amparados por el registro, sino que quienes actuaron fiados en el Registro no han de verse perjudicados por los actos no inscritos realizados por el titular"

Aunque el texto comunitario no hable de terceros de buena fe, como sí lo hace el texto legal español, sino sólo de terceros, es evidente que se refiere a los primeros ya que como hemos visto, tras la regla general , prevé que, "aún antes de su inscripción, tales actos podrán oponerse a terceros que, después de la fecha de celebración de dichos actos hubieren adquirido Derechos sobre la marca teniendo conocimiento de dichos actos" que viene a explicitar la buena fe, de forma tal que el precepto solamente protege aquél que desconocía el negocio o acto no registrado o, aplicando los parámetros de la diligencia media, no se le puede exigir conocimiento del mismo. En caso contrario , no podrá ampararse en lo registrado y sí que se le podrá oponer el acto no inscrito.

Cuarto: Con arreglo ante a las anteriores premisas legales y fácticas debemos resolver el conflicto de intereses suscitado entre el titular de la marca (CAFÉ TAL DE COSTA RICA SA) que considera que dicha titularidad no tiene limitación alguna frente a la demandada, y el licencitario de la marca (JURADO HERMANOS SL) que considera que tiene Derecho exclusivo a usar dicha marca y que el artículo 23 RMC (al igual que realiza el artículo 46.3 de la ley española) da solución otorgando preferencia al inscrito en primer lugar, en este caso, la licencia exclusiva a favor de JURADOS HERMANOS SL, ya que este la adquiere del titular registral, sin que constase esa invocada transmisión previa en el registro, mientras que cuando adquirió su Derecho CAFÉ TAL DE COSTA RICA sobre la marca comunitaria num 240.218, era público que tal marca estaba licenciada, adquiriendo su Derecho con esas limitaciones que figuraban en el Registro

Lo dicho no queda desvirtuado por las alegaciones de fraude que se contienen en la demanda , ya que no hay prueba bastante y de entidad que permita concluir que cuando adquirió sus Derechos de uso la demandada JURADO HERMANOS suscribiendo el contrato de licencia cuestionado conociese que la marca ya no fuese titularidad de quien le otorgaba la licencia, y que se confabulase con el señor Jose Augusto para ello

Aunque tomemos como fecha del contrato de licencia a favor de JURADO HERMANOS oponible frente a terceros ( artículo 1227 CC ) la de su presentación en la OAMI (10 de octubre de 1998), hipótesis de la que parten los actores en su demanda, no hay prueba fehaciente que permita concluir que los representantes de JURADO HERMANOS tuviesen conocimiento de que, con anterioridad, se había producido la transmisión de la marca número 240.218 por COMVEN a SERVICIOS ROOM en fecha 26 de agosto de 1998, ya que esta cesión se documenta en contrato privado que parece se deposita en el consulado de Panamá de Estocolmo, siendo legitimadas sus firmas con posterioridad al otorgamiento de la licencia cuestionada, en fecha 18 de noviembre de 1998 (documento num 5 de la demanda) , sin que las comunicaciones que la empresa polaca dirige a JURADO HERMANOS SL (documento 8 y 8 bis de la demanda) sean claras y contundentes al respecto, sino cuando menos son confusas, dado que el texto de una de éstas comunicaciones se refiere a otra marca comunitaria (la número 74829) y el texto del segundo fax o telegrama únicamente comunica que desde mayo de 1998 fue destituido Jose Augusto como gerente y que carece de representación, pero existen dudas no aclaradas sobre la fecha de remisión de esta segunda comunicación, ya que aunque en la fotocopia (de mala calidad) figure en su parte superior la leyenda " Alicante 22 de septiembre de 1998", el sello de correos y telégrafos que consta en su parte inferior izquierda es ilegible y, a continuación , figura la certificación del justificante del burofax entregado a Teofilo el 16 de julio de 1999, es decir, mucho después de la presentación del contrato de licencia litigioso en al OAMI , siendo sobre esta comunicación sobre la que se centró el interrogatorio del legal representante de la demandada y los diferentes testigos. Además lo más importante aquí es que ninguna mención se contiene en dicha comunicación a la cesión de la solicitud de la marca comunitaria 240.218 de COMVEN a SERVICIOS ROOM, por lo que si se produjo esa cesión el 26 de agosto de 1998 (como afirma la actora) esto no se dijo a la demandada JURADO HERMANOS ni tampoco se dan razones por lo que no se comunicó tal circunstancia, que permanece en secreto. Añadir a ello que la licenciataria se entendió con la mercantil que en el registro constaba como titular y con quien ya habían previamente realizado otros contratos de licencia de otras marcas JURADO (documento 1 y 2 del expediente de jurisdicción voluntaria acompañado como doc. num. 17 de la contestación) teniendo en cuanta, a la hora de apreciar si les podía exigir el conocimiento previo de la transmisión invocada (documentada por contrato privado de 26 de agosto de 1998), que se trata de una época den la que la mercantil polaca COMVEN estaba dominada por Emilio, en abierto conflicto con sus dos hermanos y socios de la mercantil JURADO HERMANOS SL (y de la que aquel también lo fue, a través de la sociedad PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL CAFÉ SL, estando pendiente de Resolución ante el Tribunal Supremo la venta de las -acciones realizadas por esta sociedad a Jurado Hermanos SL) y cuyo comportamiento (el de Emilio ) ha sido calificado en la Sentencia de primera instancia, confirmada en segunda instancia (doc Núm 4 y 5 de la contestación) como doloso por la ocultación de la transmisión de las acciones de la mercantil polaca COMVEN (titular de las marcas nacionales y comunitarias "Jurado") a su hijo Evaristo . Cúmulo de factores que refuerzan la conclusión apuntada

En todo caso adicionar , de una parte, que la falta de representación del señor Jose Augusto para actuar en nombre de la mercantil polaca COMVEN (y de la que no hay constancia fehaciente que fuese conocida por los legales representantes de JURADOS HERMANOS en el momento de suscribirse el contrato de licencia entre dicha mercantil y COMVEN por lo antes mencionado) desvirtúe lo dicho, ya que hay que poner de relieve que se ha dictado Resolución de los tribunales polacos que han venido a declarar nula la actuación de Emilio al frente de esa mercantil polaca y ha sido restituido aquel como representante (doc num 9 y 11 de la contestación), lo que vendría a sanar tal falta, y en todo caso se trataría de un defecto del contrato de licencia que daría lugar, no a la nulidad radical sino solamente a su anulabilidad, al ser aplicable el artículo 1259 del Código Civil, que prevé expresamente la confirmación , propia de la nulidad relativa e incompatible con la nulidad radical ( Sentencias del TS de 10 de junio de 2002 y 30 de diciembre de 1993 ) y por ende, sujeta al plazo de prescripción de cuatro años y legitimación restringida a las partes.

Y de otra, que la afirmación de que el contrato de licencia es nulo porque el licenciante no tenía capacidad de disposición, ya que la marca licenciada no era suya es discutible, ya que de ese hecho no se deriva la nulidad absoluta, dado que en la doctrina se sostiene que la capacidad de disposición sobre la cosa no es elemento esencial del contrato, pues ningún precepto lo exige, ya que sólo genera obligaciones careciendo de naturaleza real indicándose que podría adolecer de anulabilidad por dolo o error , pero que no pueden ser invocadas por los aquí actores, ya que como en el caso anterior, no tienen en este caso legitimación y además el plazo para su ejercicio ha transcurrido, careciendo de eficacia para interrumpirla los hechos invocados en la demandad (diligencias penales por falsedad o expedientes de consignación que afectan al pago) Finalmente, tampoco la mera manifestación de que el precio pactado es irrisorio es determinante a los efectos que analizamos, ya que rige en Derecho español (aplicable con arreglo al artículo 14 y 97 del Reglamento) el principio de la libertad de precio ( art 1255CC ) o que este tenga%3ué%er justo, sin olvidar que aunque es el supuesto normal, se cuestiona por la doctrina que sea un elemento esencial del contrato de licencia (Massaguer) , pues no hay que excluir la posibilidad de que la licencia sea gratuita, como ocurre cuando el titular de la marca concede la licencia a una sociedad perteneciente al mismo grupo( Pedro Enrique ). Además, no se aporta prueba alguna del valor que puede tener la marca, y por ende, la licencia sobre la misma , que permita afirmar que le precio pactado sea irreal, carga probatoria que le corresponde a la parte que afirma tales hechos como fundamento de su pretensión ( artículo 217 Ley de Enjuiciamiento Civil ). Conclusión reforzada cuando los únicos datos que obran en el expediente son los relativos al importe de compra de la marca comunitaria objeto del presente litigio (junto con otras nacionales y comunitarias) que figura en los contratos aportados como documentos número 3 y 4, que es de 3.000 y 3.500 dólares, y la renta o canon pactado en los contratos de arrendamiento de licencia suscritos con Manuel Jurado SL en fecha 15 de abril de 2002 (documento número 1 de la demanda) de 200 dólares al trimestre , al margen de que no queda probado tampoco que tales cantidades sean efectivamente abonadas, a la vista de las dudas, respuestas evasivas e inconcretas de los afectados (licenciatario obligado y titular de la marca receptor) sobre este particular, por lo que, en definitiva, no podemos dar por probado lo invocado por los actores

Quinto: Si no puede el titular marcario CAFÉ TAL DE COSTA RICA SA oponerse al uso la marca comunitaria num 240.218 que la licencíataria JURADO HERMANOS SL hace con arreglo a su contrato , ninguna legitimación puede tener el otro demandante " MANUEL JURADO SL" que invoca un denominado " contrato de alquiler "de 15 de abril de 2002 sobre la tan mencionada marca comunitaria número 240218 ya que, además de lo ya dicho acerca de la oponibilidad, no consta en el registro y con arreglo al artículo 23 RMC , la licencia solamente puedo oponerse frente a terceros una vez inscrita en el registro.

Sexto: De forma subsidiaria, se interesa por los demandantes la Resolución del contrato de licencia por falta de pago. Acción para la que, evidentemente, ninguna legitimación puede tener la que afirma ser licenciataria MANUEL JURADO SL, ya que esta acción ( art 1124 CC ) solamente la pueden invocar las partes contractuales o aquellos que traen causa de ellos; en este caso, CAFÉ TAL DE COSTA RICA.

Y la pretensión de ésta no puede prosperar , ya que la resolución por incumplimiento contractual exige que el incumplimiento sea de tal entidad que impida el fin normal del contrato, frustrando las legitimas expectativas de la parte (Sentencias de 11 de octubre de 1982, y 7 de marzo de 1983 ) y debido a una voluntad rebelde del incumplidor, revelada por su prolongada inactividad o pasividad frente a la voluntad de cumplimiento de la otra parte (Sentencias de 10 de marzo de 1983 y 4 de marzo de 1986) citadas por las mas reciente de 22 de mayo de 2003), y corresponde a quien lo invoca probarlo.

Prueba que aquí no concurre ya que, en cambio, lo probado aquí es que de forma reiterada la licenciataria (JURADO HERMANOS SL) ha intentado cumplir tal deber de pago , siendo rechazado, por lo que no se puede achacar la demandada la falta de pago

Así , en fecha 27 de diciembre de 1999 Emilio, en representación de COMVEM, devuelve las transferencias realizadas por JURADO HERMANOS para pago y le indica por telegrama de 29 de diciembre de ese año " no aceptando en modo alguno ningún pago por concepto de alquiler de marca de un contrato falso " (documentos obrantes en el expediente de jurisdicción voluntaria aportado como documento 13), sin indicar en ningún momento que se había producido la cesión de marca de 26 de agosto de 1998 a SERVICIOS ROOM. La licenciataria procede ante tal negativa reiterada de cobro (obrante otras devoluciones de transferencia en los documentos unidos en el expediente de jurisdicción aportado como documento 16) a consignar judicialmente , dando lugar a varios expedientes judiciales en los que Don Emilio, como administrador de la mercantil polaca COMVEN se opone (documentos número 13 ,14,15,17,18 y 20) , siendo cancelada la cuenta bancaria de dicha mercantil polaca donde había ingresado la licenciataria (documento 4 a 10 obrante en el expediente de jurisdicción voluntaria aportado como documento 18), que provoca un nuevo expediente de consignación (documento 18), hasta que, finalmente, por autor de marzo de 2003, un juzgado de Primera Instancia declaró incompetente los tribunales españoles para dichas consignaciones (documento número 21).

Por tanto, es patente y clara la voluntad de la licenciataria de cumplir y , en cambio, la falta de la licenciante de aceptar el canon de la licencia, llamando la atención que no conste documentalmente en esos expedientes de jurisdicción voluntaria por parte de COMVEN que la marca había sido transmitida y quién era en1 ese momento el titular de la marca, al haberse producido en 1998 y 2002 las trasmisiones antes expuestos, lo cual, dicho sea de paso, suscita serias dudas sobre su verdadera y real existencia. No puede exigirse al demandado un ejercicio de adivinación y que proceda a abonar las cantidades pactadas a los nuevos adquirientes, si éstos no le comunican su adquisición, como la buena fe contractual impone ( artículo 7 y 1258 del Código Civil ) , e indicar la forma de pago, en concreto , el número de la cuenta bancaria en la que efectuar el ingreso, que era lo convenido en el contrato que, por lo antes dicho, deben respetar los sucesivos adquirientes.

Por todo ello procede desestimar la Resolución contractual invocada

Séptimo: Sentado que JURADO HERMANOS SL puede usar en exclusiva la marca comunitaria número 240.218 denominativa "JURADO " para identificar en el mercado los productos de la clase 30ª, entre otras, cafés y derivados , se solicita por ésta en vía reconvencional que se proceda a declarar nulos de pleno Derecho los contratos de licencia sobre la marca comunitaria número 240.218 y 858.480 de fecha 15 abril 2002 otorgados a favor de MANUEL JURADO por carecer de causa licita, incurrir en fraude de ley , constituir un abuso de Derecho y carecer el primero de objeto al estar ya licenciada la marca de forma exclusiva a su favor, lesionando su Derecho para distinguir "cafés" y otros productos de la clase 30 al crear confusión en el mercado.

Aunque los referidos contratos de licencia (aportados como documentos número 1 de la demanda y 8 de la contestación ) fueron otorgados a favor de MANUEL JURADO SL por BALLENY CORPORATION SA, entendemos como se dijo en la Audiencia previa, que la relación jurídico procesal esta bien constituida, ya que aquélla licenciatara ha sido sustituida ( por venta de la marca) por la actual titular de la marca, CAFÉ TAL DE COSTA RICA SA, que les sucede en todos sus Derechos y obligaciones (documento número 3 de la demanda) , y por ende es esta última la que, con su actuación, otorgando eficacia a dichos contratos, violenta los Derechos contractuales que el contrato de licencia de 1998 otorga a JURADO HERMANOS SL. Es la demandada en vía reconvencional-CAFÉ TAL DE COSTA RICA- la que la que debe ser demandada al traer causa de la inicial licenciante y actual interesada, junto con la otra parte contractual del contrato cuya nulidad se pide, por imperativo del Derecho de defensa, sin que, en cambio se considere preciso que intervenga en el pleito, como parte pasiva de la reconvención , BALLENY CORPORATION, que ninguna interés actual tiene en el contrato.

Octavo: El contrato de licencia de marca es un contrato típico, consensual y generalmente oneroso en virtud del cual el titular de una marca -licenciante - cede a un tercero-licenciatario- el Derecho de usar aquella en determinadas condiciones y atendiendo a la intensidad del Derecho cedido, pueden ser simples (o no exclusivas) exclusivas o exclusivas reforzadas. En las primeras, el titular de la marca continúa ostentando la facultad de utilizar directamente la marca o de conceder ulteriores licencias a otros licenciatarios; en las segundas, el titular de la marca no puede conceder licencias ulteriores a terceros y se habla de licencia exclusiva reforzada cuando el licenciante no sólo no puede conceder ninguna licencia posterior sino que , además, se compromete a no utilizar la marca por sí mismo. En este sentido, la Ley de Marca española de 2001 establece la presunción iuris tantum de que la licencia exclusiva es además reforzada ( art 48.6 LM 17/2001)

La licencia que tiene a su favor otorgada JURADO HERMANOS SL en virtud del contrato de 5 de agosto de 1998 es exclusiva, y por ende no puede el titular de la marca otorgar nuevas licencias, y sí lo hace, incumpliendo deberes esenciales que dimanan del contrato de licencia, que tiene fuerza de ley entre los partes contratantes y sus herederos ( art 1091 y 1257 CC ), el licenciatario puede impugnarlo , como acto ilegal, siendo deber del licenciante mantener al licenciatario en el uso pacifico de la marca (1543 y -1554 CC, por analogía con el arrendamiento de cosa regulado en el CC) y evidentemente esta actuación infringe tal deber

Por tanto, la licencia otorgada la marca comunitaria num 240.218 no es válida y eficaz frente al licenciatario exclusivo, ya qué ataca frontalmente los Derechos contractuales que éste tiene y por ende, está totalmente legitimado para interesar su nulidad, siendo contrario a la buena fe ( art 1258CC ) , sin que pueda el nuevo licenciatario invocar Derecho alguno contradictorio con el de la licencia

exclusiva ya inscrita (art 23)

Noveno: Debemos analizar finalmente la cuestión relativa a la licencia sobre la marca comunitaria número 858.480, que es una marca mixta, consistente su representación en cuatro cuadros iguales de igual tamaño, distribuidos en dos alturas, con la denominación Jurado (doc. num 40 de la contestación)

Lo primero que debemos comprobar es si existe el riesgo de confusión entre esas marca y la licenciada a favor de JURADO HERMANOS , y en caso afirmativo, si la licencia otorgada violenta los Derechos de esta

El riesgo de confusión, en el ámbito del Derecho marcario, responde a un concepto de Derecho comunitario que debe ser interpretado con arreglo a la jurisprudencia del TJCE de la que podemos extraer las siguientes consideraciones: a) el riesgo de asociación no es alternativa al riesgo de confusión, sino que éste comprende aquél, que sirve para precisar su alcance. Así TJCE en Sentencia de 11 de noviembre de 1997 (G.25 195 , Sabel BV c. Puma AG.), de 22 de junio de 1999 (C.342/1997, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV.); b) la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud de las marcas y la existente entre los productos o servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa.(así STJCE de 29 de septiembre de 1998 (TJCE 1998V220) (C. 39.97, Canon Kabushiki c. Metro Goidwyn-Mayer Inc.);c) para determinar el carácter distintivo de una marca el órgano jurisdiccional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas , ( STJCE de 22 de junio 1999 [TJCE 1999/138] (C.342/1997, Lloyd Schuhfabrik Meyer amp; Co. GmbH c. Klijsen Handel BV); d) la valoración global debe realizarse teniendo presente la similitudes visuales, fonéticas y conceptuales entre las marcas en conflicto y en impresión global, valorando sus comPonentes distintivos y dominantes ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso SABEL ) y e) la STJCE de 22 de junio de 1999, por último, basa el riesgo de confusión , que comprende el de asociación, en la percepción de un determinado tipo de consumidor; el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate... el cual, normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar y que se supone es un consumidor normalmente informado y razonable atento y perspicaz ( STJCE de 16 de julio de 1998 [TJCE 1998/174], C.210.96, Gut Springenheide-31) poniendo de relieve que para atender a su reacción debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria... así como que el nivel de atención del consumidor medio pude variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (STPICE de 17 de marzo de 204, El Corte Ingles SA/OAMI-MUNDICOR)

De la confrontación de signos en colisión podemos concluir que el eleme to denominativo JURADO aparece comodominante, a pesr de ser una marca figurativa (STPI de 6 de octubre de 2004 , caso Vitakraft con Kraff y Oami) siendo idéntico en las marcas en comparación, que identifican los mismo productos, por lo que es evidente el riesgo de confusión. Y así lo viene entendido la OAMI en las distintas resoluciones obrantes en autos (doc. num 12 a 15 de la contestación a la reconvención) al resolver oposiciones sobre otras marcas que también incorporan, junto a la denominación JURADO, otro elementos o expresiones, pero que son accesorias y no desvirtúan la fuerza distintiva de aquella. Riesgo de confusión que se acrecienta si se tiene en cuenta la fuerza distintiva del término JURADO en el mercado de productos de café, por ser conocida desde muchos años

Como ante se dijo, entre las obligaciones que tiene el licenciante (o quien le sucede) está, además de proporcionar al licenciatario el uso de la marca , la de mantenerlo en el uso pacifico de la misma, por lo que no solamente no podrá otorgar ulterior licencia sobre la misma marca, sino que entendemos que tampoco otras licencias sobre otras marcas que, por ser cuasudénticas, provoque un manifiesto riesgo de confusión entre los productos marcados por el primer licenciatario y los del segundo licenciatario de la marca quasi idéntica, ya que ello vacía de contenido el Derecho de uso en exclusiva otorgado por le contrato de licencia, con infracción del deber de buen fe contractual consagrado en el art 1258 CC (" Los contratos... obligan , no solo al cumplimiento de lo pactado, sino también a todas las consecuencia que, según su naturaleza , sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley") y menoscaba la función esencial de la marca cual es "garantizar al consumidor o usuario final la identidad de origen del producto o servicios que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia "( STJCE de 29 de septiembre 1998, Canon; STJC.E. de 4 de octubre de 2001, Merz&Krell y STJCE de 29 de abril de 2004 ; Bomekulla).

Al respecto de esta obligación de mantenerlo en el uso pacifico es interés al caso que nos ocupa la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Tercera) de 27 de noviembre de 2003 que confirma la de instancia que había estimado la oposición de una licenciataria a las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que habían concedido a la entidad titular de la marca unas marcas mixtas semejantes que inducían a confusión, según la cual "De esta forma la actora como titular de la licencia puede oponerse a la concesión de las marcas que considera que perjudican su Derecho frente a su titular sea otro o el mismo de quien la obtuvo, pues de no permitirse tal oposición se vulneraría el contrato que es Ley entre las partes y la propia Ley de Marcas. Pero es que además si tal oposición no se permitiera y se otorgasen las marcas recurridas por el hecho de que su titular es el mismo que el de las marcas opuestas por la actora que es quien ostenta una licencia exclusiva para su uso en vigor aun a pesar de concurrir alguna prohibición legal en las primeras respecto de las opuestas, se daría lugar a un claro fraude de Ley del art. 6.4 del Código Civil, contrario a nuestro ordenamiento jurídico , pues se esgrimiría la titularidad de las marcas como causa legitimadora para evitar que surtiera efecto una licencia de uso perfectamente válida y eficaz."

Compartimos la tesis que subyace en la Sentencia del T.S.J. objeto de recurso y consideramos en el caso presente que es aplicable, ya que no puede tolerarse la actuación que, amparada en una norma de cobertura (la facultad de registrar marcas cuasiidénticas o análogas por el mismo titular) se viole el Derecho de exclusiva otorgado por la licencia, lo cual es contrario no solo al art 1258 CC y al principio de la buena fe del art 7CC sino al art. 6.4 CC que prohibe los actos en fraude de ley y cuya sanción debe ser su ineficacia, máxime si tenemos presente las circunstancias que rodean a tales contratos de licencia cuestionados; se contienen en documento privado, que si bien en el contrato de compraventa de las marcas por CAFÉ TAL DE COSTA RICA SA aparecen referidos con fecha 15 de abril de 2001, después se presentan con fecha 15 de abril de 2002; no se explica en el acto del juicio de forma creíble por los legales representantes de MANUEL JURADO SL y CAFÉ TAL DE COSTA RICA quién y cómo se negoció la licencia ni cómo se paga, lo que unido a los lazos evidentes reconocidos entre el gerente y socios de MANUEL JURADO SL y Emilio , que también parece tenerlos con el legal representante de CAFÉ TAL DE COSTA RICA (empleando o compartiendo el mismo domicilio en Polonia doc num 6 y 7 de la contestación) que permiten inferir que el fin buscado con el otorgamiento de las licencias cuestionadas era menoscabar la posición de JURADO HERMANOS SL e impedir que esta pueda en el mercado de forma exclusiva identificar el café y productos derivados con la marca JURADO, siendo tal causa ilícita y por ende, nulos de pleno Derecho los contratos

En definitiva, el licenciatario exclusivo, en base a las acciones propiamente derivados de su contrato, consideramos que está totalmente legitimado para interesar la nulidad de los contratos de licencia otorgados sobre las marcas comunitarias número 240.218 y 858.480 a favor de MANUEL JURADO SL, lesivos de los Derechos que tienen concedidos, por afectar a su prestigio , cota de mercado... debiéndose en un pleito posterior dilucidar los problemas de liquidación concreta de las cantidades a redamar, como prevé el art 219 LEC

Noveno: Las costas procesales de la demanda y reconvención se imponen a la parte vencida ( art 394LEC )

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por CAFÉ TAL DE COSTA RICA SA y MANUEL JURADO SL contra JURADO HERMANOS SL, absolviendo a esta de las pretensiones contra ella formuladas

Que estimando la demanda reconvencional interpuesta por JURADO HERMANOS SL contra CAFÉ TAL DE COSTA RICA SA y MANUEL JURADO SL debo declarar y declaro:

i) la nulidad de los contratos de licencia de las marcas comunitarias núm. 240.218 y 858.480 concedidas a favor de Manuel Jurado SL en fecha 15 de abril de 2002

ii) que tales contratos le suponen un perjuicio como licenciatario de las marcas comunitaria num 240.218 "Jurado"

iii) que la mercantil MANUEL JURADO SL carece de derecho a hacer uso de la denominación "JURADO" para distinguir productos de la clase 30 del Nomenclator internacional de marcas

Y debo condenar y condeno a las demandadas a estar y pasr por tales declaraciones y, en consecuencia, librese , firme sta Resolución, mandamiento a la OAMI para que proceda a inscribir la nulidad de la licencia sobre la marca comunitaria num 858.480 de 25 de abril de 2002 a favor de MANUEL JURADO SL y al abono de las costas procésales derivadas de la demanda y reconvención.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles constar que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación para ante el Tribunal de Marca Comunitaria, a preparar ante este juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación. Así, por esta, mi sentencia , definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

E/.

PUBLICACIÓN: A la presente Resolución se le ha dado la publicidad prevista en la Constitución y las leyes.