Sentencia Civil Nº 110/2008, Juzgados de lo Mercantil - Madrid, Sección 5, Rec 131/2006 de 04 de Noviembre de 2008

Encabezamiento

JUZGADO MERCANTIL Nº 5

DE MADRID

Autos: Juicio ordinario nº 131/06

SENTENCIA Nº 110/08

En Madrid, a 4 de noviembre de 2008.

Vistos por mí, Javier García Marrero, Magistrado- Juez del Juzgado Mercantil nº 5 de esta localidad, los presentes autos de juicio ordinario nº 131/06, seguidos a instancia de EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN SA, representada por el procurador D. Alfonso Blanco Fernández, asistida por el letrado D. Santiago David Mediano Cortés contra BUONGIORNO MYALERTCOM SA, representada por el procurador D. Angel Rojas Santos, asistida por el letrado D. Eduardo Castillo San Martín, sobre propiedad intelectual, he procedido a dictar la presente resolución, EN NOMBRE DE S.M., EL REY, teniendo en cuenta los siguientes

Antecedentes

PRIMERO: Que por el procurador de la parte actora, en la representación que ostenta y mediante escrito que por el turno de reparto correspondió a este Juzgado, se interpuso demanda de juicio ordinario en la que en síntesis manifestaba que era titular de los derechos exclusivos de explotación de las obras musicales "Mírame bien", "Ya no me acuerdo" y "Búscate un hombre que te quiera". La demandada está infringiendo dichos derechos con la explotación en formato "ringtones" mediante la fragmentación, en determinadas ocasiones, la transformación y su incorporación a una base de datos y posterior comercialización, lo que supone su reproducción y comunicación pública(modalidad de puesta a disposición), sin haber obtenido autorización de la actora. En apoyo de estos hechos alegó los fundamentos de derecho que consideró oportuno y terminó solicitando que se admitiera la demanda y que tras los trámites oportunos se dictara sentencia por la que se estimaran sus pretensiones

SEGUNDO: Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la demandada que contestó en tiempo y forma alegando la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario y prescripción de la acción. En cuanto al fondo señaló que desde el año 2000 presta el servicio de descarga de melodías para teléfonos móviles, y entre ellos tonos monofónicos, polifónicos y reales. Los autores de las canciones que señala la actora cedieron a la SGAE para su gestión y administración los derechos de reproducción, de distribución, de comunicación y de transformación con vistas a su utilización en producciones y transmisiones digitales y le facultaron para conceder licencias generales respecto a esos derechos, sin necesidad de recabar el consentimiento previo. La demandada es socia de AESAM y ésta suscribió con la SAGE un acuerdo marco para la explotación de los derechos controvertidos, derechos que son gestionados por aquella por imperativo legal, de manera que la demandada goza de licencia para su explotación y por ello no está infringiendo los derechos de la actora. Terminó solicitando que se desestimara la demanda

TERCERO: Se celebró la audiencia previa al juicio, en la que se rechazó la excepción de litisconsorcio y se desestimó el recurso de reposición interpuesto. Se precisaron los puntos objeto de discusión, se solicitaron los medios de prueba siendo admitidos los pertinentes. Tras señalarse la vista se puso en conocimiento del juzgado el error en la grabación de la audiencia previa, y al comprobarse que el original no podía escucharse se declaró la nulidad de actuaciones, previo traslado, y se volvió a celebrar la audiencia previa, resolviéndose sobre la excepción de litisconsorcio.

Se señaló día para el juicio, concurriendo tanto la parte actora como la demandada y se practicaron los medios de prueba propuestos, con el resultado que consta en autos, se realizaron resumen de los hechos y fundamentos de derecho, acordándose que quedaran los autos conclusos para sentencia.

CUARTO: Que en la substanciación de este pleito se han observado las prescripciones legales, excepto el cumplimiento de los plazos procesales.

Fundamentos

PRIMERO: Se ejercita por las entidades demandantes las acciones de cesación y de indemnización de daños y perjuicios.

El art 138(redacción dada hasta el 6 de junio de 2006 ) regula las acciones atribuidas al titular de los derechos reconocidos en la ley, que, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los arts. 139 y 140 .

Señala la actora que es titular de los derechos exclusivos de explotación de las obras musicales "Mírame bien", "Ya no me acuerdo" y "Búscate un hombre que te quiera". Señala a continuación que la demandada está infringiendo dichos derechos con la explotación en formato "ringtones" de esas obras, mediante la fragmentación, en determinadas ocasiones, la transformación y su incorporación a una base de datos y posterior comercialización, lo que supone su reproducción y comunicación pública (modalidad de puesta a disposición), sin haber obtenido autorización de la actora.

Por su parte la demandada señala que la actora no ostenta los derechos que alude, ya que fueron cedidos por los autores a la SGAE. Que ha actuado de buena fe, porque ha acudido a la entidad de gestión colectiva de derechos para obtener la licencia, entidad que goza de apariencia de buen derecho y que en realidad gestiona derechos de propiedad intelectual de los autores de las obras, a la que pertenecen tanto la actora como los autores de las canciones. Que como consecuencia del contrato de adhesión, los titulares de las obras pierden la posibilidad de autorizar, por sí mismos, ciertas utilizaciones que solo corresponden a la entidad de gestión colectiva. Por otro lado, las entidades de gestión, al ser asociaciones de titulares de derechos garantizan que son ellas las legitimadas para erigirse en intermediarios fiables, lo que supone que no es necesario que un gran usuario de obras protegidas por derechos de autor tenga que acudir uno por uno a sus titulares. Respecto a los ringtones señala que el destino de las obras musicales no afecta a los derechos de propiedad intelectual, por lo que es irrelevante que el ringtone se seleccione a partir de una obra no destinada a constituir el tono de llamada. Que la selección del fragmento más característico no la hace siempre el operador, porque a veces es la compañía discográfica la que facilita la obra fragmentada. Que cuando recibieron los requerimientos de las editoras, le pidieron a la SGAE una garantía de la legalidad de las licencias y les dieron que 3 informes que así lo determinaban. No lleva a cabo una fragmentación, porque al utilizar un uso esencial de la obra equivale al uso completo, y por ello se trata de una reproducción completa; además la función de los tonos de llamada explica y justifica su corta duración. La realización de arreglos musicales en los ringtones no supone una transformación. La base de datos de la demandada no es obra protegible por la propiedad intelectual. También alegó la falta de litisconsorcio pasivo necesario y la excepción de prescripción de la acción

Analizaremos en primer lugar la excepción de prescripción, ya que la de litisconsorcio pasivo necesario ya que fue resuelta en la audiencia previa.

Dice la demandada que la acción está prescrita, porque han transcurrido 6 años sin que la actora haya reclamado nada. Dice que al menos un año después de su constitución(año 1999) está comercializando las melodías para tonos de llamada, por lo que al menos desde marzo de 2000. Que la demandante conoce este hecho desde el año 2000, porque así lo reseña en las comunicaciones que le remite en el año 2001. Desde esa fecha no ha ejercido ninguna acción ni ha realizado actos de interrupción de la prescripción. Ya que la comunicación de septiembre de 2004 no ejercita acción indemnizatoria alguna ni se reclama cantidad determinada o determinable.

En materia de prescripción ha señalado la jurisprudencia que se trata de una institución no fundada en principios de estricta justicia, sino en los de abandono o dejadez en el ejercicio del propio derecho y en el de la seguridad jurídica, por lo que su aplicación por los Tribunales no debe ser rigurosa sino cautelosa y restrictiva, (SSTS de 8 de octubre de 1981, 31 de enero de 1983, 2 de febrero y 16 de julio de 1984, 9 de mayo y 19 de septiembre de 1986, 3 de febrero de 1987, 20 de octubre de 1988, 19 de diciembre de 2001, 2 de noviembre de 2005 y 17 de marzo y 27 de junio de 2006 ). Ello excluye una aplicación rigorista por ser una institución que, por no hallarse fundada en la justicia intrínseca, debe merecer un tratamiento fuertemente restrictivo( STS 31 de enero de 1983 ).

El plazo para el ejercicio de la acción es de 5 años según el art 140 del TRLPI , y el dies a quo para su cómputo será desde el momento que pudiera ejercitarlo el legitimado, momento que debe ser determinado teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso concreto. En este sentido dice la STS de 19 de abril de 2007 , con cita de la sentencia de 19 de diciembre de 2001 que el dies a quo viene determinado por la posibilidad de ejercicio de la acción, con cita de la de 10 octubre 1977 , que entre otras cosas, entiende que «[s]i la prescripción extintiva comenzara a correr antes de que la acción pudiera ejercitarse, se daría el contrasentido de que se castigaba al titular de un derecho por una inactividad que le imponía la Ley o la propia convención, y de ahí que no se pueda reprochar al titular de un derecho el no haberlo actuado en una época en la cual no podía ponerlo normal y eficazmente en ejercicio, por no conocer todavía las bases para actuarlo."

La demandada no ha fijado con exactitud el dies a quo, pero en su alegación señala que un año después de un constitución que fue el 25 de marzo de 1999(documento nº 3 de la demanda) comenzó a comercializar obras en formato ringtone. Esto supone que el inicio de la pretendida actividad ilícita de la demandada se produjo el 25 de marzo de 2000, por lo que el plazo de prescripción de 5 años finalizaría el 25 de marzo de 2005. La demanda se presentó el 28 de marzo de 2006, por lo que en principio el plazo de 5 años ya habría transcurrido y por ello podría entenderse prescrita la acción. Sin embargo es necesario tener en cuenta dos datos. La primera es la posible existencia de interrupción de la prescripción, y la segunda es que la prescripción solo puede predicarse de la acción concreta que se está ejerciendo, es decir, en relación a las 3 obras musicales reseñadas por la actora.

Con relación a la primera cuestión., el art 1973 del CC señala como causas de interrupción de la prescripción su ejercicio ante los tribunales, la reclamación extrajudicial por el acreedor y cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. La interpretación de estas causas ha de ponerse en conexión con el carácter riguroso de la prescripción, lo que lleva consigo implícita una interpretación amplia y flexible de las causas que determinan la interrupción del plazo prescriptivo (SSTS 7 julio 1983, 17 marzo 1986 y 2 de febrero de 2001 ). La interrupción, por otro lado, debe corresponder a un comportamiento positivo del mismo que exteriorice la voluntad de ejercer o conservar su derecho, siendo esencial la valoración del propósito del sujeto, de manera que siempre que aparezca suficientemente manifestado su claro deseo conservativo debe interrumpirse el transcurso del plazo de prescripción.

Dice la STS de 6 de febrero de 2007(RJ 2007726 ) que el artículo 1973 del Código Civil no avala una interpretación rigurosa y formalista de lo que ha de entenderse por reclamación extrajudicial a los efectos de interrupción de la prescripción, y así en Sentencia de 2 de noviembre de 2005 se expuso que nuestro Código Civil, en el mencionado artículo 1973 , «no exige fórmula instrumental alguna para la reclamación extrajudicial, como medio para interrumpir la prescripción por lo que cualquiera de ellos, puede servir para tal fin; es por lo que siguiendo una importante corriente doctrinal, se puede afirmar que esta cuestión puede plantear un problema de prueba (de la existencia de la reclamación y de su fecha) pero no un problema de forma. Y en este sentido se explicita la Sentencia de esta Sala de 6 de diciembre de 1968 ( Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 1998 )». Por otra parte, es también constante la doctrina de la Sala que sostiene que la prescripción de las acciones, como limitación al ejercicio tardío de los derechos en beneficio de la seguridad jurídica, no es un instituto fundado en la justicia intrínseca y, por ello, ha de interpretarse de modo restrictivo (entre otras la Sentencia de 2 de noviembre de 2005 ).

Sin embargo, la mencionada doctrina jurisprudencial no supone que haya de darse valor de reclamación judicial, con efecto interruptivo, a cualquier comunicación, en la que no aparezca clara la voluntad conservativa del derecho, suficientemente manifestada, quedando vedado a los Tribunales interrumpir la prescripción cuando en autos se carece de datos fácticos que así lo revelen (Sentencia de 22 de febrero de 1991 ). Ya en la Sentencia de 6 de diciembre de 1969 se dijo que, para cumplir la exigencia del art. 1973 del Código Civil , se hace preciso, a fin de que la interrupción de la prescripción se produzca, que la voluntad del acreedor se exteriorice mediante un acto por el que expresamente reclame -exija- de su deudor el cumplimiento de una obligación al mismo atribuida, no siendo suficiente para ello la mera manifestación externa de la existencia de un derecho, sin el acto volitivo de una verdadera reclamación a la persona obligada. De otras Sentencias de esta Sala, como las de 10 de marzo de 1983 y 18 de abril de 1989 , se extrae la exigencia de claridad, en cuanto a la voluntad conservativa de concretos derechos, y siendo ello así, poco importa la forma en que tal voluntad se exteriorice, para producir efecto interruptivo de la prescripción de las acciones correspondientes."

A efectos de acreditar la interrupción de la prescripción la actora alude a una serie de reclamaciones dirigidas contra SGAE y AESAM y contra la demandada.

Un primer grupo de requerimientos fueron dirigidos a la SGAE y AESAM, por mediación de la OPEM. En este sentido consta acreditado que la actora es miembro de OPEM(así lo dijo el testigo Lucas ) y que la demandada forma parte de AESAM(documento nº 18 de la demanda).

El 26 de abril de 2001(documento 16 de la demanda), en contestación a una carta remitida por la SGAE el 5 de ese mes y año, el abogado de API SL le recuerda a la SGAE que todos los miembros de OPEM comunicaron de manera expresa en septiembre de 2000, su voluntad de que no se concedieran licencias para el uso de las obras de su control editorial como melodías de timbre para teléfonos móviles hasta que les notificasen lo contrario. Se reitera en la carta que no se ha notificado lo contrario y por ello no deben conceder licencias de uso de los repertorios de las entidades mencionadas.

Posteriormente el 31 de mayo de 2001(documento nº 17 de la demanda) vuelve la OPEM a ponerse en contacto con la SGAE para que le comunicara por escrito que estaba cumpliendo con la voluntad de sus miembros y que no estaba concediendo licencias de derecho de explotación que no tiene cedidos.

El 23 de julio de 2004 la actora comunica a la SGAE que suspenda la negociación para un acuerdo que estaba manteniendo con una asociación de operadores de servicios de ringtones porque era necesario obtener la previa autorización de los editores musicales para su confección, incorporación a una base de datos y su comercialización(documento nº 17 bis de la demanda).

El 24 de enero de 2005 se remitió vía fax a AESAM la posición jurídica de los editores musicales(entre ellas la actora), en la que les indicaban que era necesario la obtención previa de autorización de los editores para la confección de los ringtones, incorporación a una base de datos y su posterior comercialización(documento nº 19 de la demanda).

Tras conocer el acuerdo alcanzado entre AESAM y SGAE la actora se dirige a ambas el 18 de febrero de 2005 indicándoles que ello implica una disconformidad con la posición jurídica que mantenían y que les habían comunicado, por lo que iniciarían acciones legales, salvo que llegaran a un acuerdo en una reunión que iban a tener(documentos 21 y 22 de la demanda).

También hubo requerimientos directos a la demandada. El 17 de septiembre de 2004 la actora remitió burofax a la demandada (documento nº 30 de la demanda) en el que indicaba que era titular de derechos sobre, entre otras, las obras musicales a las que se refiere el presente procedimiento, y que BUONGIORNO MYALERTCOM SA, como operadora de servicio de comercialización de ringtones, estaba utilizando. En el burofax le indica que para comercializar el ringtone era necesario realizar la fragmentación de la obra musical y su incorporación a una base de datos, y para efectuar esos actos requería su autorización, sin perjuicio de las posteriores licencias que deban obtener de la SGAE. Termina señalando que se les darían las condiciones y términos para conceder la pertinente autorización.

El 3 de febrero de 2006 la demandante remitió burofax a la demandada(documento nº 38 de la demanda) indicando que era titular de los derechos de las 3 canciones; que la demandada estaba explotándolas en forma ringtones, fragmentándolas, en determinados casos, efectuando arreglos musicales, incorporándolas a una base de datos y comercializándolas sin haber obtenido autorización de la actora. En el burofax le requiere para que cesen en la explotación de esas obras y se abstengan de reanudar la explotación hasta que no hayan obtenido la preceptiva indemnización, y que les abonen la indemnización derivada de la ilícita explotación que asciende a 1.160 €.

La demandada contestó el burofax el 10 de febrero de 2006(documento 39 de la demanda), indicando que estaban estudiando el asunto y recopilando toda la información necesaria.

Pues bien, a la vista de los anteriores documentos se aprecia que la actora mostró su voluntad clara e inequívoca de ejercer y conservar los derechos que considera que tenía, y así les pidió que cesaran en varias ocasiones en la comercialización de los ringtones, y aunque es cierto que hasta el 3 de febrero de 2006 no se concreta la cantidad que reclama, ello solo podría en su caso, entender que las cantidades que podría reclamar serían hasta 5 años antes, pero en modo alguno podemos entender que habría prescrito la acción de reclamación de cantidad; es más la cantidad reclamada se refiere a la licencia que se hubiera concedido en enero de 2006, lo que nos lleva a entender que las cantidades no estarían prescritas . En este punto, además, la actora ha venido ejerciendo de forma esencial la acción de cesación y ha dirigido las reclamaciones contra la demandada antes del transcurso de la prescripción.

En todo caso, no debemos olvidar que la prescripción ha de ser analizada en el caso concreto, y no con carácter general, es decir, deben tener en cuenta los elementos concretos del procedimiento en cuestión. Esto nos lleva a ver cuáles son las obras cuyos derechos de propiedad intelectual se consideran infringidas. Las canciones "Mírame bien" y "ya no me acuerdo" son del año 2003 y la canción "búscate un hombre que te quiera" es de año 2004(documentos 4 a 6 y 7 de la demanda). Esto supone que solo a partir de esos momentos se podría vulnerar los derechos en exclusiva que ostentaba la actora, sin que fuera posible hacerlo con anterioridad, ya que no debemos olvidar que lo que se analiza es la infracción de 3 canciones y no la posible comercialización de otras canciones en formato ringtones. Esta última posibilidad podría ser tenida en cuenta, si lo invoca la demandada para poder entender que ha habido consentimiento por la actora para la explotación de este formato de obras y en su cao, desestimar la demanda, si no se acredita que hubo oposición a esta forma de comercialización de las obras. Pero en la medida que la acción de cesación y de indemnización de daños y perjuicios se refiere a 3 canciones concretas que se hicieron en los años 2003 y 2004, no se puede entender que haya transcurrido el plazo de 5 años.

En consecuencia se ha de rechazar la excepción de prescripción.

SEGUNDO: Entrando en el fondo del asunto, debemos señalar que el artículo 17 señala que corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente ley. Cuando estamos en presencia de editores, el artículo 58 de la ley señala que por el contrato de edición el autor o sus derechohabientes ceden al editor, mediante compensación económica, el derecho de reproducir su obra y el de distribuirla; el editor se obliga a realizar estas operaciones por su cuenta y riesgo en las condiciones pactadas y con sujeción a lo dispuesto en esta ley.

La actora señala que ostenta los derechos de explotación de las obras musicales "Mírame bien", "Ya no me acuerdo" y "Búscate un hombre que te quiera", al suscribir contrato de edición con los autores de las obras, y que la demandada está vulnerado sus derechos de propiedad intelectual mediante la comercialización de los ringtones. Señala que para la confección de los ringtones lleva a cabo una fragmentación de la obra, una transformación mediante los arreglos musicales y su incorporación a una base de datos, sin haber obtenido su previa autorización.

Frente a ello, la demandada señala que dispone de licencia concedida por la SGAE, y que no lleva a cabo una fragmentación de la obra, porque al utilizar un uso esencial de la obra equivale al uso completo, y por ello se trata de una reproducción completa; además la función de los tonos de llamada explica y justifica su corta duración. La realización de arreglos musicales en los ringtones no supone una transformación y su base de datos no es obra protegible por la propiedad intelectual

Concepto de ringtone

Para poder determinar si la explotación de los ringtones está subsumida en los derechos de reproducción o comunicación incluidos en las licencias concedidas por la SGAE a la demandada, debemos previamente establecer qué es el ringtone.

Los ringtones, cuando son instalados en los teléfonos móviles son los sonidos que realizan éstos para avisar que está recibiendo una llamada. Se trata de pequeños conjuntos de datos incorporados en un archivo informático que ejecutados mediante un teléfono móvil, dan lugar a la posibilidad de oír, por un corto periodo de tiempo, ciertos sonidos. Según manifestó el perito, designado judicialmente, Sr Miguel Ángel en su informe pericial(página 6) el "ringtone" o tono de llamada es todo conjunto de datos almacenados en un terminal telefónico, que debidamente ejecutados producen un sonido característico; salvo en los modos de prueba, la ejecución de dicho sonido se hace coincidir con la recepción de una llamada entrante en dicho terminal telefónico, es decir, consiste en el sonido que hace un terminal telefónico en el que se ha instalado el ringtone en cuestión, cuando se recibe una llamada

En función de sus características musicales hay tres tipos de ringtones(informe pericial Sr Miguel Ángel y del perito Sr Domingo ):

los tonos monofónicos: están formados por una sola melodía, que es reproducida con tonos simples, no siendo posible reproducir varios sonidos simultáneamente

tonos polifónicos: la melodía está compuesta por varias notas que suenan al mismo tiempo en forma de acorde, permitiendo una textura polifónica en la reproducción de fragmentos musicales compuestos por varias voces.

Tonos reales: reproducen directamente una grabación de sonidos reales. El sonido se corresponde a como suena una parte de la canción a través de los altavoces de un ordenador

Confección de los ringtones:

El operador que los comercializa codifica en pequeños archivos informáticos los datos necesarios para que introducidos en el teléfono móvil permitan que al recibir la llamada entrante reproduzca el ringtone.

Respecto a la necesidad de fragmentación de las obras musicales para que su duración sea inferior a un minuto y cuarenta y cinco segundos, el perito sr Miguel Ángel , analiza la cuestión en relación a las 3 obras musicales concretas, objeto delo presente procedimiento. Señala el perito que es necesario fragmentar las obras musicales para que su duración sea inferior a un minuto y cuarenta y cinco segundos, porque los avisos de llamada entrante de los teléfonos móviles no alcanzan dicha duración, al tener los ringtones una duración entre 20 y 40 segundos. En el acto del juicio señaló que cuando en su informe alude a la transformación se refería a la necesidad de reducir la canción a una duración más corta, pasando de un uso a otro, es decir, de una canción larga o una corta.

Además señala el perito en su informe, que cuando los ringtones consisten en obras musicales preexistentes, normalmente el operador selecciona el fragmento más característico y reconocible de dicha obra musical para que suene en esos 20 a 40 segundos.

El perito señala en su informe la duración de los ringtones para cada una de las canciones distinguiendo si la fragmentación se ha hecho en tonos monofónicos o polifónicos.

Debemos entender, a la vista de la conclusión realizada por el perito que desde un punto de vista técnico es imprescindible y necesaria la fragmentación de las 3 obras musicales para que su duración sea inferior a 1 minuto y 45 segundos, y esa fragmentación ha sido realizada por la empresa matriz de la demandada en Italia.

Determinada la necesidad de la fragmentación, y sin entrar a analizar en este momento si ello requiere una autorización especial o no y si hay o no transformación de la obra, es necesario saber si se tienen que incorporar en un archivo digital.

El perito Sr Miguel Ángel manifestó en su informe que para reproducir cualquiera de los ringtones basados en las 3 obras en cuestión, una vez han sido descargados del proveedor de servicios de internet(de la demandada), es imprescindible que con anterioridad las obras musicales sean incorporadas a un archivo digital, para que puedan ser instaladas en el teléfono y se escuchen cuando se reciba una llamada.

Una vez que las obras musicales en formato ringtone han sido incorporados a un archivo digital el perito señala que es imprescindible y necesario que esas obras queden incorporadas a la base de datos que la demandada utiliza para la explotación de ringtones. Por lo tanto, ha de concluirse que para la operatividad del sistema de explotación de los ringtones comercializados por la demandada y que le posibilita ofrecer a los usuarios de teléfonos móviles una forma sencilla de acceso a una gran variedad de oferta de ringtones es necesario que queden incorporados a una base de datos.

En el acto del juicio el perito señaló que la base de datos es original, ya que han desarrollado un software creado expresamente para la demandada, e incluye también la base de datos con los ringtones, por lo que se crea una base de datos original para ella. En la vista aclaró el testigo que la base de datos de la demandada solo contiene datos de esa aplicación, lo que supone que es única y ello implica que desde un punto de vista técnico la base de datos es única, no pudiendo ser igual a la que tenga otra persona.

En conclusión, teniendo en cuenta los argumentos técnicos vertidos por el perito, ha de señalarse que para la confección del ringtone es necesario reducir la duración de las 3 canciones, incorporarlas a un archivo digital y que éstos se incorporen a una base de datos de la demandada, base que es original. De esta manera una vez que están en la base de datos los usuarios pueden hacer la solicitud del ringtone, descargarlo en su teléfono móvil quedando ya instalados, de manera que una vez que se reciba la llamada en el terminal reproduzca el ringtone.

Una vez que se ha establecido la confección del ringtone, para poder ver si la explotación de la demandada supone una infracción de los derechos de propiedad intelectual, debemos examinar el contenido de los distintos contratos suscritos por las partes.

Contratos suscritos:

a) Contrato edición actora con autores de las canciones:

La demandante suscribió con los autores de las obras mencionadas contrato de edición en los que se cedían los siguientes derechos(documentos 4 a 6 de la demanda).

En la estipulación 2ª de los contratos se recoge que los autores ceden al editor(demandante) en régimen de exclusiva, la totalidad de los derechos de explotación de las obras objeto del contrato, y en particular:

El derecho de reproducción gráfica y distribución de ejemplares impresos de las obras, bien de forma gratuita o bien mediante contraprestación, venta, alquiler, préstamo o cualesquiera otros métodos de explotación comercial. A título enunciativo se incluyen como modalidades para ejercitar los derecho cedidos, los medios gráficos, fonográficos, videográficos, digitales, audiovisuales, tratamiento de datos y soportes y sistemas de almacenamiento conocidos como multimedia(CD ROM, CD Interactivos, Base de datos, redes digitales tipo internet...)

El derecho de reproducción entendido como fijación de las obras en su integridad o fragmentadas, música y/o letra, en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de todo o parte de ellas, ya en soporte de sonido o de imagen y sonido analógico o digital, permanente o temporal, soportes de almacenamiento conocidos como multimedia, como(a título enunciativo) soportes fonográficos, videográficos, DVD, CD Rom, CD Interactivos, Base de datos, redes digitales tipo internet...); y el derecho de distribución de las obra así reproducidas, bien sea de forma gratuita o mediante contraprestación, venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma de explotación comercial.

Se incluye el derecho de la primera fijación de las obras completas o de parte de ellas. Música y/o letra, en cualquiera de los soportes citados, ya sea con destinado a una explotación de carácter comercial o publicitario, ya para inclusión en bandas sonoras de obras audiovisuales, incluyendo videojuegos, como tono para telefonía o informática o cualquier otro uso por medio conocido.

También se cede el derecho a la remuneración compensatoria establecida en el art 25 TRLPI en la proporción que no sea irrenunciable para los autores según la legislación aplicable.

El derecho de comunicación pública, entendido como toda acto por el cual la totalidad o parte de las obras se pone a disposición de una pluralidad de sujetos sin necesidad de previa distribución de ejemplares, incluyéndose entre tales actos el derecho de puesta a disposición del público de las obras por cualquier tipo de red electrónica o digital, incluida internet, o su inclusión en una base de datos

El derecho de transformación mediante arreglos musicales, adaptaciones y/o traducciones de las obras a cualquier lengua o idioma, y cualquier otra modificación en su forma o finalidad, incluyendo la autorización para la constitución de obras compuestas, así como cualquier otra modificación de la que se derive una obra diferente, incluso con la posibilidad de que la obra derivada no sea una obra musical.

b) Los autores de las mencionadas obras han manifestado que el uso que los operadores de comercialización de ringtones vienen haciendo de sus obras no se puede amparar plenamente en la licencia concedida por la SGAE, ya que es necesario previamente la alteración y/o fragmentación, y su posterior incorporación a una base de datos. El derecho a autorizar esas explotaciones corresponde a su editor musical(documentos 9 a 11 de la demanda).

c) Contrato adhesión autores con la SGAE:

Los autores de las canciones suscribieron contrato de adhesión a la SGAE, habiendo aportado la demandada el contrato tipo de adhesión(documento nº 9 de la contestación), documento que no ha sido impugnado por la actora, por lo que ha de entenderse que es el contrato suscrito por los actores. Según el contrato se ceden en exclusiva a la entidad los siguientes derechos:

el derecho de reproducción de soportes sonoros(fonogramas) o audiovisuales(filmes cinematográficos y videogramas) o multimedia.

derecho de distribución de las obras reproducidas en ejemplares sonoros o audiovisuales, por medio de su venta, permuta, préstamo, alquiler o cualquier otra forma, con destino a su utilización privada o pública(entendida la utilización pública con la amplitud que se expresa en el siguiente número 3).

derecho de comunicación pública que comprende la recitación, representación y ejecución por todos los medios y procedimientos; la proyección o exhibición audiovisual en salas comerciales ad hoc o en cualquier otro lugar público; la emisión por radio o televisión, incluso la efectuada por satélite; la retransmisión inalámbrica y la difusión pública de las obras radiodifundidas o televisadas; la transmisión por cable de esas obras.

En unión de alguno de los anteriores, el derecho exclusivo de transformación de tales obras con vistas a su utilización interactiva en producciones o en transmisiones de multimedia, analógicas y digitales

el derecho de remuneración por copia privada previsto en el art 25 LPI .

El contrato se extiende a todas las obras originales o derivadas sobre las que el titular ostente alguno de los derechos mencionados al tiempo de su incorporación a la entidad. Respecto a las obras futuras se obliga a incluirlas dentro del contrato si está vigente( cláusula 3ª ).

d) Contrato adhesión de EMI a la SGAE:

La actora suscribió contrato de adhesión a la SGAE(documento nº 12 de la demanda) cediendo los siguientes derechos:

el derecho de reproducción de soportes sonoros(fonogramas) o audiovisuales(filmes cinematográficos y videogramas);

derecho de distribución de las obras reproducidas en ejemplares sonoros o audiovisuales, por medio de su venta, permuta, préstamo, alquiler o cualquier otra forma, con destino a su utilización privada o pública;

derecho de comunicación pública que comprende la recitación, representación y ejecución por todos los medios y procedimientos; la proyección o exhibición audiovisual en salas comerciales ad hoc o en cualquier otro lugar público; la emisión por radio o televisión, incluso la efectuada por satélite; la retransmisión inalámbrica y la difusión pública de las obras radiodifundidas o televisadas; la transmisión por cable de esas obras.

el derecho de remuneración por copia privada previsto en el art 25 LPI .

El contrato se extiende a todas las obras originales o derivadas sobre las que el titular ostente alguno de los derechos mencionados al tiempo de su incorporación a la entidad( cláusula 3ª )

e) Licencias otorgadas por la SGAE:

Las licencias que otorga la SGAE para las melodías para teléfonos móviles establecen las siguientes condiciones(documento nº 1 de la contestación a la demanda):

Se conceden los derechos no exclusivos para proceder a la grabación de las obras del repertorio de la SGAE en un archivo, ya sea directamente o por un tercero para el servicio que ofrece el licenciatario y a los solos efectos de realizar las explotaciones que se mencionan; poner las obras a disposición de los destinatarios de dichos servicios para que puedan acceder en línea a la que hayan solicitado desde el ligar y en el momento que cada uno elija, y suministrar en línea a los mismos una reproducción permanente(telecarga) de la obra que elijan en un teléfono móvil, con la finalidad de servir de tono de llamada del mismo. (estipulación 2ª).

Se excluyen del contrato cuantos derechos correspondan a los titulares de las obras en relación a las modalidades de utilización no previstas en la estipulación 2ª o que hayan de efectuarse de forma y condiciones distintas a las expresamente mencionadas en la citada cláusula(estipulación 5ª )

El licenciatario utilizará las obras del repertorio en la forma en que las obras fueron creadas y dentro del respeto a las buenas normas artísticas y técnicas y al derecho moral de sus autores del que SGAE se hace expresa reserva(estipulación 6ª. Derecho moral).

TERCERO: Ya se ha precisado la confección del ringtone y se ha visto el contenido de los distintos contratos suscritos por los intervinientes, por lo que a continuación debemos analizar si BUONGIORNO MYALERTCOM SA lleva a cabo alguna de las conductas atribuidas por la actora, es decir, fragmentación, transformación e incorporación a una base de datos y si dichas conductas constituyen un ilícito civil.

Para ello debemos partir del dato incontrovertible de la comercialización por la demandada de los ringtones de las canciones "Mírame bien", "Búscate un hombre que te quiera" y "Ya no me acuerdo"(documentos 32 y 33 de la demanda). Se pone a disposición de los usuarios los ringtones en modos monofónico y polifónico, y el ringtone de la canción búscate un hombre que te quiera, el tono real. Además la página web a través de la que se comercializan los ringtones es propiedad de la demandada (documento nº 34 de la demanda), hecho reconocido por la demandada. Se establece que el sitio web, sus contenidos y derechos de propiedad intelectual, la programación y el diseño de la página web se encuentran protegidos por los derechos de autor. Por último la demandada se ampara en una licencia concedida por la SGAE para llevar a cabo la explotación de los ringtones.

Pues bien, teniendo en cuenta esta conducta de explotación, debemos examinar en primer lugar la posible fragmentación

Fragmentación

Entiende la actora que la demandada lleva a cabo una fragmentación de las obras, para lo que no está autorizada.

Ya hemos señalado que desde un punto de vista técnico(así se desprende del informe pericial) y además es una consecuencia lógica de la diferente duración del ringtone y de la canción original la demandada lleva a cabo para elaborar el ringtone una fragmentación de la obra original.

Ahora bien, debe analizarse si esta fragmentación implica una reproducción parcial que no está amparada por el derecho que ostenta la demandada.

Entiende la actora que los derechos que han cedido a la SGAE, tanto los autores como ella, no se extienden a la reproducción de obras en fragmentos inferiores a 1 minuto y 45 segundos, y en consecuencia las licencias otorgadas por la SGAE no pueden comprender la autorización para la reproducción de las obras fragmentadas, porque las licencias permiten utilizar las obras en la forma en que fueron creadas, es decir, alude a la reproducción íntegra .

La reproducción aparece prevista en el artículo 18 de la ley , entendiéndose por tal la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias. En su redacción anterior al 27 de julio de 2006 se definía como la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de toda o parte de ella. No es necesario en la reproducción que haya perjuicio económico o jurídico ya que lo relevante es el haber realizado un acto que solo compete al titular del derecho.

Como dice la SAP Barcelona, sec. 15ª, de 29-9-2006(referencia EDJ 2006/353576 ) la reproducción "...consiste en la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de todo o parte de ella. En aquella ocasión, en la S 27 de junio de 2002 /2001 ), afirmábamos que "reproducir la obra es, por tanto, fijarla o incorporarla a una base material o soporte físico, que meramente posibilite aquellos fines". Lo que puede llevarse a cabo a través de "cualquier procedimiento o bajo cualquier forma", como previene el art.9.1 del Convenio de Berna para amparar a los titulares de los derechos protegidos. En este caso, a través de "la carga y almacenamiento de material digitalizado en la memoria muerta de un ordenador u otro sistema o aparato electrónico que lo retenga de modo estable". De modo que "cuando se digitaliza la obra y se fija en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias, se ejecuta un acto de reproducción".

El art 18 alude a la fijación de todo o parte de la obra lo que implica que una fijación parcial conlleva una reproducción de la obra. Ahora bien, esa fijación parcial requiere que sea de cierta entidad o amplitud, con relación al total de la obra, de manera que una reproducción mínima o más amplia pero no sustancial no supondrá reproducción desde un punto de vista jurídica, y no tendrá acomodo en el art 18 de la ley ; en esta línea se expresa el art 1 del Convenio de ginebra de 29 de octubre de 1971 cuando alude a la definición de la copia de un fonograma exige que incorpore la totalidad o una parte sustancial. El problema surge a la hora de determinar la entidad cuantitativa o cualitativa de la parte que se reproduce. Si tenemos en cuenta que la necesidad de autorización responde a la conservación de los intereses patrimoniales del titular del derecho de explotación, debemos concluir que la reproducción parcial ha de tener relevancia cuantitativa, lo que nos permite afirmar que si la fijación de una parte de la obra tiene incidencia en el mercado y afecta a la comercialización de la obra original será de aplicación el art 18 y se exigirá autorización del titular del derecho.

Ahora bien, estas consideraciones han de ser entendidas en su contexto; es decir, nos estamos refiriendo a que si se produce una reproducción parcial relevante es necesaria la autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual, pero no se está aludiendo a la necesidad de obtener una autorización específica y distinta de la autorización para la reproducción íntegra. Lo que se quiere decir es que si se lleva a cabo una reproducción parcial insignificante no es necesaria la autorización, pero si es relevante sí es necesaria obtenerla, pero en ningún modo se habla de obtener una autorización diferente a la que ya pueda ostentar el que realiza el acto, es decir, no se está hablando de que se tenga que obtener una autorización para la reproducción íntegra y otra distinta para la parcial, bastando la obtención de autorización para la reproducción de toda la obra.

Cuando hablamos de fonogramas la reproducción supone la obtención de copias de todo o parte del mismo y como dice el Convenio de Ginebra para la protección de los productores de fonogramas de 29 de octubre de 1971 , la copia consiste en el soporte que contiene sonidos tomados, directa o indirectamente, de un fonograma y que incorpora la totalidad o una parte sustancial de los sonidos fijados en dicho fonograma.

Si acudimos a los distintos contratos suscritos vemos que en el contrato de edición se cede a la actora el derecho de reproducción entendido como fijación de las obras en su integridad o fragmentadas. En los contratos de adhesión a la SGAE se cede el derecho de reproducción de soportes sonoros(fonogramas) o audiovisuales(filmes cinematográficos y videogramas) o multimedia. Si analizamos dichas estipulaciones vemos que al ceder los derechos a la SGAE no se está estableciendo limitación alguna al derecho de reproducción, es decir, no se está limitando el contenido del derecho de reproducción excluyendo la fragmentación, y en este sentido no debemos olvidar que la voluntad de las partes a la hora de la cesión de los derechos no fue establecer limitaciones o restricciones.

En la licencia concedidas por la SGAE a la actora se establece en la estipulación 2ª la concesión de autorización para proceder a la grabación de las obras del repertorio de la SGAE en un archivo, ya sea directamente o por un tercero para el servicio que ofrece el licenciatario y a los solos efectos de realizar las explotaciones que se mencionan; poner las obras a disposición de los destinatarios de dichos servicios para que puedan acceder en línea a la que hayan solicitado desde el lugar y en el momento que cada uno elija, y suministrar en línea a los mismos una reproducción permanente(telecarga) de la obra que elijan en un teléfono móvil, con la finalidad de servir de tono de llamada del mismo. En la estipulación 5ª se excluyen las modalidades no previstas en la utilización 2ª; sin embargo en la estipulación 2ª no se alude a la reproducción íntegra de la obra, sino solo a la grabación, no excluyendo, por tanto la fragmentación. Es cierto que en la estipulación 6ª de la licencia se dice que el licenciatario utilizará las obras del repertorio en la forma en que las obras fueron creadas. Esto sirve de fundamento a la actora para entender que solo se ceden los derechos para la reproducción íntegra, y no para la reproducción.

Ahora bien, esta formulación es correcta si se tratara del autor de la canción, ya que tiene derecho a la integridad de la obra, derecho que la ley configura como derecho moral exclusivo del autor y que no es transmisible. Prueba de ello es que la estipulación 6ª de la licencia que impone la obligatoriedad de usar las obras en la forma que fueron creadas, tiene como título derecho moral; es decir, no alude a los derechos de índole patrimonial que sí pueden ser transmisibles. Sin embargo, la actora no es la autora de las canciones objeto de ringtone y por ello no puede exigir el respeto al contenido íntegro de la obra. No regula la legislación de propiedad intelectual un derecho de reproducción íntegro y otro parcial o de fragmentación, sino que lo único que ha previsto el legislador es el derecho de reproducción de la obra objeto de propiedad intelectual, y esa reproducción, desde un punto de vista patrimonial abarca varias formas, ya sea íntegra o fragmentada, pero en modo alguno exige que cuando se autoriza la reproducción solo pueda ser una reproducción íntegra.

Además, el derecho de reproducción ha de ponerse en relación con el modo de explotación. Nos encontramos ante la modalidad de ringtono o tono de llamada y estos por su propia naturaleza exigen irremediablemente la reducción de la duración de la obra original, porque las canciones son mucho más largas que la duración del ringtone. Si no se pudiera adaptar la obra a las condiciones técnicas del modo de explotación de la canción(siempre que no se invoque por el autor el respeto a la integridad de la obra), la autorización y el dinero abonado por ésta, perdería su razón de ser, ya que sin la fragmentación no es viable la explotación del ringtone y carecería de sentido que si se tiene autorización para la reproducción íntegra de una canción se tenga que obtener una autorización distinta para una fragmentación.

Por otro lado, la actora invoca el art 164 del Reglamento de la SGAE que se refiere a las fragmentaciones; este precepto considera que es fragmentación toda reproducción de una obra que no exceda de un minuto y cuarenta y cinco segundos siempre que la obra completa no quede así reducida. Cuando la SGAE reciba una solicitud para la reproducción fonográfica de un fragmento se lo comunicará al miembro que ostente esté facultado para conceder esa clase de autorizaciones, que se entenderán concedidas si en el plazo de 30 días no contesta. Sin embargo este precepto no es invocable a terceros , y además en ningún modo puede servir para justificar que las licencias no puedan comprender la fragmentación.

Es más una reproducción parcial o una fragmentación ha de considerarse equivalente a una reproducción íntegra cuando el uso sea económicamente relevante, tal como ha señalado la SAP de Barcelona (sec 15) de 15 de mayo de 2000 . Y evidentemente la fragmentación o reproducción parcial que hace la demandada es semejante a la total, porque su uso es económicamente relevante, ya que estamos ante una comercialización masiva y relevante del ringtone, tal como se infiere de los documentos 5 y 10 de la contestación a la demanda y se trata de un hecho no negado por la actora. En consecuencia el uso del ringtone(en cuanto modalidad fragmentada de la obra musical) es un uso relevante económicamente y ha de equiparse a una reproducción íntegra, lo que no permite entender que deba exigir una autorización distinta a la reproducción obtenida. Es más, carecería de sentido que un usuario obtuviera licencia para poder reproducir una obra íntegra, y sin embargo para una reproducción parcial requiera otra autorización distinta, ya que si puede usar la obra íntegra también podrá hacerlo de forma parcial pudiendo traer a colación el principio de quien puedo lo más puedo lo menos. Todo ello, a salvo del eventual derecho moral del autor a exigir el respeto a la integridad de la obra, y sin perjuicio de que la fragmentación implique una transformación de la obra, en cuyo caso sí podría ser necesaria la autorización y a la que nos referiremos a continuación.

En conclusión debemos entender que los derechos de reproducción de las 3 canciones han sido cedidos por los autores y el editor a la SGAE para su gestión y que la licencia dada por ésta a la demandada le permite la fragmentación de la obra, ya que la reproducción engloba la íntegra y parcial.

Pero es que incluso la propia parte actora asume esta tesis al aportar el dictamen del Profesor Bercovitz, cuya reconocida competencia está fuera de toda duda. El dictamen(documento nº 14 de la demanda) no es un informe pericial por su propia naturaleza, sino la asunción de criterios doctrinales por parte de quien lo presenta, de manera que aparecen incorporados a la fundamentación jurídica de su demanda. En ese dictamen(página 7) se indica que la mera fragmentación de una obra no puede considerarse un acto de transformación salvo que vaya acompañada de un tratamiento creativo(que no es el caso que estamos viendo ahora). Sin embargo, continúa señalando el dictamen ello no quiere decir que cualquiera puede fragmentar libremente una obra musical; aunque la fragmentación en sí puede realizarse sin necesidad del consentimiento del titular delo derecho de transformación, la reproducción o comunicación de fragmento escindido requerirá la autorización del titular de esos derechos sobre la obra musical completa. Es decir, el dictamen no señala la 1necesidseñala la necesidad de exigir una autorización específica, sino que la autorización sobre la obra completa también le autoriza a la fragmentación. Además dice el dictamen que la fragmentación puede afectar al derecho moral del autor(integridad de su obra), sin embargo este aspecto no puede ser objeto de análisis en nuestro caso, porque no se ejerce por el autor derecho moral.

CUARTO: Transformación

El art 21 de la ley señala que la transformación de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier modificación en su forma de la que se derive una obra diferente. En su apartado 2º se señala que los derechos de propiedad intelectual de la obra resultado de la transformación corresponderán al autor de ésta última, sin perjuicio del derecho del autor de la obra preexistente a autorizar la explotación de esos resultados en cualquier forma.

La transformación comporta por regla general una actividad creadora que modifica una obra preexistente de manera que resulta una presentación en forma distinta a la original y que se trata de una obra protegida. Tiene un doble carácter, por un lado es una facultad del autor de la obra original y un acto de explotación para él, y por otro lado se trata de una actividad de otra persona de la que se deriva una obra distinta( SAP Madrid, sec 28, de 22 de mayo de 2008 ).

Para que nos encontremos en presencia de una transformación es necesario que la obra distinta sea obra nueva, y por ello ha de ser una creación original. En general en la obra resultante los elementos sustanciales se identificarán con los de la original, pero variarán, en mayor o menor medida, la forma interna, la externa o el medio de expresión. Lo que no puede exigirse es que la obra nueva sea completamente distinta a la original, porque en ese caso no se trataría de obra derivada de la original y no entraría en juego el derecho de transformación.

Respecto a la nota de originalidad que debe revestir la nueva obra, frente a la concepción objetiva de originalidad que tanto la doctrina como la jurisprudencia( STS 24 de junio de 2004 ) han venido exigiendo para que una obra sea original, cuando se habla de obra derivada en la transformación, se ha venido manteniendo por un importe sector de la doctrina que la originalidad en este caso ha de ser subjetiva, como reflejo de la personalidad del autor. Se ha de tratar de una originalidad relativa inferior a la que se exige para la obra preexistente, ya que la razón de ser de la protección de la obra derivada está en la singularidad. Además, estando en presencia de una obra derivada será necesaria la autorización del autor de la obra existente, ya que su ausencia determinará la ilicitud de la obra derivada

La parte actora entiende que la transformación de la obra no se da siempre en la confección de los ringtones y que se produce cuando se hacen arreglos musicales.

El arreglo musical pivota en dos campos distintos: por un lado en el de las modificaciones técnicas menores que no constituyen obras, y por otro en el de las obras nuevas y originales. La obra resultante del arreglo será una obra que se inspira en otra de la que toma elementos importantes y esenciales, y que a la vez modifica de manera original esos elementos preexistentes. Esto supone que el arreglo es un reflejo de las cualidades intelectuales y del genio creador del compositor intelectual y se enriquece con la contribución artística del adaptador, pero en esta obra adaptada o "arreglada" ha de haber una aportación creativa con suficiente originalidad. En la doctrina(Rivero Hernández en Comentarios a la LPI, coordinada por R. Bercovitz Rodríguez-Cano, 3ª edición, ed. Tecnos, pag 394) se ha señalado que siempre que pueda constatarse un mínimo esfuerzo creativo que se refleje en el resultado de la actividad(variable según casos y obras, originarias o interpretativas) podrá hablarse de la impronta de quien realiza el trabajo y con ello una actividad de creación independiente

Siguiendo al profesor Sánchez Aristi(La Propiedad Intelectual sobre las obras musicales, 2ª edición, ed. Comares, pags 363 y ss) podemos decir que la noción de arreglo musical debe entenderse referida a aquellas obras musicales derivadas en las que las transformaciones, introducidas por el autor de la mismas a partir de una obra preexistente, se proyectan exclusivamente sobre el plazo expresivo, pudiendo afectar a cualesquiera aspectos de forma, es decir, melodía, armonía y ritmo. La originalidad en estos casos debe valorarse de modo distinto, porque como la obra derivada se proyecta sobre otra anterior se limitan las posibilidades creativas de su autor

A efectos de determinar la originalidad en los arreglos se han establecidos varios criterios:

Mero test mecánico: se deben dejarse fuera del ámbito protegible los arreglos que solo representan adiciones o alteraciones que cualquier músico experimentado, con una cierta destreza pudiese mecánicamente realizar.

Test de la sustancialidad: se ha de realizar un examen objetivo de las diferencias existentes entre la obra original y las derivadas, de manera que solo si ésta(arreglo musical) presenta diferencias suficientemente sustanciales podrá ser protegido.

Test del oyente medio: el arreglo solo es protegible si posee una característica distintiva de tal carácter que cualquier persona al oído puede llegar a captar su diferenciabilidad. Este test viene a suponer una adición al criterio del test de la sustancialidad.

Test del perito: corresponde a un perito y no un lego en la materia determinar si el arreglo posee una característica distintiva. La necesidad de acudir a este criterio radica en que el oyente medio tiende a valorar en primer lugar las aportaciones realizadas en el aspecto melódico, lo que no es lo más aconsejable en materia de arreglos musicales, donde las transformaciones introducidas por los arreglistas no suelen incidir en la melodía, sino en el plazo armónico y del timbre. Este es el criterio acogido por la SAP de Madrid(sección 11) de 30 de marzo de 2001 .

Un último criterio es el de combinar el test del oyente medio y el informe pericial, criterio que ha sido seguido por la SAP de Barcelona(sección 15) de 5 de marzo de 2004

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, para saber si los arreglos musicales introducidos en las 3 obras objeto del procedimiento han dado lugar a una obra derivada, debemos acudir al criterio técnico del informe pericial(test del perito). En este sentido el único informe pericial es el aportado por la actora como documento nº 13, y que fue objeto de ratificación y contradicción en juicio por su autor. No tiene dicha consideración, de informe pericial, el documento nº 14 aportado por la demandada en su contestación, ya que no se ha elaborado según las prescripciones previstas en la LEC, sin que por otro lado se pidiera su ratificación en juicio, y lo que es más importante no ha analizado las 3 canciones sobre las que versa este procedimiento, por lo que no es posible acudir a este informe ya que en ningún caso nos indicará si los arreglos de esas canciones tienen originalidad y han dado lugar a una obra derivada.

Para poder apreciar o no la creatividad de los ringtones, porque se han hecho arreglos musicales es necesario acudir al informe pericial, siguiendo el criterio combinando del test de sustancialidad y el test de perito. El informe pericial fue aportado por la demandante como documento nº 13 de la demanda, y fue objeto de aclaraciones en el acto del juicio.

Dice el perito que la utilización de la música en la comercialización de los tonos de llamada en la telefonía móvil, está asociada, en la mayoría de los casos, al reconocimiento de canciones y obras musicales creadas y difundidas inicialmente bajo otros soportes. En esta línea se pretende cada vez más conseguir un proceso de imitación, desde el punto de vista musical, cada vez más fiel, que permita al oyente reconocer y disfrutar de fragmentos de obras que remiten a la totalidad de los mismos. En ocasiones el proceso de imitación afecta a la obra y a la interpretación específica de artistas que la hayan popularizado.

Señala el perito que debido a las limitaciones temporales de los tonos en su elaboración se busca seleccionar el motivo más característico y reconocible de la obra original que casi siempre corresponde, dentro del repertorio de canciones pop a un fragmento del estribillo.

Entrando en el análisis de las canciones objeto del procedimiento, el perito entiende que son canciones de música pop, con una duración de 3 a 4 minutos cada una aproximadamente. Respecto a la canción "ya no me acuerdo"(tonalidad La menor; compás 4/4, tempo allegro, negra=134) señala el perito que el nombre de la canción es en realidad el comienzo de distintas estrofas con textos diferentes, pero con variantes musicales de una misma melodía. El hecho de que se repita 3 veces, con un nuevo recuerdo en la coda hace que el oyente lo perciba como el fragmento más representativo y memorizable, por encima de lo que podría considerarse el estribillo en sentido estricto, en los versos "pero haciendo un gran esfuerzo" que se escuchan con el mismo texto y música en 2 ocasiones.

El perito a la hora examinar los distintos ringtones establece las siguientes conclusiones:

Para elaborar los ringtones se seleccionan los fragmentos más conocidos de las obras correspondiendo casi siempre al estribillo, que es la parte más repetida de las canciones y por ello reconocible por los usuarios.

Adaptación tímbrica: en los tonos y politonos, las parte vocales son adaptadas a una plantilla de sonidos instrumentales diferente de los originales vocales. Los sonidos acústicos han sido adaptados al timbre electrónico, como en el caso de la guitarra acústica en "Ya no me acuerdo" y "Búscate un hombre que te quiera."

Variantes melódicas: en gran medida sobre las partituras originales, y en menor grado sobre las interpretaciones de los autores de las obras originales, los ringtones presentan variantes melódicas introducidas por el arreglista autor o autores de los mismos, modificaciones, que sin embargo, no alteran sustancialmente el proceso de identificación por parte de un oyente medio de la sobras de las que se derivan. Estas variantes implican supresión de notas, añadido de alguna nueva y modificaciones de los originales. Además se observan variaciones rítmicas en todas las obras analizadas

Variantes armónicas: la mayoría de los tonos mantienen la tonalidad de la obra arreglada, sin embargo en el caso del tono monofónico "Mírame bien" se ha realizado un transporte desde el original Fa # menor a Do# menor

En el acto de la vista, el perito en su brillante exposición llevó a cabo una serie de aclaraciones pedidas por las partes:

Manifestó que el trasporte suponía la traslación de todas las referencias armónicas de una canción a un registro más grave o más agudo y que su finalidad era adecuar la canción al registro bucal de un cantante determinado. Desde un punto de vista musical el transporte significa que hay una alteración real del sonido, del resultado acústico, y la obra ya no tiene el mismo impacto emocional para el auditorio

En la selección del fragmento para la elaboración del tono de llamada hay diferencias con la obra original, ya que el arreglo es necesario no solo por cuestiones técnicas sino también por la bajada de tono; se selecciona l aparte más significativa de la obra, que suele coincidir con el estribillo, pero no es siempre así. Así con la canción de Estopa("búscate...")no ocurre así, porque se trata de estrofas distintas, y aquí el arreglo consiste en coger el comienzo de una de las estrofas.

La selección en las canciones implica escoger elementos reconocibles de la canción en el menor tiempo posible, y para esta selección hay que usar un criterio estético consistente en reconocer lo que puede ser tomado por el todo

Las sutilezas del acompañamiento rítmico de la obra original("mírame bien") no se han reflejado en el arreglo del tono de llamada que ha acudido a un ritmo estándar y construye un acompañamiento que es más sonoro que en el original. La melodía pasa a un segundo plano y el ritmo(que no es relevante) pasa a un primer plano, cuando en la obra original no es importante.

También se lleva a cabo en los tonos de llamada una transformación derivada de la partitura lo que significa, según entiende el perito, que el arreglista del tono no tuvo la partitura no se tuvo solo , sino que se acudió al resultado sonoro de la interpretación más representativa de la obra para ser reconocible por el público. Lo que pretende el arreglista es un resultado sonoro.

En la confección de los tonos hay una persona que necesita pasar de una manera distinta una obra que tiene una estructura que no puede reproducir de manera literal. El llegar al clímax en una canción pop requiere un número de compases que no son posibles en un tono de llamada, lo que exige la actividad del arreglista para conseguirlo en ese breve periodo de tiempo.

En la canción "mírame bien" se añade una nota al principio que no existe en la obra original y que tiene una connotación esencial para que el oyente se sitúe en la tonalidad en la que estamos.

Estos arreglos que ha mencionado no pueden hacerse de manera automática, desconociendo la existencia de programa informático de arreglo que de este resultado. Por ello el arreglo es el fruto de la intervención de 1 o varias personas, pero no es fruto del azar.

Se requiere la toma de decisiones en la realización del arreglo. Alguien tiene que determinar dónde y cómo termina una melodía o si se pone una semicorchea.

En los tonos de llamada se estandarizan elementos característicos de la obra original. Algunas sutilezas de las obras originales se anulan o simplifican en el tono y se estandarizan los elementos característicos y más ricos de la interpretación del cantante en la obra original lo que implica que se trata de una obra diferente. necesaria la intervención de alguien.

Los ringtones se tratan de obras diferentes desde el punto de vista acústico, distinto hecho sonoro, pero se trata de hacer reconocible la obra original. El tono es distinto de la obra original porque se trata de tomar decisiones en su confección que implican prescindir de otras variantes.

Si el arreglo lo hiciera una persona distinta al que hizo los tonos, el resultado sería distinto.

Los resultados sonoros de los tonos de llamada son muy diferentes, y se producen modificaciones de tonos, arreglos sonoros..., para hacer propia la versión, de manera que el efecto sonoro es distinto porque el intérprete introduce modificaciones.

El arreglo conlleva una modificación de la obra.

Por lo tanto, a la vista del informe pericial y de las aclaraciones realizadas en el acto de la vista, debemos concluir que los arreglos realizados en los tonos de llamada han dado lugar a una obra que presenta diferencias sustanciales con la original, y que esos arreglos son resultado de una actividad creativa de su autor, porque supone un reflejo de su personalidad, de manera que, como indica el perito, si el arreglo lo hubiera hecho otra persona el resultado sonoro hubiera sido distinto. Por tanto debemos concluir que los tonos de llamada son obras derivadas de las obras originales, en cuanto son obras diferentes y fruto de la originalidad de su autor, tal como se infiere del informe pericial.

Estando en presencia de una obra distinta de la original, para su realización es necesario el consentimiento del titular de los derechos de transformación, tal como exige el art 21 del TRLPI . Ya hemos señalado que los derechos de transformación corresponden a los autores ex art 17 de la ley , pero que pueden ser cedidos. En este punto el problema viene dado porque los autores han suscrito contrato de edición con la actora y contrato de adhesión a la SGAE, y en este punto ha de partirse de que solo deben entenderse cedidos aquellos derechos que expresamente se reflejen en los contratos o que se puedan deducir directamente del mismo, en caso contrario habrá de entenderse que no ha habido cesión de esos derechos( art 43.2 de la ley ).

En el contrato de edición se cede expresamente a la actora el derecho de transformación; sin embargo en los contratos de adhesión, tanto de los autores de las obras como de la actora se establece que se cede en unión de alguno de los anteriores, el derecho exclusivo de transformación de tales obras con vistas a su utilización interactiva en producciones o en transmisiones de multimedia, analógicas y digitales. Vemos, por lo tanto, que en principio no se incluyen dentro de los derechos que se ceden el de transformación general, ya que solo se cede para un caso concreto que no es el que estamos analizando.

Por otro lado, de los estatutos de la SGAE tampoco puede deducirse que se ha producido la cesión del derecho de transformación de forma general. Conforme al art 6.1 . b) de los estatutos de la SGAE, ésta ostenta la gestión de los derechos de transformación de las obras con vistas a su utilización interactiva en producciones o en transmisiones de multimedia, analógicas y digitales. También gestiona los derechos de transformación en la sincronización en obras audiovisuales( art 14.1 de los estatutos). Prescindiendo del supuesto de sincronización(que no resulta aplicable), podría plantearse si el art 6.1 b) de los estatutos confiere a la SGAE entre sus fines la gestión de los derechos de transformación con carácter general. Ya hemos visto que solo le atribuyen la gestión de la transformación de obras con vistas a su utilización interactiva en producciones o en transmisiones de multimedia, y no es posible subsumir el derecho de transformación general en este supuesto, porque el tono de llamada no puede ser considerado como producto multimedia; si se entiende por multimedia la integración de procedimientos tecnológicos que utilizan imágenes, sonido y texto para reproducir la información(Diccionario Espasa), y por producto multimedia le resultado de ese procedimiento, es claro que el tono de llamada no reviste dichas características y por consiguiente ha de entenderse que la SGAE no tienen atribuida entre sus fines la gestión del derecho de transformación de los tonos de llamada.

Esto supone que la SGAE no tiene entre sus fines la gestión del derecho de transformación de las obras, y que además no ha recibido su cesión ni de los autores ni de la demandante ha de concluirse que la autorización para el derecho de transformación corresponde a la actora. En la medida que el derecho de transformación lo ostenta la actora y que es ella la que debe conceder las autorizaciones, debemos concluir que como la demandada no ha recibido tal autorización su conducta de comercialización de los ringtones es ilícita y por tanto vulneradora de los derechos de propiedad intelectual de la actora. Y ello aunque haya recibido autorización de la SGAE para la comercialización, porque como requisito previo y necesario para poder comercializar los tonos de llamada era obtener la autorización del titular de la obra original para poder confeccionar el tono que es una obra derivada; si no ha recibido esa autorización conforme al art 21 de a ley no podrá proceder a su explotación.

QUINTO: Incorporación a una base de datos

La parte actora entiende que la incorporación de las obras musicales transformadas en una base de datos requiere la autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual al amparo de lo previsto en los arts 9 y 12 de la ley .

La demandada señala que es cierto que algún sector de la doctrina entiende que la incorporación de una obra protegida a una base de datos supone una transformación y requiere la autorización del titular de los derechos de la obra, pero siempre que esa base de datos sea obra protegible por constituir una creación original.

El art 12 de la ley señala que son objeto de propiedad intelectual las colecciones de obras ajenas, de datos o de otros elementos independientes y las bases de datos que por selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio de los derechos que pudieran subsistir sobre dichos contenidos. Por base de datos, según el mismo precepto se ha de entender las colecciones de obras, de datos o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma.

El contenido de las bases de datos es muy amplio y no es necesario que sea homogéneo, por lo que puede comprender obras literarias, artísticas, musicales, o materia como texto, cifras imágenes etc. Como elementos esenciales podemos señalar la independencia de los elementos que lo integran y su accesibilidad individual, junto a que la base constituya una creación intelectual. Se exige que los elementos sean independientes unos de los otros. En este sentido, la STJCE de 9 de noviembre de 2004 señala que el concepto de base de datos(a los efectos de la Directiva 96/9 /CE) se refiere a toda recopilación que incluya obras, datos u otros elementos separables unos de otros sin que el valor de su contenido resulte afectado, y que esté dotado de un método o sistema que permita localizar cada elemento.

En todo caso el elemento esencial para que la obra colectiva sea objeto de protección es que se trate de una creación original, y esa nota se ha de encontrar en la selección, disposición u ordenación de las obras, elementos o datos seleccionados. Como dice el profesor Bercovitz(en Comentarios a la LPI, 3ª edición, ed. Tecnos, pag 200) para alcanzar un grado mínimo de originalidad no basta con la mera recolección indiscriminada de datos o de obras, ni su ordenación o disposición de acuerdo con criterios habituales o rutinarios, favoreciendo la complejidad de la obra su originalidad.

La base de datos original se trata de una obra creada a partir de obras preexistentes sin la colaboración de los autores de éstas, y por ello son obras resultantes de la transformación de obras que ya existían y eran objeto de protección. Esto supone que la incorporación de obras protegidas a una base de datos supone una transformación prevista en el art 21 de la ley , siempre, claro está, que la base sea original por la selección o disposición de su contenido. Cuando se dan estas circunstancias, en la medida que estamos en presencia de una transformación de una obra, será necesaria la autorización de su titular para que se pueda proceder a su explotación, y la falta de dicha autorización determinará la ilicitud de su conducta.

Es necesario analizar si la base de datos que posee la demandada y que utiliza para la comercialización de sus tonos de llamada es original. En este punto, ya hemos señalado en el fundamento de derecho segundo a la hora de analizar la confección de los ringtones que la base de datos es original.

En este sentido el perito Sr Miguel Ángel señaló que para reproducir cualquiera de los ringtones basados en las 3 obras en cuestión, una vez han sido descargados del proveedor de servicios de internet(de la demandada), es imprescindible que con anterioridad las obras musicales sean incorporadas a un archivo digital, para que puedan ser instaladas en el teléfono y se escuchen cuando se reciba una llamada. Una vez que las obras musicales en formato ringtone han sido incorporados a un archivo digital, continúa diciendo el perito, es imprescindible y necesario que esas obras queden incorporadas a la base de datos que la demandada utiliza para la explotación de ringtones.

Por lo tanto, ha de concluirse que para la operatividad del sistema de explotación de los ringtones comercializados por la demandada y que le posibilita ofrecer a los usuarios de teléfonos móviles una forma sencilla de acceso a una gran variedad de oferta de ringtones es necesario que queden incorporados a una base de datos. Esto supone que la base de datos es un instrumento necesario para la comercialización de los tonos de llamada en el sistema utilizado por la demandada.

Se trata además de una base de datos original, tal como indicó en el acto de la vista el perito, porque ha desarrollado un software creado expresamente para la demandada, e incluye también la base de datos con los ringtones, por lo que se crea una base de datos original para ella. Además, como dijo el perito en la base de datos de la demandada solo se incluyen o contienen datos de esa aplicación, lo que supone que es única y ello implica que desde un punto de vista técnico la base de datos es única, no pudiendo ser igual a la que tenga otra persona. Esta nota de la originalidad se aprecia en el sistema de selección o disposición de su contenido, ya que se hace según el criterio de la demandada, mediante una aplicación especialmente diseñada para ella, y sin que esa selección ni la forma de individualizarse los tonos sea al azar, sino según la aplicación especialmente diseñada para esa base de datos, lo que hace que sea fruto de una creación original y distinta a cualquier otra base de datos.

Estando en presencia de una base de datos original, para la incorporación de los tonos de llamada es necesaria la autorización previa del titular de las obras preexistentes, al tratarse de una transformación, titular que es la actora, por lo que al no haberla obtenido la demandada su conducta infringe los derechos de propiedad intelectual de aquella.

SEXTO: No se discuta que la demandada lleve a cabo actos de reproducción y de comunicación pública en la modalidad de puesta a disposición al público de los tonos de llamada y que para dichos actos obtuvo la correspondiente licencia de la SGAE. Ahora bien, para llevar a cabo esos actos de explotación ha tenido que confeccionar el tono de llamada de las obras en cuestión, y ese tono de llamada ha dado lugar a una obra distinta de la preexistente; además ha necesitado incorporar el ringtone en una base de datos, base que es original. Se trata en estos dos últimos supuestos de actos que han afectado al derecho de transformación del titular de la obra original, y como establece el art 21 de la ley , para poder explotar las obras derivadas de las preexistentes es necesaria la autorización del titular de los derechos de éstas últimas. Y ya hemos dicho que el titular de estos derechos es la actora, por lo que la demandada para poder confeccionar los tonos de llamadas de las 3 canciones objeto del procedimiento y su posterior incorporación a la base de datos que ha creado necesitaba recabar el consentimiento de la actora como titular del derecho de transformación de la obra original. La falta de autorización por parte delo titular del derecho de transformación impide conforme señalan los arts 12 y 21 de la ley, que la demandada pueda explotar los ringtones de las 3 canciones. Esto supone que si la demandada lleva a cabo su comercialización mediante la reproducción y comunicación pública en su modalidad de puesta a disposición sin haber obtenido la autorización de la actora su conducta supone una infracción de los derechos de propiedad intelectual de la actora.

Una última cuestión que debe ser tratada antes de entrar a examinar las acciones concretas ejercitadas por la actora y en especial la indemnización de daños y perjuicios es la mención efectuada por la demandada de la imposibilidad de la actora de ir contra sus propios actos lo que impediría el éxito de su reclamación.

Señala la demandada que la actora envió a la SGAE varias comunicaciones requiriéndola para que no concediera licencias de temas de su repertorio, y pese a que no hizo caso la SGAE, la actora no se dirigió contra ella, permitiendo que desde septiembre de 2000 se concedieran licencias de melodías para teléfonos móviles de temas musicales de su repertorio. Respecto a la demanda ha venido tolerando esta situación desde el año 2000 hasta el 2004, y además ha vendido cobrando los derechos que la SGAE le ha liquidado.

Con relación a la doctrina de los actos propios, dice la STS de 2 de octubre de 2007(RJ 20075353) que "...como ha dicho esta Sala en diversas sentencias, "El principio del derecho que prohíbe ir contra los actos propios encuentra apoyo legal en el artículo 7.1 del Código civil (LEG 188927 ) y está actualmente sancionado en el artículo 111-8 de la Ley Primera del Código civil de Cataluña (LCAT 200314 ). La jurisprudencia sobre este principio es muy abundante. Como resumen, se deben citar los requisitos que se han venido exigiendo para que pueda aplicarse este principio general, que son: a) que el acto que se pretenda combatir haya sido adoptado y realizado libremente; b) que exista un nexo causal entre el acto realizado y la incompatibilidad posterior; c) que el acto sea concluyente e indubitado, por ser "expresión de un consentimiento dirigido a crear, modificar y extinguir algún derecho generando una situación desacorde con la posterior conducta del sujeto" (sentencias de 21 de febrero de 1997 [RJ 19971011]; 16 febrero 1998 [RJ 1998868]; 9 mayo 2000 [RJ 20003194]; 21 mayo 2001 [RJ 20013870]; 22 octubre 2002 [RJ 20028970] y 13 marzo 2003 [RJ 20032582], entre muchas otras ). Significa, en definitiva, que quien crea en una persona una confianza en una determinada situación aparente e induce por ello a otra persona a obrar en un determinado sentido, sobre la base en la que ha confiado, no puede además pretender que aquella situación era ficticia y que lo que debe prevalecer es la situación real (STS de 21 abril 2006 [RJ 20064604 ])."

La doctrina de la prohibición de ir contra los propios actos tiene su fundamento en el principio de la buena fe reconocido en el art 7.1 del CC y en la protección de la confianza creada por la apariencia( STS de 21 de enero de 2006 ). Además este principio impone un deber de coherencia y autolimita la libertad de actuar cuando se han creado expectativas razonables (SSTS. 27 septiembre, 14 y 28 octubre 2005 ). El acto propio supone la expresión inequívoca de una voluntad en orden a la configuración de una relación o situación de derecho inalterable, causando estado respecto de terceros (SS. 8 febrero y 13, 20 y 28 octubre 2005 ), e impide un comportamiento contradictorio (S. 16 febrero y 14 octubre 2005 ), pero para que se produzca tal efecto jurídico en relación con una acción ejercitada es preciso que los actos invocados tengan «una significación y eficacia jurídica contraria a dicha acción» (S. 8 noviembre 2005 ).

La parte demandada considera que el haber estado desde el año 2000 tolerando la comercialización de los tonos de llamada impide que ahora pueda demandarla, por contravenir el principio de ir contra los propios actos. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente esta doctrina exige un comportamiento inequívoco de la parte tendente a crear en la contraria la existencia de una situación(permitir la comercialización de ringtones) que luego deviene incompatible con su actuar posterior.

Pues bien, si tenemos en cuenta la conducta de la actora que ha sido detallada en el fundamento de derecho 1º de esta resolución(a los efectos de la prescripción), se puede concluir que en ningún momento ha desarrollado una conducta que permita entender a la actora que tolera la explotación de los tonos de llamada sin haber obtenido su previa autorización. Ello es así, porque en los requerimientos dirigidos tanto a la SGAE como a la entidad ESAM e incluso a la propia actora, en todos ellos les comunica que no autoriza la explotación de sus canciones, y que es necesaria la previa obtención d la autorización. Por lo tanto difícilmente se puede crear en la demandada la expectativa o mejor dicho, la sensación de que le permite explotar sus 3 canciones en formato ringtone sin la previa autorización, lo que supone la ausencia de voluntad inequívoca por parte de la actora y en consecuencia se ha de rechazar la aplicación de la doctrina invocada por la actora.

SEPTIMO: Acciones que se ejercen.

La actora interesa que se acuerde la suspensión de la explotación de la actividad de la demandada, prohibición de reanudarla en el futuro, la destrucción de los ejemplares ilícitos que se hallen en su poder y a pagarle la cantidad de 1.160 € en concepto de indemnización de daños y perjuicios.

El art 139 del TRLPI establece una serie de medidas que pueden interesar la parte accionante y que están orientadas al cese de la actividad que se califique como ilícita. Dentro de las posibilidades de cese de la actividad se encuentra la suspensión de la explotación y la prohibición de su reanudación, medidas que se configuran como consecuencia de la declaración de infracción de los derechos de propiedad intelectual del accionante. Esto supone que si se establece que la conducta de la legitimada pasivamente ha infringido los derechos del demandante, y éste así lo pide, se deberá acordar el cese de la actividad de explotación infractora que viene desarrollando y la prohibición de reanudación, y ello para dar una adecuada satisfacción al interés del titular de los derechos de propiedad intelectual que han sido infringidos. En el presente caso, ya hemos visto que la conducta de la demandada ha consistido en la confección de los ringtones, mediante los arreglos que han dado lugar a una obra diferente, y su incorporación a una base de datos original, sin haber obtenido la correspondiente autorización del titular de los derechos de transformación. Esta explotación sin autorización previa, ha sido calificada como infractora de los derechos de propiedad intelectual de índole patrimonial del demandante y por lo tanto, como consecuencia necesaria ha de acordarse la suspensión de la explotación de comercialización de los tonos de llamada de las canciones "mírame bien", "búscate un hombre que te quiera" y "ya no me acuerdo", así como la prohibición de reanudar dicha explotación.

También ha solicitado la actora la destrucción de los ejemplares ilícitos que se hallaren en su poder, consistente en la eliminación y borrado definitivo de los archivos y ficheros que contengan los tonos de llamada en sus modos monofónico, polifónico y real de las canciones "mírame bien", "búscate un hombre que te quiera" y "ya no me acuerdo", tanto de cualesquiera bases de datos como soportes que posea. También debe acogerse esta petición ya que si no se accede a ella se podría continuar ejerciendo la actividad infractora, y además porque se trata de soportes ilícitamente obtenidos.

Una última cuestión que debe examinarse es la referente a la indemnización de 1.160 € que se reclama en concepto de daños y perjuicios.

El artículo 140 del TRLPI señala que el perjudicado podrá optar, como indemnización, entre el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente, de no mediar la utilización ilícita, o la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación. En caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra. La acción para reclamar los daños y perjuicios a que se refiere este artículo prescribirá a los 5 años desde que el legitimado pudo ejercitarla.

La entidad demandante ha optado por la remuneración que hubiera percibido si hubiera autorizado la explotación, acogiendo el criterio de la regalía.

Frente a esta pretensión la demandada ha señalado que para que proceda la indemnización se exige no solo la acreditación de la cuantía concreta que reclama, sino la propia prueba del daño; que no basta la posibilidad de obtener ganancia sino que ha de haber una cierta probabilidad objetiva que resulte del curso normal de las cosas y de las circunstancias especiales del caso concreto.

Como se ha señalado en la doctrina(Carrasco Perera, en Comentarios a la LPI, 3ª edición, ed. Tecnos, pags 1691 y ss) la facultad de optar por la regalía para liquidar el daño equivale a sostener que el lucro cesante del actor viene medido por el enriquecimiento del demandado, computado éste por su ahorro de gastos; al actor le corresponde acreditar el valor de mercado de su derecho, sin que el demandado pueda alegar la inexistencia de daño efectivo, ni tampoco podrá invocar que su estrategia en el mercado hubiera sido distinta de haber tenido que adquirir por precio el derecho que explota.

Respecto a la necesidad de acreditar la existencia de daños y perjuicios, en la práctica judicial se ha venido señalando que en los supuestos de infracción de derechos de exclusividad no es necesaria su prueba para evitar que determinadas conductas infractoras no sean reparables adecuadamente por los problemas que plantean la prueba del daño concreto. Así dice la STS de 7 de diciembre de 2001 , que si no se estima la indemnización, la actividad ilícita se ve amparada por una licencia otorgada de ipso, despojada de toda clase de precio.

En materia de propiedad industrial, la sentencia de la AP Barcelona de 3 de diciembre de 2003 rec. 201/2001(referencia EDJ 2003/184610 ) señala que ",,,la obligación reparadora surge necesariamente de la infracción del derecho de exclusiva sin necesidad de prueba directa de los daños y perjuicios, a modo de responsabilidad objetiva, por así resultar del art. 64 de la Ley de Patentes (que utiliza la expresión en todo caso), como ha declarado el Tribunal Supremo (por ej., en Sentencias 7-12-2001, 10-6-2000, 23-2-1998, 27-7-1998 ). Es acorde esta concepción con la doctrina que, aplicada especialmente a los procesos civiles por violación de patentes y modelos de utilidad, presume la causación de daños y perjuicios en cuanto de los hechos demostrados (aquí la infracción del derecho de exclusiva) se deduce fatal y necesariamente la producción de un quebranto patrimonial como real y efectivo, apreciándose su concurrencia ex re ipsa (por todas, STS 21 de noviembre de 2000 )."

En esta misma línea dice la SAP Madrid de 6 de julio de 2007, sec 28 , que cuando está en juego un derecho de exclusiva, del tenor de la propia infracción del mismo por parte de un tercero se deduce necesariamente la existencia de daños y perjuicios (regla ex re ipsa loquitur).

En conclusión, al estar en presencia de derechos de exclusiva que han sido infringidos, no es necesaria la prueba de la existencia de daños y perjuicios, ya que de la propia infracción se deduce su existencia.

Ahora bien, el problema se producirá por la fijación de la regalía. Para la determinación de la cuantificación de la regalía se deberá tener en cuenta si el actor con anterioridad había concedido licencias sobre sus derechos, en cuyo caso el valor de éstas será el que fije la cuantía. En otro caso se podrá establecer como importe el que un razonable comprador hubiera pagado a un razonable vendedor en un mercado. Además deberá tenerse en cuenta como criterio la proyección pública que tenga el autor de la obra que ha sido infringida; es decir, no es lo mismo la licencia que se puede obtener por la explotación de una obra musical de un grupo mundialmente conocido que por la de uno desconocido.

La actora reclama una cantidad fija que se refiere a una anualidad(año 2006), no reclamando cantidad alguna por la explotación no consentida de años anteriores

No consta que la actora haya concedido licencias sobre el derecho de estas canciones, por lo que no puede acudirse a este criterio para la fijación de la regalía. La actora ha aportado como documentos 40 a 42 de la demanda, el valor de mercado que estima tienen los derechos de esas obras.

Como criterios a tener en cuenta está el importe mínimo que cobra la SGAE que es de 533?52 € mensuales por el uso de todo el repertorio(anexo I del documento nº 1 de contestación a la demanda). Además por el periodo de noviembre 04 a diciembre 05 la demandada abonó a la SGAE las siguientes cantidades: 873?14 € por "búscate un hombre que te quiera"; 21?32 € por "ya no me acuerdo" y 1?44 € por mírame bien(documento 6 de la contestación a la demanda).

Pues bien, si se tienen en cuenta que la cuantía que se reclama por el derecho de transformación de las canciones es en su doble modalidad(arreglo musicales para la confección del ringtone y la incorporación a la base de datos original); que el valor del derecho difiere de la importancia o reconocimiento del grupo y que para ello el único dato que tenemos es el de la liquidación efectuada por la demandada(documento nº 6 de la contestación de la demanda), y que además la actora no ha determinado cuáles son las características peculiares de cada una de las canciones que justifican la cantidad reclamada podemos cuantificar la regalía para cada canción de la siguiente forma:

Canción "búscate un hombre que te quiera": 300 € más IVA

Canción "ya no me acuerdo": 100 € más IV

Canción "mírame bien": 50 € más IVA

SEPTIMO: Con arreglo a lo dispuesto en el art 394 de la LEC no procede la imposición de costas al haberse producido una estimación parcial de la demanda, y especialmente por las serias dudas de hecho y de derecho que ha suscitado la cuestión objeto de debate, sin que hubiera precedente en la jurisprudencia. Además porque la demandada ha obtenido licencia de la SGAE para la explotación y ésta le ha entregado 3 dictámenes que indicaban que no era necesaria otra autorización, ha de considerarse que la no imposición de costas está plenamente justificada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO parcialmente la demanda interpuesta por el procurador D. Alfonso Blanco Fernández en nombre y representación de EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN SA contra BUONGIORNO MYALERTCOM SA DECLARANDO que la conducta de la demandada consistente en los actos de comercialización de las canciones "mírame bien", "búscate un hombre que te quiera" y "ya no me acuerdo", en formato ringtone(modo monofónico, polifónico y real) sin haber obtenido previa autorización de la demandante infringe los derechos exclusivos de propiedad intelectual que ostenta en su modalidad de derecho de transformación, y en consecuencia DEBO CONDENAR Y CONDENO a la demandada

a que suspensa los actos de explotación de las mencionadas canciones

a no reanudarla en el futuro

a la destrucción de los ejemplares ilícitos que se hallaren en su poder, consistente en la eliminación y borrado definitivo de los archivos y ficheros que contengan los tonos de llamada en sus modos monofónico, polifónico y real de las canciones "mírame bien", "búscate un hombre que te quiera" y "ya no me acuerdo", tanto de cualesquiera bases de datos como soportes que posea.

A abonar a la actora la cantidad de 450 € más IVA en concepto de indemnización de daños y perjuicios

Todo ello sin hacer especial condena en costas

Llévese testimonio de esta resolución a los autos y el original al libro de sentencias de este juzgado.

Notifíquese esta sentencia a los interesados haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de Apelación ante la Iltma. Audiencia Provincial de Madrid, que deberá prepararse en el plazo de cinco días ante este Juzgado.

Así por esta mi sentencia que decide definitivamente en la instancia, la pronuncio, mando y firmo, Javier García Marrero, Magistrado-Juez del Juzgado Mercantil nº 5 de Madrid y su partido.

PUBLICACION.- Leída y hallada conforme fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la ha suscrito, estando celebrando audiencia pública y en el día de su fecha. Doy fe.