Sentencia CIVIL Nº 118/2022, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 2, Rec 544/2019 de 01 de Septiembre de 2022

Encabezamiento

JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Nº 2 DE ESPAÑA

PROCEDIMIENTO: Juicio Ordinario nº 544-2019

Asunto: Destrudata

SENTENCIA nº 118/2022

En Alicante, a 1 de septiembre de 2022

Vistos por mí, don Gustavo Andrés Martín Martín, magistrado-juez especialista mercantil adscrito al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Valenciana y en funciones de refuerzo del Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº 2 de España, los autos de Juicio Ordinario con nº 544/2019-C, en el que es parte demandante Danilo Angelini, Procurador de los Tribunales, en nombre y por cuenta de la sociedad francesa DESTRUDATA, S.A.S actuando bajo la dirección de los letrados Doña Cristina Hernández-Martí Pérez y Doña María Amparo Llorens Fernández,; y parte demandada la entidad DESTRUDATA IBERICA, S.L y Víctor representados por el Procurador de los Tribunales Don Ricardo Molina Sánchez-Herruzo, y asistida por el Letrado Dña. Inmaculada Hernández Sandoval; habiendo versado el presente procedimiento sobre acción reivindicatora de marca, acción de nulidad por mala fe, acción de cesación y acción de indemnización de daños y perjuicios, dicto la presente sentencia.

Antecedentes

PRIMERO.- El día 23 de julio de 2019, Danilo Angelini, Procurador de los Tribunales, en nombre y por cuenta de la sociedad francesa DESTRUDATA, S.A.S actuando bajo la dirección de los letrados Doña Cristina Hernández-Martí Pérez y Doña María Amparo Llorens Fernández presentó en este Juzgado escrito de demanda de juicio ordinario contra la entidad mercantil DESTRUDATA IBERICA, S.L y Víctor

SEGUNDO.- Admitida que fue a trámite la citada demanda, se emplazó a la parte contraria para que la contestase, cosa que hizo la representación procesal de la entidad demandada mediante escrito presentado en este Juzgado el día 27 de noviembre de 2019.

TERCERO.- En fecha 6 de noviembre de 2011 se solicitó la suspensión de las actuaciones en la medida en que la MUE invocada por la actora era objeto de un procedimiento de nulidad ante la EUIPO a instancia de un tercero DESTRUDAT S.L. formulándose alegaciones de contrario en fecha 15 de noviembre de 2019. En fecha 22 de noviembre de 2019 se dictaba auto desestimando la solicitud de suspensión.

En fecha 22 de septiembre de 2021 se presentaba escrito por la parte demandada en la que se comunicaba la decisión de 25 de junio de 2021 por la que la División de Cancelación declaró parcialmente la nulidad de la MUE 017985558 en relación con los siguientes servicios:

European Union trade mark No 17 985 558 is declared invalid for some of the contested services, namely:

Class 39: Paper and cardboard collection for recycling; collection of documents.

Class 40: Recycling of waste; recycling services; recycling of paper; treatment [recycling] of waste; document destruction; destruction of waste and trash; destruction of trash; destruction of confidential material; destruction of waste; incineration and destruction of waste; document shredding services; hard drive shredding services; rental of waste crushing machines and apparatus; recycling and waste treatment; rental of waste compacting machines and apparatus; providing information relating to the rental of waste crushing machines and apparatus.

Traducción aportada por la parte:

Clase 39: Recopilación de papel y cartón para reciclar; Recogida de documentos.

Clase 40: Reciclaje de desechos; Reciclado; Reciclaje de papel; Tratamiento [reciclaje] de residuos; Destrucción de documentos; Destrucción de residuos y desechos; Destrucción de basura; Destrucción de material confidencial; Destrucción de desechos; Incineración y destrucción de desechos; Servicios de destrucción [triturado] de documentos; Servicios de trituración de discos duros; Alquiler de máquinas y aparatos para triturar desechos; Reciclado y tratamiento de residuos; Alquiler de máquinas y aparatos para compactar desechos; Suministro de información sobre el alquiler de máquinas y aparatos para triturar desechos.

CUARTO.- El día 9 de diciembre de 209 tuvo lugar el acto de la audiencia previa, con el resultado que obra en autos. Citadas las partes a la vista, la misma se llevó a cabo el día 6 de octubre de 2021 donde se practicó la prueba propuesta y admitida en su día. Formuladas las conclusiones, quedaron los autos vistos para sentencia.

QUINTO- En fecha 17 de mayo de 2022 se presentó por la demandada escrito en el que se aportaba a las actuaciones la resolución de 21 de abril de 2022 de la Sala Segunda de Recurso de la EUIPO en relación con la marca DESTRUDATA. Por escrito de fecha 18 de mayo de 2022 se formularon alegaciones por parte de la actora DESTRUDATA S.A.S.

SEXTO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo las relativas al plazo para dictar sentencia, habida cuenta del volumen y complejidad de los asuntos de los que conoce este Juzgado. Al mismo tiempo, se ha producido un retraso dada la suspensión de actuaciones procesales a causa de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, siendo necesario reajustar la agenda del presente juzgado. Finalmente, el juez adscrito temporalmente ejerció con posterioridad la sustitución de los Juzgados número 1 y número 2 en tanto no se incorporó el nuevo titular del juzgado número 2, adquiriendo plaza de titular en el juzgado número 1 de Alicante. En definitiva, la saturación de los juzgados y las necesidades de refuerzo en dos juzgados han impedido el cumplimiento de los plazos para el dictado de la sentencia.

Fundamentos

PRIMERO.- signos en conflicto y acciones ejercitadas

I. Signos en conflicto .

La MUE 017985558 se encuentra registradas para las clases 39, 40 y 42. Recordemos que en fecha 6 de noviembre de 2011 se solicitó la suspensión de las actuaciones en la medida en que la MUE invocada por la actora era objeto de un procedimiento de nulidad ante la EUIPO a instancia de un tercero DESTRUDAT S.L. formulándose alegaciones de contrario en fecha 15 de noviembre de 2019. En fecha 22 de noviembre de 2019 se dictaba auto desestimando la solicitud de suspensión.

En fecha 17 de mayo de 2022 se presentó por la demandada escrito en el que se aportaba a las actuaciones la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la EUIPO en relación con la marca DESTRUDATA. Por escrito de fecha 18 de mayo de 2022 se formularon alegaciones por parte de la actora DESTRUDATA S.A.S.

Como venía reconocer el auto de fecha 22 de noviembre de 2019 los problemas de la duplicidad de procedimientos entre la jurisdicción ordinaria y la EUIPO no han sido totalmente resueltos por los artículos 127 y 132 RMUE lo que puede dar lugar a que la validez de la marca esté siendo impugnada por un tercero en sede administrativa mientras que la misma sirve de base para un supuesto de infracción. Así ha ocurrido en el presente supuesto. Si el día 23 de julio de 2019 se interponía demanda de infracción contra DESTRUDATA IBERICA S.L. y contra el sr. Víctor, el día 25 de octubre de 2019 se presenta una solicitud de declaración de nulidad de la marca registrada ante la EUIPO por DESTRUDAT S.L. quien no es parte en el presente procedimiento.

Por resolución de 25 de junio de 2021 (en lo sucesivo, 'la resolución impugnada'), la División de Cancelación declaró parcialmente la nulidad de la MUE impugnada.

Por resolución de la Sala Segunda de Recurso de 21 de abril de 2022 se desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de la División de Cancelación.

En la medida en que unos hechos no pueden existir en una jurisdicción y dejar de existir en otra, teniendo en cuenta que la resolución sobre la validez de la marca tiene efectos ex tunc, resulta necesario tomar en consideración aquellas resoluciones y, por tanto, entender que la validez de la de la marca se circunscribe, por virtud del principio de especialidad y en relación con el derecho de monopolio que la misma otorga, a los productos y servicios para los que ha sido registrada una vez se han dictado las resoluciones de la EUIPO conociendo la solicitud de declaración de nulidad.

Ello sin perjuicio de que no es ajeno a este órgano jurisdiccional el hecho de que la parte demandada no es titular de ningún registro marcario y que la solicitud de declaración de nulidad interpuesta por un tercero, este sí titular de una marca nacional, se realiza inmediatamente a continuación y, probablemente, a consecuencia, de la presente acción de infracción.

Por tanto, la MUE 017985558 DESTRUDATA se encuentra registrada para los siguientes productos y servicios:

Clase 39: Distribución por medio de cables y tuberías; Envasado y almacenamiento de mercancías; Aparcamiento y almacenamiento de vehículos; Servicios de transporte; Servicios de aparcamiento y almacenamiento de vehículos, amarre; Recopilación de papel y cartón para reciclar; Recogida de documentos; Recogida de carga; Recogida de residuos comerciales; Recogida de residuos líquidos; Recogida de desechos industriales; Almacenamiento de registros documentales.

Clase 40: Sacrificio de animales; Servicios de duplicación de grabaciones de audio y vídeo; Impresión, revelado fotográfico y cinematográfico; Producción de energía; Tratamiento de comidas y bebidas; Servicios de matadero; Reciclaje de disolventes; Reciclado de metales; Reciclaje de desechos; Reciclaje de prendas de vestir; Reciclado; Reciclaje de papel; Reciclaje de minerales; Reciclaje de plástico; Reciclaje de disolventes orgánicos; Tratamiento [reciclaje] de residuos; Reciclaje de fluidos refrigerantes; Reciclaje de chatarra; Destrucción de documentos; Destrucción de residuos y desechos; Destrucción de basura; Destrucción de material confidencial; Destrucción de desechos; Incineración y destrucción de desechos; Servicios de destrucción [triturado] de documentos; Servicios de trituración de discos duros; Molido de alimentos; Alquiler de máquinas y aparatos para triturar desechos; Reciclado y tratamiento de residuos; Alquiler de máquinas y aparatos para compactar desechos; Suministro de información sobre el alquiler de máquinas y aparatos para triturar desechos.

Clase 42: Servicios de diseño; Servicios de tecnologías de la información; Servicios tecnológicos científicos; Pruebas, autenticaciones y control de calidad.

Por tanto, del registro inicial de la marca DESTRUDATA, la misma ha sido declarada nula parcialmente en relación con los siguientes servicios:

Clase 39: Recopilación de papel y cartón para reciclar; Recogida de documentos.

Clase 40: Reciclaje de desechos; Reciclado; Reciclaje de papel; Tratamiento [reciclaje] de residuos; Destrucción de documentos; Destrucción de residuos y desechos; Destrucción de basura; Destrucción de material confidencial; Destrucción de desechos; Incineración y destrucción de desechos; Servicios de destrucción [triturado] de documentos; Servicios de trituración de discos duros; Alquiler de máquinas y aparatos para triturar desechos; Reciclado y tratamiento de residuos; Alquiler de máquinas y aparatos para compactar desechos; Suministro de información sobre el alquiler de máquinas y aparatos para triturar desechos.

II. Acciones ejercitadas

La aparte actora ejercita un conjunto de acciones en las que se entremezclan, desde las acciones propias de la legislación marcaria, pasado por las acciones de competencia desleal, para terminar con una acción de responsabilidad por deudas sociales ex art. 367 LSC. La acumulación con todo, es posible, y nada obsta a ello toda vez que no se entiende que las demandas sean incompatibles entre sí. Con todo, resulta necesario cuanto menos advertir que sería de agradecer una mayor claridad en la identificación de los signos infractores y, en su caso, la titularidad de los mismos o la circunstancia de la que deriva la legitimación pasiva para suportar las acciones ejercitadas. La cuestión es clara si atendemos a la ubicuidad en sede de responsabilidad del demandado el Sr. Víctor. Del conjunto de hechos tal y como son narrados en la demandad, entendemos que se refiere la parte a la titularidad del nombre de dominio www.destrudataiberica.es en sede de infracción marcaria y a la acción de responsabilidad por deudas del artículo 367 LSC. Pero no al resto de signos infractores o conductas infractores en los que la infracción se imputa a DESTRUDATA IBÉRICA S.L. Se le imputa igualmente la realización de actos de competencia desleal por el registro del nombre de dominio www.destrudataiberica.es

Las acciones que ejercita la parte actora son las siguientes:

Acción de infracción marcaria:

1. Declare la infracción por los codemandados de la Marca de la Unión Europea número 017985558 de la que DESTRUDATA S.A.S. es licenciataria exclusiva.

2. Condene a los codemandados a la cesación de las conductas infractoras de la marca de la Unión Europea número 017985558.

Acción de remoción:

3. Condene a DESTRUDATA IBERICA, S.L. a modificar la denominación social, de modo que la nueva denominación no contenga el término DESTRUDATA ni otro que implique un riesgo de confusión con la Marca de la Unión número 017985558, así como a renunciar al nombre de dominio DESTRUDATA.ES.

4. Condene a DON Víctor a renunciar al nombre de dominio DESTRUDATAIBERICA.ES.

5. Condene a retirar del tráfico y, en su caso, destruir a su costa todo el material infractor de la Marca de la Unión Europea número 017985558 de la que mis mandantes son licenciatarios exclusivos, tanto de las páginas web como en catálogos, facturas, listados de precios o elementos publicitarios de toda clase, comprendiendo internet.

Acción de indemnización de daños y perjuicios:

6. Declare que la conducta de los codemandados causa daños y perjuicios, condenando a DESTRUDATA IBERICA SL a su indemnización la cantidad que se determine por el 1 % de la cifra de negocios realizada con los servicios ilícitamente distinguidos durante el periodo comprendido entre el día 29 de marzo de 2019 y el día en que se acredite por los codemandados el cese de la infracción.

7. Condene solidariamente a los codemandados a indemnizar el daño emergente consistente en los gastos de investigación para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción de la marca de la Unión, cuantificados en 130,87 euros del acta notarial (Documento 15) y coste del envío de burofax notificándole de la infracción y de su cese (Documento 16).

8. Condene solidariamente a los codemandados al pago de una indemnización de cuantía determinada, de cuantía no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación, cuyo importe y días a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijarán en ejecución de sentencia.

Acción de responsabilidad por deudas ex 367 LSC.

9. Declare que DON Víctor responde de las obligaciones sociales que se declaren a cargo de la mercantil DESTRUDATA IBERICA, S.L. Por ser posteriores al momento en que concurrió la causa de disolución de dicha sociedad de conformidad con el hecho decimo de esta demanda.

Acción de competencia desleal por infracción de los artículos 6 y 12 LCD.

10. Subsidiariamente, se declare que los codemandados han realizado actos de competencia desleal consistentes en aprovechamiento en beneficio propio del prestigio de mis mandantes y actos de confusión con la actividad, servicios y establecimiento de mis mandantes, condenándoles a la cesación; a que DESTRUDATA IBERICA, S.L. modifique su denominación social, de modo que la nueva denominación no contenga el término DESTRUDATA ni otro que implique un riesgo de confusión con el nombre comercial de mi representada; a que DESTRUDATA IBERICA, S..L. renuncia al dominio destrudadta.es y Don Víctor renuncie al dominio destrudataiberica.es; a las costas causadas.

Costas.

11. Se condene solidariamente a los codemandados al pago de las costas procesales.

SEGUNDO.- infracción de la marca de la MUE 017985558 DESTRUDATA, denominativa, por riesgo de confusión o asociación al amparo de lo dispuesto en el artículo 9.2.b) RMUE .

I. Riesgo de confusión ( art. 7.1.b RMUE )

En la STS, Civil sección 1 del 18 de enero de 2017 ( ROJ: STS 63/2017 - ECLI:ES:TS:2017:63), asunto 'Badtoro', el Tribunal Supremo recordaba la jurisprudencia consolidada en relación con el juicio de confusión:

En una sentencia anterior (núm. 225/2008, de 24 de marzo), citada en otro sentido por el recurso, especificábamos la limitación de la revisión de este enjuiciamiento:

'Ciertamente, en principio, la apreciación de que se trata no deja de ser un tema que corresponde a la función de los tribunales de instancia, pero, si ello apenas podría producir discusión (salvo error patente o arbitrariedad) en el caso de identidad, porque lo que es absolutamente igual no admite variantes, sin embargo, como la 'semejanza confusoria' es opinable y supone un concepto jurídico indeterminado, la doctrina jurisprudencial permite un cierto grado de control casacional que se configura en torno a una regla del buen sentido, -común, y no técnico, dado el sector social en que opera la norma-, que no es otra cosa que una ponderación lógica de las circunstancias de cada caso contempladas a la luz de ciertas pautas ponderativas que permiten actuar, en un primer plano, con una cierta unidad de criterio, y, por lo tanto, con unificación valorativa, y facilitan, en otro plano, aproximar la decisión judicial a la realidad jurídica, cuya controversia pretende componer'.

Estas pautas de ponderación, que deben operar de acuerdo con las circunstancias de cada caso, han sido condensadas en la reseñada sentencia 95/2014, de 11 de marzo , en las siguientes directrices:

'i) 'El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance' [ Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo , con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

'ii) ' La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes' [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C- 251/95 ), Sabel c. Puma, y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ].

'iii) De este modo, 'el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes' [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, ' en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados' [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].

'iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: 'así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa' ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 ), Canon c. Metro).

'v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

'vi) Pero, esta exigencia 'de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales' ( Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre )'.

I. Identidad de productos y servicios.

Dado que con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda se han dictado sendas resoluciones de la EUIPO en las que se declara la nulidad parcial de la marca comunitaria para determinados productos y servicios, parece que resulta aconsejable iniciar el análisis por este aspecto. Y ello por cuanto el principio de especialidad marcario supone que la concesión de un determinado monopolio en relación con un signo se realiza únicamente en relación con los productos y servicios para los cuales está registrado el signo. Por otra parte, en relación con la comparación, la misma se encuentra circunscrita única y exclusivamente a los productos y servicios tal y como se ha expuesto en la demanda por virtud del principio de congruencia. El Tribunal Constitucional ha señalado que el principio de congruencia de las resoluciones judiciales obliga a los órganos judiciales 'a decidir conforme a lo alegado, sin que les sea permitido otorgar más de lo pedido, ni menos de lo resistido por el demandado, así como tampoco cosa distinta de lo solicitado por las partes' ( SSTC 32/1992, de 18 de marzo -rec. 2.078/1988- y 136/1998, de 29 de junio - ECLI:ES:TC:1998:136-). Es, por tanto, obligación e las partes centrar y delimitar correctamente el objeto de la demanda en cuanto a la causa petendi de la infracción alegada puesto que no puede el juez alterar la misma. De esta forma, el órgano jurisdiccional se encuentra vinculado por los hechos, tal y como son presentados por las partes, sin que pueda modificarlos, así como por la concreta tutela judicial que es objeto de solicitud. El suplico los concretos productos y servicios sobre los que establecer el juicio de identidad o similitud, por lo que hemos de acudir al fundamento de Derecho B), apartado 2.1.ii folios 14 y siguientes para determinar cuales son lo servicios que se consideran idénticos o similares (las negritas son nuestras):

La verificación del cumplimiento del segundo de los requisitos nuevamente requerirá la confrontación entre los productos o servicios amparados por la marca invocada (clases 39, 40 y 42) y los servicios para los que se ha utilizado el signo infractor.

La marca de la Unión número 017985558 DESTRUDATA se encuentra registrada para los servicios de las clases 39, 40 y 42 (Niza), en los términos que resultan del certificado emitido por EUIPO el 29 de mayo último (Documento 6 a)).

Entre tales servicios se encuentra la 'recopilación de papel y cartón para reciclar' (39); 'recogida de documentos' (39); 'recogida de residuos comerciales' (39); recogida de desechos industriales' (39); 'almacenamiento de registros documentales' (39); 'reciclaje de desechos' (40); 'reciclaje de prendas de vestir' (40); 'destrucción de material confidencial' (40); 'destrucción de documentos' (40); 'destrucción de residuos y desechos' (40); 'servicios de destrucción triturado) de documentos' (40); 'servicios de trituración de discos duros' (40); 'servicios de tecnologías de la información' (42); 'servicios tecnológicos científicos' (42); 'pruebas, autenticaciones y control de calidad' (42).

Como puede observarse, la demandada utiliza el termino DESTRUDATA, que es idéntico a la marca de la Unión DESTRUDATA, para distinguir servicios idénticos a aquellos para los cuales se encuentra registrada la marca de la Unión. DESTRUDATA (el infractor) ofrece servicios especializados de destrucción confidencial (lo indica en su página web). El objeto social de DESTRUDATA Iberica SL. Es 'la gestión y destrucción certificada y reciclaje de documentación y de todo tipo de soportes físicos de información y datos'.

Es evidente que los signos se utilizan para servicios idénticos.

Es claro que la demanda no pudo tener en consideración las posteriores declaraciones de la EUIPO. Ahora bien, ello no permite, por virtud del principio de congruencia, extender el control de identidad o de similitud a bienes o servicios distintos de aquellos para los que ha sido registrada. Por todo ello, los bienes o servicios prestados por la entidad demandada DESTRUDATA IBERICA S.L. o prestados a través de la página web www.destrudataiberica.es que se consideran idénticos o similares a aquellos para los que se encuentra registrada la MUE 017985558 DESTRUDATA son: servicios especializados de destrucción confidencialy la gestión y destrucción certificada y reciclaje de documentación y de todo tipo de soportes físicos de información y datos.

Dicho lo anterior, la demanda no establece una comparación entre los servicios prestados por los demandados (bien directamente, bien a través del alojamiento de contenido en páginas web) y aquellos para los que se encuentra registrada la marca DESTRUDATA. En algunos de los casos es obvio que no existe identidad ni similitud posible. Se trata de servicios diferenciados de la destrucción de información confidencial y la gestión y destrucción certificada y reciclaje de documentación y de todo tipo de soportes físicos de información y datos.Es el caso de: 'recogida de residuos comerciales' (39); recogida de desechos industriales' (39); 'almacenamiento de registros documentales' (39); 'reciclaje de prendas de vestir' (40); 'servicios de tecnologías de la información' (42); 'servicios tecnológicos científicos' (42); 'pruebas, autenticaciones y control de calidad' (42). 'servicios de tecnologías de la información' (42); 'servicios tecnológicos científicos' (42); 'pruebas, autenticaciones y control de calidad' (42).

Sucede, sin embargo, que en aquellos casos en los que sí podríamos apreciar identidad o similitud, son aquellos para los que la MUE 017985558 ha sido anulada. Entre los mismos, tal y como son citados por la actora en su demanda, folios 14 y 15, estarían los siguientes: 'recogida de documentos' (39); 'destrucción de material confidencial' (40); 'destrucción de documentos' (40); 'destrucción de residuos y desechos' (40); 'servicios de destrucción triturado de documentos' (40); 'servicios de trituración de discos duros' (40).

Por tanto, el artículo 9.1 RMUE establece que los derechos exclusivos conferidos por la marca se circunscriben a la protección respecto a los bienes y servicios para los que la marca se encuentra registrada (principio de especialidad), y que por tanto, la protección del titular se circunscribe a la prohibición de identidad (signos idénticos para productos y servicios idénticos) o al riesgo de confusión (signos idénticos o similares a la marca de la Unión utilizados en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada). Ello quiere decir que no se confiere ningún derecho exclusivo respecto de bienes y servicios distintos de aquellos para los que la marca se encuentra registrada. Por tanto, debemos desestimar la existencia de identidad o asociación en la medida en que los servicios especializados de destrucción confidencialasí como la gestión y destrucción certificada y reciclaje de documentación y de todo tipo de soportes físicos de información y datosque son los servicios para los cuales se emplean los signos impugnados, son servicios distintos, ni idénticos ni similares de aquellos para los que se encuentra registrada la MUE 017985558.

La desestimación de las acciones marcarias supone la desestimación de las peticiones de condena dinerarias formuladas contra los demandados y, en particular, contra el Sr. Víctor, por lo que se desestima la acción de responsabilidad por deudas ex 367 LSC interpuesta contra el mismo al decaer uno de los presupuestos necesarios para la estimación de la misma.

TERCERO.- Sobre las acciones de competencia desleal y el principio de complementariedad relativa.

Se ejercita por la parte actora acciones de competencia desleal por vulneración de los artículos 6 (actos de confusión) y 12 LCD (aprovechamiento de la reputación ajena). Como recordaba la SAP Alicante, sección 8ª, de 28 de septiembre de 2020 (Roj: SAP A 2341/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2341) la relación entre el ámbito de protección otorgado por la legislación de competencia desleal y el ámbito de protección otorgado por la legislación de propiedad industrial debe resolverse a través del principio de complementariedad relativa, como ha señalado el Tribunal Supremo. Decía la Audiencia Provincial en aquel caso:

Con carácter previo, hemos de delimitar el ámbito de protección marcario y el ámbito de protección de la competencia desleal. A estos efectos, resulta muy ilustrativa la STS de 15 de septiembre de 2017 :

' 1.- Como hemos recordado en la sentencia 94/2017, de 15 de febrero , la normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal cumplen funciones diferentes. Mientras que la primera protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, un derecho de exclusiva generador de un ius prohibendi a favor de su titular, la segunda protege el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por la eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales.

No obstante, la Ley de Marcas, al proteger los signos que permiten identificar el origen empresarial de los productos y servicios, contribuye también a mantener el correcto funcionamiento del mercado, al excluir el error en las decisiones de adquisición de bienes o contratación de servicios.

2.- También decíamos en dicha resolución que la coexistencia entre una y otra normativa se caracteriza por lo que se ha venido en llamar una 'complementariedad relativa' ( sentencias 586/2012, de 17 de octubre ; 95/2014, de 11 de marzo ; y 450/2015, de 2 de septiembre ). Vista la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva.

La solución ha de provenir de la determinación de en qué casos debe completarse la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

Por un lado, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas, en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos. De ahí que haya de comprobarse si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

Por otro, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido (sentencia 95/2014, de 11 de marzo).

Como dijimos en la sentencia 586/2012, de 17 de octubre : '[e]n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez'.

En aplicación del principio de complementariedad relativa, una vez declarada la infracción marcaria por riesgo de confusión ya no procede entrar a examinar los actos de confusión como ilícito anticoncurrencial porque no se aportan elementos fácticos distintos de los considerados en la infracción marcaria ni tampoco se aprecia un desvalor en la conducta de FRESH ajeno y distinto al que ya ha sido objeto de la infracción marcaria.

Por tanto, a priori, la desestimación de la acción de infracción marcaria no impide que se realice un análisis de infracción en sede de competencia desleal. Debemos recordar que el artículo 3.2 LCD establece que la aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto de competencia desleal. La inexistencia de una relación de competencia exige el planteamiento de las posibles infracciones de los artículos 6 y 12 LCD.

CUARTO.- Sobre los efectos en el mercado de los actos realizados por DESTRUDATA

Alega la parte demandada la falta de legitimación activa ad causamen la medida en que la actora no presta servicios en el mercado español.

La posición de DESTRUDATA, S.A.S se encuentra en los folios 3, 5 y 9 de la demanda. L aparte demandante entiende que su legitimación viene respaldada por la STS /Civil) de 20 de julio de 2017 (folio 9). Así, al folio 3 señala lo siguiente:

la entidad francesa demandante no participa en el mercado español. En efecto, su actividad se desarrolla en Francia y, al parecer, en ningún otro país pero lo que es claro e innegable es que jamás ha intervenido en el mercado español

Posteriormente, al folio 5, la actora señala lo siguiente:

no es cierto que la actividad de mis mandantes esté confinada al mercado francés. Cierto que tiene en Francia sus sedes. Pero presta servicios a clientes que se encuentran en diversos países, entre los cuales se encuentra España, en ejercicio de la libertad de prestación de servicios en el ámbito de la Unión Europea. Los Documentos 12 a y 12 b son certificados de destrucción de documentación en Barcelona, cuya destrucción fue llevada a cabo por mis mandantes el día 12 de noviembre de 2018. Los documentos 12b y 12d sus respectivas traducciones.

Por su parte, DESTRUDATA IBERICA, S.L y Víctor impugnan la participación en el mercado por los siguientes motivos:

I. el uso de la marca DESTRUDATA en nuestro país del que habla la demandante, así como la supuesta internacionalización de su negocio, son hechos más que discutibles.

II. la entidad francesa DESTRUDATA, S.A.S, no ha ostentado ningún derecho de exclusiva sobre la denominación 'DESTRUDATA' en nuestro país, hasta el pasado día 13 de noviembre de 2018, fecha en que solicitó, por primera vez, protección de su marca para todo el territorio de la Unión Europea.

III. El uso es prácticamente inexistente o, a lo sumo, absolutamente insignificante a juzgar por la irrelevante prueba documental aportada en este sentido. No más de dos supuestos servicios a una empresa domiciliada en Barcelona, en marzo de 2016 y noviembre de 2018, según las Certificaciones acompañadas con la demanda (documentos nº 12 a y 12 b, y sus traducciones).

IV. si analizamos detalladamente los datos consignados en tales certificaciones, veremos cómo su valor probatorio es sencillamente nulo, dado que:

a. Las dos empresas para las que se supone que se prestó el servicio, denominadas YNVOLVE B.V. y NODIXIA, son extranjeras, y no españolas, por mucho que la contraparte haya consignado un supuesto domicilio en Barcelona. Aportamos

b. tanto YNVOLVE B.V., como NODIXIA, tendrían el mismo supuesto domicilio en España, sito en C/Azero, Zona Franca 5-9, 08038 Barcelona, lo cual no tiene ninguna lógica tratándose de empresas independientes y con nacionalidades distintas.

c. El servicio de destrucción no consta que lo hubiera realizado DESTRUDATA, sino la empresa española DESTRUPACK (competidora de mi mandante) y un tal Teodoro, que son los datos que figuran en el apartado 'destrucción realizada por' de cada uno de estos Certificados.

d. la página web de la demandante, www.destrudata.com, está redactada íntegramente en francés, por lo que se dirige a un público potencialmente de aquél país, y no español. Asimismo, todas las sedes de la mercantil francesa DESTRUDATA, S.A.S se encuentran en Francia (París, Nantes, Rennes, etc).

Pues bien, como punto de partida cabe señalar que el artículo 2.1 LCD establece que los comportamientos previstos en la Ley tendrán la consideración de desleales siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales. Y en el apartado 2 de la LCD se señala que la finalidad concurrencial del acto se presume cuando, por las circunstancias en que se realice, se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero. Por su parte, el artículo 33 LCD, al tiempo de establecer la legitimación individual, establece que cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 32.1, 1 a 5.

La aplicación de la legislación española actos de competencia desleal debe analizarse, por tanto, desde una triple perspectiva: competencia internacional, ley aplicable y legitimación.

En un primer estadio, debemos deslindar entre competencia internacional y ley aplicable. En relación con la competencia internacional, lo relevante es lo establecido en el artículo 7.2 del Reglamento (UE) n ° 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil establece que serán competentes, en materia delictual o cuasidelictual, los órganos jurisdiccionales del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso.

La STJUE, Asunto C-251/2021 Gtflix Tv [2021] de 21 de diciembre (ECLI: EU:C:2021:1036) señalaba que en materia delictual o cuasidelictual, el tribunal del lugar donde se ha producido o puede producirse el hecho dañoso es normalmente el más adecuado para conocer del asunto, sobre todo por motivos de proximidad del litigio y de facilidad para la práctica de la prueba ( sentencia de 17 de octubre de 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan, C-194/16 , EU:C:2017:766 , apartado 27 y jurisprudencia citada). (ap. 26).De esta forma, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la expresión 'lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso' se refiere al mismo tiempo al lugar del hecho causal y al lugar donde se ha materializado el daño, y cada uno de esos lugares puede, según las circunstancias, proporcionar una indicación particularmente útil desde el punto de vista de la prueba y de la sustanciación del proceso ( sentencia de 17 de octubre de 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan, C-194/16 , EU:C:2017:766 , apartado 29 y jurisprudencia citada). (ap. 27)

La competencia internacional se asumía por ejemplo en la SAP Madrid Civil sección 28 del 15 de diciembre de 2017 ( ROJ: SAP M 17979/2017 - ECLI:ES:APM:2017:17979 ) relativa a la exportación de máquinas con destino Namibia sin perjuicio de que, en el caso concreto, se asume que la primera comercialización se realiza en territorio español. No obstante lo anterior, la propia Audiencia venía a señalar que, incluso en el caso de que las máquinas recreativas fueran exportadas a Namibia por la propia empresa fabricante, la discusión era de Ley aplicable pero no de competencia internacional.

En el presente caso, podemos entender que la jurisdicción le corresponde a los órganos jurisdiccionales españoles toda vez que los actos llevados a cabo por DESTRUDATA tienen efectos, en su caso, en el mercado español dado que es, en este mercado, donde actúa, bastando para ello una actuación puramente local siempre que se realice en España.

En cuanto a la ley aplicable, el antiguo artículo 4 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal, señalaba que la presente Ley será de aplicación a los actos de competencia desleal que produzcan o puedan producir efectos sustanciales en el mercado español.Dicho artículo fue derogado por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios. Como señalaba la exposición de motivos, la supresión de la referencia al ámbito de aplicación territorial obedecía a que la cuestión se encontraba ya regulada en el ámbito comunitario por el Reglamento 864/2007 de 11 de julio de 2007 (Roma II) Las modificaciones que se introducen en la Ley de Competencia Desleal comienzan por tener en cuenta el impacto de otra importante norma de la Unión Europea, como es el Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales ('Roma II'), que permite suprimir cualquier referencia a su ámbito de aplicación territorial.Las modificaciones que se introducen en la Ley de Competencia Desleal comienzan por tener en cuenta el impacto de otra importante norma de la Unión Europea, como es el Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales ('Roma II'), que permite suprimir cualquier referencia a su ámbito de aplicación territorial.Las modificaciones que se introducen en la Ley de Competencia Desleal comienzan por tener en cuenta el impacto de otra importante norma de la Unión Europea, como es el Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales ('Roma II'), que permite suprimir cualquier referencia a su ámbito de aplicación territorial.Las modificaciones que se introducen en la Ley de Competencia Desleal comienzan por tener en cuenta el impacto de otra importante norma de la Unión Europea, como es el Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales ('Roma II'), que permite suprimir cualquier referencia a su ámbito de aplicación territorial.Las modificaciones que se introducen en la Ley de Competencia Desleal comienzan por tener en cuenta el impacto de otra importante norma de la Unión Europea, como es el Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales ('Roma II'), que permite suprimir cualquier referencia a su ámbito de aplicación territorial.Las modificaciones que se introducen en la Ley de Competencia Desleal comienzan por tener en cuenta el impacto de otra importante norma de la Unión Europea, como es el Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales ('Roma II'), que permite suprimir cualquier referencia a su ámbito de aplicación territorial.la Ley de Competencia Desleal comienzan por tener en cuenta el impacto de otra importante norma de la Unión Europea, como es el Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales ('Roma II'), que permite suprimir cualquier referencia a su ámbito de aplicación territorialla Ley de Competencia Desleal comienzan por tener en cuenta el impacto de otra importante norma de la Unión Europea, como es el Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales ('Roma II'), que permite suprimir cualquier referencia a su ámbito de aplicación territorial.

Establecen los artículos 4 y 6 del Reg. Roma II que la ley aplicable a los actos de competencia desleal es la ley del país donde se produce el daño independientemente del país donde se haya producido el hecho generador del daño y cualesquiera que sean el país o los países en que se producen las consecuencias indirectas del hecho en cuestión, sin perjuicio de que cuando la persona cuya responsabilidad se alega y la persona perjudicada tengan su residencia habitual en el mismo país en el momento en que se produzca el daño, se aplicará la ley de dicho país.

En este sentido, la SAP Barcelona, Civil, sección 15 del 11 de junio de 2014 ( ROJ: SAP B 5957/2014 - ECLI:ES:APB:2014:5957 ), en relación con la comercialización del método Protekal en un tercer país recordaba lo siguiente:

Al hilo de la actividad de PROTEIN PREMOBA DOO, la comercialización de la dieta Protekal en el mercado Serbio y el uso de la web www.protekalsr, en ningún caso puede considerarse acto de competencia desleal. El artículo 2 de la Ley de Competencia Desleal exige que los comportamientos desleales se realicen en el mercado y con fines concurrenciales. No es controvertido que PROTEIN SUPLIES no está implantada en Serbia, en donde no se comercializan sus productos ni el método Protekal, como bien señala la apelada. Por ello, al no concurrir en el mismo mercado, no es posible apreciar la conducta desleal.

Ha de tenerse presente, además, que la Ley de Competencia Desleal se aplica a actos cometidos o que han producido sus efectos en el mercado español. Así lo establecía expresamente el artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal de 1991 , en su redacción originaria. La Ley 29/2009, de 30 de diciembre, de modificación del régimen legal de la competencia desleal y la publicidad, suprime dicho precepto, no porque la Ley Española extienda sus efectos a actos desleales cometidos fuera del mercado español, sino, tal y como expone su Exposición de Motivos, por cuanto el Reglamento CE 864/2007 del Parlamento Europeo, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, 'permite suprimir cualquier referencia a su ámbito territorial'. Y tanto de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento (que declara aplicable a los actos de competencia desleal la Ley de país en cuyo territorio las relaciones de competencia o los intereses colectivos de los consumidores resulten o puedan resultar afectados), como de acuerdo con el artículo 4 (norma general, al que se remite el artículo 6.2º, que declara aplicable la Ley del país donde se produce el daño), es indiscutible que no resulta aplicable la Ley española a los actos cometidos en Serbia.

Y el Tribunal Supremo, en su STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) nº 306/2017, de 17 de mayo (ECLI:ES:TS:2017:1910), confirmando la sentencia anteriormente citada de la Audiencia Provincial de Barcelona, señalaba que la existencia de actos contrarios a la Ley de competencia desleal no puede tener por objeto una conducta realizada en otro Estado, destinada a los ciudadanos del mismo y con efectos en su territorio. Por tanto, una acción de competencia desleal ejercitada en aplicación de la ley española no puede tener por objeto una conducta realizada en otro Estado, destinada a los ciudadanos del mismo y con efectos en dicho Estado.

En el caso concreto se trataba del análisis de la actividad comercial llevada a cabo por la mercantil serbia (PROTEIN PREMOBA DOO) en cuanto a la comercialización a través de una página web en idioma serbio del producto que se consideraba infractor.

Finalmente, en relación con la legitimación activa, la STS, Civil sección 1 del 20 de julio de 2017 ( ROJ: STS 3025/2017 - ECLI:ES:TS:2017:3025 ) entiende que la tiene una empresa norteamericana que había demandado a su filial española así como otras personas físicas y jurídicas que formaban parte de un entramado empresarial que habría llevado a cabo en España actos de competencia desleal relacionados con el uso de un determinado know-how de reparación de tuberías sin obras, know-how que la consideración de secreto industrial. Dicho entramado se formó tras la revocación de la licencia exclusiva por parte de la demandante por incumplimiento contractual y siguió explotando comercialmente el secreto industrial. El Tribunal supremo apreciaba la legitimación activa de la demandante al entender que se cumple el requisito de su participación en el mercado desde el momento en que suministró el know-how mediante licencia para su explotación en España.

No obstante lo anterior, es de reseñar que el Tribunal Supremo precisa que el reconocimiento de la legitimación activa se realiza a los efectos previstos en el citado art. 33.1 LCD y en atención a las dos conductas desleales en que se basan las acciones de competencia desleal ejercitadas y estimadas en la instancia.Por tanto, no debemos olvidar que en el caso presente los actos de competencia desleal que se impugnaban eran relativos a la violación de los secretos industriales en que consistía aquel know how ( art. 13.1 LCD ) tras la resolución del contrato de licencia y el aprovechamiento de la infracción de la obligación de cesar en el uso del know how una vez concluida aquella relación contractual ( art. 14.2 LCD ).De ahí que fuera clave parala resolución del caso que el know-how de la empresa norteamericana y las marcas con las que se distingue en el mercado, fueran licenciadas en exclusiva a Aceduraflo España, siendo esta una forma a través de la cual se introdujo en el mercado español. De esta forma, a estos efectos de la explotación de su know how , se entiende que ha participado primero a través de Aceduraflo España y, luego, tras la resolución del contrato de licencia con esta, por medio de una sociedad filial, Pipe Restoration Technologies España, S.A.

En el presente caso, debemos determinar si la entidad DESTRUDATA participa o ha participado en el mercado español.

No se impugna y, por tanto, ha quedado acreditado que la sociedad francesa DESTRUDATA, S.A.S, se constituye en el año 2004 en Francia y es licenciataria exclusiva, tanto del nombre de dominio destrudata.com, registrado en 2003, como de la marca francesa 'DESTRUDATA', registrada también en ese mismo año. El Sr. Amador, quien es Presidente de la entidad demandante, es a su vez el titular de los derechos inmateriales y licenciante de los mismos.

En cuanto a la STS, Civil sección 1 del 20 de julio de 2017 ( ROJ: STS 3025/2017 - ECLI:ES:TS:2017:3025 ) debemos señalar, de inicio, que los ilícitos denunciados son los recogidos en los artículos 6 y 12 LCD. Por lo tanto, no se trata de los mismos ilícitos tratados en la sentencia del Tribunal Supremo en los que la existencia de una previa relación contractual era clave para la determinación de la participación en el mercado de la empresa actora, precisamente, a través del licenciamiento del Know-how y de las marcas en España. De lo contrario, la parte actora quedaba inerme frente a los actos de competencia desleal que pudieran haber sido realizados, precisamente, por sus licenciatarios en un mercado en el que había participado efectivamente a través de los mismos.

En el presente caso, encontramos que la página web de la sociedad demandante se encuentra en francés y no se advierte en ningún momento que se dirija al público español. Es cierto, sin embargo, que algunas regiones de España, especialmente aquellas limítrofes, pueden tener una relación más estrecha con Francia y, por tanto, usar el francés como lengua más o menos habitual. Pero ello no es suficiente para determinar que cualquier empresa francesa participa por este solo hecho y sin mayores consideraciones en el mercado español.

En el presente caso, de la documentación obrante en las actuaciones (documentos 12 a a 12 d de la demanda) así como de las declaraciones llevadas a cabo en el acto de juicio, podemos declarar acreditado que la contratación de DESTRUDATA S.A.S. para la destrucción de determinados elementos se realiza por las empresas Ynvolve B.V. y Nodixia. Por su parte, DESTRUDATA S.A.S. subcontrata a Teodoro y a la empresa DESTRUPACK, respectivamente.

El artículo 6 LCD exige que el comportamiento de la demandada sea idóneo para genera confusión con la actividad, las prestaciones y el establecimiento ajenos. Debemos recordar, igualmente, que la propia demandante ha identificado como actividades idénticas o similares realizadas por la demandada las relativas a la destrucción de documentos.

El artículo 6 LCD resulta aplicable a los casos de similitud en las formas de presentación de las prestaciones, es decir, a los signos, a las creaciones formales, a la presentación de los productos. La STS 16 de noviembre del 2011 insiste en que '... el art. 6º alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos'. Por tanto, es claro que el ilícito de deslealtad por confusión del artículo 6 LCD exige que la actividad de la actora se dirija al mercado español, lo que no es sino la regla general en materia de legitimación por actos de competencia desleal (33.1 LCD). Esto es, el público interesado a tener en cuenta para realizar el juicio de deslealtad debe ser el público español.

Por su parte el ilícito de artículo 12 LCD, como recordaba la SAP Alicante, Civil, sección 8 del 11 de marzo de 2019 ( ROJ: SAP A 417/2019 - ECLI:ES:APA:2019:417 ) con cita de la STS de 11 de marzo de 2014, precisa la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere una cierta implantación en el mercado. El término legal 'reputación' comprende los de fama, renombre, el crédito, el prestigio, el 'goodwill', buen nombre comercial. La carga de la prueba de su existencia incumbe a quien lo afirma y pretende obtener los efectos de la norma en su favor ( art. 217.2 LEC ).

Llegados a este punto, el hecho de que la demandada haya sido contratada en dos ocasiones para prestar servicios en la Zona Franca de Barcelona, no determina por sí mismo que la demandada participe en el mercado español, más allá de que dicha participación pudiera ser considerada anecdótica y, por tanto irrelevante. En este sentido, la participación en el mercado requiere de cierta relevancia, relevancia que debe ser considerada en términos cualitativos y no cuantitativos. Por ello, no podemos a priori afirmar que el hecho de que entre 2004 y 2019 tan solo se hayan podido acreditar dos servicios de destrucción en España, ello suponga que la parte actora no participa en el mercado español. Más relevante, a tales efectos, son las circunstancias de la contratación.

En primer lugar, resulta relevante el hecho de que la actora no presta los servicios por sus propios medios sino a través de DESTRUPACK, empresa del sector de la destrucción que sí presta sus servicios en España, o de un tercero Teodoro, cuyo vínculo no ha sido explicado. Este dato sí resulta significativo por cuanto pone de manifiesto que, independientemente de que la actora pueda dirigir sus servicios al mercado español, carece de infraestructura para llevar a cabo los encargos por sus propios medios. Puede, no obstante, argüirse que el hecho mismo de la subcontratación no es suficiente a los efectos de excluir a una empresa del mercado español. Parece que esta es la tesis de la parte actora, al alegar el asunto Pipe Restoration Technologiestratado por la STS, Civil sección 1 del 20 de julio de 2017 ( ROJ: STS 3025/2017 - ECLI:ES:TS:2017:3025 ) anteriormente citado. No obstante, no olvidemos que en aquel caso e hecho de la contratación mediante el otorgamiento de licencias para la explotación del know-how y de los derechos marcarios era la base misma de los ilícitos anticompetitivos de los artículos 13.1 y 14.2 LCD.

De los correos electrónicos aportados en la audiencia previa (documental 4 de la audiencia previa) se advierte que la empresa Nodixia es una empresa francesa cuyo domicilio social se encuentra en el 590, Avenue du Roucagnier, 34400 de Lunel-Viel. Por otro lado, la empresa Ynvove b.V en una empresa holandesa cuya sede socia se encuentra en Windmoleng 11 6515 AP Nijmegen. Sin perjuicio de que dichas empresas contratan los servicios de DESTRUDATA para que lleve a cabo dos actos de destrucción de elementos situados en la Zona Franca de Barcelona, no ha quedado acreditado que la empresa actora dirija sus servicios al mercado español. El hecho de que los elementos a destruir se encuentren en España no quiere decir que los servicios, desde el punto de vista del público objetivo, estén dirigidos a clientes situados en España.

De hecho, de las facturas aportadas en la audiencia previa (documento 2) no consta que Nodixia o Ynvove b.V contratasen los servicios desde la zona franca de Barcelona sino desde las sedes centrales. La comunicación con Nodixia se encuentra íntegramente en francés y el servicio de destrucción solicitado debía prestarse en tres lugares diferentes: Le Pecq, Pantin y Barcelona. Por tanto, los dos primeros en París o cercanías y el tercero en Barcelona (correo de 9 de octubre de 2018 a las 10:28 am). En el caso de Ynvove b.V consta igualmente que el contacto se realiza en francés y que los servicios son contratados para dos localidades, Pantin y Barcelona. El contacto con El sr. Javier es el contacto en Barcelona para que la empresa pueda llevar a cabo la destrucción de la misma forma que el Sr. Leovigildo lo era en Pantin. Esto es, no forman parte de la contratación inicial.

De hecho, las propias claúsulas contractuales el contrato relativo a la destrucción encargada por Nodixia e Ynvove b.V establecen, desde el punto de vista de la competencia internacional, objetiva y territorial, una cláusula de sumisión a los Tribunales franceses y, en particular, a los tribunales de comercio de Renees ('en cas de litie, seul le tribunal de commerce de rennes (35) es competent').

Por tanto, ha quedado acreditado que la página web de la actora se encuentra en francés, que todas sus sedes se encuentran en Francia y que no tiene establecimiento abierto al púbico ni agente comercial en España. Ha quedado acreditado que la actora tan solo ha sido contratada para prestar servicios en España en dos ocasiones en un periodo de 15 años (1004-2019). Que dichas contrataciones se realizan por una empresa francesa y otra empresa holandesa. Que dicha contratación se realizó desde sus respectivas centrales en francés y que los servicios no solo debían prestarse en la Zona Franca de Barcelona sino también en Francia. De hecho, del total de 5 servicios contratados, solo 2 eran en la Zona Franca de Barcelona. Ha quedado igualmente acreditado que para la prestación de tales servicios en España la misma tiene que subcontratar a empresas españolas para llevar a cabo los servicios contratados careciendo de infraestructura para prestarlos por sus propios medios. Ha quedado igualmente acreditado que la página web se encuentra en francés, que s, así como que los referidos contratos son sometidos internacionalmente a los tribunales franceses.

Todo ello determina la falta de legitimación activa al amparo del artículo 33.1 LCD para el ejercicio de acción de competencia desleal en la medida en que no puede considerarse que la parte actora participe en el mercado español a los efectos del artículo 6 y del 12 LCD. En cuanto al artículo 6 LCD, ha quedado acreditado que la actora no ha dirigido sus actividades al público español sino al mercado francés y, en su caso, al holandés. El hecho de que preste ocasionalmente dos servicios en España no puede confundirse con el hecho de que los servicios que presta vayan dirigidos al mercado español en la medida en que ninguna de las contrataciones se lleva a cabo desde España. En cuanto al artículo 12 LCD, la actora no ha demostrado que tenga ningún tipo de implantación en el mercado español, como demuestra el hecho de que para a realización de uno de los dos servicios prestados en España en 15 años procediera a subcontratar una empresa española.

QUINTO. -Costas procesales.

De conformidad con el artículo 394 de la LEC, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En el presente caso, como venía reconocer el auto de fecha 22 de noviembre de 2019 los problemas de la duplicidad de procedimientos entre la jurisdicción ordinaria y la EUIPO no han sido totalmente resueltos por los artículos 127 y 132 RMUE lo que puede dar lugar a que la validez de la marca esté siendo impugnada por un tercero en sede administrativa mientras que la misma sirve de base para un supuesto de infracción. Así ha ocurrido en el presente supuesto. Si el día 23 de julio de 2019 se interponía demanda de infracción contra DESTRUDATA IBERICA S.L. y contra el sr. Víctor, el día 25 de octubre de 2019 se presenta una solicitud de declaración de nulidad de la marca registrada ante la EUIPO por DESTRUDAT S.L. quien no es parte en el presente procedimiento. Por resolución de 25 de junio de 2021 (en lo sucesivo, 'la resolución impugnada'), la División de Cancelación declaró parcialmente la nulidad de la MUE impugnada. Por resolución de la Sala Segunda de Recurso de 21 de abril de 2022 se desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de la División de Cancelación. Es claro que la demandante no pudo tener en cuenta tales resoluciones al tiempo de interposición de la demanda. No resulta tampoco ajeno a este órgano jurisdiccional que el demandado carecía de cualquier signo registrado, como titular o licenciatario, lo que le exponía a las posibles acciones por infracción de marca. Por todo ello, se aprecia la existencia de dudas de derecho, en cuanto a la validez del título de la parte actora de forma que no se imponen las costas a ninguna de las partes.

Visto lo anterior,

Fallo

Que debo DESESTIMAR Y DESESTIMO la demanda presentada por Danilo Angelini, Procurador de los Tribunales, en nombre y por cuenta de la sociedad francesa DESTRUDATA, S.A.Sactuando bajo la dirección de los letrados Doña Cristina Hernández-Martí Pérez y Doña María Amparo Llorens Fernández,; contra la entidadDESTRUDATA IBERICA, S.Ly Víctorrepresentados por el Procurador de los Tribunales Don Ricardo Molina Sánchez-Herruzo, y asistida por el Letrado Dña. Inmaculada Hernández Sandoval por lo que debo absolver y absuelvo a los demandados de todos los pedimentos contra ellos formulados.

Todo ello sin imposición de costas a ninguna de las partes.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN, el cual deberá interponerse en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS a contar desde la fecha de su efectiva notificación.

Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el magistrado-juez don Gustavo Andrés Martín Martín, Magistrado-Juez titular del Juzgado de Marca de la Unión Europea número 2 de España, con sede en Alicante, mientras celebraba audiencia pública en el día de su fecha, de lo que como Letrada de la Administración de Justicia certifico.