Sentencia Civil Nº 129/2012, Audiencia Provincial de Granada, Sección 3, Rec 755/2011 de 16 de Marzo de 2012

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

SECCIÓN TERCERA

ROLLO Nº 755/11

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE GRANADA

ASUNTO: JUICIO ORDINARIO N º 277/08

PONENTE: SRA. ANGÉLICA AGUADO MAESTRO

S E N T E N C I A N º 129

ILTMOS. SRES.

PRESIDENTE

D. JOSÉ REQUENA PAREDES

MAGISTRADOS

D. ENRIQUE PINAZO TOBES

Dª ANGÉLICA AGUADO MAESTRO

En la Ciudad de Granada, a 16 de marzo de 2012.

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial constituida con los Iltmos. Sres. al margen relacionados ha visto en grado de apelación -rollo nº 755/11- los autos de Juicio Ordinario nº 277/08, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, seguidos en virtud de demanda de NORMALU S.A.S y D. Romulo , representados por el procurador D. Enrique Raya Carrillo y defendidos por los letrados D. José Mª Socorro Gironell y Dª Anna Autó Casassas; contra DECO ALUMINIO COSTA SOL, S.L. ( también denominada TECTEND ESPAÑA ) , representado por la procuradora Dª Carmen Rivas Ruiz y defendido por el letrado D. Enrique Labella Onieva.

Antecedentes

PRIMERO: Por el mencionado Juzgado se dictó sentencia en fecha 31 de mayo de 2011 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Que estimando parcialmente la demanda formulada por la mercantil NORMALU S.A.S y por D. Romulo contra DECO-ALUMINIO COSTA DEL SOL S.L.:

PRIMERO.- Declaro que la reproducción por la demandada en sus páginas web de fotografías de los catálogos de NORMALU S.A.S relativas a realizaciones de techos tensados es constitutiva de infracción de los derechos de propiedad intelectual de la actora NORMALU S.A.S y de actos de competencia desleal.

SEGUNDO.- Declaro que el enlace patrocinado contratado por la demandada con Google para el uso como palabra clave en las búsquedas de la marca de propiedad de la parte actora "BARRISOL", marca nacional nº 2.008.787, es constitutivo de un acto de competencia desleal.

TERCERO.- Condeno a la demandada a que cese en la utilización de la fotografías antedichas y a retirar el enlace patrocinado mencionado, si no lo hubiere hecho ya; a la publicación del fallo de esta sentencia a su costa en las revistas NUEVO ESTILO, A.D ARQUITECTURA y DISEÑO, HOGARES y MI CASA; y a que indemnice a los actores con la suma de 13.251'52 euros por los daños y perjuicios causados y 32.212'84 euros por los gastos de investigación efectuados.

CUARTO.- Todo ello sin imposición de costas ".

SEGUNDO: Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandada mediante escrito motivado, dándose traslado a la parte contraria que se opuso e impugnó el mismo, oponiéndose la parte demandada igualmente a dicha impugnación; una vez remitidas las actuaciones a la Audiencia Provincial fueron turnadas a esta Sección Tercera el pasado día 2 de diciembre de 2011; señalándose para votación y fallo el día 15 de marzo de 2012.

Siendo Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dª. ANGÉLICA AGUADO MAESTRO.

Fundamentos

PRIMERO: El presente procedimiento se inicia con la demanda interpuesta por la mercantil Normalu, S.A.S. y don Romulo , frente a la mercantil Deco-Aluminio de Costa Sol, S.L., como consecuencia del uso que dicha entidad venía realizando en su página web de más de 280 fotografías obtenidas de los distintos catálogos publicados por Normalu y sin su autorización, lo que supondría una infracción de los derechos de propiedad intelectual y un acto de competencia desleal; y por utilizar la marca Barrisol al contratar con Google el servicio Adwords, de tal forma que cuando se introduce en el buscador de internet la marca "Barrisol" aparece la entidad demandada como enlace patrocinado, lo que implica una infracción de la marca y un acto también de competencia desleal.

La sentencia dictada en primera instancia estima la acción referida a la infracción de los derechos de propiedad intelectual y competencia desleal por el uso de las fotografías y el enlace patrocinado, desestima la acción basada en la infracción de la marca inscrita que ejercitaba don Romulo y estimaba la indemnización de daños y perjuicios, resolución que ha sido recurrida en apelación por la entidad demandada y por vía de la impugnación los actores.

SEGUNDO: Entrando en el análisis del recurso de apelación de Deco Aluminio de Costa Sol, S.L., en primer lugar, plantea motivos procesales, en concreto, indebida acumulación objetiva y subjetiva de acciones y defecto en el modo de proponer la demanda, que no pueden prosperar por las siguientes razones.

Indebida acumulación objetiva de acciones.

Bajo este epígrafe, en realidad, la parte demandada no plantea una indebida acumulación de acciones propiamente dicha, si no una falta de competencia territorial del Juzgado de lo Mercantil de Granada para conocer de las tres acciones acumuladas en la demanda -infracción de la Ley de Marcas, infracción de la Ley de Propiedad Intelectual y competencia desleal- al entender que como para el ejercicio de estas dos últimas el Juzgado competente es el del domicilio del demandado, corresponde conocer de la demanda al Juzgado de lo Mercantil de Málaga, donde Deco-Aluminio de Costa Sol, S.L., tiene su domicilio.

Sin embargo, las acciones que se ejercitan en la demanda son perfectamente acumulables, conforme a lo previsto en el art. 71.2 y 3 de la LEC y si bien provienen de distinto título no son incompatibles entre sí, ya que ni se excluyen ni son contradictorias.

El Juzgado de lo Mercantil de Granada es el único competente en la Comunidad autónoma de Andalucía para conocer de la infracción de la marca, tal y como establece el art. 52.1 , 13º de la LEC , en relación con la disposición adicional primera de la Ley de Marcas que remite el art. 125.2 de la Ley de Patentes . Por ello, es este Juzgado de lo Mercantil y no el de Málaga el único que podría atraer el conocimiento de las otras dos acciones (infracción de la Ley de Propiedad Intelectual y competencia desleal), para cuyo conocimiento también tiene competencia, según establece el art. 86 ter. 2, a) de la LOPJ .

Finalmente, destacar que a la parte recurrente le precluyó la posibilidad de oponer la falta de competencia territorial en el escrito de contestación a la demanda, por la sumisión tácita recogida en el art. 56 de la LEC .

Indebida acumulación subjetiva de acciones.

Se alega que las acciones derivadas del uso que venía realizando la demandada de las fotografías tomadas de los catálogos de Normalu, no guardan relación con el uso que también venía haciendo de la marca Barrisol para que su página web apareciera como enlace patrocinado en el buscador de Google.

Excepción procesal que se desestima, pues tal y como recoge la parte actora en su escrito de impugnación, se trata de una cuestión nueva que no fue planteada por la recurrente en su escrito de contestación a la demanda, ni se fijó como hecho controvertido en la audiencia previa, siendo así que es doctrina constante y reiterada ( Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 1984 y 25 de septiembre de 1999 ), que el recurso de apelación en nuestro ordenamiento jurídico, aunque permite al Tribunal de segundo grado examinar en su integridad el proceso, no constituye un nuevo juicio, ni autoriza a aquél a resolver cuestiones o problemas distintos de los planteados en la primera instancia, entendiéndose como pretensión nueva tanto la que resulta totalmente independiente de la planteada ante el Tribunal "a quo", como la que supone cualquier modo de alteración o complementación de la misma, de modo que la segunda instancia se puede extender únicamente a lo que ha sido objeto de la primera instancia ( Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de septiembre y 30 de noviembre de 2000 ).

c) Defecto legal en el modo de proponer la demanda por no explicar con claridad y precisión qué es lo que se pide en el suplico.

Entiende Deco-Aluminio de Costa Sol, S.L., que la forma en que está redactado el suplico de la demanda induce a confusión pues siendo dos los actores no concreta de forma clara y rotunda quién solicita la indemnización de daños y perjuicios, cuando el Sr. Romulo está legitimado como titular registral de la marca Barrisol para el ejercicio de las acciones derivadas de la Ley de Marcas, mientras que las acciones por la infracción de la Ley de Propiedad Intelectual y Competencia Desleal corresponderían a Normalu.

Del planteamiento de la cuestión se puede deducir que la parte, no obstante la falta de precisión del suplico de la demanda, ha podido comprende en toda su extensión qué acción corresponde a cada uno de los actores y, en todo caso, la defensa de la parte actora aclaró en la audiencia previa que actuaban de manera conjunta, pues el Sr. Romulo era el titular en España de la marca "Barrisol", cuya explotación había cedido a la mercantil Normalu, empresa de la que es el administrador y representante legal. Por tanto, si bien los intereses son distintos resulta evidente que están íntimamente relacionados y la forma en que está redactada la demanda no le ha causado indefensión a la parte recurrente, único supuesto en que la excepción podría prosperar

TERCERO: Entrando en los motivos de fondo del recurso de apelación planteado por Deco-Aluminio de Costa Sol, S.L., partimos de la empresa francesa Normalu, S.A.S., que se dedica desde hace más de treinta años a la fabricación y venta de unos falsos techos tensados, basándose en láminas flexibles que se confeccionan a medida para adaptarlos al local donde van instalados.

Los falsos techos se han distinguido con la marca "Barrisol" que está amparada en el registro de marcas españolas con el nº 2.008787, a favor de don Romulo que, además, es el administrador y legal representante de Normalu, S.A.S.

Para la promoción y publicidad de su producto, la mercantil Normalu ha editado una serie de catálogos con numerosas fotografías que recogen distintos establecimiento donde han colocado estos falsos techos tensados. Pues bien, la entidad demandada, sin autorización de Normalu, ha reproducido parte de las fotografías de estos catálogos, en concreto 289 fotografías, y las ha publicado en su página web. Circunstancia acreditada con el acta levantada por la autoridad judicial francesa, Huissier de Justice don Eric Corbari y reconocido expresamente por Deco-Aluminio de Costa Sol, S.L., en el hecho segundo de su escrito de contestación a la demanda, circunstancia que imputa a un error que fue corregido en el mes de diciembre de 2008.

Ante esta realidad, la sentencia dictada en primera instancia declara que la reproducción por Deco-Aluminio de Costa Sol, S.L., en sus páginas web de las fotografías de los catálogos de Normalu, S.A.S., es constitutiva de infracción de los derechos de propiedad intelectual y supone un acto de competencia desleal, decisión recurrida por la entidad demandada al entender que las fotografías que aparecen en los catálogos editados por Normalu, S.A.S., exponiendo y recogiendo su trabajo sobre techos tensados no son obras amparadas por el art. 10 de la LPI y por tanto, frente a ellas no cabe infracción de la mencionada Ley y, por otro lado, los actores no están legitimados para ejercitar las acciones destinadas a conseguir el cese del uso que venía haciendo en su página web de estas fotografías, al no acreditar la cesión o transmisión a su favor de ese material fotográfico en forma escrita, requisito que califica de "absolutamente" necesario por disposición legal.

Se alega en el escrito de demanda que Normalu tiene cedidos a su favor los derechos de explotación de las fotografías que incluye en sus catálogos, reproducidas en gran número por Deco-Aluminio de Costa Sol, S.L., en sus páginas web y la actora, como cesionaria de estos derechos de explotación, tiene acción para exigir el cese de la actividad infractora que no solo las reproduce sino también las manipula y modifica, cortándolas por su parte inferior y para exigir la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, de conformidad con lo previsto en el art. 43 de la LPI que establece que "los derechos de explotación de la obra pueden transmitirse por actos «inter vivos», quedando limitada la cesión al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen".

Para acreditar esta cesión de los derechos de reproducción de las fotografías, la entidad Normalu aporta los distintos catálogos donde aparecen publicadas las fotografías y en los que figura la reserva de copyright y los documentos nº 14, 15 y 16 que consisten en una carta remitida por Plafonds Tendus Québec referidas a 25 fotografías, e-mail de Wagg Soluciones Tensadas con relación a 2 fotografías y una factura de Michale Doppstadt sobre la obtención de numerosas fotografías utilizadas luego por la entidad demandada.

¿Estos documentos son suficientes para justificar la transmisión de los derechos sobre las fotografías a favor de la parte actora? El tribunal de primera instancia así lo entiende y esta decisión es compartida en apelación.

Tal y como se indica en la resolución recurrida, los argumentos que se plantearon en la fase de conclusiones y que ahora se reproducen en el recurso relativo a que las fotografías que obran en el catálogo de Normalu no son obras comprendidas en el art. 10 de la LPI al carecer de los requisitos de la obra de creación, no pueden prosperar, primero por extemporáneas, pues ninguna objeción a esta cuestión se hizo en el escrito de contestación a la demanda, no siendo ni la fase de conclusiones en el juicio ni el recurso de apelación momento procesal oportuno para cambiar los términos de debate y, en segundo lugar, porque las fotografías que reproduce la demandada y que ha obtenido de los distintos catálogos de Normalu están especialmente protegidas tanto en el art. 10.1, a) de la LPI al decir que "son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas: a) Los libros, folletos, impresos , epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza", también en el apartado h) del mismo artículo "las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía" y, concretamente, por el art. 128 de la LPI referido a las meras fotografías cuando no tengan el carácter de obras protegidas en el libro I, su autor goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública, en los mismos términos reconocidos en la presente ley a los autores de obras fotográficas.

Se insiste en lo ya alegado en un primer momento sobre la falta de justificación de la cesión o transmisión de los derechos de las fotografías a favor de los actores, pero se modifica el argumento para ahora afirmar que la cesión no es válida al no acreditar los actores que se haya realizado documentalmente, por escrito, tal y como recoge el art. 45 de la LPI .

La nueva motivación, además de extemporánea que obliga a su desestimación, no puede prosperar pues la LPI no exige para la validez en la transmisión de los derechos de autor el que se recoja necesariamente por escrito, por el contrario, de la redacción del art. 45 se deduce que se admite la validez de la cesión verbal de estos derechos, y si así fuera el autor podrá requerir fehacientemente al cesionario para que formalice el acuerdo por escrito y de no acepto, el autor podrá optar por la resolución del contrato, pero también podría optar por el cumplimiento aplicando las reglas generales del Código Civil.

CUARTO: Se recurre a continuación el segundo pronunciamiento de la sentencia que declara que el enlace patrocinado contratado por la demandada con Google para el uso como palabra clave de las búsquedas de la marca Barrisol propiedad de la actora que la tiene registrada como marca nacional nº 2.008.787, es constitutivo de un acto de competencia desleal, con fundamento en el art. 12 de la Ley de Competencia Desleal , criterio con el que la parte recurrente muestra su disconformidad pues por el solo hecho de que al introducir la palabra Barrisol en el motor de búsqueda de Google para que en el resultado de la búsqueda aparezca la página web de la demandada como enlace patrocinado, no es constitutivo de infracción del artículo 12 de la LCD "ya que no supone aprovechamiento de la reputación ajena". Con este enlace lo único que pretende la parte es informar y comunicar a los usuarios de la existencia de otros posibles proveedores distintos a los que el consumidor busca, es un "anunciarse junto a". No se trata de utilizar signos o denominaciones de otras marcas que aproximen los productos concurrenciales.

La sentencia dictada en primera instancia concluye que, efectivamente, el consumidor al marcar en el buscador de Google la palabra Barrisol y aparecer, en primer lugar, como enlaces patrocinados la dirección en la web de la entidad demandada que se dedica a la misma actividad e incluía en su página de internet las mismas fotografías que Normalu publicaba en sus catálogos, entiende que si bien no generaba confusión en el usuario pues, a pesar de estas dos circunstancias, la configuración de la página de Tectend no permitía deducir que se tratara una marca que perteneciera o fuera franquiciada de Barrisol, concluye que esta actividad sí implica el aprovecharse de la reputación ajena, lo que puede deducirse de haber elegido Deco-Aluminio, precisamente, como keyword la palabra "Barrisol" y la utiliza porque condensa la reputación de los techos tensados marcados con este signo tienen en el mercado: es "Barrisol" lo que el usuario busca al hacer su búsqueda en Google o buscadores semejantes, acto comercial éste que no cabe considerar casual ni gratuito. Es la inversión efectuada por las titulares de las marcas, su experiencia y labor promocional la que consigue que estos signos condensen tal reputación que puedan servir de keywords para terceros, los cuales, a su vez, consiguen con el enlace patrocinado colocarse en el mercado al rebufo del prestigio ganado por la competencia. Interpretación que se fundamenta en la sentencia del TS de 1 de diciembre de 2010 que analiza la competencia desleal y el art. 12 de la LCD , que no requiere para apreciar que concurre aprovechamiento de la reputación ajena que se cree riesgo de confusión o asociación, ni que sea apto para producir engaño a los consumidores, pues el tipo legal lo que sanciona es "la conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de otro y recoge la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por el competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado", teniendo en cuenta que el aprovechamiento de la reputación ajena incluye un comportamiento de muy variado contenido.

En el mismo sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2011 : I Como puso de relieve la sentencia de 23 de julio de 2010 , el artículo 12 de la Ley 3/1.991 protege el correcto funcionamiento del mercado concediendo amparo al competidor cuyo esfuerzo dio lugar a la adquisición de reputación por sus creaciones formales, ante el intento de otro de aprovecharse indebidamente de tal prestigio o buena fama. La conducta mediante la cual se genera el aprovechamiento puede tener cualquier contenido, de modo que basta con que produzca el efecto referido.

II. Los demandados, para promocionar la venta del producto " Calipac " por ellos elaborado, se sirvieron, antes de introducirlo en el mercado, de la buena fama que tenía el producto similar elaborado y empleado por la demandante. Y lo hicieron estableciendo una aproximación entre ambos por medio de las fotografías a que se refirió la sentencia recurrida.

El argumento alegado por la parte recurrente no se puede compartir, pues resulta difícil admitir que la entidad demandada que coincide con la actora en la instalación, distribución y comercialización de techos tensados, de todas las empresas que se dedican a este sector, precisamente decida enlazar su página con la marca Barrisol, con un prestigio nacional e internacional acreditado y que esta actividad la desempeñe para informar al consumidor y no para atraer hacia sí a los posibles clientes de Barrisol que buscan a través de internet. Esta actividad puede estar encuadrada dentro de la competencia desleal, como una actividad tendente a buscar aproximarse al prestigio que Barrisol se ha ganado en el mercado con su esfuerzo y así aprovecharse del prestigio ajeno. Cuestión distinta es que el enlace contratado con Google fuera con el término "techos tensados" o cualquier otro relacionado con la actividad que desempeña, en este ámbito sí que entraría en juego el principio de la libre competencia y el derecho a anunciarse sin limitaciones, pero no cuando el anuncio se une y enlaza con la marca del que mejor está posicionado en el mercado.

QUINTO: El siguiente pronunciamiento de la sentencia que se recurre se refiere ya a la condena a la demandada a que cese en la utilización de las fotografías y a retirar el enlace patrocinado mencionado, si no lo hubiere hecho ya; a la publicación del fallo de la sentencia en las cuatro publicaciones que indica a continuación y a que indemnice a los actores en la suma de 13.251,52 euros por los daños y perjuicios causados y 32.212,84 euros por los gastos de investigación necesarios para la interposición de la demanda.

El cese en la utilización de las 289 fotografías que la entidad demandada obtuvo de los catálogos de Normalu y la retirada del enlace patrocinado son consecuencia de la estimación de las dos primeras acciones sobre infracción del derecho de propiedad intelectual y la competencia desleal, por esa razón, la cuestión discutida queda reducida a la condena que realiza el Juzgado de Primera Instancia de publicar la sentencia en las cuatro revistas que detalla y en el importe de la indemnización.

El motivo del recurso se centra en que la sentencia que ahora se recurre ni siquiera menciona que Deco-Aluminio de Costa Sol, S.L., haya actuado con dolo o culpa, imprescindible para que proceda la condena a la publicación de la sentencia, como exige expresamente el art. 18, 5º de la Ley de Competencia Desleal y si bien es cierto, se explica porque la condena a esta publicación se fundamenta en el art. 138 de la LPI que no exige tal declaración, al decir que "el titular de los derechos reconocidos en esta Ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los arts. 139 y 140. También podrá instar la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor".

En todo caso la actuación dolosa está acreditada cuando Deco-Aluminio de Costa Sol, S.L., para configurar su página web tomó sin autorización de Normalu, más de 280 fotografías de su catálogo y esta actividad no puede ser fruto de un error sino de un intento doloso de aprovecharse del trabajo de realizado por la competencia que no puede tener amparo ante los tribunales, junto con la utilización de estas mismas fotografías para promocionarse a través de un CD. Además, la problemática entre la marca Barrisol y las personas físicas que están detrás de la entidad demandada no surge a raíz de esta página web, pues con anterioridad a este litigio, tal y como reconoció en el acto del juicio el representante de Deco-Aluminio de Costa Sol, S.L., otra empresa de su entorno familiar fue condenada como infractora de la misma marca Barrisol en el procedimiento que terminó con sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid de 24 de diciembre de 2003 . De la lectura de esta sentencia podemos conocer que el entorno familiar del representante legal de la entidad demandada había sido distribuidor en exclusiva en España de los techos que fabricaba Normalu durante muchos años y con la sentencia se les prohibía utilizar la marca Barrisol como signo distintivo al decir que la protección de la marca quedaría incompleta, vulnerable e inútil, si Barrisol España S.A. o Barrisol Norte S.L. comercializan productos de los de la gama Barrisol fabricados por Normalu S.A. -que son los que han venido vendiendo durante diez años, incluidos en sus respectivos objetos sociales- hechos por terceros fabricantes y distinguidos con sus respectivas razones sociales, empleadas como nombre comercial o como designación de fabricante. La violación del derecho de marca es patente. Con especial razón cuando Barrisol España S.A. y Barrisol Norte S.L. adoptaron en su día esas denominaciones sociales, y no otras, porque se constituían para comercializar en España los productos de Normalu S.A. de marca Barrisol .

Por todo ello, la publicación de la sentencia en las cuatro revistas referidas en dicha resolución, parece razonable y ajustada teniendo en cuenta el alcance de la infracción que se viene cometiendo por la entidad demanda.

SEXTO: El importe de la indemnización fijado en sentencia a favor de los actores por las infracciones imputables a Deco- Aluminio de Costa Sol, S.L., ha sido recurrido por las dos partes, tanto por la vía del recurso como de la impugnación.

En concreto, la parte actora en el suplico de su escrito de demanda terminaba solicitando al Juzgado que fuera condenada la entidad demandada a pagarle, en concepto de reparación por los perjuicios ocasionados y como compensación por el enriquecimiento injusto que ha obtenido por las infracciones del derecho de propiedad intelectual, derecho de marca y competencia desleal, la cantidad que se concrete pericialmente como importe de los beneficios obtenidos por la demandada con la venta e instalación de techos tensados no debiendo ser este importe inferior al 1% de su cifra de ventas.

La sentencia dictada en primera instancia fija los daños y perjuicios por la competencia desleal en el 20% del beneficio bruto obtenido por Deco-Aluminio de Costa Sol, S.L., lo que supone un total de 13.251,52 euros, y la demandada se opone a dicha cuantía por los siguientes motivos:

1.- Por no estar acreditada su actuación dolosa o culposa, requisito imprescindible según el art. 18, 5º de la LCD para que surja a favor de la otra parte la indemnización por daños y perjuicios.

2.- Si el Juzgado llega a la conclusión que en el ámbito de la propiedad intelectual no existe prueba suficientemente segura sobre las ganancias del infractor obtenidas merced a las fotografías introducidas en la web, es contrario a la lógica que sí las considere tasadas de cara a la competencia desleal.

3.- En otro caso propone que se fije el perjuicio en el 10% del beneficio bruto, es decir, en 6.625,75 euros.

Por su parte la defensa de Normalu impugna también esta cuantía fijada a su favor pues no comparte los razonamientos de la sentencia que no asimila los beneficios de Deco-Aluminio de Costa Sol, S.L., por la venta e instalación de techos tensados con las pérdidas de Normalu y al ser indemnizable de forma conjunta la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita, según el art. 140 de la LPI , y por ello mantiene que la indemnización a su favor debía alcanzar los 66.257,60 euros establecidos por el perito como ganancia bruta del infractor.

En lo que respecta a la existencia de una conducta dolosa a culposa por parte de Deco-Aluminio de Costa Sol, S.L., para poder fijar a favor de la parte actora la indemnización de daños y perjuicios, si bien es cierto que la sentencia dictada en primera instancia carece de motivación expresa sobre dicho requisito, en el caso de autos está acreditada y así lo hemos expuesto en el fundamento de derecho anterior y desde luego, con independencia de que el tribunal de primera instancia considere que no está suficientemente acreditado la relación entre la pérdida de beneficios de la parte actora con la ganancia obtenida por la entidad demandada, el hecho de que ésta haya utilizado en su página web más de 280 fotografías de instalaciones realizadas por la actora y se haya anunciado a través de su marca, permiten presumir la realidad del perjuicio y ponderado y ajustado el tanto por ciento en que se ha calculado en primera instancia.

Por el contrario, no puede prosperar la impugnación de Normalu pues en su escrito de demanda solicitó que se le concediera más de 1% de los beneficios obtenidos por la demandada y la sentencia que ahora recurre resulta que le concede el 20% de estos beneficios.

SÉPTIMO: Finalmente, la defensa de Deco Aluminio de Costa Sol, S.L., recurre la sentencia en cuanto que la condena a abonar los gastos de investigación y por la no imposición de las costas devengadas en primera instancia a don Romulo a pesar de desestimar las acciones que ejercita.

Gastos de investigación. En el escrito de demanda la parte actora se limita a decir que reclama el importe de estos gastos que se ha visto obligada a incurrir como consecuencia de la infracción de sus derechos a fin de obtener las pruebas razonables de las actividades infractoras, remitiéndose a continuación al documento nº 22 que consiste en una relación de facturas y algunas copias de las mismas, no de todas las que relaciona, pero sin dar ningún detalle de lo que ese documento incorpora. La entidad demandada ya en el escrito de contestación a la demanda denunció la falta de claridad y precisión en esta partida, estimada en su totalidad en la sentencia dictada en primera instancia de manera general y sin concretar qué conceptos estaban comprendidos dentro de estos 32.212,84 euros a que alcanza la condena.

La procedencia de repercutir sobre el infractor los gastos de investigación necesarios para acreditar el hecho imputable, está previsto en el art. 140 de la LPI vigente a la fecha de interposición a la demanda, por tanto, el concepto que se reclama y al que alcanza la condena tiene cobertura legal, pero es en el momento de interponer el recurso de apelación cuando la defensa de Deco Aluminio de Costa Sol, S.L., analiza cada una de las facturas que se incluyen dentro de este documento nº 22 aportado con el escrito de demanda y frente a sus evidentes argumentos de improcedencia de gran parte de la condena, la parte actora no ha podido dar respuesta en su escrito de oposición al recurso de apelación.

Efectivamente, con el escrito de demanda únicamente se han aportado dos actas de constatación levantadas por don Eric Corbari, Huissier de Justicie, la primera de 24 de septiembre de 2007 a la que se refiere el documento nº 17 de la demanda y la segunda de 14 de noviembre de 2007 que se aporta como documento nº 19. Por tanto, la parte actora sólo tendría derecho a repercutir sobre el demandado el coste de estas dos actas por importe de 2.170,25 euros y 1.632,05 euros, respectivamente, desconociéndose qué relación tienen con este procedimiento las otras cinco facturas que también se acompañan y que fueron emitidas por el mismo Huissier de Justicie.

A continuación el documento nº 22 se refiere a una serie de facturas que imputa al fotógrafo Michael Doppstadt que además de no estar aportadas, tal y como ha aclarado la parte recurrente y no ha sido discutido de contrario, ninguna relación guardarían con la investigación previa al proceso.

Tampoco se puede incluir la factura por importe de 597,63 euros por gastos de traductor, pues examinado el documento resulta que se ha emitido por traducir documentos del alemán al español cuando todos los documentos traducidos en este procedimiento son del francés al español y por ello, sin relación con el objeto del presente procedimiento.

En lo que respecta a la no condena en costas a don Romulo a pesar de desestimar la infracción de la marca, la decisión es adecuada pues en el momento de presentarse la demanda sobre infracción de la marca por su uso como método de búsqueda través de internet, no existían pronunciamientos ni los tribunales nacionales ni del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por tanto, era y sigue siendo, una cuestión que genera muchas dudas de hecho y de derecho, lo que justifica la no imposición de costas.

OCTAVO: Normalu, S.A.S. y don Romulo impugnan además la sentencia que desestima la acción referida a la infracción de la marca Barrisol registrada en España con el nº 2.008787, titularidad de don Romulo quien ha cedido los derechos de explotación a Normalu, S.A.S., con fundamento en el art. 34. 2 de la Ley de Marcas que reconoce al titular de la marca el derecho a prohibir que los terceros la utilicen si su consentimiento y, en especial, el derecho a prohibir que se utilice el signo en redes de comunicación ( art. 34.3, e) de la LM ).

La infracción estaría en la forma en que la entidad demandada se venía anunciando a través de internet al contratar con Google un enlace patrocinado, de tal forma que cuando se realizaba una búsqueda utilizando la marca Barrisol, en primer lugar, aparecía la página web de la demandada.

En el momento de presentarse la demanda que origina este procedimiento en julio de 2008 no existía ningún pronunciamiento por parte de los tribunales sobre dicha cuestión, las sentencias se han dictado con posterioridad, en concreto, la primera y a la que se refiere la parte actora es de 23 de marzo de 2010 . La resolución recurrida analiza una sentencia posterior también del mismo Tribunal de 8 de julio de 2010 y, posteriormente, se ha vuelto a pronunciar el TJUE en la sentencia de 22 de septiembre de 2010, caso Interflora , sobre una petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Reino Unido), presentada en el marco de un litigio que enfrentaba a las sociedades Interflora Inc. e Interflora British Unit, por una parte, y a Marks & Spencer plc por otra, en relación con la aparición en Internet de anuncios de M & S a partir de palabras clave correspondientes a la marca INTERFLORA, y explica la dinámica que motiva la petición:

10. Por otra parte, el servicio remunerado de referenciación "AdWords" de Google permite a los operadores económicos seleccionar una o varias palabras clave para que, en caso de que coincidan con las introducidas por el internauta en el buscador, aparezca en pantalla un enlace promocional hacia su sitio web. Este enlace promocional aparece bajo la rúbrica "enlaces patrocinados", que se muestra, bien en la parte derecha de la pantalla, al lado de los resultados naturales, bien en la parte superior de la pantalla, encima de dichos resultados.

12. El anunciante debe abonar una cantidad por el servicio de referenciación cada vez que se pulse en su enlace promocional. Esta cantidad se calcula principalmente en función del "precio máximo por clic" que el anunciante se haya comprometido a pagar al contratar el servicio de referenciación de Google y del número de veces que los internautas pulsen en dicho enlace.

13. La misma palabra clave puede ser seleccionada por varios anunciantes. El orden de aparición de los enlaces promocionales depende, en particular, del precio máximo por clic, del número de veces que se haya pulsado en los enlaces y de la calidad que Google atribuya al anuncio. El anunciante puede mejorar su lugar en el orden de aparición en cualquier momento fijando un precio máximo por clic más elevado o intentando mejorar la calidad de su anuncio.

En el caso analizado en esta sentencia, en el servicio contratado por M & S con Google, seleccionó como palabra clave la palabra "Interflora", de tal forma que cuando los internautas introducían la palabra "Interflora" como término de búsqueda en el motor de búsqueda de Google, aparecía un anuncio de M & S bajo la rúbrica "enlaces patrocinados" y en este contexto el órgano jurisdiccional remitente pregunta esencialmente si los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir que un competidor muestre -a partir de una palabra clave idéntica a esa marca seleccionada por el competidor en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del referido titular- un anuncio de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que esté registrada la cita marca , que es precisamente lo que plantean los actores en este procedimiento.

Y el Tribunal de Justicia llega a la conclusión en el apartado 66, al decir que los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad -a partir de una palabra clave idéntica a esa marca que el citado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del titular- de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones de la marca. Este uso:

- menoscaba la función de indicación del origen de la marca cuando la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero;

- en el marco de un servicio de referenciación de las características del que se trata en el litigio principal, no menoscaba la función publicitaria de la marca , y

- menoscaba la función de inversión de la marca si supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.

En el caso de autos, la parte recurrente considera que el uso de su marca por la entidad demandada menoscaba la función de indicación del origen de la marca, pues si el usuario entra en la página web de la demandada puede pensar que, efectivamente, distribuye productos de terceros, al indicar en la información general que se dedican a la "Fabricación Propia. Distribución e Instalación", teniendo en cuenta que para la promoción de sus productos utilizaba fotografías de las instalaciones realizadas por Normalu, lo que es susceptible de inducir a confusión al consumidor sobre los productos ofertados por la demandada.

Sin embargo, entender que la entidad demandada menoscaba la función de la identificación del origen de la marca porque en la información general de su página web indica que además de dedicarse a la fabricación de techos tensados, también los distribuye, no parece que guarde relación, cuando, dejando al margen el tema de las fotografías que ha sido analizado en el ámbito de la propiedad intelectual y competencia desleal, no concreta qué elementos de los que distribuye pueden generar confusión con la actora. Además el anuncio, tal y como aparecía en internet al utilizar como sistema de búsqueda la palabra Barrisol, identificándose como TECTEND nº 1 (documento nº 19 aportado con el escrito de demanda), por sí solo no permite identificar una marca con otra, que es la función que se dice menoscaba por la recurrente.

Como indica la sentencia antes mencionada del TJUE de 22 de septiembre de 2010 , 44. La determinación de si la función de indicación del origen de la marca de la marca resulta menoscabada cuando se muestra a los internautas, a partir de una palabra clave idéntica a dicha marca, un anuncio de un tercero, que puede ser competidor del titular de dicha marca, depende particularmente del modo en que se presente el anuncio . La citada función de indicación del origen de la marca resulta menoscabada cuando el anuncio no permite o apenas permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero.

Por tanto, lo esencial para este Tribunal es que el anuncio que aparece tras marcar la palabra clave como motor de búsqueda el internauta puede verse inducido a error sobre el origen de los productos o servicios de que se trate (sentencia Google France y Google, antes citada, apartado 85).

45. Cuando el anuncio del tercero sugiere la existencia de un vínculo económico entre dicho tercero y el titular de la marca, debe concluirse que hay un menoscabo de la función de indicación del origen de dicha marca. Asimismo, cuando el anuncio, pese a no sugerir la existencia de un vínculo económico, es tan impreciso sobre el origen de los productos o servicios de que se trata que un internauta normalmente informado y razonablemente atento no puede determinar, sobre la base del enlace promocional y del mensaje comercial que lo acompaña, si el anunciante es un tercero para el titular de la marca o si, por el contrario, está económicamente vinculado a éste, se impone también la conclusión de que resulta menoscabada dicha función de la marca.

En el caso de autos, el anuncio al que deriva el buscador a favor del demandado, por sí solo, no parece que pueda confundir al consumidor, de hecho la parte actora no concreta ni detalla, partiendo del anuncio, qué elementos provocarían la confusión que denuncia, lo que nos lleva a confirmar en este punto la sentencia.

NOVENO: En cuanto a las costas, serán de aplicación los arts. 394 y 398 de la LEC .

Vistos los citados preceptos y demás de general y pertinente aplicación, EN NOMBRE DE S.M. EL REY,

Fallo

Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Deco Aluminio de Costa Sol, S.L., frente a la sentencia dictada el 31 de mayo de 2011 en el juicio ordinario nº 277/2008, seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada , en el sentido de reducir la condena a pagar por los gastos de investigación a la suma de 3.802,30 euros, confirmando el resto de la resolución, sin hacer expresa condena en costas en ninguna de las dos instancias y con la devolución del depósito constituido para recurrir.

Desestimamos la impugnación planteada por Normalu, S.A.S. y don Romulo , condenándoles al pago de las costas de la impugnación.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra esta resolución cabe recurso de casación, siempre que la resolución del recurso presente interés casacional, a interponer ante este Tribunal en el plazo de VEINTEDÍAS , a contar desde el siguiente a su notificación, siendo resuelto por la Sala 1ª de lo Civil del Tribunal Supremo.

Firme la presente resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de 1ª Instancia de procedencia, con testimonio de la presente resolución, para su conocimiento y efectos.

Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.