Sentencia Civil Nº 151/2012, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 402/2011 de 18 de Mayo de 2012

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00151/2012

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

Sección 28ª

Rollo de apelación nº 402/2011

Materia: Competencia Desleal.

Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil nº .2 de Madrid

Autos de origen: juicio ordinario nº 382/2007

SENTENCIA Nº 151/2012

En Madrid, a 18 de mayo de 2012.

La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en lo mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Gregorio Plaza González y D. Enrique García García y, ha visto en grado de apelación, bajo el número de rollo 402/2011, los autos del procedimiento nº 382/2007, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid, el cual fue promovido por EUROPEA DE INGENIEROS EN CORROSIÓN SAL contra INGENIERÍA DE CORROSIÓN INCORR SL y contra D. Luis Francisco , siendo objeto del mismo acciones en materia de marcas y de competencia desleal.

Han actuado en representación y defensa de las partes, el procurador D. Evencio Conde de Gregorio y el letrado D. Santiago Fernández Lena por EUROPEA DE INGENIEROS EN CORROSIÓN SAL y el procurador D. Gonzalo Herraiz Aguirre y el letrado D. Antonio Insenser Nieto por INGENIERÍA DE CORROSIÓN INCORR SL y por D. José Luis Francisco .

Antecedentes

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 27 de julio de 2007 por la representación de EUROPEA DE INGENIEROS EN CORROSIÓN SAL contra INGENIERÍA DE CORROSIÓN INCORR SL y contra D. Luis Francisco , en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba se dicte sentencia por la que se declare:

"a) Que siendo "Europea de Ingenieros en Corrosión, S.A.L., la titular de la marca "FOULING-CORR" E "InCorr", la mercantil codemandada "Ingeniería de Corrosión INCORR, S.L." carece de derecho de utilizar dichas denominaciones tanto para señalar y distinguir productos de equipo eléctrico para la protección de las aspiraciones de agua (Sistemas anticorrosivos y anti- incrustantes para los circuitos de aspiración de agua de mar), como para identificarse en el tráfico mercantil.

b) Que la utilización por parte de la codemandada de las marcas "FOULING-CORR" e "InCorr" con el globo terráqueo que acompaña a ésta última, son actos de competencia desleal.

c) Se declare que la solicitud, reserva e inscripción de la denominación social de "INGENIERÍA DE CORROSIÓN INCORR, S.L.," constituye un acto ilícito de competencia desleal, y que ha sido realizado de mala fe y en fraude de ley, con el concurso y cooperación de los demandados.

Se condene a la mercantil Ingeniería de Corrosión INCORR, S.L., a que:

1) Se declare, como consecuencia de lo anterior, que todos los referidos actos son nulos de pleno derecho; ordenado la cancelación en el Registro Mercantil de la referida denominación social.

2) Cambie de manera inmediata su denominación social, con el apercibimiento de que en caso de no efectuarlo oportunamente, la sociedad quedará legalmente disuelta de pleno derecho, conforme a lo previsto en la Disposición Adicional 17ª de la Ley de Marcas .

3) Se condene a los demandados a estar y pasar por todo lo anterior y a cesar en toda utilización de las marcas FOULING CORR e INCORR, y de cualquier otro signo distintivo que identifique al actor en el mercado, prohibiendo igualmente a los demandados, para lo sucesivo, toda utilización de tales signos, debiendo retirar y destruir a su costa cuanta publicidad, correspondencia, tarjetas, sobres y soportes de todas clases pueda contenerlos, y absteniéndose de utilizar en el futuro otros iguales o análogos.

4) Cese efectivamente en los actos de producción, fabricación, promoción, publicidad, venta y comercialización de productos de equipo electrónico para la protección de las aspiraciones del agua (Sistemas anticorrosivos y anti-incrustantes para los circuitos de aspiración de agua de mar), semejantes con las marca "FOULING-CORR",

5) Cesen en el uso de los dominios incorr-spain.com (registrado el día 9 de junio de 2000), incorr-group.eu (registrado el día 12 de abril de 2006) e incorr.eu (registrado el día 7 de abril de 2006), para su página web, declarando la imposibilidad de utilizar cualquier otro dominio identificativo en el que se utilice la expresión "incorr" o pudiera crear algún tipo de confusión con la sociedad demandante.

6) Modifique el contenido de su página web, suprimiendo cualquier mención a la marca Fouling Corr así como la información que en la misma se contiene respecto a ese producto, copia de la demandante.

7) Publique la sentencia a su costa mediante los anuncios y notificaciones en los lugares, formas y a las personas interesadas que se indiquen en ejecución de la sentencia, con especial referencia en las publicaciones y revistas especializadas, del sector naval, así como en su propia página web.

8) Indemnice los daños y perjuicios sufridos por la demandante, en la cantidad que se determine en ejecución de la sentencia, calculada sobre las siguientes bases, todo ello referido a los cinco años previos a la interposición de la presente demanda ( artículo 45.2 de la Ley de Marcas )

8.1.- Los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca "Fouling Corr" y facturación de servicios bajo la denominación INCORR, S.L., si no hubiera tenido lugar la violación.

8.2.- Subsidiariament,e en su caso sobre la base de los beneficios que haya obtenido el infractor por consecuencia de la violación, en las cifras que prudencialmente determine el Juzgador a la luz de la prueba que se practique en ejecución de sentencia.

8.3.- y en todo caso y subsidiariamente en el importe del 1% de la facturación desde la fecha de su constitución conforme señala el artículo 43.5 de la Ley de Marcas .

Con todo lo demás que proceda en derecho y expresa imposición de costas a la parte demandada incluso en el supuesto de allanarse a la presente demanda, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 394 y siguientes de la LEC ."

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid dictó sentencia, con fecha 7 de enero de 2010 , cuyo fallo era del siguiente tenor:

"Que, desestimando la demanda deducida por EUROPEA DE INGENIEROS EN CORROSION, S.A.L. contra Don Luis Francisco , estimo parcialmente la formulada contra INGENIERIA DE CORROSION INCORR, S.L., y, en consecuencia, apreciando los ilícitos concurrenciales y marcarios de carácter sucesivo expuestos en la fundamentación que precede, condeno a esta última entidad a lo siguiente :

1.- Al cambio de su denominación social por otra que no incluya el término INCORR, y ello con apercibimiento de disolución legal de la propia sociedad en caso de no llevarse a cabo dicha modificación.

2.- A cesar en la utilización de las marcas INCORR y FOULING CORR con prohibición de utilizarlos en el futuro así como a retirar y destruir a su costa cuanta publicidad, correspondencia, sobres y demás soportes los contengan.

3.- A cesar en el uso de los dominios incorr-spain.com, incorr-group.eu e incorr.eu, con prohibición de utilizar cualquier otro dominio identificativo en el que se incluya la palabra INCORR, así como a modificar su página web suprimiendo cualquier mención a la marca FOULING CORR.

4.- A publicar la parte dispositiva de esta resolución en la revista ROTACION y en la propia página web de dicha demandada.

5.- A indemnizar a la actora con el 1%, según cálculo que se efectúe en ejecución de sentencia, del importe de la facturación aportada al proceso por la empresa ACCIONA acompañando al escrito de dicha entidad de 7 de mayo de 2009.

Todo ello con imposición a la actora de las costas causadas por su llamada al proceso de Don Luis Francisco y sin efectuar especial pronunciamiento en cuanto a las demás."

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, tanto por la representación de INGENIERÍA DE CORROSIÓN INCORR SL como por la de EUROPEA DE INGENIEROS EN CORROSIÓN SAL se interpusieron sendos recursos de apelación que, admitidos por el mencionado juzgado y tramitados en legal forma, con oposición respectiva al mismo por la contraparte, ha dado lugar, tras la recepción de los autos con fecha 29 de junio de 2011 ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, a la formación del presente rollo, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

La sesión de deliberación del asunto se celebró con fecha 17 de mayo de 2012.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que expresa el parecer del tribunal.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Los hechos que han motivado el presente litigio son los siguientes:

1.- La demandante EUROPEA DE INGENIEROS EN CORROSION, S.A.L., es una entidad mercantil, dedicada a la prestación de servicios de ingeniería en el sector naval, que fue constituida en noviembre de 1993, y que ha venido utilizando en el tráfico mercantil el nombre comercial consistente en el distintivo INCORR y el anagrama del globo terráqueo con los meridianos y paralelos; existen documentos del año 1995 en los que ya figuraba tal signo y además en junio de 1997 la actora efectuó un primer intento de registrar dicho nombre comercial, que se enfrentó a la oposición de un tercero. Asimismo es titular del dominio www.incorr.com desde el 4 de noviembre de 1997.

2.- La citada demandante es además titular de las siguientes registros marcarios españoles : a) marca mixta, nº 2676175, cuya parte denominativa es INCORR y cuyo componente gráfico se caracteriza por destacar las letras I y C utilizando mayúsculas y situando encima de la C una figura que representa los meridianos y paralelos del globo terráqueo. Fue solicitada el 25 de octubre de 2005 y le fue concedida por la O.E.P.M. el día 2 de junio de 2006 para las clases 16 y 42, teniendo por objeto esta última, en lo que aquí interesa, "servicios de ingeniería, especialmente los dedicados a la ejecución de proyectos sobre ingeniería de la corrosión"; y b) marca denominativa, nº 2101489, FOULING-CORR, solicitada el 27 de junio de 1997 y concedida por la O.E.P.M. el día 21 de septiembre de 1998 para distinguir, dentro de la clase 9, un "equipo eléctrico para la protección anticorrosiva y anti-incrustante de las aspiraciones de agua", aunque su uso en el mercado también es anterior a dicha concesión.

3.- El codemandado, D. Luis Francisco , que había sido uno de los socios fundadores de la sociedad actora, y que dimitió de su cargo de presidente del consejo de administración de la misma el 10 de julio de 1997, procedió a constituir, el 14 de octubre siguiente, la sociedad hoy demandada INGENIERIA DE CORROSION INCORR, S.L. Desde el inicio de su andadura empresarial dicha entidad ha distinguido sus servicios, todos ellos de la misma naturaleza de los prestados por la actora, con la denominación INCORR dotada de las mismas características gráficas que poseía el distintivo que había venido siendo utilizado por la demandante. También ha venido utilizando el distintivo FOULING-CORR, pese a la existencia de la marca ya concedida, para singularizar en el mercado un sistema de protección anticorrosivo y anti-incrustante, que es el tipo de objeto para cuya distinción obtuvo su marca la demandante. En los años 2000 y 2006 obtuvo diversos dominios de internet incluyendo la denominación incorr.

4.- EUROPEA DE INGENIEROS EN CORROSION, S.A.L. planteó en julio de 2007 demanda contra INGENIERIA DE CORROSION INCORR, S.L.y contra D. Luis Francisco , reprochándoles la comisión de actuaciones de competencia desleal y de infracción de derecho de marcas.

La estimación parcial de dicha demanda ha motivado la interposición de sendos recursos por ambas partes, a tenor de los motivos que de modo individualizado estudiaremos en cada uno de los subsiguientes fundamentos jurídicos de esta resolución.

SEGUNDO.- La parte demandada alega en su recurso, en relación con el signo INCORR, que habría mediado una incorrecta valoración de la prueba, que le habría llevado al juzgador a concluir la apreciación de un ilícito concurrencial de acto de confusión del artículo 6 de la LCD . El núcleo de la argumentación se centra, en concreto, en la falta de valoración de la documentación aportada a las actuaciones, la cual debería haber conducido al juez, en opinión de la recurrente, a descartar la existencia de confusión porque ambas empresas, demandante y demandada, no serían sino distribuidores de un producto de marca inglesa.

En concreto, se reprocha al juez de lo mercantil que enjuició en la primera instancia no haber tomado en cuenta una serie de documentos elaborados en idioma inglés, incluidos en el bloque de los numerados con el 3 al 8 del escrito de contestación, con el 5 de la demanda y con los números 3 a 7 de los aportados en el acto de la audiencia previa. Sin embargo, la decisión del juez a quo es intachable en buena técnica procesal. El problema no estriba en el grado de dominio que de la lengua anglosajona puedan tener los miembros del tribunal, que puede ser excelente, sino en que las partes hayan decidido incumplir exigencias procesales terminantes, como lo son las del artículo 144 de la LEC , que impone la obligación de aportar traducción al castellano de todo documento que no esté redactado en dicho idioma oficial del Estado español. Las partes, y entre ellas de modo significado la propia apelante, obviaron tal exigencia, que podían haber cumplido con la aportación de una mera traducción privada, que hubiese sido bastante si no hubiese mediado luego impugnación suficientemente motivada de la misma por la contraparte, en cuyo caso habría que haberla reclamado además de carácter oficial. No ha habido lugar a nada de esto precisamente porque ni tan siquiera se cumplió con la premisa inicial para ello.

En cualquier caso, la argumentación vertida por la recurrente en este motivo de recurso, en la que llega incluso a proponernos que efectuemos una valoración meramente parcial de tal documentación (sólo de los gráficos y no de su contenido), no parece, por otro lado, que se ajuste al tenor concreto de la relación que mediaba con esas entidades del Reino Unido a las que se refiere la apelante (Incorr Limited e Incorr Anodes Limited), pues, paradójicamente, se señalan las fechas de constitución de las mismas en un momento posterior a la de la entidad demandante, EUROPEA DE INGENIEROS EN CORROSIÓN SAL, y el testigo que ésta presentó en la vista, el director comercial Sr. Enrique , lo que declaró es que para la constitución de las empresas inglesas, que, como hemos dicho, fue ulterior a la de la actora, ya se les pidió permiso para usar la denominación INCORR (pues la iniciativa para ello procedía de un antiguo compañero de trabajo de los socios de la entidad demandante en Wilson Walcom Internacional SAL) y que fue luego en el marco de una relación de colaboración en donde consensuaron el uso por ambas del logotipo del globo terráqueo con los meridianos y paralelos (para impulsar la imagen mundial del grupo empresarial), que con anterioridad había venido siendo el círculo de estrellas usado por la demandante para rodear a la denominación INCORR. No hay rastro alguno en autos que ponga de manifiesto que se tratase con anterioridad de una marca que fuese notoria ni en el extranjero ni en España.

La jurisprudencia ha entendido que para que pueda considerarse que se han producido actos de confusión del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal es preciso que sean idóneos para provocar en el consumidor no cualquier error, sino uno específico sobre el origen o la fuente empresarial de una actividad, una prestación o un establecimiento en relación con otros ajenos (en este sentido, la sentencia de la Sala 1ª del TS de 19 de mayo de 2008 ); de manera que lo que infringiría el artículo 6 de la LCD es la utilización de cualquier medio de identificación empresarial o profesional (tanto a título de signo como por la forma de presentación de la prestación) para introducir confusión en el mercado, de modo que los potenciales clientes puedan identificar incorrectamente el origen del producto que se oferta con el de otro empresario (y con ello provoquen decisiones fundadas en una falsa o incorrecta representación de la realidad acerca de la procedencia empresarial de la actividad). La confusión puede referirse tanto a las prestaciones que se ofrecen como a la empresa que los oferta.

Pues bien, está perfectamente acreditado que al tiempo de constituirse la entidad demandada, INGENIERÍA DE CORROSIÓN INCORR SL, en octubre de 1997, ya estaba operando con anterioridad en el mercado español, en el mismo ramo de actividad, otra entidad, la demandante EUROPEA DE INGENIEROS EN CORROSIÓN SAL, constituida en 1993, que ya utilizaba como nombre comercial el distintivo INCORR desde al menos, si no antes, el año 1995 (pues hay pruebas documentales de ello incorporadas a los autos que no fueron impugnadas por la parte demandada en el acto de la audiencia previa) y el anagrama del globo terráqueo con los meridianos y paralelos, por lo que el riesgo de confusión, siquiera en su vertiente del de asociación (es decir, de que se entendiese que se trataba de empresas vinculadas), no puede ser más patente, ya que la demandada también comenzó a hacer ostentación en el tráfico mercantil, como igualmente está demostrado, de idéntico signo, tanto en su componente denominativo como gráfico para desempeñar una actividad del mismo tipo en el mismo ramo empresarial. Es más, pese a que el comportamiento se produjo en un sector especializado, tan concreto como lo es el relacionado con la ingeniería naval, la identidad de signos era tal que acarreó la confusión, pues existen pruebas concretas de que aquél se ha traducido en la producción de errores en las relaciones con los clientes (documentos nº 19 a 21 de la demanda y declaración testifical del director comercial D. Enrique ).

Como bien se señala, además, en la sentencia, lo que inicialmente supuso un ilícito concurrencial, mientras no existía todavía un título registrado de propiedad industrial sobre los signos a favor de la parte actora, pues el empleo del distintivo ajeno en las circunstancias descritas resultaba una actuación desleal, devino luego, de modo incondicional, en infracción marcaria, a partir de la obtención de la marca de servicios por parte de la demandante, lo que le confirió un derecho de exclusiva que impedía a otro utilizar el signo sin autorización de su titular ( artículo 34 de la Ley 17/2001 de Marcas ).

TERCERO.- La parte demandada-apelante alega que la denominación FOULING-CORR corresponde a un sistema de protección anticorrosivo y anti-incrustante de las aspiraciones de agua fabricado por una compañía inglesa que se distribuye en España por varias empresas sin que ninguna tuviese exclusividad para ello. Indica que esto era así incluso con anterioridad a la obtención de su marca por la parte demandante, volviendo a incidir en la falta de valoración por la resolución apelada de determinada documentación. Esta última forma parte, sin embargo, del bloque de la documental redactada en inglés al que antes nos hemos referido, por lo que, a falta de cumplir los requisitos procesales que eran preceptivos, no puede asignarse eficacia probatoria a su contenido no traducido.

Alega asimismo la apelante que la demandante habría obtenido el registro de la marca en España aprovechándose de su condición de distribuidor, apropiándose así de lo que pertenecía a una sociedad inglesa. Sin embargo debemos recordarle a la recurrente que en la contestación a la demanda reconoció, de modo explícito, su falta de legitimación para impugnar tal registro marcario mediante una eventual acción de nulidad ( artículo 51.1.b de la Ley de Marcas ) que pretendiera sustentarse en que se hubiese solicitado en su momento de mala fe (por otro lado, no consta en autos que nadie, ni tan siquiera las referidas entidades británicas, la haya ejercitado), por lo que no puede eludir los efectos que de la titularidad marcaria se derivan. Mientras el derecho de marca de la demandante esté vigente tiene ésta el derecho a invocar la tutela de los tribunales españoles y éstos están obligados a proporcionársela ( artículo 40 de la Ley de marcas ).

La apelante no puede desconocer algo tan esencial como lo es el principio de territorialidad de la marca, lo que supone que desde la obtención de su título sobre el signo denominativo FOULING-CORR, en noviembre de 1998, la demandante tenía el derecho exclusivo para comercializar en España productos distinguidos con esa denominación. Por lo tanto, toda comercialización que hiciera desde entonces la parte demandada, como así ha ocurrido y por ello se le ha condenado, de productos del mismo tipo bajo un signo idéntico en el mismo ámbito espacial cubierto por el derecho de exclusiva de la demandante supone la comisión de una infracción marcaria. Resulta indiferente a estos efectos quién suministre a la parte demandada para que ésta venda en territorio español, ya que no lo hace precisamente la parte demandante y ésta es quien goza del derecho exclusivo a la comercialización en España.

La condena indemnizatoria impuesta en la sentencia se ciñe precisamente a la comercialización por la parte demandada del producto con infracción de marca entre los años 2003 y 2008, es decir, dentro del período de vigencia del derecho marcario de la actora, a la cliente Transmediterránea, la cual ha identificado precisamente a INGENIERÍA DE CORROSIÓN INCORR SL como la suministradora del mismo. Por lo tanto, la decisión judicial resulta intachable al amparo de los artículos 41 a 43 de la Ley de Marcas .

CUARTO.- La parte demandada-apelante realiza una imputación de retraso desleal en el ejercicio de los derechos hacia la demandante. Sin embargo, la doctrina del retraso desleal en el ejercicio de un derecho ("verwirkung") exige que la dilación en la actuación, por causa imputable al interesado, aparezca como intolerable desde el criterio de la buena fe ( artículo 7 del C. Civil ) porque haya suscitado tal confianza en la otra parte en que ya no mediaría reclamación de aquél que hubiese procedido de modo irreversible (por ejemplo, no conservando ya documentación para su defensa, desprendiéndose de objetos litigiosos, comprometiendo sus bienes en la empresa, etc).

Pues bien, no se aprecia tal situación en relación con el signo INCORR, cuando la entidad demandante ha estado dando sucesivos pasos para la defensa de sus derechos al respecto y ello de modo público, intentando primeramente un registro de nombre comercial en junio de 1997 (precisamente, poco antes de la constitución de la entidad demandada), iniciativa ésta que se frustró, ya muy avanzado el año 1998, por la oposición de un tercero totalmente ajeno al conflicto que aquí nos ocupa, habiendo actuado de modo continuado en el tráfico mercantil con ese distintivo y volviendo luego al intento de defender sus derechos a través del registro de una marca mixta, solicitada en octubre de 2005 y concedida en junio de 2006. La interposición de una demanda contra la parte demandada, una vez obtenido el registro marcario, aunque las acciones emprendidas no fuesen sólo las marcarias sino también las de competencia desleal, resulta una estrategia legítima y comprensible, sin que con una racional consideración de tales antecedentes entendamos que pudiera justificarse que la parte demandada pudiera haber descartado la posibilidad del ejercicio de acciones en su contra provenientes de la contraparte. Por otro lado, la estrategia de la parte demandada de incluir en el año 2006 en varios dominios de internet la denominación "incorr" no nos parece precisamente un dato baladí, al valorar que ello haya podido desencadenar la respuesta de la parte actora, dado el potencial comercial que puede suponer la red informática.

Tampoco puede estimarse que ha mediado un retraso desleal en relación con la marca FOULING-CORR cuyo derecho de exclusiva ostenta la demandante desde 1998, ya que éste podía ejercitarse dentro de su vigencia no sólo en cualquier momento en que se detectase una posible infracción del mismo sino también cuando, por la razón que fuese, ésta pudiera haber cobrado una relevancia para el titular de la marca que le llevase a reaccionar en contra del infractor. Que pudiera haberlo hecho antes no significa que mediase un estatus en el que la parte demandada debiera considerarse a salvo de una posible reclamación en su contra si estaba invadiendo un derecho ajeno de exclusiva.

Las alusiones de la parte apelante a la problemática de índole societaria surgida en la entidad demandante tras la salida del Sr. Luis Francisco de la misma no pueden influir a favor de dicha parte ni en contra de lo que acabamos de argumentar. Precisamente, la precedente vinculación del mencionado codemandado con la contraparte es uno de los motivos que también contribuiría a explicar de un modo razonable que no se hubiese actuado antes en su contra, sin que éste pueda servirse de ello como argumento de descargo de responsabilidad, cuando además era perfectamente conocedor de que la parte demandante, para la que había trabajado antes en puestos de relevancia, venía empleando los signos objeto de polémica en el tráfico mercantil, por lo que debería haber sido consciente de que, antes o después, podía acabar estallando el conflicto.

QUINTO.- La solicitud de imposición de costas a la demandante que se efectúa por la parte demandada como último motivo de su recurso carece de fundamento, pues la solución aplicada por el juez de lo mercantil ante un supuesto de parcial estimación de la demanda se ajustó de modo estricto a lo previsto en el nº 2 del artículo 394 de la LEC . Sólo en el caso de que se hubiese apreciado que se había litigado con temeridad por alguna de las partes hubiese cabido la posibilidad de justificar una condena en costas para ella. Pero para poder efectuar tal imputación tendríamos que concluir que la parte demandante habría litigado sin ningún tipo de fundamento ni razón defendible hasta tal punto que revelase con ello la ausencia de cualquier clase de justificación legítima para su actuación, lo que no es precisamente el caso, en el que una parte significativa de sus pretensiones, si bien es cierto que no todas ellas, merecieron el respaldo del juez de lo mercantil.

SEXTO.- La parte demandante recurre, a su vez, el fallo de primera instancia para interesar que se estime en esta apelación que el otro codemandado, D. Luis Francisco , sea también considerado infractor, conjuntamente con la entidad demandada INGENIERÍA DE CORROSIÓN INCORR SL, en lugar de condenar exclusivamente a ésta, como decidió el juez de lo mercantil. La absolución decretada en la primera instancia se fundó en que siendo el codemandado el administrador de la entidad codemandada, habría actuado en su condición de representante orgánico de ella, por lo que la que estaba obrando era la persona jurídica y no la física.

Somos conscientes de la amplitud con la que está configurado el régimen de la legitimación pasiva en materia de infracciones de competencia desleal ( artículo 20 de la LCD , que pasa al artículo 34 con la reforma por Ley 29/2009 ), que llega al punto de comprender dentro del concepto de autor del acto de competencia desleal tanto al que lo ejecuta materialmente (autor directo) como a aquél que lo ordenase (autor mediato o intelectual). Ahora bien, cuando el implicado en el ilícito concurrencial lo es una persona jurídica la legitimación pasiva en concepto de autor incumbe, como regla general, a la entidad y no a sus administradores. La persona jurídica sólo puede adoptar decisiones y llevarlas a cabo precisamente a través de sus órganos sociales (aunque éstos los integren personas físicas), de modo que es aquélla, y no éstos, la que debe ser demandada por competencia desleal cuando la conducta le resulte atribuible a ella (como excepción podría, no obstante, contemplarse los supuestos de levantamiento del velo o los casos excepcionales de participación a título personal de un administrador en la realización de los actos de competencia desleal).

En el presente caso existe un único autor directo del ilícito concurrencial, que lo es la entidad INGENIERÍA DE CORROSIÓN INCORR SL, pues es ella la que ha incurrido en la realización de actos de confusión, por el empleo por esta entidad en el tráfico mercantil de signos idénticos a los de la actora. No hay dos conductas concurrentes para la producción de tal ilícito, una decisoria (la del ordenante o inductor) y otra la realizadora del mismo (la del ejecutor), que es el supuesto que contempla la LCD cuando extiende la responsabilidad al autor mediato, sino una sola, la de la propia sociedad demandada, que actúa a través de sus órganos sociales, sin que la persona física que desempeña la administración (el codemandado, Sr. Luis Francisco , administrador único de INGENIERÍA DE CORROSIÓN INCORR SL, que podría incurrir, eso sí, en la responsabilidad personalmente exigible por tal ejercicio, que no es la aquí planteada - artículo 69 de la LSRL ) haga otra cosa que permitir que la sociedad pueda operar con arreglo al cauce previsto para el funcionamiento de toda persona jurídica (en este caso, el de los artículos 62 , 63 y concordantes de la LSRL ).

En lo que respecta al ámbito de la Ley de Marcas, la legitimación pasiva no es tan amplia, sino que corresponde precisamente al infractor marcario y tal condición la ostenta, sin duda, exclusivamente, la entidad demandada INGENIERÍA DE CORROSIÓN INCORR SL, que es la que comercializó productos con el signo registrado por la actora y percibió por ello los correspondientes beneficios.

La apelante invoca la construcción jurídica del levantamiento del velo de la personalidad jurídica en contra del codemandado, pero lo cierto es que no nos consta que la entidad INGENIERÍA DE CORROSIÓN INCORR SL fuese constituida ni utilizada precisamente como un instrumento por parte de aquél para defraudar a terceros. La doctrina del levantamiento del velo (aplicada a raíz de la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 1984 ) supone el empleo de una técnica jurídica merced a la cual cabe mirar detrás de la pantalla que entraña la existencia de la persona jurídica cuando ésta, en lugar de emplearse lícitamente ( artículos 35 y 38 del C. Civil , artículo 1 del C. de Comercio , artículo 7 del TR de la LSA y artículo 11 de la LSRL - artículo 33 de la vigente Texto Refundido de Ley de Sociedades de Capital , RDL 1/2010) en el tráfico mercantil, se utiliza como un mero artificio para defraudar intereses ajenos ( sentencias de la Sala 1ª del TS de 17 de diciembre de 2002 , de 22 y 25 de abril de 2003 , de 6 de abril de 2005 , de 10 de febrero y 29 de junio de 2006 y 19 de diciembre de 2007 ), en contra de las exigencias de los artículos 6.4 y 7 del C. Civil . Como recuerda la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2007 : "La doctrina del levantamiento del velo es un instrumento jurídico que se pone al servicio de una persona, física o jurídica, para hacer efectiva una legitimación pasiva distinta de la que resulta de la relación, contractual o extracontractual, mantenida con una determinada entidad o sociedad a la que la ley confiere personalidad jurídica propia, convirtiendo a los que serían "terceros " -los socios- en partes responsables a partir de una aplicación, ponderada y restrictiva de la misma, que permita constatar una situación de abuso de la personalidad jurídica societaria perjudicial a los intereses públicos o privados, que causa daño ajeno, burla los derechos de los demás o se utiliza como un medio o instrumento defraudatorio, o con un fin fraudulento y que se produce, entre otros supuestos, cuando se trata de eludir responsabilidades personales, y entre ellas el pago de deudas ( STS 29 de junio de 2006 y las que en ella se citan).

La recta aplicación de tal doctrina a las circunstancias del presente caso supone que, aunque sepamos que en la operativa de la entidad demandada en el tráfico mercantil se ha incurrido en actuaciones de competencia desleal (en concreto, prácticas confusorias), que merecen la respuesta prevista para ello en el ordenamiento jurídico, ello no basta para que podamos apreciar que la citada persona jurídica se concibió o se empleó, en lugar de para tratar de competir en el mercado (aunque ello se hiciese con corrección o no en cuanto a los medios empleados, lo cual constituye un problema diferente que merece otro tipo de respuesta, como ya hemos visto), como mera cobertura formal para amparar al codemandado Sr. Luis Francisco de posibles reclamaciones de terceros. La operación del levantamiento del velo societario debe utilizarse cuidadosamente, en casos extremos y de forma subsidiaria, cuando no haya más remedio y no se puedan esgrimir otras armas sustantivas y procesales ( sentencia del T.S. de 31 de Octubre de 1.996 ), pues la personalidad jurídica está contemplada en la ley y ha sido eficaz para la expansión financiera y económica.

No basta con aducir el sustrato familiar de una entidad para considerarla como un mero artificio para eludir el cumplimiento de las obligaciones con ella contraídas, es preciso algo más, la fraudulencia, que aquí no detectamos (no se ha demostrado que se tratase, por ejemplo, de un mero caparazón formal carente de solvencia, etc), pues las razones de carácter legítimo que pueden explicar la constitución de la misma pueden, desde luego, ser múltiples (consideraciones organizativas, fiscales u otra finalidad lícita).

Tampoco la proveniencia del Sr. Luis Francisco , antiguo directivo y socio de la demandante, justificaría la aplicación de tal técnica jurídica, pues debe estimarse legítima su vocación de establecerse por su cuenta, invirtiendo sus recursos en la constitución de un ente social, el cual puede entrar en competencia con su anterior empresario, lo cual es un derecho del trabajador con anclaje en el artículo 35.1 de la Constitución (derecho a la libre elección de profesión u oficio y a la promoción a través del trabajo) y en el artículo 38 del mismo texto constitucional (libertad de empresa). Si la entidad lícitamente constituida incurre luego en alguna infracción concurrencial es ella, y no el socio promotor de la misma, a quien debe, en principio, considerarse responsable.

En consecuencia, debemos desestimar este motivo de recurso.

SÉPTIMO.- La demandante plantea asimismo en su recurso que la apreciación por el juzgador de la prescripción de la acción de resarcimiento en materia de competencia desleal (que sólo podría comprender el año previo a la reclamación - artículo 21 de la LCD ) no debería hacerse extensiva a las acciones derivadas del derecho de marca que también ejercitaba, ya que conforme al artículo 45.2 de la Ley de Marcas la indemnización podría exigirse en relación con los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercitase la correspondiente acción.

Constatamos que el juzgador se ciñó a la doctrina derivada de las sentencias de la Sala 1ª del TS de 16 de junio de 2.000 , 30 de mayo de 2.005 , 29 de diciembre de 2.006 y 29 de junio de 2.007 en relación con el régimen de prescripción del artículo 21 de la LCD (en el cual, por cierto, se opera un significativo cambio en esta materia sobre el cómputo de la prescripción tras la reforma por Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, publicada en el BOE de 31 de diciembre de 2009, donde pasa a regularse en el nuevo artículo 35 de la LCD ). Somos conscientes, además, de las matizaciones señaladas posteriormente a dicha doctrina jurisprudencial por la sentencia de la Sala 1ª del TS de 18 de Enero del 2010 .

Francamente, lo que no comprende este tribunal es de dónde extrae la recurrente que el juez de lo mercantil haya podido entremezclar el régimen de la prescripción en materia de competencia desleal con el de las acciones marcarias. Ni se deriva así de la fundamentación de su resolución, donde discierne de modo suficiente entre lo que se refiere a uno y otro, remarcando expresamente que la actora se va a beneficiar, en cualquier caso, de la protección marcaria, ni lo transmite al fallo de su resolución, pues precisamente la facturación a la que se refiere para la determinación de la indemnización por la infracción de la marca FOULING-CORR comprende un período comprendido entre los años 2003 y 2008 (no queda limitada, por lo tanto, del modo que preocupa a la apelante).

OCTAVO.- La parte demandante-apelante sostiene que se ha producido una infracción del artículo 219 de la LEC en la resolución apelada, ya que estaríamos ante un caso en el que cabría diferir a fase de ejecución la liquidación de la indemnización, en la medida en que su pretensión sólo precisaba una pura operación aritmética para determinar el importe de la condena.

Basta, sin embargo, con leer los términos del punto nº 8 del suplico de condena que se contenía en la demanda, que ha sido literalmente reproducido en los antecedentes de hecho de la presente resolución, para comprender que el alegato de la parte demandante-apelante no se compadece con la realidad.

El artículo 219 de la LEC estableció, con la entrada en vigor de la Ley 1/2000, un régimen muy restrictivo para las reclamaciones dinerarias, exigiendo un alto grado de concreción y determinación del importe de la condena que se pretendía, a fin de poner coto a la práctica forense de no cuantificar el importe de la reclamación de modo que su determinación quedase para ejecución de sentencia El artículo 219 de la LEC ofrece tres alternativas al demandante; 1º) cuantificar de modo exacto en la demanda el importe que se reclama; 2º) fijar las bases para la determinación de tal cantidad mediante una pura operación aritmética (lo que supondrá explicitar el polinomio o fórmula matemática que deberá aplicarse por el juzgador); y 3º) plantear en la demanda una petición de condena en la que ya se manifieste que se reservan para un pleito posterior los problemas de liquidación de cantidad.

La demandante no se ciñó, sin embargo, a ninguna de tales posibilidades, siendo ella, y no el juzgador, la que infringió el mandato del artículo 219 de la LEC . Es más, el pronunciamiento del juzgado efectúa una aplicación sumamente flexible del mencionado precepto legal, en el entendimiento de que así debía hacerlo para tratar de dispensar el mayor grado de tutela posible, dentro de los márgenes del respeto a las garantías procesales, a los derechos de la parte actora, pese a las pocas facilidades que ésta le brindaba al respecto. Es por ello que el recurso no puede sino estimarse como absolutamente injustificado.

NOVENO.- La parte demandante considera que el juzgador cometió una infracción de los artículos 43.5 y 43.3 de la Ley de Marcas . Entiende la apelante que al haber aplicado el juzgador el 1 % que se contempla en el precepto citado en primer lugar a la facturación correspondiente a un solo cliente (ACCIONA-Transmediterránea) estaría excluyendo la referente a otros y además estaría ignorando la especial consideración que merecería en materia indemnizatoria la infracción de su marca, a la que asigna la consideración de notoria.

Sin embargo, conforme al artículo 8 de la Ley de Marcas , la marca será notoria cuando sea generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinen los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca, ya sea por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico del uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa. Por su parte, en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se ha adoptado la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, que fue aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI en la 34ª sesión de reuniones celebrada los días 20 a 29 de septiembre de 1999. Con ello se culminaron una serie de iniciativas tendentes, como ha puesto de relieve la doctrina especializada y hemos explicado en ocasiones precedentes ( sentencias de la sección 28ª de la AP de Madrid de 8 de febrero de 2007 , 10 de julio de 2009 y 20 de noviembre de 2009 ), a proporcionar a los países adheridos al ADPIC pautas relativas a la aplicación del apartado 3 del artículo 16. Pese a su expreso carácter orientativo, no vinculante, contiene interesantes elementos ilustrativos que ayudan a acometer la siempre delicada tarea de evaluar la notoriedad o renombre de las marcas, conceptos ambos que se integran en el de marcas notoriamente conocidas que utiliza la Recomendación (aunque en la normativa española la marca renombrada exigiría el plus de que fuese conocida por el público en general y no sólo por el sector pertinente del público) y que incluye entre sus pautas las siguientes:

1.- El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público.

2.- La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca.

3.- La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca.

4.- La duración y el alcance geográfico de cualquier registro, o cualquier solicitud de registro de la marca en la medida que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca.

5.- La constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido declarada como notoriamente conocida por las autoridades competentes.

6.- El valor asociado a la marca.

Pues bien, barajando tales criterios, es difícil que podamos admitir la asignación de notoriedad que se nos alega por la recurrente, pues nos encontramos con que: a) no figura en autos el volumen de ventas de la entidad demandante conseguido con los productos identificados con la marca; b) no se ha acreditado el esfuerzo publicitario que haya podido realizarse por la demandante en promocionar su marca; c) pese a reconocer que se trata de un sector especializado, no nos consta cuál fuese el grado de reconocimiento por el público destinatario de la misma; y d) no figura tampoco en autos información objetiva proporcionada por organismos oficiales que pudiera avalar el reconocimiento de la notoriedad a la marca.

Que la demandante haya aportado un folleto de su propia empresa, en el que figura, lógicamente, su marca, y que conste la realización de algunas facturaciones con ella resultan elementos de prueba claramente insuficientes para suplir las deficiencias antes puestas de manifiesto, pues no basta para sustituir lo que debería haber sido el modo y los medios adecuados para acreditar la notoriedad de una marca, es decir, poner de manifiesto, de modo objetivo, su general conocimiento por el sector del público al que se destinan los correspondientes productos o servicios que son distinguidos por aquélla (esfuerzo probatorio que debió realizarse por muy específico que lo sea el sector comercial de que se trate, sin perjuicio de que ese dato pudiera además ser tomado en cuenta). De contentarse este tribunal con lo demostrado por la parte actora tendría que asignar prácticamente a cualquier marca la condición de notoria por el mero hecho de que se hubiera utilizado la misma en un sector empresarial determinado, lo que obviamente no bastaría para ser acreedora al juicio de notoriedad. Si es que las marcas de la demandante lo fuesen, lo cierto es que ésta no se ha tomado la molestia de acreditarlo con suficiente rigor, por lo que la invocación de la notoriedad que menciona el artículo 43.3 de la Ley de Marcas , como elemento para influir en la asignación de la indemnización por infracción marcaria, está fuera de lugar en el presente caso.

Por otro lado, es cierto que el artículo 43.5 de la Ley de Marcas contempla el derecho del titular de la marca a obtener, en todo caso, una indemnización del 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados, sin necesidad de tener que probar que ello se corresponde precisamente con los daños y perjuicios que aquél haya sufrido; obviamente si demostrase que éstos son superiores tendría derecho a esa cifra más alta. Ahora bien, la previsión de tal ventaja probatoria a favor de la parte demandante no le releva de la obligación de volcar en autos la información precisa para poder traducir a una cifra concreta el porcentaje al que se refiere la ley (mediante exhibición de documentación contable de la demandada, dictamen pericial o cualquier otro medio probatorio idóneo al efecto). Lo que no cabe, como ya hemos explicado, es invocar simplemente dicho precepto para tratar de justificar a ultranza la inconcreción de la reclamación económica en los términos exigidos por el artículo 219 de la LEC .

Examinadas las circunstancias de este caso constatamos que no se trata de que el juzgador haya querido discriminar entre unos u otros clientes de la parte demandada para fijar la indemnización, sino que se ha atenido al único dato constado en autos que le permitía sentar unas bases concretas para tratar de cuantificar la que debía otorgar en la sentencia, como era el relativo a la facturación correspondiente a un determinado cliente con relación al producto ilícitamente marcado. De ahí que el fallo judicial se remitiese a ello. Carece, por tanto, de razón objetiva la recurrente para quejarse de tal decisión.

DÉCIMO.- La parte demandante considera que el juzgador incurrió en una infracción de los artículos 426.6 y 429.1 de la LEC , porque debería haber sido requerida en el acto de la audiencia previa, y no en el del juicio, tanto para la concreción de la indemnización como para que supliera la insuficiencia probatoria que el juez pudiera haber detectado al respecto.

El discurso de la apelante resulta ciertamente paradójico, cuando no perverso, pues propone un entendimiento de la normativa procesal conforme a la cual, a su entender, las transgresiones procesales de la parte deberían ser automáticamente atribuidas al juzgador por no haberle corregido en su equivocada estrategia procesal. No resulta admisible, sin embargo, un alegato de ese tipo, que pretende subvertir el principio dispositivo y el de justicia rogada que rigen en el proceso civil. A quien incumbe la carga de fijar el quantum de su reclamación es a la parte demandante ( artículo 219 de la LEC ), como también la de aportar las pruebas que demuestren la entidad de los daños y perjuicios cuyo resarcimiento se pretenda ( artículo 217.2 de la LEC ). Ninguno de los dos preceptos de la LEC alegados en el recurso (artículos 426.6 y 429.1 ) proporciona una excusa para que la parte demandante dejase de cumplir con tales cargas procesales. En ambos casos se hace referencia a meras facultades de signo aclaratorio, que no a obligaciones del juzgador, al que no le incumbe suplir lo que no hizo por su propia iniciativa la parte a la que correspondía atender el cumplimiento de una determinada carga procesal (bien la de cuantificar su reclamación indemnizatoria o bien la de proponer la prueba necesaria para acreditar los daños y perjuicios padecidos). Con todo, el juez solicitó en el acto del juicio a la parte demandante que concretase la cifra reclamada y señalase las pruebas que avalarían tal reclamación y su defensa letrada no fue capaz ni de lo uno ni de lo otro. Ninguna infracción procesal cometió el juez, que precisamente explicitó su intención de poder fallar sobre lo que se le pedía y finalmente lo hizo en la medida en que, con los datos de los que disponía, le fue posible.

UNDÉCIMO.- Alega, por último, la demandante-apelante, la infracción del artículo 394 de la LEC , ya que no está de acuerdo ni con la decisión de que la codemandada, INGENIERÍA DE CORROSIÓN INCORR SL, no resultase condenada en costas, ni con la imposición en su contra de las ocasionadas al codemandado D. Luis Francisco .

Con respecto al primero de dichos alegatos el juez se ha limitado a aplicar la regla señalada por el legislador para las resoluciones parcialmente estimatorias de una demanda, que según lo previsto en el nº 2 del artículo 394 de la LEC corresponderán a cada parte las causadas a su instancia y las comunes por mitad. Sólo en el caso de que se hubiese apreciado que se había litigado con temeridad por alguna de las partes se hubiese podido justificar una condena en costas para la parte demandada. Pero para poder efectuar tal imputación tendríamos que concluir, como ya hemos explicado antes, que la parte demandada habría litigado sin ningún tipo de fundamento ni razón defendible hasta tal punto que revelase con ello la ausencia de cualquier clase de justificación legítima para su actuación. Tampoco es éste el caso, pues aun estando justificada buena parte de las pretensiones esgrimidas en su contra por la parte actora, algunas de ellas resultaban desmedidas (de ahí que el juzgado no las haya estimado), por lo que estaba en su derecho de combatirlas.

En lo que respecta a la segunda de las alegaciones, hemos de decir que dada la amplitud con la que está configurado el régimen de la legitimación pasiva en materia de infracciones de competencia desleal ( artículo 20 de la LCD , que pasa al artículo 34 con la reforma por Ley 29/2009 ), y ya que conocemos la existencia de algunas opiniones doctrinales y de determinados precedentes en las resoluciones de algunas Audiencias Provinciales que defienden que cabría demandar, en calidad de coautor, al miembro del órgano de administración de una persona jurídica en el que se detectara la condición de tomador de la decisión de que el acto desleal se llevase adelante, aunque no fuese formalmente él quien lo realizase, sino la persona jurídica que representa, debemos conceder a la parte demandante que concurre en el presente caso un margen razonable para la polémica jurídica, aunque nosotros hayamos descartado en el presente caso tal solución. Lo que justifica que pueda estimarse la causa de excepción al principio del vencimiento objetivo que contempla el nº 1 del artículo 394 de la LEC al aludir a la apreciación de "dudas de derecho" por el tribunal y, en consecuencia, que no proceda efectuar expresa imposición a la demandante de las costas ocasionadas al codemandado Sr. Luis Francisco en la primera instancia, en lugar de la condena que había sido decidida en la resolución apelada.

DUODÉCIMO.- La estimación, siquiera parcial, del recurso planteado por la parte demandante supone la no imposición de las costas derivadas de dicha apelación, tal como se prevé en el nº 2 del artículo 398 de la LEC .

En cambio, la desestimación del recurso de la parte demandada supone que deban serle impuestas las costas que con ello haya derivado a la contraparte, según se desprende del nº 1 del artículo 398 de la LEC

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal pronuncia el siguiente

Fallo

Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de EUROPEA DE INGENIEROS EN CORROSIÓN SAL contra la sentencia dictada el 7 de enero de 2010 por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid en el juicio ordinario nº 382/2007 del que este rollo dimana, por lo que revocamos en parte dicha resolución, con las siguientes consecuencias:

a) revocamos el pronunciamiento en costas relativo al codemandado D. Luis Francisco , no procediendo efectuar expresa imposición de las ocasionadas al mismo en la primera instancia;

b) confirmamos los restantes pronunciamientos de la sentencia de primera instancia; y

c) declaramos que no procede efectuar expresa imposición de las costas derivadas de esta apelación.

Y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de INGENIERÍA DE CORROSIÓN INCORR SL contra la mencionada sentencia, por lo que imponemos a dicha parte apelante las costas ocasionadas con su recurso.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.