Sentencia Civil Nº 174/2016, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 90/2016 de 23 de Junio de 2016

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCION OCTAVA

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNION EUROPEA

ROLLO DE SALA N.º 90 (C 6) 16.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 534/14

JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA n.º 2.

SENTENCIA NÚM.174/16

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a 23 de junio del año dos mil dieciséis.

El Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea, situado en Alicante e integrado orgánicamente en la Sección Octava de su Audiencia Provincial, estando integrado por los Magistrados antes expresados, ha visto los presentes autos, derivados del procedimiento referido, seguidos en el Juzgado n.º 2 de Marcas de la Unión Europea; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por D. Maximino , apelante por tanto en esta alzada, interviniendo con su Procuradora D.ª FRANCISCA CABALLERO CABALLERO, con la dirección letrada de D. JUAN CARLOS GRACERÁN DE FRUTOS; siendo la parte apelada JOSPER, SA, actuando con su Procurador D. VICENTE MIRALLES MORERA, con la dirección letrada de D. DANIEL GABARRE ARMENGOL y D. IGNACIO VALDELOMAR SERRANO.

Antecedentes

PRIMERO.-En los autos referidos, del Juzgado n.º 2 de Marcas de la Unión Europea, se dictó Sentencia, de fecha 27 de noviembre del 2015, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:'Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por el Procurador don Vicente Miralles Morera en nombre y representación de JOSPER, S.A., CONTRA d. Maximino y en consecuencia:

A) Declaro:

1) Que el uso del signo 'JOSPER' utilizado por la demanda en sus páginas web www.vulcanogres.comy Y www.vulcanogres.es así como en internet, constituye un uso no autorizado e infracción de la marca notoria 'JOSPEL' protegida como Marca Internacional que designa la Comunidad Européa nº 0962443 y como Marca Española nº 2795515.

2)Que el uso por la demandada en su página web www.vulcanogres.com y www.vulcanogres.es de los elementos de la página web y catálogos JOSPER. S.A., así como los enlaces efectuados desde la página web www.vulcanogres.com y www.vulcanogres.escon la página web de JOSPER, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual de JOSEPER, S.A..

3) Que los anuncios publicados en la página web www.solostocks.com y www.milanuncios.com que aparecen en el Acta Notarial de 165 de mayo de 2013 y la comparativa que se efectúa en la página web www.vulcanogres.com y www.vulcanogres.esque aparecen en la referida Acta Nortarial, constituyen catos de competencia desleal y publicidad ilícita.

4)Que las comunicaciones efectuadas por el demandado a los clientes y distribuidores de acuerdo con lo establecido en el Fundamento de derecho Sexto, constituyen actos de competencia desleal.

Y, en consecuencia, que se condene a la demandada:

1) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2) A cesar y abstenerse en el futuro, en el uso de la marca notoria 'JOSPER' de JOSPER S.A. en cualquier documento y/o anuncio o campaña publicitaria, incluyendo las realizadas a través de internet.

3) A abstenerse, y en su caso a cesar, en la realización de los actos de competencia desleal y publicidad ilícita, relacionados en los epígrafes 1.3 y 1.4 del petitum de la demanda.

4) A abstenerse, y en su caso cesar en el uso no autorizado de cualquier elemento de los catálogos y/o página web de JOSPER, S.A. , así como en el enlace con la página web de JOSPER, S.A. yo los contenidos de la misma.

5) A indemnizar a JOSEPER, S.A. por la infracción de sus Marcas en cuantía que se determine de acuerdo con los establecido en el Fundamento de Derecho Séptimo de la presente.

6) A pago de las costas procesales.'

SEGUNDO.-Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 11 / 5 / 16, en que tuvo lugar.

TERCERO.-En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido a la complejidad del asunto.

Fundamentos

PRIMERO.-

La sentencia dictada en primera instancia ha estimado la demanda, al considerar que la actuación del demandado (que más adelante se detallará) constituye violación de las marcas titularidad de la demandante, infracción de sus derechos de propiedad intelectual y actos de competencia desleal y de publicidad ilícita.

Frente a dicha decisión de alza el demandado, reiterando en su recurso, como causas de impugnación, las alegaciones vertidas en la primera instancia.

La parte demandante es titular de varias marcas (española, internacional y comunitaria -en la actualidad, marca de la Unión Europea-), todas ellas denominativas, 'JOSPER', registradas para aparatos de cocción, especialmente cocinas y hornos, que se comercializan con ellas. La sentencia recurrida considera que tales marcas son notorias, aspecto no controvertido en esta alzada.

SEGUNDO. Sobre los hechos que sustentan las distintas infracciones.-

La sentencia dictada en primera instancia ha considerado la infracción de la marca notoria titularidad de la demandante (con cita, incorrecta, de los arts. 9.1.a del Reglamento de Marca Comunitaria -hoy Reglamento de Marcas de la Unión Europea- y 34.2.a LM, porque, al ser notorias las marcas, los preceptos de aplicación serían los arts. 9.1.c RMC y art. 34.2.c LM ), en base a los siguientes hechos (fundamento de derecho segundo):

1º) El demandado ha utilizado la marca JOSPER en dos páginas web cuyo dominio ostenta (www.vulcanogres.com y www.vulcanogres.es), así como en anuncios publicados en otras páginas de internet;

2º) Al introducir la marca JOSPER en esos anuncios, el demandado consigue que el motor de búsqueda GOOGLE arroje, dentro de sus primeros resultados, la página www.milanuncios.com y que, de ese modo, el internauta pueda ver el anuncio en que se asocia la marca JOSPER y VULCANO GRES;

3º) En el anuncio publicado en www.solostock.com se afirma que el horno VULCANO GRES es similar al horno JOSPER.

Se añade, en el fundamento cuarto, y como sustento jurídico de la violación marcaria, que el demandado podía informar de las características de su producto sin necesidad de acudir a la marca ajena JOSPER, existiendo un aprovechamiento indebido del prestigio, notoriedad, calidad y publicidad de dicha marca, para hacer su producto más competitivo.

Conviene, antes de seguir adelante, que este Tribunal fije, con mayor precisión, la forma en que el demandado ha usado en internet la marca ajena JOSPER, a la vista de la prueba practicada.

El demandado es titular de dos nombres de dominio: www.vulcanogres.com y www.vulcanogres.es; páginas en las que se anuncian hornos de la empresa VULCANO GRES.

Según el acta notarial acompañada como documento número 17 de la demanda, escribiendo 'vulcanogres' en el buscador de google, el primer resultado que aparece es www.vulcanogres.com. Entrando en esta página web, se puede acceder al apartado 'Hornos Brasa', en el que existe un amplio contenido: se describen los hornos brasa Vulcano, con sus principales características, así como de los extras y accesorios que se pueden aplicar, incluyendo la posibilidad de pedir un presupuesto para tener un horno a medida, sobre tres modelos base. Al final de la página aparece una 'Comparativa de hornos brasa actualmente en el mercado: Josper y Movilfrit'.Hornos JOSPER: (Página principal: htpp//www.josper.es, Catálogo hornos: htpp//www.josper.es/uploads/pdf/en/selection_oven.pdf)'. A continuación, una descripción de seis modelos de hornos de Josper, con sus fotografías. Respecto de los hornos MOVILFRIT, igualmente existen enlaces a sus páginas web, y cinco hornos con su descripción básica y fotografías.

Se incluye, a continuación, una fotografía que obra en el folio 8 de la demanda:
Para ver la imagenpulse aquí.

Según resulta del acta mencionada, escribiendo 'horno brasa josper' en el buscador google, aparece un resultado titulado 'MIL ANUNCIOS.COM - Anuncios de hornos Josper hornos Josper'. En uno de los anuncios aparece el título 'HORNO BRASA VULCANO. CHARCOAL OVEN JOSPER' (charcoal oven se traduce al español como 'horno brasa o de carbón', según se dice en la demanda y no se niega de contrario), y se indica que se fabrican y venden hornos brasa Vulcano (4.835 €) y se vende horno brasa Josper (8.059 €), ' visite nuestra web www. Vulcanogres.es'. También se incluyen fotografías del horno Vulcano. En datos de contacto, el nombre del demandado y un teléfono.

El anuncio es el siguiente (fotografía del folio 11 de la demanda):
Para ver la imagenpulse aquí.

Escribiendo 'solostock.com' en el buscador google, el primer resultado es la web www.solostock.com', a la que se puede acceder. En 'buscar productos' se introducen las palabras 'hornos brasa' y el primer resultado es 'Hornos brasa vulcano (similar a hornos de brasa Josper)', en que se contiene una descripción de los hornos Vulcano.

El anuncio es el siguiente (folio 11 de la demanda):
Para ver la imagenpulse aquí.

TERCERO. Inexistencia de infracción marcaria por riesgo de confusión.-

Hemos dicho que la sentencia recurrida considera que los hechos anteriormente relatados constituyen infracción de las marcas notorias de la demandante, por cuanto, se razona, no es necesario utilizar una marca ajena para comercializar un producto propio, existiendo un aprovechamiento indebido del prestigio, notoriedad, calidad y publicidad de la misma para hacer su producto más competitivo.

Como bien se advierte en la demanda, el caso que se plantea no es de utilización por el demandado del servicio de referenciación 'adwords', de google, sino del empleo de la marca JOSPER en el 'interior' de las páginas web y en anuncios citados, lo que supondría (folios 6 y 7 de la demanda) 'confusión en el mercado, así como un manifiesto aprovechamiento indebido de la notoriedad y reputación' de dicha marca.

Este Tribunal, con parecer discrepante del mantenido en la instancia, no considera que los hechos descritos constituyan infracción marcaria, por las razones que se dirán.

En primer lugar, y si de infracción basada en el riesgo de confusión habláramos ( arts. 34.2.b LM -'El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca'- y art. 9.1.b RMC -'La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca'-) no consideramos que exista dicho riesgo, pues la forma en que se ha utilizado la marca ajena no acarrea peligro alguno de que el público pueda creer ( Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) que los productos VULCANO proceden de la empresa JOSPER, o que ambas empresas se encuentren vinculadas económicamente. El contenido de las páginas web vulcano gres menciona la marca JOSPER desde un absoluto respeto a su origen empresarial, hasta el punto de que contiene sendos enlaces a páginas webs oficiales de dicha empresa competidora. A la vista de ello, no es posible considerar que los hornos VULCANO sean fabricados o provengan de JOSPER; más bien, al contrario, el internauta que acceda a dichas páginas (internauta -y ello es relevante- que habrá accedido a ellas de modo absolutamente consciente, buscando los productos VULCANO, pues la marca JOSPER no se ha utilizado como metatag o contratado en el servicio adwords) lo habrá hecho conociendo el origen empresarial de los productos VULCANO, y ya, navegando en su interior, habrá visto la comparativa con otros hornos brasa que competidores (JOSPER y MOVILFRIT) comercializan en el mercado. El origen empresarial está debidamente protegido, pues el diseño de la página, separando nítidamente unos hornos de otros, permite al público conocer sin género de dudas ante qué horno se encuentra, sin que se sugiera conexión o vínculo empresarial alguno entre ellos.

Tampoco, por razones análogas, los anuncios publicados en milanuncios (en éste, incluso, se diferencia entre el horno VULCANO -'fabricación y venta'- y JOSPER -'venta'-) o solostock producen riesgo de confusión.

CUARTO. Inexistencia de infracción de marca notoria.-

No se discute en esta alzada que las marcas titularidad de la parte actora son notorias.

La protección de las marcas notorias se funda en los arts. 34.2.c LM y 9.1.c RMC, en cuya virtud 'el titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos'.

Aun cuando la dicción literal del citado precepto pudiera insinuar que la protección se dispensa tan solo cuando el signo se utiliza para productos o servicios no similares a aquéllos para los que está registrada la marca, es consolidada la jurisprudencia comunitaria (trasvasable a las marcas nacionales; por todas, sentencia del Tribunal de Justicia, sala segunda, de 6 de octubre de 2009 , en el conocido como Asunto Pago, que remite a la sentencia de 9 de enero de 2003, Davidoff, C 292/00 , Rec. p. I 389, apartados 24 y 25, en relación, concretamente, con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 ) que indica que la protección de las marcas comunitarias renombradas no puede ser menor en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares que en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares.

Por tanto, la protección de una marca notoria puede provenir, ante la ausencia del riesgo de confusión (que, como se ha visto, no se da en el caso que nos ocupa) del uso que implique un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad de la misma.

La sentencia de instancia ha considerado que existe el aprovechamiento indebido de la notoriedad de las marcas JOSPER.

La STJUE de 18 de junio de 2009 (asunto LÂ?Oreal ) contiene interesantes razonamientos sobre los criterios a tener en cuenta para determinar la existencia de un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca ajena: '(41)El concepto de «ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca» -también designado con los términos de «parasitismo» y de «free-riding»- no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre.

(44) Para determinar si del uso del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, ha de procederse a realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos, entre los cuales figuran, concretamente, la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el grado de similitud entre las marcas en conflicto y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate. En relación con la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el Tribunal de Justicia ha declarado con anterioridad que cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de dicha marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción. De la jurisprudencia se desprende asimismo que cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro del signo se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o bien se cause perjuicio a los mismos (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartados 67 a 69).

(49) A este respecto ha de precisarse que, cuando un tercero pretenda aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de un signo similar a ésta para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, debe considerarse que la ventaja obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha marca mediante tal uso es desleal.

(50) A la vista de cuanto precede, ha de responderse a la quinta cuestión que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca, según dicha disposición, no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca o, en términos más generales, para el titular de ésta. El tercero que hace uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre cuando mediante dicho uso intenta aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna'.

En el caso que nos ocupa, no entendemos que la actuación del demandado haya supuesto un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca JOSPER. Las citas de JOSPER en la página web de vulcano son asépticas, con una nítida separación entre los hornos que vende la demandada y los hornos de dos competidores (JOSPER y MOVILFRIT), y está efectuada de un modo que no permite considerar, a nuestro entender, que la imagen o la reputación de JOSPER se proyecten o transmitan a los hornos VULCANO; más bien, al contrario, el enlace a las páginas web oficiales de JOSPER incide en eliminar una intención de aprovechamiento de la notoriedad de esta marca, pareciendo, más bien al contrario, que lo pretendido ha sido mostrar (no olvidemos, a quien conscientemente ha accedido a la página web de VULCANO, interesándose por sus hornos) las cualidades y características del producto propio y facilitarle, en grado sumo, a través de dichos enlaces, la rápida comparación con otros productos similares de la competencia.

El uso de JOSPER en el anuncio publicado en milanuncios tampoco supone aprovechamiento indebido de la notoriedad, en tanto lo que se anunciaba, en puridad, era la fabricación y venta de hornos VULCANO y la venta de hornos JOSPER, que hemos de entender lícita, en tanto no se ha argumentado nada con relación a posibles excepciones al agotamiento de la marca JOSPER. Llama la atención que el recurso de apelación introduzca alegatos no contenidos en la demanda (folio 655 del procedimiento) como que, en el anuncio de milanuncios, el demandado se presenta ante terceros como vendedor y distribuidor de hornos JOSPER, sin que ello sea cierto, pues no forma parte de la red de distribuidores de dicha mercantil. Es claro que la demanda no ha enfocado la cuestión de la infracción de marcas desde la perspectiva de actuaciones que puedan atentar contra un sistema de distribución selectiva (que no se alega que exista), razón por la que, repetimos, a priori, el demandado estaría habilitado para vender hornos JOSPER puestos en el mercado de la Unión por esta empresa, o con su consentimiento, así como a utilizar dicha marca a tal fin.

Por último, y desde la perspectiva marcaria en la que nos encontramos, el anuncio de solostock incluye la mención 'horno de brasa similar JOSPER', que informa de que es un horno parecido, de un competidor, sin que tenga entidad para proyectar sobre el horno VULCANO las bondades del horno JOSPER.

QUINTO. La infracción de derechos de propiedad intelectual.-

La sentencia recurrida ha considerado que existe también infracción de derechos de propiedad intelectual de la actora porque (fundamento de derecho quinto), en la página web de VULCANO, a que nos venimos refiriendo, se han incluido unas fotografías de los hornos JOSPER, de catálogos de ésta, lo que supondría la vulneración del art. 17 LPI ('Derecho exclusivo de explotación y sus modalidades. Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley'). Sin embargo, en el fallo, se contiene un pronunciamiento declarativo incongruente con tales hechos, pues se declara que el uso de la demandada, en sus páginas web, 'de los elementos de la página web y catálogos JOSPER, SA así como los enlaces efectuados (...) con la página web de JOSPER, constituye infracción de los derechos de propiedad intelectual...'.

Obviamente, el hecho de que en la página web de VULCANO se incluyan menciones a la marca JOSPER, así como enlaces a sus página webs, no puede constituir infracción alguna de los derechos de propiedad intelectual de esta mercantil.

Por tanto, la cuestión queda limitada al uso, sin autorización, de las fotografías de hornos JOSPER, incluidas en sus catálogos, en la página web antes citada.

En la regulación de la LPI se puede distinguir un doble sistema de protección para las fotografías, según puedan ser calificadas de obras fotográficas (mencionadas en el art. 10.1.h LPI , y que confieren a su titular los derechos propios del derecho de autor) o de meras fotografías. En el caso que nos ocupa, las fotografías de los hornos son meras fotografías, en ningún caso constituyan una obra fotográfica, entendida ésta como una creación original, artística o científica, propia del autor. A las citadas fotografías (que se han reproducido en un fundamento anterior) les falta originalidad, y suficiente altura creativa, exigencias precisas para que puedan merecer la consideración de obra fotográfica. La protección, por tanto, de las meras fotografías se encuentra en el art. 128 del TRLPI ('De las meras fotografías. Quien realice una fotografía u otra reproducción obtenida por procedimiento análogo a aquélla, cuando ni una ni otra tengan el carácter de obras protegidas en el Libro I, goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública, en los mismos términos reconocidos en la presente Ley a los autores de obras fotográficas'), que las configura como un derecho afín, que confiere a su titular los derechos de explotación previstos en los arts. 17 y ss TRLPI (autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública), pero con un limitación temporal de 25 años.

La inclusión de fotografías del catálogo de JOSPER en la página web del demandado, sin la debida autorización, constituye una infracción de su derecho exclusivo de autorizar su reproducción, sin que nos encontremos ante ningún supuesto encuadrable en los límites que dicha ley prevé y sin que las excusas dadas por aquél (la finalidad comparativa) tengan entidad para excluirla.

Mantendremos, pues, el fallo declarativo, con las modificaciones apuntadas, y el condenatorio correlativo al mismo.

SEXTO. La competencia desleal. Actos de explotación de la reputación ajena.-

La sentencia apelada, y desde la perspectiva de las acciones ejercitadas de competencia desleal, resuelve lo siguiente:

i) No hay actos de comparación, por no cumplir los actos los apartados d ) y e) del art. 10 LCD .

ii) Sí hay explotación de la reputación ajena, ex art. 12 LCD .

iii) Hay inducción a la infracción contractual, art. 14 LCD .

iv) Hay actos de publicidad ilícita, art. 18 LCD , que remite a la LGP.

En lo que respecta a la explotación de la reputación ajena ( art. 12 LCD , que dispone que 'se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado', 'en particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelo», «sistema», «tipo», «clase» y similares'), la reciente STS de 2 de septiembre del 2015 , indica, como rasgos más característicos de este tipo, los siguientes: i) no necesidad de riesgo de confusión o asociación, ni de que el acto sea apto para producir engaño a los consumidores; ii) la finalidad es la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado; iii) es precisa la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere una cierta implantación en el mercado. El término legal 'reputación' comprende los de fama, renombre, crédito, prestigio, goodwill, buen nombre comercial. La carga de la prueba de su existencia incumbe a quien lo afirma y pretende obtener los efectos de la norma en su favor ( art. 217.2 LEC ); iv) la conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito puede ser de contenido variado, apto para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena. Ha de consistir en la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado, y que proporcionan información a los consumidores ( Sentencia 513/2010, de 23 de julio ). El párrafo segundo del art. 12 LCD prevé la utilización de un signo distintivo o de una denominación de origen, y aunque la interpretación de los ilícitos competenciales debe ser restringida, porque la regla es la permisión de la competencia, sin embargo la expresión 'signo', como sostiene la doctrina, debe entenderse en un sentido muy amplio (marca, nombre comercial, etiquetas, envoltorios, etc.), siempre que pueda condensar o indicar la reputación empresarial -industrial, comercial o profesional-.

Como expresa la STS de 11.3.2014 , en línea con lo ya sostenido en la de 1.12.2010: '...la nota genérica de aprovechamiento de lo ajeno explica que en la doctrina y en la práctica se haga hincapié en que el tipo legal sanciona la conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de otro, y recoge la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado ( Sentencia 365/2008, de 19 de mayo )'.

En el caso que nos ocupa, es admitido por la demandada, y existe una profusa documental acreditativa de ello, que el horno fabricado por JOSPER, SA, y comercializado bajo la marca JOSPER, se ha convertido, gracias a su calidad y actividad de dicha mercantil, en un producto de referencia en la restauración, hasta el punto de que son numerosas las alusiones, en cartas de restaurantes, a alimentos cocinados 'al JOSPER', o estilo JOSPER. Ello ha trascendido del ámbito profesional de la restauración a otros relacionados con ella, como el literario y, en general, a los propios consumidores destinatarios de la información, que valoran positivamente la forma de cocinar 'al Josper'.

Desde esta perspectiva, y de los hechos probados contenidos en el hecho segundo de la sentencia recurrida (sentencia que no precisa qué hechos, en concreto, son los que integran este ilícito concurrencial, sin que las partes hayan pedido aclaración alguna), tan sólo el identificado en el apartado c) puede ser considerado como acto de competencia desleal, en la modalidad que nos ocupa ('que en el anuncio de la página web www.solostock.com la demandada afirma que el horno VULCANO GRES es similar al horno JOSPER'). Los otros dos apartados (a y b) se refieren al uso de la marca JOSPER, con actuaciones que no encuentran cabida en el art. 12, pues, en atención a la forma en que se han realizado, no apreciamos explotación de la reputación ajena en el hecho de incluir las referencias al horno JOSPER en el interior de las páginas web cuyo dominio corresponde al demandado ni tampoco en la inclusión en el anuncio de milanuncios.com.

Por esta razón, confirmaremos, parcialmente, la resolución recurrida. Como quiera que la sentencia no concede indemnización alguna por los actos de competencia desleal (véase apartado quinto del fallo condenatorio, 'a indemnizar a JOSPER, SA por la infracción de sus marcas en la cuantía que se determine de acuerdo con lo establecido en el fundamento de derecho séptimo de la presente'), y la otrora demandante no ha impugnado la desestimación de su pretensión indemnizatoria anudada a los actos de competencia desleal (ni siquiera, en su escrito de oposión al recurso planteado de contrario, ha efectuado alegato alguno para el caso de que se dejaran sin efecto los pronunciamientos relativos a la infracción de marcas) ningún pronunciamiento podemos hacer al efecto.

SÉPTIMO. La inducción a la infracción contractual.-

La sentencia recurrida ha considerado que se han producido actos de inducción a la infracción contractual por cuanto la prueba acredita que el demandado contactó con clientes y proveedores de JOSPER y les ofertó sus productos, diciéndoles que el horno VULCANO 'es mejor, mejor construido y más barato que el de JOSPER' (fundamento de derecho sexto, apartado c, con relación al último párrafo del fundamento segundo).

La otrora parte demandante se aquieta con esta decisión, sin solicitar aclaración de ningún tipo.

El art. 14.1 LCD tipifica como acto de competencia desleal 'la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores'. Como razona la STS de 15 de julio del 2013 , 'para que un comportamiento pueda subsumirse en este precepto es necesario que la inducción lo sea en relación con la infracción de un deber contractual básico que alguien (el destinatario de la inducción) tiene con un competidor, con independencia de que la inducción tenga o no éxito y provoque la resolución. Lo que es esencial es que la inducción se ejerza sobre el incumplimiento de deberes contractuales básicos, pues si no es así, carece de relevancia a los efectos del art. 14.1 LC '.

Sin necesidad de amplias disquisiciones, no es típica, desde la óptica del art. 14, la conducta de quien en el mercado ofrece a los interesados su producto diciendo 'que es mejor o más barato' que el de un competidor, aún efectuando una comparativa de los mismos, puesto que ello no supone inducción a infringir ningún tipo de deber contractual básico que aquéllos hayan contraído con dicho competidor.

Como se ha dicho, la sentencia ni siquiera indica qué deber contractual básico se inducía a quebrantar con dicha actuación, que es absolutamente normal, y leal, desde el punto de vista competencial.

Estimaremos, pues, el motivo impugnatorio.

OCTAVO. La publicidad ilícita.-

La sentencia recurrida, con una mera cita genérica a los art. 18 LCD y art. 2 y 3 LGP, brilla, nuevamente, por su escasa precisión cuando considera que hay competencia desleal, por publicidad ilícita, porque '...claramente pueden definirse todos los actos descritos como publicitarios, ya que no constriñe su ámbito a que sean los destinatarios los consumidores, de suerte que procede declarar la deslealtad de la conducta por este motivo'. Desde luego, la sentencia no identifica los actos que constituyen publicidad ilícita, ni la modalidad, pareciendo que considera que todos los que ha estimado como infractores de marca y de competencia desleal también lo son.

En el suplico de la demanda (apartado 1.3) se entienden que constituye publicidad ilícita: 1º) los anuncios publicados en milanuncios y solosctocks; 2º) la comparativa que se efectúa en las dos páginas web vulcanogres.

Los preceptos invocados en la demanda, con relación a las acciones por competencia desleal y publicidad ilícita ( apartado III de los fundamentos de derecho) fueron los arts. 9 , 10 , 12 14 LCD y art. 3 LGP. El único de tales preceptos que se refiere a la publicidad es el art. 10, actos de comparación, cuando alude a la publicidad comparativa. No es dable, por incongruencia, analizar el encaje de los hechos en preceptos no invocados, como por ejemplo el art. 20.

Pues bien, claro es que no existe publicidad comparativa alguna en los anuncios publicados en milanuncios y solostocks.

Y, respecto de la publicidad comparativa que se hace en la página de vulganogres, tampoco concurren los requisitos establecidos en el art. 10 LCD . Recordemos que el precepto, bajo la rúbrica 'actos de comparación', dispone que 'La comparación pública, incluida la publicidad comparativa, mediante una alusión explícita o implícita a un competidor estará permitida si cumple los siguientes requisitos:

a) Los bienes o servicios comparados habrán de tener la misma finalidad o satisfacer las mismas necesidades.

b) La comparación se realizará de modo objetivo entre una o más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de los bienes o servicios, entre las cuales podrá incluirse el precio.

c) En el supuesto de productos amparados por una denominación de origen o indicación geográfica, denominación específica o especialidad tradicional garantizada, la comparación sólo podrá efectuarse con otros productos de la misma denominación.

d) No podrán presentarse bienes o servicios como imitaciones o réplicas de otros a los que se aplique una marca o nombre comercial protegido.

e) La comparación no podrá contravenir lo establecido por los artículos 5, 7, 9, 12 y 20 en materia de actos de engaño, denigración y explotación de la reputación ajena'.

En el caso que nos ocupa, en puridad no existe una comparación entre los hornos VULCANO y JOSPER, sino que la comparativa se hacía entre los hornos VULCANO y MOVILFRIT. Admitiendo que la comparativa no fuera explícita sino implícita (pues las referencias a esos otros hornos de la competencia, y a sus características, así como los enlaces a sus páginas webs oficiales se contenían en la misma página donde se hacía publicidad a los hornos VULCANO, a continuación de ésta), se comprueba, al entender del Tribunal, que dadas las circunstancias en que se produjo, satisface los requisitos legales de admisibilidad, pues: i) se trata de bienes -hornos- que tienen una misma finalidad; ii) la comparación, aún implícita como hemos dicho, se realiza de modo harto objetivo, pues se contienen enlaces a las páginas web, oficiales, de la competidora, lo que permite realizar aquélla de forma completa, en lo que interese, sobre las características esenciales de los hornos; iii) los hornos VULCANO no se presentan como imitaciones o réplicas de los hornos JOSPER, sino simplemente como competidores en la gama de hornos brasa; iv) la comparación, en los términos apuntados, tampoco contraviene lo establecido por los artículos 5, 7, 9, 12 y 20 en materia de actos de engaño, denigración y explotación de la reputación ajena.

NOVENO.-

En materia de costas será de aplicación el art. 398.2, que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes. En cuanto a las costas de la primera instancia, de conformidad con el art. 394.1, dada la estimación parcial de la demanda, no se impondrán a ninguna de ellas.

De conformidad con la D.A. 15ª.8 LOPJ , en caso de estimación total o parcial del recurso, procederá la devolución de la totalidad del depósito constituido por la parte para poder interponerlo.

DÉCIMO.-

La presente sentencia no es firme y podrá interponerse contra ella, ante este tribunal, recurso de casación (bien porque la cuantía del proceso exceda de 600.000 € - art.477.2.2º;LEC -, bien porque se considere que su resolución puede presentar interés casacional) - art. 477.2.3º LEC ) y, en su caso, también, y conjuntamente, recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, del/los que conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Al tiempo de la interposición de dicho/s recurso/s deberá acreditarse la constitución del DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 €, por cada uno de ellos, que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER y el ingreso de las TASAS legales correspondientes en el Tesoro Público, advirtiéndose que sin la acreditación de la constitución del depósito indicado no será/n admitido/s.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de Marcas de la Unión Europea.

Fallo

FALLAMOS:Que conestimación parcialdel recurso de apelación interpuesto por la representación de D. Maximino contra la sentencia dictada por el Juzgado n.º 2 de Marcas de la Unión Europea, de fecha 27 de noviembre del 2015, en los autos de juicio ordinario n.º 534 / 15,debemos revocar yrevocamos dicha resoluciónen el sentido de declarar que la estimación de la demanda interpuesta en su contra por JOSPER, SA es parcial y de mantener, únicamente, los siguientes dos pronunciamientos declarativos: la declaración de que la inclusión de fotografías de los hornos brasa JOSPER en las páginas web titularidad del demandado, www.vulcanogres.com y www.vulcanogres.es, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual de JOSPER, SA, y declaración de que la referencia contenida en el anuncio publicado en la página web de solostock, en el sentido de queel horno VULCANO GRES es similar al horno JOSPER,es un acto de competencia desleal; manteniendo, igualmente, los pronunciamientos de condena de los apartados 1, 2, 3 y 4, con relación al cese de las dos conductas referidas y al deber de abstenerse, en el futuro, de realizarlas; sin hacer en ninguna de las instancias expreso pronunciamiento sobre costas.

Procédase a la devolución de la totalidad del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido total o parcialmente estimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN:Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.