Sentencia Civil Nº 175/2014, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 679/2012 de 30 de Mayo de 2014

Encabezamiento

N.I.G.: 28.079.00.2-2012/0012763

Rollo de apelación nº 679/2012

Materia: Marcas

Órgano judicial de procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid

Autos de origen: Juicio ordinario nº 271/2005

Parte apelante: D. Celestino y Dª Evangelina

Procurador/a: D. Santiago Tesorero Díaz

Letrado/a: D. Jorge Ramos Rubio

Parte apelada: REALIZAR EVENTOS ESPECIALES, S.L.U.

Procurador/a: D. Ángel Rojas Santos

Letrado/a: D. Emilio López

SENTENCIA Nº 175/2014

En Madrid, a 30 de mayo de 2014.

En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Alberto Arribas Hernández y D. Pedro María Gómez Sánchez, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 679/2012, los autos del procedimiento nº 271/2005, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid.

Las partes han actuado representadas y con la asistencia de los profesionales identificados en el encabezamiento de la presente resolución.

Antecedentes

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada por el procurador D. Ángel Rojas Santos, en representación de REALIZAR EVENTOS ESPECIALES, S.L.U. contra D. Celestino , posteriormente ampliada contra Dª Evangelina , cuyo suplico quedó conformado definitivamente, tras la ampliación, con los siguientes pedimentos:

'A.- Se declare:

a) Que REALIZAR EVENTOS ESPECIALES, S.L.U. es titular de las marcas nacionales núms. 1.800.032 y 1.800.033 para la denominación 'INTER GLOBO', núm. 2.463.110 'REE REALIZAR EVENTOS ESPECIALES', núms. 2.546.132 y 2.544.820 para la denominación 'EVENTOS ESPECIALES' y nº 2.568.155 'INTER GLOBO' sobre las que tiene un derecho exclusivo y excluyente a la utilizacion de las mismas para los productos y servicios para las que han sido solicitadas.

b) Que el registro de la marca 2.507.364 para la denominación 'AGLOBO' (mixta) es incompatible con las marcas anteriormente inscritas para la denominación 'INTER GLOBO', y en consecuencia se declare su nulidad, ordenándose la cancelación registral de la misma mediante la remisión del correspondiente oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

c) Que el uso que viene haciendo la parte demandada de la denominación 'EVENTOS ESPECIALES' como marca constituye una infracción de un derecho de exclusiva derivado del registro de las marcas núm. 2.463.110 'REE REALIZAR EVENTOS ESPECIALES' y núms. 2.544.820 y 2.546.132 'EVENTOS ESPECIALES'.

d) Que la parte demandada ha cometido actos de competencia desleal contra REALIZAR EVENTOS ESPECIALES, S.L.U., tanto por el registro y utilización de los nombres de dominio eventosespeciales.net y eventosespeciales.com y el uso que de la denominación 'EVENTOS ESPECIALES' viene haciendo como marca, como por la inscripción como marca de la denominación 'AGLOBO', sin olvidar el empleo como enlace para acceder a su página web de la marca de mi representada 'INTERGLOBO'.

B.- Se condene:

a) A D. Celestino a estar y pasar por todas las declaraciones anteriores. A Dº Evangelina a estar y pasr por las declaraciones a), c) y d) anteriores.

estar y pasar por las declaraciones anteriores.

b) A D. Celestino y a Dª Evangelina a cesar de inmediato y abstenerse en el futuro de toda forma de utilización de la marca 'EVENTOS ESPECIALES' en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio.

c) A D. Celestino a cancelar los nombres de dominio eventosespeciales.net y eventosespeciales.com.

d) A D. Celestino y a Dª Evangelina a abstenerse de cualquier uso de la marca 2.507.364 'AGLOBO', así como a comunicar a todos sus clientes dicha cesación y las razones existentes para ello.

e) A D. Celestino y a Dª Evangelina a retirar del tráfico económico todos los documentos o material publicitario donde se encuentren incorporados los distintivos 'EVENTOS ESPECIALES' y 'AGLOBO'.

f) A D. Celestino y a Dª Evangelina a cesar de inmediato y abstenerse en el futuro de toda utilización o registro de las denominaciones 'EVENTOS ESPECIALES' y/o 'INTER GLOBO' ya sea en concepto de marca, nombre comercial, nombre de dominio o razón social.

g) A D. Celestino y a Dª Evangelina a indemnizar a REALIZAR EVENTOS ESPECIALES, S.L.U. al mínimo establecido por la Ley 17/2001, de Marcas del uno por ciento sobre la cifra de negocio realizada por la parte demandada desde el inicio de su actividad hasta la completa ejecución de sentencia.

h) A D. Celestino y a Dª Evangelina al resarcimiento de los daños y perjuicios causados por los actos de competencia desleal que se contrae a la publicación de la sentencia que en su día se dicte en dos diarios de tirada nacional EL PAÍS y ABC, todo ello a costa de la parte demandada.

i) A D. Celestino y a Dª Evangelina al pago de las costas procesales, con expresa mención de su temeridad y mala fe'.

SEGUNDO.- En sus contestaciones, contestes, D. Celestino y Dª Evangelina terminaban solicitando una sentencia desestimatoria de la totalidad de las pretensiones formuladas de contrario, con imposición de las costas a la parte actora.

TERCERO.- D. Celestino y a Dª Evangelina formularon demanda reconvencional en solicitud de sentencia por la que: 'a) Declare la genericidad de la expresión REALIZAR EVENTOS ESPECIALES contenida en el registro de marca nº 2.463.110 REE REALIZAR EVENTOS ESPECIALES; y b) Declare asimismo la nulidad de los registros de marca nº 2.544.820 EVENTOS ESPECIALES y 2.546.132 EVENTOS ESPECIALES, imponiendo el pago de las costas de la parte actora'.

CUARTO.- En su contestación a la demanda reconvencional, REALIZAR EVENTOS ESPECIALES, S.L.U. terminaba solicitando una sentencia desestimatoria de todos los pedimentos contenidos en aquella y la imposición de costas a la parte contraria.

QUINTO.- Seguido el juicio por sus trámites, el Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia, fechada el 3 de noviembre de 2010 , con el siguiente fallo:

'1.- ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda principal interpuesta por REALIZAR EVENTOS ESPECIALES, S.L.U., contra D. Celestino y a Dª Evangelina , y, en su consecuencia:

1.1. DECLARAR que REALIZAR EVENTOS ESPECIALES, S.L.U. es titular de las marcas nacionales núms. 1.800.032 y 1.800.033 para la denominación 'INTER GLOBO', núm. 2.463.110 'REE REALIZAR EVENTOS ESPECIALES', núms. 2.546.132 y 2.544.820 para la denominación 'EVENTOS ESPECIALES' y nº 2.568.155 'INTER GLOBO' sobre las que tiene un derecho exclusivo y excluyente a la utilizacion de las mismas para los productos y servicios para las que han sido solicitadas.

1.2. DECLARAR la NULIDAD de la marca 2.507.364 para la denominación 'AGLOBO' (mixta). Firme que sea este pronunciamiento, comuníquese a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda a la cancelación de la inscripción del registro y a su publicación en el 'Boletín Oficial de la Propiedad Industrial'.

1.3. DECLARAR que el uso que viene haciendo la parte demandada de la denominación 'EVENTOS ESPECIALES' como marca constituye una infracción de un derecho de exclusiva derivado del registro de las marcas núm. 2.463.110 'REE REALIZAR EVENTOS ESPECIALES' y núms. 2.544.820 y 2.546.132 'EVENTOS ESPECIALES'.

1.4. CONDENAR a D. Celestino a estar y pasar por todas las declaraciones anteriores. A Dº Evangelina a estar y pasar por las declaraciones 1.1 y 1.3 anteriores.

1.5. CONDENAR a D. Celestino y a Dª Evangelina a cesar de inmediato y abstenerse en el futuro de toda forma de utilización de la marca 'EVENTOS ESPECIALES' en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio.

1.6. CONDENAR a D. Celestino a cancelar los nombres de dominio eventosespeciales.net y eventosespeciales.com.

1.7. CONDENAR D. Celestino y a Dª Evangelina a abstenerse de cualquier uso de la marca 2.507.364 'AGLOBO'.

1.8. CONDENAR a D. Celestino y a Dª Evangelina a retirar del tráfico económico todos los documentos o material publicitario donde se encuentren incorporados los distintivos 'EVENTOS ESPECIALES' y 'AGLOBO'.

1.9. CONDENAR a D. Celestino y a Dª Evangelina a cesar de inmediato y abstenerse en el futuro de toda utilización o registro de las denominaciones 'EVENTOS ESPECIALES' y/o 'INTER GLOBO' ya sea en concepto de marca, nombre comercial, nombre de dominio o razón social.

1.10. CONDENAR a D. Celestino y a Dª Evangelina a indemnizar a REALIZAR EVENTOS ESPECIALES, S.L.U. con el uno por ciento sobre la cifra de negocio realizada por la parte demandada desde el inicio de su actividad hasta la completa ejecución de sentencia.

2. DESESTIMAR la demanda reconvencional interpuesta por Don Celestino y Doña Evangelina contra REALIZAR EVENTOS ESPECIALES, S.L.U., y en su consecuencia, ABSOLVER a la entidad demandada reconvencional de las peticiones deducidas en su contra.

3. CONDENAR a Don Celestino y a Doña Evangelina al pago de las costas, tanto de las relativas a la demanda principal, con expresa declaración de su temeridad, como de las relativas a la demanda reconvencional'.

SEXTO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes, por la representación de D. Celestino y Dª Evangelina se interpuso recurso de apelación, que tramitado en legal forma, con oposicion de REALIZAR EVENTOS ESPECIALES, S.L.U., ha dado lugar a la formación del presente rollo. La deliberación, votación y fallo del asunto ha tenido lugar el 29 de mayo de 2014.

SEXTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Ángel Galgo Peco, que expresa el parecer del Tribunal.

Fundamentos

PRIMERO.- ANTECEDENTES RELEVANTES. OBSERVACIONES PRELIMINARES

1.- La presente litis trae causa de la demanda promovida por REALIZAR EVENTOS ESPECIALES, S.L.U. (en adelante, 'REALIZAR') contra D. Celestino y Dª Evangelina , en ejercicio acumulado de acciones marcarias y de competencia desleal. En el primer grupo se incluyen acciones de violación, en relación con las marcas 2.463.110, 2.544.820 y 2.546.132, de las que es titular REALIZAR, y la acción de nulidad de la marca 2.507.364, que figura a nombre del Sr. Celestino . Todo ello para interesar los pedimentos reflejados en los antecedentes de hecho de la presente resolución.

2.- Por su parte, el Sr. Celestino y la Sra. Evangelina , amén de oponerse a las peticiones contra ellos articuladas en la demanda, formularon demanda reconvencional para solicitar que se 'declare la genericidad de la expresión REALIZAR EVENTOS ESPECIALES contenida en el registro de marca nº 2.463.110', y que se declaren nulas las marcas 2.544.820 y 2.546.132.

3.- Tras el oportuno trámite, el Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia estimando en parte la demanda y desestimando la reconvención. En cuanto a lo primero, los pedimentos que no se acogieron fueron los conectados a las acciones de competencia desleal (declarativa e indemnizatoria), acogiéndose los demás pedimentos relativos a las acciones marcarias, todo ello según se recoge en detalle en los antecedentes de hecho de la presente resolución.

4.- Disconforme con tal decisión, el Sr. Celestino y la Sra. Evangelina recurrieron en apelación. REALIZAR se conformó con lo resuelto. En los apartados que siguen se procederá el examen de las cuestiones planteadas en el recurso. No obstante, antes de acometer tal empresa, se imponen ciertas precisiones en relación con los términos del debate que se propone en esta instancia.

5.- En el suplico de su recurso, el Sr. Celestino y la Sra. Evangelina postulan una nueva sentencia que acoja íntegramente los pedimentos que dedujeron en la primera instancia. En esta línea, los dos primeros capítulos impugnatorios del recurso se enderezan a justificar la pretensiones formuladas por esta parte en vía reconvencional (vid. apartado 2 supra). En el apartado tercero se combate la declaración de nulidad de la marca nº 2.507.364. Finalmente, el apartado cuarto se focaliza en los pronunciamientos anudados a la infracción de los derechos marcarios de REALIZAR, siendo de observar que el rechazo de los mismos se basa exclusivamente en la estimación de las pretensiones articuladas por los recurrentes en vía reconvencional, de la cual hacen derivar aquel (así resulta, con absoluta claridad, de la lectura del apartado, con este escueto contenido: 'Cuarto.- Resto de pronunciamientos. Son consecuencia de la inadmisión de los pedimentos de esta parte. Por consiguiente, de ser estos admitidos en segunda instancia, quedarían de inmediato sin efecto').

SEGUNDO.- SOBRE LA PROCEDENCIA DEL RECHAZO DEL PRIMERO DE LOS PEDIMENTOS DE LA DEMANDA RECONVENCIONAL

6.- Como primer pedimento de su demanda reconvencional, los aquí recurrentes solicitaban que se 'declarase la genericidad de la expresión REALIZAR EVENTOS ESPECIALES contenido en el registro de marca nº 2.463.110 REE REALIZAR EVENTOS ESPECIALES'. El juez de la anterior instancia fundamentó el rechazo de tal pedimento en que la declaración solicitada en nada obstaba a la validez de la marca de referencia y en su carencia de sustantividad, resultando improcedente el análisis aislado de parte de los elementos que componen una marca a efectos de una declaración sobre los mismos innecesaria a los fines de enjuiciar la nulidad de aquella. El juzgador apostillaba, a mayor abundamiento, que la declaración pretendida carece de encaje en las clases de tutela jurisdiccional contempladas en el artículo 5.1 de la Ley de Enjuiciamiento ('LEC ' en adelante), en tanto no referida a un derecho o situación jurídica.

Desarrollo del motivo de impugnación

7.- La parte recurrente considera que su petición encuentra suficiente fundamento en el artículo 21.2 de la Ley de Marcas ('LM ' en lo sucesivo). Argumentan los apelantes que si la Oficina Española de Patentes y Marcas se encuentra habilitada por dicho precepto a decretar la suspensión del expediente cuando la marca solicitada contiene elementos incursos en las prohibiciones de las letras b ), c ) o d) del artículo 5.1 de la citada ley y a obligar al solicitante a que los excluya de la protección solicitada, ningún obstáculo debiera verse en que esa misma cuestión fuese resuelta por un órgano jurisdiccional ante el que se deduje el oportuno petitum. En este sentido, se apunta que en el auto dictado en el incidente de medidas cautelares ya se puso de manifiesto el carácter descriptivo de los términos cuestionados. De todo lo cual se concluye que los términos en cuestión no han de considerarse exclusivos y, en consecuencia, resultan de libre uso.

Valoración del Tribunal

8.- Poco se puede añadir a los acertados razonamientos del juez de la anterior instancia sin incurrir en redundancia. No resulta admisible como pretensión digna de tutela jurisdiccional lo que resulta ser una simple petición de comprobación o constatación de un hecho, sin conectarla al reconocimiento o efectividad de derecho, situación o relación jurídica alguna, como aquí acaece. Así, en la demanda reconvencional se lee (página 13): 'Consiguientemente, la marca 2.436.110 REE REALIZAR EVENTOS ESPECIALES de la actora comporta una expresión REALIZAR EVENTOS ESPECIALES, que es claramente genérica y así debe ser declarado. No entraremos en si las iniciales REE llegan o no a individualizar totalmente el conjunto. Respecto de este registro, pedimos solamente se declare la genericidad de la repetida expresión'. Declaración que luego no se vincula a la producción de ningún efecto en el orden jurídico, agotándose en sí misma.

9.- La fundamentación brindada en el escrito de recurso reviste carácter novedoso respecto de lo alegado en el escrito rector. Amén de ello, el alegato encierra, por lo que se refiere a la cita legal que se hace del artículo 21 LM , un planteamiento desenfocado de la cuestión, habida cuenta la manifiesta inaplicabilidad del precepto al caso, así como una lectura torcida de aquel, ya que en lugar alguno del mismo se señala que la Oficina Española de Patentes y Marcas esté facultada para obligar al solicitante a actuar en el sentido que se indica en el recurso, y, en cuanto a la remisión a los razonamientos del auto dictado en su día en sede de medidas cautelares, el discurso de los apelantes entraña una lectura parcial e interesadamente descontextualizada de los mismos.

TERCERO.- SOBRE LA PROCEDENCIA DEL RECHAZO DEL SEGUNDO DE LOS PEDIMENTOS DE LA DEMANDA RECONVENCIONAL

10.- Por vía reconvencional los aquí recurrentes solicitaron que se declarase la nulidad de las marcas nº 2.544.820 y 2.546.132. En el apartado de 'hechos' de la demanda reconvencional se afirmaba que ambos signos carecían de distintividad y tenían carácter descriptivo; en el apartado de fundamentos de derecho se sentaba que incurrían en las prohibiciones tipificadas en los apartados b) (falta de carácter distintivo) y d) (signos habituales) del artículo 5.1 LM .

11.- La petición no encontró acogida en la sentencia dictada en la anterior instancia. El juzgador, por lo que toca a la alegada falta de distintividad, basó su decisión en la insuficiencia de los argumentos brindados por la parte como sustento de su pretensión, señalando que la parte se centra en las palabras 'EVENTOS ESPECIALES' y prescinde de los gráficos que también se integran en las marcas cuestionadas, debiendo ser valorada la distintividad desde una perspectiva global, considerando el signo en su conjunto; que los aquí recurrentes no cuestionan que los signos controvertidos cumplan una función indicadora de la procedencia empresarial; y que el artículo 5.1.b) LM ha de ser objeto de interpretación restrictiva, bastando un mínimo de carácter distintivo para que deba descartarse la entrada en juego del mismo.

12.- En lo relativo al carácter descriptivo que por la parte se atribuye a los signos que nos ocupan, el juez a quo, tras señalar la discrepancia existente entre lo señalado en el apartado de los 'hechos' (en los que se afirma tal tacha) con la fundamentación jurídica (en la que no se imputa a las marcas en liza esa falta, sino la incursión en la prohibición recogida en el artículo 5.1.d) LM ) de la demanda reconvencional, fundamentó el rechazo del alegato en que los signos controvertidos no se componen exclusivamente de las palabras indicadas por los aquí apelantes.

13.- Las dos marcas cuestionadas están constituidas por la misma combinación de elementos:

En ambas se reivindican los colores morado y negro (este último es el que lucen las palabras 'eventos especiales'). La marca 2.544.820 figura registrada para 'servicios de publicidad, alquiler de material publicitario, decoración de escaparates, organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios, promoción de ventas para terceros, difusión de material publicitario', clase 35 internacional. La marca 2.546.132 fue otorgada para servicios de 'educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, organización de espectáculos, planificaciones de recepciones (entretenimiento, servicios de presentaciones y exposiciones con fines culutrales y educativos), servicios de producción y representación de espectáculos', clase 41 internacional.

Desarrollo del motivo de impugnación

14.- La parte cuestiona la decisión del juez de la anterior instancia señalando que la denominación 'EVENTOS ESPECIALES' que componen las marcas impugnadas, puesta en conexión con los servicios designados, resulta claramente genérica. A la hora de concretar tal imputación, se señala, en relación con la marca nº 2.544.820, que los servicios de organización de exposiciones que figuran entre los designados son eventos especiales, y que los servicios designados en el caso de la marca nº 2.546.132 también han de calificarse como tales. Se puntualiza que aunque para alguno de los servicios protegidos pudiera no ser 'tan genérica' la expresión, el titular de las marcas no efectuó la oportuna limitación de servicios (se entiende que en el procedimiento de concesión) y que la 'genericidad' es indiscutible respecto de la mayor parte de aquellos.

15.- Sostienen los recurrentes que, al mismo tiempo que genérica, la expresión 'EVENTOS ESPECIALES' es descriptiva de un tipo de eventos cuya organización constituye el objeto de la marca, sin que el hecho de que se haya incorporado un elemento gráfico desvirtúe el que nos encontremos ante unos términos no exclusivos y de libre uso.

16.- Finalmente, se alega que la pretensión de la contraparte de impedir el uso por los recurrentes de la expresión 'EVENTOS ESPECIALES' constituye un acto de mala fe y competencia desleal.

Valoración del Tribunal

17.- En su discurso impugnatorio, los apelantes insisten en recurrir a la tacha de 'genericidad'. Aunque la Ley 32/1988 sí prohibía el registro como marca de los signos que se compusiesen exclusivamente de signos genéricos para los productos o servicios que se pretendiesen distinguir con ellos, tal prohibición no tiene reflejo expreso en la vigente LM. Ello no obstante, se considera subsumible sin dificultad en el catálogo de prohibiciones de la ley vigente, señaladamente en las letras b ) y c) del artículo 5.1 (signos descriptivos). Dicho lo anterior, cabe observar que el discurso de los recurrentes bajo esta etiqueta apunta más bien a la falta de carácter distintivo, señalándose esta junto con el carácter descriptivo de los signos controvertidos como puntales de la posición que sustentan aquellos.

18.- El argumentario de la parte recurrente ignora el núcleo del razonamiento del juez de la primera instancia, dejando de este modo sin respuesta la cuestión relativa a la presencia de otros elementos en los signos impugnados como factor desvirtuador de la tacha que de ellos se hace a partir de la inclusión de la expresión más arriba indicada.

19.- La jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta particularmente significativa en dos puntos con incidencia directa en la problemática que se plantea. Por una parte, establece que si bien cada una de las causas de denegación de registro mencionadas en el artículo 3, apartado 1, letras b ) y c) de la Directiva 89/104, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados en materia de marcas (en lo sucesivo, 'Directiva 89/104') es independiente de las demás y exige un examen por separado, existe, no obstante, una superposición evidente de los ámbitos de aplicación respectivos de las causas enunciadas en las letras b) y c) de la referida disposición. De este modo, un signo que tiene, en relación con los productos o los servicios para los que se solicita su registro como marca, carácter descriptivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva carece necesariamente, como consecuencia de ello, de carácter distintivo con respecto a esos mismos productos o servicios, en el sentido de la letra b) de la misma disposición ( sentencias de 12 de febrero de 2004 , Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, apartados 67, 85 y 86; de 12 de febrero de 2004 , C-265/00, Campina Melkunie BV, apartados 18 y 19; de 4 de octubre de 2001 , Merz Krell, C-517/99, apartados 35 y 36; de 10 de marzo de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI, C-51/10 P, apartado 33 ; de 15 de marzo de 2012 , Alfred Strigi -Deutches Patent- und Markenamt y Securvita Geselischaft zur Entwicklung alternativer Verischerungskonzepte mbH, Convenio Colectivo de Empresa de F.C.C. MEDIO AMBIENTE, S.A. (CENTRO DE OLIVA)/11 y C- 91/11, apartados 20 y 21). Ello no obstante, es evidente que una marca puede carecer de carácter distintivo con respecto a productos o servicios por razones diferentes de su eventual carácter descriptivo (sentencia Campina Melkunie BV, ya citada, apartado 19).

20.- Por otra parte, el Tribunal de Justicia tiene señalado que aunque por regla general la mera combinación de elementos invidualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro es a su vez descriptiva de dichas características en el sentido del artículo 3.1.c) de la Directiva, dicha combinación puede no ser descriptiva, en el sentido de la misma disposición, siempre que cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de dichos elementos (sentencias, ya citadas, Koninklijke KPN Nederland, apartados 98 y 99, de 12 de febrero de 2004 , y Campina Melkunie, apartados 39 y 40, y de 19 de abril de 2007 , C-273/05, OAMI/Celltech RD Ltd, apartados 77 y 78). En esta línea, se establece que para que una marca constituida por una palabra resultante de una combinación de elementos se considere descriptiva, en el sentido del artículo 3.1.c ) de la Directiva, no basta con que se compruebe un posible carácter descriptivo de cada uno de esos elementos, sino que debe establecerse que la propia palabra tiene dicho carácter (sentencias, ya citadas, Koninklijke KPN Nederland NV, apartados 96, 99 - 'Postkantoor'- y 100, Campina Melkunie BV, apartados 40, 41 y 43 -Biomild).

21.- La proyección de los anteriores parámetros sobre el caso que nos ocupa pone de relieve lo infundado del enfoque de los recurrentes, quienes pretenden despachar la cuestión relativa a la integración en los signos controvertidos de otros elementos gráficos distintos del grupo de palabras que convierten en causa de sus pretensiones con la simple afirmación de que tal hecho 'no desvirtúa el que se trate de unos términos no exclusivos y de libre uso'. No dudamos de que así sea, pero no es esa la cuestión a la que se debe dar respuesta, sino la de si el signo considerado en su completud adolece de las tachas que se afirman.

22.- En este sentido, cabe observar que bajo la vigencia de la prohibición de registro de signos genéricos establecida en la Ley 32/1988, se admitió que el hecho de que no se tratase de un signo exclusivamente denominativo no descartaba la entrada en juego de la meritada prohibición, si es que los elementos no denominativos suscitaban en el consumidor la misma idea que evocaba la denominación correspondiente ( sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 25 de febrero ('Cookies' con gráfico semicircular, para identifcar galletas ) y 10 de marzo de 1997 ('Purllet', con gráfico, para productos lácteos).

23.- No es tal, sin embargo, el caso que se nos plantea, en el cual los elementos gráficos aportan al signo la suficiente fuerza caracterizadora para excluir la operatividad de las prohibiciones invocadas por los recurrentes.

CUARTO.- SOBRE LA PROCEDENCIA DEL PRONUNCIAMIENTO DECLARANDO LA NULIDAD DE LA MARCA nº 2.507.364

24.- En su demanda, REALIZAR solicitó la nulidad de la marca nº 2.507.364, titularidad del Sr. Celestino . Como razón de tal petición, en el capítulo de 'hechos' de la demanda (páginas 11 y 18) se aduce que la marca en cuestión se solicitó de mala fe, imputación que se hace descansar en el ánimo de buscar en dicho registro la semejanza con las marcas 'INTERGLOBO' titularidad de REALIZAR (páginas 11 y 18). Idéntica fundamentación se brinda en el apartado V de los fundamentos de derecho (página 39). Después, en el apartado VII de los fundamentos de derecho (páginas 50 ss), amén de reafirmar la concurrencia de la citada causa de nulidad con cita expresa del artículo 51.1.b) LM , se invoca la causa de nulidad reativa del artículo 52.1 en relación con el artículo 6.1 LM , con fundamento en la semejanza de signos y aplicativa generadora de riesgo de confusión (aunque también se alude al riesgo de asociación). En concreto, aduce en este punto REALIZAR (páginas 51-52) que nos encontramos ante marcas muy semejantes, que comparten el mismo vocablo (GLOBO) como elemento principal y dominante, al que se le ha antepuesto en ambos casos una partícula (INTER -en el caso de las marcas de REALIZAR- o A -en el caso de la marca del Sr. Celestino ), que se refieren al mismo sector de mercado, apuntando como factor potenciador del riesgo de asociación que el demandado haga uso como marca de la denominacion 'EVENTOS ESPECIALES'. En el suplico de su demanda, REALIZAR solicita que se declare la nulidad de la marca controvertida por su incompatibilidad con las marcas 'INTERGLOBO', de su titularidad.

25.- El juez de la anterior instancia acogió el pedimento de nulidad con fundamento en el artículo 51.1.b) LM . La apreciación probatoria de la concurrencia de mala fe en la solicitud del registro controvertido se sustenta en la entrada en juego de la previsión del artículo 304 LEC sobre admisión de hechos subsiguiente a la incomparecencia de la parte al juicio para su interrogatorio. La sentencia no se pronuncia sobre la segunda causa de nulidad a la que se hace referencia en el escrito de demanda, al considerarse el juzgador eximido de ello por la estimación de esa otra.

26.- Las marcas anteriores de REALIZAR que han de ser objeto de consideración son las siguientes:

26.1. Nº 1.800.032, en clase 28, para 'juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad'.

26.2. Nº 1.800.033, en clase 35, para 'servicios de importación y exportación de productos'

26.3. Nº 2.568.155, en clases 35, 'servicios de publicidad. alquiler de espacios publicitarios. alquiler de material publicitario. decoración de escaparates. difusión de material publicitario. organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios, promoción de ventas para terceros', y 41 'educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales. alquiler de decorados de espectáculos. organización de espectáculos. organización de exposiciones con fines culturales y educativos, planificación de recepciones':

27.- La marca nº 2.507.364, cuya nulidad se insta en la demanda, registrada en la clase 35 para 'publicidad, servicios de decoración de escaparates, alquiler de material publicitario, venta al por menor en comercio de material publicitario', y clase 42, 'servicios científicos y tecnológicos', luce así:

Desarrollo del motivo de impugnación

28.- El discurso de los recurrentes se desarrolla en dos líneas de razonamiento. Por una parte, pretenden justificar la incomparecencia al acto del juicio del Sr. Celestino señalando el escaso tiempo con el que conocieron la fecha de celebración del mismo. Por otra parte, los apelantes cuestionan la aplicación que se ha hecho del artículo 304 LEC a la vista de las circunstancias del caso, señaladamente, la falta de prueba de la mala fe que se les imputa y las diferencias existentes entre el signo cuestionado con los registrados por REALIZAR.

Valoración del Tribunal

29.- La explicación que se brinda como justificación de la inasistencia al acto del juicio, de por sí insuficiente para brindar la cobertura que en ella pretende hallar la parte demandada, no alcanza el nivel mínimo de credibilidad cuando, como consta en autos, la fecha del mismo se notificó con casi diecisiete meses de antelación. Vano y censurable intento el del letrado de la parte de hacernos comulgar con esta rueda de molino.

30.- Lo anterior no empece para que examinemos la adecuación del uso que el juzgador de la anterior hizo de las específicas previsiones del artículo 304 LEC . En este sentido, consideramos simplista en exceso acudir a este expediente como recurso exclusivo para afirmar una actuación de mala fe cuya mismidad no se desprende de los factores que a tal fin señala el propio interesado. En efecto, la imputación de mala fe en el registro de la marca impugnada se basa en un pretendido propósito de crear confusión o generar una percepción de asociación a partir de una semejanza cualificada de los signos enfrentados ('muy semejantes' es el calificativo que aplica con reiteración REALIZAR), la cual, sin embargo, no vislumbramos por ningún lado. La sola contemplación de los signos en cuestión (vid. apartados 26 y 27 supra) patentiza cuanto decimos, excusando de exégesis adicionales.

Examen de la causa de nulidad relativa invocada en la demanda

31.- Las consideraciones que preceden comportan el rechazo de la causa principal de nulidad (así la califica REALIZAR, por primer vez, en su escrito de oposición -página 20) que se esgrime en la demanda. Hemos de añadir que no apreciamos riesgo de confusión, que también esgrime REALIZAR como motivo para instar la nulidad de la marca nº 2.507.364 al amparo del artículo 52.1 LM , aspecto que no fue analizado en la sentencia dictada en la anterior instancia, por las razones indicadas en líneas precedentes (vid. apartado 25). A continuación razonaremos tal apreciación.

32.- Como ya se apuntó (vid. apartado 24 supra), REALIZAR sustentaba esta causa de nulidad en que sus marcas y las de la parte contraria comparten el vocablo 'GLOBO' como elemento principal y dominante y se refieren al mismo sector de mercado, señalando como factor específico potenciador del riesgo de confusión/asociación (la parte alude a uno y otro) el uso de la denominación 'EVENTOS ESPECIALES' a título de marca que venía haciendo el titular del signo controvertido, todo ello en el marco de una conducta parasitaria de la política marcaria de REALIZAR.

33.- La parte aquí apelante mantiene, lógicamente, la postura contraria, apuntando como razón el carácter genérico del término 'GLOBO' y las claras diferencias existentes entre los signos confrontados.

34.- A la hora de examinar la cuestión, conviene establecer, en primer lugar, los parámetros con arreglo a los cuales ha de llevarse el examen, básicamente a la luz de la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Justicia en relación con el artículo 4.1 de la Directiva 89/104 (y también en relación con el artículo 8.1.b) del Reglamento 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 , sobre la marcar comunitaria, que en este punto es esencialmente idéntico a la Directiva).

35.- Como punto de partida, debemos recordar que la condición específica de la protección conferida por la marca está constituida no por la similitud de signos o de productos o servicios designados en sí misma considerada, sino por el riesgo de confusión, resultando imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con dicho riesgo (así lo indica el décimo considerando de la Directiva 89/1904).

36.- El riesgo de confusión consiste en el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes servicios proceden de la misma empresa o, cuando menos, de empresas vinculadas ( sentencias Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 17, Medion, apartado 26, OAMI/Shaker, apartado 33, ya citadas, así como las de 12 de junio de 2008 , O2 Holdings y O2 (UK), C-533/06, apartado 59 y de 25 de marzo de 2010, BergSpechte, C-278/08, apartado 38) .

37.- La existencia de riesgo de confusión en el ánimo del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso ( sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95 , apartado 22; de 29 septiembre de 1998, Canon, C-39/97 , apartado 16, de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, apartado 18; de 22 de junio de 2000 , Marca Mode, C-425/98, apartado 40; auto de 28 de abril de 2004 , Matratzen Concord/OAMI, C-3/03 P, apartado 28 ; sentencia de 6 de octubre de 2005, Medion, Convenio Colectivo de Empresa de MOREQUE, S.A. (HOTEL H10 OASIS MOREQUE)/04, apartado 27 ; de 23 de marzo de 2006 , Mülhens/OAMI, C-206/04 P, apartado 18; de 12 de junio de 2007 , OAMI/Shaker, C-334/05 P, apartado 34; de 18 de diciembre de 2008 , Éditions Albert René/OAMI, C-16/06 ; de 3 de septiembre de 2009 , Aceites del Sur-Coosur/Koipe/OAMI, C-498/07, apartado 59).

38.- Asimismo constituye doctrina pacífica que la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos y los servicios cubiertos, siendo posible que un bajo grado de similitud entre dichos productos o servicios se compense con un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa ( sentencias de 15 de marzo de 2007 , T.I.M.E. ART/OAMI, C-171/06 P, apartado 35, de 18 de diciembre de 2008, C-16/06, Éditions Albert René/OAMI, apartado 63 y las ya citadas Canon, apartado 17, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 19).

39.-En el caso que nos ocupa, es indiscutible la coincidencia de los servicios designados con la marca 2.568.155, de la demandante y aquí apelada (registrada en la clase 35 para 'servicios de publicidad. alquiler de espacios publicitarios. alquiler de material publicitario. decoración de escaparates. difusión de material publicitario. organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios, promoción de ventas para terceros', y en la clase 41 para 'educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales'; vid. apartado 26.3 supra) y con la marca 2.507.364, la impugnada (registrada en la clase 35 para 'publicidad, servicios de decoración de escaparates, alquiler de material publicitario, venta al por menor en comercio de material publicitario', y clase 42, 'servicios científicos y tecnológicos'). Por tanto, el debate debe centrarse, en principal lugar, en si existe o no una desemejanza de signos que resulte suficiente para excluir el riesgo de confusión a pesar de la semejanza (en realidad, identidad) aplicativa indicada y, en segundo lugar, en la incidencia que deba reconocerse a la utilización como marca de la denominación 'EVENTOS ESPECIALES' por parte del demandado y aquí apelante, que de contrario se señala como factor potenciador del riesgo de confusión.

40.- Se tiene señalado que esa apreciación global del riesgo de confusión, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, debe basarse en la impresión de conjunto producida por estos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (sentencias SABEL, apartado 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 25, Mülhens/OAMI, apartado 19, OAMI/Shaker, apartados 34 y 35, Aceites del Sur-Coosur/Koipe/OAMI, apartado 60, todas ellas ya citadas, y de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI, C-234/06, apartado 33).

41.- A tal efecto, el TJUE ha ido estableciendo una serie de pautas que han de guiar el estudio analítico y comparativo entre los signos enfrentados, así como la apreciación global del riesgo de confusión. En concreto, por lo que se refiere a aspectos que se revelan básicos para la resolución de la presente litis, ha señalado (auto Matratzen, apartado 32, sentencias Medion, apartado 29, y OAMI/Shaker, apartado 41) que 'en el marco del examen de la existencia de un riesgo de confusión, la apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes' . En relación con este punto, el Tribunal de Primera Instancia, en su sentencia de 23 de octubre de 2002 (Matratzen, T-6/01 ; contra la sentencia se interpuso recurso de casación, que fue desestimado por el TJUE por auto de 28 de abril de 2004 , ya señalado), especificó lo siguiente: '35. Por lo que respecta a la apreciación del carácter dominante de uno o varios componentes determinados de una marca compuesta, procede tener en cuenta, concretamente, las características intrínsecas de cada uno de estos componentes, comparándolas con las del resto. Por otra parte, y de forma accesoria, puede tenerse en cuenta la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de la marca compuesta.' y, más adelante: '41. ... un elemento de una marca compuesta que es descriptivo de los productos designados por dicha marca no puede considerarse, en principio, el elemento dominante de ésta.'.

42.- Sentado lo que antecede, recordemos los signos que deben ser confrontados:

(Demandante y aquí apelada)

(Demandado y aquí apelante).

43.- La comparación de los mismos revela que los elementos gráficos y de color, así como la adición, a modo de prefijo, de la letra 'A' y la forma en que estructuran aquellos operan en el signo impugnado como factores notables de diferenciación, determinando una impresión de conjunto distinta de la producida por la marca anterior de REALIZAR. El término 'GLOBO' constituye una palabra corriente, cuya eficacia distintiva resulta muy relativa, y que en el caso no atenúa la fuerza diferenciadora que proporcionan esos otros elementos.

44.- La clara disimilitud de los signos minimiza la relevancia que pudiera atribuirse a la identidad aplicativa. Por lo demás, se nos hace realmente difícil apreciar que el uso de la expresión 'EVENTOS ESPECIALES' a título de marca por parte del demandado pudiera operar como factor relevante a la hora de apreciar la posible existencia de riesgo de confusión derivada de la coexistencia de los signos enfrentados. Entendemos que tal situación solo podría afirmarse en circunstancias muy especiales que permitieran reconocer la percepción por el público de una relación directa o,cuando menos, indirecta cualificada por razón de su origen entre los servicios comercializados bajo la marca INTERGLOBOS y los comercializados bajo el signo EVENTOS ESPECIALES, aspecto del que no existe constancia alguna.

45.- Como corolario de cuanto se lleva expuesto, el tercero de los motivos de impugnación articulados en el escrito de recurso, en relación con la estimación del pedimento de la demanda relativo a la declaración de nulidad de la marca nº 2.507.364, ha de ser estimado.

QUINTO.- SOBRE LA IMPUGNACIÓN DEL RESTO DE LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LA SENTENCIA

Desarrollo del motivo

46.- En el apartado cuarto de su escrito de recurso, los apelantes postulan la revocación del resto de los pronunciamientos de la sentencia impugnada como efecto de la admisión de sus pedimentos (vid. apartado 5 supra).

Valoración del Tribunal

47.- El artículo 465.5 LEC fuerza a circunscribir nuestra tarea revisora de los pronunciamientos anudados a la infracción de los derechos marcarios de REALIZAR a los límites marcados por la parte apelante. No nos es dable, por lo tanto, examen alguno de la justeza intrínseca de tales pronunciamientos.

48.- Dicho lo anterior, la estimación del recurso en lo relativo a la impugnación del pronunciamiento declarando la nulidad de la marca 2.507.364 comporta la revocación de estos otros pronunciamientos que derivan de aquel:

48.1. El pronunciamiento 1.4, por el que se condena al Sr. Celestino a estar y pasar por la declaración de nulidad de la marca 2.507.364.

48.2. El pronunciaimiento 1.7, por el que se condena a los demandados a abstenerse de cualquier uso de la marca 2.507.364.

48.3. El pronunciamiento 1.8, por el que se condena a los demandados a retirar del tráfico económico todos los documentos o material publicitario donde se encuentre incorporado el distintivo 'AGLOBO'.

SEXTO.- COSTAS DE LA SEGUNDA INSTANCIA

49.- La suerte del recurso comporta que no proceda hacer expreso pronunciamiento condenatorio en cuanto a las costas ocasionadas por el mismo, de conformidad con el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,

Fallo

La Sala acuerda:

1.- ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por D. Celestino y Dª Evangelina contra la sentencia dictada el 3 de noviembre de 2010 por el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Madrid , en el procedimiento número 271/2005.

2.- En consecuencia revocar y dejar sin efecto los siguientes pronunciamientos de la sentencia:

1.2, por el que se declara la nulidad de la marca 2.507.364 para la denominación 'AGLOBO' (mixta).

1.4, por el que se condena al Sr. Celestino a estar y pasar por la declaración de nulidad de la marca 2.507.364.

1.7, por el que se condena a los demandados a abstenerse de cualquier uso de la marca 2.507.364.

1.8, por el que se condena a los demandados a retirar del tráfico económico todos los documentos o material publicitario donde se encuentre incorporado el distintivo 'AGLOBO'.

3.- Confirmar los demás pronunciamientos de la meritada sentencia.

4.- No hacer expreso pronunciamiento condenatorio en cuanto a las costas ocasionadas por el recurso.

Contra la presente sentencia las partes pueden interponer ante este Tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilustrísimos Señores Magistrados integrantes de este Tribunal.