Sentencia CIVIL Nº 19/2019, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 793/2017 de 18 de Enero de 2019

Encabezamiento

Audiencia Provincial Civil de Madrid
Sección Vigesimoctava
c/ Santiago de Compostela, 100 - 28035
Tfno.: 914931988
37007740
N.I.G.: 28.079.00.2-2014/0172784
Recurso de Apelación 793/2017
O. Judicial Origen: Juzgado de lo Mercantil nº 09 de Madrid
Autos de Procedimiento Ordinario 791/2014
APELANTE :
IMAWEB 2000 SL
PROCURADORA: Dña. BEATRIZ SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES
LETRADO: D. IGNACIO GARCÁI GÓMEZ
APELADOS :
SADE CONSULTORIA TÉCNICA, SL
PROCURADOR: D. MIGUEL LOZANO SÁNCHEZ
LETRADA: DÑA. CRISTINA MESA SÁNCHEZ
KIA MOTORS IBERIA SL
PROCURADOR: D. RAMÓN RODRÍGUEZ NOGUEIRA
LETRADO: BERTA IZNART GARCÍA
SENTENCIA Nº 19/2019
En Madrid, a 18 de enero de 2019.
La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil,
integrada por los Ilustrísimos Señores D. Enrique García García, D. Pedro María Gómez Sánchez y D. José
Manuel de Vicente Bobadilla ha visto en grado de apelación, bajo el número de rollo 793/2017, los autos del
procedimiento nº 791/2014, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid, relativo a acciones en
materia de propiedad intelectual y de competencia desleal.
Han intervenido en representación y defensa de la parte apelante, la procuradora Dª. Beatriz Sánchez
-Vera Gómez-Trelles y el letrado D. Ignacio García Gómez por IMAWEB 2000 SL; y por la parte apelada, el
procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira y la letrada Dª. Cristina Mesa Sánchez por KIA MOTORS IBERIA

SL y el procurador D. Miguel Lozano Sánchez y la letrada Dª. Berta Iznart García por SADE CONSULTORA
TÉCNICA SL.
Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que expresa el parecer
del tribunal.

Antecedentes

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 7 de noviembre de 2014 por la representación de IMAWEB 2000 SL contra KIA MOTORS IBERIA SL y contra SADE CONSULTORÍA TÉCNICA SL, en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba que se dictara sentencia en los siguientes términos: ' SUPLICO que teniendo por presentado este escrito, con sus copias y documentos que al mismo se acompañan, se sirva admitirlo y tener a esta representación como parte, y en su virtud, y previos los trámites procesales oportunos, dicte Sentencia por la que: Se declare que el programa de ordenador utilizado por KIA MOTOR IBERIA, S.L. y su red de concesionarios para la gestión de venta de vehículos, cuya denominación creemos es KCRM, es un plagio del programa titularidad de Imaweb, habiendo infringido KIA MOTORS IBERIA, S.L. y SADE, los derechos de propiedad intelectual que ostenta Imaweb sobre el citado programa.

Ordene el cese de la actividad ilícita por parte de KIA MOTORS IBERIA, S.L. (IMIB), respecto a la explotación, reproducción y distribución del programa informático utilizado por la marca y sus concesionarios, para la gestión de venta de vehículos. El cese en la explotación, reproducción y distribución del programa, debe hacerse extensivo especialmente a la red de concesionarios, a la matriz de KMIB, y a todas las delegaciones que ésta tiene en el mundo.

Se ordene la prohibición de reanudar la actividad infractora por parte de KIA MOTORS IBERIA, S.L.

(KMIB), bajo apercibimiento de que, de no hacerlo, incurrirá en desobediencia grave.

Retirada del comercio de los ejemplares del programa informático. Para ello, y puesto que al programa se accede a través de internet y mediante unas claves de acceso, será necesario se ordene a KMIB no dar acceso a la totalidad de la red de concesionarios de KMIB que acceden al programa plagiado a través de Internet con su correspondiente clave de acceso.

Ordene el cese de la actividad ilícita por parte del intermediario del que se sirvió KMIB para infringir los derechos de propiedad intelectual, sociedad denominada SADE CONSULTORIA TECNICA S.L., con la prohibición a dicha sociedad, respecto a la explotación, reproducción y distribución del programa informático KCRM que elaboró para KMIB.

Se ordene a KIA MOTORS IBERIA, S.L. (KMIB), a indemnizar a mi representada los daños y perjuicios causados por la vulneración de sus derechos de propiedad intelectual, consistentes en los ingresos dejados de percibir por Imaweb como consecuencia de la infracción, los ingresos percibidos por KMIB por la explotación del programa plagiado, así como los gastos derivados de la necesaria investigación de la actividad ilícita, en cuantía a determinar en ejecución de sentencia al faltar a esta representación elementos necesarios para cuantificarla a fecha de presentación de esta demanda.

Se condene a KIA MOTORS IBERIA, S.L. (KMIB), a indemnizar a mi representada los daños morales causados por la vulneración de sus derechos de propiedad intelectual, en la cantidad de CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000 €).

Se condene a KIA MOTORS IBERIA, S.L. (KMIB) a publicar a su costa en dos periódicos de tirada nacional la Sentencia que en su día se dicte.

Se condene a las demandadas a estar y pasar por las anteriores declaraciones. Todo ello con expresa imposición de las costas a las demandadas en caso de oponerse a la demanda, de acuerdo con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

De forma subsidiaria, y para el solo caso en el que se desestimaran las acciones derivadas de infracción de derechos de propiedad intelectual, solicitamos del Juzgado dicte resolución por la que: Se declare que KIA MOTORS IBERIA, S.L. (KMIB) ha llevado a cabo comportamiento desleales, consistentes en actos de imitación y de revelación de secretos empresariales de Imaweb.

Ordene que cesen de dichos comportamientos desleales, que consistirán en cesar respecto a la explotación, reproducción y distribución del programa informático obtenido a través de dichos comportamiento desleales, así como la retirada de sus servidores del programa, su destrucción, y la prohibición de permitir a sus concesionarios usuarios, que accedan vía Internet al mismo a través de internet, con sus correspondientes claves de acceso.

Se prohíba a la demandada, SADE, la explotación, reproducción y distribución del programa informático obtenido a través de dichos comportamientos desleales.

Se condena a KIA MOTORS IBERIA, S.L. (KMIB) a indemnizar a Imaweb como consecuencia del enriquecimiento injusto provocado por los comportamientos desleales, consistentes en los ingresos dejados de percibir por Imaweb como consecuencia de la comisión de los actos desleales, los ingresos percibidos por KMIB por la explotación del programa obtenido mediante actos de competencia desleal, así como los gastos derivados de la necesaria investigación de la actividad ilícita, en cuantía a determinar en ejecución de sentencia al faltar a esta representación elementos necesarios para cuantificarlo a fecha de presentación de esta demanda.

Se condene a KIA MOTORS IBERIA, S.L. (KMIB) a publicar a su costa en dos periódicos de tirada nacional la Sentencia que en su día se dicte.

Se condene a las demandadas a estar y pasar por las anteriores declaraciones. Todo ello con expresa imposición de costas, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil '.



SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid dictó sentencia, con fecha 12 de diciembre de 2016 , cuyo fallo era el siguiente: 'Que desestimando la demanda presentada por la Procuradora Sra. Sánchez Vera Gómez Trellez en nombre y representación de la entidad IMAWEB 2000, S.L., contra KIA MOTORS IBERIA, S.L., representada por el Procurador Sr. Rodríguez Nogueira, y contra SADE CONSULTORÍA TÉCNICA, S.L., representada por el Procurador Sr. Lozano Sánchez, debo absolver y absuelvo a los demandados de las pretensiones que contra ellos ejercitaban, imponiendo a la parte actora las costas de este procedimiento' .



TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de IMAWEB 2000 SL se interpuso recurso de apelación que, una vez admitido por el mencionado juzgado, fue tramitado en legal forma.

Completado el trámite ante el juzgado, los autos fueron enviados a la Audiencia Provincial, en cuyo registro general tuvieron entrada con fecha 19 de julio de 2017.

Turnado el asunto a la sección 28ª, tras recibir ésta los autos, se procedió a la formación del rollo de apelación, que se ha seguido con arreglo a los trámites previstos para los procedimientos de su clase.



CUARTO.- La sesión de deliberación del asunto se realizó con el tribunal constituido al efecto en fecha 17 de enero de 2019, respetando el orden de señalamientos establecido en este órgano judicial.



QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Objeto de litigio.

La mercantil IMAWEB 2000 SL viene sosteniendo que las entidades que por ella han sido demandadas, KIA MOTORS IBERIA SL (en lo sucesivo, cuando proceda, será identificada como KIA) y SADE CONSULTORÍA TÉCNICA SL (a la que se aludirá, cuando sea menester, como SADE), habrían infringido la Ley de Propiedad Intelectual, al entender que habían plagiado el programa de ordenador titularidad de la actora (denominado CRM_inaweb_auto y KARS en la versión personalizada para KIA) para obtener el programa informático utilizado para la gestión de venta de vehículos denominado KCRM. En su defecto, la demandante/ apelante invoca, de modo subsidiario, que en lo que habrían incurrido las demandadas es en actuaciones de competencia desleal, en concreto, en la realización de actos de violación de secretos ( artículo 13 la Ley de Competencia Desleal ) y de imitación ( artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal ).

No fueron apreciados tales planteamientos en la primera instancia, por lo que IMAWEB 2000 SL insiste en ellos en este trámite de apelación. La recurrente considera que no se han aplicado de modo correcto, en la sentencia del juzgado, ni la normativa ni la doctrina jurisprudencial referentes a los derechos de propiedad intelectual sobre programas de ordenador, porque las demandadas habrían copiado las funcionalidades del programa, que tiene un idéntico diseño de funcionalidades y de interfaz gráfica - en la ordenación de elementos, en las pantallas, pestañas, instrucciones y denominaciones, etc - por lo que considera que la jurisprudencia comunitaria y especialmente el tenor de las conclusiones del Abogado General en el asunto 406/10 avalarían la procedencia de apreciar infracción del derecho sobre el programa de ordenador; con carácter subsidiario, sostiene la apelante que tampoco habría estado acertada al enjuiciar sobre la comisión de los ilícitos concurrenciales de imitación ( artículo 11.2 de la LCD - por haber copiado las funcionalidades del programa, lo cual revestía mérito competitivo, aprovechándose con ello del esfuerzo ajeno para disponer de un programa con ahorro de costes) y de violación de secretos ( artículo 13 de la LCD - por divulgarse sin autorización el contenido de la aplicación y explotarlo) cuya comisión imputa a la contraparte.

Han quedado constatados en las presentes actuaciones los hechos que vamos a relacionar a continuación, sobre los cuales se proyectarán las conclusiones jurídicas pertinentes. Se trata de la siguiente relación: 1º) KIA MOTORS IBERIA SL tenía derecho a usar, ella misma y su red de concesionarios, en el territorio nacional, el programa de ordenador de la demandante, denominado 'CRM_inaweb_auto', pues estaba autorizada para ello merced al contrato de licencia, con carácter no exclusivo e intransferible, que suscribió con IMAWEB 2000 S.L. en fecha 20 de mayo de 2010 (documento nº 4 de la demanda); conforme a los términos del contrato, IMAWEB 2000 S.L. prestaría además servicio de mantenimiento y desarrollaría modificaciones, utilidades y versiones a la medida de KIA MOTORS IBERIA S.L., sin que ello debiera implicar coste adicional; la duración inicial del acuerdo era por tres años desde la puesta a disposición del programa; 2º) KIA MOTORS IBERIA SL encargó a SADE CONSULTORÍA TÉCNICA SL que le presentara un propuesta para desarrollar una aplicación informática a la medida de las necesidades de aquélla, que debía sustituir a la que le estaba proporcionando IMAWEB 2000 S.L. A tal fin, SADE presentó una propuesta de desarrollo de una aplicación específica para KIA con fecha 22 de febrero de 2013 (según el documento acompañado a la contestación de SADE) y el 16 abril de 2013 firmaron un contrato para desarrollar un programa de ordenador para la gestión de los concesionarios de KIA (incorporado al bloque documental nº 10 de la contestación es eta entidad); 3º) KIA MOTORS IBERIA SL, en su condición de usuaria autorizada para ello, accedió durante alrededor de doce horas al programa de la demandante, el día 27 de mayo de 2013, visualizando pantalla por pantalla, pestaña por pestaña, todas sus funcionalidades; así consta en el informe pericial elaborado por ALDAMA INFORMÁTICA LEGAL que se aportó con la demanda (documento nº 9). El acceso también le fue facilitado al personal de SADE CONSULTORÍA TÉCNICA SL, merced al empleo de las claves del personal de KIA MOTORS IBERIA S.L. La parte actora admitió, de modo reiterado, en su demanda (páginas 14 y 16, folios nº 15 y 17 de los autos) que esa conducta de la contraparte consistió, simplemente, en una navegación visual por la aplicación y no en otro tipo de comportamiento; 4º) tras la observación, estudio y análisis visual del programa de la demandante, SADE CONSULTORÍA TÉCNICA SL desarrolló su propio programa de ordenador para atender las necesidades de KIA, sin acceder nunca al código fuente del programa de la entidad IMAWEB 2000 SL, ni descompilar su código objeto. Lo que hizo fue elaborar un programa de ordenador que presentaba similitudes, tanto en su estructura como en sus funcionalidades, nomenclatura, icnografía, pestañas, etc., con lo que ofrecía el de la actora, tal como resulta del informe pericial de fecha 2 de septiembre de 2015 elaborado, a instancia de la parte actora, por ALDAMA INFORMÁTICA LEGAL (véase las conclusiones expresadas por esta firma, regentada por el ingeniero informático D. Edemiro , que obran a los folios nº 1431 a 1433 de autos), tras las diligencias de investigación acordadas en la pieza cautelar; por su parte, en el dictamen de FOREST DIGITAL EVIDENCE, rubricado por el informático D. Erasmo y por el ingeniero en informática D. Ezequiel , con fecha 23 de septiembre de 2015 (documento nº 12 de la demandada KIA, acompañado con posterioridad a su contestación), que fue elaborado por encargo de la parte demandada, se remarca la existencia de diferencias entre las funcionalidades y la estructura visual de los programas informáticos de ambas partes (en pantallas, menús, simbología, etc) y se señala que las similitudes entre ambos respondían a las necesidades específicas de KIA; 5º) KIA MOTORS IBERIA SL tiene publicado un manual de estilo (documento nº 3 de su contestación) donde se indican determinadas reglas cromáticas, tipográficas y de presentación a emplear en las imágenes en la web en relación con dicha firma automovilística; 6º) la implantación de la nueva aplicación informática generó costes económicos por un importe superior a los 245.000 euros (bloque documental nº 10 de la contestación de KIA) y precisó de meses de trabajo hasta conseguir el resultado buscado (las facturas giradas por SADE por el desarrollo del proyecto se acomodaron a las cuatro fases del mismo - abril de 2013, julio 2013, enero 2014 y abril 2014- folios nº 1129 a 1132 de los autos); y 7º) el 20 de enero de 2014 KIA MOTORS IBERIA SL comunicó por escrito (documento nº 5 de la demanda) a IMAWEB 2000 SL su voluntad de no prorrogar el contrato de licencia que le unía con ésta y que vencía a 31 de marzo de 2014.



SEGUNDO.- Normativa aplicable.

Los programas de ordenador gozan de protección jurídica a través de la propiedad intelectual como obras literarias. El artículo 2.1 del Convenio para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas , firmado en Berna el 9 de septiembre de 1886 dispone que: 'Los términos 'obras literarias y artísticas' comprenden todas las producciones en el campo literario... cualquiera que sea el modo o forma de expresión....'.

Por su parte el artículo 10.1 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), establece: 'Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como las obras literarias en virtud del Convenio de Berna .'.

El artículo 4 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996, tiene el siguiente tenor: 'Los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio de Berna . Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresión'.

Tanto el artículo 9 de los ADPIC como el artículo 2 del Tratado OMPI reseñado disponen que: 'La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.'.

En consonancia con las normas internacionales reseñadas, la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 sobre la protección jurídica de programas de ordenador, que codifica la anterior Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, establece que: '... los Estados miembros protegerán mediante derechos de autor los programas de ordenador como obras literarias tal como se definen en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. A los fines de la presente Directiva, la expresión 'programas de ordenador' comprenderá su documentación preparatoria.// 2. La protección prevista en la presente Directiva se aplicará a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador. Las ideas y principios en los que se base cualquiera de los elementos de un programa de ordenador, incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces, no estarán protegidos mediante derechos de autor con arreglo a la presente Directiva.// 3. El programa de ordenador quedará protegido si fuere original en el sentido de que sea una creación intelectual propia de su autor. No se aplicará ningún otro criterio para conceder la protección...' Siguiendo la referencia proporcionada por la expresada Directiva comunitaria, el artículo 96 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual delimita el objeto de protección de los programas de ordenador como propiedad intelectual, del siguiente modo: ' Artículo 96. Objeto de la protección. // 1. A los efectos de la presente Ley se entenderá por programa de ordenador toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación.//A los mismos efectos, la expresión programas de ordenador comprenderá también su documentación preparatoria.

La documentación técnica y los manuales de uso de un programa gozarán de la misma protección que este Título dispensa a los programas de ordenador. // 2. El programa de ordenador será protegido únicamente si fuese original, en el sentido de ser una creación intelectual propia de su autor. // 3. La protección prevista en la presente Ley se aplicará a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador. Asimismo, esta protección se extiende a cualesquiera versiones sucesivas del programa así como a los programas derivados, salvo aquellas creadas con el fin de ocasionar efectos nocivos a un sistema informático. // Cuando los programas de ordenador formen parte de una patente o un modelo de utilidad gozarán, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del régimen jurídico de la propiedad industrial. // 4. No estarán protegidos mediante los derechos de autor con arreglo a la presente Ley las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces.'.



TERCERO.- Jurisprudencia sobre la materia.

Ya que estamos ante un ámbito armonizado por la normativa de la Unión Europea la jurisprudencia que emana del TJUE es una referencia obligada. Existen dos precedentes en esta materia que proporcionan criterios que resultan muy esclarecedores. Nos referimos a las sentencias del Tribunal de Justicia de 22 de diciembre de 2010, Bezpecnostní softwarová asociace, C-393/09 y la de 2 de mayo de 2012, SAS Institute Inc, C-406/10 . En ellas se señala que, conforme a la Directiva, el objeto de la protección abarca el programa de ordenador en todas sus formas de expresión, tales como el código fuente y el código objeto, que permiten reproducirlo en diferentes lenguajes informáticos, añadiendo que el término 'programa de ordenador' también designa el trabajo preparatorio de concepción que conduce al desarrollo de un programa, siempre que su naturaleza sea tal que más tarde pueda originar un programa de ordenador.

Como precisa la primera de las sentencias mencionadas, en su apartado 41: '... la interfaz gráfica de usuario no permite reproducir ese programa de ordenador sino que solo constituye un elemento de dicho programa por medio del cual los usuarios utilizan las funcionalidades de éste.' Además, la segunda de esas sentencias añade en lo que respecta a los elementos de un programa de ordenador lo siguiente: '39. ... ni la funcionalidad de un programa de ordenador ni el lenguaje de programación o el formato de los archivos de datos utilizados en un programa de ordenador para explotar algunas de sus funciones constituyen una forma de expresión de tal programa en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 91/250 '. Continúa luego del siguiente modo: '43. En este contexto, cabe precisar que si un tercero obtuviera la parte del código fuente o del código objeto correspondiente al lenguaje de programación o al formato de los archivos de datos utilizados en un programa de ordenador y, sirviéndose de dicho código, creara elementos similares en su propio programa de ordenador, tal comportamiento podría constituir una reproducción parcial en el sentido del artículo 4, letra a), de la Directiva 91/250. // 44. Ahora bien, de la resolución de remisión se desprende que WPL no tuvo acceso al código fuente del programa de SAS Institute, ni efectuó descompilación alguna del código objeto de ese programa. WPL reprodujo la funcionalidad del programa de SAS Institute gracias a la observación, al estudio y a la verificación del comportamiento de éste, utilizando el mismo lenguaje de programación y el mismo formato de archivos de datos... // 46. Por tanto... ni la funcionalidad de un programa de ordenador ni el lenguaje de programación o el formato de los archivos de datos utilizados en un programa de ordenador para explotar algunas de sus funciones constituyen una forma de expresión de ese programa y, por ello, carecen de la protección del derecho de autor sobre los programas de ordenador en el sentido de esta Directiva.'.

En todo caso, conforme a la sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de mayo de 2012 : '66... las palabras clave, la sintaxis, los comandos y combinaciones de comandos, las opciones, los valores por defecto y las iteraciones están compuestos por palabras, cifras o conceptos matemáticos que, considerados aisladamente, no constituyen, en cuanto tales, una creación intelectual del autor del programa de ordenador .' Además, según el apartado 70: '... la reproducción, en un programa de ordenador o en un manual de utilización de ese programa, de algunos elementos descritos en el manual de utilización de otro programa de ordenador protegido por los derechos de autor puede constituir una infracción de los derechos de autor sobre ese último manual si tal reproducción constituye la expresión de la creación intelectual propia del autor del manual de utilización del programa de ordenador protegido por los derechos de autor ...'.



CUARTO.- Originalidad del programa y su falta de inscripción registral.

La parte apelada sigue haciendo referencia a dos aspectos que no podemos obviar, aunque no vamos a dedicar a ello mayor atención que la que jurídicamente requieren.

No creemos que tenga demasiado sentido entretenerse, en exceso, sobre lo atinente a la originalidad del programa de ordenador de la demandante, requisito éste que, además, tiene en este ámbito una dimensión especifica (la que señala el artículo 96.2 del TR de la Ley de Propiedad Intelectual , que trata de seguir lo previsto en la Directiva europea) y que lo que exige es que se trate de una creación intelectual propia de su autor, lo cual bastaría para conferirle derechos de autor sobre él. Es suficiente, por lo tanto, con que el programa responda a una creación de su autor y que éste, simplemente, no lo haya copiado. El mero hecho de la confección del programa, con independencia de cuál pueda ser su aportación al campo de la técnica o al progreso, si no es copia de otro previo, le hace acreedor a la protección de la propiedad intelectual. No se han esgrimido motivos en este caso que pudieran justificar que excluyésemos al programa creado por el personal de la demandante (y, por lo tanto, la titularidad de los derechos corresponde a IMAWEB 2000 SL, conforme a lo previsto en el artículo 97 del TRLPI ), y no por otros sujetos, del derecho a obtener ese amparo legal. El hecho de que el programa de IMAWEB 2000 SL se fuera adaptando a las necesidades de KIA no le confiere a ésta ningún derecho distinto de los correspondientes a su condición de usuaria autorizada de ese programa en los términos convenidos con el titular de los derechos.

Tampoco merece mucho detenimiento el alegato relativo a la falta de inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual ( artículos 144 y 145 del TR la LPI ) del programa de la demandante, lo cual no impide que ésta pueda ejercitar los derechos de propiedad intelectual que puedan resultar inherentes a esa creación. La inscripción no tiene carácter constitutivo, dada la limitada calificación que acometería el registrador al respecto (que simplemente califica una apariencia de obra y de titularidad, pero no analiza de forma exhaustiva, ni tendría posibilidad de hacerlo -dado el ingente caudal de obras preexistentes y la falta de accesibilidad al mismo al no ser obligatoria la inscripción-, si es susceptible de protección ni si quién se afirma su autor lo es realmente). La existencia de la obra y la atribución de derechos sobre la misma no deriva de la inscripción registral sino del hecho mismo de su creación por parte de su autor ( artículos 1 y 5 del TR de la LPI ), operando, en su caso, aquélla como simple medio de prueba de que tal creación existía al tiempo de su presentación al Registro.

Se trata, además, de óbices opuestos por la parte demandada, que ya fueron debidamente repelidos, con acierto, en la resolución apelada. Consideramos que donde debemos centrar nuestra argumentación jurídica en el análisis de la infracción del derecho de propiedad intelectual que corresponden al titular del programa de ordenador, que es donde radica el auténtico nudo gordiano del debate.



QUINTO.-Consideraciones sobre la infracción de programa de ordenador denunciada con la demanda.

No puede apreciarse en este caso la comisión de un acto de infracción contra los derechos de propiedad intelectual inherentes a un programa de ordenador, porque la protección legal que se confiere a éste ( artículo 96 del TRLPI ) hace referencia a las instrucciones que configuran el programa. No puede confundirse esto, como parece hacerlo la parte actora, con la mera similitud de lo que pueda verse en la pantalla al comparar dos programas de ordenador, pues ello solo bastaría, como mucho, para apuntar a un mero indicio de que pudieran haberse copiado las mencionadas instrucciones, pero no sería suficiente, por sí solo, para poder alcanzar la convicción, de modo concluyente, de que se había producido la infracción de los derechos de propiedad intelectual. Porque además, es que en este caso sabemos, ya que a estas alturas ni tan siquiera es polémico, que no hubo copia de los códigos.

La entidad SADE ha escrito su propio programa para emular las funcionalidades del programa de la demandante lo que, por sí mismo, no implica infracción de los derechos de propiedad intelectual de la actora sobre su programa, cuando ni siquiera se discute que las codemandadas no ha tenido acceso al código fuente (conjunto de órdenes y líneas de código necesarias para la ejecución de una función, escritos en uno de los lenguajes de programación que no es directamente ejecutable por el ordenador) ni ha descompilado el código objeto (traducción del código fuente a lenguaje máquina, que es un código binario comprensible para el ordenador). Un programa de ordenador se redacta, en primer lugar, en forma de código fuente y, luego, este código se escribe en un lenguaje de programación que actúa como traductor entre el usuario y la máquina (véase las conclusiones del Abogado General en el asunto C-406/10 , apartado 69). El objeto de protección de un programa de ordenador está integrado por el código fuente y por el código objeto en tanto que se trata de una secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación .

Es cierto que la protección de los programas de ordenador no se limita al código fuente o al código objeto sino que también se extiende a los documentos preparatorios, que se integran en el concepto de programa de ordenador y también, conforme a la ley española, a la documentación técnica y manuales de uso a los que se dispensa la misma protección que a los programas de ordenador. Pero no se está invocando en este caso la infracción de los manuales de uso y documentación técnica de la actora que no está aportada a las actuaciones. Tampoco se ha aportado la documentación preparatoria del programa de la actora.

Los programas constituyen obras literarias cuya infracción no deriva de las ideas que pudieran incorporar tales documentos sino de la forma en que se expresan, por lo que las funcionalidades del programa, que responden a simples ideas, no son susceptibles de protección y ello, como indica el Abogado General en el apartado 64 de las conclusiones anteriormente reseñadas, con independencia de la naturaleza, el alcance de la pericia, el discernimiento y esfuerzo desplegados para la concepción de la funcionalidad de un programa de ordenador.

La mera observación, estudio o verificación del funcionamiento de un programa de ordenador, sin autorización previa del titular, con el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento del programa, no constituye por sí mismo un acto infractor.

La conducta de las demandadas, en sí misma considerada, no constituye ningún acto de reproducción ni afecta a los demás derechos de explotación a los que se refiere los artículos 99 y 102 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual . Precisamente, como señala el Abogado General en el apartado 93 de las conclusiones ya reseñadas, el efecto útil del artículo 5, apartado 3, de la Directiva 91/250 , cuyo contenido está literalmente transpuesto como límite de los derechos de explotación en el artículo 10 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual , es evitar que mediante estipulaciones contractuales el titular de los derechos de un programa de ordenador proteja indirectamente las ideas y los principios implícitos en dicho programa. De esas conclusiones se hace eco la sentencia del Tribunal de Justicia cuando en el apartado 51 indica que: '...

el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 91/250 pretende garantizar que el titular de los derechos de autor no proteja mediante un contrato de licencia las ideas y principios implícitos en cualquier elemento de un programa de ordenador.'.

La mera observación, estudio o verificación del funcionamiento de un programa de ordenador, sin autorización previa para ello del titular, con el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento del programa, sea o no efectuada por un usuario legítimo, no constituye por sí mismo un acto infractor, sin perjuicio de la vulneración de los derechos de explotación que pudiera cometer quien no fuera usuario legítimo para realizar dicha observación, estudio o verificación, si, por ejemplo, procediera a la reproducción del programa de la demandante en los ordenadores de un usuario no autorizado. Sin embargo, no es esto lo que se censura a las entidades demandadas. Lo que se les reprocha es la elaboración de un programa de ordenador que se considera un plagio del de la demandante lo que, de acreditarse, implicaría la infracción de determinados derechos morales y patrimoniales de la actora. No obstante, descartamos la existencia del plagio denunciado porque la parte demandante se centra en la similitud visual entre los programas, cuando es un hecho pacífico que no ha mediado copia del código fuente ni del código máquina, con lo que el programa de ordenador de la parte demandada es otro distinto del de la actora, por lo que no cabe hablar de la existencia de copia alguna. En esos términos no puede prosperar la acción por vulneración de los derechos de propiedad intelectual sobre un programa de ordenador, sin perjuicio de que más adelante analizaremos, en función de los tipos que ha alegado la parte demandante, si esa impresión visual que se aduce podría llegar a ser suficiente para apreciar la comisión de actos de competencia desleal en este concreto caso.



SEXTO.-Consideraciones adicionales en el ámbito de la propiedad intelectual sobre los alegatos de la parte apelante.

Si aceptásemos llevar el debate al terreno de la mera similitud desde el punto de vista de la interfaz de usuario (que es el medio por el que se produce la interacción entre el ser humano y la máquina que está utilizando, lo cual comprende los menús, ventanas, gráficos, sonidos, etc) al comparar los programas, abandonaríamos entonces el objeto de este litigio tal como lo centró, desde el punto de vista jurídico, la actora en su demanda. En ella lo focalizó, sin que quepa asomo de duda al respeto, en la protección que merecerían los derechos sobre un programa de ordenador, por lo que entrañaría acudir a un muy distinto análisis de la protección de la obra, de tener la relevancia creativa suficiente para merecer atribuirle la condición de tal, si lo relevante fuera la creación plástica o literaria visualizable, tal cual, en pantalla. Precisamente, es posible que fuera a este diferente enfoque a lo que pudiera estar refiriéndose, en nuestra opinión, el Abogado General en sus conclusiones al asunto 406/10, porque, de lo contrario, simplemente se estaría apartando de la doctrina finalmente aceptada por el TJUE en las sentencias antes citadas. En cualquier caso, un planteamiento de esa índole supondría, aunque se atendiera a un sustrato fáctico coincidente, un enfoque jurídico por completo divergente de aquél por el que se optó en la demanda (la protección de la obra plástica o de otro tipo en lugar de la correspondiente al programa de ordenador) y, en consecuencia, la parte demandada tendría que haber dispuesto de la oportunidad de suscitar controversia a ese respecto en la instancia precedente. Es más, es muy posible que en ese caso hubiera sido preciso enfocar las pruebas periciales en otro sentido, pues, entre otros aspectos, no hubiera resultado tan útil buscar exclusivamente la opinión al respecto de técnicos informáticos sino también de expertos en esos otros campos, como los estéticos, gráficos, etc.

Según la jurisprudencia que antes hemos referenciado ( sentencias del Tribunal de Justicia de 22 de diciembre de 2010, Bezpecnostní softwarová asociace, C-393/09 y la de 2 de mayo de 2012, SAS Institute Inc, C-406/10 ), el objeto de la protección, en el ámbito de los programas de ordenador, engloba las formas de expresión y los trabajos preparatorios de concepción que pueden llevar, respectivamente, a la reproducción o a la creación ulterior de tal programa. El código fuente y el código objeto de un programa de ordenador son formas de expresión de éste que merecen la protección del derecho de autor sobre los programas de ordenador, pero no la interfaz gráfica de usuario que sólo constituye un elemento del programa por medio del cual los usuarios utilizan las funcionalidades de éste.

Ni la interfaz de usuario, ni cada uno de los diseños de pantalla constituyen un forma de expresión del programa, en el sentido de artículo 96.3 del TRLPI , porque el programa no es sino una secuencia de instrucciones o indicaciones ( artículo 96.1 del TRLPI ). La interfaz de usuario o las presentaciones de pantalla son meros resultados de la programación que, en cuanto tales, no están protegidas por las normas de derecho de autor sobre programas de ordenador.

Lo que no podemos hacer, por elementales razones de congruencia ( artículos 218.1 y 456.1 de la LEC ), es enjuiciar la conducta de la parte demandada bajo el punto de vista de la infracción de otros derechos de propiedad intelectual que fueran distintos de los invocados por la actora en su demanda (que se ciñó a los que confiere la titularidad de un programa informático).

SÉPTIMO.- La imitación desleal.

La recurrente ha utilizado la técnica jurídica de invocar, de modo subsidiario a la infracción del derecho de exclusiva, la comisión de ilícitos concurrenciales por parte de las entidades demandadas. El primero que les imputa es la comisión de una imitación desleal.

Consideramos oportuno señalar que la teoría de la complementariedad relativa, que es la seguida por la jurisprudencia (como señala la sentencia de la Sala 1ª del TS número 504/2017, de 17 de septiembre , con cita, a su vez, de las sentencias 379/2008, de 20 de mayo , 95/2014, de 11 de marzo , 586/2012, de 17 de octubre y 105/2016, de 26 de febrero ), implica que no cabría invocar la normativa sobre competencia desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en el ámbito de los derechos de exclusiva, salvo que el comportamiento tuviese efectos anticompetitivos distintos de los que respondan a la mera vulneración de la exclusiva. Tendremos presente, en lo que fuera menester, esta advertencia.

La única posibilidad de apreciar imitación desleal, en un caso como el que aquí nos ocupa, sería por la vía de interpretar que hubiera mediado un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, a tenor de lo previsto en el nº 2 del artículo 11 de la LCD , ya que todas las demás hipótesis de este precepto legal no vendrían al caso. Sin embargo, el tipo de la imitación desleal por aprovechamiento del esfuerzo ajeno debe entenderse de modo tal que no deje sin contenido la regla general de la libre imitabilidad que como postulado se predica en el nº 1 del artículo 11 de la LCD , la cual inevitablemente implica beneficiarse, en cierta medida, de un esfuerzo previo del que es imitado.

La jurisprudencia ha tenido ocasión de analizar los justos términos para poder apreciar la imitación desleal por indebido aprovechamiento del esfuerzo ajeno. La sentencia de la Sala 1ª del TS número 254/2017, de 26 de abril , señala que, en primer lugar, tienen que concurrir los requisitos exigidos por la jurisprudencia ( sentencias 887/2007, de 17 de julio , y 1167/2008, de 15 de diciembre ) para que exista imitación, es decir, que se hayan copiado los elementos esenciales, no accidentales o accesorios, con singularidad competitiva (lo que le da un especial valor concurrencial), de una creación material; además, para poder determinar el carácter indebido del aprovechamiento del esfuerzo ajeno, sería preciso lo siguiente: 1º) la deslealtad no viene determinada por el hecho de que se hayan imitado las creaciones materiales de un competidor (que es lícito con arreglo la regla general sea la libre imitabilidad de las prestaciones ajenas), sino por las circunstancias en las que se hubiese realizado la imitación, por lo que es preciso que además de imitar concurran determinados requisitos adicionales que tiñan de ilicitud ese modo de actuar, de modo que se desvele una conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de un tercero; pero la deslealtad de la imitación no puede fundarse en el mero aprovechamiento del esfuerzo ajeno, pues de otro modo se estaría reconociendo un derecho de exclusiva no previsto por el ordenamiento jurídico, ya que toda imitación entraña un cierto aprovechamiento del esfuerzo ajeno, y el principio de libre imitabilidad excluye que la imitación de la creación material ajena sea, per se, desleal; la deslealtad se justifica por el modo y la forma en que se llega a estar en condiciones de aprovechar esa prestación ajena objeto de imitación; 2º) hay que favorecer una interpretación de la norma del artículo 11.2 de la LCD que no deje sin contenido efectivo la regla de libre imitación de las prestaciones ajenas no amparadas por un derecho de exclusiva que se contiene en el art. 11.1 LCD y que, además, respete la función de la Ley de Competencia Desleal como instrumento de protección del mercado y de quienes en él concurren ( sentencia de la Sala 1ª del TS 675/2014, de 3 de diciembre ); de lo que se trata es de otorgar protección indirecta al competidor que con su esfuerzo se ha afirmado en el mercado o pretende afirmarse en él, de tutelar al que ha invertido tiempo y dinero en una creación, material o intelectual, frente a quien se apodera de su esencia sin tales costes; 3º) aunque el precepto legal no contiene referencia a los medios o instrumentos de la imitación, la jurisprudencia ( sentencias de la Sala 1ª del TS números 888/2010, de 30 de diciembre , 792/2011, de 16 de noviembre , y la citada 675/2014, de 3 de diciembre ) no exige que la comisión del acto desleal debiera necesariamente producirse mediante una reproducción mecánica; aun cuando sea el más habitual de los modos constitutivos de la conducta ilícita de imitación con aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, no hay que limitar a eso el ámbito del precepto hasta el punto de excluir imitaciones 'sin reproducción mecánica' en las que hay un alto grado de semejanza, de práctica identidad, aunque concurran variaciones inapreciables o que se refieran a elementos accidentales o accesorios, o diferencias de muy escasa trascendencia, siempre que se den los elementos básicos de ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización; y 4º) para que se produzca el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno por la imitación de sus prestaciones, es preciso que concurra un ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado y que no resulte además justificada.

KIA MOTORS IBERIA SL no ha incurrido en esa clase de conducta, como vamos a explicar. En primer lugar, es cierto que se ha inspirado, de propósito y no por simple coincidencia, en la apariencia visual del programa de IMAWEB 2000 SL, y ha tratado, en buena medida, de emularla, pero tampoco es de extrañar la existencia de muchas coincidencias entre dos programas que han tratado, en ambos casos, de responder a la medida de las necesidades de KIA MOTORS IBERIA SL, cuyo manual de estilo (documento nº 3 de su contestación) sigue determinadas reglas cromáticas, tipográficas, de presentación de imágenes en la web, etc. Si la terminología, disposición externa de la información y apariencia visual de la imagen persiguen ser del gusto del cliente usuario y acomodarse a algo tan elaborado como un manual de estilo, que existe en el caso de KIA, resulta justificable que si ésta encarga luego a otro un programa a la medida de ello tendrán necesariamente que producirse, en lo que resulta visible, una multiplicidad de similitudes con el anterior, algo que la parte actora parece querer olvidar al poner de manifiesto las coincidencias visuales que pueden constatarse al manejar los dos programas.

Por otro lado, el comportamiento de KIA MOTORS IBERIA SL no responde al estándar de conducta ineficiente en el tráfico mercantil, pues lo que ha hecho, por más que pudiera estar visualmente inspirada en la de la contraparte, ha sido impulsar el desarrollo de una nueva aplicación informática, a costa de invertir en ello un relevante grado de esfuerzo, pues tuvo que recabar la ayuda técnica de tercero (la codemandada SADE) y financiar los costes económicos correspondientes (que ascendieron a un importe superior a los 245.000 euros - bloque documental nº 10 de la contestación de KIA), lo que conllevó meses de trabajo hasta conseguir el resultado buscado (no se pierda de vista que el encargo para acometer esa tarea proviene de principios de 2013 y que las facturas giradas por SADE por el desarrollo del proyecto se acomodaron a las cuatro fases del mismo - abril de 2013, julio 2013, enero 2014 y abril 2014- folios nº 1129 a 1132 de los autos). Además, el destino de esa aplicación no era el de ponerla en el comercio, sino el de emplearla para poder satisfacer las propias necesidades empresariales de gestión de KIA y para estar al servicio de los concesionarios de su marca, que tan estrecha relación tienen con ella, con el fin de optimizar el desarrollo de su modelo de negocio, que no es el informático, sino el automovilístico. KIA MOTORS IBERIA SL no obtuvo una posición concurrencial ventajosa basada en el aprovechamiento indebido del esfuerzo desarrollado por IMAWEB 2000 SL y SADE se limitó a plegarse a los condicionantes impuestos por KIA, que eran razonables para cumplir su finalidad y las exigencias de su manual de estilo, al trabajar en el desarrollo de la nueva aplicación informática.

OCTAVO.- El secreto empresarial.

La parte apelante considera que podría imputar a las demandadas la comisión de un ilícito concurrencial por violación de secretos, ya que en su opinión la entidad KIA habría divulgado, sin autorización de su titular, el contenido de la aplicación informática y permitido con ello que luego pudiera ser explotado, tanto por ella como por SADE.

El artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de espionaje o procedimiento análogo o mediante la inducción a la infracción contractual.

Ante la falta de definición legal de secretos industriales o empresariales podemos entender como tales el conjunto de informaciones o conocimientos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la producción o prestación de un servicio o bien para la organización y financiación de una empresa.

Siguiendo el artículo 39.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC; BOE de 24 de enero de 1995), para que la información empresarial pueda considerarse secreto y sea susceptible de protección es necesario que concurran los siguientes requisitos:1) que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; 2) que tenga un valor comercial por ser secreta; y 3) que haya sido objeto de medidas razonables, atendidas las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla (también, en sentido análogo, artículo 1.7 del Reglamento CEE núm. 556/89, de la Comisión, de 30 de noviembre de 1988 , relativo a la aplicación del apartado 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de licencia de Know-How).

Pues bien, no tiene sentido invocar la infracción del artículo 13 de la LCD cuando fruto de la relación que mediaba entre IMAWEB 2000 SL y KIA MOTORS IBERIA SL, ésta no tenía acceso a ningún secreto empresarial de la primera, ni tampoco empleó ninguna maniobra ilícita para acceder a información ajena de esa índole. Simplemente, la demandada KIA MOTORS IBERIA SL tenía, merced al contrato suscrito con IMAWEB 2000 SL, la condición de usuaria del programa de ordenador que ésta ponía en el mercado. El acceso a la capa de usuario del programa informático no implicaba que a KIA MOTORS IBERIA SL le fuera asequible secreto comercial alguno. La clave de protección de la que disponía la parte demandada lo era simplemente la que se facilitaba al usuario, que es como el titular del programa se asegura que no pueda beneficiarse de los servicios que proporciona el programa un tercero que no hubiera pagado por ello. Pero esa clave, única disponible para la parte demandada, no se trata de una cautela dirigida a proteger el acceso a un secreto industrial ni comercial. Se trata simplemente del modo habilitado por la demandante para explotar su programa, no para proteger su tecnología, que ni era accesible por esa vía para la demandada ni tampoco ha urdido ninguna estratagema para conseguirlo. Cuando KIA MOTORS IBERIA SL permitió que los profesionales de SADE CONSULTORA TÉCNICA SL pudieran visualizar el programa, gracias a la clave de acceso de la que disponía la primera, no estaba divulgando ni explotando comercialmente un secreto empresarial ajeno, sino simplemente analizando, con la ayuda experta pertinente, cómo era la operativa visual del programa de la actora ante el usuario, a fin de poder elaborar otro herramienta informática a su medida y conveniencia que le proporcionara, cuando menos, similares prestaciones. Para acometer esa labor podía servirse de sus propios empleados o bien ampliar la plantilla de personal laboral o incluso, como es el caso, contratar a un tercero a hoc con la capacitación precisa para ello, los cuales serían participes de la licitud de esa iniciativa.

NOVENO.- Costas.

Imponemos a la parte apelante las costas derivadas de su recurso, tal como se desprende del nº 1 del artículo 398 de la LEC que debe hacerse en los casos de decisión desestimatoria del recurso.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal pronuncia el siguiente

Fallo

1º.- Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de IMAWEB 2000 SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid en el seno del procedimiento número 791/2014.

2º.- Imponemos a la parte apelante las costas derivadas de la segunda instancia.

Hacemos saber a las partes que tienen la posibilidad de interponer ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal contra la presente sentencia, de los que conocería la Sala Primera del Tribunal Supremo, si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.