Sentencia Civil Nº 191/2011, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 503/2010 de 07 de Junio de 2011

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00191/2011

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN 28

C/ General Martínez Campos nº 27.

Teléfono: 91 4931988/89

Fax: 91 4931996

ROLLO DE APELACIÓN Nº 503/10.

Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 323/06.

Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid.

Parte recurrente: FIRST DATA IBÉRICA, S.A.

Procuradora: Dª Dolores de Haro Martínez

Letrado: Dª Lara Broschat

Parte recurrente: INTELLIGENT DATA, S.L.

Procurador: D. Jorge Deleito García

Letrado: D. Felipe Monforte Hernández

Parte recurrida: GALILEO INTERNATIONAL TECHNOLOGY, LLC.

Procurador: D. Jaime Gafas Pacheco

Letrado: D. Ignacio Valdelomar

SENTENCIA Nº 191/2011

En Madrid, a siete de junio de dos mil once.

VISTOS, en grado de apelación, por la Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Gregorio Plaza González y D. Enrique García García, los presentes autos de juicio ordinario sustanciados con el núm. 323/06 ante el Juzgado de lo Mercantil núm. Dos de Madrid, pendientes en esta instancia al haber apelado FIRST DATA IBÉRICA, S.A. e INTELLIGENT DATA, S.L. la Sentencia que dictó el Juzgado el día veintiséis de marzo de dos mil nueve.

Han comparecido en esta alzada FIRST DATA IBÉRICA, S.A, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Dolores de Haro Martínez y asistida de la Letrada Dª Lara Broschat; INTELLIGENT DATA, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales D. Jorge Deleito García y asistida del Letrado D. Felipe Monforte Hernández y GALILEO INTERNATIONAL TECHNOLOGY, LLC, representada por el Procurador de los Tribunales D. Jaime Gafas Pacheco y asistida del Letrado D. Ignacio Valdelomar.

Antecedentes

PRIMERO. La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del siguiente tenor: "FALLO: Que estimando íntegramente la demanda formulada por GALILEO INTERNATIONAL TECHNOLOGY, LLC contra INTELLIGENT DATA, S.L., con la intervención voluntaria en calidad de demandada de FIRST DATA IBÉRICA, S.A., declaro nulo el registro de las siguientes marcas españolas mixtas: Marca española mixta 2.370.330 cuya parte denominativa es IdGalileO en la clase 9ª del Nomenclator; Marca española mixta 2.370.331 cuya parte denominativa es IdGalileO en la clase 36ª del Nomenclator, y Marca española mixta 2.370.332 cuya parte denominativa es IdGalileO en la clase 38ª del Nomenclator.

Firme esta resolución, líbrese mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda a la cancelación de los mencionados registros marcarios.

Todo ello con especial imposición a la demandada principal y a la interviniente voluntaria de las costas originadas en el proceso".

SEGUNDO. Contra la anterior Sentencia interpusieron recurso de apelación tanto FIRST DATA IBÉRICA, S.A. como INTELLIGENT DATA, S.L. y, evacuado el traslado correspondiente, se presentaron los respectivos escritos de oposición por GALILEO INTERNATIONAL TECHNOLOGY, LLC, elevándose los autos a esta Audiencia Provincial, en donde fueron turnados a la presente Sección y, seguidos los trámites legales, se señaló para la correspondiente deliberación, votación y fallo el día dos de junio de dos mil once.

Ha intervenido como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Gregorio Plaza González.

Fundamentos

PRIMERO. La demanda interpuesta por GALILEO INTERNATIONAL TECHNOLOGY, LLC contra INTELLIGENT DATA, S.L., en su condición de titular registral de las marcas, ejercitaba la acción de nulidad de las marcas españolas 2.370.330, 2.370.331 y 2.370.332 todas ellas "IdGalileO" (mixtas), concedidas para distinguir, respectivamente, productos en la clase 9ª y servicios en las clases 36ª y 38ª del Nomenclátor oficial de marcas.

Dicha nulidad se basaba en las causas de nulidad relativa contempladas en el art. 52.1 de la Ley de Marcas y, en concreto en el hecho de que el registro se había efectuado en contravención de lo dispuesto en el art. 6.1 b) de la citada Ley , que establece que no podrán registrarse como marcas los signos que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

El derecho anterior se sustenta en la titularidad de las marcas comunitarias 330.084 "GALILEO INTERNATIONAL" (mixta), concedida para distinguir productos de la clase 9ª y servicios de las clases 39ª, 41ª y 42ª del Nomenclator internacional y 516.799 "Powered by GALILEO" (mixta), concedida para distinguir productos de las clases 9ª y 16ª y servicios de las clases 35ª, 38ª, 39ª, 41ª y 42ª del Nomenclátor internacional.

En consecuencia de lo expuesto las marcas cuya nulidad se interesa, de las que figura como titular registral INTELLIGENT DATA, S.L.

(Consta imagen en el original de la Sentencia).

son las siguientes:

1. Marca española 2.370.330 (mixta) "IdGalileo" solicitada el 11 de enero de 2001 y publicada su concesión el 1 de septiembre de 2001 para distinguir productos de la clase 9ª del nomenclátor: "Alarmas e instrumentos de alarma, aparatos de emergencia, aparatos eléctricos de control, impresoras, taxímetros, aparatos y transmisiones telefónicas, aparatos para el tratamiento y proceso de datos"

2. Marca española 2.370.331 (mixta) "IdGalileo" solicitada el 11 de enero de 2001 y publicada su concesión el 1 de septiembre de 2001 para distinguir servicios de la clase 36ª del nomenclátor: "Operaciones de pago electrónico".

3. Marca española 2.370.332 (mixta) "IdGalileo" solicitada el 11 de enero de 2001 y publicada su concesión el 1 de septiembre de 2001 para distinguir servicios de la clase 38ª del nomenclátor: "Mensajería electrónica, informaciones en materia de telecomunicaciones".

Las marcas de las que es titular la demandante son las siguientes:

1. Marca comunitaria 330.084 (mixta) "GALILEO INTERNACIONAL",

(Consta imagen en el original de la Sentencia).

solicitada el 17 de julio de 1996 y concedida el 4 de marzo de 1999 para distinguir:

En la clase 9ª: "Aparatos e instrumentos eléctricos y electrónicos; ordenadores; procesadores de textos; aparatos para el tratamiento de la información [proceso de datos]; aparatos eléctricos y ópticos para el tratamiento de la información; aparatos e instrumentos de recuperación, almacenaje, introducción, proceso y visualización de datos; aparatos de memoria semiconductores; microprocesadores; aparatos de ordenador; teclados para su uso con ordenadores; impresoras para ordenadores; programas y software de ordenador; tarjetas perforadoras (codificadas) y cintas perforadas (codificadas); cintas y discos magnéticos; unidades de disco; módems; aparatos de comunicaciones eléctricos y electrónicos; aparatos de comunicaciones informáticos; partes y piezas de todos los productos mencionados"

En la clase 39ª: "Servicios de transporte y de viajes; servicios de reservas de transporte y de viajes".

En la clase 41ª: "Servicios de esparcimiento; servicios de reservas para esparcimiento".

En la clase 42ª: "Servicios hoteleros, de alojamiento y de restaurantes; servicios de reservas de hoteles, alojamiento y restaurantes".

2. Marca comunitaria 516.799 (mixta) "Powered by GALILEO"

(Consta imagen en el original de la Sentencia).

solicitada el 14 de abril de 1997 y concedida el 20 de enero de 2000 para distinguir:

En la clase 9ª: "Ordenadores, software de ordenador, procesadores de datos, pantallas de ordenador, impresoras de ordenador y partes de los productos mencionados; software de ordenador para su uso en relación con los viajes, enlaces de redes, contabilidad y notificación de gastos de viajes y negocios; programas de ordenador para su uso en relación con los viajes, transporte, reservas de viajes y esparcimiento, alquiler de coches, acceso a bases de datos, visualización interactiva, acceso en tiempo real para realizar reservas, datos de marketing, gestión de viajes, gestión de existencias, investigaciones de mercado relacionadas con los viajes, registros de reservas, publicidad, almacenaje y recuperación de información en línea, dirección de oficinas y negocios relacionados con los viajes, venta de billetes, reservas y descripciones de hoteles y alojamientos; directorios y mapas informatizados de viajes, software de utilidades y software de ordenador utilizado en agencias de viaje para organizar el transporte de clientes, hojas de cálculo, aplicaciones de contabilidad, de tratamiento de textos y de gestión de negocios; módems de ordenador; software y programas de ordenador para registrar gastos de negocios".

En la clase 16ª: "Publicaciones, manuales de instrucciones".

En la clase 35ª: " Servicios de gestión de oficinas y negocios, y servicios de recopilación, almacenaje y recuperación de información sobre viajes para terceros; servicios de captación, procesado y distribución electrónicos de datos, imágenes y mensajes electrónicos, servicios electrónicos de información en línea, en concreto publicidad e información comercial en el ámbito de los viajes, turismo y esparcimiento, a través de una base de datos informática conectada a la red telefónica; publicidad y promoción para hoteles, hoteleros y viajes mediante comunicaciones de datos; servicios en línea de marketing directo electrónico para hoteles y viajes, para terceros".

En la clase 38ª:"Servicios de telecomunicación de tipo transmisión de datos, servicios de transferencia electrónica de datos, servicios de red, todos relacionados con sistemas informatizados de recuperación de información, servicios de comunicación relacionados con instalaciones de transmisión electrónica de datos en línea para la comunicación y distribución de información, imágenes y mensajes electrónicos a través de bases de datos informatizadas; servicios de comunicación de datos y de tableros de anuncios".

En la clase 39ª: "Servicios de reserva de alquiler de coches; servicios de transporte y de viajes; servicios de reservas de transporte y de viajes; servicios informatizados de agencias de viaje; servicios de información de inventario de asientos de compañías aéreas; servicios de reservas y venta de billetes para los viajes para terceros; servicios de directorio de viajes informatizado para los viajes; pantalla, reservas, ventas interactivas de viajes y transportes, para terceros".

En la clase 41ª: "Servicios de reservas para el esparcimiento; educación y formación en materia de sistemas de reservas informatizados, organización de seminarios y cursos relacionados con el uso de sistemas y bases de datos informatizados para reservas".

En la clase 42ª: "servicios de reservas de hoteles y alojamientos similares; facilitación de tiempos de acceso a una base de datos informática; consultoría y cooperación técnica relacionadas con el uso y la explotación de bases de datos, servicios de captación, procesado y distribución de datos, imágenes y mensajes electrónicos; servicios de uso compartido de ordenadores y recuperación de información informatizada; visionado interactivo, reservas y venta, para terceros, de habitaciones hoteleras y alojamientos similares, incluyendo visionado y publicidad de lugares e instalaciones; arrendamiento con opción de compra de equipos informáticos".

La demandada INTELLIGENT DATA, S.L. se personó en las actuaciones solicitando el llamamiento de FIRST DATA IBÉRICA, S.A., puesto que se habían transmitido las marcas objeto del procedimiento a dicha entidad en virtud de contrato suscrito en fecha 12 de noviembre de 2002 (ff. 113 a 129).

Por medio de Auto de 25 de enero de 2007 se desestimó el pretendido llamamiento, al no expresarse la norma en el que se fundaba y dado que el contrato no tenía por objeto la transmisión de las marcas, sino la transferencia de determinados derechos sobre cierta tecnología así como los inherentes a una solicitud de patente, sin perjuicio de la intervención voluntaria de la citada sociedad.

FIRST DATA IBÉRICA, S.A., se personó en autos solicitando su intervención en calidad de demandada, oponiéndose a la demanda interpuesta e interesando su desestimación. Solicitó la suspensión del procedimiento por conexión de causas dado que se seguían dos procedimientos ante la OAMI que tenían por objeto la declaración de caducidad por falta de uso de las marcas comunitarias de las que es titular la demandante. A su vez formuló reconvención interesando la declaración de caducidad de las marcas comunitarias.

Por Auto de 10 de septiembre de 2007 se estimó el recurso de reposición interpuesto por la demandante, dado que el escrito de FIRST DATA IBÉRICA, S.A. solo podía ser considerado escrito de alegaciones previsto en el art. 13.3 LEC , no de contestación a la demanda, resultando inadmisible la formulación de la reconvención.

Por su parte se tuvo por contestada la demanda por INTELLIGENT DATA, S.A., que formuló la excepción de falta de legitimación pasiva por no ser titular de las marcas objeto de las actuaciones y subsidiariamente se allanó "única y exclusivamente en aquellos derechos que pudiera corresponderle (.) y que no hubieran sido transferidos a FIRT DATA IBÉRICA, S.A."

Por Auto de 24 de febrero de 2009 se rechazó la suspensión del proceso por prejudicialidad solicitada por la interviniente FIRST DATA IBÉRICA, S.A. Dicha resolución no fue recurrida.

La sentencia dictada por el Juzgado estimó íntegramente la demanda por entender que concurre la causa de nulidad invocada, teniendo en cuenta la semejanza entre los signos y la similitud de los productos o servicios confrontados.

SEGUNDO. Recurso de apelación interpuesto por FIRST DATA IBÉRICA, S.A.

Se funda en primer lugar el recurso en la falta de apreciación de oficio de la excepción de litispendencia.

Este motivo se relaciona con los procedimientos de caducidad por falta de uso de las marcas comunitarias de las que es titular la demandada (marcas 330.084 y 516.799) que se sustancian ante la OAMI (procedimientos núm. 1377 C y 1378 C).

Con fecha 24.9.2008 se dictó resolución por la División de Anulación de la OAMI en el procedimiento 1377 C relativo a la marca comunitaria 516.799 por la que se declaró la caducidad de dicha marca, con efectos desde el 07.10.2005 para los siguientes productos y servicios:

En la clase 9ª: "Ordenadores, software de ordenador, procesadores de datos, pantallas de ordenador, impresoras de ordenador y partes de los productos mencionados; software de ordenador para su uso en relación con los viajes, enlaces de redes, contabilidad y notificación de gastos de viajes y negocios; programas de ordenador para su uso en relación con los viajes, transporte, reservas de viajes y esparcimiento, alquiler de coches, acceso a bases de datos, visualización interactiva, acceso en tiempo real para realizar reservas, datos de marketing, gestión de viajes, gestión de existencias, investigaciones de mercado relacionadas con los viajes, registros de reservas, publicidad, almacenaje y recuperación de información en línea, dirección de oficinas y negocios relacionados con los viajes, venta de billetes, reservas y descripciones de hoteles y alojamientos; directorios y mapas informatizados de viajes, software de utilidades y software de ordenador utilizado en agencias de viaje para organizar el transporte de clientes, hojas de cálculo, aplicaciones de contabilidad, de tratamiento de textos y de gestión de negocios; módems de ordenador; software y programas de ordenador para registrar gastos de negocios".

En la clase 16ª: "Publicaciones, manuales de instrucciones".

En la clase 35ª: " Servicios de gestión de oficinas y negocios, y servicios de recopilación, almacenaje y recuperación de información sobre viajes para terceros; servicios de captación, procesado y distribución electrónicos de datos, imágenes y mensajes electrónicos, servicios electrónicos de información en línea, en concreto publicidad e información comercial en el ámbito de los viajes, turismo y esparcimiento, a través de una base de datos informática conectada a la red telefónica; publicidad y promoción para hoteles, hoteleros y viajes mediante comunicaciones de datos; servicios en línea de marketing directo electrónico para hoteles y viajes, para terceros".

En la clase 38ª:"Servicios de telecomunicación de tipo transmisión de datos, servicios de transferencia electrónica de datos, servicios de red, todos relacionados con sistemas informatizados de recuperación de información, servicios de comunicación relacionados con instalaciones de transmisión electrónica de datos en línea para la comunicación y distribución de información, imágenes y mensajes electrónicos a través de bases de datos informatizadas; servicios de comunicación de datos y de tableros de anuncios".

En la clase 41ª: "educación y formación en materia de sistemas de reservas informatizados, organización de seminarios y cursos relacionados con el uso de sistemas y bases de datos informatizados para reservas".

En la clase 42ª: "consultoría y cooperación técnica relacionadas con el uso y la explotación de bases de datos; alquiler de productos de ordenador y software para consultar bases de datos; servicios de captación, procesado y distribución de datos, imágenes y mensajes electrónicos; servicios de uso compartido de ordenadores y recuperación de información informatizada; arrendamiento con opción de compra de equipos informáticos".

La marca se mantuvo registrada para los siguientes servicios:

En la clase 39ª: "Servicios de reserva de alquiler de coches; servicios de transporte y de viajes; servicios de reservas de transporte y de viajes; servicios informatizados de agencias de viaje; servicios de información de inventario de asientos de compañías aéreas; servicios de reservas y venta de billetes para los viajes para terceros; servicios de directorio de viajes informatizado para los viajes; pantalla, reservas, ventas interactivas de viajes y transportes, para terceros".

En la clase 41ª: "Servicios de reservas para el esparcimiento".

En la clase 42ª: "Servicios de reservas de hoteles y alojamientos similares; facilitación de tiempos de acceso a una base de datos informática; visionado interactivo, reservas y venta, para terceros, de habitaciones hoteleras y alojamientos similares, incluyendo visionado y publicidad de lugares e instalaciones".

Con fecha 24.9.2008 se dictó resolución por la División de Anulación de la OAMI en el procedimiento 1378 C relativo a la marca comunitaria 330.084 por la que se declaró la caducidad de dicha marca, con efectos desde el 07.10.2005 para los siguientes productos y servicios:

"Aparatos e instrumentos eléctricos y electrónicos; ordenadores; procesadores de textos; aparatos para el tratamiento de la información [proceso de datos]; aparatos eléctricos y ópticos para el tratamiento de la información; aparatos e instrumentos de recuperación, almacenaje, introducción, proceso y visualización de datos; aparatos de memoria semiconductores; microprocesadores; aparatos de ordenador; teclados para su uso con ordenadores; impresoras para ordenadores; programas y software de ordenador; tarjetas perforadoras (codificadas) y cintas perforadas (codificadas); cintas y discos magnéticos; unidades de disco; módems; aparatos de comunicaciones eléctricos y electrónicos; aparatos de comunicaciones informáticos; partes y piezas de todos los productos mencionados; todo ello comprendido en la clase 9".

La solicitud fue rechazada, manteniéndose la marca comunitaria, para los siguientes servicios:

En la clase 39ª: "Servicios de transporte y de viajes. Servicios de reservas de transporte y de viajes".

En la clase 41ª: "Servicios de reservas para el esparcimiento".

En la clase 42ª: "Servicios hoteleros, de alojamiento y de restaurantes; servicios de reservas de hoteles, alojamiento y restaurantes".

Según la recurrente, el Juzgador ha omitido toda referencia a que las marcas que sirven de título a la actora para el ejercicio de su acción se encuentran caducadas (sic) por falta de uso. Añade que nos encontramos ante una situación de litispendencia pues la anulación de las marcas oponentes es una cuestión que interfiere de forma decisiva en el resultado de este pleito en el que se anulan las marcas "IdGalileo" de FIRST DATA IBÉRICA, S.A., por estimarse incompatibles con otras prioritarias que están actualmente anuladas (sic). Añade que, de confirmarse la caducidad, la apelante se vería desprovista de unos derechos por quien carece de título que le legitime al efecto.

A fin de sostener el motivo se citan diversas resoluciones con las que se acaba mezclando el concepto de litispendencia con el de prejudicialidad y, a su vez, la situación anterior a la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil con el tratamiento procesal que actualmente se hace de la prejudicialidad y de la listispendencia.

A continuación dedica el recurso un apartado específico a la prejudicialidad y, en referencia al Auto de 24 de febrero de 2009, afirma que declaró que nada se podía "deducir del material aportado por la interesada al tratarse de documentos presentados en inglés" y que en el acto del juicio se presentaron las resoluciones de la División de Anulación de la OAMI dictadas en los procedimientos de caducidad citados (nums. 1377 C y 1378 C). Se solicita, en virtud de los mismos hechos que, subsidiariamente a la invocada litispendencia, se aprecie la prejudicialidad civil, ordenando la suspensión de los autos.

En su escrito de oposición, sostiene GALILEO INTERNATIONAL TECHNOLOGY, LCC, que en ningún momento en la primera instancia se planteo la alegada litispendencia, por lo que no puede reprochar la apelante al Juzgador que en su fuero interno haya considerado que no concurre tal situación. Nos encontramos ante procedimientos diferentes por tipo, órgano y jurisdicción y se ejercitan acciones completamente distintas. Por cuanto se refiere a la prejudicialidad dicha cuestión fue resuelta por el Auto de 24 de febrero de 2009 y no fue objeto de recurso por la apelante. Añade que la posibilidad de un eventual pronunciamiento sobre caducidad de las marcas comunitarias fue una cuestión aclarada en el acto de juicio, de manera que, una vez firme una resolución de este tipo podría plantearse la perdida sobrevenida de objeto. Sin embargo las resoluciones de la División de Anulación de la OAMI no solo no son firmes, sino que la declaración de caducidad es parcial, solo para algunos productos y servicios.

En primer lugar hemos de advertir que la apelante se refiere a la caducidad de las marcas cuando las resoluciones dictadas por la División de Anulación de la OAMI mantienen el registro de las marcas comunitarias, si bien limitado a determinados productos o servicios. De ello solo podrían desprenderse limitados efectos poniendo en relación la fecha en la que se retrotraen los efectos de la caducidad parcial (07.10.2005) con la fecha de interposición de la demanda (05.07.2006) de manera que el objeto de pronunciamiento se vería limitado a los derechos de los que era titular la demandante al momento de interposición de la demanda. No obstante, para aceptar esa incidencia en el presente procedimiento deben cumplirse los requisitos para la apreciación de la pretendida litispendencia o de la prejudicialidad.

Es evidente que no concurre una situación de litispendencia, entre otras razones porque lo que se sustancia en los procedimientos ante la OAMI son solicitudes de caducidad de dos marcas comunitarias y lo que se ejercita en el presente procedimiento son acciones de nulidad de tres marcas españolas. Lo que puede existir es una cierta conexión entre dichos procedimientos en cuanto las marcas anteriores en que se sustenta la nulidad de las marcas españolas quedan afectadas por las referidas solicitudes de caducidad. Las resoluciones dictadas no declaran la caducidad de las marcas, pero sí declaran una caducidad parcial que se retrotrae a una fecha anterior a la interposición de la demanda.

No debemos olvidar a este respecto el tratamiento que ya bajo la derogada Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 se otorgaba a esta cuestión, es decir, a la conexión entre procedimientos. A fin de lograr una adecuada solución al problema de interferencia de dos o más procesos civiles en curso, la jurisprudencia extendió el ámbito y finalidad de la excepción de litispendencia, en una solución respetuosa y acorde con los principios generales del Derecho, de modo que, por un lado, permitió la apreciación de oficio de la situación de litispendencia, y por otro lado, superando la doctrina tradicional, según la cual la litispendencia no es sino la anticipación de la cosa juzgada, de modo que requería, para ser apreciada, la rigurosa concurrencia de las tres identidades, de personas, cosas y acciones, que establecía el artículo 1252 CC , vino a considerar que había litispendencia cuando la resolución de un pleito es prejudicial en la decisión de otro. En los supuestos de prejudicialidad, en que los objetos de los procedimientos aparecen distintos pero conexos, era necesario forzar el concepto de litispendencia y admitir tal excepción a fin de evitar sentencias contradictorias.

Pues bien, la litispendencia así entendida, que contemplaba los supuestos de prejudicialidad civil, producía sus efectos incluso cuando se hubiera dictado sentencia definitiva y mientras ésta no sea firme.

En la actualidad, el artículo 42 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , contempla específicamente los supuestos de prejudicialidad no penal, es decir, aquellos casos en que los tribunales civiles pueden conocer de asuntos atribuidos a los tribunales de los órdenes contencioso-administrativo y social. Se trata de casos que pueden pender ante la Administración pública competente, como prevé el apartado tercero del citado precepto, al regular los requisitos de la suspensión del proceso civil.

La suspensión derivada de la pendencia del asunto ante la Administración pública competente, el Tribunal de Cuentas o los Tribunales del orden contencioso-administrativo solo puede ser acordada cuando lo establezca la ley o lo pidan las partes de común acuerdo, o una de ellas con consentimiento de la otra.

En el caso que nos ocupa la pretendida prejudicialidad debe ser rechazada atendiendo a los siguientes motivos:

En primer lugar, la prejudicialidad no es apreciable de oficio, sino que tiene que ser instada por cualquiera de las partes. No podemos olvidar que la prejudicialidad actualmente dispone de una regulación específica, ya no asimilada a la litispendencia, con el alcance que le otorga el propio legislador.

En el caso que nos ocupa la cuestión fue planteada por la apelante en la primera instancia y fue resuelta, puesto que el Auto de 24 de febrero de 2009 rechazó la suspensión del proceso por prejudicialidad. Al margen de que uno de los motivos fuese la falta de traducción de las Resoluciones de la OAMI, lo cierto es que dicha resolución no fue recurrida, de manera que se trata de una decisión consentida que pretende reproducirse en la segunda instancia. La falta de adecuada impugnación en la instancia impide reproducir dicha cuestión en la apelación, sin que el recurso pueda ser utilizado para suplir defectos procesales que dieran lugar al rechazo de la suspensión por prejudicialidad, como la falta de presentación de traducción de los documentos, debiendo añadirse que no es este el único extremo por el que se rechaza la solicitud, puesto que el Auto también valoró la incidencia de los procedimientos ante la OAMI. Si pretendía la parte reproducir esta cuestión en su recurso de apelación debió haber recurrido el citado Auto de manera que, una vez consentido, no cabe la reproducción de la cuestión en esta alzada.

Por otra parte es evidente que la Sala no puede pronunciarse sobre cuestiones que requieren un pronunciamiento de naturaleza constitutiva, de manera que sin la existencia de resoluciones que hubieran adquirido firmeza, la constancia registral de las marcas obliga a reconocer los efectos que derivan de dicha inscripción mientras no resulte modificada. Además, ni los Juzgados de lo Mercantil ni por supuesto la Audiencia Provincial son competentes para conocer de la solicitud de caducidad de marcas comunitarias. El Tribunal Supremo ha rechazado que los tribunales civiles deban pronunciarse a los efectos prejudiciales sobre cuestiones sometidas a la decisión de la Administración, y que sean de su competencia, cuando éstas no constituyen un tema accesorio en el proceso civil, sino cuestión principal planteada en el mismo de la cual depende el propio derecho que se invoca o el título que se hace valer - Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2002 y 9 de febrero y 6 de marzo de 2007 , entre otras-.

En definitiva, para determinar el alcance de los derechos anteriores hemos de atender a las marcas comunitarias tal y como se encuentran registradas.

La OAMI es un órgano administrativo cuyo conocimiento de las solicitudes de nulidad o caducidad deriva del sistema autónomo creado por el Reglamento de la Marca Comunitaria núm. 40/1994 , que da lugar a competencias que se reparten entre la OAMI y los Tribunales de Marcas Comunitarias integrados en la estructura judicial nacional. Esa distribución de competencias conlleva normas propias para evitar resoluciones contradictorias entre el órgano administrativo y los órganos judiciales -los Tribunales de Marcas Comunitarias- o de estos entre sí -arts. 55.3 y 96.2 RMC para la denominada cosa juzgada administrativa y arts. 100 y 105 en supuestos de litispendencia o conexión de causas- pero se trata de normas propias del sistema, basadas en su especial naturaleza y en la atribución de competencias tanto a un órgano administrativo como a órganos judiciales concretos y que en la incidencia sobre el Derecho de los Estados miembros (Titulo XI RMC) no contempla la suspensión del curso de las actuaciones que aquí se pretende. La suspensión del procedimiento tiene por otra parte carácter excepcional y no pueden ser aplicadas analógicamente las normas que la establezcan en casos determinados a otros distintos no previstos por el legislador.

En el caso de la OAMI son los órganos jurisdiccionales quienes efectúan el control de legalidad de sus resoluciones. La finalidad del recurso interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia, hoy Tribunal General, es el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI en el sentido del artículo 63 del Reglamento núm. 40/94 [ sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 5 de marzo de 2003 ( TJCE 2003, 60) , Alcon/OAMI-Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Rec. pg. II-411, apartado 61; de 6 de marzo de 2003 ( TJCE 2003, 73) , DaimlerChrysler/OAMI (Calandra), T-128/01, Rec. pg. II-701, apartado 18 , y de 3 de julio de 2003 ( TJCE 2003, 201) , Alejandro/OAMI-Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. pg. II-2251, apartado 67].

En el supuesto que nos ocupa es de aplicación tanto la Ley de Marcas en los aspectos sustantivos, ya que la nulidad se insta en relación a marcas españolas, con independencia del derecho anterior que se invoque, como la Ley de Enjuiciamiento Civil, que impone con total claridad la necesidad de que la suspensión por prejudicialidad se encuentre prevista en la ley o sea consentida por las partes.

En suma, no se cumplen los requisitos previstos en el art. 42 LEC para dar lugar a la suspensión del curso de las actuaciones por prejudicialidad, puesto que la prejudicialidad fue ya resuelta en la primera instancia sin que se recurriera tal decisión y por no estar previsto en este supuesto la suspensión del procedimiento ni en la Ley de Marcas -que solo contempla la suspensión del procedimiento de tramitación en su art. 26 .b) o la denominada cosa juzgada administrativa en su art. 53- ni en la Ley de Enjuiciamiento Civil . Por otra parte la cuestión planteada tampoco puede ser resuelta a los efectos prejudiciales en el proceso civil, puesto que la caducidad de la marca requiere un pronunciamiento firme de naturaleza constitutiva, cuestión que afecta al derecho mismo que se invoca por la demandante, derecho que debe obtener la protección que le corresponde tal y como figura registrado mientras dicha situación no se modifique por resolución que hubiere adquirido firmeza.

TERCERO. Se extiende a continuación el recurso interpuesto por FIRST DATA IBÉRICA, S.L. en la inexistencia de riesgo de confusión entre las "marcas (caducadas)" (sic) de las que es titular la actora y los registros de FIRST DATA IBÉRICA, S,A. Previamente debemos aclarar que la marcas de la actora no se declararon caducadas, ya que la caducidad solo iba referida a determinados productos o servicios y la resolución dictada por la División de Anulación de la OAMI fue recurrida, por lo que debemos atenernos a los derechos que ostenta la demandante tal y como figuran registrados. Por otra parte las marcas figuran inscritas a nombre de INTELLIGENT DATA, S.L.

Por cuanto se refiere a la comparación de los signos, señala la apelante que existen numerosas marcas cuyos distintivos incluyen el término GALILEO para productos y servicios idénticos y/o similares a los que ahora son objeto de debate y de ello concluye que no es posible la concesión de un monopolio al demandante sobre dicho término. Cita al respecto los documentos 5 y 6 de su "contestación" a la demanda, es decir, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) de 10 de mayo de 2006, as. T-279/03 y la Resolución de la Sala de Recursos de la OAMI de 26 de noviembre de 2006 en el asunto R-1423/2005-1, además de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 18 de mayo de 2006 . En definitiva, el término GALILEO es un término débil, lo que limita su protección por su limitada capacidad distintiva.

En su oposición sostiene GALILEO INTERNATIONAL TECHNOLOGY, LLC que entre las marcas enfrentadas existe un incuestionable parecido fonético y gráfico, semejanza que ha de apreciarse en función de las pautas generales del comportamiento colectivo, dado que la protección del Registro abarca no solo el interés particular de quien inscribe, sino también el general de los consumidores. Considera que la comparación global muestra un evidente riesgo de confusión y asociación y que el vocablo "GALILEO" es el elemento preponderante de las marcas comunitarias prioritarias. Además se produce una gran semejanza en el tipo de logo y/o diseño escogido de contrario ya que la forma de elipse utilizada para representar la vocal "O" es prácticamente idéntica a la utilizada en las marcas prioritarias y en especial en el vocablo "POWERED". En cuanto al uso generalizado del término "GALILEO" no indica la apelante cual es la naturaleza de los productos o servicios de las marcas a las que alude y, en todo caso, se trataría de un término sugestivo con fuerza distintiva en las marcas de las que es titular la demandante. Añade para concluir sobre este aspecto que las resoluciones citadas se refieren a supuestos de hecho y de derecho totalmente diferentes a los que afectan al presente procedimiento.

Por cuanto se refiere a las resoluciones citadas por la recurrente hemos de señalar que la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (actualmente Tribunal General integrado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a partir del Tratado de Lisboa) de fecha 10 de mayo de 2006 , as. T-279/03, se refiere a las solicitudes conminatoria y de indemnización que presentaron diversas sociedades del grupo GALILEO, en el que se integra la demandante, contra la Comisión al amparo de los arts. 235 y 238 TCE. Si bien se hacía mención a la vulneración de los derechos de marca, la vulneración derivaba de que la Comisión adoptó una Comunicación titulada "Galileo - La participación de Europa en una nueva generación de servicios de navegación por satélite". La desestimación se funda en que las demandantes no demostraron que la Comisión proporcione productos o servicios en relación con su proyecto Galileo (108 y 110), de manera que solo se utilizó el término para denominar el proyecto de radionavegación por satélite (113), sin que se aprecie utilización del signo en el tráfico económico (120), lo que permite concluir que procede desestimar la imputación basada en los derechos de marca (136).

Como se puede comprobar, lo resuelto no guarda relación alguna con los extremos debatidos y menos con la cuestión relacionada con la semejanza de signos.

La Resolución de la Sala de Recursos de la OAMI de 26 (debe decir 29) de noviembre de 2006 en el asunto R-1423/2005-1 que cita la recurrente, es un documento en lengua inglesa que se aporta sin traducción, por lo que no cabe valorar dicha resolución al no efectuarse la incorporación de conformidad con el requisito impuesto en el art. 144.1 LEC .

Por último, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 18 de mayo de 2006 efectúa una comparación de los signos enfrentados teniendo en cuenta no solo el término GALILEO sino el conjunto de los elementos gráficos que concurren en la marca de la parte demandada, de características que nada tienen que ver con las que son objeto de las presentes actuaciones, salvo en el particular criterio de la apelante, que parece aplicar indiscriminadamente cualquier resolución más o menos relacionada con el término GALILEO al presente caso.

Con igual imprecisión se alude en el recurso a marcas que contienen el citado término, sin concretar a qué marcas en particular se refiere y para qué productos o servicios concretos fueron concedidas. Estas observaciones ya se efectuaron en la sentencia recurrida: "no se informa ni se justifica cosa alguna en relación con la naturaleza de los bienes y servicios para los que están concedidas las múltiples marcas que incluirían dicho vocablo y a las que se hace mención por parte de la interviniente" (FJ segundo, apdo. 4). Igual reproche mereció la particular interpretación que hizo la apelante de la STPI de 10 de mayo de 2006 (FJ segundo, apdo. 5).

Por lo que se refiere a la existencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, es preciso recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la interpretación de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y del Tribunal de Primera Instancia relativa al Reglamento núm. 40/94 , el riesgo de confusión se produce cuando el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente [ sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97 , apdo. 29 y de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer, apdo. 17].

El riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación con la marca anterior, sin que se trate de una alternativa a dicho concepto, sino que sirve para precisar su alcance ( Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, Sabel BV vs. Puma AG, C-251/95 , apdos. 18 y 22). En el mismo sentido la Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2000 , Mode CV vs. Adidas AG, apdo. 45, señala que "el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste. Los propios términos de esta disposición excluyen, pues, la posibilidad de aplicarla si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión".

La similitud o identidad de signos y la similitud o identidad de los productos o servicios designados con ellos son requisitos acumulativos del riesgo de confusión. "El riesgo de confusión exige a la vez una identidad o una similitud entre la marca solicitada y la marca anterior y una identidad o una similitud entre los productos o servicios designados en la solicitud de registro y aquellos para los que se ha registrado la marca anterior. Se trata de requisitos acumulativos." ( sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de octubre de 2004, Vedial/OAMI, Convenio Colectivo de Empresa de AYUNTAMIENTO DE GUIA DE ISORA. PERSONAL LABORAL/03 , apdo. 51).

Según jurisprudencia reiterada, el riesgo de confusión en cuanto al origen comercial de los productos o servicios debe apreciarse globalmente según la percepción que el publico relevante tiene de los signos y de los productos o servicios de que se trata y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y de los productos o servicios designados (STPI de 1 de febrero de 2005, as. T-57/03, Société Provençale D¿Achat et de Gestion SA, apdo. 51).

La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, entre la similitud de las marcas y la de los productos o servicios designados. Así, un escaso grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. La interdependencia entre dichos factores encuentra su expresión en el séptimo considerando del Reglamento núm. 40/94 , según el cual procede interpretar el concepto de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación, por su parte, depende en particular del conocimiento de la marca en el mercado y del grado de similitud entre la marca y en signo y entre los productos o servicios designados ( Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1988, Canon, C-39/97 , apdo. 17; STJ de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Convenio Colectivo de Empresa de VIDRIERAS CANARIAS, S.A.-97, apdo. 19 y STPI de 23 de octubre de 1992, Fifties, as. T-104/01, apdo. 27).

Puede existir riesgo de confusión pese al escaso grado de similitud entre los productos o servicios designados, cuando la similitud entre las marcas es grande y el carácter distintivo de la marca anterior es fuerte ( Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1988, Canon, C-39/97 , apdo. 29; STPI de 14 de julio de 2005 , as. T-126/03 Reckitt Benckiser España SL, apdos. 94 y 95).

El recurso se centra en relación a la semejanza de signos en el hecho de que existen otras marcas que utilizan el elemento denominativo "GALILEO", de manera que, sin analizar los distintos elementos desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual, ni rebatir los argumentos de la sentencia en lo relativo a dicho análisis, considera sin más que la impresión global de los elementos de naturaleza gráfico-denominativa y, en concreto las diferencias visuales y fonéticas, permiten excluir un riesgo de confusión.

En primer lugar debemos advertir que el escaso carácter distintivo de una marca no excluye el riesgo de confusión. Si bien debe tenerse en cuenta el carácter distintivo de la marca anterior para apreciar el riesgo de confusión, este solo es un elemento entre otros que intervienen en dicha apreciación. Por tanto, incluso en presencia de una marca anterior de escaso carácter distintivo, por una parte, y de una marca solicitada que no constituya una reproducción completa, por otra, puede existir riesgo de confusión, en particular, por la similitud de los signos y de los productos o servicios de que se trate (STPI de 16 de marzo de 2005, L¿Oréal. As. T-112/03, apdo. 61).

El mero hecho de que varias marcas tengan una palabra en común no prueba que ésta tenga un escaso carácter distintivo (STPI de 24 de noviembre de 2005, as. T-135/04, apdo 68.).

Para apreciar la fuerza distintiva de una marca procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que esta carezca o no de cualquier elemento descriptivo de los productos o de los servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios, así como las declaraciones de las cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales ( sentencias del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999 , Windsurfing Chiemsee, as. Convenio Colectivo de Empresa de RECOGIDA R.S.U. Y LIMPIEZA VIARIA DE GUIA DE ISORA (VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.)/97 y Convenio Colectivo de Empresa de CLUB NAUTICO PUERTITO DE GUIMAR/97, apdo. 51 y STJ de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer, Convenio Colectivo de Empresa de VIDRIERAS CANARIAS, S.A.-97, apdo. 23).

De este modo podemos atender a dos factores fundamentales, la propia estructura de la marca o su implantación en el mercado.

En principio, los términos sugestivos o evocadores poseen un alto carácter distintivo, como señala la STPI de 14 de julio de 2005, as. T-126/03, Reckitt Benckiser España SL/OAMI - Aladin Gesellschaf für Innovative Mikrobiologische Systeme GMBH, apdo. 52.

Como señaló la sentencia recurrida, la denominación GALILEO no carece de distintividad, porque no se trata de un término demasiado simple o de una palabra de uso común. El término hace referencia inequívoca al célebre astrónomo a quien debemos la concepción de distintos instrumentos capaces de propiciar la observación de objetos situados en la lejanía. Esta evocación se relaciona también -en un segundo plano- con los servicios de organización de viajes, previa realización por el público de un mínimo esfuerzo intelectual sobre la funcionalidad asociada a los mismos, más que sobre los servicios mismos. No debemos olvidar tampoco que el término GALILEO evoca además de manera secundaria o indirecta los instrumentos y servicios relacionados con las comunicaciones o transmisión de datos, como puede apreciarse por la denominación GALILEO que otorgó la Comisión a su Comunicación sobre la participación de Europa en una nueva generación de servicios de navegación por satélite a la que se refiere la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (actualmente Tribunal General) de fecha 10 de mayo de 2006, asT-279/03 .

No obstante, el hecho de que el significado de un signo no guarde relación con los servicios de que se trate no excluye la comparación conceptual si el público relevante puede captarlo inmediatamente (STPI de 24 de noviembre de 2005, as. T-135/04, apdo. 78). El significado del signo puede ser apreciado a efecto de determinar la existencia de riesgo de confusión aunque no tenga relación con los productos o servicios en cuestión.

Dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público, existe entre ellas una igualdad al menos parcial en lo que respecta a uno o varios de los aspectos pertinentes (SSTPI de 23 de octubre de 2002, Matratzen, as. T-6/01, apdo. 30 y de 25 de noviembre de 2003, Kiap Mou, as. T-286/02, apdo. 38).

La apreciación del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud visual, fonética o conceptual de los signos de que se trate, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (SSTPI de 14 de octubre de 2003, Bass, as. T-292/01, apdo. 47; de 9 de marzo de 2005, Hai, as. T-33/03, apdo. 47).

Como señala la sentencia STPI 23.10.2002 T-6/01 , Matratzen:

33 Por tanto, cabe afirmar que una marca compuesta sólo puede considerarse similar a otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta, si éste constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando este componente puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta.

En principio debe considerarse como elemento dominante el elemento denominativo. El análisis de la sentencia recurrida debe ser aceptado, teniendo en cuenta que el prefijo "id", presente en las marcas cuya nulidad se solicita, carece de virtualidad para otorgarle singularidad a este respecto, y lo mismo sucede con las palabras "international" o "powered by" que se incluyen en las marcas de la actora. La impresión que destaca en todos los casos es el término "Galileo". La esfera utilizada resulta en todos los casos meramente ornamental.

Por cuanto se refiere a las semejanzas fonéticas y conceptuales el elemento dominante en la apreciación de conjunto es idéntico y las diferencias graficas no permiten desvirtuar lo expuesto, en cuanto los caracteres utilizados son corrientes e incluso en todas las marcas examinadas aparece una esfera, sin características particulares que hagan considerar a dicho elemento como un elemento dominante, por su carácter meramente ornamental.

En conclusión debemos reiterar las apreciaciones de la sentencia recurrida en cuanto consideraba que existe en el caso que nos ocupa semejanza de signos.

CUARTO. Por cuanto se refiere a los productos y servicios protegidos por las marcas IdGalileo considera el recurso que no guardan relación con los servicios de reservas aéreas, de viajes y hoteles, en relación a la información relativa a ofertas, horarios y precios. Sus clientes son agencias de viajes y compañías hoteleras y de cruceros. Los productos y servicios de las marcas cuya nulidad se pretende no guardan relación con el sector de la hostelería y el turismo, se trata, por el contrario, de productos y servicios relacionados con medios de pago electrónicos. Estos servicios guardan relación, dice el recurso, con las telecomunicaciones ya que, por ejemplo, los taxímetros que se venden bajo el distintivo GALILEO, que permiten el pago del servicio, incorporan igualmente un sistema de localización por seguridad del viajero y taxista y cuyo uso precisa la prestación de servicios de telecomunicación. Por otro lado los productos y servicios protegidos por las marcas de las que es titular la demandante están relacionados con la gestión de reservas en el sector de hostelería y del turismo.

Por su parte la apelada-demandante señala que existe una incuestionable semejanza entre los productos y servicios de las respectivas marcas. Las marcas comunitarias están concedidas para distinguir aparatos e instrumentos eléctricos y electrónicos, aparatos para el tratamiento de la información y demás comprendidos en la clase 9ª del Nomenclátor para poder llevar a cabo servicios de transporte, servicios de reserva, servicios informatizados, servicios de venta interactiva, servicios de telecomunicaciones comprendidos en las clases 35ª, 38ª, 39ª, 41ª y/o 42ª del Nomenclátor internacional. Las marcas enfrentadas están concedidas para distinguir, entre otros, aparatos para el tratamiento de datos, aparatos eléctricos de control, aparatos y transmisiones telefónicas, servicios de pago electrónico, servicios de mensajería electrónica o informaciones en materia de telecomunicaciones en las clases 9ª, 36 y 38 del Nomenclátor. Concluye el escrito de oposición afirmando la existencia de riesgo de asociación en la percepción del público.

Para apreciar la similitud de los productos o servicios de que se trata, deben tenerse en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre ellos. Tales factores comprenden, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización, así como el que compitan entre sí o sean complementarios (STJ Canon, de 29 de septiembre de 1998, C-37/97, apdo. 23 y STPI Fifties de 23 de octubre de 2002, T-104/01, apdo. 31 y STPI de 14 de julio de 2005 T-126/03, apdo. 82).

La comparación de los productos debe referirse a aquellos para los que están registradas las marcas litigiosas y no aquellos para los cuales se haya utilizado efectivamente la marca.

La pertenencia a la misma clase del Nomenclátor Internacional no determina per se la existencia de similitud entre los productos o servicios, como tampoco la pertenencia a distinta clase la excluye. Aunque los productos comparados no sean competidores o complementarios puede existir riesgo de confusión (STPI de 17 de noviembre de 2005, as. T-154/03. Apdo. 49).

Los principios aplicables a la comparación de productos se aplican también a la comparación entre los servicios y entre los productos y los servicios. Si bien es cierto que los productos son diferentes a los servicios, no lo es menos que pueden ser complementarios, por ejemplo, en el sentido de que el mantenimiento del producto sea complementario del propio producto, o de que los servicios puedan tener el mismo objeto o el mismo destino que el producto y encontrarse, por este motivo, en situación de competencia. De ello se deriva que en determinadas circunstancias puede hallarse una similitud incluso entre productos y servicios.

Los productos para los que fue concedida la marca española 2.370.330 pertenecen a la clase 9ª del Nomenclátor internacional, a la que pertenecen también los productos para los que fueron concedidas las marcas comunitarias. Se trata de aparatos eléctricos, de transmisiones telefónicas y de tratamiento y proceso de datos que son idénticos o complementarios a los que se refiere la marca comunitaria 330.084 (aparatos e instrumentos eléctricos o electrónicos, aparatos para el tratamiento de la información, impresoras, aparatos de comunicaciones eléctricos y electrónicos, aparatos de comunicación informáticos). Es cierto que la marca comunitaria 516.799 se refiere a productos relacionados con el sector de los viajes, agencias de viaje, hoteles y alojamientos, pero no ocurre lo mismo con la marca comunitaria 330.084, cuyos productos se definen con gran amplitud incluyendo casos en que existe una notable similitud con los productos que distingue la marca 2.370.330 (aparatos para el proceso de datos o tratamiento de la información) o total identidad (impresoras). En otros casos es evidente la afinidad, como ocurre con los aparatos y transmisiones telefónicas y los aparatos de comunicaciones y lo mismo cabe señalar de los aparatos de control, alarmas y taxímetros y los aparatos e instrumentos eléctricos y electrónicos. Hay que tener en cuenta también que muchos de estos productos (aparatos eléctricos o electrónicos, ordenadores, aparatos para tratamiento de información, impresoras, aparatos de comunicaciones) no van dirigidos a un público particularmente especializado e incluso en los casos en que dicha especialización es mayor, como en el caso de los taxímetros, el consumidor puede percibir una serie de aparatos eléctricos o electrónicos aplicados a distintas funcionalidades como pertenecientes a una gama de productos ofrecidos por un mismo empresario. No hay que olvidar tampoco que, como reconoce la apelante, los taxímetros que comercializa bajo el signo GALILEO permiten el pago del servicio e incorporan un sistema de localización que requiere la prestación de servicios de telecomunicación, y que las marcas de la actora distinguen aparatos de comunicaciones (marca comunitaria 330.084) y servicios de telecomunicación (marca comunitaria 516.799).

Otro tanto sucede con la marca 2.370.331, en cuanto las operaciones de pago electrónico se relacionan directamente con los referidos productos por su carácter complementario, de manera que los citados instrumentos de tratamiento de información y comunicación permiten desempeñar la función correspondiente a dichas operaciones de pago. Del mismo modo estos servicios tienen carácter instrumental en relación a los servicios de ventas de viajes (clase 39ª) y reservas y venta de habitaciones hoteleras (clase 42ª) a los que se destina la marca comunitaria 516.799.

Lo mismo cabe destacar de la marca 2.370.332 en cuanto se concede (clase 38ª) para mensajería electrónica e informaciones en materia de telecomunicaciones, existiendo complementariedad con los aparatos para tratamiento de información y proceso de datos (clase 9) y notable semejanza o identidad con los servicios de igual clase (servicios de comunicación, transmisión electrónica de datos, mensajes electrónicos a través de bases de datos informatizadas) que distinguen la marca comunitaria 516.799.

Resulta en consecuencia correcta la valoración que se efectúa en la sentencia recurrida sobre la similitud de los productos o servicios, por lo que el recurso debe ser desestimado.

QUINTO. Recurso de apelación interpuesto por INTELLIGENT DATA, S.L.

El recurso de apelación interpuesto por INTELLIGENT DATA, S.L. se refiere a la imposición de costas, por entender que, pese a la estimación de la demanda, no cabía efectuar expresa imposición de las mismas, dados los términos de su actuación en el proceso. Así se refiere a su escrito de 6 de febrero de 2007, en el que, tras sostener que no existía legitimación pasiva respecto a dicha entidad al haber vendido los derechos que poseía en relación a las marcas controvertidas, "informaba de su total allanamiento en el caso de que no se estimara dicha falta de legitimación pasiva".

Basa GALILEO INTERNATIONAL TECHNOLOGY, LLC. su oposición en el hecho de que es INTELLIGENT DATA, S.L. quien figura como titular de las marcas cuya nulidad se interesa y así consta en la OEPM y en que la sentencia recurrida reconoce la necesidad de demandar a dicha sociedad como titular registral de las marcas. Por otra parte, la exención del pago de las costas está prevista para los casos en que el allanamiento tiene lugar antes de contestar a la demanda, no cuando se efectúa con la contestación o con posterioridad a la misma.

Debemos destacar en primer lugar que, con independencia de las relaciones habidas entre INTELLIGENT DATA, S.L. y FIRST DATA IBÉRICA, S.A. y de que ambas sociedades coincidan en que el titular de los derechos es esta última entidad, lo cierto es que es INTELLIGENT DATA, S.L. quien figura como titular de las marcas objeto del procedimiento. El art. 46.3 de la Ley de Marcas contempla un principio básico de todo sistema registral, el de inoponibilidad frente a tercero de lo no inscrito. Para que un acto o contrato que recaiga sobre la marca pueda oponerse frente a un tercero de buena fe es necesario que previamente haya sido inscrito en el Registro. Es por ello preciso que la demanda se interponga frente al titular registral, de manera que el acto o contrato no inscrito no puede ser opuesto al tercero de buena fe.

Señalado lo anterior, la interpretación que efectúa la recurrente del art. 395 LEC para excluir la condena en costas resulta insostenible, puesto que la no imposición de costas se supedita en dicho precepto a que el demandado se allane a la demanda antes de contestarla, lo que aquí no sucede puesto que la recurrente contestó la demanda alegando la falta de legitimación pasiva. El "subsidiario" allanamiento o la actitud pasiva en el proceso no determinan la pretendida exención.

Visto lo expuesto el recurso debe ser desestimado.

SEXTO. La desestimación de ambos recursos conlleva la imposición a las partes recurrentes de las costas derivadas de la apelación por aplicación de lo dispuesto en el art. 398 LEC .

Fallo

DESESTIMAMOS los recursos de apelación interpuestos por FIRST DATA IBERICA, S.A. e INTELLIGENT DATA, S.L. contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. Dos de Madrid en el proceso del que dimanan las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes, con imposición de las costas derivadas de ambos recursos a las partes recurrentes.

Remítanse los autos originales al Juzgado de lo Mercantil, a los efectos pertinentes.

Así, por ésta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.