Sentencia Civil Nº 194/2009, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 379/2008 de 10 de Julio de 2009

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00194/2009

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

Sección 28ª

Rollo de apelación nº 379/08

Materia: Propiedad intelectual. Competencia desleal. Publicidad

Órgano judicial de origen: Juzgado de Primera Instancia núm. 35 de Madrid

Autos de origen: Proceso núm. 1072/1995

Parte recurrente: UNIVERSAL MUSIC SPAIN, S.L

Parte recurrida: TELE PIZZA S.A. y BARSA PROMOCIONES ARTISTICAS, S.A.

SENTENCIA Nº. 194/09

En Madrid, a 10 de julio de 2009.

La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Magistrados D. Rafael Sarazá Jimena, D. Enrique García García y D. Alberto Arribas Hernández, ha visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 379/08, interpuesto contra la sentencia de fecha 14 de marzo de 2008 dictada en el proceso núm. 1072/1995 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 35 de Madrid.

Han sido partes en el recurso, como apelante la entidad "UNIVERSAL MUSIC SPAIN, S.L", representada por el Procurador D. Federico Pinillas Romeo y defendida por la Letrada Dª Noa Rodríguez Fernández, siendo apeladas la entidad "TELE PIZZA S.A." y la entidad "BARSA PROMOCIONES ARTISTICAS, S.A.", representadas por los Procuradores D. Francisco de las Alas Pumariño y D. Antonio García Martínez, y defendidas por los Letrados Dª Gloria Martínez Picazo y D. José Antonio Abajo García, respectivamente.

Es magistrado ponente D. Rafael Sarazá Jimena, que expresa el parecer del tribunal

Antecedentes

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 22 de noviembre de 1995 por la representación de la entidad "M.C.A. MUSIC ENTERTAINMENT, S.A.", contra las entidades "TELEPIZZA, S.A." y "BARSA PROMOCIONES ARTISTICAS S.A.", en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba lo siguiente:

"Que teniendo por presentado este escrito con sus copias y documentos, se sirva admitirlos y tener a esta parte por comparecida en la representación que ostenta y acreditada con la adjunta escritura de poder. Tenga por interpuesta demanda de reclamación de derechos y de daños y perjuicios contra las entidades TELEPIZZA, S.A. y BARSA PROMOCIONES ARTISTICAS, S.A., y previos los trámites legales procedentes y en base a los Derechos y Fundamentos de Derechos alegados en la presente demanda declare:

1.- Que la campaña de publicidad emitida con la denominación "MASA MIX, EL SECRETO ESTA EN LA MASA, GRANDES ÉXITOS DE NIRVANA, U2 Y BON JOVI", realizadas por TELEPIZZA Y BARSA PROMOCIONES ARTISTICAS, S.A., supone un acto de competencia desleal con respecto a M.C.A. ENTERTAINMENT, S.A. y la vulneración de los derechos atribuidos por la Ley de Propiedad Intelectual, como titular en régimen de exclusiva de los derechos de uso y explotación del nombre de NIRVANA, así como de sus grabaciones fonográficas y audiovisuales.

2.- Que M.C.A. MUSIC ENTERTAINMENT, S.A., tiene derecho a una indemnización por daños y perjuicios a cargo de los codemandados, como consecuencia de la utilización en la campaña publicitaria del nombre de NIRVANA. Así como una indemnización por enriquecimiento injusto a cargo de ambos codemandados. Las indemnizaciones por dichos conceptos deberán ser concretadas una vez obtenida Sentencia estimatoria de la presente demanda -si así fuera- en la correspondiente fase de ejecución de sentencia.

3.- Que se condena a TELEPIZZA, S.A. y a BARSA PROMOCIONES ARTISTICAS, S.A. a rectificar públicamente y a reconocer que los derechos de uso y explotación del nombre de NIRVANA así como de sus grabaciones sonoras y audiovisuales corresponden en régimen de exclusiva a mi representada la entidad M.C.A. MUSIC ENTERTAINMENT, S.A.

4.- Que se condene a las codemandadas a estar y pasar por las anteriores declaraciones y se condene a las mismas a abonar solidariamente a mi representada las indemnizaciones solicitadas una vez cuantificadas.

5.- Imponer las costas a las codemandadas por su manifiesta mala fe y tal y como preceptúa el artículo 523 de la L.E.C."

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes, y tras ampliarse la demanda contra la entidad "DUPLIMAG, S.A.", el Juzgado de Primera Instancia núm. 35 de Madrid dictó sentencia, con fecha 14 de marzo de 2008 , cuyo fallo era el siguiente: "Que procede desestimar la demanda interpuesta por el Procurador Federico Pinilla Romeo, en nombre y representación de M.C.A. MUSIC ENTERTAINMEINT, S.A. contra TELEPIZZA, S.A. y BARSA PROMOCIONES ARTÍSITICAS, S.A. con expresa imposición de costas a la parte actora".

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la entidad "UNIVERSAL MUSIC SPAIN, S.L" se interpuso recurso de apelación que, admitido por el mencionado Juzgado y tramitado en legal forma ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase, siendo señalada la deliberación, votación y fallo del recurso el día 1 de julio de 2009.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- La entidad "MCA MUSIC ENTERTAINMENT, S.A." interpuso demanda contra las entidades TELEPIZZA, S.A. y BARSA PROMOCIONES ARTÍSTICAS, S.A. en la que solicitaba se declarara que la campaña de publicidad emitida con la denominación "MASA MIX, EL SECRETO ESTA EN LA MASA, GRANDES ÉXITOS DE NIRVANA, U2 Y BON JOVI", realizada por TELEPIZZA Y BARSA PROMOCIONES ARTISTICAS, S.A., supone un acto de competencia desleal con respecto a M.C.A. ENTERTAINMENT, S.A. y la vulneración de los derechos atribuidos por la Ley de Propiedad Intelectual, como titular en régimen de exclusiva de los derechos de uso y explotación del nombre de NIRVANA, así como de sus grabaciones fonográficas y audiovisuales, se le concediera una indemnización por daños y perjuicios como consecuencia de la utilización en la campaña publicitaria del nombre de NIRVANA y una indemnización por enriquecimiento injusto a cargo de ambos codemandados, a concretar en la correspondiente fase de ejecución de sentencia y que se condenara a TELEPIZZA, S.A. y a BARSA PROMOCIONES ARTISTICAS, S.A. a rectificar públicamente y a reconocer que los derechos de uso y explotación del nombre de NIRVANA así como de sus grabaciones sonoras y audiovisuales corresponden en régimen de exclusiva a la actora.

Tras ser revocada por la Audiencia Provincial una primera sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia en la que se absolvió en la instancia por apreciar la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario, acordando la Audiencia la nulidad y retroacción de las actuaciones hasta la comparecencia del juicio de menor cuantía para que se permitiera a la actora subsanar el defecto ampliando la demanda contra la entidad "DUPLIMAG, S.A.", se presentó tal escrito de ampliación de la demanda, en el que la actora se ratificó en todos los hechos y fundamentos de derecho de derecho de su demanda.

La sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia el 14 de marzo de 2008 desestima plenamente la demanda. Contra esta sentencia interpone recurso la parte actora.

SEGUNDO.- En el primer motivo del recurso la actora impugna la desestimación que en la sentencia se hace de sus pretensiones basadas en la Ley de Propiedad Intelectual, concretamente que el Juzgado de Primera Instancia considere que los derechos cedidos en el ámbito de la propiedad intelectual deben interpretarse de manera restrictiva.

En la demanda, al fundamentar la acción de protección de derechos de propiedad intelectual, la actora aludía a la existencia de diversos derechos de explotación de una obra protegida por la propiedad intelectual, como eran los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación; la necesidad, para distribuir un fonograma, de contar con licencia tanto del autor de la composición como del intérprete de la obra musical (f. 5); que en este caso los demandados solicitaron la autorización al cesionario de la gestión de los derechos de autor, pero "«se olvidaron» de solicitar el preceptivo y necesario permiso a la casa discográfica que tiene cedidos los derechos de exclusiva del intérprete o intérpretes" (f. 6); invocaba la violación de los arts. 43 y 108 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual (Ley 22/1987, de 11 noviembre , aplicable por razón del momento en que acaecieron los hechos) (f. 7) para finalmente considerar que "la actuación de los codemandados supone la vulneración de los artículos 17 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual que hacen mención a los derechos de explotación que corresponden a los autores de una obra musical. De igual forma, entendemos vulnerados los artículos 42 y siguientes del mismo texto legal que establecen la transmisión de los derechos reconocidos por la L.P.I . y las consecuencias de las transmisiones de los mencionados derechos. En esa línea argumental citamos como disposición expresamente infringida el artículo 108 de la L.P.I ., que se refiere a los productores de fonogramas, y a los derechos que corresponden a los mismos." (f. 11). Más adelante la demanda añadía: "M.C.A. MUSIC ENTERTAINMENT, S.A. es titular en régimen de exclusiva, de los derechos que corresponda a las grabaciones fonográficas y videográficas del conjunto NIRVANA y, por tanto, le corresponden no solamente los derechos exclusivos para la autorización de la reproducción y distribución de copias de aquellos discos, sino también los derechos exclusivos de reproducción y comunicación pública, participando junto con los autores y los artistas e intérpretes ejecutantes en el canon por copia privada de acuerdo con el art. 25.1 de la L.P.I." (f. 12 ).

No existe controversia entre las partes en que TELEPIZZA utilizó en una promoción comercial CDs y casetes, que regalaba con compras superiores a 2.000 ptas, con "covers" de temas habitualmente interpretados por NIRVANA (además de por U2 y BON JOVI, aunque esto queda fuera del objeto del litigio), si bien en este caso el intérprete era un grupo denominado "The Outsiders", que fueron producidos por la codemandada BARSA por encargo de DUPLIMAG y que TELEPIZZA publicitaba utilizando el nombre del citado grupo musical NIRVANA (por ejemplo, f. 30), habiendo abonado BARSA a la SGAE una considerable cantidad para obtener la autorización de reproducción y distribución de las obras musicales cuyos derechos de autor gestionaba la SGAE (f. 89 y siguientes).

Del debate jurídico acaecido en el proceso resulta que ni la actora ni su matriz norteamericana, con la que celebró contrato de licencia, eran titulares de los derechos de autor sobre las obras interpretadas en los soportes fonográficos controvertidos, ni tenían atribuida la gestión de tales derechos de autor. Antes al contrario, quien tenía atribuida tal gestión era la SGAE, y ésta autorizó, mediante el pago de una elevada retribución, el uso por terceros de las correspondientes obras musicales, su interpretación, fijación sonora en un nuevo fonograma y distribución. Ello es posible sin necesidad de obtener la autorización de anteriores intérpretes, y sí solamente del autor de la obra musical o de quien tiene encargada la gestión de sus derechos, porque el ejecutante se limita a actualizar una realidad significante previa siguiendo el ejemplar original aportado por el autor, y en realidad los elementos físicos que encarna la creación a través de la actividad del intérprete están constituidos por pertenencias, cualidades, y elementos de su propia personalidad, que es lo que la Ley de Propiedad Intelectual protege para artistas intérpretes y ejecutantes. Por tanto, los derechos de un intérprete anterior no se vulneran por la interpretación hecha por otra persona posteriormente, ni los del productor del anterior fonograma se vulneran por la producción de un fonograma posterior en el que esté registrada la nueva interpretación. De modo que, a pesar de que la obra que interpretan ambos ejecutantes sea la misma, los fonogramas creados a partir de interpretaciones distintas son diferentes, naciendo a favor de cada uno de los respectivos ejecutantes y de cada uno de los respectivos productores de los fonogramas los derechos que de la ejecución de la obra musical y de la grabación del fonograma derivan, en virtud de lo previsto en los Títulos I y II del Libro II de la Ley de Propiedad Intelectual.

Sentado lo anterior, ha de concluirse que no existe vulneración alguna de los arts. 108 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987 , reguladores de los derechos de los productores de fonogramas, porque las demandadas no han reproducido ni distribuido ningún fonograma producido por la actora, puesto que los fonogramas producidos y distribuidos por las demandadas no eran aquellos respecto de los que la actora ostentaba la cualidad de productora, sino los grabados por encargo de las demandadas por el citado grupo "The Outsiders".

Tampoco ha existido vulneración de los derechos de los intérpretes (en concreto los componentes del grupo NIRVANA) puesto que no es su interpretación la que ha sido recogida en los fonogramas objeto de la promoción publicitaria controvertida, ni de los derechos de autor respecto de tales obras musicales, por cuanto que las demandadas habían obtenido autorización de la gestora de tales derechos, la SGAE, para reproducir y distribuir tales obras musicales. Además, como se ha dicho, no consta que la actora tuviera la titularidad ni la gestión de dichos derechos de autor, siendo así que alguna de las obras musicales había sido creada por otro autor distinto de los integrantes de NIRVANA (por ejemplo, consta que una de las canciones incluidas en los fonogramas controvertidos y que ha sido interpretada y grabada por NIRVANA en uno de sus discos había sido compuesta por David Bowie).

TERCERO.- Dentro de las alegaciones relativas a lo que la actora considera como vulneración de los derechos de propiedad intelectual de los que dice ser titular, en el recurso centra su impugnación en lo que considera como vulneración del uso "del nombre e imagen del grupo musical NIRVANA".

En cuanto a la imagen, no existe prueba alguna de que las demandadas hubieran utilizado la imagen de dicho grupo musical, por lo que no procede entrar siquiera en este extremo. Pero, en todo caso, la protección de la imagen de un grupo musical es cuestión ajena a la propiedad intelectual tal como se configura ésta en nuestro ordenamiento jurídico.

Lo que sí se ha utilizado en la campaña publicitaria y en la carátula de los fonogramas en cuestión (al menos en la primera edición de los mismos, puesto que en la segunda se eliminó) ha sido el nombre del grupo musical NIRVANA. Pero la utilización de un nombre artístico como el citado no supone, sin más, la vulneración de algún derecho de propiedad intelectual del que sea titular la actora. Esta Sala declaró en su sentencia núm. 91/2009, de 17 de abril , que el nombre artístico, cuando no ha adquirido además mediante su registro la categoría de signo marcario (lo que nos reconduciría al ámbito de protección propio de la marca, que no ha sido invocado en momento alguno), ha sido considerado bien como un derecho de la personalidad (Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo ), susceptible de protección tanto en su órbita estrictamente moral como asimismo en la patrimonial, bien como un componente trascendente del denominando "merchandising", que proporciona un cauce para la legítima explotación en el tráfico mercantil de una multiplicidad de facetas relacionadas con un artista que pueden resultar protegidas no sólo en la órbita de lo contractual sino también al amparo de la normativa que protege contra la competencia desleal. Pero el nombre artístico, como tal, no tiene por qué merecer "per se" la consideración de obra protegida ni tiene por qué ser automáticamente considerado un derecho de propiedad intelectual (a diferencia de las composiciones e interpretaciones musicales, respecto de las que, como se ha visto, ningún derecho de la propiedad intelectual ha sido vulnerado), salvo que por circunstancias muy determinadas resultase de algún modo reconducible a las características que menciona el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual , de tal modo que pudiera otorgársele la categoría de "obra", que es lo protegido por la propiedad intelectual, lo que no ha sido alegado ni debidamente argumentado.

Procede por tanto rechazar este motivo de impugnación puesto que no ha existido vulneración de derecho de propiedad intelectual alguno de la actora.

CUARTO.- El segundo motivo de impugnación del recurso interpuesto por la demandante versa sobre la infracción de las normas sobre publicidad engañosa.

La sentencia rechazó la existencia de publicidad engañosa porque "teniendo en cuenta que los compacts y casetes no estaban destinados a la venta sino que se regalaban por el consumo de pizzas no puede afirmarse que se estuviera afectando a su comportamiento económico, porque además no existe ningún interés de las demandadas en perjudicar la venta de discos originales de Nirvana, y de hecho considera este Juzgador que el citado perjuicio es meramente hipotético y en ningún caso acreditado".

En el recurso se critican los razonamientos de la sentencia utilizados para considerar que no existió publicidad engañosa. Tras recordar la definición de publicidad engañosa del art. 4 de la Ley General de Publicidad , y que tanto en la publicidad de TELEPIZZA como en las carátulas de las grabaciones se anunciaban "los grandes éxitos de Nirvana", sin especificar que no eran interpretados por este grupo sino por "The Outsiders", la recurrente afirma que la finalidad perseguida era el aumento de venta de pizzas haciendo creer a los consumidores que obtenían un CD o casete de Nirvana, y que una vez efectuada la compra de los productos, en el interior del CD era donde figuraba que los temas eran interpretados por The Outsiders, por lo que se estaba afectando al comportamiento económico de los consumidores, sin que para la existencia de publicidad engañosa sea preciso que se produzca un resultado lesivo o dañoso para los consumidores o para otras empresas.

La sala considera que tales razonamientos del recurso son fundamentalmente acertados.

El art. 4 de la Ley General de Publicidad establece: "es engañosa la publicidad que de cualquier manera, incluida su presentación, induce o puede inducir a error a sus destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento económico, o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un competidor".

La publicidad efectuada por TELEPIZZA (f. 30) consistió en la difusión del mensaje "!consigue los grandes éxitos¡ 1 CD gratis por cada pedido de 2.000 pts. Nirvana. Bon Jovi. U2".

La citada publicidad puede inducir a sus destinatarios al error de creer que los CDs y casetes que se entregaban en la promoción contenían canciones interpretadas por los citados grupos musicales, concretamente Nirvana. Sólo al hacer el pedido y recibir el CD de regalo, en el interior se indicaba que el intérprete no era Nirvana, sino un grupo llamado "The Outsiders". El contenido del folleto publicitario, la ausencia en el mismo de cualquier indicación a que los grandes éxitos a que se hace mención no son interpretados por los grupos que en el mismo se mencionan, muestra claramente su carácter engañoso.

El hecho de que no se haya probado la efectividad del resultado del engaño no es óbice para que la publicidad haya de ser considerada engañosa. No solamente porque el contenido del anuncio es claramente significativo de la existencia de tal engaño y de su alta potencialidad para inducir a sus receptores a tomar sus decisiones sobre bases erróneas, sino porque además a tenor de lo previsto en el artículo 4 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad , en relación con el artículo 2.2 de la Directiva CE 84/450 del Consejo, de 10 de septiembre , no hace falta que se llegue a consumar un daño para que la publicidad deba ser reputada de engañosa, bastando que pueda inducir a error a los consumidores en relación con los productos o servicios anunciados.

Asimismo, la potencialidad de afectación al comportamiento económico de los consumidores no desaparece por el hecho de que no se esté ofertando la venta de tales soportes fonográficos, puesto que dicho comportamiento económico consistirá en la compra de los productos de Telepizza en la creencia de que recibirán CDs o casetes con canciones interpretadas por Nirvana, cuando quien las interpreta es otro grupo musical, al tratarse de los denominados "covers".

Ahora bien, lo que puede ser objeto de un recurso no son los razonamientos contenidos en una sentencia, sino sus pronunciamientos (art. 457.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ). Hecha la anterior precisión, la Sala no considera que pudiera realizarse por el Juzgado de Primera Instancia en su sentencia ningún pronunciamiento estimatorio de una acción de publicidad engañosa puesto que ninguna acción de esta naturaleza se había ejercitado.

La Ley General de Publicidad, en su redacción original, vigente cuando sucedieron los hechos y se interpuso la demanda, prevé dos acciones típicas, la de cesación y la de rectificación, ambas dirigidas a la actividad publicitaria (y no a los signos insertos en el producto o en su presentación que no puedan considerarse como publicidad conforme al art. 2 de la Ley General de Publicidad ) y que sólo pueden interponerse en unos determinados plazos (hasta el fin de la actividad publicitaria la de cesación, art. 26 de la Ley General de Publicidad , hasta siete días después de dicho fin la de rectificación, art. 27 de la Ley General de Publicidad ) y previo requerimiento de cesación o rectificación, respectivamente, al anunciante.

En el caso de autos no se ejercita ninguna pretensión de que cese o se rectifique la campaña publicitaria, que además se dice tuvo lugar en junio y julio de 1995 por lo que había finalizado varios meses antes de la presentación de la demanda (la demanda se presentó en noviembre de 1995). Por tanto, la apreciación de existencia de una publicidad engañosa no puede determinar la estimación de pretensión alguna fundada en la regulación de la publicidad ilícita de la Ley General de Publicidad porque no se han ejercitado las acciones previstas en la misma (y si lo hubieran sido, se habrían ejercitado de modo claramente extemporáneo).

Sólo se solicita en la demanda la declaración de que la campaña publicitaria supone un acto de competencia desleal y la vulneración de los derechos atribuidos a la actora por la Ley de Propiedad Intelectual, así como que se condene a las demandadas a abonar una indemnización por tales ilícitos, y aunque se pide que se condene a las demandadas a "rectificar públicamente", tal rectificación no se pide respecto del carácter engañoso de la publicidad (esto es, que las canciones de los CDs y casetes objeto de la promoción publicitaria no están interpretados por Nirvana), sino respecto a "reconocer que los derechos de uso y explotación del nombre de NIRVANA así como de sus grabaciones sonoras y audiovisuales corresponden en régimen de exclusiva" a la actora, lo que es ajeno a la rectificación de una campaña publicitaria.

QUINTO.- El último motivo del recurso combate la desestimación que la sentencia hace de las acciones de competencia desleal ejercitadas en la demanda.

La sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia desestimó la pretensión basada en la Ley de Competencia Desleal porque "las demandadas no son competidoras en el mercado, al dedicarse a actividades totalmente distintas, teniendo además en cuenta que los compacts y casetes no se comercializaron, sino que se regalaron, con autorización previa de la SGAE, lo que pone de manifiesto la ausencia de mala fe por parte de los demandados" (f. 1175).

Las razones utilizadas por la sentencia para desestimar la pretensión de declaración de deslealtad concurrencial no se consideran acertadas. En cuanto a que los litigantes no son competidores, el art. 3.2 de la Ley de Competencia Desleal contiene la previsión expresa de que "[l]a aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto de competencia desleal", lo que ha de engarzarse con la previsión del art. 1 de la Ley de Competencia Desleal de que dicha ley "tiene por objeto la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado" y no sólo, por tanto, en interés de los competidores, y con la previsión del art. 19 de la Ley de Competencia Desleal que atribuye legitimación activa para ejercitar las acciones de los cinco primeros apartados del art. 18.1 a "[c]ualquier persona que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por el acto de competencia desleal.", y para la acción de enriquecimiento injusto, al titular de la posición jurídica violada, pero sin exigir en momento alguno que tenga el carácter de competidor de aquel a quien se atribuya la conducta constitutiva de competencia desleal.

Asimismo resulta indiferente el hecho de que los CDs y casetes no se vendieran sino que se regalaran, puesto que para que un comportamiento entre el en ámbito objetivo de la Ley de Competencia Desleal y tenga la consideración de acto de competencia desleal basta que se realice en el mercado y con fines concurrenciales, que se presumen cuando por las circunstancias en que se realice, se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero, lo que evidentemente concurre en una campaña promocional de TELEPIZZA consistente en que si se realizan compras por encima de una cierta cantidad se regala el citado CD o casete..

En cuanto a la ausencia de mala fe, el hecho de haber abonado a la SGAE la retribución necesaria para la interpretación, grabación y distribución de determinadas obras no supone ineludiblemente la ausencia de mala fe si se hubieran vulnerado otros derechos de propiedad intelectual (aunque como se ha visto tal vulneración no ha tenido lugar) o se hubiera realizado un comportamiento confusorio o de explotación de la reputación ajena por la utilización de un signo que no se tiene derecho a utilizar. Además, es reiterada la jurisprudencia que declara que la comisión de ilícitos de los arts. 6 a 17 de la Ley de Competencia Desleal no se hace depender de elemento subjetivo de mala fe, sin perjuicio de que ello pueda tener repercusiones en la responsabilidad civil en cuanto que sólo procede el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el acto si ha intervenido dolo o culpa del agente (art. 18.5 de la Ley de Competencia Desleal ).

SEXTO.- En la demanda se invocaban los arts. 5, 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal .

Respecto del art. 5 , se alegaba por la actora que la conducta de las demandadas era contraria a la buena fe porque "no se ha solicitado al productor fonográfico la autorización correspondiente para la explotación o utilización de un derecho a él atribuido" y porque los demandados se habían aprovechado "del trabajo de difusión de un tercero y el aprovechamiento de un nombre como el de NIRVANA para una determinada serie de productos".

No puede estimarse que la conducta de las demandadas sea encuadrable en el art. 5 de la Ley de Competencia Desleal . En cuanto a la supuesta explotación de derechos de propiedad intelectual de los que sería titular la actora, no sólo porque tal explotación no se ha producido, sino porque además los preceptos de la Ley de Competencia Desleal no desplazan a su ámbito, sustituyen ni duplican la protección específica que a la propiedad intelectual reconocen las leyes especiales que la regulan (en este sentido, Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 569/2006 de 13 junio, 836/2006 de 4 septiembre y 887/2007 de 17 julio ).

En cuanto al aprovechamiento del esfuerzo y reputación ajenos, porque existiendo ilícitos concurrenciales destinados expresamente a dichas conductas (como es el caso del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal para los actos de imitación de prestaciones que comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno y el art. 12 para los actos de explotación de la reputación ajena), la pretensión de encuadrar la conducta también en el art. 5 de la Ley de Competencia Desleal desconoce la reiterada jurisprudencia que declara que la cláusula general del art. 5 de la Ley de Competencia Desleal tipifica un acto de competencia desleal en sentido propio, dotado de sustantividad, frente a los actos de competencia desleal que se ha considerado conveniente tipificar en concreto en los arts. 6 y siguientes de la Ley de Competencia Desleal y, por tanto, no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican conductas desleales en particular, puesto que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas que no han podido ser subsumidas en lo supuestos contemplados en la tipificación particular, y cuando la conducta enjuiciada encaja, atendiendo a su descripción material, en alguno de los tipos específicos de deslealtad concurrencial de los arts. 6 a 17 de la Ley de Competencia Desleal y, sin embargo, se estima que esa conducta no realiza el disvalor implícito en el tipo específico de que se trate, no es lícito acudir a la cláusula general del art. 5 para colmar ese vacío, debiendo concluirse, sin más, que nos encontramos ante una conducta concurrencialmente aséptica. En definitiva, no cabe acudir a esta norma como si estableciera un nivel degradado de antijuridicidad en el que puede incurrirse pese a superar la conducta el juicio de deslealtad a la luz de los preceptos especiales que la tipifican y regulan.

Se invocan también los arts. 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal , pues se afirma que el comportamiento de las demandadas, al publicitar, fabricar y distribuir fonogramas musicales utilizando el nombre del conjunto musical NIRVANA, ha supuesto un acto de confusión respecto de la procedencia de la prestación (los consumidores pensarían que el fonograma, o alguna de sus canciones, había sido interpretado por NIRVANA cuando ello no era así) y ha supuesto asimismo un aprovechamiento indebido de las ventajas de la reputación adquirida por NIRVANA en el mercado musical.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha declarado de un modo reiterado que mientras que la imitación desleal del art. 11.2º y 3º de la Ley de Competencia Desleal se refiere a las prestaciones, a las creaciones materiales, los arts. 6 y 12 lo hacen a los signos distintivos, a las creaciones formales, a la presentación del producto o servicio. Por tanto, la posible confusión o aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno que el art. 11 de la Ley de Competencia Desleal considera ilícito se refiere a la imitación de la prestación, mientras que la confusión, incluida la asociación, o el aprovechamiento indebido de las ventajas de la reputación ajena de los arts. 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal se refieren al prestador.

La sala considera que la utilización tanto en la publicidad como en la misma presentación del producto, en este caso fonogramas, del nombre del grupo NIRVANA constituye una actuación confusoria puesto que se ha utilizado el nombre del grupo musical, que identifica al intérprete de obras musicales, para unas grabaciones de obras musicales que no habían sido interpretadas por dicho grupo musical, siendo por tanto idónea para producir la confusión en el consumidor sobre el origen del producto, concretamente el grupo musical que interpreta las canciones de los fonogramas. Además, tratándose de un grupo musical muy conocido y prestigioso en el ámbito musical en que desarrollaba su actividad, se ha producido con la utilización de su nombre artístico un aprovechamiento de la reputación ajena para promover la venta de los productos de TELEPIZZA. Por tanto, se han cometido los ilícitos contractuales de los arts. 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal .

SÉPTIMO.- En cuanto a quién puede ser condenado por la realización de estos actos de competencia desleal, el art. 20.1 de la Ley de Competencia Desleal prevé que "las acciones previstas en el artículo 18 podrán ejercitarse contra cualquier persona que haya realizado u ordenado el acto de competencia desleal o haya cooperado a su realización. No obstante, la acción de enriquecimiento injusto sólo podrá dirigirse contra el beneficiario del enriquecimiento".

De lo actuado en el caso de autos resulta que TELEPIZZA contrató con DUPLIMAG, S.A. la producción de los fonogramas (f. 112 y siguientes), que ésta a su vez subcontrató con BARSA PROMOCIONES, S.A. (f. 86 y siguientes), debiendo colocarse en los mismos la carátula entregada por TELEPIZZA, en la que aparecían los nombres de NIRVANA, BON JOVI y U2, estando obligada DUPLIMAG respecto de TELEPIZZA (y a su vez BARSA respecto de DUPLIMAG) a obtener las correspondientes autorizaciones de SGAE y cualquiera otra que fuera necesaria.

Visto lo anterior, dado que a las tres demandadas les constaba la utilización del nombre de NIRVANA en la publicidad y/o en las carátulas de los fonogramas, y que ninguna se preocupó de evitar la confusión o aprovechamiento indebido de la reputación ajena que suponía dicha utilización del nombre del grupo musical, y que todas ellas han obtenido un lucro con esta conducta desleal (TELEPIZZA por haber promocionado sus ventas con dicha utilización y las demás codemandadas por haber cobrado determinadas cantidades por su intervención en la operación), la sala considera que todas ellas tienen legitimación pasiva para soportar las acciones de la Ley de Competencia Desleal, como ordenantes o realizadoras de la conducta, o cooperadoras en su realización.

OCTAVO.- No existe obstáculo alguno para estimar la acción de declaración de deslealtad respecto de todas las demandadas, al haber participado las mismas en la realización de las actuaciones constitutivas de los ilícitos concurrenciales de los arts. 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal .

En cuanto a la solicitud de indemnización de daños y perjuicios, en la demanda se alegaba que "el daño y el perjuicio viene determinado por la utilización por parte de los codemandados del nombre de NIRVANA y de los derechos de explotación de este grupo del que es cesionario en exclusiva mi representada", por lo que solicitaban se acordase el pago de una indemnización consistente en la cantidad que en ejecución de sentencia se determinara como "cuál hubiera sido la compensación económica o el costo para los demandados de la campaña de publicidad si hubieran solicitado los correspondientes permisos a su legítimo cesionario que es M.C.A., tal y como hicieron respecto de los autores de las obras musicales a quienes sí pidieron autorización, que obtuvieron previo pago del oportuno «royalty» o canon".

Pues bien, en cuanto a los derechos de explotación de los fonogramas editados por la actora, ya se ha dicho que las demandadas no han realizado acto alguno de vulneración de tales derechos de explotación, por lo que no procede indemnización alguna por tal concepto.

En cuanto a la utilización indebida del nombre del grupo musical "NIRVANA", la sala considera que no existe prueba suficiente de que la demandante ostente título bastante que le confiera el derecho de ser indemnizada por el uso del nombre artístico de un tercero como es el grupo musical NIRVANA (o más exactamente sus integrantes).

En primer lugar, los documentos fundamentales para la estimación de la pretensión de la demandante, que necesariamente hubieron de ser aportados con la demanda (art. 504 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 , aplicable por razón de la fecha de inicio del litigio), nada acreditaban al respecto, puesto que se limitaban a probar que la actora era titular de los derechos de explotación de las grabaciones fonográficas y videográficas de NIRVANA (f. 27 a 29), que como se ha dicho no han sido vulnerados. Pero de los mismos no se desprende que la actora tuviera derecho alguno sobre el nombre del grupo NIRVANA que le diera derecho a exigir una indemnización por el uso indebido del mismo.

Los documentos aportados en el periodo probatorio (en este caso, el contrato suscrito entre "The David Geffen Company" y los señores Kurt Kobain, Chris Novoselic y David Groh, f. 668 y siguientes, y el contrato suscrito entre MCA RECORDS INC y MCA MUSIC ENTERTAINMENT, S.A., f. 734 y siguientes) pueden ser complementarios o accesorios de esos otros fundamentales aportados con la demanda, pero en modo alguno pueden constituir la base fundamental que sustente las alegaciones de la demanda.

Aparte de lo anterior, de tales documentos no resulta con suficiente claridad que la actora ostente derecho alguno que le legitime para exigir indemnización por el uso indebido del nombre del grupo NIRVANA. Falta una prueba clara y cumplida de la relación contractual existente entre las compañías "The David Geffen Company" (firmante del contrato con quienes dicen ser los integrantes del grupo NIRVANA) y "MCA RECORDS INC" (con quien contrató la demandante) respecto del derecho al uso y explotación del nombre artístico del grupo NIRVANA, sin que a tales efectos sea suficiente que en el documento de AGEDI aportado con la demanda se diga que ésta gestiona a la actora los derechos de explotación de las grabaciones fonográficas y videográficas de NIRVANA "bajo la marca GEFFEN" (f. 27), ni que en la declaración tomada en Estados Unidos, con motivo de la cumplimentación de la comisión rogatoria remitida para la obtención de documentos y no para la práctica de prueba testifical alguna, quien compareció como "responsable de la custodia de los libros" de la compañía GEFFEN RECORDS (que no de la compañía "The David Geffen Company" que es la firmante del contrato con los integrantes del grupo NIRVANA), Sra. Juliana , contestara afirmativamente a la pregunta formulada por la Ayudante del Fiscal encargada de la cumplimentación de la comisión rogatoria sobre si "¿tiene Universal [anteriormente MCA Records U.S.] relación de algún tipo con Geffen RecordsÑ" (f. 645), contestara asimismo afirmativamente (aunque no se sabe muy bien si ella o el abogado que le acompañaba, Sr. Geller) a la pregunta de si el contrato que aportaban, suscrito entre MCA Records US y MCA Music Entertainment, S.A., otorgaba a esta última los derechos de explotación y uso del nombre y de la imagen de Nirvana (f. 648), lo cual por otra parte es una opinión jurídica, impropia de la actividad probatoria, y el abogado Sr. Geller manifestara asimismo que "existe un contrato verbal o escrito entre MCA Records y Geffen Records por el cual se concede a MCA Records una licencia sobre las Masters de las grabaciones de propiedad de Geffen y, luego, MCA Records otorga una licencia sobre las mismas a sus sociedades afiliadas del mundo entero" (f. 650).

Sorprende que la actora dé por supuesto en su recurso que el hecho de que AGEDI certifique que la actora aparece como titular de las grabaciones fonográficas y videográficas del grupo NIRVANA en España bajo la marca GEFFEN constituya, sin más, prueba suficiente y adecuada de que la actora ostenta derechos sobre el nombre artístico del grupo NIRVANA, cuya explotación fue cedida por sus integrantes a una compañía norteamericana llamada "The David Geffen Company", que le permitan exigir una indemnización por el uso ilícito de dicho nombre por parte de terceros.

El carácter de licenciataria de las grabaciones fonográficas del grupo NIRVANA, acreditado con los documentos acompañados con la demanda, concede a la hoy demandante, MCA Music Entertainment, S.A., legitimación activa para ejercitar las acciones declarativas y cesatorias de la competencia desleal por el uso confusorio y la explotación indebida del nombre del grupo musical NIRVANA, pero no le confiere derecho alguno a exigir una indemnización consistente en el canon que debiera haberse pagado para estar autorizado a utilizar dicho nombre, pues para ello sólo estarán legitimadas el titular de tal nombre artístico y aquellos a quienes tal titular haya concedido los derechos de explotación de tal nombre artístico y, como se ha dicho, no existe prueba suficiente y adecuada de que MCA Music Entertainment, S.A. fuera cesionaria de tales derechos de explotación sobre el nombre del grupo NIRVANA.

NOVENO.- También solicita la demandante se condene a las demandadas al pago de una cantidad, a determinar en ejecución de sentencia, por enriquecimiento injusto.

El art. 18.6º de la Ley de Competencia Desleal determina que la acción por enriquecimiento injusto "sólo procederá cuando el acto lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico". La posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico que invoca la actora para solicitar la condena al pago de tal cantidad consiste en "los derechos que corresponden a las grabaciones fonográficas y videográficas así como del uso del nombre del grupo NIRVEANA, derecho no respetado por los codemandados".

En cuanto a los derechos que corresponden a las grabaciones fonográficas y videográficas, ya se ha dicho que las demandadas no han vulnerado derecho alguno de este tipo.

En cuanto al uso del nombre del grupo musical NIRVANA, dado que no existe prueba suficiente y adecuada de que la actora ostente, respecto del nombre del grupo musical NIRVANA, una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico, no procede condenar a las demandadas al pago de cantidad alguna por este concepto.

DÉCIMO.- La estimación parcial del recurso de apelación determina, en materia de costas, que: 1º) no procede hacer expresa imposición de las derivadas de la primera instancia al no ser plena la estimación de la demanda y no haber litigado ninguna de las partes con temeridad, según se establece en el art. 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, aplicable a la primera instancia; y 2º) no proceda efectuar expresa imposición de las derivadas de esta alzada, a tenor de la regla prevista en el núm. 2 del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, aplicable a la segunda instancia, que prevé que no se condenará en las costas del recurso a ninguno de los litigantes en caso de estimación total o parcial del mismo.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso.

Fallo

En atención a lo expuesto, la Sala acuerda:

1.- Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de la entidad "UNIVERSAL MUSIC SPAIN, S.L" contra la sentencia dictada el 14 de marzo de 2008 por el Juzgado de Primera Instancia núm. 35 de Madrid, en el procedimiento núm. 1072/1995 del que este rollo dimana.

2.- Revocamos la resolución recurrida en el extremo relativo a la desestimación plena de la demanda, la libre absolución de las demandadas y la imposición de costas a la actora, y en su lugar acordamos:

2.1.- Estimamos parcialmente la demanda promovida por la entidad "M.C.A. MUSIC ENTERTAINMENT, S.A.", contra las entidades "TELEPIZZA, S.A.", "BARSA PROMOCIONES ARTISTICAS S.A." y "DUPLIMAG, S.A.".

2.2.- Declaramos que la campaña de publicidad emitida con la denominación "MASA MIX, EL SECRETO ESTA EN LA MASA, GRANDES ÉXITOS DE NIRVANA, U2 Y BON JOVI" es constitutiva de un acto de competencia desleal.

2.3.- Desestimamos el resto de pretensiones formuladas en la demanda.

2.4.- No hacemos expresa imposición de las costas de primera instancia.

3.- No hacemos expresa imposición de las costas derivadas del recurso de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilustrísimos Señores Magistrados integrantes de este Tribunal.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.