Sentencia Civil Nº 195/2012, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 456/2011 de 16 de Mayo de 2012

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

Rollo núm. 456/2011-2ª

Juicio Ordinario núm. 692/2009

Juzgado Mercantil núm. 7 Barcelona

SENTENCIA núm. 195/2012

Ilustrísimos Señores Magistrados:

D. JUAN F. GARNICA MARTÍN

D.ª MARTA RALLO AYEZCUREN

D. LUÍS GARRIDO ESPA

En la ciudad de Barcelona, a dieciséis de mayo de de dos mil doce.

VISTOS en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario, tramitados con el número arriba expresado por el Juzgado Mercantil número 7 de esta localidad, por virtud de demanda de Vitembal España. S.L. contra Spain M&C Pack, S.L., Julián y Elvira , pendientes en esta instancia al haber apelado la actora la sentencia que dictó el referido Juzgado el día 26 de enero de 2010.

Han comparecido en esta alzada la apelante Vitembal España. S.L., representada por el procurador de los tribunales Sr. Inguanzo y defendida por el letrado Sr. Alonso Dregi, así como los demandados en calidad de apelada, representados por el procurador Sr. Lorente y defendidos por la letrada Sra. Escánez Comino.

Antecedentes

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: " Que desestimo la demanda formulada por D. Alberto Inguanzo Tena, en nombre y representación de Vitembal España, S.L., y absuelvo a Dña. Elvira , D. Julián y Spain M&C Pack, S.L. de la totalidad de las pretensiones formuladas en su contra, sin hacer imposición de las costas procesales causadas ".

SEGUNDO. Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación Vitembal España. S.L. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 21 de marzo pasado.

Actúa como ponente el magistrado Sr. JUAN F. GARNICA MARTÍN.

Fundamentos

PRIMERO . Términos en los que aparece planteada la controversia

1. Vitembal España, S.L. (en adelante, Vitembal) formuló demanda contra Spain M&C Pack, S.L. (en adelante, M&C), Julián y Elvira ejercitando acciones de competencia desleal, concretamente, la declarativa, la de cesación y la de daños y perjuicios. Los hechos en los que se funda, sin perjuicio de la precisión que más adelante se hará, guardan relación con la salida de los demandados Sr. Julián y Sra. Elvira de la actora, en la que ocupaban puestos directivos, y la simultánea creación de otra sociedad, la demandada M&C, desde la cual pasaron a hacerle directa competencia.

Los ilícitos concurrenciales que la demanda invoca son los tipificados en los arts. 5 (actual 4), 6, 12 y 13 LCD .

2. La resolución recurrida consideró que los hechos en los que la demanda se funda no son constitutivos de ninguno de los ilícitos de competencia desleal invocados, por lo que desestimó íntegramente la demanda.

3. El recurso de la actora se funda en los siguientes motivos:

A) De carácter procesal :

i) Infracción del art. 339 LEC , por la denegación de la prueba pericial de designación judicial propuesta en la primera instancia.

ii) Error en la valoración de la prueba por no haber tomado en consideración determinados hechos y no haber valorado adecuadamente otros.

B) De fondo:

a) Incorrecta aplicación de los arts. 6 y 12 LCD .

b) Incorrecta aplicación del art. 5 LCD .

c) Indebida interpretación del art. 14 LCD .

d) Indebida interpretación del art. 13 LCD .

SEGUNDO . Hechos que la resolución recurrida estima acreditados

1.º) La actora Vitembal es la filial española del grupo Vitembal, dedicado a la fabricación y comercialización de embalajes, en particular para el sector de la alimentación.

2.º) El Sr. Julián fue director comercial de Vitembal España desde 1999 hasta el día 6 de febrero de 2009 y la Sra. Elvira fue directora administrativa desde 1998 hasta la misma fecha. Ambos presentaron carta de renuncia a su relación laboral con la demandante en fecha 15 de diciembre de 2008 y la hicieron efectiva en fecha 6 de febrero de 2009.

3.º) La demandada M&C fue constituida durante el mes de diciembre de 2008 por el Sr. Julián , la Sra. Elvira y por la sociedad italiana Magic Pack, S.R.L. (en adelante, Magic), filial italiana del grupo Happy, que es competidora directa de la demandante y de su matriz en otros países.

4.º) El día 28 de enero de 2009 presentaron su dimisión otros dos trabajadores de la actora, que acto seguido pasaron a trabajar para la demandada M&C: el Sr. Bernardo , jefe de ventas, y la Sra. Casilda .

5.º) El inicio de los contactos entre las personas físicas demandadas y Magic se produjo antes de marzo de 2008, fecha en la que constan llamadas telefónicas entre el Sr. Julián y directivos de dicha sociedad. El Sr. Julián realizó dos viajes a Milán los días 22 de abril y 11 de julio de 2008, mientras aún trabajaba para la actora, con gastos a cargo de la actora con objeto de reunirse con representantes de la competidora Magic Pack, SRL. También está acreditado que durante esas fechas realizó diversas llamadas telefónicas a directivos de la empresa de la competencia desde el número que tenía asignado por la actora, y por tanto a su cargo.

6.º) En el mes de julio de 2008 ya se había producido un acuerdo de colaboración entre el Sr. Julián y la Sra. Elvira , de una parte, y con la sociedad italiana Magic Pack (Happy), de otra. Durante el verano de 2008 el Sr. Julián elaboró un estudio de viabilidad de la nueva empresa que pensaban constituir en España con objeto de llevar a la práctica la colaboración proyectada.

7.º) También por esas fechas del verano de 2008 el Sr. Julián intermedió en una operación entre Schorn y Magic. Schorn había sido cliente de la actora hasta unos meses antes en que entró en concurso, razón por la que dejó de suministrarle. Está acreditado que Magic le hizo un suministro por importe de 9.607,50 euros, cantidad que, por equivocación de Schorn, ingresó en la cuenta de la actora, de forma que el Sr. Julián ordenó en fecha 20 de agosto de 2008 una transferencia bancaria desde una cuenta de la actora a la referida empresa competidora por importe de la cantidad expresada.

8.º) En el mes de enero de 2009 el Sr. Julián alquiló, a nombre de Vitembal España, unas carretillas elevadoras con dirección de entrega en el domicilio de M&C.

9.º) Los demandados realizaron gestiones mientras aún eran empleados de la actora con objeto de encontrar una nave industrial que sirviese como domicilio social a la demandada M&C, así como con objeto de proceder a su constitución y preparar su puesta en funcionamiento.

10.º) El Sr. Pablo , que prestaba servicios de transporte para Vitembal, pasó, a instancia de los demandados, a prestarlos para M&C, a la vez que desarrolló actividades comerciales para ésta con sus propios clientes.

TERCERO. Sobre la presunta infracción del art. 339 LEC

1. Alega la recurrente que el juzgado mercantil ha infringido el art. 339 LEC al haber denegado la prueba pericial de designación judicial cuyo objeto consistía en la determinación del margen bruto de beneficio dejado de percibir por la actora tras la comisión de los actos de competencia desleal por parte de los demandados, actos que les acarrearon la pérdida de clientes importantes. Afirma la recurrente que cumplió todos los presupuestos a los que la LEC condiciona el nombramiento del perito, razón por la que no existía razón alguna que justificara la denegación de este medio de prueba.

2. La recurrida se opuso a este motivo del recurso alegando que la actora no solicitó en la demanda que se procediera al nombramiento de perito alguno. Si bien hizo referencia a la proposición de una pericial, no solicitó el nombramiento de un perito judicial sino que utilizó el término anuncio, situándose en el ámbito del art. 337 LEC , esto es, el de la pericial de parte.

3. Ya nos hemos pronunciado sobre esta cuestión en el auto de 21 de diciembre pasado, dictado en el rollo para resolver sobre la petición de prueba realizada en el recurso. Y lo hicimos considerando que la razón por la que fue denegado el medio de prueba (no considerar propuesta la pericial de designación judicial) era irrazonable. Es cierto que la parte actora podría haber propuesto el medio con mayor claridad, pues ni siquiera lo hizo por otrosí, sino que incluyó la solicitud en el cuerpo de la demanda y lo hizo en unos términos que se podían prestar al equívoco sobre si lo que estaba proponiendo era propiamente una pericial de designación judicial, como luego sostuvo, o bien una pericial de parte. No obstante, esas dudas no tenían suficiente entidad para justificar la denegación del medio de prueba propuesto. El juzgado debió pronunciarse sobre la pertinencia y utilidad del medio para denegarlo o aceptarlo, cosa que no hizo, limitándose a considerarlo inadmisible.

CUARTO. Sobre el error en la apreciación de la prueba y la omisión de determinados hechos

1. Aunque el recurso funda este motivo con la alegación de una pluralidad de cuestiones que en su mayor parte son ajenas al error en la valoración de la prueba, tales como la valoración jurídica que merecen los hechos desde la perspectiva de los ilícitos concurrenciales, en las que se entrará más adelante al analizar cada uno de los ilícitos, la parte hace referencia a dos concretos errores valorativos en los que a su parecer ha incurrido la resolución recurrida que afectan estrictamente a los hechos. Si bien se trata, más que de errores propiamente dichos, de simples omisiones. Son las siguientes:

i) La relativa a la alegación de que los demandados se apropiaron de documentos internos de Vitembal para clonarlos en M&C, como se afirma que ocurrió con el informe pericial elaborado por Cybex correspondiente a un documento interno elaborado y utilizado por Vitembal para conseguir la certificación ISO.

ii) La disposición por los demandados de información relativa a los acuerdos de colaboración existentes entre la actora y la empresa Sealed Air Corporation.

2. La sistemática seguida por el recurso no parece la más adecuada para un pleito de esta naturaleza, es decir, sobre competencia desleal, porque la recurrente se limita a hacer referencia a los hechos y a su valoración pero sin ponerlos en relación con cada uno de los ilícitos de competencia desleal que invoca. Con ello se incurre en un totum revolutum de hechos que con frecuencia aparecen desconectados de cada uno de los ilícitos concurrenciales que la demanda invoca, de forma que se deja al órgano jurisdiccional la tarea de llevar a cabo la construcción de una parte fundamental de estos procesos, que consiste precisamente en la concreta puesta en relación de los ilícitos concurrenciales invocados y de las conductas imputadas como desleales.

La actora construye la mayor parte de su discrepancia de fondo con la resolución recurrida a partir de un único motivo: error en la valoración de la prueba. En realidad, nada de lo que se afirma para fundar ese motivo guarda relación alguna con el enunciado de "error en la valoración de la prueba". Lo que más se le aproxima son las omisiones a que se ha hecho referencia en el punto anterior. La parte afirma que el juzgado ha omitido tomar en consideración esos hechos pero no dice desde qué perspectiva son los mismos relevantes, esto es, qué concreto ilícito concurrencial fundan. Más tarde, cuando hace referencia a los que el recurso considera como motivos de fondo, es cuando se refiere a algunos de esos hechos.

3. Daremos respuesta a los motivos del recurso siguiendo la sistemática de la sentencia, que es la propia de la competencia desleal, y lamentamos que no la haya seguido el recurso, porque ello hubiera conducido a un mayor orden y profundidad en su exposición, dado que nos hubiera permitido conocer mejor de qué se está realmente discrepando de la resolución recurrida. No basta discrepar de la valoración de los hechos, como el recurso hace, sino que es preciso hacerlo desde la concreta perspectiva de cada uno de los ilícitos a examinar porque es esa conexión la que nos permite situar la trascendencia de cada uno de los hechos y valorar su relevancia. Uno de los problemas fundamentales que este proceso plantea consiste precisamente en determinar qué hechos son relevantes y cuáles irrelevantes, atendido que la parte actora ha hecho referencia a muchos hechos que consideramos que no tienen relevancia directa y es muy dudoso que tan siquiera la tengan indirecta o contextual.

4. Para analizar los hechos partiremos de la correlación que, al menos de forma parcial, se hizo en la demanda entre los ilícitos concurrenciales y las alegaciones fácticas en las que se fundan y no haremos referencia a ninguno de los hechos cuya valoración se discute de forma independiente al ilícito con el que guarda relación, porque ello nos llevaría a hacer un esfuerzo estéril. Somos conscientes que con ello podríamos llegar a omitir la valoración de algún hecho que la recurrente considere relevante, como ha imputado a la resolución recurrida. No obstante, ha sido la inadecuada sistemática propuesta por la actora la que lo puede propiciar.

QUINTO. Actos de confusión

1. La demanda invoca el art. 6 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD ), que reputa desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión en el mercado con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. Se funda esta invocación en la alegación de que los demandados personas físicas contrataron servicios y bienes utilizando no sólo medios de Vitembal sino incluso su nombre, como ocurrió en el caso de las carretillas elevadoras necesarias para desarrollar su actividad. También se imputa a este ilícito el hecho de que los demandados hayan utilizado a un transportista que venía trabajando para Vitembal para ofertar, al mismo tiempo, productos de M&C.

2. La resolución recurrida considera que esos hechos carecen de la entidad suficiente para fundar el ilícito concurrencial invocado, apreciación que compartimos plenamente. Cualquier confusión que se haya podido crear en el mercado no es suficiente para integrar este ilícito sino exclusivamente aquélla que se refiera a la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

3. La finalidad que se persigue con este ilícito concurrencial no está tanto en la protección a las empresas sino en proteger a los consumidores (entendidos en el amplio sentido que también comprendería a profesionales, esto es, a los clientes) en su toma de decisiones de mercado. De manera que no todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión encuentra protección en esta norma sino exclusivamente cuando la confusión recae sobre el origen de la prestación. Por otra parte, para que se cumplan los requisitos exigidos en el tipo de deslealtad que el art. 6 LCD establece, es preciso que los signos o medios utilizados por la demandada para identificar sus propias prestaciones tengan cierta singularidad competitiva y que realmente sean idóneos para vincular la prestación con su origen. De manera que el centro de gravedad de la deslealtad reside en el expolio de las ventajas competitivas adquiridas por otro sujeto. Nada de esto ha ocurrido en el supuesto enjuiciado.

4. La recurrente discrepa de la resolución recurrida alegando que existen dos hechos que fundan la existencia de confusión entre sus prestaciones y las de M&C: (i) la contratación por parte de los demandados del transportista de la actora para que ofertara sus productos al mismo tiempo que seguía trabajando para la actora; y (ii) que los demandados Sres. Julián y Elvira , mientras aún seguían trabajando para la actora, ofertaran a clientes de ésta productos de Magic Pack, tal y como ocurrió respecto de al menos dos clientes: Schorn y Esxco.

5. No compartimos la opinión de la recurrente. Ni siquiera en el caso de Schorn, que llegó incluso a confundirse respecto de a quien debía abonar el importe de los suministros, creemos que se hubiera incurrido en este ilícito concurrencial por el hecho de que el Sr. Julián y la Sra. Elvira hubieran ofrecido a clientes (o ex clientes) de la actora los productos de una empresa de la competencia, porque no consta que lo hicieran empleando concretos medios que pudiera llevar a esos clientes a la confusión entre las prestaciones de una y otra empresa.

SEXTO. Aprovechamiento de la reputación ajena

1. La demanda considera que los demandados han incurrido en este ilícito concurrencial a partir de los siguientes hechos:

i) La utilización del nombre de la actora para contratar las carretillas elevadoras.

ii) Haber entrado, los demandados personas físicas, en contacto con otra empresa de la competencia e idear la constitución de una sociedad (M&C) con la que hacerle la competencia, mientras aún trabajaban para la actora.

iii) Haber llevado a cabo la adaptación de formularios, impresos y demás documentos, perfeccionados durante años de trabajo, para ser utilizados en M&C.

iv) Haberse aprovechado del conocimiento de todas la referencias de los productos de la actora, de su coste de producción y precio de venta.

v) La contratación de la carretilla elevadora utilizando la reputación de la actora en el mercado.

2. El artículo 12 LCD regula el aprovechamiento indebido de la reputación ajena como acto desleal que se define básicamente por su resultado, a diferencia de lo que ocurre con el resto de supuestos previstos en dicha ley. Establece dicho precepto que "se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como modelo, sistema, tipo, clase y similares".

3. Como señalábamos en la Sentencia de 20 de abril de 2007 , " El artículo 12 de la Ley 3/1991 trata de proteger, además del mercado, al competidor que ha logrado reputación industrial, comercial o profesional, y tipifica como desleal cualquier comportamiento adecuado para producir como resultado el aprovechamiento de las ventajas que la misma proporciona. Aunque la acción puede ser de cualquier tipo, con tal que tenga aptitud para producir aquél efecto, que la cualifica y define, normalmente consistirá en el empleo de signos distintivos ajenos, notorios o implantados en el mercado y, además, con buena fama o reputación o prestigio. Pero, en cualquier caso, la acción no se refiere a la imitación de las prestaciones, amparadas en su caso por el art. 11 LCD , sino como en el caso del art. 6 LCD a la forma de presentación de las prestaciones que induzca a asociarla a un origen empresarial bien reputado en el mercado, con idea de aprovecharse de las ventajas de tal reputación ".

4. Ninguno de los actos que la demanda imputa a los demandados, con independencia de si se estiman o no probados, son objetivamente aptos para fundar la apreciación de este ilícito concurrencial. El recurso únicamente insiste en uno de ellos, la contratación de la carretilla elevadora.

5. Los requisitos necesarios para que exista este ilícito concurrencial son los siguientes: (i) el prestigio o reputación de un tercero; (ii) la realización de un comportamiento apto para lograr un aprovechamiento o ventaja de la reputación de ese tercero; y (iii) que el aprovechamiento sea indebido.

6. No podemos considerar que ninguno de los hechos imputados haya reportado ventaja competitiva a los demandados, razón por la que, con independencia del reproche que pudieran merecer desde cualquier otra perspectiva, lo cierto es que no integran el tipo de competencia desleal del art. 12 LCD .

7. En cuanto a la adquisición de la carretilla elevadora para la demandada utilizando el nombre de la actora, único hecho al que de forma concreta se refiere el recurso dentro del concreto motivo de infracción del art. 12 LCD , no acertamos a ver la ventaja competitiva que tal acto podría haber reportado a los demandados.

SÉPTIMO. Sobre la presunta violación de secretos

1. Los actos de violación de secretos que la demanda imputa a los demandados consisten en haberse hecho con el listado de precios de la actora, con lo que estaban en posesión de un listado de productos y de los precios mínimos, debidamente referenciados.

2. La resolución recurrida consideró que no existía este ilícito por estimar que no se habían probado hechos que comportaran que los demandados habían utilizado información que pueda calificarse como secreta.

3. El artículo 13 LCD considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva.

4. El concepto de secreto del art. 13 LCD no se limita a los secretos industriales sino que también incluye otros secretos empresariales, hasta abarcar prácticamente todo aquello que cabe dentro de la expresión know-how o saber hacer de la empresa. Aunque de ello no se deriva que cualquier acto de apropiación del know-how constituya por sí mismo violación de secretos, a los efectos del tipo de competencia desleal antes referido. Para que se cumpla la exigencia del tipo legal es preciso que los datos tengan el carácter de secreto.

5. Al no existir un concepto legal de lo que puede entenderse como secreto, esta Sala ha venido considerando que debe acudirse al contenido en el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, BOE de 24 de enero de 1995) de cuyo art. 39.2. a) y b) se desprende que, para garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal respecto de aquella información no divulgada que esté legítimamente bajo el control de las personas físicas o jurídicas, impidiendo que se divulgue a terceros o que sea utilizada por terceros sin su consentimiento, de manera contraria a los usos honestos, es preciso que: (a) sea secreta, en el sentido de que no sea conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; (b) que tenga un valor comercial por ser secreta; y (c) que haya sido objeto de medidas razonables, atendidas las circunstancias, para mantenerla secreta, medidas que habrían de haber sido tomadas por la persona que legítimamente la controla ( SS. 13 En. 2009 y 29 Dic. 2009 , entre otras muchas).

6. Y es también doctrina jurisprudencial muy reiterada que " las habilidades, capacidades, experiencia y conocimiento del sector que componen la formación y capacitación profesional del trabajador son de libre e incluso necesario uso por el mismo, con el consiguiente aprovechamiento por la nueva empresa que lo emplea, en el ulterior desarrollo de su vida laboral, o por la empresa que el antiguo empleado constituye, normalmente dedicada al mismo sector en el que ha adquirido aquellos valores" ( SSTS 24 Nov. 2006 -RJ 2007/262 y 8 Oct. 2007 -RJ 2007/6805-, entre otras) .

7. Es cierto que en nuestra Sentencia de 13 de enero de 2009 sostuvimos el carácter secreto de determinados datos de carácter comercial referidos a clientes, tales como condiciones especiales de venta, rappels de consumo aplicados y estadísticas de ventas. Ahora bien, de ahí no se sigue la idea de que esos datos puedan ser considerados como secretos en cualquier circunstancia. Si en aquella ocasión se consideraron tales datos como secreto fue por dos razones: (i) primera, porque eran datos concretos referidos a un grupo seleccionado de clientes y por sí mismos podían reportar una importante ventaja competitiva, en la medida en la que eran expresión de una concreta estrategia empresarial; (ii) y segunda, porque, en lógica consecuencia, la empresa había adoptado medidas extraordinarias de protección sobre los mismos. Ninguna de esas circunstancias concurre en el caso que aquí se considera, de manera que la doctrina allí establecida no puede resultar de aplicación en este caso.

8. Las anteriores consideraciones nos llevan a la conclusión de que los demandados no han incurrido en el ilícito invocado, fundamentalmente porque no se ha acreditado que los datos de los que se pudieran haber aprovechado tuvieran el carácter de secreto a los efectos del tipo del art. 13 LCD .

9. Resulta irrelevante, al menos desde esta perspectiva, que a los demandados les haya podido aprovechar esa información para conseguir la captación de clientes de la actora (Corporación Alimentaria Guissona, S.A.) ofertándoles condiciones de venta que estaban por debajo de los precios mínimos de venta que podía permitirse la actora. Aún aceptando que la información sobre precios mínimos pueda ser una información sensible que puede ayudar de forma notable a un competidor, lo relevante es que la actora no ha acreditado que hubiera adoptado especiales medidas de protección respecto de esa información. Es ése el dato esencial que impide que pueda existir este ilícito concurrencial.

10. El mero hecho de que la información presuntamente apropiada por los demandados se encontrara en un servidor de la actora no es dato que nos permita sostener que se trataba de información secreta cuando no se han expuesto las medidas de restricción de acceso a la misma. Cabe deducir de ello que el acceso era libre para todos los empleados de la compañía, lo que significa tanto como reconocer que no existían medidas de protección, cosa que resulta llamativa si, como se sostiene en el recurso, se trata de una información tan sensible en manos de un competidor.

11. El recurso no se limita a esa cuestión, sino que refiere al tipo del art. 13 LCD otros hechos distintos que en la demanda no se pusieron en relación con él, tales como: (i) la utilización de un documento de la actora para solicitar la ISO la demandada M&C; y (ii) la apropiación por parte del Sr. Julián de información relativa a los acuerdos de colaboración entre la actora y Sealed Air Corporation.

12. El art. 456 LEC determina cuál es el ámbito del recurso de apelación al establecer que (e)n virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia , que se revoque un auto o sentencia (...) . Se trata de la consagración legislativa de la prohibición de innovar durante la segunda instancia. Antes de que la LEC lo estableciera, era reiterada la doctrina del Tribunal Supremo que aunque el recurso de apelación permite al Tribunal de segundo grado examinar en su integridad el proceso, no constituye un nuevo juicio, ni autoriza a resolver cuestiones o problemas distintos de los planteados en primera instancia, dado que a ello se opone el principio general de derecho " pendente appellatione, nihil innovetur " a que se alude en las sentencias del Tribunal Supremo de 19 de julio y 2 de diciembre de 1983 , 6 de marzo de 1984 , 19 de julio de 1989 , 21 de abril de 1992 y 9 de julio de 1997 , entre otras muchas.

Ésa es razón suficiente para que el recurso no pueda prosperar en este punto. La contraparte no ha tenido ocasión de disponer sus medios de defensa sobre estos extremos de forma correcta durante la primera instancia, lo que impide que el recurso se pueda extender a ellos, con independencia de que los hechos se introdujeran correctamente en el proceso o no. No basta con ello sino que era preciso ponerlos en relación con cada uno de los tipos invocados, cosa que, al menos en este caso, no podemos considerar que haya ocurrido.

13. A la razón anterior debemos añadir que tampoco respecto de esa información podemos considerar acreditado que tenga carácter secreto, porque ningún dato se ha ofrecido sobre cuáles eran las concretas medidas dispuestas para proteger el acceso a la misma.

OCTAVO. Sobre la inducción a la infracción contractual

1. Afirma el recurso que la resolución recurrida ha hecho una indebida aplicación del art. 14 LCD (inducción a la infracción contractual) por no apreciar la existencia de competencia desleal por el hecho de que en apenas 15 días causaran baja 4 personas con cargos muy relevantes dentro de la estructura empresarial de la actora (que contaba un total de14 trabajadores).

2. No podemos compartir que la resolución recurrida haya aplicado incorrectamente el art. 14 LCD porque lo único cierto es que no lo aplica. Ni lo cita ni lo aplica, y no lo hace por buenas razones, ya que tampoco la demanda lo invocó, ni siquiera de forma marginal. Por tanto, no es posible traerlo ahora al recurso, aunque la parte demandada nada haya objetado sobre el particular.

3. Como ya hemos dicho en el fundamento anterior y aquí reiteramos, con más motivo incluso, el recurso de apelación no puede ser la vía para modificar los términos del litigio, que se deben haber fijado en la demanda. La invocación en la demanda de los concretos tipos de competencia desleal en los que presuntamente habrían incurrido los demandados no tiene el mero carácter accesorio que pueda tener la invocación de otras normas jurídicas sino que constituye un dato muy relevante desde la perspectiva de la determinación de la causa de pedir y revela cuál o cuáles son las concretas acciones ejercitadas. El examen de la demanda revela que no se ejercitó la acción declarativa de competencia desleal en relación con el tipo del art. 14 LCD , lo que impide entrar en el mismo, pues en otro caso se incurriría en incongruencia, con independencia de cuál hubiera sido la postura que sobre el particular hubiera ofrecido la contraparte.

NOVENO. Cláusula de buena fe del art. 5 (actual art. 4 LCD )

1. Como recuerda la STS 8 de octubre de 2007 (RJ 2007, 6805), con cita de otras anteriores [ SS de 24 de noviembre de 2006 (RJ 2007, 262 ) y 23 de marzo de 2007 (RJ 2007, 2317)], la cláusula general del artículo 5 LCD (actual artículo 4) "no formula un principio abstracto que sea objeto de desarrollo y concreción en las normas siguientes, en las que van a ser tipificados los actos o comportamientos de competencia desleal en particular, sino que establece una verdadera norma jurídica en sentido técnico, esto es, lo que la doctrina ha calificado como "una norma completa de la que derivan deberes jurídicos precisos para los particulares, tal y como sucede con el artículo 7.1 del Código civil ". La cláusula general tipifica un comportamiento de competencia desleal, dotado de sustantividad frente a los actos de competencia desleal que la Ley ha estimado tipificar en concreto. Por tanto, esta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican actos en particular, sino que la aplicación ha de realizarse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular".

Consecuencia de todo ello es que el recurso al art. 5 LCD obliga a identificar las razones en que se funda la deslealtad de la conducta ( STS 24 de noviembre de 2006 ), sin que baste citar el precepto en los fundamentos de derecho de la demanda [ STS 19 de mayo de 2008 (RJ 2008, 3089)]. Sólo cabe aplicar el artículo 5 LCD cuando se concrete expresamente el acto que lo infringe y, además, dicho acto no se tipifique en otras normas [ SSTS 7 de junio de 2000 (RJ 2000, 5097 ) y 28 de septiembre de 2005 (RJ 2005, 8889)].

2. La demanda invoca este ilícito concurrencial en relación con todos los hechos a los que la demanda se refiere y, de forma concreta, con los siguientes:

a) El aprovechamiento del listado de productos y de precios.

b) El acuerdo previo entre los dos demandados y otros dos trabajadores más de la actora para marcharse de forma casi conjunta, provocando la salida de otros cuatro trabajadores más que marcharon a la demandada, dejando a la actora prácticamente sin colaboradores en los puestos de responsabilidad.

c) La utilización por parte de los demandados de bienes y dinero de la actora para actos desleales.

d) Haber contactado con la competencia transfiriéndole información confidencial (precios mínimos de venta) y constituyendo una sociedad competidora.

e) El intento de hacer desaparecer todo rastro que permitiera conocer su ilícito proceder.

3. La resolución recurrida consideró que no es contraria a la mala fe la mera captación de trabajadores y que no consta probado que la creación de la sociedad demandada repercutiera en la estructura competitiva de la actora. En cuanto a los viajes y las llamadas telefónicas, la razón por la que considera que no constituyen un ilícito concurrencial la sitúa en que los mismos no tienen entidad suficiente como para integrar el tipo del art. 5 LCD ; y, en cuanto a la transferencia bancaria a la empresa competidora, que con la misma se trató de subsanar un error padecido por alguien que había sido cliente de la actora, pero que había dejado de serlo cuando el Sr. Julián lo remitió a Magic Pack, que fue quien realmente le hizo el suministro que por error pagó a la actora. Sobre este último hecho, estima la resolución recurrida que, si bien es reprochable que el Sr. Julián hubiera colaborado con una empresa de la competencia mientras aún trabajaba para la actora, el hecho no es relevante desde la perspectiva del art. 5 LCD porque el referido cliente ya no trabajaba con la actora en el momento en que fue remitido a la empresa de la competencia y se trata de un hecho aislado que carece de entidad suficiente para sustentar un reproche de deslealtad.

4. El recurso de la actora combate todas esas apreciaciones y estima que la resolución recurrida ha realizado una incorrecta aplicación del art. 5 LCD (actual 4) particularmente porque no ha tomado en consideración que los hechos imputados, además de analizarse individualmente, también han de ser tomados en consideración en su conjunto, cosa que la resolución no ha hecho. En opinión de la recurrente, los hechos acreditados de los que se deriva la existencia de mala fe en la conducta de los demandados son los siguientes:

a) La realización por parte del Sr. Julián y de la Sra. Elvira del viaje a Italia para reunirse con la competencia con cargo a la propia actora, así como el hecho de haber mantenido frecuentes contactos telefónicos con la competencia utilizando medios de la actora.

b) La realización por los demandados de todos los actos preparatorios necesarios para la comercialización de los productos de Magic en España a través de M&C utilizando tiempo, bienes y dinero de Vitembal España, es decir, mientras trabajaban para ella y dentro de su jornada laboral.

c) El borrado por parte de los demandados de la información contenida en los ordenadores que la actora puso a su disposición, así como el volcado en los servidores de Magic Pack, así como la ulterior utilización de la misma.

d) La transferencia bancaria realizada desde la cuenta de la actora a una cuenta de Magic, una empresa de la competencia.

e) La utilización comercial de Vitembal para concurrir a procesos de licitación con clientes de la propia actora.

f) La vinculación de los productos de Magic con los productos de Vitembal.

También afirma la recurrente que de esos hechos se deriva la pérdida de algunos clientes importantes por parte de la actora (tales como Área de Guissona o Esxco) o la imposibilidad de retomar relaciones comerciales con antiguos clientes (como es el caso de Schorn).

5. Con el tipo del art. 5 LCD no se trata de reprimir cualquier conducta contraria a la mala fe en el sentido que se emplea en el CC sino exclusivamente aquellas que tengan trascendencia en el mercado. No puede perderse de vista que el derecho de cuyo ejercicio se trata es el derecho a desarrollar una actividad económica en el mercado y a concurrir libre y lealmente con otros competidores, de manera que son el buen funcionamiento del mercado y el principio de la competencia eficiente los que han de prevalecer en el enjuiciamiento de la deslealtad.

La invocación de la buena fe incorpora una exigencia de que los agentes económicos compitan por méritos o por la eficiencia de las propias prestaciones, observando las reglas de corrección y buenos usos en el mercado ( STS 7-3-96 ). Entre los casos en los que la jurisprudencia ha hecho aplicación de la cláusula general se encuentra un grupo de supuestos que pueden considerarse como actos de expolio o aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, entre los que se encuentran comportamientos de captación de clientela realizados desde el interior de la organización empresarial por trabajadores que luego se establecen por su cuenta.

6. En cuanto a la deserción voluntaria de trabajadores para instalarse por su cuenta, la jurisprudencia ha venido sosteniendo que la empresa no puede impedir que sus empleados abandonen su puesto de trabajo y se establezcan por su cuenta o bien constituyan una sociedad cuyo objeto sea idéntico o análogo al de la empresa para la que habían venido trabajando ( SSTS de 11 oct. 1999 -RJ 1999/7323 -, de 29 oct. 1999 -RJ 1999/8167- entre otras). No consideramos que resulte relevante, desde esta perspectiva, la marcha de cuatro de los trabajadores, por más que los mismos pudieran ocupar puestos de responsabilidad en la actora, al no considerar acreditado que esa marcha tuviera como finalidad objetiva conseguir que la actora estuviera incapacitada para poder seguir concurriendo en el mercado en condiciones razones, ni tampoco eficacia para lograrlo.

7. Los actos de captación de clientela han sido objeto de consideración jurisprudencial en multitud de ocasiones desde la perspectiva del art. 5 LCD . La captación de clientela, per se , no es ilícita. Al contrario, la lucha por la captación de la clientela es lícita y deseable, por razones de eficiencia económica, en un sistema de libre competencia como el que establece nuestro derecho positivo (cuyo postulado fundamental lo constituye el principio de libre empresa que proclama el art. 38 CE ). La clientela tiene un importante valor económico para los agentes económicos, "pero nadie puede invocar ningún título respecto de la misma, ni pretender una efectiva fidelización" ( STS 3 de julio de 2008 (RJ 2008, 4367), por lo que no obsta a su captación por otras empresas cuando los medios empleados sean lícitos. La deslealtad ha de derivar de los medios utilizados o fines perseguidos, atendiendo al principio de competencia por el propio esfuerzo o por eficiencia de méritos.

En el mismo sentido puede verse la STS 8 de Junio del 2009 (ROJ: STS 3877/2009 ): " En cuanto a la captación de ésta ( clientela ), no hay ilícito cuando se produce tal circunstancia una vez extinguido el vínculo contractual anterior (S. 24 de noviembre de 2.006 ); y ello es así porque, si bien la clientela supone un importantísimo valor económico, aunque intangible, no existe un derecho del empresario a la misma, por lo que cualquier otro agente u operador en el mercado puede utilizar todos los mecanismos de esfuerzo y eficiencia para arrebatar la clientela al competidor. Y ello tiene pleno apoyo constitucional ( arts. 35 y 38 CE ) en la libre iniciativa económica y libertad de empresa, que caracterizan el sistema de economía de mercado. Pero el mecanismo por el que se arrebata la clientela del competidor ha de ser correcto, lícito, en definitiva "no desleal"; y hay deslealtad cuando se capta la clientela por medios que distorsionan los buenos usos y prácticas del mercado ".

8. No consideramos conductas relevantes desde esta perspectiva que, para entablar contacto con la empresa de la competencia con la que finalmente se asociaron, los Sres. Julián y Elvira hubieran utilizado recursos económicos (gastos de viaje y de teléfono) de la actora.

9. Tampoco consideramos que integren este tipo de ilícito concurrencial la realización de actos preparatorios mientras aún eran empleados de la actora. Entre ellos se encuentran los dirigidos a la constitución de M&C, así como al alquiler de los locales en los que pasaría a desarrollar su actividad bien la adquisición de la carretilla elevadora precisa para el desarrollo de esa actividad.

10. Cuestión distinta es la relacionada con la contratación con Schorn, uno de los clientes de la actora hasta unos meses antes. Aunque está acreditado que la actora había dejado de contratar con ese cliente a consecuencia de su situación concursal, ello no justifica que el Sr. Julián pudiera ponerlo en contacto con una empresa de la competencia (Magic) mientras aún trabajaba para Vitembal. Particularmente cuando ha resultado acreditado que en el momento en el que esa intermediación se produjo ya habían cambiado las condiciones de pago por parte de este cliente, que pasó a pagar de forma anticipada. Ello determina que debamos considerar que la captación de ese cliente, que más tarde se materializó a favor de M&C, se produjo de forma desleal. La total facturación a este cliente durante 2009 fue de 106.723 euros.

Por consiguiente, es irrelevante desde esta perspectiva el hecho aislado de que se produjera una transferencia desde una cuenta de Vitembal a otra de Magic cuando está acreditado que el ingreso se había realizado por error en la cuenta de la primera. Lo trascendente, en cambio, es que el Sr. Julián hubiera intermediado con un ex cliente de la actora, poniéndolo en relación con una empresa de la competencia. El importe de los suministros realizados durante el año 2009, 106.723 euros, evidencia que la relevancia de la transferencia no se agota en sí misma sino que se refiere a un cliente con un potencial importante.

11. En el mismo sentido, se imputa a la Sra. Elvira haber cursado a Magic Pack un pedido de otro de los clientes de la actora, Esxco, en fecha 27 de enero de 2009, esto es, antes de haber dejado de trabajar para la actora. Efectivamente, al folio 138 del informe pericial de Cybex (folio 1279 de las actuaciones) obra un pedido cursado por la Sra. Elvira , desde una dirección de correo de Magic Parck ( DIRECCION000 ) al Sr. Edmundo , de Magic Pack Italia. Se indica que es el primer pedido de Esxco. En total, la facturación a este cliente durante 2009 fue de 103.127 euros. También en este caso consideramos que la captación se produjo de forma contraria a la normativa sobre la competencia porque tanto la Sra. Elvira como el Sr. Julián trabajaban para la actora, razón por la que no podían hacerlo para una empresa de la competencia simultáneamente.

12. No consideramos relevante, en cambio, la captación de otro importante cliente, Corporación Alimentaria Guissona, S.A., respecto del cual el ilícito consistiría en conocer cuál era el umbral por debajo del cual la actora no podía competir y haber aprovechado ese conocimiento para hacer una oferta de los productos de la sociedad constituida, por debajo del mismo. Aunque sea cierto que los Sres. Julián y Elvira se encontraban en una posición de ventaja por el hecho de conocer los precios mínimos que Vitembal España estaba autorizada por su matriz a poder ofrecer a sus clientes en España, ello no determina que sea desleal haber utilizado ese conocimiento para ofrecer condiciones más ventajosas a uno de los clientes importantes de la actora y conseguir captarlo como propio.

13. Y tampoco consideramos que resulte relevante que los demandados hubieran conseguido la captación de un número significativo de clientes de la actora de hasta unos 40, por importe de 1.615.079 euros, porque no se ha acreditado que esa captación se hubiera producido utilizando medios ilegales.

No constituye medio ilegal el simple conocimiento del listado de clientes, al haber descartado que el mismo tuviera el carácter de secreto industrial, y su utilización para llevar a cabo la captación de la clientela ( SSTS de 29 oct. 1999 -RJ 1999/8164 ), 8 de oct. 2007 -RJ 2007/6805-, entre otras).

14. También consideramos que resulta irrelevante, desde esta perspectiva, el nombramiento del transportista de Vitembal como delegado comercial de M&C. Se afirma que aprovechaba los servicios encargados por la actora para llevar a cabo actos de promoción comercial en beneficio de la demandada. Aunque así fuera, la conducta sería reprochable al referido contratista desde la perspectiva de la relación que le unía a la actora pero no a los demandados.

15. Tampoco estimamos que sea relevante desde la perspectiva del ilícito concurrencial del art. 5 LCD que el Sr. Julián y la Sra. Elvira hubieran procedido a devolver sus ordenadores después de haber borrado toda la información relativa a la actividad desarrollada por su parte para la actora. La razón de ello se debe a que no consideramos acreditado que el borrado de esa información contenida en el disco duro de los ordenadores personales de los demandados fuera información esencial para el desarrollo de la actividad por parte de Vitembal. Únicamente si se hubiera acreditado esa relevancia el acto podría ser tomado en consideración como un acto de obstaculización susceptible de integrar el tipo del art. 5 LCD .

16. Respecto de la vinculación de los productos de la actora con los de Magic Pack, no sabemos precisar a qué se está refiriendo propiamente la recurrente. En la demanda no hizo mención alguna de esa vinculación para fundar este ilícito concurrencial, ni creemos que, aunque existiera esa vinculación, podría fundarlo.

DÉCIMO. Daños y perjuicios

1. La reclamación que se formula en la demanda por daños y perjuicios se desglosa de la siguiente manera:

a) Los derivados de los actos preparatorios imputados al Sr. Julián y la Sra. Elvira que estima que se deben fijar en la cantidad de 19.782,78 euros respecto del primero y 11.106,63 euros respecto de la segunda, cantidades correspondientes a una cuarta parte de su sueldo anual. Se justifican alegando que se trata de la cantidad que debe ser imputado al trabajo no prestado de forma efectiva para la actora.

b) 21.260,90 euros correspondientes a la factura pagada a CYBEX en concepto de gastos dirigidos a la investigación de los ilícitos, concretamente la reconstrucción de la documentación contenida en los ordenadores personales de los Sres. Julián y Elvira .

c) El margen bruto del beneficio dejado de percibir por la actora (lucro cesante) durante el plazo de un año por la pérdida de los clientes ganados deslealmente por la demandada.

2. No es procedente la reclamación que se ha descrito en el apartado a) del párrafo anterior, atendido que no hemos considerado que existan conductas desleales durante ese período que puedan justificar esta indemnización. Los únicos hechos desleales (las ventas de productos Magic a clientes de la actora) pueden dar derecho a la indemnización del apartado c), pero no a la del primer apartado, sin perjuicio de las consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato laboral sobre las que este órgano no puede pronunciarse.

3. Los gastos de la investigación del ilícito concurrencial forman parte del daño resarcible, particularmente cuando se considera que los mismos son consecuencia de conductas de ocultamiento del ilícito llevadas a cabo por los sujetos responsables, como en el caso ocurre. Aunque la Ley de Competencia Desleal no se refiere a ellos de forma explícita, otras leyes que regulan materias muy próximas, tales como la Ley de Marcas y la de Patentes, sí lo hacen. El art. 43.1 de la Ley de Marcas , en el texto procedente de la reforma operada por Ley 19/2006, de 5 de junio, establece que "... la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial ". En similar sentido lo establece el art. 66.1 de la Ley de Patentes y el art. 140.1 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual .

Está acreditado, a partir del documento 32 de la demanda, las diversas facturas pagadas por la actora a Cybex (folios 398-401), que la actora ha debido desembolsar la cantidad de 21.260,90 euros para conseguir desentrañar la información oculta en los discos duros de los ordenadores personales que utilizaban los demandados Sres. Julián y Elvira , razón por la que deben responder los mismos de este daño.

De esta cantidad estimamos que deben responder solidariamente los dos demandados personas físicas.

4. Por último se reclama el margen bruto del beneficio dejado de percibir durante el plazo de un año por la pérdida de clientes. Aunque el recurso fija la pérdida de clientes en la cantidad global de 1.615.079 euros, correspondientes a un número de unos 40 clientes, lo cierto es que únicamente dos se han reputado captados de forma desleal. En conjunto, ello supuso una facturación global durante el año 2009 de algo más de doscientos mil euros. Es probable que los demandados llevaran a cabo prácticas similares respecto de otros clientes; no obstante, las mismas no se han acreditado. Lo único que está acreditado es que un número significativo de clientes de Vitembal pasaron ya durante el año 2009 a serlo de la empresa recién constituida. No obstante, ello no tiene por qué significar que todos ellos se hubieran captado de forma irregular. No puede ignorarse que entre los demandados se encuentra quien fuera director comercial de la actora, que había ostentado ese cargo durante años, lo que significa tanto como decir alguien con capacidad para haber podido fidelizar a los clientes.

5. Consideramos que existe daño indemnizable por este concepto, atendido que la captación de forma ilegal de clientes se ha debido traducir en una pérdida de beneficios por parte de la actora, un lucro cesante. Ahora bien, la entidad del mismo no resulta fácil de fijar porque no se conoce qué concretos pedidos podemos reputarlos a la captación ilegítima y tampoco podemos conocer qué concreto margen de beneficios tiene la demandante. No obstante, consideramos que las bases para la fijación de esta indemnización deben ser establecidas por estimación del tribunal y ser las siguientes:

a) Un año de facturación es una cantidad excesiva, que se estima que debe quedar reducida a una cuarta parte, esto es aproximadamente cincuenta mil euros.

b) El porcentaje de beneficio bruto a aplicar se estima que debe fijarse en un veinte por ciento, lo que nos lleva a la cantidad de diez mil euros.

De esta cantidad deben responder solidariamente todos los demandados.

UNDÉCIMO. Acción de cesación y de publicación

No procede estimar la acción de cesación al considerar que las conductas reputadas desleales se han agotado en sí mismas.

No procede ordenar la publicación porque no consideramos que los efectos de la infracción hayan persistido en el tiempo.

DUODÉCIMO. Costas

Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC , no procede hacer imposición de las costas, al haberse estimado el recurso, razón por la que es procedente ordenar la devolución del depósito constituido al recurrir.

Estimada la demanda en parte, no estimamos que deba hacerse imposición de las costas de la primera instancia.

Fallo

Estimamos el recurso de apelación interpuesto por Vitembal España, S.L. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 7 de Barcelona de fecha 26 de enero de 2010 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que revocamos íntegramente y en su lugar dictamos otra por la que estimando en parte la demanda de Vitembal España, S.L. contra Spain M&C Pack, S.L., Julián y Elvira declaramos que los referidos demandados han incurrido en los actos de competencia desleal que se han descrito en los puntos 10 y 11 del fundamento jurídico noveno, consistentes en captación ilegítima de clientela y condenamos a Julián y Elvira a indemnizar a la actora, de forma conjunta y solidaria, con la cantidad de 21.260,90 euros en concepto de gastos de investigación y a Spain M&C Pack, S.L., Julián y Elvira a indemnizar a la actora Vitembal España, S.L. con la cantidad adicional de diez mil euros, también de forma conjunta y solidaria, en concepto de lucro cesante. Desestimamos las demás peticiones de la demanda.

No hacemos imposición de las costas de ninguna de las instancias y ordenamos la devolución del depósito constituido al recurrir.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, firme que sea, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y hecha pública por el magistrado ponente en la audiencia pública del mismo día de su fecha, a mi presencia, doy fe.